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Preguntas frecuentes

LITIGIOS

¿Qué instancias son las competentes para resolver controversias de propiedad intelectual?
¿Qué medidas provisionales puede tomar el IMPI?
¿Qué gana el demandante cuando solicita la infracción ante el IMPI?
¿Cómo se demanda el pago de daños y perjuicios de un infractor de derechos intelectuales?
¿Cómo es el procedimiento de oposición a una solicitud de marca?
¿Por qué causas se puede anular una marca registrada?
¿Contempla ley mexicana algún tipo de protección provisional a los solicitantes de patentes, antes de su concesión?

¿Qué instancias son las competentes para resolver controversias de propiedad intelectual?

El entramado de Autoridades con competencia en controversias de propiedad intelectual es grande y puede resultar confuso para personas no familiarizadas con el sistema jurídico mexicano.

Por regla general, las controversias relacionadas con derechos intelectuales son resueltas o requieren la intervención de autoridades federales.

1) El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) – Conoce de Infracciones administrativas y medidas provisionales vinculadas a patentes, marcas y derechos de autor en materia de comercio. Nulidad de patentes y nulidad, caducidad y cancelación de registros de marca y otras figuras afines. También resuelve recursos de revisión administrativa contra resoluciones administrativas definitivas.

2) El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) – Conoce de infracciones administrativas a la Ley Federal del Derecho de Autor, no vinculados directamente con comercio. Resuelve recursos de revisión administrativa contra resoluciones administrativas definitivas.

3) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) – Conoce de las infracciones administrativas de registros de variedades vegetales.

4) Procuraduría General de la República (PGR) – Tiene a su cargo la investigación de los delitos relacionados con propiedad intelectual. Algunos delitos vinculados a derechos intelectuales se investigan de oficio; otros exigen querella de la parte ofendida.

5) Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) – Funciona como si fuese una segunda instancia respecto a los actos definitivos emanados del IMPI y el INDAUTOR. Es primera instancia en contra de otros actos de autoridad, como las autorizaciones de comercialización de productos farmacéuticos y veterinarios. Cuenta con una Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

6) Juzgados de Distrito en materia administrativa – A través del juicio de amparo indirecto, pueden funcionar como segunda instancia respecto de algunos actos de autoridad emanados del IMPI y el INDAUTOR, incluyendo resoluciones definitivas e intraprocesales.

Constituyen la primera instancia en el caso de algunos juicios contra autoridades federales donde se impugna la validez de un acto de autoridad, cuando la ley establece expresamente la vía ordinaria, como es el caso dela cancelación del registro de una obra ante el Registro Público del Derecho de Autor del INDAUTOR.

7) Juzgados de Distrito en materia civil y juzgados de primera instancia del fuero común en materia civil o mercantil – Conocen de las demandas de pago de daños y perjuicios en contra de los infractores de derechos de propiedad intelectual, previamente declarados como tales por resolución firme del IMPI en casos de propiedad industrial. Las demandas de pago de daños y perjuicios por violaciones a derechos de autor, derechos conexos y reservas de derechos no exigen declaración administrativa previa.

En este caso, las instancias federal y estadual tienen jurisdicción concurrente.
Los Juzgados de Distrito también actúan como autoridad revisora, mediante el juicio de amparo indirecto, de la constitucionalidad de los actos de autoridad dictadas por los jueces de primera instancia no apelables y las sentencias no definitivas dictados por los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, en los casos de demandas para el pago de daños y perjuicios.

8) Juzgados de Distrito en materia penal – Conocen de los juicios relacionados con delitos que atentan en contra de los derechos de propiedad intelectual, así como de la constitucionalidad de los actos de autoridad de la PGR y otros juzgados de distrito penales no apelables (o apelables pero constitutivos de una violación directa al texto de la Constitución), a través del juicio de amparo indirecto.

9) Tribunales Unitarios de Circuito – Tienen a su cargo la resolución de las apelaciones en contra de las sentencias y actuaciones apelables de los jueces de distrito en materia administrativa, civil y penal.

10) Tribunales Superiores de Justicia de cada estado - Tienen a su cargo la resolución de las apelaciones en contra de las sentencias y actuaciones apelables de los jueces de primera instancia en la vía civil.

11) Tribunales Colegiados de Circuito – Tienen a su cargo la revisión de las sentencias definitivas del TFJA, de los tribunales unitarios de circuito, de los tribunales superiores de justicia de cada estado y de los juzgados ordinarios de primera instancia (en casos no apelables) a través del juicio de amparo directo. También se ocupan de los recursos (revisión y queja) contra las sentencias y otras resoluciones de trámite dictadas en juicio de amparo por los Juzgados de Distrito.

12) Suprema Corte de Justicia de la Nación – Puede conocer de juicios de amparo y recursos de revisión donde se controvierte la constitucionalidad de una ley o tratado internacional. También resuelve las contradicciones de tesis entre los plenos de circuito.

Como se puede observar, el litigio de los derechos de propiedad intelectual puede involucrar instancias formalmente administrativas pero con facultades materialmente jurisdiccionales (IMPI, INDAUTOR, SAGARPA), tribunales administrativos autónomos (TFJA), la entidad de procuración de justicia federal (PGR), órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal (Juzgados de Distrito en diversas materias, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito y la Suprema Corte) y a los tribunales estatales.

En todos los casos, los recursos obtenidos de la ejecución de las multas son para el gobierno federal.
IMPI e INDAUTOR carecen de facultades para condenar al infractor a pagar los gastos y costas del proceso, honorarios de abogados o para fijar indemnizaciones a favor del titular de los derechos infringidos.

No obstante lo anterior, la resolución firme del IMPI, declarando la infracción puede ser usada para demandar al infractor, en la vía civil, el pago de una indemnización.

¿Qué medidas provisionales puede tomar el IMPI?

El IMPI está facultado para tomar diversas medidas provisionales en casos de infracciones a patentes, marcas y derechos de autor.

Destacan la orden para el infractor para suspender la elaboración de los productos infractores o interrumpir la prestación del servicio infractor, el uso de proceso patentado, retirar del comercio de artículos infractores, y el aseguramiento provisional de mercancía infractora en poder del fabricante o de los distribuidores.

Para la expedición de las medidas provisionales, es necesario que el solicitante exhiba una caución, demuestre la existencia de la infracción real o potencial a su derecho, y que haya usado los símbolos o leyendas indicativas de los derechos de propiedad industrial, o de alguna otra forma advertido al público sobre la existencia de aquellos.

Dados los requisitos exigidos por la legislación para la expedición de las medidas provisionales, el IMPI no está facultado para emitirlas cuando el objeto de la solicitud de infracción es un acto de competencia desleal que no involucra directamente una infracción de marca o de patente.

¿Qué gana el demandante cuando solicita la infracción ante el
IMPI o el INDAUTOR?

El único beneficio directo que el demandante obtiene de un fallo favorable del IMPI en un proceso de infracción de marca o de patente es el cese de la infracción, y la destrucción de los bienes asegurados.

IMPI puede imponer al infractor una multa hasta por un máximo equivalente a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal ($1,295,200.00 pesos mexicanos en 2013, aproximadamente $108,000.00 dólares americanos) en el caso de derechos de propiedad industrial y hasta el equivalente a cuarenta  mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal ($2,590,400.00 pesos mexicanos en 2013, aproximadamente $216,000.00 dólares americanos) en el caso de infracciones a derechos de autor. La multa que INDAUTOR puede imponer puede llegar hasta los quince mil días de salario mínimo.

En todos los casos, los recursos obtenidos de la ejecución de las multas son para el gobierno federal.

IMPI e INDAUTOR carecen de facultades para condenar al infractor a pagar los gastos y costas del proceso, honorarios de abogados o para fijar indemnizaciones a favor del titular de los derechos infringidos.
No obstante lo anterior, la resolución firme del IMPI, declarando la infracción puede ser usada para demandar al infractor, en la vía civil, el pago de una indemnización.

¿Cómo se demanda el pago de daños y perjuicios de un infractor de derechos intelectuales?

Debe distinguirse entre las figuras protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial (marcas. patentes, diseños industriales) de las reguladas por la Ley Federal del Derecho de Autor (obras, reservas de derechos, derechos conexos).

En el caso de marcas, patentes y diseños industriales, una vez que la resolución del IMPI que declara la infracción se encuentra firme, el titular de los derechos de propiedad industrial infringidos (o el licenciatario) puede acudir ante un juez de primera instancia en materia civil del domicilio del demandado, ya sea federal o del fuero común, a demandar del infractor el pago de una indemnización.

En el caso de obras, reservas de derechos y derechos conexos, desde la reforma al artículo 213 de la Ley Federal de Derecho de Autor (publicada el 10 de junio de 2013 y vigente a partir del 9 de agosto de 2013) la acción para exigir el pago de una indemnización por violaciones a los derechos tutelados por esa Ley no está subordinada a una declaración administrativa de infracción previa.

La Ley de la Propiedad Industrial señala que el demandante tiene derecho a reclamar como monto de la indemnización, cuando menos el equivalente al 40% del precio de venta al público de los productos o servicios prestados en infracción a la marca registrada o patente.

Por otro lado, la Ley Federal del Derechos de Autor señala que el monto de la indemnización no será inferior al equivalente del 40% del precio de venta del original de la obra infringida, si fuese factible calcular los daños y perjuicios de ese modo.

En ambos casos, sin embargo, es necesario que el demandante demuestre haber sufrido un perjuicio o daño reales, y el nexo causal entre la conducta infractora y el daño o perjuicio sufrido.

¿Cómo es el procedimiento de oposición a una solicitud de marca?

Es un procedimiento de naturaleza administrativa, más que contenciosa. Expongo una breve explicación en el apartado de Preguntas Frecuentes de Marcas.

¿Por qué causas se puede anular una marca registrada?

La solicitud de nulidad de una marca registrada se substancia ante el IMPI como primera instancia.

Existen diversos supuestos de anulación de un registro marcario:

(a) Registro concedido en contravención de alguna de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial (ejemplo, registro de una marca notoriamente conocida o famosa por alguien sin legitimación para ello) o de alguna otra legislación (registro de un diseño en violación a derechos de autor preexistentes).

La acción no tiene plazo de caducidad.

(b) Por uso anterior y continuo, en México u otro país, de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la registrada, para identificar los mismos o similares productos o servicios.

Esta disposición es peculiar del sistema mexicano, toda vez que permite la anulación de un registro mexicano de marca con base únicamente en el uso previo de la misma marca u otra semejante en el extranjero, sin exigir reciprocidad o que la marca usada sea notoriamente conocida o famosa en México.

La acción tiene un plazo de caducidad de tres años, contados a partir de la fecha de publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

(c) Por manifestación de datos falsos en la solicitud de marca.
Los solicitantes de marcas en México deben ser cuidadosos con la información asentada en la solicitud, para evitar que el registro resultante sea vulnerable a esta causa de anulación, particularmente por lo que hace a la fecha de inicio de uso de la marca en México.

La acción tiene un plazo de caducidad de cinco años, contados a partir de la fecha de publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

(d) Por existir una marca, idéntica o semejante en grado de confusión, registrada y vigente en México, aplicada a los mismos o similares productos o servicios

Aunque el otorgamiento de un registro marcario, en las condiciones mencionadas en el párrafo anterior, sería contraria a la Ley de la Propiedad Industrial -ver causal de nulidad (a)-, prevalece la norma especial sobre la general. La principal implicación del trato diferenciado establecido en la ley, es el plazo de caducidad de la acción; éste es de cinco años contados a partir de la fecha de publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

(e) Por haber sido solicitado de mala fe por el licenciatario, agente, representante o distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, si el registrante en México no tuvo consentimiento del propietario de la marca.
La acción no tiene plazo de caducidad.

¿Contempla ley mexicana algún tipo de protección provisional a los solicitantes de patentes, antes de su concesión?

Ninguna. Mientras las patente no sea concedida, el solicitante no cuenta con ningún tipo de acción o defensa para impedir que terceros exploten la materia reivindicada, incluso si la solicitud de patente ya fue objeto de publicación en México.

El único “remedio” que establece la ley es la posibilidad de demandar los daños y perjuicios por la violación a la patente, de forma retroactiva a la fecha de publicación de la solicitud. Sin embargo, es necesario aguardar a que la patente sea expedida. Además, para poder demandar daños y perjuicios por infracción de patente, debe agotarse antes la instancia administrativa ante el IMPI y que el fallo sea definitivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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