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Preguntas frecuentes

MARCAS

¿Qué es una marca?
¿Qué otros signos distintivos reconoce la ley mexicana?
¿Qué autoridad es la competente en materia de marcas?
¿Cómo se protege una marca?
¿Puede utilizarse una marca sin registrarla?
¿El registro de la marca en México brinda protección en otros países?
¿Existen las marcas internacionales?
¿Cuántas Clases de productos y servicios pueden incluirse en una solicitud de marca?
¿Existen las oposiciones a solicitudes de marca?
Quién tiene preferencia para obtener el registro de la marca...¿El que la solicitó primero o el que comenzó a usarla primero?
¿Cuánto tiempo toma el procedimiento de registro de la marca?
¿Qué vigencia tienen las marcas registradas?
¿Las denominaciones y razones sociales otorgan derechos de marca?
¿Sigue siendo necesario comprobar el uso de la marca cada tres años?
¿Es posible aumentar los bienes o servicios originalmente protegidos, cuando la marca registrada es usada en productos o actividades diferentes a los enlistados en el registro?
¿Es posible actualizar una marca, cuando el logotipo registrado ya no corresponde al usado actualmente?
¿Qué sucede con las marcas registradas que no se usan?


¿Qué es una marca?
Una marca es un signo visible, capaz de distinguir un producto o servicio de otros de su misma especie.

La marca puede estar constituida por una palabra o conjunto de palabras, números, una combinación de palabras y/o letras, un logotipo o dibujo con o sin palabras, letras o números no aislados, e incluso por la forma tridimensional de un producto, su envase o su empaque.



¿Qué otros signos distintivos reconoce la ley mexicana?
La marca es la especie más importante del género de los signos distintivos. Además de las marcas, la legislación contempla los siguientes signos distintivos: avisos comerciales (lemas o slogans), los nombres comerciales y las denominaciones de origen.

¿Qué autoridad es la competente en materia de marcas?
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o IMPI, es la autoridad administrativa en materia de marcas y propiedad industrial en general. Es un organismo público descentralizado federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, vinculado con la Secretaría de Economía.

No obstante lo anterior, existen diversas autoridades cuyas actividades pueden guardar relevancia con la materia marcaria, como lo son: la Procuraduría General de la República, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los tribunales del Poder Judicial Federal en materia administrativa, y los tribunales civiles del fuero federal y del fuero común.

¿Cómo se protege una marca?
La única forma de obtener la propiedad sobre una marca en México, es mediante su registro con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La propiedad sobre la marca registrada se reconoce sólo respecto de los productos y/o servicios enlistados en el registro, por lo que es posible la coexistencia de marcas idénticas, siempre y cuando se apliquen a artículos o actividades diferentes (ejemplo: “AMÉRICA” aplicada a acumuladores, “AMÉRICA” aplicada a servicios de mudanzas, “AMÉRICA” aplicada a colchones y “AMÉRICA” aplicada servicios deportivos).
La solicitud de marca, por sí sola, no otorga la propiedad sobre el signo distintivo; es necesario obtener el registro.

¿Puede utilizarse una marca sin registrarla?
Sí. La marca es una forma de obtener la propiedad sobre la marca, no un permiso para explotarla.

Sin embargo, las marcas que no se registran no se consideran propiedad del usuario, ni de nadie. Por lo tanto, el usuario de la marca no registrada ve extremadamente limitadas las acciones para impedir que otras personas copien o imiten el signo distintivo.

En el peor de los casos, existe el riesgo de que terceros, actuando de buena o mala fe, soliciten y obtengan el registro de la marca, y posteriormente acusen al usuario original de ser un imitador.

¿El registro de la marca en México brinda protección en otros países?
No. Los registros de marca sólo surten efectos en los territorios de los países en que se registran.

Por ejemplo, las marcas registradas en Estados Unidos o Brasil no surten efectos en México, de la misma forma que las marcas registrada en nuestro país no surten efectos en la Unión Americana o Brasil.

¿Existen las marcas internacionales?
Sí. En febrero de 2013 entró en vigor en México el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (mejor conocido simplemente como Protocolo de Madrid) que posibilita la obtención, con una sola solicitud, de derechos marcarios en los varios países y jurisdicciones que son parte de Arreglo de Madrid. Entre otros, son parte del Arreglo de Madrid, los Estados Unidos, la Unión Europea, Israel Japón y la India. Entre los estados latinoamericanos, sólo Colombia y México son parte del Arreglo de Madrid por ahora.

La lista de los países y jurisdicciones miembros del Protocolo de Madrid puede obtenerse de la página de la OMPI o aquí.

Adicionalmente, en el caso concreto de la Unión Europea, un residente en México puede presentar una solicitud de registro de marca ante la Oficina para la Armonización del Mercado Interior y obtener, con un solo registro, la propiedad de la marca en los 27 estados miembros de la Unión Europea, independientemente de que también sea posible acudir a cualquiera de dichos países a registrar la marca de forma independiente.

¿Cuántas Clases de productos y servicios pueden incluirse en una solicitud de marca?
Sólo una, conforme a la 10ª edición del Clasificador establecido en el Arreglo de Niza. Por lo tanto, el solicitante debe presentar una solicitud separada por cada Clase de productos o servicios en las que le interese proteger su marca o signo distintivo.

¿Existen las oposiciones a solicitudes de marca?
Sí. A partir de agosto de 2016, las solicitudes de registro de marca son publicadas dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud, para que los terceros puedan oponerse. La oposición debe estar sustentada en la posible violación a una norma de derecho sustantiva en caso de otorgarse el registro.

La presentación de la oposición es notificada al solicitante, incluyendo solicitantes a través del Protocolo de Madrid, mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, para que la conteste en el plazo de un mes. La falta de contestación a la oposición no acarrea el abandono de la solicitud, ni implica la aceptación tácita de los argumentos del opositor.

La oposición no suspende el procedimiento de registro de marca. Con o sin oposición, contestada o no, el IMPI efectúa el examen sustantivo o de fondo de la solicitud de registro marcario, y de encontrar causas que impiden la aprobación del registro de marca, lo comunicará por escrito al solicitante para que conteste en un plazo de dos meses, más dos prórrogas automáticas de un mes cada una. La presentación de la oposición no garantiza que el IMPI emita alguna comunicación objetando la registrabilidad del signo distintivo.

¿Quién tiene preferencia para obtener el registro de la marca? ¿El que la solicitó primero o el que comenzó a usarla primero?
La preferencia en la obtención del registro corresponde al que presentó la solicitud primero.

Sin embargo, la marca registrada no es oponible contra un tercero que haya comenzado a utilizar, de forma continua, una marca igual o muy semejante en México, para identificar los mismos o similares productos o servicios, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, o a la fecha de primer uso asentada en la solicitud, si se declaró alguna.

Además de la defensa antes descrita, el usuario anterior podría pedir la nulidad de la marca semejante en grado de confusión registrada por otro para identificar los mismos o similares servicios o productos, siempre y cuando lo haga dentro de los tres años siguientes a la fecha de publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

¿Cuánto tiempo toma el procedimiento de registro de la marca?
Es variable, y depende de varias circunstancias, algunas controlables por el solicitante y otras no.

Cuando la solicitud se presenta con todos los anexos requeridos, y no surgen de parte de las autoridades objeciones respecto a la lista de productos/servicios o a la registrabilidad de la marca, el trámite demora en promedio seis meses.

¿Qué vigencia tienen las marcas registradas?
El registro de marca tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de solicitud, independientemente del tiempo que se hayan tomado las autoridades para otorgar el registro.

Al final de la vigencia, el registro de marca puede renovarse por períodos de diez años, siempre y cuando el titular hubiese usado la marca, aunque el IMPI no exige pruebas de uso de marca para otorgar la renovación.

¿Las denominaciones y razones sociales otorgan derechos de marca?
No. Las denominaciones y razones sociales son los nombres de las personas morales. Si bien las denominaciones sociales se pueden usar como si fueran marcas o nombres comerciales, se trata de figuras jurídicas esencialmente diferentes.

La denominación o razón social no confiere por sí misma derechos de marca, e incluso es ilegal utilizar, sin autorización, marcas previamente registradas pertenecientes a terceros como parte de una denominación social, si las actividades de la persona moral que lleva dicha denominación lo razón social se relacionan con los productos o servicios protegidos por el registro de marca del tercero.

¿Sigue siendo necesario comprobar el uso de la marca cada tres años?
No. Desde 1991, la ley dejó de exigir de los titulares de las marcas registradas la presentación periódica de comprobaciones de uso.

Ahora bien, cuando el dueño de una marca registrada presenta voluntaria y unilateralmente una prueba de uso de marca ante Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la consecuencia es un simple acuse de recibo de la recepción del escrito y de sus anexos, mismos que son agregados al expediente oficial. En ningún caso el Instituto tiene por comprobada la explotación de la marca.

Al no existir una exigencia para este tipo de acciones en la ley, algunos colegas justifican esta práctica señalando que la comprobación periódica del uso de la marca o signo distintivo evitará que terceros se vean tentados a demandar la caducidad del registro. Lo anterior puede ser cierto, si la comprobación de uso de marca se acompaña de pruebas lo suficientemente contundentes como para desalentar a un potencial adversario.

En nuestra opinión, el efecto disuasivo de la presentación de una simple declaración aseverando que el uso de la marca no se ha interrumpido es en realidad muy pobre, lo que hace cuestionable el invertir recursos en este tipo de medidas preventivas.

Considerando que es imposible medir los beneficios reales de presentar sistemáticamente pruebas o declaraciones de uso de marca cada tres años, nosotros no recomendamos esa práctica como regla, aunque desde luego hay casos de excepción que lo pueden hacer aconsejable. Si por cualquier circunstancia existe el temor de que un tercero pueda solicitar la caducidad de un registro de marca, la presentación espontánea y unilateral de pruebas contundentes del uso real de la marca puede resultar beneficioso, ya que dicha evidencia gozaría de fecha cierta, e incluso podrían desmotivar a los terceros interesados en lograr la caducidad del registro, aunque desde luego no hay forma de medir esta última consecuencia.

No debe perderse de vista que si un tercero solicita al IMPI la declaración administrativa de caducidad sobre la base de que la marca registrada no se ha usado durante un plazo de tres años, será necesario demostrar ante el Instituto la explotación de la marca, independientemente de las comprobaciones espontáneas de uso de marca anteriormente presentadas.

Lo fundamental para nosotros es que el titular de la marca tenga conciencia de que la comprobación del uso de la marca es una acción totalmente voluntaria, no exigida por la ley para mantener la vigencia del registro marcario, y que de ninguna manera garantiza que un tercero vaya a abstenerse de solicitar la caducidad del registro, o que dicha solicitud de caducidad será resuelta de forma favorable para el propietario del registro marcario.

¿Es posible aumentar los bienes o servicios originalmente protegidos, cuando la marca registrada es usada en productos o actividades diferentes a los enlistados en el registro?
No. Si el dueño de la marca registrada desea ampliar la cobertura original de la marca, debe presentar una nueva solicitud y obtener el registro respectivo.

¿Es posible actualizar una marca, cuando el logotipo registrado ya no corresponde al usado actualmente?
Si la marca fue registrada como “mixta” o “innominada”, no es posible modificar el diseño registrado.

Lo anterior no implica que esté prohibido cambiar o modificar el logotipo, pero si los cambios al logotipo implican una alteración sustancial, la utilización del nuevo diseño no se considerará como uso de la marca registrada, y esta situación puede afectar negativamente la conservación del registro marcario. Cuando los cambios al logotipo son sustanciales, lo recomendable es presentar una nueva solicitud de marca para el diseño actualizado.

Cuando la marca se registra como “nominativa”, el titular tiene la posibilidad de utilizar la marca en cualquier tipo o tamaño de letra, y dicho uso se considerará como uso de la marca registrada, a pesar de las modificaciones que pueda sufrir el logo.

¿Qué sucede con las marcas registradas que no se usan?
Las marcas que no se usan por tres años consecutivos en al menos uno de los productos o servicios enlistados en el registro, quedan vulnerables a que un tercero pida al IMPI su caducidad, por falta de uso. La caducidad no es automática; es necesario que otra persona presente una demanda.

Adicionalmente, la ley dispone que la falta de uso de la marca constituye un obstáculo para solicitar su renovación; lo aconsejable en el caso de marcas que no se han usado, es solicitar un nuevo registro, aunque en la nueva solicitud no puede reclamarse ningún tipo de preferencia o prelación derivada de la marca registrada anterior que se está sustituyendo y que no fue explotada.

 

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