El artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el titular de un derecho de propiedad industrial (como sería una marca registrada o un patente, por ejemplo) infringido por un tercero tiene derecho a demandar una indemnización, cuyo monto no será inferior al equivalente al 40% del precio de venta de cada producto infractor vendido por el demandado. La idea detrás de esta disposición es no sólo compensar al titular de la marca por la afectación sufrida en sus derechos, sino también sancionar duramente al responsable del ilícito.

El artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que el derecho a demandar la indemnización es independiente de las sanciones administrativas que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pudiera imponer al responsable de la infracción de los derechos de marca o patente respectivos.

Durante algunos años, los artículos 221 y 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial se interpretaron en el sentido que no era necesario acudir al IMPI antes de poder demandar el pago de daños y perjuicios[1], y que además era válido exigir el pago de la indemnización equivalente al 40% del precio de venta de cada producto infractor sin tener que demostrar la causación de un daño o perjuicio reales o la relación causal entre el ilícito y el daño o perjuicio reclamados, de forma análoga a la indemnización que se origina por la falta de pago de un cheque por causas imputables al librador que prevé el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Aunque las sentencias emitidas se referían a demandas vinculadas con violaciones a derechos de marca, el mismo criterio era aplicable por igualdad de razón a las patentes.

En el año 2003, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito interpretó el artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial en un sentido opuesto al que venía prevaleciendo, al sostener que era necesario que el IMPI declarara administrativamente la infracción como requisito de procedibilidad para demandar el pago de daños y perjuicios[2]. Lo anterior motivó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente la Primera Sala, para dirimir la contradicción.

El resultado fue la jurisprudencia número 1a./J. 13/2004[3]. Es necesario destacar que la sentencia emitida por la Sala contiene diversas imprecisiones técnicas relacionadas con la materia de la propiedad industrial, de lo que se desprende que los Señores Ministros que participaron en este asunto lamentablemente carecían de pericia en derecho de la propiedad intelectual.

Independientemente de lo anterior, lo más relevante de la resolución de la Corte fue el radical cambio de criterio respecto a las acciones civiles para demandar el pago de indemnizaciones por la lesión a derechos de propiedad industrial.

En resumen, la Corte concluyó que es necesario que el IMPI hubiese emitido una declaración administrativa de infracción firme para la procedencia de la demanda de pago de daños y perjuicios. Adicionalmente, la Corte determinó que el hecho de que la Ley estableciera una precuantificación de los daños y perjuicios mínimos que tenía derecho a reclamar el demandante, ésta circunstancia no lo liberaba de la prueba debía demostrar que el ilícito le causó un daño y/o perjuicio real, así como el nexo causa-efecto entre la infracción cometida y el daño y/o perjuicio sufridos.

(Actualización 4 de septiembre de 2018: El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en un sentencia fechada en 2013, dio a la jurisprudencia 1a./J. 13/2004 una interpretación que permitió superar algunos de los obstáculos impuestos por la sentencia del máximo tribunal. Ver aquí.)

En mi opinión, el razonamiento e interpretación de la Corte no sólo fueron incorrectos y mal sustentados sino que, además, resulta contraria a la defensa de los intereses legítimos de los titulares de derechos de propiedad industrial en nuestro país. Contrario a lo que algún columnista afirmó, la sentencia de la Corte no fortaleció al IMPI, ya que no lo dotó de mejores instrumentos para realizar con más eficacia su labor, y en cambio debilitó el sistema de propiedad industrial en México en general.

[1] “MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1323; “PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACIÓN”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, marzo de 2001, página 1797.

[2] “ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS. VIOLACIÓN AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICIÓN PARA SU PROCEDENCIA EL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE ILICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDIMIENTO MERCANTIL)” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 1680.

[3] “PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Mayo de 2004, página 365.