En el mes de mayo de 2004, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer una relevante jurisprudencia por contradicción de tesis relacionada con la procedencia de la demanda de pago de daños y perjuicios por lesión de un derecho de propiedad industrial conforme el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial[1]. En la jurisprudencia 1a./J. 13/2004[2] por contradicción de tesis, el Alto Tribunal sostuvo que la demanda de pago de daños y perjuicios por lesión a derechos de propiedad industrial estaba condicionada a que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) hubiese emitido previamente una resolución firme declarando una infracción administrativa.

El tema sobre el reclamo de daños y perjuicios derivado de violaciones a la propiedad industrial e intelectual en general es relevante, no sólo por el tema en sí, sino por la precuantificación de la indemnización que tiene derecho a recibir el afectado que “en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios” infractores. Lo anterior provoca que la posibilidad de demandar el pago de daños y perjuicios, o ser demandado, por montos potencialmente muy elevados, sea un tema atractivo y preocupante para la partes involucradas.

Hasta antes de la publicación de la jurisprudencia 1a./J. 13/2004, hubo un apasionado debate entre los que defendíamos la autonomía de la acción civil para reclamar el pago de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por violaciones a derechos de propiedad industrial (incluso llegué a publicar mi opinión al respecto[3]), y los que sostenían la subordinación de la acción civil a la previa declaración administrativa de infracción. Esta última posición fue la que, a la postre, prevaleció en la Suprema Corte.

En la ejecutoria de 2004, el Alto Tribunal también afirmó que, si bien el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial señala que el afectado por la infracción podía reclamar una indemnización mínima equivalente al 40% del precio de venta de cada producto o servicio vendidos en violación a un derecho de propiedad industrial, era necesario que el demandante demostrase que había sufrido un daño y/o perjuicio reales y que dichos daños y perjuicios habían sido causados directamente por la conducta infractora previamente sancionada por el IMPI.

Como mencioné en la entrada pasada, el precedente PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 221 BIS DE LA LEY RESPECTIVA NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA” publicado en el Semanario Judicial de la Federación de diciembre de 2017, tuvo su origen en un juicio de amparo directo en materia civil, relacionado con una demanda de pago de daños y perjuicios relacionada con una infracción a la Ley de la Propiedad industrial que involucró competencia desleal sin lesión a un registro o patente.

El número de expediente del juicio de amparo directo fue D.C. 478/2013, tramitado en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En realidad, hubo dos juicios de amparo, siendo el 478/2013 el segundo y último (Actualización 27 de febrero de 2019: El número de expediente del primer amparo fue D.C. 153/2013). Afortunadamente, la sentencia contiene una relación muy concisa del juicio civil, la apelación y el primer juicio de amparo, que en conjunto resultan muy ilustrativos. La versión pública de la sentencia del juicio D.C. 153/2013 puede ser descargada aquí. La versión pública de la sentencia del juicio D.C. 478/2013 puede ser descargada aquí.

 RESUMEN DEL CASO

En el año 2001, la EMPRESA X encargó a la EMPRESA Y la maquila de un medicamento con el ingrediente activo nifedipino, el cual fue comercializado por la EMPRESA X como medicamento genérico intercambiable y en el mercado privado con la marca “CORDILAT”. Por razones que la sentencia no explica, la EMPRESA X dejó de maquilar el medicamento en 2003.

Posteriormente, la EMPRESA Y descubrió que la EMPRESA X continuó comercializando nifedipino, tanto genérico intercambiable como con marca, en empaques que atribuían su fabricación a la EMPRESA Y.

El 14 de septiembre de 2007, la EMPRESA Y solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la declaración administrativa de infracción en contra de la EMPRESA X, invocando la actualización de los supuestos de infracción del artículo 213, fracciones I y IX, incisos a), b) y c) de la Ley de la Propiedad Industrial[4].

El 30 de septiembre de 2009, el IMPI declaró en contra de la EMPRESA X las infracciones administrativas previstas en el artículo 213, fracciones I y IX, inciso a) de la Ley de la Propiedad Industrial (negando la infracción por lo que hizo a las causales de los incisos b) y c) de la citada fracción IX) e impuso a la EMPRESA X una multa por el equivalente a cinco mil días de salario mínimo. Luego que la EMPRESA X agotó los medios de defensa disponibles, la resolución del IMPI quedó firme.

Posteriormente, el 10 de febrero de 2012, la EMPRESA Y demandó a la EMPRESA X, en la vía ordinaria civil, el pago de las siguientes prestaciones:

A.- El pago de los daños y perjuicios causados a mi representada que ascienden al CUARENTA POR CIENTO del precio de venta al público de cada producto NIFEDIPINO enajenado, que la demandada comercializó bajo la marca “CORDILAT” en el sector privado y el producto NIFEDIPINO genérico intercambiable (Gl) que vendió al Sector Público, durante el período del primero de junio de 2003 a la fecha, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 221-Bis de la Ley de Propiedad Industrial, misma cantidad que será cuantificada en ejecución de sentencia.

 B.- El pago de una indemnización por el daño moral causado a mi representada, por haber realizado en su perjuicio, actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria y comercio que implican competencia desleal, respecto de los productos que comercializa bajo la marca “CORDILAT” en el sector privado y el producto NIFEDIPINO genérico intercambiable (Gl) que vendió al Sector Público, durante el período del primero de junio de 2003 a la fecha, violando los derechos que me confiere la Ley de Propiedad Industrial, cuyo monto deberá determinar su Señoría, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica de la demandada y de mi representada, así como las demás circunstancias de este caso.

 C.- El pago de los gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio.

La demanda fue turnada al Juzgado Septuagésimo Primero de lo Civil en el Distrito Federal.

Al principio, tanto el Juez de primera instancia como la Sala que conoció de la apelación fallaron en contra de la EMPRESA Y, y absolvieron a la EMPRESA X del pago de las prestaciones reclamadas. En resumen, el Juez y la Sala absolvieron al demandado porque la EMPRESA Y no demostró haber sufrido un daño y/o perjuicio reales, siendo además necesario que estos fueran consecuencia directa del ilícito que el IMPI sancionó en la instancia administrativa. Esta posición fue congruente con el texto de la ejecutoria de la jurisprudencia 1a./J. 13/2004.

La EMPRESA Y demandó el amparo en contra de la sentencia dictada por la Sala, demanda que fue turnada al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Este primer amparo directo fue resuelto en sesión del 8 de mayo de 2013, y precedió al juicio D.C. 478/2013 que dio origen al precedente de la Corte publicado en diciembre de 2017. Lamentablemente, la versión pública de la sentencia de amparo D.C. 478/2013 no precisa el número de expediente de este primer juicio de amparo (Actualización 27 de febrero de 2019: El número de expediente del primer amparo fue D.C. 153/2013).

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito resolvió en favor de la EMPRESA Y como quejoso, lo que a la larga resultó en una sentencia de fondo favorable para la EMPRESA Y en su reclamo del pago de la indemnización que contempla el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

RESUMEN DE LA SENTENCIA DE AMPARO

La primera sentencia de amparo contiene tres puntos que me parecieron sumamente significativos.

A. Alcance de la jurisprudencia 1a./J. 13/2004 (y en general de cualquier jurisprudencia por contradicción de tesis).

La jurisprudencia 1a./J. 13/2004 fue resultado de una contradicción de tesis; es decir, de la existencia de sentencias que sostienen criterios contradictorios entre sí, emitidas por tribunales colegiados de circuito[5].

El Octavo Tribunal Colegiado explicó que, al ser la jurisprudencia 1a./J. 13/2004 consecuencia de una contradicción de tesis, sólo es obligatoria la consideración relacionada directamente con el tema debatido entre los criterios contradictorios, en ese caso, la necesidad de contar con una resolución de infracción definitiva firme por parte del IMPI, como requisito de procedencia de la acción de pago de daños y perjuicios por violaciones a derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Según el tribunal colegiado, las consideraciones de fondo de la acción expuestas por la Primera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 13/2004, concretamente, que el demandante debe probar haber sufrido un daño y/o perjuicio reales y que es necesario demostrar el nexo causal entre la conducta sancionada como infractora y el daño o perjuicio reclamados, no son obligatorias por no haber sido la materia de la contradicción, por lo que deben ser tomadas como orientaciones que el juzgador puede o no seguir.

Lamentablemente, la transcripción de la primera sentencia no permite saber si el tribunal El texto de la primera sentencia (expediente D.C. 153/2013) muestra que el tribunal se abstuvo de apoyar en alguna norma, jurisprudencia, precedente aislado o doctrina la distinción entre el criterio obligatorio y las meras orientaciones presentes en las jurisprudencias por contradicción de tesis. A mi me hubiese ilustrado mucho un poco de elaboración sobre este tema por parte de los magistrados del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que resolvieron el juicio de amparo.

B. Derechos que dan lugar al reclamo de daños y perjuicios. La transcripción, dentro de la sentencia del amparo D.C. 478/2013, del texto de la primera sentencia protectora, muestra que el tribunal estaba poco familiarizado con la diversas figuras jurídicas que contempla la Ley de la Propiedad Industrial, y que los magistrados tuvieron algunos problemas para diferenciar entre denominación social, nombre comercial y marca registrada.

No obstante, parafraseando el texto del fallo, la posición del tribunal colegiado fue que declaración administrativa de infracción por parte del IMPI, ya sea que se refiera a la lesión de cualquiera de los derechos de exclusividad previstos en la Ley de la Propiedad Industrial (patentes o registros), o de otro tipo de figuras jurídicas tuteladas por las normas represoras de la competencia desleal de la Ley de la Propiedad Industrial (como la clientela o el crédito mercantil), da al titular afectado derecho a reclamar una indemnización en términos del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sería interesante reflexionar sobre el derecho a reclamar una indemnización por declaraciones de infracción administrativa en donde el bien jurídico tutelado no es un derecho de exclusividad, el crédito mercantil, la clientela o el público consumidor, sino el sistema de competencia en general, como ocurre, en mi opinión, con el uso indebido del símbolo ®, la abreviatura M.R. o la leyenda Marca Registrada cuando se trata de marcas que no han sido registradas aún, conducta sancionable conforme la fracción III del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial[6].

C. Presunción de daños y perjuicios. El tribunal colegiado aseveró que, existiendo una declaración de infracción administrativa firme por parte del IMPI, se presume la existencia de los daños y perjuicios del demandante. El actor no tiene que demostrar haber sufrido un daño o perjuicio ni la relación de causalidad con la conducta infractora, para poder recibir el pago de la indemnización que prevé el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial:

… basta a criterio de este tribunal, que la autoridad competente, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, determine que existió una infracción a la patente o marca, para que se presuma el daño y perjuicio causado en términos del artículo 221 bis de la ley respectiva, por lo que sólo basta señalar en su caso las características del daño causado con la actividad que reclamó en el procedimiento administrativo y el juez, en su caso, debe analizar si ese daño es causado de manera directa con la infracción cometida y ponderar precisamente para efectos de determinar la sanción, aplicando por supuesto el artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial…

 …si existe una declaratoria sobre una infracción a las normas de propiedad industrial, la propia ley presume el daño y perjuicio ocasionado, por lo que sí es una consecuencia directa de la infracción cometida y sancionada.

Como el lector podrá percatarse, la discusión sobre la procedencia de la indemnización que dispone el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial y los hechos que deben probarse para obtener un fallo favorable, está lejos de concluir, contrario a lo que algunos pensábamos. Sentencias y posiciones como la asumida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, si son reiteradas por otros tribunales, pueden alentar que más titulares afectados por violaciones a sus derechos de propiedad industrial y por la competencia desleal, reclamen judicialmente el pago de las indemnizaciones a las que tienen legítimo derecho, elevando así el nivel de protección que la propiedad intelectual goza en nuestro país.

[1] “Art. 221 Bis.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley”.

[2] “PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Mayo de 2004, página 365.

[3] Reyes Lomelín, Arturo David. La Protección de la marca registrada mediante acciones civiles. México, Porrúa, 2003.

[4] «Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

…

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias especificaciones de un tercero;»

[5] Ver “MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1323; “PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACIÓN”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, marzo de 2001, página 1797; y “ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS. VIOLACIÓN AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICIÓN PARA SU PROCEDENCIA EL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE ILICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDIMIENTO MERCANTIL)” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 1680.

[6] «Art. 213- Son infracciones administrativas:

…

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;»