El Capítulo III del Título VII de la LFDA se tituló “De las culturas populares”. El objeto de las legislación fue proteger “las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable”[3].

“La cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas y los valores se transmiten oralmente , por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, las artesanías, la arquitectura y otras artes.[4]

La inserción de normas especiales en la legislación del derecho de autor dirigidas a proteger manifestaciones de la cultura popular y de los pueblos originarios tuvo que ver con la recomendación sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular de la UNESCO de 1989[5], y se limitaban a prohibir su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen[6] pero con la obligación de mencionar la comunidad, etnia o región del país de donde la obra era originaria, de forma razonablemente consistente con la protección de los derechos morales que contempla la Ley Federal del Derecho de Autor[7].

Al respecto, encuentro dos características que particularizan este tipo de obras: a) la ausencia de un autor identificable[8] y b) la obra debía ser atribuible a la tradición popular o a una etnia específica.

La legislación mexicana diferenciaba entre artesanías, arte popular y las manifestaciones de las etnias originadas o arraigas en el territorio del país, que incluyen las manifestaciones culturales de los pueblos originarios.

Al tratarse de obras sin autor conocido, y en coherencia con las normas relativas a la explotación de obras de autor anónimo, la LFDA autorizaba expresamente la libre explotación de las obras emanadas de la cultura popular[9] y las etnias originarias o arraigadas en México[10]. Sin embargo, y también en congruencia con las figuras propias del derecho autoral, la legislación contempló expresamente los derechos a la integridad de la obra y al reconocimiento de la paternidad de la expresión, correspondiente la titularidad de dichas prerrogativas a las comunidades o etnias a las cuales pertenecen dichas expresiones, como explican Serrano Migallón y Viñamata[11]. En otras palabras, si bien el usuario de este tipo de obras no estaba obligado contratar una licencia ni entregar una contraprestación por su explotación, sí debía abstenerse de deformar la obra de tal manera que causase demérito de la obra o dañase la reputación o imagen de la etnia de la que era originaria.

La inserción de normas protectoras de las obras originadas en la cultura popular y las etnias fue vista como un avance importante en la defensa del patrimonio cultural de nuestro país por importantes doctrinarios[12].

No obstante, las insuficiencias de la legislación se hicieron evidentes con el tiempo; en particular, la protección brindada por la ley se limitaba a obras específicas, no a expresiones del folclor, y la pertenencia al dominio público de las obras sin autor identificado impedían a las comunidades y etnias oponerse legalmente al uso, reproducción o adaptación de las obras originadas en aquellas (siempre que no hubiese deformación en demérito de la obra o menoscabo de la reputación de la comunidad), mucho menos pretender un beneficio económico por la explotación con fines de lucro[13].

Ciertamente, el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (RLFDA)[14], desde su promulgación, intentó aclarar el alcance de la ley y superar algunas de las limitaciones en materia de protección de expresiones de cultura popular impuestas por la naturaleza propia del derecho de autor. Así, el reglamento incluyó en el género “obras artísticas de arte popular” sin autor identificable, algunas creaciones que difícilmente podrían considerarse como obras, tales como leyendas (contradiciendo la norma legal, que expresamente las excluye del ámbito de protección de la Ley Federal del Derecho de Autor[15]), las tradiciones, los ritmos y los rituales[16]. Aun así, seguían tratándose de obras del dominio público, de libre explotación y la legislación dejaba muchas dudas acerca de los sujetos con legitimación para el ejercicio de las acciones defensa de la integridad y paternidad sobre las obras originadas en el arte popular, la artesanía y los diferentes grupos étnicos.

Luego de analizar las disposiciones de la ley y el reglamento sobre defensa de las obras de artesanía, arte popular y las manifestaciones culturales de los pueblos originarios, Martín Michaus concluyó que la adecuada protección de las expresiones culturales tradiciones exigía la implementación de una figura jurídica sui generis que superara las limitaciones impuestas por la naturaleza y dogmática del derecho de autor[17].

Respondiendo a lo anterior, y tal vez en reacción a sonados casos de “apropiación cultural”[18] divulgados por la prensa[19], el Congreso Federal reformó, a iniciativa de la senadora Susana Harp, las disposiciones del Capítulo III del Título VII de la LFDA en enero de 2020 (LFDA 2020)[20].

El capítulo III reformado del Título VII de la LFDA 2020 redefinió el ámbito de protección brindada a la culturas populares y expresiones culturales tradicionales para abarcar obras literarias y artísticas, de arte popular, artesanías, primigenias, colectivas y derivadas de las culturas populares o de las expresiones de las culturas tradicionales que integran la composición pluricultural de México, en las que se manifiestan elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades[21].

Una cambio importante fue que la ley dejó de exigir que se trate de obras sin autor conocido, abriendo la puerta a que obras con autores perfectamente identificados y, por lo tanto, protegidas por el derecho de autor, pasaran a ser patrimonio de un pueblo o comunidad al concluir el plazo de vigencia de los derechos patrimoniales de autor, conforme al artículo 154 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Tratándose de obras que no cuentan con autor identificable, los titulares de los derechos sobre estas obras son los pueblos y comunidades vinculados a la expresión cultural de que se trate, y abarcan tanto el derecho moral a oponerse a la deformación en demérito de la obra o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o pueblo al que pertenece, como el derecho patrimonial de oponerse a su explotación (incluyendo reproducción, adaptación, fijación, representación, publicación, comunicación, utilización en cualquier forma o puesta a disposición) por parte de personas ajenas al pueblo o comunidad sin su autorización.

Las disposiciones sobre la protección de las obras de emanadas de la cultura popular y expresiones culturales tradicionales son subsidiarias respecto al derecho de autor; es decir, operan cuando el autor no es identificable o cuando, siendo identificable y habiéndose agotado el plazo de protección a los derechos patrimoniales de autor, la obra se ha incorporado de forma clara e inequívoca a la identidad y cultura tradicional del pueblo o comunidad a la que el autor perteneció o con la que se identificó.

La autorización del pueblo o comunidad para el uso de una obra de cultura popular o una expresión cultural tradicional deberá manifestarse por escrito. Si el interesado desconoce a qué comunidad o pueblo corresponde la titularidad de la obra que pretende explotar, la Secretaria de Cultura, con asistencia del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, llevará a cabo la identificación, para que el interesado tramite directamente con el pueblo o comunidad la autorización. Si esto no fuese posible, entonces corresponderá a la Secretaría de Cultura emitir la autorización correspondiente. Si surgiese controversia, deberá resolverse de forma colegiada entre la Secretaría de Cultura, las autoridades de los pueblos indígenas involucrados y el órganos técnico correspondiente.

Fuente: https://www.milenio.com/estilo/carolina-herrera-defiende-acusacion-apropiacion-cultural

Me parece evidente la intención del legislador de establecer en la LFDA 2020 un mecanismo especial, dentro todavía del ámbito del derecho de autor, que permitiese a los pueblos y comunidades asumir el derecho a usar y disponer de las obras de arte popular, artesanales y las incorporadas a su identidad y cultura tradicional, evitando que terceros sin autorización las exploten con fines de lucro o las deformen de cualquier manera. En mi opinión, la deformación podría darse de muchas maneras; las expresiones de las culturas tradicionales con frecuencia están cargadas de simbolismos y significados que pueden fácilmente banalizarse a través de su uso o explotación en contextos ajenos al impuesto por la tradición.

Desde mi punto de vista, las disposiciones de la LFDA 2020, vigentes todavía al día de hoy, son confusas e inconsistentes, lo cual no significa que sean inoperantes. El Instituto Nacional del Derecho de Autor reportó que desde las reformas de 2020 y hasta febrero de 2022 atendieron siete consultas sobre la identificación del titular de obras literarias, artísticas, arte popular, artesanal o expresiones culturales tradicionales, respondiendo favorablemente con la identificación en dos oportunidades. Las otras cinco “no cumplieron con lo requerido para iniciar el proceso de identificación”. Por su parte, la Secretaría de Cultura informó que en cuatro consultas lograron identificar al pueblo o comunidad titular[22]. Ignoro si algún interesado ha solicitado la autorización escrita a alguna de las comunidades identificadas o cuántas autorizaciones se han acordado (la LFDA2020 no da intervención en ese tipo de contratos a la administración).

Hasta el 21 de febrero de 2022, ningún procedimiento de solución de controversias, previsto en el último párrafo del artículo 160 de la LFDA2020, se había iniciado.[23]

En términos de la LFDA2020, una obra artística, literaria o de tipo artesanal, emanada de la cultura popular o consistente en una expresión de la cultura tradicional, sin autor identificable (incluyendo las enumeradas en el artículo 48 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor), no debe ser explotada sin permiso por personas no pertenecientes al pueblo o comunidad de que se trate. Todo lo demás es muy vago: determinar quién tiene atribuciones para ejercer las acciones de protección y disponer de los derechos sobre las obras pertenecientes a las comunidades o pueblos parece una tarea sumamente compleja; no hay normas que regulen el mecanismo de solución colegiada de controversias ni los supuestos en que opera; no sabemos qué ocurre con ese mecanismo si la comunidad o pueblo involucrado no se identifica a sí mismo como indígena (aunque el artículo 2° Constitucional señala que “toda comunidad equiparable” a los pueblos indígenas tendrá los mismos derechos establecidos constitucionalmente a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos), ni cuál sería el organismo técnico competente en estos casos, o de qué manera se determina cuando una obra con autor identificado se convierte en un bien intangible del pueblo o comunidad al finalizar el plazo de vigencia de los derechos patrimoniales de autor. Tampoco hay manera de determinar la vigencia del derecho de los pueblos a autorizar la explotación de una obra emanada de la cultura popular o cultura tradicional, o si siquiera existe un plazo de vigencia. No hay que olvidar que los derechos patrimoniales de autor, dentro de los que se inscribiría el derecho a autorizar el uso y explotación de las obras, son esencialmente temporales conforme el artículo 28 Constitucional.

El esfuerzo más reciente por establecer un efectivo sistema de protección a los bienes intangibles de los pueblos y comunidades indígenas se materializó en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (LFPIA), promulgada a inicios de 2022[24]. La exposición de motivos está disponible aquí.

La LFPIA, impulsada por los senadores Susana Harp y Ricardo Monreal, crea una nueva familia de derechos intelectuales, con figuras jurídicas diferentes de las contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual y la Ley Federal de Variedades Vegetales.

La LFPIA está integrada por 75 artículos, divididos en 5 títulos con un total de 8 capítulos y cinco artículos transitorios. Su redacción me parece compleja, redundante y confusa, con inconsistencias, imprecisiones y errores conceptuales que van a exigir mucho trabajo doctrinal y jurisprudencial para ir desentrañando su significado y alcance, por no hablar de las dificultades que enfrentará su aplicación práctica.

En primer lugar, es de destacar que la LFPIA busca beneficiar principalmente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas[25], sin limitarse a éstos. La ley también prevé su aplicación en favor de los pueblos y comunidades equiparables a los pueblos y comunidades indígenas, en congruencia con el artículo 2° de la Constitución.

La LFPIA introduce conceptos novedosos: patrimonio cultural, propiedad intelectual colectiva sobre el patrimonio cultural, derecho de propiedad colectiva sobre el patrimonio cultural, pueblos y comunidades afromexicanas y etnocidio cultural.

Las comunidades afromexicanas son las que “se autoadscriben, bajo distintas denominaciones, como descendientes de poblaciones africanas y que tienen formas propias de organización, social, económica, política y cultural, aspiraciones comunes y que afirman libremente su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas” [26].

La LFPIA define el patrimonio cultural como “el conjunto de bienes materiales e inmateriales que comprenden las lenguas, conocimientos, objetos y todos los elementos que constituyan las culturas y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que les dan sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos, a los que tienen el pleno derecho de propiedad, acceso, participación, práctica y disfrute de manera activa y creativa” [27]. Como puede observarse, el patrimonio cultural comprende tanto bienes incorpóreos como corpóreos, incluso inmuebles, como serían los lugares sagrados y centros ceremoniales[28].

El derecho de propiedad colectiva sobre el patrimonio cultural “es el derecho real o de dominio directo que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tienen sobre su patrimonio cultural, basado en sus saberes, conocimientos, manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y expresiones culturales tradicionales[29]”. La LFPIA dice nada específico acerca de recursos genéticos, aunque podrían quedar englobados en los términos más generales “conocimientos, manifestaciones de sus ciencias, tecnologías” antes destacados.

En consecuencia, podemos afirmar que el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos que protege la nueva ley incluye tanto los conocimientos tradicionales como las expresiones culturales tradicionales.

Los derechos sobre el patrimonio cultural son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, inembargables y de naturaleza colectiva[30], ni están sujetos a algún plazo de vigencia. Es importante recalcar la expresión “colectiva”. Los derechos sobre el patrimonio cultural no pertenecen al Estado (a diferencia de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas) ni son propiedad privada de una sola persona o conjunto determinado de individuos, mucho menos son del dominio público; pertenecen de manera colectiva a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana. Esta es una característica que claramente distingue los derechos sobre el patrimonio cultural de todas las demás figuras del derecho intelectual en México.

La propiedad colectiva de los pueblos y comunidades no es una verdadera propiedad, pero se le parece. Como en el caso de otros derechos intelectuales, se trata de un derecho real y, como tal, oponible erga omnes. Aunque la LFPIA la caracteriza como un “derecho real o de dominio”, el uso de la expresión “dominio” no parece la más acertada; la propiedad colectiva de los pueblos y comunidades es intransferible[31], lo que impide su enajenación y ciertamente impone una fuerte limitante a ese supuesto dominio.

La creación de un derecho real sobre el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas sustrajo del dominio público un importante conjunto de bienes incorpóreos, para afectarlos a un régimen especial en beneficio de los pueblos o comunidades que los crearon y en perjuicio del resto de los integrantes de la sociedad, que se ven privados de la facultad de usar y explotar libremente dichos bienes.

La tutela del patrimonio cultural por la LFPIA no está condicionada a la demostración de arraigo de los elementos incorporados a dicha universalidad de derechos, ni tampoco exige de registro. Ciertamente la LFPIA establece un Registro Nacional del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero se trata de un registro declarativo, en donde se identifican, catalogan, registran y documentan las manifestaciones culturales y tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y, supongo yo, los pueblos y comunicades equiparables.

Además del efecto declarativo de derechos, el Registro brinda publicidad a los actos jurídicos que afectan las manifestaciones culturales y tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con la finalidad de que los actos inscritos surtan efectos frente a terceros. La inscripción de los elementos que integran el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas en el citado registro exige agotar un procedimiento complejo, substanciado ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con la intervención de las autoridades y representantes de los pueblos y comunidades, la Secretaría Técnica (sic)[32] y un comité de especialistas[33].

Las autorizaciones para el uso y aprovechamiento temporal de los elementos del patrimonio cultural de un pueblo o comunidad deberán ser acordadas con las autoridades del pueblo o comunidad involucrados nombradas o elegidas de acuerdo con sus propios sistemas normativos[34]. No obstante, dicha autorización deberá contar, además, con la manifestación del consentimiento libre, previo e informado del pueblo o comunidad titular de la manifestación cultural[35], en términos de la Ley de Consulta de las Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas[36]. No está claro si el consentimiento del pueblo o comunidad es requerido antes de celebrar el contrato, o después de celebrado, a manera de ratificación.

El plazo máximo de la autorización es de cinco años, prorrogables siempre que la comunidad o pueblo involucrado exprese su consentimiento libre, previo e informado[37]. El contrato deberá celebrarse ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección y el Instituto Nacional Indigenista, la cual debe verificar que el consentimiento de la comunidad haya sido libre, previo e informado. No está claro cuál sería la consecuencia jurídica de que el contrato se celebre al margen de la administración.

La ley prevé los elementos reales mínimos que debe contener el contrato por el que la comunidad o pueblo transmite a un tercero el uso y aprovechamiento temporal de una manifestación del patrimonio cultural. En el caso de que una misma manifestación sea atribuible a dos o más pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, y no haya un acuerdo entre ellas acerca de su uso o aprovechamiento por terceros, dicha manifestación no podrá ser objeto de contrato[38].

Los contratos celebrados a título individual por una persona integrante de un pueblo o comunidad, que implique la transmisión del uso, aprovechamiento o derecho a comercializar elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son nulos[39]. La ley no prevé, sin embargo, la aplicación retroactiva de esta disposición, por lo que los actos celebrados antes de la entrada en vigor de la legislación comentada, por virtud de la cual un tercero ajeno a la comunidad o pueblo indígena o afromexicano adquirió derechos al uso y goce de manifestaciones del patrimonio cultural, deberán ser reputados como válidos, o bien, habrá que estudiar su licitud caso por caso.

Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos están imposibilitados para reclamar como parte de su patrimonio cultural los bienes afectados por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos[40].

Un tema particularmente relevante es el de las interacciones entre los derechos colectivos sobre el patrimonio cultural y los derechos de las personas miembros de las comunidades y pueblos, considerados individualmente, para aprovechar y explotar las manifestaciones de dicho patrimonio.

Fuente: RIGOYRBK en pixabay.com

La LFPIA busca salvaguardar y defender el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas contra el uso, aprovechamiento e incluso apropiación ilícita por parte de personas ajenas a dichos pueblos y comunidades. Por lo tanto, los miembros de esos pueblos y comunidades no se ven afectados por la ley y sus actividades respecto al patrimonio cultural quedan regulados por los sistemas normativos propios del pueblo o comunidad de que se trate.

Cuando un integrante de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana elabora una obra literaria o artística, un diseño industrial o un invento, sustentados en las manifestaciones del patrimonio cultural de la comunidad o pueblo al que pertenece, tiene derecho a sujetar la obra, diseño o invención y las prerrogativas que de ella emanan, a la Ley Federal del Derecho de Autor o la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial salvo, dice la LFPIA, disposición contraria determinada por los sistemas normativos del pueblo o comunidad correspondientes[41]. Habría que preguntarse si esta salvedad, prevista en el artículo 23 de la LFPIA, sería contraria al derecho fundamental del autor o inventor para la explotación exclusiva de sus obras o invenciones que prevé el artículo 28 Constitucional.

Adicionalmente, si se trata de una obra literaria o artística (en cualquiera de sus ramas) sustentada en manifestaciones pertenecientes al patrimonio cultural de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, habrá que analizar el grado de originalidad que debería revestir la obra, respecto de la manifestación originaria, para poder reclamar de forma efectiva la tutela del derecho de autor; o bien, sobre el grado significativo de diferenciación del diseño reivindicado respecto de la manifestación de la cual nació o cualquier otro diseño divulgado.

Cabe destacar que las fracciones I y II del artículo 66 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial contemplan expresamente al producto artesanal como materia susceptible de apropiación privada a través de las figuras del dibujo y el diseño industriales. A mi juicio, no hay contradicción entre la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la LFPIA, sino complementariedad entre una ley general como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la ley especial, que sería la LFPIA.

Por último, la LFPIA establece un título de mecanismos de solución de controversias, infracciones, sanciones y delitos. La regulación de los procedimientos administrativos parece bastante deficiente, lo que probablemente dificulte su substanciación y eficacia como medios de defensa de los bienes jurídicos tutelados.

La LFPIA prevé la posibilidad de conflictos entre pueblos, comunidades y sus miembros por la titularidad de elementos del patrimonio cultural y las autorizaciones para su uso y aprovechamiento contratados con terceros. En estos casos, la ley procura su resolución, atendiendo primero a los sistemas normativos de los propios pueblos, luego a la conciliación y posteriormente a la medicación. No está claro cómo y ante quien se desahogarían estas instancias, aunque pareciera que correspondería al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Por otro lado, la LFPIA contempla un procedimiento de queja, cuyo objeto es que el Instituto Nacional del Derecho de Autor declare infracción administrativa y establezca medidas para garantizar la reparación del daño[42]. La LFPIA no aclara las bases con las que el Instituto Nacional del Derecho de Autor debe calcular la reparación del daño ni cómo se ejecutaría la resolución, por lo que debemos asumir que se deberá estar a lo estipulado en la legislación común. El Instituto Nacional del Derecho de Autor tiene atribuciones para dictar medidas precautorias en contra del presunto infractor una vez que ha contestado la queja, si éste no acredita la legalidad de sus actos. Parece inoportuno que la determinación sobre la legalidad de los actos del presunto infractor se realice al acordar la contestación y no en la resolución definitiva.

La LFPIA contempla diversas de hipótesis de infracción administrativa sancionables por el Instituto Nacional del Derecho de Autor[43]. Es de destacarse la distinción que la ley establece entre la reproducción, copia o imitación sin autorización de los elementos del patrimonio cultural, y la apropiación indebida, del patrimonio cultural.

El artículo 3°, fracción I, de la LFPIA define la apropiación indebida como “la acción de una persona física o moral nacional o extranjera, por medio de la cual se apropia para sí o para un tercero, de uno o más elementos del patrimonio cultural, sin la autorización del pueblo o comunidad indígena o afromexicana que deba darlo conforme a lo establecido en esta ley. Asimismo, cuando exista la autorización correspondiente el autorizado realice actos como propietario de uno o más elementos del patrimonio cultural en detrimento de la dignidad e integridad del pueblo o comunidad indígena o afromexicana a que pertenezca”.

En otras palabras, el tercero ajeno a la comunidad o pueblo indígena o afromexicano que usa una manifestación del patrimonio cultural no necesariamente se apropia de él. La apropiación exige que el infractor realice conductas propias del titular del derecho, como sería solicitar el registro de la manifestación del patrimonio cultural a su propio nombre, ya sea como obra o ya sea como dibujo industrial.

Las infracciones administrativas se sancionan con multa de 500 a 50,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la infracción[44].

La LFPIA también contempla diversos tipos penales que sancionan con extrema severidad diversos supuestos de reproducción, copia, imitación, distribución, venta y explotación de elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con fines de lucro y sin la autorización correspondiente[45]. Me causó particular interés el delito de apropiación cultural indebida (no confundir con el supuesto de la infracción administrativa). Comete el delito de apropiación indebida la persona que por cualquier medio se ostente como propietaria, autora, creadora o descubridora de alguno de los elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas[46]; en el tipo penal se incluyen las creaciones “inspiradas” en los elementos culturales, si existe una “alta similitud aún en grado de confusión” y no hubo consentimiento libre, previo e informado. Estos delitos son federales y se persiguen de oficio.

Una sanción por la apropiación indebida que no previó la LFPIA es la anulación de los registros de obra, diseños industriales y patentes cuya materia se hubiese obtenido a partir de elementos del patrimonio cultural, entre los que se incluyen saberes, conocimientos y manifestaciones de sus ciencias y tecnologías. Esto es particularmente relevante en al caso de las patentes, ya que el sistema de nulidades de este tipo de figuras sigue el principio de numerus clausus, y las Ley de la Propiedad Industrial no contempla la nulidad de una patente o registro de diseño industrial por haber sido emitida en contravención de alguna disposición legal.

La ley entró en vigor el 18 de enero de 2022, y están pendientes de promulgación el Reglamento y el Estatuto del Sistema de Protección del Patrimonio Cultural e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Con todas sus deficiencias, es claro que el objeto de la LFPIA es constituir un régimen de propiedad colectiva sobre los bienes integrantes del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, integrado por conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y bienes corpóreos, sustrayendo aquellas del dominio público, lo que imposibilita su uso y explotación por terceros sin autorización del pueblo o comunidad titular.

Los mecanismos que contempla la ley para el perfeccionamiento de la voluntad de los pueblos y comunidades en los contratos que transmitan a terceros el derecho al uso y aprovechamiento de las manifestaciones culturales parece difíciles de implementar y probablemente ocasionen que se pierda interés en la explotación lícita de este tipo de intangibles por personas ajenas a las comunidades y pueblos indígenas y afroamericanos.

Es factible que se presenten disputas interminables entre diferentes pueblos y comunidades por los derechos colectivos sobre el patrimonio cultural; y dentro de los pueblos y comunidades mismos con miembros que opten por las figuras propias de la propiedad industrial y del derechos de autor, realizando invenciones, diseños industriales y obras artísticas sustentadas en las manifestaciones del patrimonio cultural, lo cual puede escalar incluso a conflictos entre los derechos de los pueblos protegidos por el artículo 2° Constitucional y los derechos humanos de los inventores y autores tutelados en el artículo 28 Constitucional.

Las causas de infracción administrativa y los tipos penales que la LFPIA prevé son bastante abiertas, por lo que los terceros interesados en usar o explotar un elemento del patrimonio cultural deban ser sumamente cuidadosos para evitar incurrir en responsabilidad administrativa o penal.

No debe olvidarse que la LFPIA sólo es eficaz en México. Si bien la legislación no puede alcanzar a los creadores y empresas fuera del territorio mexicano, sí afectará a los distribuidores e importadores en México de mercancías que incorporen elementos del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a partir de la entrada en vigor de la LFPIA. Habrá que tener cuidado con los artículos que se exportan y venden en México si existe la sospecha de que incorporan elementos del patrimonio cultural de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana sin haber sido elaborados por éste.

Mientras no se promulgue la Ley de Consulta de las Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, parece poco factible que en el corto plazo haya condiciones para acordar las autorizaciones necesarias para que terceros puedan utilizar los intangibles protegidos por la LFPIA.

[1] Diario Oficial de la Federación. 24 de diciembre de 1996.-

[2] Fernando Serrano Migallón, El Sistema de Derecho de Autor en México, 2ª. ed., México, Porrúa, 2016, p. 156.

[3] Arts. 157 y 158, LFDA.

[4] Definición de cultura tradicional y popular de la Conferencia General de la UNESCO, París, 15 de noviembre de 1989, citada por Adolfo Loredo Hill, Nuevo derecho autoral mexicano, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 154.

[5] Véase Adolfo Loredo Hill, ídem; Fernando Serrano Migallón, Op. cit., p. 158; Martín Michaus Romero en Miguel Ángel Ortiz Bahena (coord.), Ley Federal del Derecho de Autor comentada por la AMPPI, México, Porrúa, 2017, p. 345.

[6] Art. 158 LFDA

[7] Art. 21, fracciones II y III, LFDA.

[8] Al respecto, Obón León hace una distinción: “si hubiere la posibilidad de la existencia de un autor, este quedaría inmerso bien dentro del anonimato o más específicamente dentro del concepto de autor non noto, es decir, autor no conocido; véase Miguel Ángel Ortiz Bahena (coord.), Op. cit. p. 341.

[9] Art. 159 LFDA.

[10] Art. 153 LFDA.

[11] Véase Fernando Serrano Migallón, Op. cit., p. 159; y Carlos Viñamata Paschkes, Indigenismo y Propiedad Intelectual, México, Porrúa, 2006, p. 173 y 174.

[12] Véase Carlos Viñamata Paschkes, Op. cit., p. 173; Fernando Serrano Migallón, Op. cit., p. 157.

[13] Véase Carlos Viñamata Paschkes, Op. cit., p. 173; Miguel Ángel Ortiz Bahena (coord.), Op. cit. p. 346.

[14] Diario Oficial de la Federación. 14 de septiembre de 2005.

[15].Art. 14, fracción X, LFDA

[16] Art. 48, fracciones I, II y III, RLFDA

[17] Véase Miguel Ángel Ortiz Bahena (coord.), Op. cit. p. 347-350.

[18] Coloquialmente se ha definido la apropiación cultural como “coger un objeto o estilo sin permiso, con fines comerciales, excluyendo, precisamente, a la comunidad que lo creó originalmente”. Véase El País (Edición en línea: https://elpais.com/elpais/2017/07/07/estilo/1499440837_847010.html?rel=buscador_noticias). Debe distinguirse esta definición de la prevista en el artículo 3°, fracción I, de la LFPIA y del delito de apropiación indebida.

[19] Zara fue acusada de imitar los bordados de las artesanas de Aguatenango, Chiapas. Véase https://www.animalpolitico.com/2018/07/zara-plagia-diseno-bordado-chiapas/. Otro señalamiento recayó en Carolina Herrera, relacionado con el uso no autorizado de diseños imitadores de los textiles de Tenango de Doria, en Hidalgo; del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca; y en el sarape de Saltillo, en Coahuila. Véase https://www.elfinanciero.com.mx/culturas/inpi-condena-plagio-de-carolina-herrera-y-analiza-medidas-legales/ y y https://elpais.com/elpais/2019/06/12/estilo/1560295742_232912.html.

[20] Diario Oficial de la Federación. 24 de enero de 2020.

[21] Art. 157 LFDA 2020.

[22] Oficios DGCPIU/CAP/023/2022 del 22 de febrero de 2022 firmado por la Jefa de la Coordinación de Arte Popular de la Secretaría de Cultura; y DPVDA/INAI/002/2022, firmado por el Director de Protección Contra la Violación del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor, en desahogo de la solicitud de acceso a la información con número de folio 330025622000107, enviada el 21 de febrero de 2022.

[23] Ídem

[24] Diario Oficial de la Federación, 17 de enero de 2022.

[25] Art. 1° LFPIA.

[26] Art. 3°, fracción XIV, LFPIA.

[27] Art. 3°, fracción XII, LFPIA.

[28] Art. 8°, segundo párrafo LFPIA.

[29] Art. 3°, fracción VII, LFPIA.

[30] Art. 15 LFPIA.

[31] Arts. 17 y 25 LFPIA.

[32] No hay manera de saber a qué Secretaría Técnica se refiere la ley. La Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas deposita el Secretariado Técnico del Mecanismo para la Implementación y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero la LFPIA no contiene ninguna mención sobre ese Mecanismo. Probablemente el legislador quiso decir la Secretaría ‘Ejecutiva’ (no Técnica) del Sistema Nacional de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que recae en la Secretaria de Cultura federal.

[33] Art. 55 LFPIA

[34] Art. 7° LFPIA. El artículo 3°, fracción XVIII, de la LFPIA define a los sistemas normativos indígenas como “el conjunto de principios, normas orales o escritas, instituciones, acuerdos y decisiones que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas reconocen como válidos y vigentes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, impartición de justicia y solución de conflictos”.

[35] Arts. 8° y 17 LFPIA.

[36] Esta ley no había sido promulgada al 18 de marzo de 2022.

[37] Art. 18 LFPIA.

[38] Arts. 16 y 29 LFPIA

[39] Art. 9 LFPIA.

[40] Diario Oficial, 6 de mayo de 1972; la última reforma fue publicada en la Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2018.

[41] Art. 23 LFPIA.

[42]

[43] Art. 69, LFPIA.

[44] Art. 70, LFPIA.

[45] Art. 73, LFPIA.

[46] Art. 74, LFPIA.

La entrada Una nueva figura de derechos intelectuales: el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. se publicó primero en Reyes Fenig.

Los cambios introducidos a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal han sido recibidos con desconfianza por diversos grupos identificados con la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa.

Las críticas se han enfocado, por un lado, en la adopción de la figura de la “notificación y retirada”; y por el otro, en la sanción penal hacia los que eludan o contribuyan a que otros eludan o evadan sin autorización medidas tecnológicas de protección de obras y derechos conexos (interpretaciones, fonogramas). Existe el temor de que las nuevas disposiciones sirvan de base para el ejercicio de la censura o para obstaculizar actividades legítimas relacionadas con dispositivos móviles, computadoras y aparatos decodificadores que incorporan candados digitales. Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad contra las citadas reformas el 3 de agosto de 2020.

Este artículo se enfocará en el mecanismo de “notificación y retirada”.

La “notificación y retirada” es un procedimiento, substanciado en el ámbito privado, por virtud del cual una persona que se ostenta como titular de un derecho de autor o un derecho conexo, y que denomino reclamante, envía a un proveedor de servicios en línea (como una plataforma, un buscador o un sitio de internet) un “aviso” o reclamación, indicando que determinado contenido cargado por un usuario de dicho proveedor (obras, datos, información, materiales, contenidos), lesiona los derechos de autor o derechos conexos del reclamante. El objeto del aviso es que dicho contenido sea removido, retirado, eliminado o inhabilitado. El procedimiento de “notificación y retirada” está regulado en el artículo 114 Octies de la Ley Federal del Derecho de Autor, reformada por publicación en el Diario Oficial de la Federación del 1° de julio de 2020.

Por ejemplo, si el autor de un cortometraje encuentra que su obra ha sido cargada sin autorización a una plataforma dedicada a compartir vídeos, en vez de trata de identificar y ubicar al usuario responsable de la carga ilegal para demandar el retiro de la obra o ejercer una acción en contra de la plataforma por la difusión ilícita del cortometraje, puede enviar un sencillo aviso o reclamación a la plataforma para que ésta se encargue unilateralmente de retirar o remover el contenido infractor y notificar al usuario sobre el reclamo y la consecuencia. No suena mal.

Conforme el nuevo texto legal, una vez recibido el aviso o reclamación por parte del supuesto titular de los derechos patrimoniales de autor o reclamante, el proveedor debe remover o inhabilitar el contenido que dio motivo a la reclamación y notificar al usuario que cargó dicho contenido. Digo “supuesto” porque la Ley Federal del Derecho de Autor exige al reclamante identificar en el aviso el contenido de la infracción, manifestar su interés o derecho respecto de los derechos de autor y proporcionar la ubicación electrónica relacionada con el ilícito; pero no se requiere la prueba de la existencia de la obra y la titularidad de los derechos de autor o derechos conexos.

El usuario afectado por la remoción o inhabilitación del contenido puede pedir la restauración del contenido mediante el envío de un contra-aviso al proveedor, donde deberá demostrar la titularidad de los derechos de autor o la autorización correspondiente sobre el contenido removido o inhabilitado, o justificar su uso conforme las limitaciones al derecho de autor que la misma ley dispone.

La ley omite señalar los plazos para que el proveedor envíe al usuario la notificación sobre el aviso y remoción de contenidos y para que el usuario afectado presente el contra-aviso.

Cuando el usuario remite el contra-aviso, el proveedor deberá notificarlo a reclamante (la ley no indica el plazo) y habilitar el contenido identificado en el contra-aviso (no en el aviso original), salvo que el reclamante inicie un procedimiento judicial, administrativo, denuncia penal o procedimiento alternativo de solución de controversias contra el usuario en un plazo no mayor de quince días hábiles a partir de la fecha en que el proveedor le informe sobre el contra-aviso.

Como se puede observar, el proceso antes descrito exige un mínimo de formalidades, privilegia la agilidad y lo que procura es el retiro de los materiales infractores de Internet.

La “notificación y retirada” está inspirada en el “notice and takedown” previsto en la Millenium Digital Copyright Act (MDCA) norteamericano de 1998. El propósito original del mecanismo era proteger a los proveedores de servicios de internet de las demandas que los titulares de copyright pudiesen presentar por la diseminación sin autorización de obras protegidas cargadas por los usuarios a través de la infraestructura proporcionada por dichos proveedores. El MDCA contemplaba diferentes cargas, entre las que se incluía el mecanismo de “notice and takedown”, que debían ser implementadas por los proveedores de servicios de internet para liberarse de la responsabilidad por la difusión de contenidos lesivos de copyright; esta protección se extendió a los sitios en los que los usuarios pueden subir contenidos sin una supervisión directa del responsable del sitio, lo que incluye desde luego a plataformas como YouTube y Facebook[1] y a los buscadores. Dicha preocupación por proteger a los proveedores de acceso a internet (como Telmex o Izzi) y a los proveedores de servicios en línea (Facebook, Google, Yahoo!) contra las demandas que pudiesen presentar los titulares de derechos de autor se trasladó a la Ley Federal del Derecho de Autor.

Algunos de los críticos afirman que el procedimiento de “notificación y retirada” introducida a la Ley Federal del Derecho de Autor es abusivo, ya que se trata de un mecanismo que puede fácilmente ser usado para la represión de la libre manifestación de las ideas, incluso opiniones políticas legítimas, que tendrá como consecuencia la supresión o retiro unilateral de contenidos de una plataforma o sitio con la sola queja presentada por un supuesto titular de derechos de autor, quien no tiene que demostrar la existencia y afectación a sus derechos, y sin la intervención de alguna autoridad[2].

A mi juicio, no les falta razón a los inconformes.

Lo primero que me llamó la atención es la posición desfavorable en que el usuario del proveedor de servicios en línea es colocado respecto al reclamante o supuesto titular de derechos de autor: el reclamante no necesita demostrar que es titular de un derecho de autor o derecho conexo para presentar el aviso y obtener el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente lesivo de derechos. En cambio, si el usuario desea que el contenido retirado sea reinstalado, deberá anexar al contra-aviso las pruebas pertinentes para demostrar su derecho sobre los contenidos materia de la reclamación o acreditar el caso de excepción o limitación al derecho de autor.

El supuesto titular de los derechos de autor obtiene el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación unilateral del contenido señalado como ilícito con la sola presentación del aviso de infracción de derechos, como si se tratase de una medida cautelar.

La duración del retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente ilícito, en el mejor de los casos, sería no menor a quince días hábiles. Si el reclamante inicia una acción civil o administrativa, presenta denuncia penal o promueve un mecanismo alterno de solución de controversias, entonces el contenido objeto de la reclamación o aviso se mantendrá retirado o inhabilitado durante todo el tiempo que dure el procedimiento, sin aparente necesidad de que reclamante presente una caución para mantener las cosas en ese estado y resarcir al usuario de los daños y perjuicios que se le hubiesen causado por el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente ilícito, en el caso de que la resolución definitiva fuese desfavorable al reclamante.

Por otro lado, el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente ilícito como consecuencia del aviso o reclamación, sin siquiera mediar audiencia, me parece una clara afectación a la esfera jurídica del usuario, sin la intervención del poder público. Me pregunto si el proveedor de servicios en línea podría ser señalado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo

Es evidente que la Ley presume que hay una infracción cuando el reclamante envía el aviso al proveedor de servicios en línea, y que el contenido que dio lugar a ese aviso o reclamación es ilícito. Sin embargo, es difícil justificar dicha presunción si se considera que el reclamante no necesita aportar pruebas sobre la existencia del derecho de autor y su titularidad.

La libre manifestación de las ideas y opiniones no es una facultad que pueda ejercerse de forma absoluta; los derechos de terceros imponen un límite a dicha libertad fundamental, y ciertamente los privilegios temporales de los autores sobre sus obras se encuentran entre los derechos que restringen la libertad de expresión. Sin embargo, la protección del derecho de autor no debería realizarse a través de mecanismos que dejan al supuesto infractor en un virtual estado de indefensión.

Desconozco todavía los argumentos esgrimidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la demanda de acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal; el comunicado de prensa de la Comisión sólo señala que encontró afectaciones a la libertad de expresión, al derecho de propiedad, a la libertad de comercio o trabajo y a derechos culturales. Cuando la copia de la demanda de acción de inconstitucionalidad esté disponible, procuraré comentarla (Actualización: La copia de la demanda de acción de inconstitucionalidad está disponible aquí).

[1] Sobre el Digital Millenium Copyright Act, sugiero revisar: Steven Buchwald, “DMCA Safe Harbor Explained: Why Your Website Needs a DMCA/Copyright Policy”, 1° de Agosto de 2017 (https://buchwaldlaw.com/2017/08/dmca-copyright-safe-harbor-explained-website-needs-dmcacopyright-policy/) Fecha de consulta: 25 de agosto de 2020.

[2] Un ejemplo de esta crítica puede verse en: https://youtu.be/WQZnB0ZzKF0.

La entrada El nuevo mecanismo de “notificación y retirada” (“notice and takedown”) en la Ley Federal del Derecho de Autor mexicana. se publicó primero en Reyes Fenig.

Sportflix afirmó ser una plataforma mexicana que ofrece acceso a diversas transmisiones de eventos deportivos mediante streaming por Internet[3], a través de la contratación de una suscripción. Los servicios de sportflix.net debían iniciar en algún momento del mes de agosto de 2017, pero a la fecha en que escribo esta entrada, no parece que el sitio esté facilitando transmisión alguna.

Según la base de datos Whois al 17 de septiembre de 2017, el sitio sportflix.net pertenece a alguien identificado como “Ninja Mortal” con domicilio en Patzcuáro, estado de Guerrero, México[4] (ya sé que Pátzcuaro no está en Guerrero, pero eso dice la base de datos). SPORTFLIX es marca registrada desde el 2016, protegida por los registros marcarios números 1,758,031, 1758,032, 1,758,033 y 1,745,868 a nombre de Matías Jacobo Said para identificar servicios de las Clases 38 y 41.

La nota de prensa que el IMPI difundió, aclara que hay dos procedimientos de infracción en curso: uno relacionado con infracciones administrativas previstas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial y otro referido a infracciones administrativas en materia de comercio (de derechos de autor) contempladas en el artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor. El comunicado de prensa del IMPI omitió señalar qué fracciones de las normas antes señaladas fueron invocadas en los procedimientos ni precisó el nombre del presunto infractor; sólo identifica al “propietario y/o responsable del establecimiento ubicado en calle de Kepler 101, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, Ciudad de México”.

Además de las solicitudes de declaración administrativa, y de acuerdo al multicitado comunicado fechado el 30 de agosto de 2017, el IMPI acordó la imposición de medidas provisionales, consistentes en ordenar al presunto infractor la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor.

Si bien el IMPI, a través de su comunicado de prensa, no señaló qué obras o derechos conexos o reservas de derechos fueron las que pretendía proteger, sí aclaró que entre los derechos de propiedad industrial que consideraba presumiblemente infringidos se encontraban los registros marcarios números 689,527 TELEVISA y Diseño, 1,637,894 TELEVISA y Diseño (ambas propiedad de Mountrigi Management Group Ltd.), 568,659 TV AZTECA y Diseño (de TV Azteca, S.A. de C.V.), 606,147 FOX SPORTS y diseño, 606,148 FOX SPORTS y diseño (ambos propiedad de Twentieth Century Fox Film Corporation), 532,938 ESPN (de ESPN Inc.), 802,767 TNT y diseño (propiedad de Turner Network Television, Inc.) y 413,704 UNIVISIÓN y diseño (de Univision Communications Inc.).

Este asunto seguramente presenta muchos aspectos interesantes para los profesionales, pero en este artículo quiero llamar la atención sobre uno solo: la actuación oficiosa del IMPI para iniciar los procedimientos de declaración administrativa de infracción de marca y de declaración administrativa de infracción en materia de comercio.

No hay duda que el IMPI tiene facultades para solicitar de oficio un procedimiento de declaración administrativa, ya sea de infracción, nulidad, caducidad o cancelación. Los artículos 79, 155 y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial expresamente señalan tal atribución a favor del IMPI. Además, no hay que olvidar que el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial fue materia de reforma en junio de 2010, con el objeto de hacer más clara la facultad del Instituto para iniciar de oficio un procedimiento de declaración administrativa, en especial de infracción[5].

El punto delicado sobre los procedimientos iniciados de oficio es la motivación  que pueda tener el IMPI para actuar así, más allá de la prerrogativa formal que la legislación establece. El iniciar oficiosamente un procedimiento de declaración administrativa de infracción (o nulidad, caducidad o cancelación) implica indudablemente un acto de autoridad que afecta unilateralmente la esfera jurídica del gobernado (el presunto infractor en el caso de sportflix.net). Por lo tanto, no bastaría fundar el acto; es necesario motivar la actuación oficiosa de la autoridad para dar cumplimiento cabal al derecho fundamental a la Legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional.

A mi juicio, es insuficiente que el Instituto tenga conocimiento de una posible infracción a la Ley de la Propiedad Industrial o a la Ley Federal del Derecho de Autor (dentro del ámbito de su competencia), para motivar el inicio oficioso de un procedimiento de infracción administrativa.

El promover un procedimiento de declaración administrativa de oficio obliga al IMPI a utilizar sus propios recursos humanos y materiales (y distraerlos de otras tareas) para actuar como parte, además de los requeridos para la substanciación de la instancia administrativa. Los dineros del IMPI son recursos públicos, dado su carácter de organismo público descentralizado, y su actuación debe estar necesariamente orientada por un beneficio concreto del interés público. A mayor abundamiento, cuando el IMPI acuerda la imposición de medidas provisionales sobre el presunto infractor en un proceso iniciado oficiosamente, la autoridad asume la obligación de indemnizar con dinero público los daños y perjuicios que las medidas puedan ocasionar al presunto infractor, en el remoto caso que el IMPI emitiese una resolución favorable para aquél.

Me parece muy positivo que el IMPI sea más activo en el ejercicio de su facultad para reprimir oficiosamente infracciones administrativas y actos de competencia desleal. Sin embargo, la actuación oficiosa del IMPI limitada a la defensa de intereses de particulares sin la existencia de un agravio claro y concreto a la sociedad que el procedimiento de infracción busque reprimir, más allá de la procuración del estricto cumplimiento de una ley de orden público, puede ser cuestionable.

En mi opinión, la adecuada motivación de un procedimiento de declaración administrativa de infracción iniciado de oficio deberá razonar cuál es el perjuicio concreto para la sociedad que la actuación oficiosa de la autoridad busca corregir.

Me parece evidente que la determinación del IMPI para iniciar oficiosamente un procedimiento de declaración administrativa es de tipo discrecional, en cuanto a que los gobernados no tenemos derecho a exigir de la autoridad que actúe de oficio. Sin embargo, la discrecionalidad no debe confundirse con arbitrariedad. La discrecionalidad implica la existencia de una motivación técnica, fundada, razonable y suficiente para actuar en determinado sentido, mientras que la arbitrariedad no es más que el “fruto de la mera voluntad o el puro capricho de los administradores”[6].

En mi opinión, el inicio oficioso de los procedimientos de declaración administrativa por parte del IMPI exige trascender la mera defensa de derechos de particulares para alcanzar un beneficio social concreto e identificable que motive los actos de autoridad y justifique el uso de recursos públicos en ese proceso. De otra forma, la administración corre el peligro de dejar de conducirse de forma discrecional para asumir una posición arbitraria al momento de determinar en qué casos actúa de manera oficiosa y en cuáles no. No se trata simplemente de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial como normas de orden público, porque entonces el IMPI tendría que actuar de oficio en todos los casos de infracción que lleguen a su conocimiento y así evitar caer en la arbitrariedad.

En el caso concreto de sportflix.net, será importante que el IMPI razone suficientemente en la resolución cual fue la lesión directa, concreta e identificable al interés público que encontró remedio en los procedimientos de infracción iniciados de oficio. De otra forma, parecerá que la actuación oficiosa de la autoridad administrativa y los recursos con que ésta cuenta se pusieron al servicio de Mountrigi Management Group Ltd., TV Azteca, S.A. de C.V., Twentieth Century Fox Film Corporation), ESPN Inc., Turner Network Television, Inc., Univision Communications Inc., con la circunstancia de que se trata de empresas que, especulo, cuentan con suficientes recursos materiales, humanos y técnicos como para asumir por sí mismas la defensa de sus derechos de propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos.

En mis casi veinte años de experiencia como abogado especialista en propiedad industrial, solo una vez he intervenido en un procedimiento iniciado de oficio por el IMPI. En aquella oportunidad representé al demandado en un procedimiento de declaración administrativa de nulidad de una marca registrada. Al contestar, cuestioné en vía de excepción el ejercicio de la facultad del IMPI para iniciar de oficio un procedimiento, no por falta de competencia o atribuciones, sino porque su actuación sólo beneficiaba al titular de una marca previamente registrada semejante en grado de confusión a la que yo defendía sin que la colectividad o sociedad se viesen favorecidos de forma concreta. No hubo oportunidad de que el IMPI resolviera la defensa planteada porque llegamos a un entendimiento con el titular de la marca anterior y el IMPI determinó que el asunto se había quedado sin materia.

Sostengo la idea de que la Ley de la Propiedad Industrial sí sugiere una guía para establecer cuándo un procedimiento de declaración administrativa de infracción (o nulidad, caducidad o cancelación) puede ser promovido de oficio por el IMPI, por implicar la corrección de una afectación concreta, definida e identificable del interés público, sin perjuicio que también pueda involucrar la defensa de derechos subjetivos de los particulares.

El artículo 129 fracciones I, II y III, de la Ley de la Propiedad Industrial prevé la facultad oficiosa del IMPI para intervenir unilateralmente en el registro y uso de marcas, ya sea haciéndolas obligatorias o regulando o prohibiendo su uso. Dicha actuación tan grave y contundente sólo puede realizarse con los siguientes fines: (i) combatir prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios; (ii) remover obstáculos a la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios; y (iii) evitar impedimentos, entorpecimientos o encarecimientos de bienes o servicios básicos para la población en casos de emergencia nacional.

Ciertamente, el artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial no tiene ninguna relación con procedimientos de declaración administrativa, pero su contenido está claramente vinculado con la represión de parte del IMPI de hechos o situaciones concretas que afectan a la sociedad, y que bien podrían ser tomados por la administración como referencia para motivar con suficiencia un proceso oficioso de infracción administrativa.

Desde luego mi opinión puede ser criticada por tomar los supuestos legales del artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial, previstos para situaciones muy especiales, y trasladarlos a la motivación de los procedimientos de declaración administrativa promovidos de oficio por el IMPI. No obstante, pienso que el Instituto necesita un referente legal que justifique su actuar oficioso, o de lo contrario tal accionar podría ser tachado de arbitrario. Limitar la motivación al argumento abstracto y dogmático de procurar el cumplimiento de una ley de orden público, además de proteger una serie de derechos particulares claramente identificados, puede restar eficacia al procedimiento iniciado de oficio por el IMPI.

Por último, y basándome sólo en la información de acceso público, la actuación del IMPI muestra un fuerte impacto inicial: el portal sportflix.net no ha comenzado a prestar servicios de streaming; cuando el IMPI trató de desahogar una visita de inspección al inicio del proceso, los visitados tuvieron el mal tino de oponerse a su realización, lo cual ya los expone a una sanción considerable, con independencia del resultado de fondo; al día siguiente, las autoridades regresaron al domicilio visitado, para encontrarlo cerrado; la información de la base de datos Whois sobre sportflix.net muestra una evidente intención de ocultar la identificación y localización del responsable de la operación del portal; incluso, los abogados que intervinieron en los procedimientos de registro de la marca “SPORTFLIX” comunicaron al IMPI el pasado 4 de septiembre de 2017, que renunciaban al mandato conferido por el titular del registro de marca.

Todavía está por verse si el IMPI logra identificar al responsable de la operación portal y ubicarlo en territorio mexicano, pero el escenario se ve complicado para sportflix.net y su modelo de negocio.

[1] El Financiero (Edición en línea: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/impi-investiga-a-sportflix-por-presunta-pirateria-de-contenido.html) Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017. Reforma (Edición en línea: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1198259&md5=b2c3d9b354142bff90dd47d281c9c806&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe) Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

[2] Ver https://www.gob.mx/impi/prensa/el-impi-realiza-acciones-respecto-de-sportflix-net

[3] La Afición (Edición en línea: http://laaficion.milenio.com/futbol/sportflix-deportes-streaming_deportivo-transmisiones_online-milenio-la_aficion_0_1004299573.html) Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

[4] Ver: https://mx.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=sportflix.net&recaptchaResponse=03AOmkcwIA64Q5WivkGvjyQTh8xQIo3VgFOh6bts8-zI1fPrMn21x6wZ-gMGZ8CxE5MnLgaOrSk2lEJcrcQ2cfEbwZx_plEHDVPaoUFJLuPgqixFd44bSk-Qk1VjuKQOsMnsyMSHixNemCnDM0qcGPm7LjqDwngwsD0KRPWMkFGdrLqfIfcYLfof3Bamm6DymV_zSyk2A__w3enXdVhAoaGHaHMv7nAB8_rJOWf3frhdN9QCGhLWAKjLBsIiH4Gax9wnby45fbxaN–k0pWoJYJAEGGdVWSxFDPxifTNlcLNbpIIGl8qrUq3Nf_rY868mvGTMx8rhSPtlq. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

[5] Artículo 188. El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

[6] “Facultades discrecionales de la administración. Los administrados tienen interés jurídico para impugnar su ejercicio cuando afecten sus derechos”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Página 1331 (Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3000000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=498%2F2011&Dominio=Precedentes&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=11&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2002304&Hit=3&IDs=2002268,2002269,2002304,2002339,2002340,2001850,2001949,2001950,2001970,2000913,2000092&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

La entrada Defendiendo a la sociedad. Cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial actúa de oficio. se publicó primero en Reyes Fenig.

Las reformas a la Ley tuvieron por objeto regular algunos temas relacionados con la representación en juicios en línea, las causales de improcedencia, la suspensión y medidas cautelares y el desahogo de la prueba pericial, entre otros. Asimismo, el legislador buscó hacer más rápida la tramitación del juicio contencioso administrativo. La intención expresa fue tratar de reducir hasta en un 50% el tiempo de tramitación de dichos juicios[1].

Mis comentarios se enfocan precisamente en los cambios legislativos tendientes a hacer más expeditos los juicios contencioso administrativos.

Plazos más cortos.

Lo más llamativo de las modificaciones a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo fue la reducción de los plazos más relevantes para las partes y las mismas autoridades.

La regla era que el interesado contaba con un plazo de 45 días hábiles para interponer la demanda, contados a partir del día siguiente en que surtiese efectos la notificación del acto a impugnar. Ahora sólo tenemos 30 días hábiles[2]. Igualmente, los plazos de la autoridad demandada y el tercero interesado para presentar la contestación y manifestaciones, respectivamente, eran de 45 días, y ahora sólo contarán con 30 días hábiles[3].

Antes de la reforma, los alegatos debían presentarse en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la expiración de un plazo de 10 hábiles en que el expediente quedaba a disposición de las partes; para efectos prácticos, teníamos 15 días. Ahora, el legislador redujo el plazo para presentar alegatos a sólo 5 días hábiles[4], además y ya no se requiere que el Magistrado instructor dicte acuerdo que tenga por concluida la instrucción del proceso para comenzar a preparar la sentencia definitiva.

El plazo para interponer el recurso de reclamación que prevé el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se redujo de 15 a 10 días[5].

Por lo que al tribunal hace, las Salas deberán emitir la sentencia en un plazo no mayor a 45 días hábiles siguientes a la conclusión del período de alegatos, y el Magistrado instructor contará con 30 días para formular el proyecto[6]. Antes de la reforma, la sentencia debía emitirse en 60 días y el Magistrado instructor tenía 45 días hábiles para elaborar el proyecto de resolución.

No cuento con estadísticas, pero mi experiencia indica que, debido a la carga de trabajo de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, no era raro que el tiempo de resolución de algunos asuntos particularmente complejos rebasara los plazos impuestos por la ley, y es probable que así siga ocurriendo aún con los plazos más cortos de la actual legislación.

Notificación por boletín jurisdiccional y el uso del correo electrónico.

El Boletín Electrónico fue el instrumento previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para efectuar las notificaciones que no fueran personales[7]. El Boletín Electrónico ha sido sustituido, a partir del 13 de junio de 2016, por el Boletín Jurisdiccional[8]. El Boletín Jurisdiccional es también electrónico, en cuanto a que puede ser consultado en línea, sin perjuicio de que la lista física de notificaciones esté disponible para su consulta en la actuaría de la Sala a la manera tradicional.

El Boletín Jurisdiccional debe incluir una síntesis del acuerdo o resolución que se notifica; anteriormente, la publicación en el Boletín Electrónico debía contener “el contenido del auto o resolución”, pero lo cierto es que dicho Boletín sólo incluía una síntesis – no siempre precisa- de los autos o resoluciones.

Una novedad importante es el “aviso electrónico” que las diferentes Salas deben enviar a los interesados, informándoles que se llevará a cabo la notificación de un acuerdo o resolución en el Boletín Jurisdiccional. Este aviso electrónico debe enviarse a la dirección electrónica señalada por las partes para ese efecto, con cuando menos tres días de anticipación a la publicación en el Boletín Jurisdiccional, y debe incluir una copia electrónica del acuerdo que va a ser materia de notificación en el Boletín Jurisdiccional. Cabe aclarar que el aviso electrónico no hace las veces de notificación. La notificación se tiene por realizada cuando se publica en el Boletín Jurisdiccional, no cuando el interesado recibe el aviso electrónico por correo electrónico.

Un cambio que me llamó la atención en esta reforma fue el relacionado con el momento en que surte efectos la notificación mediante Boletín Jurisdiccional.

Conforme el texto vigente hasta el 13 de junio de 2016, las notificaciones efectuadas personalmente o mediante Boletín Electrónico surtían efectos el día siguiente en que se realizan[9]; Ahora, las notificaciones efectuadas personalmente siguen surtiendo efectos al día siguiente en que se practican, pero las hechas por Boletín Jurisdiccional surten efectos “al tercer día hábil siguiente a aquél en que se haya realizado la publicación en el Boletín Jurisdiccional”[10].

La nueva redacción del artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que los plazos comenzarán a correr al día siguiente en que surte efectos la notificación del acuerdo o resolución respectiva, reiterando lo ya previsto en el artículo 74, fracción I, del mismo ordenamiento, el cual no sufrió modificación.

Menos supuestos de notificación personal.

La reforma publicada el 13 de junio de 2016 redujo los casos en que las Salas del tribunal deben notificar personalmente sus determinaciones, quedando sólo los supuestos de los emplazamientos a las autoridades demandadas, al tercero interesado y al particular en el caso del juicio de lesividad; y el de la citación de testigos[11].

Los requerimientos y prevenciones dirigidos a las partes y las sentencias definitivas ya no serán materia de notificación personal. No era raro que los litigantes promovieran juicios contencioso administrativos o presentasen contestaciones con deficiencias formales o algunas omisiones subsanables, y aguardaran a que el Tribunal les requiriera personalmente el cumplimiento de las mismas; esta conducta podía asegurar valiosos días (en ocasiones semanas) adicionales para terminar de preparar la documentación de la demanda o la contestación. Ahora las partes deberemos estar más atentos al Boletín Jurisdiccional, y es probable que ya no podamos aprovecharnos de las demoras que sufren las notificaciones personales.

Vigencia y Aplicación.

Las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo entraron en vigor el 14 de junio de 2016. El artículo Segundo Transitorio prevé que los juicios ya iniciados conforme las normas anteriores a la reforma se continuarán tramitando se acuerdo a esa legislación. De no haberse introducido este artículo transitorio, los plazos y demás normas procesales reformadas serían aplicables a los juicios que se encontraban en trámite cuando la reforma entró en vigor[12].

Los transitorios nada dicen acerca del plazo que tiene el actor para interponer la demanda cuando el acto administrativo fue notificado antes de la entrada en vigor de la reforma, pero la demanda va a presentarse ya bajo la vigencia de los nuevos plazos. Sin embargo, hay que recordar que los plazos que la ley contempla para el ejercicio de acciones, así como para la prescripción y caducidad de obligaciones y derechos, son plazos sustantivos. Por lo tanto, ante el silencio del legislador, el plazo que debe observarse es el que estaba vigente en el momento en que la resolución a impugnar fue notificada, ya que fue ahí cuando nació el derecho a promover el juicio.

Mis observaciones

Es demasiado pronto para emitir un juicio acerca de la eficacia de las reformas a la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para reducir el tiempo que se lleva la tramitación de los procedimientos contencioso administrativos.

Sin embargo, vale la pena compartir algunas inquietudes sobre la reforma y los motivos que la impulsaron.

Me pregunto si el recorte de los plazos era la medida que se requería para hacer más expeditos los juicios contencioso administrativos. Soy de la idea que el abatimiento del rezago en la tramitación y resolución los juicios, y el alcanzar una justicia administrativa verdaderamente pronta, expedita y de calidad, exigen una solución más imaginativa.

Por otro lado, si bien no encuentro injusticia en la reducción de los plazos del juicio contencioso administrativo cuando el acto impugnado es formalmente administrativo pero materialmente jurisdiccional, en el caso de los actos formal y materialmente administrativos, me parece que el conceder al particular menos tiempo para preparar y presentar su defensa en contra de los actos ilegales de la administración que lesionan sus intereses, va contra la tendencia de buscar una mayor y mejor protección de los derechos humanos, especialmente dentro de los ámbitos jurisdiccionales.

Por último, veo algunas incongruencias en las normas reformadas de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo con relación a otras disposiciones no modificadas, que me llevan a sospechar que el legislador se apoyó en personas expertas en derecho administrativo que desconocían la ley.

Por ejemplo, todo el apartado relativo al juicio en línea sigue haciendo referencia al Boletín Procesal, en vez del Boletín Jurisdiccional. Es cierto que el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo publicadas el 10 de diciembre de 2010 precisó que las menciones del Boletín Procesal se entenderán como referidas al Boletín Electrónico; sin embargo, hubiese sido deseable, incluso necesario, que la reforma de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo publicada el pasado 13 de junio de 2016 actualizara de una vez todas las referencias al Boletín Procesal para identificarlo como Boletín Jurisdiccional.

El artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ha normado, desde su promulgación, el momento en que surten sus efectos las notificaciones dentro del juicio contencioso administrativo; este artículo no fue reformado. Ahora tenemos dos disposiciones con igual propósito pero diferente contenido: el citado artículo 70, que señala que las “notificaciones surtirán sus efectos, el día hábil siguiente a aquél en que fueren hechas” sin mayores distinciones; y el artículo 65 que distingue entre notificaciones personales y notificaciones realizadas por Boletín Jurisdiccional y contiene reglas diferentes sobre el momento en que la notificación surte efectos, dependiendo de cómo se hubiese notificado el acto.

La aparente contradicción en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo puede ser superada si interpretamos el artículo 70 como la regla general y el artículo 65 como la regla especial. Lo que me parece incomprensible es que el legislador hubiese regulado el momento en que las notificaciones surten efectos en el nuevo artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en vez de hacerlo en el artículo 70, que es el destinado a ese propósito; y además, dejaron el artículo 70 de la ley sin cambio alguno, lo que genera una aparente incongruencia que exige una tarea interpretativa que podía haberse evitado.

De manera similar, el artículo 74, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ha sido la disposición que señala el momento en que los plazos comienzan a correr, indicando que “empezarán a correr a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación”. Ahora, el nuevo artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo también regula cuándo empiezan a correr los plazos. Afortunadamente, no hay inconsistencias de contenido entre los artículos 65 y 74, fracción I, de la ley. Lo que no termino de comprender es la necesidad de tener dos disposiciones diferentes para la misma figura jurídica.

[1] Boletín de Prensa 12/2016 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, fechado el 13 de junio de 2016. Versión en línea: http://www.tfja.mx/images/pdf/comunicacion_social/boletines/2016/Boletin_12_2016_TFJFA.pdf. Consultado el 11 de agosto de 2016.

[2] Artículo 13, fracción I, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado según publicación en el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio de 2016.

[3] Artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado según publicación en el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio de 2016.

[4] Artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado según publicación en el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio de 2016.

[5] Artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado según publicación en el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio de 2016.

[6] Artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado según publicación en el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio de 2016.

[7] A partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, reformado según publicación en el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio de 2016.

[8] Artículo 66 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado según publicación en el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio de 2016.

[9] Artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado según publicación en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 2010. Esta disposición no sufrió cambios con la reforma publicada el 13 de junio de 2016.

[10] Artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado según publicación en el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio de 2016.

[11] Artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado según publicación en el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio de 2016.

[12] NORMAS PROCESALES. SON APLICABLES LAS VIGENTES AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA ACTUACIÓN RELATIVA, POR LO QUE NO PUEDE ALEGARSE SU APLICACIÓN RETROACTIVA, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Mayo de 2009, p. 273.

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Los derechos de autor, y concretamente los derechos patrimoniales de autor, son esencialmente temporales, y su vigencia ha ido cambiando con el tiempo en las diferentes legislaciones. Por tratarse de derechos sustantivos, las prerrogativas a la explotación exclusiva de la obra caducan cuando se cumple el término establecido en la ley aplicable.

La incorporación de nuevos y más extensos plazos de protección a las obras intelectuales en las diferentes leyes no ha sido uniforme. El propósito del artículo es mostrar que coexisten y han coexistido a lo largo de los años diferentes plazos de vigencia de derechos patrimoniales de autor, como consecuencia de la ausencia de una técnica legislativa consistente. Desarrollando esta idea, el fundamento para afirmar la vigencia al año 2014 de los derechos patrimoniales de autor en México de los autores fallecidos en 1981 o antes de ese año es, por decir lo menos, cuestionable.

Los Códigos Civiles de 1870[1] y 1884[2] regularon la “propiedad literaria”, la “propiedad dramática” y la “propiedad artística”, así como la represión de la falsificación, en los Capítulos II al VII del Título Octavo[3] del Libro Segundo “De los bienes”, en ambos códigos. La vigencia de los derechos en el caso de la propiedad literaria, dramática y artística era la vida del autor más treinta años contados desde su muerte (artículos 1,253, 1,284 y 1307, del Código Civil de 1870 y 1,138, 1,169 y 1,192 del Código Civil de 1884).

En el Código Civil de 1928[4], la regulación del derecho de autor ya no aparece dentro de un título dedicado al trabajo, sino en un título especial (Título Octavo) correspondiente al Libro Segundo “De los bienes”. Los artículos 1,181, 1,183, 1,186, 1,242 y 1,244 del Código Civil de 1928 señalaban un plazo de exclusividad de cincuenta años para la publicación, reproducción y traducción exclusivas de obras científicas; de treinta años para obras literarias, arquitectónicas, plásticas, musicales y artísticas en general; y veinte años respecto a la representación o ejecución de obras teatrales y composiciones musicales, contados a partir de la fecha en que la administración concediese dicha prerrogativa por medio del registro de la obra.

El artículo 8º de la Ley Federal Sobre los Derechos de Autor de 1947[5], que no enlistaba de forma separada derechos morales y derechos patrimoniales, señaló que la vigencia de los derechos de autor era igual a la vida del autor más 20 años después de su muerte. En el caso de las obras anónimas, la protección era por 30 años a partir de su creación, si el autor no se daba a conocer antes del vencimiento de este plazo.

El legislador amplió posteriormente el término de los derechos de autor en la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1956[6], que tampoco distinguió expresamente entre derechos patrimoniales y derechos morales. El artículo 20 de la Ley Federal Sobre el Derecho de Autor de 1956 contempló, como regla, que los derechos de autor tenían una vigencia igual a la vida del autor más 25 años después de su muerte, y excepcionalmente dicho plazo podía ser de 30 años a partir de la muerte del autor, en la caso de obras póstumas. Otra excepción la constituyeron las obras anónimas, en donde los derechos de autor tenían una vigencia de 30 años, comenzando en la fecha de su publicación si el autor no se daba a conocer antes. También quedaron protegidas por 30 años las obras hechas al servicio de la Federación, estados o municipios.

Las reformas de 1963 a la Ley Federal sobre el Derecho de Autor fueron tan profundas que, prácticamente, puede hablarse de una nueva ley; incluso cambió el nombre del ordenamiento a Ley Federal de Derechos de Autor[7]. En esta ley, el legislador tampoco introdujo expresamente la distinción, ya entonces presente pero aún doctrinal[8], de derechos morales y derechos patrimoniales. Conforme el artículo 23 de la Ley Federal de Derechos de Autor de 1963, la vigencia de los derechos de explotación en exclusiva de la obra fue extendida a la vida del autor más treinta años a partir de la fecha de su muerte; tratándose de obras póstumas, 30 años a partir de la fecha de la primera edición de la obra; para la obra anónima, 30 años contados desde el día en que se publique por vez primera, a menos que el autor se diera a conocer antes; 30 años a partir de su publicación de las obras elaboradas al servicio de la federación, los estados o municipios.

En 1982, el Congreso de la Unión reformó la Ley Federal de Derechos de Autor[9]. Entre otras modificaciones, el legislador incrementó el plazo de vigencia de los derechos a la explotación de la obra a la vida del autor más 50 años contados a partir de su fallecimiento; en el caso de las obras póstumas, el plazo de los derechos fue extendido a 50 años, contados desde la primera edición, y 50 años para las obras anónimas desde la primera publicación, si el autor no se daba a conocer previamente.

Es muy importante destacar que los artículos Cuarto Transitorio de la Ley Federal sobre los Derecho de Autor de 1947 y Tercero Transitorio de la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1956, dispusieron que, en los casos en que el plazo de caducidad los derechos de explotación estuviese corriendo al momento de la entrada en vigor de la ley, el plazo más amplio previsto esas nuevas leyes sería el aplicable; es decir, tanto la ley de 1947 como la de 1956 contemplaron la aplicación retroactiva del nuevo plazo de protección ahí señalados.

A diferencia de los ordenamientos de 1947 y 1956, las disposiciones transitorias de la Ley Federal de Derechos de Autor de 1963, y de la reforma de 1982, omitieron prever la aplicación retroactiva de los nuevos plazos de vigencia de los derechos de autor establecidos en dicho ordenamiento y reforma.

Interpretando el artículo 14 Constitucional, una norma puede válidamente aplicarse de forma retroactiva en tanto no se haga en perjuicio de alguna persona. Sin embargo, excepto en los casos de normas penales o administrativas en los que el Estado ejerce atribuciones punitivas o sancionadoras[10], la aplicación retroactiva de la ley no es automática, aún si con ello pretende alcanzarse un beneficio; es necesario que la misma ley prevea explícitamente su retroactividad para regular los efectos y consecuencias legales de actos y hechos jurídicos acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva norma[11].

Sin disposiciones transitorias o sustantivas que autoricen la aplicación retroactiva de los plazos de vigencia de los derechos de autor señalados en la Ley Federal de Derechos de Autor de 1963 y la reforma de 1982, encuentro muy difícil sostener que los derechos de explotación exclusiva de la obra de un autor fallecido bajo el imperio de la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1956 extendieron su plazo de vigencia al contemplado en la legislación de 1963 o en la reforma de 1982.

Bajo esta óptica, los derechos de autor relacionados con la reproducción de las obras de un autor fallecido en el mes de octubre de 1963 se habrían extinguido en 1988, de acuerdo a la norma (ley de 1956) y término (25 años después del fallecimiento) vigentes en la fecha de la muerte del autor.

De la misma forma, el plazo del derecho a explotar en exclusiva la obra de un autor fallecido bajo la Ley Federal de Derechos de Autor de 1963, pero con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma de 1982, se rigió por el texto original de ese ordenamiento, sin beneficiarse de la extensión del plazo prevista en la mencionada reforma, en atención a que ésta no previó su aplicación retroactiva. En este orden de ideas, los privilegios a la explotación en exclusiva de la obra de un autor fallecido en 1966 habrían prescrito irremediablemente en 1996, es decir, treinta años después de su muerte.

La actual Ley Federal del Derecho de Autor fue publicada el 24 de diciembre de 1996[12], y entró en vigor el 24 de marzo de 1997, es decir, a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, según lo dispuso el artículo Primero Transitorio. La Ley Federal del Derecho de Autor sí establece de forma explícita la diferenciación entre derechos morales y derechos patrimoniales de autor, y contempló que la vigencia de los segundos sería de 75 años a partir de la fecha de fallecimiento del autor, de conformidad con el artículo 29, fracción II. Los derechos patrimoniales sobre obras póstumas y las realizadas al servicio de la federación, las entidades federativas o los municipios, quedaron protegidas por 75 años después de la fecha de divulgación

Sin embargo, a semejanza de la legislación autoral de 1963, la ley de 1996 fue omisa en prever la aplicación retroactiva del plazo de vigencia aumentado de los derechos patrimoniales de autor.

Posteriormente, la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor publicada el 23 de julio del año 2003[13], y que comenzó a surtir efectos al día siguiente, amplió la vigencia de los derechos patrimoniales de autor a 100 años, contados a partir de la fecha de muerte del autor.

Técnicamente, la reforma de 2003 es una de las más deficientes que he leído. El legislador, de forma aparentemente involuntaria, suprimió los incisos a) y b) de la fracción II, del artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que hacían mención de las obras póstumas y las elaboradas al servicio oficial de la federación, los estados y municipios. A partir de 2003, el texto del artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor contempla un plazo de vigencia de derechos patrimoniales de 100 años contados a partir de la muerte del autor, y 100 años a partir de la divulgación de la obra, ya sin precisar que este último término se relaciona con las obras póstumas y las elaboradas al servicio oficial de la federación, entidades federativas y municipios. Han transcurrido más de diez años después de publicado el decreto de reforma de 2003, sin fe de erratas ni una nueva reforma que subsane el error en que el legislador incurrió al suprimir los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 29 de la Ley Federal del Derechos de Autor.

Por último, y también a semejanza de lo ocurrido con la reforma de 1982 a la ley de 1963, el decreto de 2003 que reformó la Ley Federal del Derecho de Autor de 1996, ampliando la vigencia de los derechos patrimoniales de autor a 100 años a partir de la fecha de muerte del autor, no previó su aplicación retroactiva.

Como anoté anteriormente, las leyes pueden aplicarse retroactivamente, pero si no se trata de disposiciones que imponen sanciones penales o fiscales, la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del titular de un derecho es una circunstancia excepcional que debe estar prevista expresamente en la legislación, por lo que no encuentro sustento para afirmar que el plazo señalado en la Ley Federal del Derecho de Autor a partir de la reforma legislativa de 2003 puede hacerse valer retroactivamente.

El plazo de vigencia de los derechos patrimoniales de autor fue objeto de la pregunta Q235 de la AIPPI hace menos de un año. Lamentablemente, la fundamentación de la aplicación retroactiva de los plazos de vigencia de estos derechos no fue objeto de análisis en la respuesta a la Q235, por lo que me parece se perdió una buena oportunidad para reflexionar públicamente este tema.

Conclusión

Así las cosas, mi opinión es que actualmente tenemos corriendo, simultáneamente, tres diferentes plazos de vigencia de derechos para la explotación exclusiva de obras, los cuales dependen de la legislación que estuvo vigente en la fecha de muerte del autor:

A. Para obras de autores fallecidos el 11 de enero de 1982, o antes, la vigencia de los derechos de explotación exclusiva de la obra caducaron el 11 de enero de 2012.

B. Para obras de autores fallecidos entre el 12 de enero de 1982 y el 23 de marzo de 1997, la vigencia de los derechos de explotación exclusiva de la obra es de cincuenta años a partir de la fecha de muerte.

C. Para obras de autores fallecidos entre el 24 de marzo de 1997 y el 23 de julio de 2003, la vigencia de los derechos patrimoniales de autor es de 75 años contados a partir de la fecha de muerte del autor.

D. Para obras de autores fallecidos a partir del 24 de julio de 2003, la vigencia de los derechos patrimoniales de autor es de 100 años contados a partir de la fecha de muerte del autor.

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La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (SEPI) del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa) ha consistentemente aceptado que los actores hagan valer argumentos novedosos que no fueron puestos a la consideración de la autoridad administrativa, e incluso que ofrezcan pruebas que no fueron exhibidas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y que, por lo tanto, la autoridad administrativa nunca tuvo la posibilidad de tomar en cuenta al momento de resolver. Esto ha ocasionado que la SEPI anule fallos administrativos ajustados a derecho, expedidos en estricta conformidad con lo alegado y probado en sede administrativa, por cuestiones que no se plantearon ni probaron ante el IMPI o el INDAUTOR. La mayoría de los tribunales colegiados en materia administrativa del primer circuito, encargados de revisar las sentencias definitivas de la SEPI a través del juicio de amparo o del recurso de revisión fiscal, han estado conformes con la forma como la Sala ha venido aplicando el principio de litis abierta. No obstante, el Cuarto Tribunal Colegiado ha expresado su desacuerdo con la utilización de la litis abierta en juicios emanados de procedimientos de declaración administrativa de caducidad de marca, en los que el titular del registro marcario se abstuvo de presentar pruebas de uso de la marca atacada en la sede administrativa, y pretende hacerlo ante el tribunal, apelando al principio de litis abierta[2].

La competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el ámbito de aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el principio de litis abierta, no se limitan a la propiedad intelectual. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa goza de competencia en casi la totalidad de las áreas jurídicas en los que la Administración tiene injerencia, y de forma destacada en materia tributaria. Precisamente los antecedentes de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fueron el Código Fiscal de la Federación (en la parte relativa al juicio de nulidad) y el Tribunal Federal de la Federación, y el cambio en la interpretación de la litis abierta que motiva este artículo surgió en el campo fiscal.

A mediados de 2013, el Semanario Judicial de la Federación publicó la tesis jurisprudencial 73/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[3] que modifica (parcialmente a mi juicio) la jurisprudencia 69/2001.

Sustancialmente, la Segunda Sala ha señalado que, si bien la litis abierta que contempla el artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo permite a los demandantes hacer valer argumentos que no se invocaron en la instancia previa, dicho principio no los faculta a ofrecer pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo.

Evidentemente se trata de un cambio importante respecto a la posición que la Corte venía manteniendo, y he de decir que mis colegas fiscalistas han expresado un fuerte disgusto con esta tesis, al verla como una restricción al derecho a la defensa de los gobernados frente a la Administración. En materia de propiedad intelectual, en cambio, el tema de la litis abierta era fuente de controversia, ya que al existir un considerable número de casos formalmente administrativos pero materialmente jurisdiccionales, en el que la autoridad administrativa (IMPI O INDAUTOR) resuelve una contienda entablada entre dos particulares, la litis abierta ante la SEPI ha sido percibida como una fuente de incertidumbre, al existir la posibilidad de que todo lo actuado en el procedimiento administrativo se vuelva inútil ante la posibilidad de volver a plantear la estrategia probatoria en la etapa jurisdiccional.

Hay algunos puntos que vale la pena comentar sobre la tesis de jurisprudencia 73/2013.

Respecto a la posibilidad de plantear conceptos de impugnación o argumentos que no fueron hechos valer en la instancia o en el recurso administrativo, me parece que la jurisprudencia de la Corte no introduce cambios; la tesis va dirigida sólo al aspecto probatorio y a la posibilidad de ofrecer pruebas ante el tribunal que o fueron ofrecidas en la sede administrativa.

Cualquiera que revise la tesis podrá percatarse que se trata de una interpretación referida primordialmente a las pruebas en materia fiscal, y que su objetivo es evitar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se vea constreñido a sustituir a las autoridades hacendarias en el examen de documentos contables cuyo volumen y complejidad supera las capacidades técnicas del tribunal. Sin embargo, al tratarse de la interpretación de una ley aplicable a la totalidad de los litigios que se tramitan en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, su impacto no se limitará a la materia fiscal y va a afectar a la propiedad intelectual.

Por otro lado, el lenguaje que usa la Sala en la tesis es ambiguo. En un párrafo establece “no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo”. La expresión que llama mi atención es “estando obligado a ello”. La prueba en general es una carga, no una obligación porque no hay acreedor. Incluso hay litigantes que afirman que la prueba es un derecho. ¿Cuándo un particular está, en estricto sentido, obligado a probar?

Una interpretación, que me parece razonable, afirma que la prueba se convierte en una obligación cuando la autoridad administrativa requiere expresamente, dentro del procedimiento administrativo, la presentación de un documento o documentos específicamente identificados. De esta forma, si el actor en el juicio contencioso administrativo tuvo la obligación de exhibir un determinado documento en la instancia administrativa porque la autoridad le requirió su presentación, e incumplió con el requerimiento, entonces ya no tiene derecho a ofrecer dicho documento como prueba ante la instancia jurisdiccional. En el mismo orden de ideas, tratándose de documentos que no fueron materia expresa de un requerimiento de exhibición concreto por parte de las autoridades, el particular tenía la carga, más no la obligación, de presentarlos en la instancia administrativa o recurso respectivos, y por lo tanto no debería tener limitación alguna para ofrecerlos ante el órgano jurisdiccional conforme al principio de litis abierta.

Sin embargo, mi impresión es que los tribunales colegiados van a dar a la jurisprudencia 73/2013 una interpretación más amplia que la que propongo arriba, en el sentido de que, en el juicio contencioso administrativo federal, los demandantes pueden hacer valer argumentos y violaciones no invocados en las instancias previas, sin poder ofrecer más pruebas que las ofrecidas en la instancia o recurso administrativos. Por ejemplo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito aplicó de forma amplia ates descrita la jurisprudencia 73/2013 al sentenciar en el juicio de amparo directo DA 552/2013 (Actualización 5 de abril de 2020: El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo directo número  477/2015, dio una interpretación a la jurisprudencia 73/2013 restringida (en algunos aspectos similar a la que propongo), al señalar que no es aplicable en un juicio contencioso administrativo vinculado a un procedimiento de declaración administrativa de infracción ante el IMPI[4]).

El principio de litis abierta en el juicio contencioso administrativo seguramente seguirá evolucionando, y espero que los tribunales y la misma Sala publiquen tesis que atemperen la interpretación amplia que se ha dado a esta relativamente nueva jurisprudencia 73/2013.

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El ACTA es un tratado internacional que tiene en los Estados Unidos a uno de sus principales promotores, y su objeto es fundamentalmente combatir “el comercio ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales”.

El ACTA es un tratado internacional que ha resultado sumamente polémico, no solo en México sino en varios de los países y áreas donde se ha propuesto su adopción. Uno de los ejemplos mas sonados es el rechazo de este tratado por parte del Parlamento Europeo, no obstante el apoyo al mismo por parte de la Comisión Europea.

Haciendo a un lado, por el momento, las posibles ventajas y riesgos que pueda entrañar el ACTA hay dos situaciones que me inquietan con motivo de la firma del ACTA por parte del embajador de México en Japón a nombre del Estado Mexicano: Primero, que el Presidente de la República, como responsable en última instancia de la firma del ACTA, haya decidido ignorar la oposición a que dicho tratado fuese suscrito expresada por otros órganos estatales intrínsecamente relevantes; segundo, que todavía prevalezca la idea de que Internet es un “medio libre” ajeno a la regulación estatal.

1. La firma de ACTA a pesar de la oposición de órganos del Estado mexicano.

La Cámara de Senadores, a través del Grupo Plural de Trabajo para analizar el tema referente al Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones, exhortó expresamente al Poder Ejecutivo Federal para que se abstuviera de firmar el ACTA.

La oposición del Senado me parece particularmente relevante porque será precisamente la Cámara de Senadores la encargada de ratificar el ACTA. Tampoco debemos olvidar que a partir del 1º de septiembre de 2012 habrá una nueva integración del Senado. Tal vez el Ejecutivo Federal pensó que en la nueva Cámara de Senadores, una vez pasadas las elecciones, habrá un ambiente mas favorable al ACTA que en la actual.

Por otro lado, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) también se manifestó en contra de la firma del ACTA. De acuerdo al comunicado de prensa 65/2010, la COFETEL señaló que el ACTA “podría impactar negativamente las tasas de penetración y la evolución general de la industria de internet nacional”.

En entrevista concedida a la periodista Carmen Aristegui, el Director General del IMPI descalificó la posición de COFETEL con un argumento formal, señalando que no había constancia de que el pleno de la COFETEL hubiese aprobado el contenido del comunicado contrario al ACTA y que COFETEL omitió ratificar por escrito la opinión sobre la firma del ACTA cuando el IMPI así lo solicitó. De lo anterior podemos entender que la Presidencia de la República (no el IMPI en realidad) decidió simplemente desatender las conclusiones del órgano regulador en materia de telecomunicaciones, no obstante la intención explícita de ACTA de incidir en medios digitales.

Es de llamar la atención que en el último tramo se su administración, en menos de dos meses el Ejecutivo Federal haya tomado pasos concretos dirigidos a convertir dos tratados internacionales (Protocolo de Madrid y ACTA) de contenido más o menos polémico y relacionados con propiedad intelectual en derecho positivo en México, con el elemento adicional que la aprobación del Senado a la adhesión al Protocolo de Madrid (México no ha depositado el instrumento de adhesión y no esta claro cuándo lo hará) y la firma de ACTA se llevaron a cabo de forma un tanto sorpresiva.

Si bien el IMPI lleva al menos un año difundiendo información acerca del Protocolo de Madrid, al 5 de septiembre de 2011 la Secretaría de Relaciones Exteriores parecía no tener información acerca de la posible adhesión de México al Protocolo de Madrid; no obstante, la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) envió en abril de 2012 la propuesta de adhesión al Senado, misma que fue rápidamente aprobada por esa Cámara.

De la misma forma, después de que el Senado y la Cofetel emitieron opiniones desfavorables al ACTA, parecía que ese tratado internacional tenía poco futuro en México, y sin embargo el Ejecutivo Federal se decidió a firmarlo sin aviso previo.

Actualización 3 de agosto de 2012: Ahora que el Secretario de Economía ha revelado que la aprobación del Protocolo de Madrid fue una concesión del gobierno mexicano a los Estados Unidos a cambio del apoyo de éste al ingreso de México al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica o TPP, no nos debería tomar por sorpresa enterarnos en el futuro que la firma del ACTA también fué parte de las negociaciones vinculadas al TPP.

2. Internet como “medio libre”

En la misma entrevista radiofónica, Carmen Aristegui sugiere que Internet es un “medio libre”, donde debería imperar la libre e irrestricta circulación de ideas y contenidos.

Lo expresado por la periodista refleja una opinión todavía muy difundida acerca de la ausencia de normas dentro de la Internet, como si se tratase de otro planeta inalcanzable para la potestad estatal.

Sin duda la Internet es una ambiente donde impera una enorme libertad para expresar las ideas; este blog es un ejemplo. Sin embargo la libertad y derechos de la persona terminan donde comienzan la libertad y derechos de los demás.

Lo anterior cobra especial importancia cuando hablamos de la circulación de contenidos, y por ende, de obras, en la Internet. La libertad que debe imperar en Internet no debe entenderse como una licencia para infringir derechos ajenos. La libertad de expresión y el derecho a la libre manifestación de la ideas merecen ser alentadas, pero una cosa es el derecho a expresar mis propias ideas y obras y otra muy diferente el pretender tener derecho a expresar y comunicar las ideas y contenidos ajenos, sobre todo cuando el titular de los contenidos ajenos está en desacuerdo con su libre divulgación.

La libre circulación de contenidos y obras en a red de redes debe ser sancionada cuando dicha circulación es contraria a la voluntad de sus autores, incluso si se hace sin lucro. El reproducir o transmitir gratuitamente contenidos y obras sin autorización de sus autores o titulares de derechos podrá no ser delito, pero sigue siendo una conducta ilegal y violatoria de derechos. Lamentablemente, esto no parece acabar de entenderse en favor de una mal entendida libertad en la Internet.

No hay duda que México debe mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, pero las leyes y los tratados no son suficientes por sí mismos para modificar la realidad. Lamentablemente en nuestro país el estado de derecho continua siendo una aspiración porque no hay certeza sobre el cumplimiento de las normas. En el campo de la protección de la propiedad intelectual en México y la represión de las conductas que atentan contra ella, las leyes existentes actualmente son razonablemente buenas, pero no son eficaces. A nuestras autoridades les faltan recursos materiales y técnicos, pero también voluntad para aplicar la ley. Claro, no es fácil encontrar voluntad para aplicar vigorosamente las normas represivas de la piratería cuando la sociedad considera la piratería y la falsificación de productos, salvo algunos casos, como faltas menores.

La motivación para consumir bienes falsificados es muy grande, y en tanto exista demanda tendremos oferta, sin importar las leyes o tratados internacionales o que tan duramente se castiguen estas conductas. Es necesario educar a la gente para que se dé cuenta no sólo de la importancia de proteger y respetar los derechos de propiedad intelectual sino para que aprenda que la propiedad intelectual reporta beneficios tanto a la sociedad en su conjunto como a los individuos que la integran. De otra forma, será una lucha que no podremos ganar.

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El presente estudio tiene como objeto analizar, desde la perspectiva del derecho privado, algunos aspectos del contrato de licencia de derechos de propiedad intelectual a la luz del derecho positivo mexicano.

Para efectos de este texto, por derechos de propiedad intelectual se entenderán los derechos patrimoniales sobre las obras intelectuales y reservas de derechos reguladas por la Ley Federal del Derecho de Autor, los derivados de patentes y demás registros reconocidos por la Ley de la Propiedad Industrial, los secretos industriales y los emanados del título de obtentor de una variedad vegetal protegida por la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Los contratos de licencia, incluso limitados a las figuras mencionadas en el párrafo anterior, pueden presentar diferentes particularidades, dependiendo de su objeto. Este trabajo es un esfuerzo sistematizador que busca identificar los elementos comunes a todos los contratos de licencia pero desde luego no pretende agotar el tema.

Es importante reiterar que en este artículo no abordaré el estudio de las licencias respecto de los nombres comerciales (publicados o no) ni sobre invenciones o signos distintivos objeto de solicitudes de patente y de registro en trámite, así como reservas de derechos solicitadas pero pendientes de otorgamiento, por presentar peculiaridades que ameritan un tratamiento aparte. También excluyo del presente estudio la autorización de uso de las denominaciones de origen, dado que el titular de éstas es el Estado Mexicano y la naturaleza privada de las autorizaciones de uso de dichos signos distintivos me parece muy discutible.

Tampoco haré referencia a la licencia sobre la imagen de las personas. Desde mi perspectiva, la imagen no es un derecho intelectual, sino un derivado de los derechos de personalidad, aunque como consecuencia de su naturaleza inmaterial y patrimonial, con frecuencia se le incluye como parte del mundo de la propiedad intelectual.

En cambio, incluyo como materia del estudio la licencia sobre el secreto industrial, no obstante tratarse de una figura de naturaleza jurídica distinta a las demás reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial, ya que no se trata de un derecho oponible erga omnes (un estudio más completo sobre la naturaleza jurídica del secreto industrial será materia de otro artículo).

Finalmente, todas las menciones del Código Civil se refieren al Código Civil Federal, dada la supletoriedad de dicha ley a la materia mercantil.

I. DEFINICIÓN

Los ordenamientos positivos vigentes en México no establecen una definición del contrato de licencia, situación que no es de ninguna manera criticable. La ley tiene como objeto regular conductas humanas, no enseñar derecho, por lo que la definición, en este caso, corresponde a la doctrina.

Esta parte del estudio se limitará a citar algunas de las definiciones del contrato de licencia ya existentes y una vez expuestas algunas ideas sobre los elementos de existencia y validez de esta figura, se propondrá una definición, correspondiendo al lector hacer su propio juicio al respecto.

El diccionario de la Real Academia Española define licenciacomo facultad o permiso de hacer una cosa. Documento en que consta la licencia. Abusiva libertad de decir u obrar. Grado de licenciado. claustro de licencias. Las que se dan a los eclesiásticos por los superiores para celebrar, predicar, etc., por tiempo indefinido. licencia absoluta. La que se concede a los militares, eximiéndolos completamente del servicio. de artes. Junta particular que en la Universidad de Alcalá formaban los sujetos que por designación de claustro pleno examinaban a los bachilleres de ella, hallándolos hábiles, arreglaban el rótulo o graduación de preferencia con que habían de tomar el grado de licenciado. Poética. Cada uno de ciertas infracciones de las leyes de lenguaje o del estilo que pueden cometerse lícitamente en la poesía, por haberlas autorizado el uso con aprobación de los doctos. Primero, segundo, etc. En licencias. En la Universidad de Alcalá decíase de los sujetos que en las licencias se señalaban para que recibiesen por este orden el grado de una facultad. Tomarse uno licencia. Hacer por sí e independientemente una cosa sin pedir licencia o facultad que por obligación o cortesía se necesita para ejecutarla¹.

Por otro lado, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual señala que licenciaes Permiso. Autorización. Vacación. Documento donde consta la facultad de obrar con mayor o menor amplitud; es decir la iniciativa o libertas concedida en un asunto, acto u operación², entre otros conceptos menos relevantes para este estudio.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha definido la licencia como la autorización concedida por el autor u otro titular del derecho de autor (licenciante) al usuario de la obra (licenciatario) para usar ésta en una forma determinada y de conformidad con unas condiciones convenidas entre ambos en el contrato pertinente (acuerdo de licencia)³ y también como un contrato que autoriza al licenciatario a hacer algo que, en la ausencia de la licencia, normalmente constituiría una infracción a los derechos de propiedad intelectual del licenciante⁴.

En doctrina extranjera se ha definido la licencia (de marcas) como el otorgamiento del derecho a usar una marca de bienes o de servicios por el propietario de la marca a otro bajo términos y condiciones específicas⁵. En España, Antonio Roncero define el contrato de licencia como el contrato en virtud del cual un sujeto titular de un derecho de propiedad industrial (licenciante) autoriza a otro (licenciatario) la utilización o explotación del bien inmaterial protegido con dicho derecho generalmente a cambio de un precio⁶, mientras que la Dra. Martín Aresti define a la licencia, refiriéndose concretamente a las patentes, como aquel contrato consensual de carácter duradero en virtud del cual el titular de una patente u otra persona que este facultada para ello, otorga un derecho de disfrute sobre la patente que se traduce en un derecho positivo a la explotación de la invención que la patente protege, con el alcance contractualmente establecido y a cambio de una contraprestación⁷.

De lo anterior se impone hacer una primera distinción: la licencia como contrato y la licencia como la facultad de usar o explotar un derecho de propiedad intelectual perteneciente a otro.

El elemento común que comparten todos los conceptos antes transcritos es la “autorización” otorgada a una persona para llevar a cabo una conducta determinada; en este caso, dicha conducta autorizada estaría relacionada con un derecho de propiedad intelectual.

El análisis de la licencia que a continuación se presenta se llevará a cabo sobre la base del anterior elemento común, y en las disposiciones de nuestros ordenamientos legislativos.

II. LA LICENCIA COMO NEGOCIO JURÍDICO

La doctrina⁸ ha definido al negocio jurídico como la manifestación o declaración externa de voluntad de la que nacen, se transmiten, modifican o extinguen derechos y obligaciones regulados por el derecho, emanando sus consecuencias jurídicas primordialmente de la voluntad de las partes. Se trata de una especie del género acto jurídico.

Ahora bien, los negocios jurídicos pueden originarse de manifestaciones unilaterales o bilaterales de voluntad. Ejemplo de un negocio jurídico emanado de una manifestación unilateral de voluntad es el testamento, mientras que el típico ejemplo de un negocio jurídico bilateral, en el que existe una concurrencia de voluntades, es el contrato.

Parece obvio que la licencia es un negocio jurídico. Se trata de una manifestación externa de la voluntad por virtud de la cual nacen y se transmiten derechos y obligaciones dentro de un ordenamiento legal, siendo dichos efectos jurídicos consecuencia de la voluntad expresada.

Sin embargo, hay que determinar si la licencia es un negocio jurídico bilateral, es decir un contrato, o si por el contrario, estamos ante un negocio jurídico unilateral. ¿Será esencial la concurrencia de voluntades para la existencia de la licencia, o sólo se requiere la declaración unilateral de voluntad de una persona para su perfeccionamiento?

Para dar respuesta, hay que revisar las normas legislativas que regulan específicamente la licencia contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la Ley Federal de Variedades Vegetales.

El primer párrafo del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece:

Art. 30.- El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, conforme a lo establecido por esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. En ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la determinarán los tribunales competentes.

Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente, por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho.

La anterior disposición poco nos dice sobre la naturaleza bilateral o unilateral del negocio jurídico denominado licencia. Si bien es cierto que el numeral en cuestión menciona negocios jurídicos bilaterales como lo son los contratos y los convenios, lo hace en referencia a las transmisiones de derechos patrimoniales de autor, y no a las licencias, las cuales son tratadas aparte.

Por lo que hace a las reservas de derechos, si bien la Ley Federal del Derecho de Autor no prevé expresamente la posibilidad de otorgar licencias sobre esta figura jurídica, el artículo 181 de la Ley sí contempla que su titularidad sea transmitida. Atendiendo al principio de que quien puede lo más, puede lo menos, me parece que no hay obstáculo para afirmar que las reservas de derechos pueden ser objeto de licencia, aunque ciertamente no habría fundamento para sostener que dicha licencia sería inscribible en el Instituto Nacional del Derecho de Autor para surtir efectos frente a terceros adquirentes de buena fe. En este mismo orden de ideas, la ley autoral mexicana no nos proporciona elementos para aseverar que la licencia que tiene por objeto una reserva de derechos es un negocio jurídico bilateral o unilateral.

A diferencia de la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial es clara respecto a la naturaleza bilateral que le atribuye a la licencia. En efecto, los artículos 63 y 136 de esa Ley establecen que los titulares de patentes, registros de marcas (y por analogía los titulares de registros de diseños industriales, modelos de utilidad, circuitos integrados y avisos comerciales) podrán otorgar mediante convenio licencia para el uso de sus derechos:

Art. 63. El titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación…

Art. 136. El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca.

Los dos artículos en comento señalan clara y expresamente que la licencia es un negocio jurídico bilateral, al mencionar que se trata de un convenio, aunque lo técnicamente correcto sería señalar que estamos ante un contrato. Como quiera que sea, la Ley de la Propiedad Industrial no deja lugar a dudas respecto a la naturaleza bilateral del negocio jurídico denominado licencia cuando tiene por objeto patentes y demás registros reconocidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

En cambio, el artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial, referente a secretos industriales, si bien contempla la posibilidad de que el poseedor del secreto industrial autorice a un tercero su uso, omite precisar si dicha autorización debe ser contractual.

Art. 84.- La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Los convenios que menciona el segundo párrafo del artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial son contratos de prestación de servicios por los que se brinda asistencia técnica y capacitación, no propiamente licencias de secretos industrial. Sin embargo, es posible deducir de esta disposición que los contratos de asistencia técnica pueden contener de forma accesoria licencias de secretos industriales, las cuales tendrán naturaleza contractual, y por lo tanto se trata de negocios jurídicos bilaterales.

La Ley Federal de Variedades Vegetales también contempla el otorgamiento de autorizaciones, para que terceros exploten los derechos emanados del título de obtentor, aunque no las denomina licencias:

Art. 4º.- Los derechos que esta ley otorga a los obtentores de variedades vegetales son los siguientes:

…

II. Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Estos derechos tendrán una duración de…

Del texto de la fracción II del artículo 4º de la Ley Federal de Variedades Vegetales se puede desprender que también este ordenamiento considera a la licencia como un negocio jurídico bilateral, específicamente un contrato, toda vez que exige la existencia de consentimiento para que un tercero pueda explotar los derechos sobre las variedades vegetales, y el consentimiento implica concurrencia de voluntades.

Es cierto que la Ley de la Propiedad Industrial establece las llamadas licencias obligatorias y de utilidad pública y la Ley Federal de Variedades Vegetales la licencia de emergencia, pero estas figuras merecerían un estudio aparte, toda vez que en su celebración es ajena a la voluntad del titular de los derechos de propiedad intelectual involucrados.

De la misma forma, y como se advirtió al inicio de este texto, la Ley de la Propiedad Industrial prevé la celebración de licencias respecto a invenciones y marcas que se encuentran en trámite. Sin embargo, este tipo de contratos, al tener como objeto un bien inmaterial respecto del cual no se ha constituido aún derecho de exclusividad alguno, presenta características únicas que merecen tratarse en un estudio aparte.

En mi opinión, el hecho que la naturaleza bilateral del negocio jurídico denominado licencia no se desprenda claramente del texto de la Ley Federal del Derecho de Autor o de la Ley de la Propiedad Industrial por lo que respecta a los secretos industriales, no significa que la naturaleza de dichos actos sea diferente de la de los previstos en la Ley Federal de Variedades Vegetales y Ley de la Propiedad Industrial para la patente y demás registros.

Suponer que la licencia de derechos de autor o de secretos industriales puede nacer de una declaración unilateral de voluntad implicaría el aceptar la existencia de obligaciones a cargo del titular del derecho, sin la presencia de un sujeto acreedor, el licenciatario en este caso. En ausencia de un sujeto que válidamente pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones del licenciatario, la manifestación de voluntad no produce vínculo jurídico alguno.

El vínculo jurídico es un elemento esencial de la obligación⁹. Si de la manifestación unilateral de voluntad cuyo contenido es autorizar el uso de un derecho de propiedad intelectual, no nace vínculo jurídico, y por tanto ninguna obligación, debe concluirse que dicha manifestación unilateral de voluntad es insuficiente, por sí sola, para el perfeccionamiento de la licencia.

Por lo tanto, soy de la opinión que para el nacimiento de la licencia, es necesario el concurso de voluntades; es decir, el consentimiento, por lo que debe considerarse que la licencia es un negocio jurídico bilateral, y específicamente un contrato, por lo que el resto del desarrollo de este estudio tendrá como objeto analizar la licencia como un contrato. En este contrato, el titular de los derechos de propiedad intelectual es denominado licenciante y el autorizado es denominado licenciatario.

III. EL CONTRATO DE LICENCIA

A. Clasificación

Las clasificaciones tienden a ser arbitrarias. Se guían por presupuestos que varían de autor a autor. En este apartado se mencionarán sólo algunas de las más usuales, sin que con ello se pretenda agotar el tema.

1. La licencia es un contrato bilateral, es decir, tanto el licenciatario como el licenciante adquieren derechos y obligaciones.

Además, el contrato de licencia puede considerarse sinalagmático si “las obligaciones que nacen a cargo de una y otra parte tienen una interdependencia recíproca”¹⁰. La interdependencia de las obligaciones que nacen del contrato parece propia de la naturaleza de la licencia, pero no lo considero una característica esencial de la licencia.

2. Es un contrato conmutativo, toda vez que “las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause éste”¹¹.

3. Respecto a la clasificación que hace el Código Civil con relación al beneficio económico contenido en el artículo 1837, no es posible afirmar categóricamente que la licencia sea un contrato oneroso o gratuito.

Por regla general, la onerosidad o gratuidad de la licencia depende única y exclusivamente de la voluntad de las partes, y no de la esencia del contrato.

Desde luego, no puedo ignorar que la doctrina le da enorme relevancia a la existencia de una contraprestación de parte del licenciatario. Tampoco podemos perder de vista que la licencia reviste, por regla general, carácter mercantil. En consecuencia, parecería adecuado afirmar que la licencia es un contrato por naturaleza oneroso. El problema que veo en sostener la naturaleza –que no esencia- onerosa del contrato de licencia es que en ausencia de estipulación expresa entre las partes, no contamos con una norma que supla el silencio de los contratantes para establecer la existencia de una contraprestación.

Cabe destacar que en materia de derechos de autor, la Ley Federal del Derecho de Autor exige que la cesión de derechos patrimoniales de autor sea siempre onerosa, pero no indica nada con relación a la licencia, por lo que sostengo que la licencia de derechos de propiedad intelectual puede ser onerosa o gratuita, según lo estipulen las partes que intervienen, y si las partes no manifiestan nada acerca de la contraprestación, el contrato será gratuito.

4. Es un contrato atípico y nominado. Si bien recibe una denominación específica en varias de las leyes que hemos mencionado, la regulación del negocio en la legislación resulta insuficiente para establecer que existe una verdadera “disciplina en la legislación respecto a la relación de Derecho Privado entre los particulares que contratan”¹².

Cabe señalar que la Ley Federal de Variedades Vegetales no usa el término licencia, y en materia de Propiedad Industrial, la ley tampoco denomina licencia a la autorización de uso que otorga el titular de un secreto industrial a un tercero.

5. Es un contrato consensual por regla general. En la mayoría de los casos de licencia, el contrato no requiere de formalidad alguna para su validez, perfeccionándose con el mero acuerdo de voluntades.

Existen tres excepciones:

a) El contrato de licencia sobre derechos patrimoniales de autor, el cual es formal, toda vez que el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor dispone que siempre deberá constar por escrito.

b) También debe considerarse formal el contrato de licencia sobre variedades vegetales, el cual, además debe constar en documento otorgado ante fedatario público, de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

c) El contrato de franquicia debe constar también por escrito, conforme el artículo 142 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que la licencia de uso de marca integrada a dicho contrato complejo también deben constar por escrito.

Desde luego es frecuente que los contratos de licencia se hagan constar por escrito, pero dicha forma escrita tiene una finalidad probatoria nada más, sin constituir un elemento de validez del negocio jurídico, con las tres excepciones antes apuntadas.

Por otra parte, la inscripción de los contratos de licencia establecido en la Ley de la Propiedad Industrial para el caso de las patentes y los registros, y que presupone la existencia de un documento escrito, tiene como objeto que el negocio jurídico surta efectos ante terceros. Sin embargo, la falta de inscripción de ninguna manera afecta la validez intrínseca del contrato, tal y como se desprende de lo establecido en los artículos 63 y 136 de la Ley de la Propiedad Industrial. La inscripción de la licencia en el Registro Público del Derecho de Autor tiene como propósito el otorgar publicidad al acto, pero no es un requisito formal de validez de la licencia.

6. Es un contrato principal por lo general, en contrapartida de los contratos preparatorios y accesorios, toda vez “que puede existir en sí y tiene fin propio independiente de los demás”¹³.

Lo anterior desde luego no excluye la posibilidad de que la licencia forme parte de un contrato complejo (franquicia), o incluso que se configure como accesorio a otro que para las partes sea el principal (distribución con una licencia subordinada a la existencia de la primera relación), pero ello no afecta la naturaleza principal del contrato.

7. Por regla general, se trata de un contrato mercantil, y excepcionalmente civil.

Los contratos de licencia que tengan como objeto derechos patrimoniales de autor y reservas de derechos¹⁴, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales¹⁵, secretos industriales¹⁶ y variedades vegetales¹⁷ son contratos mercantiles, independientemente de la calidad de las partes contratantes. Los contratos de licencia que tengan por objeto secretos industriales, patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales y circuitos integrados serán civiles o mercantiles, dependiendo de la calidad de los sujetos que intervengan. Cuando uno de ellos sea comerciante (en el sentido más amplio del término), el contrato será mercantil¹⁸, circunstancia que sin duda debe ser la más frecuente.

El interés por precisar el carácter mercantil o civil del contrato de licencia no es puramente teórico. Las disposiciones supletorias pueden variar, y por ende las obligaciones de los contratantes, dependiendo de si la licencia es mercantil (se aplica supletoriamente el Código de Comercio y luego el Código Civil Federal) o civil (se aplica supletoriamente el código civil local que corresponda), así como la vía y el tribunal competente para resolver controversias.

8. Es un contrato de tracto sucesivoen atención a que los efectos del contrato no se agotan en una prestación única sino que se desenvuelven en prestaciones duraderas en el tiempo¹⁹.

9. Es un contrato intuitu personae, en particular tratándose del licenciatario, toda vez que éste no puede sublicenciar el derecho de propiedad intelectual ni ceder los derechos derivados del contrato de licencia, aplicando por analogía las disposiciones contenidas en el Código Civil respecto del arrendamiento²⁰ y comodato²¹.

B. Negocios jurídicos análogos

1. Mandato. El contrato de licencia se distingue del de mandato primordialmente en que el licenciatario actúa y usa el derecho de propiedad intelectual licenciado por su propia cuenta, y no en nombre y representación del licenciante. Las obligaciones que contrae el licenciatario con terceros como usuario del derecho de propiedad intelectual no obligan directamente al licenciante.

2. Sociedad. El contrato de licencia se distingue del de sociedad en que el contrato de licencia no crea una persona jurídica nueva distinta del licenciante y del licenciatario, ni tampoco hay una aportación conjunta de bienes y servicios para la realización de una finalidad común.

3. Usufructo. El contrato por virtud del cual se establece un usufructo es generador derechos real, mientras que de la licencia únicamente emanan derechos personales a favor de las partes.

4. Arrendamiento. Probablemente, el contrato que más de asemeja a la licencia onerosa es el arrendamiento. El maestro Lozano Noriega acepta abiertamente la existencia del arrendamiento de derechos y bienes incorpóreos, incluyendo expresamente el arrendamiento de patente²².

Una diferencia insuperable entre los contratos de arrendamiento y licencia es que el contrato de arrendamiento es esencialmente oneroso, es decir, siempre debe pactarse una contraprestación cierta y determinada o determinable a cambio del otorgamiento del uso y disfrute del bien objeto del contrato, mientras que en la licencia dicha contraprestación no es esencial al contrato.

Las normas relativas al contrato de arrendamiento fueron elaboradas teniendo en mente bienes corpóreos, mientras que los derechos de propiedad intelectual son inmateriales. En el caso del arrendamiento parece imposible suponer la existencia de un arrendamiento del mismo bien de forma simultánea en favor de dos personas diferentes, mientras que en el caso de la licencia dicha posibilidad es plenamente aceptable.

Sin embargo, la semejanza estructural entre el contrato de licencia onerosa y arrendamiento es tal, que con frecuencia recurriré a las disposiciones establecidas en el Código Civil para el contrato de arrendamiento de bienes muebles²³ para aplicarlas a la licencia onerosa, en particular lo relativo a las obligaciones de las partes contratantes en el caso de licencias onerosas, de conformidad con los artículos 1858 y 1859 del Código Civil.

En congruencia con lo anterior, las normas aplicables al comodato deben aplicarse a la licencia gratuita para determinar las obligaciones entre las partes, pero ciertamente la licencia gratuita no se identifica con el comodato civil.

5. Licencia obligatoria y licencia de utilidad pública. La Ley de la Propiedad Industrial establece las figuras de la licencia obligatoria y la licencia de utilidad pública, por la que el Estado autoriza a una persona, bajo circunstancias muy precisas, la explotación de una invención patentada por un tercero, sin que dicho tercero titular de la patente haya manifestado su voluntad para el nacimiento de la licencia.

Por otro lado, la Ley Federal de Variedades Vegetales prevé la figura de la licencia de emergencia, análoga a la de utilidad pública, por la que el Estado autoriza a una persona, bajo ciertas condiciones, la explotación de una variedad vegetal sin la voluntad del obtentor.

No es el propósito de este estudio llevar a cabo un análisis profundo de las licencias obligatorias, de utilidad pública y de emergencia. Las licencias obligatorias, de emergencia y de utilidad pública no son en realidad un contrato, sino un acto administrativo, dada la intervención que tiene el Estado, en su carácter de sujeto de derecho público. Por lo tanto, si la licencia obligatoria, de utilidad pública y de emergencia no es contrato, se trata de un acto jurídico muy distinto de la licencia analizada en este texto.

Conviene llamar la atención sobre el artículo 74 de la Ley de la Propiedad Industrial, que distingue entre las licencias contractuales y las obligatorias, lo cual refuerza la afirmación que la licencia obligatoria no es un contrato, sino que se trata de un acto de naturaleza distinta a la licencia objeto de este estudio:

Art. 74.- A petición del titular de la patente o de la persona que goce de la licencia obligatoria, las condiciones de ésta podrán ser modificadas por el Instituto cuando lo justifiquen causas supervenientes y, en particular, cuando el titular de la patente haya concedido licencias contractuales más favorables que la licencia obligatoria. El Instituto resolverá sobre la modificación de las condiciones de la licencia obligatoria, previa audiencia de las partes.

6. Franquicia. El contrato de franquicia tiene una vinculación importante con el contrato de licencia, pero no deben confundirse. Arce Gargollo afirma que el contrato de franquicia es aquel por el que el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de bienes o servicios, en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de marca(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los resultados de la operación de la negociación²⁴.

La Ley de la Propiedad Industrial señala que en el contrato de franquicia existe una licencia de marca por escrito y además se transmiten conocimientos técnico o se da asistencia técnica al usuario para que se produzcan, venda y ofrezcan productos o servicios de forma uniforme y usando los métodos proporcionados por el licenciante²⁵.

El contrato de franquicia es complejo. Si bien la franquicia supone el otorgamiento de una licencia, también implica la prestación de servicios de asistencia técnica con la finalidad de que el franquiciatario venda algún producto y/o servicio de acuerdo a los lineamientos señalados por el franquiciante a través una negociación comercial del franquiciatario

El contrato de licencia puede existir independientemente de que se celebre también un contrato de franquicia. En la franquicia, la licencia es integrante del negocio jurídico, sin que por ello se modifique la naturaleza principal de la licencia.

IV. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE LICENCIA

Como cualquier negocio jurídico, la licencia está compuesta por diversos elementos. Unos son los denominados elementos de existencia, sin los cuales el contrato simplemente no existe, y otros son los elementos de validez, de los cuales depende la eficacia del negocio jurídico. En este apartado se analizarán los elementos de existencia y algunos de los elementos de validez del contrato de licencia.

A. Elementos de existencia

Los elementos de existencia del contrato de licencia son el consentimiento y el objeto, de conformidad con el artículo 1794 del Código Civil:

Art. 1794.- Para la existencia del contrato se requiere:

I. Consentimiento;

II. Objeto que pueda ser materia del contrato.

1. El consentimiento

Respecto al consentimiento en el contrato de licencia no hay reglas especiales que se deban aplicar, es decir, deben seguirse lo establecido en la Teoría General de las Obligaciones.

El consentimiento no es otra cosa que el acuerdo de voluntades entre dos o más personas. El consentimiento debe, desde luego, exteriorizarse, y éste puede ser expreso o tácito²⁶.

Sin embargo, las reglas relativas al perfeccionamiento del consentimiento en el caso de contrato entre ausentes pueden variar, dependiendo que se trate de un contrato mercantil

o civil.

2. El objeto

El segundo elemento de existencia del contrato de licencia es el objeto que pueda ser materia del contrato. Desde un punto de vista doctrinal, el objeto directo de los contratos es la creación y transmisión de obligaciones, mientras que su objeto indirecto es una prestación de dar, hacer o no hacer. Este objeto indirecto del contrato es, a su vez, el objeto directo de la obligación, mientras que el objeto indirecto de la obligación es la cosa o hecho que el obligado debe entregar, hacer o abstenerse de hacer.

Precisamente nuestro Código Civil regula el objeto de los contratos a través del objeto indirecto de la obligación.

Para efectos de este estudio, y considerando que la licencia es, de acuerdo a las definiciones proporcionadas al inicio, un contrato por el cual una persona autoriza a otra el uso de un derecho de propiedad intelectual, el análisis de su objeto se llevará a cabo considerando que la licencia genera obligaciones de dar, siendo la cosa objeto de la obligación un derecho de propiedad intelectual. Lo anterior con la reserva de examinar posteriormente con mayor detalle las obligaciones de cada una de las partes.

De acuerdo con el artículo 1825 del Código Civil, tratándose de obligaciones de dar, la cosa objeto del contrato debe revestir tres requisitos:

Art. 1825.- La cosa objeto del contrato debe: 1° Existir en la naturaleza; 2° Ser determinada o determinable en cuanto a su especie; 3° Estar en el comercio.

En el caso de la licencia, la cosa objeto del contrato es un derecho de propiedad intelectual. Aquí se presenta el primer problema: una de las características de los derechos propiedad intelectual es que carecen de existencia material, es decir, se trata de bienes incorpóreos.

Para que una cosa pueda ser objeto de un contrato debe existir en la naturaleza, o cuando menos debe poder existir. Si los derechos de propiedad intelectual son bienes incorpóreos, ¿existen en la naturaleza? La conclusión lógica derivada de una respuesta negativa sería que los derechos de propiedad intelectual no pueden ser objeto de un contrato al no satisfacer el primer requisito establecido por la legislación, lo cual sería absurdo.

Si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual son en sí mismos incorpóreos, también es cierto que tienen una existencia o expresión material, como lo son el libro que contiene la obra literaria, la etiqueta que incorpora la marca registrada o el producto emanado de una invención patentada. Los derechos de propiedad intelectual no se agotan con su expresión material, ni el contrato de licencia se limita a dichas expresiones materiales, pero por otro lado, es innegable que los derechos de propiedad intelectual existen o pueden llegar a existir en el mundo físico a través de sus manifestaciones corpóreas, y en tal virtud existen en la naturaleza.

Un derecho de propiedad intelectual que careciera de una manifestación física no podría ser objeto de un contrato.

La cosa objeto de los contratos debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Este requisito también es aplicable tratándose del contrato de licencia.

No se puede otorgar una licencia simplemente sobre “propiedad intelectual”, sobre “marcas” o sobre “una patente”, porque el objeto no estaría determinado, ni sería determinable; en este caso se trataría de un contrato inexistente por falta de objeto. En cambio, es posible celebrar un contrato de licencia respecto de cierto derecho de propiedad intelectual individualmente determinado, e incluso licenciar la totalidad de los derechos de propiedad intelectual de una cierta persona y sin mayores precisiones, en atención a que la cosa objeto estaría determinado o sería, cuando menos, determinable en un momento dado.

Por lo que hace a que la cosa objeto del contrato esté en el comercio, debe atenderse lo dispuesto por el artículo 748 y 749 del Código Civil:

Art. 748.- Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de ley.

Art. 749.- Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular.

En el caso de los derechos de propiedad intelectual, éstos son excluidos del comercio cuando caen en el dominio público. La consecuencia de que un derecho de propiedad intelectual (entendiéndose por derechos de propiedad intelectual aquéllos que así fueron definidos al inicio de este trabajo) caiga en el dominio público es que el derecho en cuestión se extingue y es irreductible a propiedad particular.

También están fuera del comercio los derechos personalísimos, también denominados morales, que los derechos de propiedad intelectual generan a favor de los autores e inventores, como es el derecho a ser reconocido como inventor o autor de una determinada obra o invención, entre otros.

En el caso concreto de las marcas y otros signos distintivos, su registro es renovable un número indefinido de veces. Si el registro caduca por falta de renovación, el derecho se extingue y no puede ser objeto de propiedad particular. Si posteriormente el mismo signo distintivo se registra de nueva cuenta, nacerá un derecho a su uso exclusivo, pero de ninguna manera se debe entender que el derecho previamente extinto ha renacido, al menos desde un punto de vista técnico-jurídico.

En general, todos los derechos de propiedad intelectual de contenido patrimonial están en el comercio, y por lo tanto, pueden ser objeto de un contrato.

Ahora bien la doctrina distingue tres tipos de obligaciones de dar²⁷:

a) Obligaciones traslativas de dominio.

b) Obligaciones traslativas de uso.

c) Obligaciones de restitución de cosa ajena.

d) Obligaciones de pago de cosa debida.

El Código Civil recoge la anterior clasificación en su artículo 2011:

Art. 2011.- La prestación de cosa puede consistir:

I. En la traslación de dominio de cosa cierta;

II. En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta;

III. En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida.

En el caso de la licencia, estamos ante la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 2011 del Código Civil, y aquí se incorpora a este estudio un elemento fundamental: la traslación temporal del uso o goce de un bien.

Si nos atenemos a las definiciones proporcionadas al inicio del estudio, pareciera que el objeto del contrato de licencia es la autorización del uso de un derecho de propiedad intelectual. Esto no es así; la autorización, o mejor dicho, la facultad de una de las partes para usar un derecho de propiedad intelectual perteneciente a la otra parte es un efecto del contrato de licencia, pero no el objeto del mismo.

En mi opinión, el objeto del contrato de licencia es la transmisión temporal del uso y goce de un derecho de propiedad intelectual.

Sin embargo, dada la naturaleza inmaterial del objeto del contrato de licencia, la transmisión temporal del uso y goce del derecho de propiedad intelectual no priva al licenciante del derecho a usar y gozar por su cuenta del derecho licenciado o incluso celebrar otros contratos de licencia con terceros respecto del mismo derecho, a menos que se haya pactado expresamente algún tipo de exclusividad a favor del licenciatario. Esta es una diferencia fundamental con el arrendamiento y el comodato que distingue a la licencia de aquellos.

Es importante hacer énfasis en la temporalidad de la transmisión del uso y goce del derecho de propiedad intelectual que, en mi opinión, caracteriza el contrato de licencia. Soy de la idea que el contrato podrá ser de plazo indeterminado, pero no perpetuo ni indefinido.

B. Elementos de validez

Como en cualquier contrato, los elementos de validez del contrato de licencia son la capacidad, la forma, la ausencia de vicios del consentimiento, y la licitud en el objeto, motivo o fin del negocio jurídico.

La falta de forma establecida en la ley, la presencia de un vicio del consentimiento (error, dolo, mala fe, violencia), la lesión y la incapacidad de cualquiera de las partes, produce la nulidad relativa del contrato de licencia, según dispone el artículo 2228 del Código Civil, mientras que la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del contrato produce la nulidad, absoluta o relativa según sea el caso, del negocio jurídico, de conformidad con el artículo 2225 del Código Civil.

En el caso del contrato de licencia, únicamente haré referencia a las reglas especiales relativas a la capacidad de los contratantes y la forma que debe revestir el contrato de licencia, aclarando que si la licencia tiene carácter mercantil, la lesión no causa de ineficacia del contrato.

1. La capacidad

En primer lugar debe distinguirse la capacidad de goce de la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud que toda persona tiene para ser titular de derechos y obligaciones²⁸, mientras que la capacidad de ejercicio se define como la aptitud que tienen determinadas personas para hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones por sí mismas.

En principio, todas las personas tienen capacidad de goce, no así de ejercicio. Los menores de edad, las personas sujetas a interdicción y las personas morales pueden ser titulares de derechos y obligaciones, pero el ejercicio de tales derechos y el cumplimiento de sus obligaciones debe efectuarse a través de un representante.

En materia contractual, son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley²⁹.

En el contrato de licencia, además de la capacidad general para contratar, el licenciatario requiere de legitimación, es decir, de la facultad para disponer del derecho de propiedad intelectual materia del contrato.

La regla general es que el titular del derecho de propiedad intelectual goza de legitimación para celebrar un contrato de licencia, pero dicha legitimación también la pueden tener personas distintas al titular. El caso típico de una persona, diferente del titular, legitimada para licenciar un derecho de propiedad intelectual lo constituye el licenciatario facultado para sublicenciar a terceros.

Un caso muy particular en esta materia es el de las Sociedades de Gestión Colectiva reguladas por el Título IX de la Ley Federal del derecho de Autor.

El artículo 192 de la Ley Federal del Derecho de Autor señala que las sociedades de gestión colectiva tienen por objeto proteger a autores y titulares de derechos conexos tanto nacionales como extranjeros, así como recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por conceptos de derechos de autor o derechos conexos se generen a su favor. El artículo 197 de esa misma ley establece que los miembros de una sociedad de gestión colectiva cuando opten porque la sociedad sea la que realice los cobros a su nombre deberán otorgar a ésta un poder general para pleitos y cobranzas.

El mandato es un contrato civil intuitu personae en el que ordinariamente el mandatario es una persona física, ya que las personas morales están incapacitadas para celebrar por sí mismas los actos jurídicos que se les encomienda con el mandato. Sin embargo, la Ley Federal del Derecho de Autor permite el otorgar poderes a una persona moral que, por su propia naturaleza, es incapaz de ejercitarlo por sí. Si el mandatario no facultó expresamente a la sociedad de gestión colectiva para encomendar a un tercero el ejercicio del poder que se le confirió, no hay forma para que la sociedad pueda ejercitar válidamente las facultades de representación que se le otorgaron, a menos que se acepte que la facultad de delegar el poder conferido puede otorgarse implícitamente, posición que no comparto pero que muchos colegas y notarios públicos sí sostienen.

2. La forma

Como se mencionó al momento de clasificar el contrato de licencia, no existe uniformidad de normas sobre las formalidades que debe revestir el negocio. La forma exigible para la validez de la licencia depende del derecho de propiedad intelectual objeto del contrato.

El contrato de licencia que tenga como objeto la transmisión temporal del uso y goce de una patente, un registro de modelo de utilidad, de diseño industrial, de modelo de utilidad, de esquema de trazado de circuitos integrados, de marca, de aviso comercial o de secreto industrial es consensual, y se perfecciona con el mero acuerdo de voluntades.

Lo aconsejable es que los contratos de licencia relacionados con patentes y registros de modelo de utilidad, de diseño industrial, de modelo de utilidad, de esquema de trazado de circuitos integrados, de marca, de aviso comercial y de secretos industriales se celebren por escrito. Sin embargo, insisto que el documento escrito tiene una finalidad meramente probatoria, sin constituir por ello un elemento de validez del negocio jurídico.

En el mismo orden de ideas, la inscripción del contrato de licencia ante la autoridad administrativa no es una formalidad necesaria para la validez del acto, dado que la finalidad que se persigue con dicha inscripción es dar publicidad a la licencia, que el contrato de surta efectos ante terceros (entiendo yo que terceros adquirentes de buena fe) y que el uso de la marca por parte del licenciatario inscrito se entienda como efectuado por el titular del derecho, para efectos de la conservación del registro³⁰.

No obstante lo anterior, cuando la licencia de un derecho de propiedad industrial como los arriba transcritos se encuentre integrado en un contrato de franquicia, es necesario que conste por escrito, según lo dispone el artículo 142 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

El contrato de licencia relativo a derechos patrimoniales de autor debe celebrarse por escrito, según dispone el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El contrato de licencia que tenga por objeto los derechos derivados del título de obtentor de una variedad vegetal debe celebrarse ante un fedatario público, en términos del artículo 41 del Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Tanto el contrato de licencia sobre derechos patrimoniales de autor como el contrato de licencia respecto de los derechos emanados del título de obtentor de una variedad vegetal pueden inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor o en el Registro Nacional de Variedades Vegetales, según sea el caso, teniendo dicho registro efectos declarativos³¹ para que el contrato surta efectos ante terceros (terceros adquirentes de buena fe, en mi opinión).

El último párrafo del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor sanciona la falta de formalidad en el contrato de licencia que tenga por objeto derechos patrimoniales de autor con la nulidad de pleno derecho.

V. Definición Propuesta

Una vez analizados brevemente los elementos de existencia y validez del contrato de licencia, es posible proponer una definición general, con base únicamente en las características esenciales que lo distinguen de otros negocios jurídicos: El contrato de licencia es aquel por virtud del cual una persona llamada licenciante transmite temporalmente a otra llamada licenciatario, el uso y goce de un derecho de propiedad intelectual.

VI. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Para la determinación de las obligaciones de las partes, recurriré principalmente a la similitud estructural que, en mi opinión, tiene licencia con el arrendamiento y el comodato.

A. Obligaciones a cargo del licenciante

El licenciante tiene cuatro obligaciones básicas:

a) Transmitir el uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual.

b) Entregar el derecho de propiedad intelectual.

c) Conservar el derecho de propiedad intelectual.

d) Garantizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual.

e) Supervisar la calidad de los productos o servicios licenciadados.

a) Transmitir el uso y goce del derecho de propiedad intelectual

Esta es una obligación que nace cumplida una vez que se perfecciona el contrato. En efecto, dado que se trata de un bien incorpóreo, la consecuente transmisión del uso y goce del derecho de propiedad intelectual se verifica con el mero acuerdo de voluntades, de conformidad con el artículo 1796 del Código Civil, independientemente de que se trate de un contrato oneroso o gratuito.

b) Entregar el bien objeto del contrato de licencia

El licenciante está obligado a entregar el bien objeto de la licencia, de acuerdo con los artículos 2412, fracción I y 2459, del Código Civil, con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido.

En la mayoría de los casos, la entrega de un derecho de propiedad intelectual se hace de manera virtual, toda vez que se trata de bienes incorpóreos.

Sin embargo, la entrega virtualpodría ser insuficiente para considerar cumplida esta obligación, siendo necesario entregar también las manifestaciones materiales del derecho licenciado, de manera que el licenciatario pueda usarlo en los términos convenidos.

Por ejemplo, en el caso de una licencia de un secreto industrial, el licenciante debe entregar al licenciatario el documento en el que consta materialmente la información confidencial cuyo uso y goce se transmite; en el caso de la licencia sobre una obra musical, el licenciante deberá entregar al licenciatario el soporte material que contiene la obra licenciada, a fin de que ésta pueda ser usada en conforme lo pactado en el contrato respectivo.

c) Conservar el derecho de propiedad intelectual

La obligación a cargo del licenciante de conservar el derecho de propiedad intelectual nace únicamente en caso del contrato de licencia oneroso, salvo estipulación en contrario, siguiendo las normas establecidas para los contratos de arrendamiento y comodato.

Durante el plazo de vigencia del contrato de licencia onerosa, el licenciante está obligado a conservar el derecho de propiedad intelectual en condiciones de ser explotado por el licenciatario de conformidad
con lo acordado por las partes. Esta obligación es consecuencia lógica de la de transmitir el uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual al licenciatario a cambio de un precio, y encuentra fundamento en los artículos 1858 y 2412, fracción II, del Código Civil.

De esta forma, el licenciante debe defender la validez del derecho de propiedad intelectual frente a las acciones legales que pudieran ser ejercitadas por terceros que pudiesen tener como consecuencia la extinción del derecho, así como llevar a cabo todos los actos necesarios para la conservación del derecho licenciado, como lo sería el pago de las denominadas anualidades en el caso de las patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados.

La pérdida parcial del derecho de propiedad intelectual licenciado de forma onerosa, como sería el caso de la nulidad parcial de una patente, daría derecho al licenciatario a exigir un ajuste en la contraprestación que se obligó a pagar a cambio de la transmisión del uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual o la rescisión del contrato de licencia y el pago de los daños y perjuicios que sufra, de conformidad con los artículos 2420 y 2490, fracción I, del Código Civil.

En el caso particular de las marcas y avisos comerciales, cuyo registro es renovable un número ilimitado de ocasiones, el licenciante estará obligado a llevar a cabo la renovación correspondiente, en caso de que la duración del contrato de licencia onerosa sea mayor al período restante de vigencia del registro correspondiente. El incumplimiento por parte del licenciante de esta obligación dará derecho al licenciatario a demandar la rescisión del contrato o su cumplimiento forzoso si éste fuera posible y el pago de daños y perjuicios.

d) Garantizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual

Al igual que en la obligación anteriormente descrita, la obligación a cargo del licenciante de garantizar su uso y goce nacen únicamente en caso del contrato de licencia oneroso, salvo estipulación en contrario en el caso de la licencia gratuita.

Siguiendo lo expuesto por el maestro Sánchez Medal cuando analiza el contrato de arrendamiento, el cual, reitero, presenta importantes similitudes estructurales con el contrato de licencia onerosa, la obligación de garantizar el uso y goce del bien es una obligación compleja, compuesta a su vez por tres obligaciones:

1. Abstenerse de estorbar u obstaculizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual.

El licenciante está obligado a abstenerse de toda clase de perturbaciones, de hecho o de derecho³² que pueda impedir al licenciatario el uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado, en los términos convenidos por las partes en el contrato correspondiente.

Esta obligación, prevista en el artículo 2412, fracción III, del Código Civil, aplicado por analogía, no es fácil de visualizar, dado que los derechos de propiedad intelectual son bienes incorpóreos. Puede considerarse difícil que el licenciante estorbe el uso y goce de un bien incorpóreo, de la misma forma en que un arrendador podría perturbar el uso y goce de un bien mueble arrendado, toda vez que el licenciante puede usar por sí el derecho licenciado, sin con ello estorbar o perturbar el uso a que tienen derecho el licenciatario.

Sin embargo, en el caso el contrato de licencia con cláusula de exclusividad, resulta clara la existencia de esta obligación y cómo se puede incumplir con ella.

En términos muy generales, la cláusula de exclusividad o pacto de exclusiva es una cláusula accesoria al contrato de licencia cuyo contenido consiste en “una obligación de no

recibir de terceros una determinada prestación, bien de no realizarla a favor de terceros o bien ambas obligaciones recíprocamente”³³.

En el caso del contrato de licencia, un ejemplo de pacto de exclusividad sería el del licenciante que se obliga a no usar el derecho de propiedad intelectual licenciado por sí y/o mediante terceros durante un plazo determinado, dentro del territorio materia de la exclusividad.

En caso de que el licenciante incumpla con la obligación derivada de la cláusula de exclusividad, dicho incumplimiento puede entenderse como un estorbo o perturbación del uso y goce convenidos del derecho de propiedad intelectual licenciado, y el licenciatario tendrá derecho a reclamar el pago de los daños y perjuicios que se le hubieren causado, en términos del último párrafo del artículo 2104 del Código Civil, o bien el pago de la pena convencional que se hubiera pactado.

Adicionalmente, si de la redacción del contrato se desprende que la exclusividad resultaba ser un elemento sustancial de la licencia, el incumplimiento de la obligación puede dar lugar a que el licenciatario reclame al licenciante el cumplimiento forzoso o la rescisión del contrato, y el pago de daños y perjuicios, de acuerdo con el artículo 1949 del Código Civil.

2. Garantizar el uso y goce pacífico del derecho de propiedad intelectual.

Esta obligación se manifiesta cuando existe una perturbación de derecho emanada de un tercero que priva al licenciatario, total o parcialmente, del uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado.

Entre las perturbaciones de derecho emanadas de terceros que privan total o parcialmente del uso y goce del derecho de propiedad intelectual al licenciatario se encuentra la declaración, administrativa de nulidad, caducidad o cancelación del derecho licenciado³⁴; la evicción del derecho de propiedad intelectual licenciado³⁵; que un tercero venza en juicio al licenciatario por haber, el licenciante, dado en licencia el mismo derecho de propiedad intelectual por separado a dos o más personas por el mismo tiempo violando un pacto de exclusividad³⁶; el remate judicial del derecho licenciado si el contrato de licencia no fue inscrito con la autoridad administrativa correspondiente con anterioridad al embargo del bien³⁷.

Cuando el licenciatario se vea privado total o parcialmente del uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado onerosamente, podrá demandar del licenciante la disminución de la contraprestación pactada, o bien, la rescisión del contrato, y el pago de los daños y perjuicios que se hayan causado, de acuerdo con los artículos 1949, 2106, 2107 y 2434 del Código Civil.

3. Responder de los vicios ocultos del derecho de propiedad intelectual.

El fundamento legal de esta obligación se encuentra en los artículos 2142 y 2142, fracción V, del Código Civil.

Los derechos de propiedad intelectual, al igual que los bienes corpóreos, pueden tener vicios que no son manifiestos ni se encuentran “a la vista”, mismos que pueden causar que el derecho de propiedad intelectual sea impropio para los usos a los que se destina o que disminuyan su uso, y que de haber sido del conocimiento del licenciatario, éste no habría celebrado el contrato o hubiese pactado una contraprestación menor.

Un ejemplo de vicio oculto en un derecho de propiedad intelectual sería el de una obra, de las que se enumera en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, respecto de la cual se celebra un contrato de licencia pero carece, parcial o totalmente, de originalidad. Concretizando, una obra musical compuesta de música y letra puede ser objeto de licencia para que un tercero la use y reproduzca; sin embargo si resulta que la música de dicha obra no es original, sino copia de una obra atribuible a otra persona, se tratará de una derecho de propiedad intelectual con un vicio oculto, en atención a que el vicio no era necesariamente manifiesto, y el licenciatario, de haber tenido conocimiento de dicha circunstancia, probablemente se hubiese abstenido de celebrar el contrato o habría pactado una contraprestación menor.

Otro caso de vicio oculto sería el de la patente que, si bien fue otorgada, carece de novedad en alguna de sus reivindicaciones, lo que sería causa de anulación total o parcial.

e) Supervisar la calidad de los productos o servicios licenciadados.

En realidad no se trata de una obligación contractual sino de una carga impuesta por el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial, que señala que los productos o servicios elaborados, vendidos o prestados por el licenciatario sean de la misma calidad que los que elabora, vende o presta el licenciante.

Sostengo que no es una obligación porque, a menos que el contrato de licencia  faculte al licenciatario a exigir esa conducta, no existe sujeto acreedor, no obstante la existencia de la norma legal. Por otro lado, aparentemente se trataría de una carga sólo del licenciatario, y sin embargo, soy de la opinión que se trata de una carga compartida: por un lado el licenciatario debe mantener determinados estándares de calidad en sus productos y servicios, y por el otro, el licenciante debe supervisar de forma efectiva dicha calidad. Si bien no existe sanción expresa en caso de incumplimiento de la norma, conforme la última fracción del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, la contravención de lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley puede derivar en una infracción administrativa.

B. Obligaciones a cargo del licenciatario

a) Pagar la contraprestación pactada.

Esta obligación a cargo del licenciatario únicamente tiene lugar cuando las partes pactan una prestación por la transmisión del derecho a usar y disfrutar el derecho de propiedad intelectual; en mi opinión, la contraprestación no es esencial al contrato de licencia.

En materia de derechos de autor, el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. A primera vista, pareciera que el contrato de licencia que tenga por objeto derechos patrimoniales de autor siempre debe ser oneroso.

Sin embargo, el último párrafo del citado artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor hace una distinción entre los actos, convenios y contratos por los que se transmiten derechos patrimoniales y las licencias. Si bien es cierto que el contrato de licencia tiene por objeto transmitir temporalmente el uso y goce de un derecho de propiedad intelectual, en este caso un derecho patrimonial de autor, los actos, convenios y contratos que transmiten derechos patrimoniales mencionados en el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor son aquellos en los que se transmite la titularidad del derecho, y no sólo el uso y goce; de otra forma, no habría manera de entender la distinción que hizo el legislador en el citado numeral.

Consecuentemente, la exigencia establecida en la ley para que se pacte una contraprestación a favor del titular de los derechos patrimoniales en los actos, convenios y contratos por los que se transmitan dichos derechos patrimoniales es aplicable únicamente cuando se trate de actos traslativos de la titularidad de los mencionados derechos patrimoniales.

La contraprestación por la transmisión del uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual, en caso de que se pacte, puede consistir en la entrega de una cantidad de dinero u otro bien determinado o determinable, y se denomina comúnmente regalía. Teóricamente, la contraprestación también podría consistir en una obligación de hacer, en atención a que no hay ninguna disposición que señale que ésta deba consistir en una obligación de dar.

El monto y características de la contraprestación quedan al arbitrio de las partes contratantes. La contraprestación a que se obliga el licenciatario debe ajustarse a las normas previstas por el Código Civil para las obligaciones de dar, o de hacer, según corresponda. Es decir, si la contraprestación pactada consiste en una conducta de dar, el bien que el licenciatario debe entregar deberá existir en la naturaleza, ser determinado o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio³⁸; si la contraprestación que se estipuló está constituida por una obligación de hacer, ésta deberá ser lícita y posible, tanto física como jurídicamente³⁹.

Si el contrato omite señalar el momento en que deba hacerse el pago de la contraprestación pactada, tratándose de obligaciones de dar, éste se deberá realizar por períodos vencidos, o al vencer el plazo, de conformidad con los artículos 2461 y 2462 del Código Civil. Si por el contrario, las partes convinieron en que la contraprestación consistiera en una obligación de hacer, el pago deberá efectuarse cuando así lo exija el licenciante, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación, según dispone el artículo 2080 del Código Civil.

Por otra parte, si las partes omitieron acordar el lugar en que se debía pagar la contraprestación estipulada, el pago se deberá efectuar en el domicilio del licenciatario, de acuerdo con los artículos 2082 y 2427 del Código Civil, salvo que la naturaleza de la obligación exija que el pago deba efectuarse en otro lugar, según señala el ya mencionado artículo 2082 del Código Civil.

La falta de pago otorga derecho al licenciante para exigir el cumplimiento forzoso de la obligación o la rescisión del contrato, y el pago de daños y perjuicios, según lo previenen los artículos 1949 y 2489, fracción I, del Código Civil.

b) Usar el derecho de propiedad intelectual de conformidad con lo pactado en el convenio de licencia.

El licenciatario no sólo tiene del derecho, sino también la obligación, de usar el derecho de propiedad intelectual objeto del convenio de licencia, debiendo realizarse conforme a lo establecido en el propio contrato.

Con frecuencia, los contratos de licencia contienen limitaciones en cuanto al uso del derecho de propiedad intelectual por parte del licenciatario que pueden referirse al territorio dentro del cual puede usarse el derecho, al número de obras o artículos que, incorporando el derecho de propiedad intelectual, puede o debe producir el licenciatario, o bien al tipo y características de los artículos y servicios respecto a los cuales se puede usar el derecho de propiedad intelectual licenciado.

De esa forma, el titular de una marca registrada que proteja toda clase de vestuario y calzado, podrá celebrar un contrato de licencia en la que se limite el uso de la marca por parte del licenciatario para identificar calcetines únicamente. En el mismo caso, el licenciatario podría estar obligado a que los productos que produzca estén compuestos de determinado material con ciertas características, y a no venderlos fuera del territorio acordado.

Al respecto, es necesario llamar la atención a la obligación para el licenciatario prevista en el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial, referente al uso de la marca:

Art. 139.- Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta Ley.

De esa forma, la conducta del licenciatario de una marca registrada estará regulada no sólo por las obligaciones de naturaleza contractual pactadas en el contrato de licencia, sino que además, la Ley de la Propiedad Industrial le impone ciertas obligaciones respecto a la calidad de los productos a los que se aplica la marca y a comunicar al público que la marca es usada por un licenciatario.

Puede ocurrir que el contrato de licencia omita establecer la obligación a cargo del licenciatario para que los servicios o productos que fabrique, venda o preste identificados con la marca licenciada, sean de la misma calidad que los que fabrica, vende o presta el licenciante (o quizá el licenciante no fabrique ni venda nada ni preste servicio alguno). En este caso, la disposición legal sigue exigiendo una conducta del licenciatario, pero a falta de estipulación contractual, habría que preguntarse si se trata de una verdadera obligación  (dada la ausencia de un sujeto acreedor) o más bien de una carga. En todo caso, el incumplimiento por parte del licenciatario a esta carga impuesta por el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial podría ser causa de infracción administrativa sancionable por la autoridad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad contractual que pudiese haber.

El artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor impone al licenciatario la obligación de señalar en las reproducciones que haga de la obra publicada las menciones Derechos Reservados o su abreviatura D.R., seguida del símbolo ©, el nombre completo del titular del derecho de autor, su dirección y el año de la primera publicación de la obra.

Adicionalmente, el licenciatario deberá poner “todos los medios necesarios” para la efectividad de la “explotación concedida”, según dispone el artículo 36 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

La ley no proporciona elementos para determinar cuándo se han puesto “todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida”, por lo que corresponderá al juez o árbitro decidir respecto del cumplimiento de esta obligación, tomando en consideración los usos y costumbres que resulten aplicables y cuya prueba queda, desde luego, a cargo de las partes interesadas.

c) Devolver el bien objeto del contrato de licencia.

Así como el licenciante tiene la obligación de entregar al licenciatario el bien objeto del contrato de licencia, realizándose dicha entrega de forma virtual en muchos casos dada la naturaleza de los bienes incorpóreos, de la misma manera el licenciatario debe entregar, de forma virtual en muchas ocasiones, el bien objeto del convenio una vez que la licencia termine por cualquier causa.

Sin embargo, el licenciatario deberá devolver al licenciante también los objetos materiales que contienen el derecho de propiedad intelectual licenciado. Un ejemplo claro de la obligación de este tipo de devolución se da en el caso de la licencia sobre secretos industriales, en el que la entrega virtual del bien objeto del convenio del licenciatario al licenciante es insuficiente, debiendo además devolverse a su titular los medios materiales en los que conste el secreto industrial.

Dada la naturaleza intangible de los derechos de propiedad intelectual, podría suponerse que la obligación de “devolver” el bien objeto de la licencia presenta dos aspectos: un hecho positivo, que es la devolución, ya sea virtual o real, del bien, y un hecho negativo, consistente en la obligación del licenciatario de abstenerse de continuar usando el derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, sólo el aspecto positivo de la obligación deriva realmente del contrato de licencia. Por regla general, el aspecto negativo de la obligación es consecuencia, no del contrato, sino de la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual y su oponibilidad erga omnes. Afirmo “por regla general”, ya que si bien soy de la idea que los derechos de propiedad intelectual son una especie de derecho real, los secretos industriales no participan de esta naturaleza, no son oponibles erga omnes y la protección que la ley les otorga siempre está vinculada a una relación de tipo contractual previamente existente.

En el caso concreto de los secretos industriales, además de las antes señaladas, el licenciatario tiene la obligación de abstenerse de divulgar a terceros el secreto industrial que fue materia de la licencia, aún después de la terminación del contrato de licencia, de conformidad con los artículos 84 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial.

VII. Temporalidad

Como ya se destacó anteriormente, el titular del derecho de propiedad intelectual objeto del contrato de licencia transmite al licenciatario de manera temporal el uso y goce del derecho. Una licencia otorgada de forma perpetua equivaldría a una obligación personal perpetua, lo cual es contrario al principio de que nadie puede obligarse para siempre.

Nuestra legislación no impone limitaciones en cuanto a la duración del contrato de licencia, quedando ésta a la voluntad de las partes, pudiendo éstas pactar un plazo de vigencia o una duración indeterminada. Sin embargo, cabe señalar que la regla es que los derechos de propiedad intelectual tienen una vigencia temporal limitada, por lo que si bien las partes están en libertad para acordar la duración del contrato de licencia, algunas de las obligaciones, principalmente por lo que hacen al licenciante, se ven necesariamente limitadas por el tiempo de vigencia que le reste al derecho licenciado.

Por ejemplo, las obligaciones del licenciante en un contrato de licencia que tenga por objeto una patente no podrá durar más de veinte años, toda vez que la patente se extingue precisamente en un plazo de veinte años contados a partir de la fecha en que se solicitó⁴⁰. Una vez transcurrido dicho plazo el objeto materia del contrato, las obligaciones del licenciante se extinguen.

Como excepción, las obligaciones a cargo del licenciante en el contrato de licencia que tenga por objeto un secreto industrial no necesariamente tendrán un plazo máximo fijado de antemano, ya que el secreto industrial nace y subsiste en tanto las condiciones de hecho que le dan origen se mantengan.

Respecto a las obligaciones del licenciatario, éstas no necesariamente van a terminar con la vigencia del derecho de propiedad industrial, o incluso con el vencimiento del plazo fijado para la licencia. Hay obligaciones que subsisten al cumplimiento del plazo de la licencia, como las de confidencialidad en el caso de la licencia.

En el caso de las marcas y avisos comerciales registrados, la temporalidad de las obligaciones a cargo de las partes opera de forma diferente. Los registros marcarios tienen una duración temporal limitada a diez años contados a partir de la fecha de solicitud, pero se trata de registros renovables por períodos iguales de tiempo. De esa forma, las partes pueden convenir que la licencia tenga una duración mayor a la vigencia del registro de marca, dado que éste se puede renovar. No obstante lo anterior, si las partes pactan una licencia por un plazo mayor a la vigencia de la marca, y el registro por cualquier causa no se renueva dentro de los términos dispuestos por la ley, el contrato quedará sin objeto y deberá darse por terminado, sin perjuicio de la responsabilidad del licenciante por el incumplimiento contractual que conllevaría esa situación.

Ahora bien, el hecho que el contrato de licencia transmita temporalmente el uso de un derecho de propiedad intelectual no excluye la posibilidad de que las partes le fijen una duración indeterminada, o incluso que no prevean plazo alguno, siendo que en este último caso también se deberá entender que el plazo de la licencia es indeterminado.

Si la licencia es de duración indeterminada, ya sea porque las partes así lo estipularon o porque no señalaron duración alguna, ni tampoco se expresó el uso a que el derecho de propiedad intelectual se destina, el licenciatario lo puede dar por terminado en cualquier momento y el licenciante después de cinco días de “entregado” el bien objeto del contrato en condiciones aptas de ser usado por el licenciatario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2460 del Código Civil:

Art. 2460.- Si en el contrato no se hubiese fijado plazo ni se hubiere expresado el uso a que la cosa se destina, el arrendatario será libre para devolverla cuando quiera, y el arrendador no podrá pedirla, sino después de cinco días de celebrado el contrato.

Al respecto es de llamar la atención lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de la Propiedad Industrial que señala que no se inscribirán los convenios que otorguen licencias cuya duración sea mayor a la de la patente o registro (de modelo de utilidad, diseño industrial o circuito integrado) de que se trate, o bien, cuando dicha patente o registro ya hubiese caducado:

Art. 66.- No se inscribirá la licencia cuando la patente o registro hubiesen caducado o la duración de aquélla sea mayor que su vigencia.

No deja de ser curiosa la disposición antes transcrita.

En primer lugar, es incompleta. Se entiende que la ley niegue la inscripción de licencias sobre patentes o registros caducos, pero no señala nada acerca de las patentes o registros declarados nulos. Sería absurdo suponer que la ley autorice la inscripción de licencias cuando la patente o registro hayan sido declarados nulos, pero ello no da motivo a que el legislador haya guardado silencio al respecto. Una expresión más adecuada hubiese sido no se inscribirá la licencia cuando los derechos emanados de la patente o registro se hubiesen extinguido.

Más curiosa aún es la prohibición para inscribir licencias cuya duración sea mayor a la patente o registro. Pareciera que el legislador supuso que permitir el registro de contratos de licencia de duración mayor que la patente o registro respectivos equivaldría a extender artificialmente la vigencia del derecho de propiedad industrial. Tal vez supuso que permitir la inscripción de este tipo de contratos sería tanto como aprobar que el licenciatario continuara obligado al pago de regalías, no obstante la extinción del derecho de propiedad intelectual licenciado.

Como quiera que sea, no es justificable la negativa a inscribir los contratos de licencia de vigencia mayor a la de la patente o registro correspondiente. La inscripción del contrato de licencia no tiene efectos constitutivos de derechos, sino meramente declarativos y de publicidad con respecto a terceros. La vigencia del contrato de licencia y sus efectos entre las partes contratantes son independientes de la inscripción ante la Administración, y ésta no puede modificarlos.

VIII. Terminación

En cuanto a la terminación del contrato de licencia sobre derechos de propiedad intelectual, no existen reglas especiales.

El contrato puede terminarse por acuerdo mutuo de las partes, por agotamiento del plazo de vigencia, o por la extinción del derecho de propiedad intelectual licenciado.

Respecto a este último caso, existen varias hipótesis en las cuales se extingue el derecho de propiedad intelectual licenciado, y como consecuencia de ello termina el contrato de licencia:

1. Vencimiento del plazo de vigencia de los derechos de propiedad intelectual no renovables (derechos patrimoniales de autor, patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, título de obtentor de una variedad vegetal).

2. Vencimiento del plazo de vigencia de los derechos de propiedad intelectual renovables, que no se hubiesen renovado en tiempo y forma (registros de marca y aviso comercial).

3. Divulgación pública de la información constitutiva del secreto industrial, o bien, que dejen de existir las condiciones de hecho que dan origen a la protección del secreto industrial.

4. Nulidad, caducidad o cancelación del derecho de propiedad intelectual licenciado, declarado por autoridad competente.

5. Declaratoria judicial que determine que el licenciante no es el titular del derecho de propiedad intelectual licenciado.

En materia de arrendamiento, el artículo 2483, fracción VI, del Código Civil prevé como causa de terminación del contrato la expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública. Esta causa de terminación es plenamente entendible tratándose del arrendamiento de bienes materiales, ya que la expropiación tendrá como efecto que el arrendatario se vea privado del uso y goce del bien. Sin embargo, en el caso de bienes incorpóreos, como los derechos de propiedad intelectual, la expropiación no implica necesariamente la privación del uso y goce del derecho licenciado, e incluso podría no implicar siquiera una modificación sustancial de las condiciones de uso del derecho licenciado pactadas en el contrato de licencia, si la licencia fue inscrita.

Por lo anterior, en este caso no es posible establecer una regla general respecto a si se trata de una causa de terminación del contrato de licencia, por lo que se tendría de revisa el caso concreto para determinar el efecto del decreto expropiatorio en el contrato de licencia y los derechos de las partes.

Otras causas de extinción de la relación jurídica contractual nacida de la licencia son la nulidad y la rescisión del contrato, así como la confusión de derechos entre el licenciante y el licenciatario, las cuales no son privativas de la licencia, sino comunes a la generalidad de los contratos.

Notas al pie.

1. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, 21ª. ed., 1992 Madrid, pp. 1254, 1255.

2. Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 12ª. ed., Editorial Heliasta, Buenos Aires, p. 199.

3. OMPI Glosario de Derechos de Autor y Derechos Conexos, World Intellectual Property Organization, Ginebra 1980, p. 145.

4. Primer on Electronic Commerce and Intellectual Property Issues, World Intellectual Property Organization, Ginebra, 2000, p. 8. (traducción libre)

5. Thomas B. Small, Trademark Licensing and Franchising, Les Nouvelles, Vol. XXXIV, No. 2, Junio 1999, pp. 64-69 (traducción libre).

6. Antonio Roncero Sánchez, El Contrato de Licencia de Marca, Civitas, 1999, p. 64.

7. Pilar Martín Aresti, La Licencia Contractual de Patente, Aranzadi, 1997, p. 54.

8. Ver Raúl Ortiz-Urquidi, Derecho Civil, 3ª. ed., Porrúa, 1986, p. 241 y Miguel Villoro Toranzo, Introducción al Estudio del Derecho, 8ª ed., Porrúa, 1988, p. 363.

9. El maestro Rojina Villegas define a la obligación como un vínculo jurídico por virtud del cual una persona denominada deudor, se encuentra constreñida jurídicamente a ejecutar algo a favor de otra persona, llamada acreedor.

10. Ramón Sánchez Medal, De los Contratos Civiles, 11ª. ed., Porrúa, 1991, México, p. 103.

11. Artículo 1836 del Código Civil Federal.

12. Javier Arce Gargollo, Contratos Mercantiles Atípicos, 5ª ed. Porrúa, 1998, p. 112.

13. Ramón Sánchez Medal, op. cit., p. 113.

14. El artículo 10 de la Ley Federal del de Autor establece: En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará la legislación mercantil, el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

15. Los signos distintivos se consideran, en sí mismos, como bienes mercantiles, y por lo tanto, los actos jurídicos que tienen por objeto cosas mercantiles se consideran también como mercantiles. Joaquín Garrigues (Curso de Derecho Mercantil) señala que la propiedad industrial, incluyendo en ella los derechos que tienen como objeto las invenciones industriales y los signos distintivos es parte integrante del patrimonio de la empresa, entendiendo por patrimonio de la empresa el conjunto de bienes que se ponen a disposición del empresario para que éste pueda desarrollar su actividad lucrativa. Por otro lado, Mantilla Molina (Derecho Mercantil) menciona que entre los elementos incorporales que constituyen la negociación mercantil se encuentran la propiedad industrial, incluyendo dentro de esta categoría a los signos distintivos.

16. Los secretos industriales, por definición, deben ser de aplicación industrial o comercial, por lo que se les puede considerar como bienes mercantiles por naturaleza.

17. El artículo 4°, fracción II, de la Ley Federal de Variedades Vegetales señala, primeramente, que el título de obtentor otorga el derecho a explotar la variedad vegetal de que se trate y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución y venta, y además para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Los términos producción y distribución parecen hacer referencia a una actividad mercantil, mientras que la alusión al comercio es muy clara cuando se señala el derecho a explotar la variedad vegetal y su material de propagación para la producción de variedades vegetales e híbridos.

18. El artículo 1050 del Código de Comercio señala que cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles.

19 Antonio Roncero Sánchez, op. cit. p. 104.

20 El artículo 2480 del Código Civil dispone que el arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo, ni en parte ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador; si lo hiciere, responderá solidariamente con el subarrendatario de los daños y perjuicios.

21. El artículo 2500 del Código Civil señala que sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso de la cosa entregada en comodato.

22. Francisco Lozano Noriega, Cuarto Curso de Derecho Civil Contratos, 5ª. ed., Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 1990, México, p. 197.

23. En mi opinión, los derechos de propiedad intelectual se consideran bienes muebles, en términos de los artículos 758 y 759 del Código Civil.

24. Javier Arce Gargollo, El Contrato de Franquicia, 4ª. ed., Themis, 1997, México, p. 39.

25. Artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial.

26. Artículo 1803 del Código Civil.

27. Rafael Rojina Villegas, Tratado de Derecho Civil Mexicano, Tomo V – I, 5ª ed., Porrúa, 1985, México, p. 291.

28. Raúl Ortiz-Urquidi, Derecho Civil, 3ª. ed., Porrúa, 1986, México, p. 297.

29. Artículo 1798 del Código Civil.

30. Diversas interpretaciones de los artículos 1708.9 del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y 19.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio del Tribunal Federa de Justicia Fiscal y Administrativa y de los Tribunales Colegiados de Circuito sostienen que ya no es necesario inscribir la licencia con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que el uso de la marca por parte del licenciatario se entienda como efectuado por el licenciante, para efectos de la defensa del registro de marca contra acciones de caducidad y de la renovación del registro marcario.

31. Artículos 162 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 34 de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

32. Ramón Sánchez Medal, op. cit. p. 240.

33. Puente Muñoz, citado por Javier Arce Gargollo, Contratos Mercantiles Atípicos, 5ª ed., Porrúa, 1998, México, p. 340.

34. Artículo 2431 del Código Civil. 31 Artículos 2434, 2459 y 2483, fracción VIII, del Código Civil.

35. Artículo 2446 del Código Civil.

36. Artículo 2495 del Código Civil.

37. Artículo 1825 del Código Civil.

38. Artículo 1826 del Código Civil.

39. Artículo 1827 del Código Civil.

40. Artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial.

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Se ha vinculado la sanción impuesta a ‘Starbucks’ con la contravención a las normas protectoras de la propiedad intelectual, erróneamente; este asunto no esta relacionado con la propiedad intelectual o el derecho de autor, sino con la singular normatividad que tenemos en México con relación a los monumentos y piezas precolombinas.

El uso de las imágenes y figuras representativas de monumentos, objetos y arte prehispánicos están regulados por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos (Ley de Monumentos). El artículo 27 de la Ley define como monumento arqueológico a “los bienes muebles e inmuebles, productos de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas”.

La reproducción de los monumentos arqueológicos con fines comerciales debe hacerse con autorización del INAH, y previo el pago de los derechos correspondientes.

Como se señaló anteriormente, dicha tutela no se relaciona con la protección y retribución a los autores; los autores de las obras prehispánicas, en su mayoría anónimas, fallecieron hace siglos y sus creaciones ya no son objeto de la protección del derecho de autor, es decir, pertenecen al dominio público. Paradójicamente, no obstante tratarse de obras del dominio público, la Ley de Monumentos restringe su libre reproducción por cuestiones de orden público, concretamente “la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos”. En todo caso, habría que preguntarse si restringir la libre reproducción de los monumentos arqueológicos y sus imágenes, que indudablemente pertenecen al dominio público desde la perspectiva del derecho intelectual, abona en algo a los fines de la legislación.

Tampoco debe perderse de vista que el derecho que establece la Ley de Monumentos y la Ley Federal de Derechos por la autorización de la reproducción de los monumentos arqueológicos (independientemente de la identidad del propietario del bien reproducido) es en beneficio del gobierno federal, y no constituye una regalía a favor del autor o sus herederos o causahabientes de cualquier orden (comunidades, grupos étnicos).

Lo anterior no implica que no pueda existir un derecho de autor involucrado en la reproducción de una pieza arqueológica, o que se establezca algún tipo de censura en perjuicio de los autores. Ciertamente, no hay impedimento para que cualquier persona reproduzca un monumento arqueológico por cualquier medio (fotografía, escultura, dibujo, etc.), y dicha reproducción gozará de la protección del derecho de autor, en lo que tenga de original. Sin embargo, para que la explotación comercial de una obra así producida sea lícita en México, requerirá de la autorización del INAH, además de la del autor de la obra.

Es importante recalcar que la Ley de Monumentos no es aplicable extraterritorialmente; es decir, sus efectos se limitan al territorio de la República Mexicana. Si una persona decidiera reproducir y comercializar la imagen de un monumento arqueológico fuera de México, no habría nada que legalmente pudiera hacer el INAH para supervisar dicha reproducción o exigir el pago del derecho correspondiente. Cosa diferente sucedería con los derechos autorales del autor de la reproducción, quien podría hacerlos valer incluso fuera de nuestras fronteras, conforme a la legislación aplicable en cada país.

Finalmente, declino comentar acerca de la responsabilidad de Starbucks, como vendedor de las tazas infractoras, y del proveedor de las mismas, por la violación a la Ley de Monumentos, ya que no poseo suficiente información acerca del caso concreto. Sin embargo, la autorización del INAH es aspecto que deberían cuidar todas aquellas empresas que, de una forma u otra, lucran con las imágenes de las piezas arqueológicas. La explotación comercial de las imágenes y reproducciones de los monumentos arqueológicos localizados en territorio nacional es lícita, pero deben tomarse las medidas apropiadas.

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El 5 de enero de 2009 comenzó a funcionar la nueva Sala Regional de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), con sede en el Distrito Federal.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la primera instancia en la mayoría de los casos de propiedad intelectual (registros y procedimientos administrativos materialmente jurisdiccionales sobre infracciones y validez de registros).

Para la segunda instancia, el inconforme cuenta con una variedad de posibilidades: (i) el Recurso de Revisión Administrativa ante el propio IMPI (con frecuencia una forma de sólo dilatar el procedimiento); (ii) el Juicio de Amparo Indirecto ante Juzgado de Distrito; (iii) o el Juicio Contencioso Administrativo ante el TFJFA. El juicio contencioso administrativo ante el TFJFA es la instancia más común.

La última instancia seguirá siendo el tribunal colegiado de circuito, ya sea que conozca del procedimiento en amparo directo, recurso de revisón fiscal o recurso de revisión contra sentencia en juicio de amparo.

Como es sabido, la competencia del TFJFA es sumamente amplia, incluyendo una enorme diversidad de áreas administrativas, entre las que podemos enumerar protección al ambiente, responsabilidad administrativa de servidores públicos federales, fiscal, marcas, patentes, derecho de autor, minero, forestal…

Aunque el TFJFA cuenta con Salas regionales distribuidas por toda la República, la mayor parte de la actividad administrativa federal se concentra en el Distrito Federal, donde existen trece Salas Regionales Metropolitanas no-especializadas, con tres magistrados cada una. Adicionalmente, hay una Sala Superior compuesta de once magistrados. Antes del 5 de enero de 2009, una demanda de juicio contencioso administrativo podría ser turnada, más o menos al azar, a cualquiera de las trece Salas Regionales Metropolitanas.

A partir del 5 de enero de 2009, una sola Sala Regional concentrará los juicios contenciosos administrativos vinculados a los actos de autoridad relacionados con propiedad intelectual. La mayoría de los asuntos sobre derechos de propiedad intelectual que ya se encontraban en trámite ante las otras Salas Regionales fueron transferidos a la Sala Regional de Propiedad Intelectual.

No obstante que la mayoría de los personas vinculadas con la propiedad intelectual consideran que la creación de la Sala Regional de Propiedad Intelectual es una avance importantísimo, la vida de esta instancia especializada podría ser breve, por lo que a casos relacionados con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se refiere, que constituyen la mayoría (marcas, patentes e infracciones en materia de comercio de derechos de autor).

La competencia del TFJFA para conocer de la impugnación de los actos de autoridad del IMPI nación como consecuencia de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de abril de 2001. Dicha reforma incluyó los actos de autoridad del IMPI dentro de la esfera de regulación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La reforma de 2001, y en general la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, fueron objeto de severas críticas por parte de la mayor parte de los especialistas en propiedad intelectual, dadas las múltiples deficiencias técnicas de esa ley, y particularmente el atípico mecanismo de supletoriedad que establece el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo*, el cual rompió por completo con las reglas de la supletoriedad prevalecientes en materia civil, mercantil y amparo**.

No obstante la anterior, aprendimos a vivir con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y eventualmente valoramos algunas de las ventajas que conlleva su aplicación, dado su perfil amigable con el particular.

Sin embargo, en noviembre de 2006, la Cámara de Diputados aprobó, con el voto unánime de todas las fracciones parlamentarias, una reforma al artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que excluye la propiedad intelectual del ámbito de aplicación de dicha ley, y como consecuencia, priva de competencia en esa materia al TFJFA.

En mi opinión, se trató de una reforma oscura y a contracorriente. La exposición de motivos de la reforma muestra un precario conocimiento de la materia y la práctica por parte del legislador, de filiación panista, que presentó la iniciativa. El TFJFA no fue consultado, y su Presidente no tenía siquiera conocimiento de la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, de las modificaciones a la Ley Federal de Procedimiento Administrativa en la época que anunció la creación de la Sala Regional en Propiedad Intelectual (diciembre de 2007).

La identidad de la persona que alentó la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es un misterio, al menos para mí, y lo único cierto es que, si bien algunos distinguidos colegas han expresado su beneplácito con la reforma, la mayoría de los juristas especializados en esta materia están inconformes. Hasta donde tengo conocimiento, el IMPI no ha asumido ninguna posición respecto al proyecto de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero es sabido que los funcionarios de ese organismo público descentralizado estaban descontentos con la aplicación de esa ley a los actos de autoridad del Instituto.

El proyecto de reforma debe ser aún aprobado por la Cámara de Senadores, y posteriormente promulgada por el Presidente de la República. El proyecto tiene más de un año pendiente en la Cámara de Senadores. La Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (capítulo mexicano de AIPPI) ha manifestado públicamente su oposición al proyectote reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ya veremos si las objeciones planteadas persuaden a los senadores a rechazar el proyecto de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Mientras tato, la nueva Sala Regional de Propiedad Intelectual, ubicada en Ciudad de México, ha comenzado sus labores. En mi opinión, no me parece que la creación de la Sala especializada vaya a solucionar el considerable rezago en la resolución de los asuntos relacionados con propiedad intelectual, ni la frustrante lentitud de muchos –no todos- procedimientos, pero sí abrigo esperanzas de comenzar a ver sentencias de mayor calidad.

* Sugiero revisar las tesis tituladas “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY RELATIVA INCLUYE TANTO LA SUSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS, LAS RESOLUCIONES Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, COMO EL DE SUPLETORIEDAD” (Novena Época; Tesis: I.4o.A.375 A; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Abril de 2003, Página 1121) y “SUPLETORIEDAD. RÉGIMEN ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO” (Novena Época; Tesis: I.4o.A.376 A; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Abril de 2003, Página: 1142).

** Las reglas generales de la supletoriedad de leyes son expuestas en diversas ejecutorias de los tribunales federales. Una que las explica con claridad es la jurisprudencia titulada: “SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE” (Octava Época; Tesis: I.4o.C. J/58; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Página: 33).

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