Sportflix afirmó ser una plataforma mexicana que ofrece acceso a diversas transmisiones de eventos deportivos mediante streaming por Internet[3], a través de la contratación de una suscripción. Los servicios de sportflix.net debían iniciar en algún momento del mes de agosto de 2017, pero a la fecha en que escribo esta entrada, no parece que el sitio esté facilitando transmisión alguna.

Según la base de datos Whois al 17 de septiembre de 2017, el sitio sportflix.net pertenece a alguien identificado como “Ninja Mortal” con domicilio en Patzcuáro, estado de Guerrero, México[4] (ya sé que Pátzcuaro no está en Guerrero, pero eso dice la base de datos). SPORTFLIX es marca registrada desde el 2016, protegida por los registros marcarios números 1,758,031, 1758,032, 1,758,033 y 1,745,868 a nombre de Matías Jacobo Said para identificar servicios de las Clases 38 y 41.

La nota de prensa que el IMPI difundió, aclara que hay dos procedimientos de infracción en curso: uno relacionado con infracciones administrativas previstas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial y otro referido a infracciones administrativas en materia de comercio (de derechos de autor) contempladas en el artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor. El comunicado de prensa del IMPI omitió señalar qué fracciones de las normas antes señaladas fueron invocadas en los procedimientos ni precisó el nombre del presunto infractor; sólo identifica al “propietario y/o responsable del establecimiento ubicado en calle de Kepler 101, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, Ciudad de México”.

Además de las solicitudes de declaración administrativa, y de acuerdo al multicitado comunicado fechado el 30 de agosto de 2017, el IMPI acordó la imposición de medidas provisionales, consistentes en ordenar al presunto infractor la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor.

Si bien el IMPI, a través de su comunicado de prensa, no señaló qué obras o derechos conexos o reservas de derechos fueron las que pretendía proteger, sí aclaró que entre los derechos de propiedad industrial que consideraba presumiblemente infringidos se encontraban los registros marcarios números 689,527 TELEVISA y Diseño, 1,637,894 TELEVISA y Diseño (ambas propiedad de Mountrigi Management Group Ltd.), 568,659 TV AZTECA y Diseño (de TV Azteca, S.A. de C.V.), 606,147 FOX SPORTS y diseño, 606,148 FOX SPORTS y diseño (ambos propiedad de Twentieth Century Fox Film Corporation), 532,938 ESPN (de ESPN Inc.), 802,767 TNT y diseño (propiedad de Turner Network Television, Inc.) y 413,704 UNIVISIÓN y diseño (de Univision Communications Inc.).

Este asunto seguramente presenta muchos aspectos interesantes para los profesionales, pero en este artículo quiero llamar la atención sobre uno solo: la actuación oficiosa del IMPI para iniciar los procedimientos de declaración administrativa de infracción de marca y de declaración administrativa de infracción en materia de comercio.

No hay duda que el IMPI tiene facultades para solicitar de oficio un procedimiento de declaración administrativa, ya sea de infracción, nulidad, caducidad o cancelación. Los artículos 79, 155 y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial expresamente señalan tal atribución a favor del IMPI. Además, no hay que olvidar que el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial fue materia de reforma en junio de 2010, con el objeto de hacer más clara la facultad del Instituto para iniciar de oficio un procedimiento de declaración administrativa, en especial de infracción[5].

El punto delicado sobre los procedimientos iniciados de oficio es la motivación  que pueda tener el IMPI para actuar así, más allá de la prerrogativa formal que la legislación establece. El iniciar oficiosamente un procedimiento de declaración administrativa de infracción (o nulidad, caducidad o cancelación) implica indudablemente un acto de autoridad que afecta unilateralmente la esfera jurídica del gobernado (el presunto infractor en el caso de sportflix.net). Por lo tanto, no bastaría fundar el acto; es necesario motivar la actuación oficiosa de la autoridad para dar cumplimiento cabal al derecho fundamental a la Legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional.

A mi juicio, es insuficiente que el Instituto tenga conocimiento de una posible infracción a la Ley de la Propiedad Industrial o a la Ley Federal del Derecho de Autor (dentro del ámbito de su competencia), para motivar el inicio oficioso de un procedimiento de infracción administrativa.

El promover un procedimiento de declaración administrativa de oficio obliga al IMPI a utilizar sus propios recursos humanos y materiales (y distraerlos de otras tareas) para actuar como parte, además de los requeridos para la substanciación de la instancia administrativa. Los dineros del IMPI son recursos públicos, dado su carácter de organismo público descentralizado, y su actuación debe estar necesariamente orientada por un beneficio concreto del interés público. A mayor abundamiento, cuando el IMPI acuerda la imposición de medidas provisionales sobre el presunto infractor en un proceso iniciado oficiosamente, la autoridad asume la obligación de indemnizar con dinero público los daños y perjuicios que las medidas puedan ocasionar al presunto infractor, en el remoto caso que el IMPI emitiese una resolución favorable para aquél.

Me parece muy positivo que el IMPI sea más activo en el ejercicio de su facultad para reprimir oficiosamente infracciones administrativas y actos de competencia desleal. Sin embargo, la actuación oficiosa del IMPI limitada a la defensa de intereses de particulares sin la existencia de un agravio claro y concreto a la sociedad que el procedimiento de infracción busque reprimir, más allá de la procuración del estricto cumplimiento de una ley de orden público, puede ser cuestionable.

En mi opinión, la adecuada motivación de un procedimiento de declaración administrativa de infracción iniciado de oficio deberá razonar cuál es el perjuicio concreto para la sociedad que la actuación oficiosa de la autoridad busca corregir.

Me parece evidente que la determinación del IMPI para iniciar oficiosamente un procedimiento de declaración administrativa es de tipo discrecional, en cuanto a que los gobernados no tenemos derecho a exigir de la autoridad que actúe de oficio. Sin embargo, la discrecionalidad no debe confundirse con arbitrariedad. La discrecionalidad implica la existencia de una motivación técnica, fundada, razonable y suficiente para actuar en determinado sentido, mientras que la arbitrariedad no es más que el “fruto de la mera voluntad o el puro capricho de los administradores”[6].

En mi opinión, el inicio oficioso de los procedimientos de declaración administrativa por parte del IMPI exige trascender la mera defensa de derechos de particulares para alcanzar un beneficio social concreto e identificable que motive los actos de autoridad y justifique el uso de recursos públicos en ese proceso. De otra forma, la administración corre el peligro de dejar de conducirse de forma discrecional para asumir una posición arbitraria al momento de determinar en qué casos actúa de manera oficiosa y en cuáles no. No se trata simplemente de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial como normas de orden público, porque entonces el IMPI tendría que actuar de oficio en todos los casos de infracción que lleguen a su conocimiento y así evitar caer en la arbitrariedad.

En el caso concreto de sportflix.net, será importante que el IMPI razone suficientemente en la resolución cual fue la lesión directa, concreta e identificable al interés público que encontró remedio en los procedimientos de infracción iniciados de oficio. De otra forma, parecerá que la actuación oficiosa de la autoridad administrativa y los recursos con que ésta cuenta se pusieron al servicio de Mountrigi Management Group Ltd., TV Azteca, S.A. de C.V., Twentieth Century Fox Film Corporation), ESPN Inc., Turner Network Television, Inc., Univision Communications Inc., con la circunstancia de que se trata de empresas que, especulo, cuentan con suficientes recursos materiales, humanos y técnicos como para asumir por sí mismas la defensa de sus derechos de propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos.

En mis casi veinte años de experiencia como abogado especialista en propiedad industrial, solo una vez he intervenido en un procedimiento iniciado de oficio por el IMPI. En aquella oportunidad representé al demandado en un procedimiento de declaración administrativa de nulidad de una marca registrada. Al contestar, cuestioné en vía de excepción el ejercicio de la facultad del IMPI para iniciar de oficio un procedimiento, no por falta de competencia o atribuciones, sino porque su actuación sólo beneficiaba al titular de una marca previamente registrada semejante en grado de confusión a la que yo defendía sin que la colectividad o sociedad se viesen favorecidos de forma concreta. No hubo oportunidad de que el IMPI resolviera la defensa planteada porque llegamos a un entendimiento con el titular de la marca anterior y el IMPI determinó que el asunto se había quedado sin materia.

Sostengo la idea de que la Ley de la Propiedad Industrial sí sugiere una guía para establecer cuándo un procedimiento de declaración administrativa de infracción (o nulidad, caducidad o cancelación) puede ser promovido de oficio por el IMPI, por implicar la corrección de una afectación concreta, definida e identificable del interés público, sin perjuicio que también pueda involucrar la defensa de derechos subjetivos de los particulares.

El artículo 129 fracciones I, II y III, de la Ley de la Propiedad Industrial prevé la facultad oficiosa del IMPI para intervenir unilateralmente en el registro y uso de marcas, ya sea haciéndolas obligatorias o regulando o prohibiendo su uso. Dicha actuación tan grave y contundente sólo puede realizarse con los siguientes fines: (i) combatir prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios; (ii) remover obstáculos a la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios; y (iii) evitar impedimentos, entorpecimientos o encarecimientos de bienes o servicios básicos para la población en casos de emergencia nacional.

Ciertamente, el artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial no tiene ninguna relación con procedimientos de declaración administrativa, pero su contenido está claramente vinculado con la represión de parte del IMPI de hechos o situaciones concretas que afectan a la sociedad, y que bien podrían ser tomados por la administración como referencia para motivar con suficiencia un proceso oficioso de infracción administrativa.

Desde luego mi opinión puede ser criticada por tomar los supuestos legales del artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial, previstos para situaciones muy especiales, y trasladarlos a la motivación de los procedimientos de declaración administrativa promovidos de oficio por el IMPI. No obstante, pienso que el Instituto necesita un referente legal que justifique su actuar oficioso, o de lo contrario tal accionar podría ser tachado de arbitrario. Limitar la motivación al argumento abstracto y dogmático de procurar el cumplimiento de una ley de orden público, además de proteger una serie de derechos particulares claramente identificados, puede restar eficacia al procedimiento iniciado de oficio por el IMPI.

Por último, y basándome sólo en la información de acceso público, la actuación del IMPI muestra un fuerte impacto inicial: el portal sportflix.net no ha comenzado a prestar servicios de streaming; cuando el IMPI trató de desahogar una visita de inspección al inicio del proceso, los visitados tuvieron el mal tino de oponerse a su realización, lo cual ya los expone a una sanción considerable, con independencia del resultado de fondo; al día siguiente, las autoridades regresaron al domicilio visitado, para encontrarlo cerrado; la información de la base de datos Whois sobre sportflix.net muestra una evidente intención de ocultar la identificación y localización del responsable de la operación del portal; incluso, los abogados que intervinieron en los procedimientos de registro de la marca “SPORTFLIX” comunicaron al IMPI el pasado 4 de septiembre de 2017, que renunciaban al mandato conferido por el titular del registro de marca.

Todavía está por verse si el IMPI logra identificar al responsable de la operación portal y ubicarlo en territorio mexicano, pero el escenario se ve complicado para sportflix.net y su modelo de negocio.

[1] El Financiero (Edición en línea: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/impi-investiga-a-sportflix-por-presunta-pirateria-de-contenido.html) Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017. Reforma (Edición en línea: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1198259&md5=b2c3d9b354142bff90dd47d281c9c806&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe) Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

[2] Ver https://www.gob.mx/impi/prensa/el-impi-realiza-acciones-respecto-de-sportflix-net

[3] La Afición (Edición en línea: http://laaficion.milenio.com/futbol/sportflix-deportes-streaming_deportivo-transmisiones_online-milenio-la_aficion_0_1004299573.html) Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

[4] Ver: https://mx.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=sportflix.net&recaptchaResponse=03AOmkcwIA64Q5WivkGvjyQTh8xQIo3VgFOh6bts8-zI1fPrMn21x6wZ-gMGZ8CxE5MnLgaOrSk2lEJcrcQ2cfEbwZx_plEHDVPaoUFJLuPgqixFd44bSk-Qk1VjuKQOsMnsyMSHixNemCnDM0qcGPm7LjqDwngwsD0KRPWMkFGdrLqfIfcYLfof3Bamm6DymV_zSyk2A__w3enXdVhAoaGHaHMv7nAB8_rJOWf3frhdN9QCGhLWAKjLBsIiH4Gax9wnby45fbxaN–k0pWoJYJAEGGdVWSxFDPxifTNlcLNbpIIGl8qrUq3Nf_rY868mvGTMx8rhSPtlq. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

[5] Artículo 188. El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

[6] “Facultades discrecionales de la administración. Los administrados tienen interés jurídico para impugnar su ejercicio cuando afecten sus derechos”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Página 1331 (Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3000000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=498%2F2011&Dominio=Precedentes&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=11&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2002304&Hit=3&IDs=2002268,2002269,2002304,2002339,2002340,2001850,2001949,2001950,2001970,2000913,2000092&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

La entrada Defendiendo a la sociedad. Cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial actúa de oficio. se publicó primero en Reyes Fenig.

NIC-México, entidad encargada de la administración de nombres de dominio de primer nivel mx, anunció las etapas en la que se hará la asignación de los nombres de dominio de primer nivel bajo mx directamente (ejemplo: reyesfenig.mx).

Cabe señalar que las políticas de asignación de nombres de dominio en México son bastante flexibles, en cuanto a que no es necesario contar con presencia en México, ni tampoco se requiere que el solicitante sea titular de algún derecho de propiedad industrial vinculado al dominio solicitado.

Primera Etapa

La primera etapa se ha denominado de “pre-registro”, se desarrollará del 1º de mayo de 2009 al 31 de julio de 2009.

Durante este período, NIC-México recibirá las solicitudes de asignación de nombres de dominio bajo “mx” de las personas que, con anterioridad al 1º de marzo de 2009, ya eran propietarias de un nombre de dominio con ccTLD mx (net.mx, com.mx, org.mx, edu.mx o gob.mx), siempre y cuando se trate de nombres idénticos. A este nombre de dominio previamente existente se le denomina nombre de dominio origen

En caso de que recibir más de una solicitud para el mismo nombre de dominio, se le dará preferencia al titular con mayor antigüedad.

Si el nombre de dominio originen del solicitante se encuentra en estado de “suspensión” (por ejemplo, por encontrarse sujeto a una transferencia o en proceso de disputa en materia de nombres de dominio), la solicitud de asignación del dominio bajo mx también será suspendida.

Como se puede observar, la preferencia a obtener los nombres de dominio bajo mx directamente corresponde al titular del nombre de dominio origen más antiguo. Los propietarios de marcas registradas no contarán con ninguna preferencia para obtener los nombres de dominio correspondientes a sus signos distintivos.

Segunda etapa

La segunda etapa se ha denominado de “espera”, y se desarrollará del 1 al 31 de agosto de 2009.

Durante este período, NIC-México no recibirá solicitudes de asignación de dominio bajo “mx” directamente, sino procesará las recibidas durante el “período de pre-registro”.

Cuando el nombre de dominio origen se hubiese encontrado suspendido por estar sujeto a un procedimiento de controversia o a transferencia, NIC-México reservará el dominio “mx”, y procederá a rechazar las demás solicitudes que se hubiesen recibido para el mismo dominio. El dominio bajo mx reservado podrá solicitarse una vez que haya concluido la transferencia del dominio o el proceso de disputa.

Lamentablemente, Las reglas no establecen un plazo para que el titular del nombre de dominio origen solicite la asignación del dominio mx reservado, una vez concluida la transferencia o el procedimiento de disputa.

Tercera etapa

La tercera etapa ha sido denominada de “registro inicial”.

En esta etapa cualquier persona podrá registrar un nombre de dominio bajo mx, sin importar si cuenta con un nombre de dominio origen, siempre y cuando no este reservado, a un precio especial que irá disminuyendo a lo largo de la etapa.

Nombres reservados

Existe un conjunto de nombres que se consideran reservados, y que no podrán ser materia de un dominio bajo mx directamente, excepto en agunos casos por ciertas entidades.

Los nombres reservados son los siguientes:

a. Nombres relacionados con la estructuras y funciones de ICAHN, IANA o de NIC-México

b. Los nombres de dominio de primer nivel genéricos ya existentes.

c. Los nombres formados por 1 o 2 caracteres, excepto que exista un dominio origen anterior al 1 de mayo de 2009.

d. Nombres relacionados con aspectos técnicos de la Internet.

e. Los nombres de las entidades federativas mexicanas.

d. Nombres reservados temporalmente por encontrarse en proceso de transferencia o por se materia de un procedimiento de disputa de nombres de dominio.

Para mayor información, puede consultarse el sitio relacionado con el registro de dominios bajo mx directamente: http://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/reopening.jsf.

La entrada NIC-México aclara las reglas para el registro de dominios MX se publicó primero en Reyes Fenig.

Network Information Center México, S.C. (NIC México), entidad vinculada con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y encargada de asignar los nombres de dominio de primer nivel con mx, anunció la reapertura de los nombres de dominio mx directos.

Entre 1989 y 1996, los nombres de dominio mexicanos usando sólo mx, como anahuac.mx, estuvieron restringidos a instituciones de educación superior y algunas entidades muy específicas. En 1996, se creó el dominio de primer nivel edu.mx, cerrándose la disponibilidad del dominio de primer nivel mx, y quedando utilizables los dominios com.mx, gob.mx, net.mx, edu.mx y org.mx.

El 28 de enero de 2009, NIC-México informó que los dominios de primer nivel directamente bajo mx estarán nuevamente disponibles a partir de este año

Aunque el mecanismo y reglas de asignación de los dominio de primer nivel directamente bajo mx no esta claro aún, aparentemente tendrá diferentes etapas, iniciando en el mes de mayo de 2009. NIC-MÉXICO aseguró que aquellas personas que ya cuentan con un dominio de primer nivel mexicano, como son com.mx, org.mx, edu.mx, net.mx y gob.mx, gozarán de preferencia para la asignación de los dominios bajo mx directamente.

El comunicado de NIC-México no aclara si los titulares de marcas registradas en México, sin nombre de dominio mexicano, tendrán alguna prioridad para la asignación de dominios directamente bajo mx.

La entrada La reapertura de los nombres de dominio de primer nivel .mx se publicó primero en Reyes Fenig.