Litigios FAQ

El entramado de Autoridades con competencia en controversias de propiedad intelectual es grande y puede resultar confuso para personas no familiarizadas con el sistema jurídico mexicano.

Por regla general, las controversias relacionadas con derechos intelectuales son resueltas o requieren la intervención de autoridades federales.

1) El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) – Conoce de infracciones administrativas y medidas provisionales vinculadas a patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, secretos industriales, competencia desleal, marcas y derechos de autor en materia de comercio. Nulidad de patentes y nulidad, caducidad y cancelación de registros de marca y otras figuras afines. También resuelve recursos de revisión administrativa contra resoluciones administrativas definitivas.

IMPI tiene competencia para conocer y resolver, en vía incidental, sobre el pago de daños y perjuicios causados por infracciones administrativas a derechos de propiedad industrial. La ejecución de la resolución del incidente corresponde a los tribunales federales.

2) El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) – Conoce de infracciones administrativas a la Ley Federal del Derecho de Autor, no vinculados directamente con comercio. Resuelve recursos de revisión administrativa contra resoluciones administrativas definitivas.

3) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) – Conoce de las infracciones administrativas de registros de variedades vegetales.

4) Fiscalía General de la República (FGR) – Tiene a su cargo la investigación de los delitos relacionados con propiedad intelectual. Algunos delitos vinculados a derechos intelectuales se investigan de oficio; otros exigen querella de la parte ofendida.

5) Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) – Funciona como si fuese una segunda instancia respecto a los actos definitivos emanados del IMPI y el INDAUTOR. Es primera instancia para resolver procedimiento de anulación de registros del Registro Público del Derecho de Autor y en contra de otros actos de autoridad, como las autorizaciones de comercialización de productos farmacéuticos y veterinarios. Cuenta con una Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual con sede en Ciudad de México.

6) Juzgados de Distrito en materia administrativa – Tienen a su cargo resolver las controversias sobre la inconstitucionalidad de leyes y reglamentos. Asimismo, a través del juicio de amparo indirecto, pueden funcionar como segunda instancia respecto de algunos actos de autoridad emanados del IMPI y el INDAUTOR, incluyendo resoluciones definitivas e intraprocesales.

7) Juzgados de Distrito en materia civil o mercantil y juzgados de primera instancia del fuero común en materia civil o mercantil – Conocen de las demandas de pago de daños y perjuicios en contra de los infractores de derechos de propiedad intelectual. Las demandas de pago de daños y perjuicios por violaciones a derechos de propiedad industrial, derechos de autor, derechos conexos y reservas de derechos no exigen declaración administrativa previa.

En ese caso, las instancias federal y estadual tienen jurisdicción concurrente.

Los Juzgados de Distrito también actúan como autoridad revisora, mediante el juicio de amparo indirecto, de la constitucionalidad de los actos de autoridad dictadas por los jueces de primera instancia no apelables y las sentencias no definitivas dictados por los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, en los casos de demandas para el pago de daños y perjuicios.

8) Juzgados de Distrito en materia penal – Conocen de los juicios relacionados con delitos que atentan en contra de los derechos de propiedad intelectual, así como de la constitucionalidad de los actos de autoridad de la PGR y otros juzgados de distrito penales no apelables (o apelables pero constitutivos de una violación directa al texto de la Constitución), a través del juicio de amparo indirecto.

9) Tribunales Colegiados de Apelación – Tienen a su cargo la resolución de las apelaciones en contra de las sentencias y actuaciones apelables de los jueces de distrito en materia administrativa, civil y penal.

10) Tribunales Superiores de Justicia de cada estado – Tienen a su cargo la resolución de las apelaciones en contra de las sentencias y actuaciones apelables de los jueces de primera instancia en la vía civil.

11) Tribunales Colegiados de Circuito – Tienen a su cargo la revisión de las sentencias definitivas del TFJA, de los tribunales colegiados de apelación, de los tribunales superiores de justicia de cada estado y de los juzgados ordinarios de primera instancia (en casos no apelables) a través del juicio de amparo directo. También se ocupan de los recursos (revisión y queja) contra las sentencias y otras resoluciones de trámite dictadas en juicio de amparo por los Juzgados de Distrito.

12) Plenos Regionales – Entre otras funciones, cuando hay interpretaciones contradictorias de alguna norma por parte de los tribunales colegiados de circuito de una misma región, el Pleno regional decide cuál es la interpretación que debe prevalecer.

13) Suprema Corte de Justicia de la Nación – Puede conocer de juicios de amparo y recursos de revisión donde se controvierte la constitucionalidad de una ley o tratado internacional. También resuelve las contradicciones de tesis entre los plenos de circuito.

Como se puede observar, el litigio de los derechos de propiedad intelectual puede involucrar instancias formalmente administrativas pero con facultades materialmente jurisdiccionales (IMPI, INDAUTOR, SAGARPA), tribunales administrativos autónomos (TFJA), la entidad federal de investigación de delitos (FGR), órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal (Juzgados de Distrito en diversas materias, Tribunales de Apelación y Colegiados de Circuito y la Suprema Corte) y a los tribunales estatales.

En todos los casos, los recursos obtenidos de la ejecución de las multas son para el gobierno.

IMPI e INDAUTOR carecen de facultades para condenar al infractor a pagar los gastos y costas del proceso u honorarios de abogados.

El IMPI está facultado para tomar diversas medidas provisionales en casos de infracciones a patentes, marcas, secretos industriales, derechos de autor, derechos conexos y competencia desleal.

Destacan la orden dirigida al infractor para suspender la elaboración de los productos infractores o interrumpir la prestación del servicio infractor, el uso de proceso patentado, retirar del comercio de artículos infractores, y el aseguramiento provisional de mercancía infractora en poder del fabricante, comerciante o de los distribuidores.

Para la expedición de las medidas provisionales, es necesario que el solicitante exhiba una caución, demuestre la existencia de la infracción real o potencial a su derecho, y que haya usado los símbolos o leyendas indicativas de los derechos de propiedad industrial, o de alguna otra forma advertido al público sobre la existencia de aquellos.

El beneficio directo que el demandante obtiene de un fallo favorable del IMPI en un proceso de infracción de marca o de patente es la orden de parte de la autoridad para el cese de la infracción, la definitividad de las medidas provisionales que se hubiesen adoptado y la destrucción de los bienes asegurados.

IMPI puede imponer al infractor una multa hasta por un máximo equivalente a doscientas cincuenta mil unidades de medida y actualización ($22,405,000.00 pesos mexicanos en 2021, aproximadamente $1,224,000.00 dólares americanos) en el caso de derechos de propiedad industrial y hasta el equivalente a cuarenta mil unidades de medida y actualización ($3,584,800.00 pesos mexicanos en 2021, aproximadamente $196,000.00 dólares americanos) en el caso de infracciones a derechos de autor y derechos conexos. La multa que INDAUTOR puede imponer puede llegar hasta los quince mil unidades de medida y actualización.

En todos los casos, los recursos obtenidos de la ejecución de las multas son para las autoridades federales.

Una vez que el IMPI emite una resolución firme declarando la infracción por la violación a un derecho de propiedad industrial, el titular puede promover incidentalmente -ante el propio IMPI- el cálculo y condena al pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

Existen dos vías: la judicial y la administrativa.

Judicial: Sin necesidad de declaración administrativa de infracción por parte del IMPI o del INDAUTOR, ante un juez de primera instancia en materia civil (o mercantil si se elige esa vía), por la violación a derechos de propiedad industrial, derechos de autor, derechos conexos y reservas de derechos.

Administrativa: Ante el IMPI por infracciones a las figuras protegidas por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (marcas, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, secretos industriales), en vía incidental, una vez que la resolución que declara la infracción administrativa es exigible. Corresponde al tribunal de primera instancia la ejecución del fallo que el IMPI haya emitido en materia de daños y perjuicios.

La Ley Federal del Derecho de Autor señala que el monto de la indemnización no será inferior al equivalente del 40% del precio de venta del original de la obra infringida, si fuese factible calcular los daños y perjuicios de ese modo. En materia de propiedad industrial la ley ya no contempla una precuantificación mínima del monto de la indemnización.

Sí, tanto en marcas como como en patentes.

En el caso de las patentes, los opositores cuentan con un plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación de la solicitud correspondiente para presentar los argumentos y pruebas que sustentan la oposición.

Tratándose marcas, avisos y nombres comerciales, el plazo para presentar la oposición es un mes, a partir de la fecha de publicación de la solicitud.

La solicitud de nulidad de una marca registrada se substancia ante el IMPI como primera instancia.

Existen diversos supuestos de anulación de un registro marcario:

(a) Registro concedido en contravención de alguna de las disposiciones sustantivas de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (ejemplo, registro de una marca notoriamente conocida o famosa por alguien sin legitimación para ello) o de alguna otra legislación (registro de un diseño en violación a derechos de autor preexistentes).

La acción no tiene plazo de caducidad.

(b) Por uso anterior y continuo, en México u otro país, de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la registrada, para identificar los mismos o similares productos o servicios.

Esta disposición es peculiar del sistema mexicano, toda vez que permite la anulación de un registro de marca con base únicamente en el uso previo de la misma marca u otra semejante en el extranjero, sin exigir reciprocidad o que la marca usada sea notoriamente conocida o famosa en México.

Para marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018, el plazo de caducidad de la acción es de cinco años, contados a partir de la fecha de publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Para marcas inscritas con anterioridad al 10 de agosto de 2018, el plazo de caducidad de la acción es tres años.

(c) Por manifestación de una fecha de primer uso falsa.

Los solicitantes de marcas en México deben ser cuidadosos al reclamar fecha de primer uso. Si la validez del registro es cuestionada, alegando que la fecha de primer uso manifestada en la solicitud es falsa, la carga de la prueba para demostrar la veracidad de dicha declaración le corresponde al titular del registro marcario.

La acción tiene un plazo de caducidad de cinco años, contados a partir de la fecha de publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

(d) Por existir una marca, idéntica o semejante en grado de confusión, registrada con anterioridad y vigente en México, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

El plazo de caducidad de la acción es de cinco años contados a partir de la fecha de publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

(e) Por haber sido solicitado de mala fe por el licenciatario, agente, representante o distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, si el registrante en México no tuvo consentimiento escrito del propietario de la marca extranjera.

La acción no tiene plazo de caducidad.

(f) Por haber sido obtenida de mala fe.

Una marca es registrada de mala fe cuando quien la registra lo hace con el propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio del legítimo titular.

La acción no tiene plazo de caducidad.

La solicitud de nulidad de una patente se substancia ante el IMPI como primera instancia.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial prevé un sistema cerrado de causales de nulidad de patentes.

Una patente puede ser anulada únicamente por las siguientes causas:

(a) Cuando la patente reivindica materia no patentable, o bien materia que no se considera invención; o por falta de novedad, actividad inventiva o aplicación industrial.

(b) Insuficiencia de la descripción que impida que la invención sea realizada por un técnico en la materia o no brinde soporte a las reivindicaciones.

(c) Cuando se haya tratado una solicitud divisional con reivindicaciones contrarias a las disposiciones especiales contempladas para este tipo de solicitudes.

(d) Cuando, luego de un procedimiento de rectificación o limitación de la patente, la materia originalmente protegida se hubiese ampliado.

(e) Cuando se hubiese reconocido una prioridad por error o inadvertencia y ello hubiese trascendido al examen de novedad o actividad inventiva de la invención.

(f) Cuando se hubiese incurrido en doble patentamiento.

(g) Cuando la patente se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla.

Las nulidades pueden ser parciales, y la acción de caducidad no tiene plazo de caducidad, sin importar la causal que se haga valer.

Ninguna. Mientras la patente no sea concedida, el solicitante carece de acción o defensa para impedir que terceros exploten la materia reivindicada, incluso si la solicitud de patente ya fue objeto de publicación en México.

El único “remedio” que establece la ley es la posibilidad de demandar daños y perjuicios por la violación a la patente, de forma retroactiva a la fecha de publicación de la solicitud. Sin embargo, es necesario aguardar a que la patente sea expedida.