Marcas FAQ

Una marca es un signo perceptible por los sentidos, capaz de distinguir un producto o servicio, de otros de su misma especie.

La marca puede estar constituida por una palabra o conjunto de palabras, números, una combinación de palabras y/o letras, un logotipo o dibujo con o sin palabras, letras o números no aislados, e incluso por la forma tridimensional de un producto, su envase o su empaque. También pueden ser marcas los olores y sonidos que puedan intrínsecamente diferenciar un producto o servicio de otro de su misma especie, así como la imagen comercial o “trade-dress” de los establecimientos y productos.

No es necesario demostrar distintividad adquirida para registrar como marca un olor, sonido o imagen comercial.

Además de la marca típica para identificar productos y servicios, la legislación mexicana protege las marcas colectivas y las marcas de certificación.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o IMPI, es la autoridad administrativa en materia de marcas y propiedad industrial en general. Es un organismo público descentralizado federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, subordinado a la Secretaría de Economía.

No obstante lo anterior, existen diversas autoridades cuyas actividades pueden guardar relevancia con la materia marcaria, como lo son: la Fiscalía General de la República, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tribunales del Poder Judicial Federal en materia administrativa, y los tribunales civiles y mercantiles del fuero federal y del fuero común.

La única forma de obtener la propiedad sobre una marca en México, es mediante su registro con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La propiedad sobre la marca registrada se reconoce sólo respecto de los productos y/o servicios enlistados en el registro, por lo que es posible la coexistencia de marcas idénticas, siempre y cuando se apliquen a artículos o actividades diferentes (ejemplo: “AMÉRICA” aplicada a acumuladores, “AMÉRICA” aplicada a servicios de mudanzas, “AMÉRICA” aplicada a colchones y “AMÉRICA” aplicada a actividades deportivas).

La solicitud de marca, por sí sola, no otorga la propiedad sobre el signo distintivo; es necesario obtener el registro.

Sí. La marca es una forma de obtener la propiedad sobre la marca, no un permiso para explotarla.

Sin embargo, las marcas que no se registran no se consideran propiedad del usuario, ni de nadie. Por lo tanto, el usuario de la marca no registrada ve extremadamente limitadas las acciones para impedir que otras personas copien o imiten el signo distintivo.

En el peor de los casos, existe el riesgo de que terceros, actuando de buena o mala fe, soliciten y obtengan el registro de la marca, y posteriormente acusen al usuario original de ser un imitador.

No. Los registros de marca sólo surten efectos en los territorios de los países en que se registran.

Por ejemplo, las marcas registradas en Estados Unidos o Brasil no surten efectos en México, de la misma forma que las marcas registrada en nuestro país no surten efectos en la Unión Americana o Brasil.

Sí. Desde febrero de 2013 está en vigor en México el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (mejor conocido simplemente como Protocolo de Madrid) que posibilita la obtención, con una sola solicitud, de derechos marcarios en los varios países y jurisdicciones que son parte de Arreglo de Madrid. Entre otros, son parte del Arreglo de Madrid, los Estados Unidos, la Unión Europea, Israel, Japón y la India. Entre las naciones latinoamericanas, sólo Brasil, Colombia, Cuba y México son parte del Arreglo de Madrid, por ahora.

La lista de los países y jurisdicciones miembros del Protocolo de Madrid puede obtenerse de la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Adicionalmente, en el caso concreto de la Unión Europea, un residente en México puede presentar una solicitud de registro de marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y obtener, con un solo registro, la propiedad de la marca en los 27 estados miembros de la Unión Europea, independientemente de que también sea posible acudir a cualquiera de dichos países a registrar la marca de forma separada.

Sí. A partir de agosto de 2016, las solicitudes de registro de marca son publicadas dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud, para que los terceros puedan oponerse. La oposición debe estar sustentada en la posible violación a una norma de derecho sustantivo y el opositor debe tener interés jurídicamente tutelado.

La presentación de la oposición es notificada al solicitante (incluyendo el interesado tramitando la protección de la marca en México a través del Protocolo de Madrid) mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, para que la conteste en el plazo de dos meses. La falta de contestación a la oposición acarrea el abandono de la solicitud.

La oposición no suspende el procedimiento de registro de marca, pero sí puede demorarlo. Con independencia de la oposición, el IMPI efectúa el examen sustantivo o de fondo de la solicitud de registro marcario y, de encontrar causas que impiden la aprobación de la solicitud, lo comunicará por escrito al solicitante para que conteste.

La preferencia en la obtención del registro corresponde al que presentó la solicitud primero, no al primero que comenzó a explotarla, aunque reivindique la fecha de primer uso en la solicitud.

Sin embargo, la marca registrada no es oponible contra un tercero que haya comenzado a utilizar en México, de forma continua, una marca igual o semejante en grado de confusión, para identificar los mismos o similares productos o servicios, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, o a la fecha de primer uso asentada en la solicitud.

Además de la defensa antes descrita, el usuario anterior podría pedir la nulidad de la marca semejante en grado de confusión registrada por otro para identificar los mismos o similares servicios o productos, siempre y cuando lo haga dentro de los plazos que establece la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Es variable, y depende de varias circunstancias, algunas controlables por el solicitante y otras no.

Cuando la solicitud se presenta con todos los anexos requeridos, y no hay oposición ni surgen de parte de las autoridades objeciones respecto a la lista de productos/servicios o a la registrabilidad de la marca, el trámite demora en promedio cuatro meses.

Conforme la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad industrial, el registro de marca tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de registro. Esta regla es aplicable -en principio- a las marcas solicitadas a partir del 5 de noviembre de 2020.

Bajo la hoy abrogada Ley de la Propiedad Industrial, la vigencia era de diez años contados a partir de la fecha de solicitud del registro, con independencia del tiempo que se hubiese tomado el procedimiento de inscripción.

Al final de la vigencia, el registro de marca puede renovarse por períodos de diez años, siempre y cuando el titular presente una declaración de uso real y efectivo de la marca o signo distintivo que corresponda.

No. Las denominaciones y razones sociales son los nombres de las personas morales. Si bien las denominaciones sociales se pueden usar como si fueran marcas o nombres comerciales, se trata de figuras jurídicas esencialmente diferentes.

La denominación o razón social no confiere por sí misma derechos de marca, e incluso es ilegal utilizar como parte de una denominación social, marcas previamente registradas pertenecientes a terceros, sin autorización escrita, si las actividades de la persona moral que lleva dicha denominación o razón social se relacionan con los productos o servicios protegidos por el registro de marca del tercero.

Sí, aunque no cada tres años.

Para los registros de marca y aviso comercial concedidos a partir del 10 de agosto de 2018, incluyendo registros internacionales conforme el sistema de Madrid, es necesario presentar una declaración de uso efectivo del signo distintivo en un plazo perentorio de tres meses, contados a partir del tercer aniversario de otorgamiento del registro de marca o aviso comercial.

La omisión en la presentación de la declaración de uso real y efectivo de marca acarrea la caducidad del registro, con la consecuente extinción de los derechos de exclusividad sobre la marca.

Para los signos distintivos registrados con anterioridad al 10 de agosto de 2018, la ley no exige de los titulares la presentación periódica de comprobaciones de uso. En esos casos, cuando el dueño de una marca registrada presenta espontáneamente una declaración o prueba de uso de marca ante Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la consecuencia es un simple acuse de recibo de la recepción del escrito y de sus anexos, mismos que son agregados al expediente oficial.

No debe perderse de vista que si un tercero solicita al IMPI la declaración administrativa de caducidad sobre la base de que la marca registrada no se ha usado durante un plazo de tres años consecutivos, será necesario demostrar ante el Instituto la explotación de la marca, independientemente de las declaraciones de uso de marca presentadas.

Por último, al solicitar la renovación del registro de marca o aviso comercial, el solicitante deberá presentar una declaración de uso real y efectivo del signo distintivo inscrito.

Si la marca fue registrada como “mixta” o “innominada”, no es posible modificar el diseño registrado.

Lo anterior no implica que esté prohibido cambiar o modificar el logotipo, pero si los cambios al logotipo implican una alteración sustancial del diseño, la utilización del nuevo diseño no se considerará como uso de la marca registrada, y esta situación puede afectar negativamente la conservación del registro marcario. Cuando los cambios al logotipo son sustanciales, lo recomendable es presentar una nueva solicitud de marca para el diseño actualizado.

Si la marca fue registrada como “nominativa”, el titular tiene la posibilidad de utilizarla en cualquier tipo o tamaño de letra, y dicho uso se considerará como uso de la marca registrada para efectos de su mantenimiento, a pesar de las modificaciones que pueda sufrir el logo.

Hay tres escenarios. En todos los casos, las marcas que no se usan del todo por tres años consecutivos en al menos uno de los productos o servicios enlistados en el registro, quedan vulnerables a que un tercero pida al IMPI su caducidad, por falta de uso. La caducidad no es automática; es necesario que otra persona presente una demanda.

Para marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018, la falta de uso en los tres primeros años de registro impedirá la presentación de la declaración de uso real y efectivo de la marca, provocando la caducidad de pleno derecho del registro.

Para marcas solicitadas y registradas al amparo de la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual, las que son utilizadas para identificar sólo algunos de los productos o servicios enumerados en el registro, pueden ser objeto de una caducidad parcial, que únicamente afectaría los bienes o servicios para los que la marca no se ha utilizado por tres años consecutivos.

Adicionalmente, la ley dispone que la falta de uso de la marca constituye un obstáculo para solicitar su renovación; lo aconsejable en el caso de marcas que no se han usado, es solicitar un nuevo registro, aunque en la nueva solicitud no puede reclamarse ningún tipo de prelación derivada de la marca registrada anterior que se está sustituyendo y que no fue explotada.

Debe diferenciarse dos situaciones:

a) Registros de marca nacionales. El interesado debe presentar una solicitud de renovación de marca y, simultáneamente, una declaración de uso real y efectivo de la marca registrada. Los derechos marcarios se conservarán sólo en los productos o servicios enumerados en la declaración de uso.

El plazo de la renovación inicia seis mese antes de la fecha de vencimiento del registro de marca y termina seis meses después de dicha fecha de vencimiento.

b) Registros de marca internacionales. Una vez presentada la solicitud de renovación ante la oficina internacional conforme el Protocolo al Arreglo de Madrid, el titular debe presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una declaración de uso real y efectivo de marca dentro de los tres meses siguientes a que OMPI notifica la renovación del registro internacional. No obstante, la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial dispone que si el titular no presenta la declaración de uso de marca al renovar, la autoridad mexicana debe requerir su presentación en un plazo improrrogable de dos meses. En todo caso, la declaración de uso de marca deberá ser ingresada directamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya sea en ventanilla o por medio electrónico.