Los cambios introducidos a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal han sido recibidos con desconfianza por diversos grupos identificados con la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa.

Las críticas se han enfocado, por un lado, en la adopción de la figura de la “notificación y retirada”; y por el otro, en la sanción penal hacia los que eludan o contribuyan a que otros eludan o evadan sin autorización medidas tecnológicas de protección de obras y derechos conexos (interpretaciones, fonogramas). Existe el temor de que las nuevas disposiciones sirvan de base para el ejercicio de la censura o para obstaculizar actividades legítimas relacionadas con dispositivos móviles, computadoras y aparatos decodificadores que incorporan candados digitales. Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad contra las citadas reformas el 3 de agosto de 2020.

Este artículo se enfocará en el mecanismo de “notificación y retirada”.

La “notificación y retirada” es un procedimiento, substanciado en el ámbito privado, por virtud del cual una persona que se ostenta como titular de un derecho de autor o un derecho conexo, y que denomino reclamante, envía a un proveedor de servicios en línea (como una plataforma, un buscador o un sitio de internet) un “aviso” o reclamación, indicando que determinado contenido cargado por un usuario de dicho proveedor (obras, datos, información, materiales, contenidos), lesiona los derechos de autor o derechos conexos del reclamante. El objeto del aviso es que dicho contenido sea removido, retirado, eliminado o inhabilitado. El procedimiento de “notificación y retirada” está regulado en el artículo 114 Octies de la Ley Federal del Derecho de Autor, reformada por publicación en el Diario Oficial de la Federación del 1° de julio de 2020.

Por ejemplo, si el autor de un cortometraje encuentra que su obra ha sido cargada sin autorización a una plataforma dedicada a compartir vídeos, en vez de trata de identificar y ubicar al usuario responsable de la carga ilegal para demandar el retiro de la obra o ejercer una acción en contra de la plataforma por la difusión ilícita del cortometraje, puede enviar un sencillo aviso o reclamación a la plataforma para que ésta se encargue unilateralmente de retirar o remover el contenido infractor y notificar al usuario sobre el reclamo y la consecuencia. No suena mal.

Conforme el nuevo texto legal, una vez recibido el aviso o reclamación por parte del supuesto titular de los derechos patrimoniales de autor o reclamante, el proveedor debe remover o inhabilitar el contenido que dio motivo a la reclamación y notificar al usuario que cargó dicho contenido. Digo “supuesto” porque la Ley Federal del Derecho de Autor exige al reclamante identificar en el aviso el contenido de la infracción, manifestar su interés o derecho respecto de los derechos de autor y proporcionar la ubicación electrónica relacionada con el ilícito; pero no se requiere la prueba de la existencia de la obra y la titularidad de los derechos de autor o derechos conexos.

El usuario afectado por la remoción o inhabilitación del contenido puede pedir la restauración del contenido mediante el envío de un contra-aviso al proveedor, donde deberá demostrar la titularidad de los derechos de autor o la autorización correspondiente sobre el contenido removido o inhabilitado, o justificar su uso conforme las limitaciones al derecho de autor que la misma ley dispone.

La ley omite señalar los plazos para que el proveedor envíe al usuario la notificación sobre el aviso y remoción de contenidos y para que el usuario afectado presente el contra-aviso.

Cuando el usuario remite el contra-aviso, el proveedor deberá notificarlo a reclamante (la ley no indica el plazo) y habilitar el contenido identificado en el contra-aviso (no en el aviso original), salvo que el reclamante inicie un procedimiento judicial, administrativo, denuncia penal o procedimiento alternativo de solución de controversias contra el usuario en un plazo no mayor de quince días hábiles a partir de la fecha en que el proveedor le informe sobre el contra-aviso.

Como se puede observar, el proceso antes descrito exige un mínimo de formalidades, privilegia la agilidad y lo que procura es el retiro de los materiales infractores de Internet.

La “notificación y retirada” está inspirada en el “notice and takedown” previsto en la Millenium Digital Copyright Act (MDCA) norteamericano de 1998. El propósito original del mecanismo era proteger a los proveedores de servicios de internet de las demandas que los titulares de copyright pudiesen presentar por la diseminación sin autorización de obras protegidas cargadas por los usuarios a través de la infraestructura proporcionada por dichos proveedores. El MDCA contemplaba diferentes cargas, entre las que se incluía el mecanismo de “notice and takedown”, que debían ser implementadas por los proveedores de servicios de internet para liberarse de la responsabilidad por la difusión de contenidos lesivos de copyright; esta protección se extendió a los sitios en los que los usuarios pueden subir contenidos sin una supervisión directa del responsable del sitio, lo que incluye desde luego a plataformas como YouTube y Facebook[1] y a los buscadores. Dicha preocupación por proteger a los proveedores de acceso a internet (como Telmex o Izzi) y a los proveedores de servicios en línea (Facebook, Google, Yahoo!) contra las demandas que pudiesen presentar los titulares de derechos de autor se trasladó a la Ley Federal del Derecho de Autor.

Algunos de los críticos afirman que el procedimiento de “notificación y retirada” introducida a la Ley Federal del Derecho de Autor es abusivo, ya que se trata de un mecanismo que puede fácilmente ser usado para la represión de la libre manifestación de las ideas, incluso opiniones políticas legítimas, que tendrá como consecuencia la supresión o retiro unilateral de contenidos de una plataforma o sitio con la sola queja presentada por un supuesto titular de derechos de autor, quien no tiene que demostrar la existencia y afectación a sus derechos, y sin la intervención de alguna autoridad[2].

A mi juicio, no les falta razón a los inconformes.

Lo primero que me llamó la atención es la posición desfavorable en que el usuario del proveedor de servicios en línea es colocado respecto al reclamante o supuesto titular de derechos de autor: el reclamante no necesita demostrar que es titular de un derecho de autor o derecho conexo para presentar el aviso y obtener el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente lesivo de derechos. En cambio, si el usuario desea que el contenido retirado sea reinstalado, deberá anexar al contra-aviso las pruebas pertinentes para demostrar su derecho sobre los contenidos materia de la reclamación o acreditar el caso de excepción o limitación al derecho de autor.

El supuesto titular de los derechos de autor obtiene el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación unilateral del contenido señalado como ilícito con la sola presentación del aviso de infracción de derechos, como si se tratase de una medida cautelar.

La duración del retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente ilícito, en el mejor de los casos, sería no menor a quince días hábiles. Si el reclamante inicia una acción civil o administrativa, presenta denuncia penal o promueve un mecanismo alterno de solución de controversias, entonces el contenido objeto de la reclamación o aviso se mantendrá retirado o inhabilitado durante todo el tiempo que dure el procedimiento, sin aparente necesidad de que reclamante presente una caución para mantener las cosas en ese estado y resarcir al usuario de los daños y perjuicios que se le hubiesen causado por el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente ilícito, en el caso de que la resolución definitiva fuese desfavorable al reclamante.

Por otro lado, el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente ilícito como consecuencia del aviso o reclamación, sin siquiera mediar audiencia, me parece una clara afectación a la esfera jurídica del usuario, sin la intervención del poder público. Me pregunto si el proveedor de servicios en línea podría ser señalado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo

Es evidente que la Ley presume que hay una infracción cuando el reclamante envía el aviso al proveedor de servicios en línea, y que el contenido que dio lugar a ese aviso o reclamación es ilícito. Sin embargo, es difícil justificar dicha presunción si se considera que el reclamante no necesita aportar pruebas sobre la existencia del derecho de autor y su titularidad.

La libre manifestación de las ideas y opiniones no es una facultad que pueda ejercerse de forma absoluta; los derechos de terceros imponen un límite a dicha libertad fundamental, y ciertamente los privilegios temporales de los autores sobre sus obras se encuentran entre los derechos que restringen la libertad de expresión. Sin embargo, la protección del derecho de autor no debería realizarse a través de mecanismos que dejan al supuesto infractor en un virtual estado de indefensión.

Desconozco todavía los argumentos esgrimidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la demanda de acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal; el comunicado de prensa de la Comisión sólo señala que encontró afectaciones a la libertad de expresión, al derecho de propiedad, a la libertad de comercio o trabajo y a derechos culturales. Cuando la copia de la demanda de acción de inconstitucionalidad esté disponible, procuraré comentarla (Actualización: La copia de la demanda de acción de inconstitucionalidad está disponible aquí).

[1] Sobre el Digital Millenium Copyright Act, sugiero revisar: Steven Buchwald, “DMCA Safe Harbor Explained: Why Your Website Needs a DMCA/Copyright Policy”, 1° de Agosto de 2017 (https://buchwaldlaw.com/2017/08/dmca-copyright-safe-harbor-explained-website-needs-dmcacopyright-policy/) Fecha de consulta: 25 de agosto de 2020.

[2] Un ejemplo de esta crítica puede verse en: https://youtu.be/WQZnB0ZzKF0.

La entrada El nuevo mecanismo de “notificación y retirada” (“notice and takedown”) en la Ley Federal del Derecho de Autor mexicana. se publicó primero en Reyes Fenig.

El objeto de promulgar una nueva legislación fue adaptar la normatividad de la propiedad industrial a las exigencias de los tratados internacionales en materia comercial recientemente suscritos por México, destacadamente el Tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá (TMEC), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2020.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) entrará en vigor 90 días hábiles después de su publicación; esto es, el 5 de noviembre de 2020 (es la fecha mas aceptada, aunque tengo dudas. Ver: ¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial?). Durante algún tiempo se aplicarán simultáneamente la Ley de la Propiedad Industrial y la LFPPI, por lo que habrá que poner mucha atención a los dieciocho artículos transitorios de ésta última.

Mientras se expide un nuevo reglamento, seguirá aplicándose el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (artículo Cuarto transitorio, LFPPI).

La nueva ley presenta modificaciones sustantivas y procesales muy importantes. En mi opinión, tiene la virtud de regular con mayor detalle varios aspectos sustantivos de la protección de invenciones y signos distintivos, sin estar exenta de algunos errores e inconsistencias.

En algunos casos, la legislación incorpora criterios que ya eran aplicados en la práctica por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dando mayor seguridad jurídica a los gobernados.

Un aspecto muy innovador de la LFPPI es la facilitación de los procedimientos administrativos y judiciales para obtener el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el titular del derecho de propiedad intelectual como consecuencia de la infracción o lesión a dicho derecho.

Debo aclarar que este artículo tiene por objeto destacar muy brevemente algunos de los cambios que más me han llamado la atención, contrastándolos ocasionalmente con las disposiciones de la recién abrogada  Ley de la Propiedad Industrial. No pretendo hacer una exposición general de la LFPPI.

A. Invenciones

A.1. Prohibición expresa del doble patentamiento (artículo 50 LFPPI).

A.2. Reconocimiento expreso de la patentabilidad de los microorganismos y material biológico aislado de su entorno natural y obtenido mediante un procedimiento técnico (artículo 49, penúltimo párrafo, LFPPI).

A.3. Prohibición expresa del patentamiento de invenciones que puedan poner en riesgo la salud o vida de las personas o los animales, incluyendo las relacionadas con la clonación de seres humanos, el material genético del ser humano, la utilización industrial o comercial de embriones humanos, entre otros (artículo 49, fracción I, incisos a), b) y c), LFPPI).

A.4. Incorporación de la excepción Roche-Bolar: Una patente no será oponible a un tercero que importe, venda, use o elabore el producto patentado para efectos de realizar los estudios tendientes a obtener una autorización regulatoria de medicamentos para la salud humana. Esta defensa estaba prevista en el Reglamento de Insumos para la Salud y ahora, apropiadamente, alcanza el rango de ley (artículo 57, fracción II, LFPPI).

A.5. Extensión de los derechos que otorga la patente hasta por cinco años mediante la figura del Certificado Complementario, en caso de demora no razonable en la concesión de la patente (artículos 126 a 136 LFPPI).

A.6. Regulación más clara de las solicitudes divisionales, en especial las voluntarias (artículos 100 y 102 LFPPI).

A.7. Limita expresamente la interpretación del alcance de los derechos conferidos por la patente a la materia protegida (artículo 55, último párrafo, LFPPI).

A.8. Los modelos de utilidad incrementan su vigencia a 15 años (artículo 62 LFPPI).

A.9. Limita y precisa con más detalle las causas de nulidad de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, aboliendo los plazos de caducidad de las acciones de nulidad (artículo 154 LFPPI).

A.10. Regulación más extensa de los supuestos de limitación de los derechos conferidos por las patentes y la rectificación de errores, así como de su procedimiento (artículos 121 a 125, LFPPI).

B. Signos distintivos

B.1. La vigencia de las marcas –incluyendo las colectivas y las de certificación-, avisos comerciales y nombres comerciales será de diez años a partir de la fecha de otorgamiento del registro o publicación, en vez de calcularse desde la fecha de solicitud (artículos 178, 204 y 211, LFPPI).

B.2. Los exámenes de forma y fondo de los signos distintivos se ha unificado (artículo 225 LFPPI).

B.3. Los productos o servicios enlistados en las solicitudes deben ser específicos y determinados. El reglamento que se expida determinará si una sola solicitud puede incluir productos o servicios de diversas clases (conforme el Clasificador del Arreglo de Niza), o si las cosas siguen como hasta ahora: los productos o servicios enumerados en las solicitudes de registro deben limitarse a una sola clase (artículos 176 LFPPI y 57, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

B.4. Oposiciones. Las consecuencias jurídicas de presentar oposiciones son más graves para todas las partes involucradas:

B.4.a. Las oposiciones no exitosas ocasionarán la improcedencia de la acción de nulidad de registro de marca basada en causa igual a la de la oposición (artículo 259 LFPPI).

B.4.b. El solicitante cuenta con un plazo de dos meses para contestar la oposición y ofrecer las pruebas que estimase pertinentes. Si el solicitante omite contestar la oposición, la solicitud de registro de marca será abandonada (artículo 225 LFPPI).

B.5. Si un producto o servicio identificado con una marca registrada viola las disposiciones legales que le resulten aplicables, el IMPI podrá iniciar un procedimiento de declaración administrativa de nulidad del registro respectivo (art. 178, segundo y tercer párrafos LFPPI). Se trata de una disposición nueva y peculiar, que sanciona el incumplimiento de normas legales reguladoras de un producto o servicio, o la abierta ilicitud de los mismos, con la extinción de los derechos sobre el signo distintivo, aunque no hubiese existido ilegalidad en la emisión del registro respectivo. .

B.6. Consentimiento para el registro de marcas. Las reglas sobre los acuerdos de consentimiento para la coexistencia de marcas cambiaron respecto a las previstas en el artículo 90, último párrafo, de la derogada Ley de la Propiedad Industrial, reformada en mayo de 2018. El consentimiento de un titular es aceptable para el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente solicitadas o registradas y vigentes, tratándose de productos o servicios similares (no iguales) (art. 173, penúltimo párrafo, LFPPI).

B.7. Declaraciones de uso. Mantiene la carga de presentar la declaración de uso real y efectivo de marca al tercer año de la concesión del registro y con cada renovación. Si la renovación no está acompañada de la declaración de uso, el IMPI deberá requerir sus presentación en un plazo de dos meses; esta adición es especialmente importante y beneficiosa para los titulares de derechos adquiridos a través del Protocolo al Arreglo de Madrid (artículo 237, penúltimo párrafo, LFPPI).

B.8. Establece expresamente que la descripción de productos o servicios del registro marcario se limitará a los productos o servicios manifestados en las declaraciones de uso real y efectivo de marca (artículos 233, penúltimo párrafo y 237, antepenúltimo párrafo, de la LFPPI).

B.9. Las declaraciones de nulidad –en algunos casos- y caducidad de registros de marca pueden ser parciales, limitando los efectos extintivos de derechos a ciertos productos o servicios enlistados en el registro impugnado (artículos 258, fracción II, segundo párrafo, y fracción IV, segundo párrafo, y último párrafo; 260, fracción II, segundo párrafo, LFPPI).

B.10. Una marca puede ser declarada nula si su titular no demuestra la veracidad de la fecha de primer uso asentada en la solicitud (artículo 258, fracción III, LFPPI).

C. Denominaciones de origen

C.1. Definición de denominación de origen. La LFPPI define a la denominación de origen como “el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario…” (artículo 264, LFPPI), y no como una denominación geográfica que sirve para designar un producto originario del mismo. Este cambio aumenta la distancia de la legislación mexicana en materia de denominaciones de origen, ya de suya heterodoxa, respecto del Arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de origen y su registro internacional.

D. Litigios

D.1. Los supuestos de nulidad de patentes fueron limitados a los casos previstos en la ley; no hay ya una hipótesis genérica de anulación de patente. En el caso de las hipótesis de nulidad de las marcas registradas, la ley excluyó expresamente la anulabilidad del derecho por irregularidades durante el procedimiento administrativo de obtención del registro (artículos 154 y 258, fracción I, segundo párrafo, LFPPI).

D.2. Los efectos de la anulación de un registro de marca serán retroactivos, sin importar la causa. Los efectos de la caducidad del registro de marca se producen hasta que la resolución sea “exigible”. La declaración de nulidad de las patentes también tiene efectos retroactivos, pero eso ya estaba en la ley abrogada (artículos 159, penúltimo párrafo, y 263, segundo y tercer párrafos, LFPPI).

D.3. Las atribuciones del IMPI en materia de conciliación en procedimientos de infracción, así como su trámite, están ahora reguladas y detalladas en un capítulo especial de la ley (artículos 372 a 385, LFPPI).

D.4. En el caso de los supuestos de infracción de marca, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado, la fabricación, compraventa, transporte almacenaje, distribución, exportación e importación se equiparan al “uso”. No se requiere ya demostrar que dicha conducta se realizó “a sabiendas”, incluso en el caso de la comercialización de productos infractores (artículos 386, fracciones IX, X, XI, XIII, XVII y XXI, y 387, LFPPI).

D.5. El ofrecer en venta productos que incorporan una invención patentada o que sean resultado de la explotación de un proceso patentado es infracción, aunque no se pruebe que la conducta se realizó “a sabiendas” (artículo 386, fracciones VI y VIII, LFPPI).

D.6. El IMPI tendrá facultades para imponer multas, requerir directamente su pago e incluso exigir el pago del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución (artículos 5°, fracción VI, y 393, LFPPI).

D.7. Daños y perjuicios a través del IMPI. El IMPI tiene ahora atribuciones para determinar y condenar a un infractor al pago de daños y perjuicios sufridos por el titular de un derecho de propiedad industrial infringido, a través de un procedimiento incidental luego de haberse declarado administrativamente la infracción (artículo 396, fracción I, LFPPI).

D.8. Daños y perjuicios vía judicial. Bajo la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, sólo los tribunales podían resolver la demanda de pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados por una lesión a los derechos protegidos por esa ley, previa declaración administrativa de infracción emitida por el IMPI. Ahora, el titular de un derecho de propiedad industrial puede reclamar, a través de los tribunales, una indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la lesión a sus derechos de propiedad industrial ante la autoridad judicial, sin necesidad de declaración administrativa de infracción previa del IMPI (artículo 396, fracción II, LFPPI).

D.9. El monto mínimo de la indemnización ascenderá a cuando menos al equivalente al 40% del “indicador de valor legítimo”. Para determinar el indicador de valor legítimo podrá tomarse en cuenta el precio al menudeo de los productos infringidos, la utilidades que el titular dejó de percibir por la infracción, las utilidades que el infractor obtuvo como consecuencia de la infracción; o la contraprestación que el infractor hubiese tenido que cubrir en el comercio por una licencia contractual del producto o servicio infringidos (artículo 396, fracciones I, II, III y IV, LFPPI).

D.10. Las autoridades judiciales están facultadas para dictar las medidas provisionales que la Ley de la Propiedad Industrial y los tratados internacionales contemplan (artículo 408, fracción I, LFPPI).

D.11. El probable infractor puede solicitar al IMPI o a los tribunales el levantamiento de las medidas provisionales que lleguen a imponer mediante la presentación de una contrafianza; pero la autoridad deberá valorar la apariencia del buen derecho, analizar la afectación que puedan sufrir tanto el afectado como el solicitante de las medidas y la afectación al orden público o el interés general, para decidir si ordena el levantamiento de las medidas. La ley no prevé ya un “tope” al monto de la contrafianza (artículo 346 LFPPI)

E. Figuras contractuales

E.1. Licencias. La nueva ley suprimió la necesidad de inscribir el contrato de licencia de patente o de marca para el efecto de que el uso efectuado por el licenciatario se entienda como realizado por el titular del derecho (artículos 138 y 240, LFPPI), en consonancia con lo acordado en el TMEC. La inscripción dejó de ser necesaria también para que el usuario inicie acciones de defensa de la patente o signo distintivo registrado licenciados. El legislador eliminó asimismo que la consecuencia de la inscripción de la licencia con el IMPI es que el contrato surta efectos frente a terceros.

E.2. Los acreedores beneficiarios de un gravamen inscrito con el IMPI tienen derecho a solicitar, por sí, la renovación del registro de la marca, sin la carga de declarar el uso real y efectivo de la marca (artículo 237, último párrafo).

F. Normas procesales

F.1. La LFPPI contempla expresamente la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, primero, y el Código Federal de Procedimientos Civiles después (artículo 3 LFPPI).

F.2. Plazos adicionales. En la Ley de la Propiedad Industrial abrogada, los solicitantes tenían derecho a contar con un plazo adicional al ordinario, de hasta dos meses, para contestar la mayoría de los requerimientos y objeciones relacionados con el examen de las solicitudes de patente y registro, lo cuales comenzaban a correr al día hábil siguiente del término del plazo ordinario (artículos 58 y 122 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, reformados en mayo de 2018). La nueva ley contempla también el plazo adicional de hasta dos meses, pero omite señalar cuándo comienza a correr; ante el silencio, procede aplicar la legislación supletoria y considerar que el plazo adicional inicia el día natural siguiente al término ordinario (artículos 117 y 240, LFPPI, y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo).

F.3. Notificaciones. En la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, las notificaciones personales, por correo y edictos surtían efectos el día en que se realizaban y los plazos comenzaban a correr al día hábil siguiente; en el caso de notificaciones por Gaceta, la notificación surtía efectos al día hábil siguiente a la fecha de puesta en circulación (artículo 184 de la Ley de la Propiedad Industrial, reformado en mayo de 2018).

F.3.a. La regla es que las notificaciones se realicen mediante la Gaceta de la Propiedad Industrial (electrónica). Esas notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente a la publicación de la Gaceta y el plazo comienza a correr al día hábil siguiente (artículos 18, 19 y 21, segundo párrafo, LFPPI).

F.3.b. La LFPPI omite aclarar cuándo surten efectos las notificaciones personales, por edictos y las realizadas por medios electrónicos diferentes a la Gaceta (artículo 19, segundo y cuarto párrafos, LFPPI), por lo que sería aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que prevé que esas notificaciones surtan efectos el día que se realizan y los plazos comiencen a correr al día natural siguiente (artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo).

La entrada La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se publicó primero en Reyes Fenig.

Con los cambios a la ley, México protege, a través del registro marcario, los siguientes signos distintivos:

1. Signos visibles, tales como letras, palabras, números, nombres, frases, y figuras y dibujos bidimensionales, con o sin reserva de colores.
2. Hologramas (¡nuevo!)
3. Formas tridimensionales
4. Sonidos (¡nuevo!)
5. Olores (¡nuevo!)
6. Imagen comercial (¡nuevo!)[1]
7. La combinación de los anteriores signos distintivos.

Lo anterior no significa que, en el pasado, los sonidos, olores, hologramas y la imagen comercial (también llamada «trade dress») carecieran totalmente de protección. Sin embargo, dado que se trataba de signos no reconocidos como marca, las acciones que la legislación otorgaba para reprimir su imitación o uso ilícito estaban limitadas a las de combate de la competencia desleal.

Además de la marca, la Ley de la Propiedad Industrial contempla otras figuras para proteger otros signos distintivos, de naturaleza o función diferente a la marca tradicional, como son las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, las marcas de certificación, los avisos comerciales y los nombres comerciales.

El que actualmente existan signos distintivos registrables como marca que anteriormente ni marca eran, tiene implicaciones muy relevantes, si se considera que el registro, no el uso, es la fuente del derecho de exclusividad. Los usuarios de marcas no tradicionales, como los hologramas, los sonidos, los olores y la imagen comercial deberían apurarse a solicitar al IMPI el registro de dichos signos, con independencia de cualquier uso que hubiesen efectuado anteriormente en México. Sin la existencia de un registro marcario, o al menos una solicitud, el signo distintivo no puede ser objeto de contrato, ya sea licencia, transmisión o gravamen en México. Peor aún, un competidor podría solicitar a su nombre la marca no registrada (o una semejante en grado de confusión) para distinguir los mismos o similares productos o servicios, y luego tratar de obligar al usuario original a interrumpir la utilización del signo distintivo. Desde luego que la ley prevé defensas[2] y acciones[3] para contrarrestar tan injusta situación, pero es indudable que la posición del primer usuario estaría muy comprometida.

La solicitud de registro de las marcas no tradicionales

Para efectos de esta entrada, el concepto de marca no tradicional se limitará a los hologramas, sonidos, olores e imagen comercial; es decir, a los signos distintivos que no eran registrables como marca antes de la reforma a la ley de mayo de 2018. Las formas tridimensionales con frecuencia han sido identificadas como marcas no tradicionales, pero dado que la legislación mexicana las reconoció expresamente como marca desde 1991, no las incluiré en este trabajo. Para algunos comentarios sobre la regulación de la marca tridimensional, pueden revisar mi entrada La Suprema Corte de Justicia proporciona algunas reglas acerca del examen de marcas tridimensionales.

I. Signos holográficos

Los signos holográficos son ahora registrables como marca. Además de los datos ordinariamente requeridos a todos los solicitantes de registros marcarios (nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, ubicación del establecimiento comercial, industrial o de servicios, la fecha de primer uso y la lista de productos/servicios a ser distinguidos con la marca), el solicitante deberá asentar una descripción del holograma y anexar un ejemplar, mostrando la totalidad del efecto holográfico. De ser necesario, puede presentar tantas vistas adicionales como sean necesarias para ilustrar en su totalidad el holograma.

Cabe destacar que, antes de la reforma a la ley de 2018, el registro como marca de hologramas estaba implícitamente prohibido por el antiguo artículo 90, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial. En tal circunstancia, los usuarios de estos signos distintivos intentaron protegerlas a través de su registro como marcas innominadas o mixtas bidimensionales. Ahora que los hologramas son registrables como marca, me pregunto si el uso del holograma se consideraría como uso de una marca registrada innominada o mixta bidimensional para efectos de la veracidad de la declaración de uso real y efectivo exigible al titular para renovar el registro, y de la defensa de los derechos en contra de una acción de caducidad por falta de uso por tres años consecutivos.

II. Sonidos

Los sonidos son ahora también protegibles y registrables como marca, en tanto sean distintivos. Puede ser una melodía, un ruido o una combinación de éstos

El solicitante deben proporcionar una descripción del sonido que pretende se registre, e incluso puede exhibir una representación gráfica del sonido, como las notas de la melodía o la imagen de las ondas sonoras. En cualquier caso, el interesado debe entregar al IMPI un archivo digital sin protección (.avi, .mp3, .mp4, .wma, .wmv, .wav o .m4a), conteniendo el sonido materia de la marca, para que el servidor público encargado del examen de la marca y el público en general lo puedan reproducir desde el sitio de Internet del IMPI.

Si bien el IMPI ha otorgado el registro sobre un determinado sonido producido por la voz humana (por ejemplo, el registro de marca 2,038,934 expedido en septiembre de 2019[4]), no me queda claro todavía si un jingle (letra y música) podría ser registrado en México como marca sonora.

III. Olores

Los olores distintivos son también registrables como marca.

Además de la información ordinaria de cualquier solicitud de registro, el interesado deberá describir el olor. El solicitante tiene la opción de adjuntar el producto mismo con el aroma distintivo. El IMPI también podría requerir la exhibición de dicho producto, si el examinador lo considerase necesario.

El registro y protección de las marcas olfativas presenta muchos retos. En primer lugar, no hay reglas acerca de cómo describir un aroma. Algunos solicitantes han descrito la marca olfativa de una forma que me recuerda a las notas de cata de los vinos; por ejemplo, el registro número 1,966,698 “olor a pasta de modelar” para el aroma del Play Doh de Hasbro: “olor a una combinación dulce, un tanto musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo”… (esa masilla nunca será la misma). Otras descripciones de aromas son simples: “bambú”, para el registro número 1,966,701 aplicable al olor de una pintura.

Siendo la publicidad un principio natural de los derechos oponibles erga omnes, me pregunto qué tan eficaz será la publicación de la concesión del registro marcario en la Gaceta de la Propiedad Industrial, como medio para informar al público acerca de los aromas registrados como marca, ya que una descripción escrita podría no ser suficiente.

IV. Imagen comercial

Como en el caso de las otras marcas, tradicionales y no tradicionales, el solicitante deberá entregar la información que ordinariamente la ley y su reglamento exigen para todos los interesados en registrar signos distintivos y, además, una descripción escrita de los elementos operativos y/o elementos de imagen (tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro) que, al combinarse, distingan un producto o servicio en el mercado.

El IMPI ha registrado como marca la imagen comercial de una lata para cervezas y bebidas no alcohólicas (registro número 2,025,132), de una maceta para distinguir utensilios y recipientes de uso doméstico (registro número 1,966,699) y de una botella de champagne (registro número 2,053,192).

Parece ser que la dificultad más seria que han enfrentado los solicitantes del registro de la imagen comercial es la descripción completa y exhaustiva de los elementos operativos y/o de imagen que distinguen sus productos, servicios o establecimientos. Con frecuencia el IMPI señala que la descripción no es lo suficientemente específica y clara o que incluye elementos que no forman parte estrictamente de la imagen comercial, como una marca tradicional compuesta de una denominación o frase.

Me sorprendió el elevado número de solicitudes que han ingresado al IMPI para el registro de imagen comercial. Lo que encontré durante mi investigación es que el objeto de muchas solicitudes de registro de imagen comercial corresponde en realidad a marcas mixtas o innominadas bidimensionales tradicionales. El IMPI ha objetado estas solicitudes por descripción deficiente, y sus probabilidades de éxito no son alentadoras.

Curiosamente, no he visto hasta ahora un registro marcario de imagen comercial de un establecimiento de servicios, como un restaurante, una estación de servicio o un taller mecánico.

Los franquiciantes, y sus franquiciatarios, deberían tener muy presente la importancia de obtener el registro de todas las marcas incluidas en la franquicia, incluyendo ahora la imagen comercial de los establecimientos donde el negocio franquiciado opera, en caso de que la franquicia implique la explotación de una imagen comercial específica.

No debe olvidarse: la imagen comercial es marca. No es ilegal usar marcas sin registro, pero un franquiciante no puede licenciar lo que no le pertenece. La Ley de la Propiedad Industrial señala que para que una marca pueda ser objeto de una licencia, aquélla debe contar con al menos una solicitud de registro en México[5]. Reitero, incluso tenemos ahora el riesgo, que antes no existía, de que un tercero solicite y obtenga el registro de una imagen comercial idéntica o semejante a la que el franquiciatario está obligado al usar conforme el contrato de franquicia. Si el franquiciatario incurre en un ilícito por el uso de los signos distintivos impuestos por la franquicia, habría que preguntarse hasta donde llegaría la responsabilidad del franquiciante por ese hecho.

[1] El artículo 89, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial reformada en mayo de 2018 define la imagen comercial como “la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado.”

[2] La fracción I del artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial señala: “El registro de una marca no producirá efecto alguno contra: … Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste”.

[3] El artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial prevé que un registro de una marca será nulo cuando… “la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.”

[4] El registro número 2,038,934 fue concedido para distinguir: grupo musical; conciertos de música; grabación de música; producción de conciertos de música; producción de grabaciones de sonido y música; servicios de compositores y autores de música; servicios de entretenimiento y esparcimiento prestados por un grupo musical; actuaciones en directo por parte de un grupo musical; edición de música; espectáculos de música en directo; facilitación de música en directo; interpretación de música y canto; prestación de servicios de entretenimiento en forma de música grabada; servicios de edición de posproducción en música; servicios de entretenimiento prestados por grupos vocales de música; servicios de música en directo; organización de entretenimiento musical; producción musical.

[5] Ley de la Propiedad Industrial, artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca…

La entrada La protección de las marcas no tradicionales en México se publicó primero en Reyes Fenig.

El caso más reciente que me llamó la atención fue el de “RAFAEL CARO QUINTERO” (Ver “RAFAEL CARO QUINTERO” no es una marca registrada) y antes el del “CHAPO GUZMÁN” (Ver Las marcas de “El Chapo”). Con relación a este último, la prensa nos informó en julio de 2019 que Alejandrina Guzmán, hija del capo, había lanzado una línea de ropa con una marca “inspirada” en el Chapo Guzmán[1]. Si bien Alejandrina Guzmán es titular de la marca registrada número 948,338 “EL CHAPO”, para vestuario, calzado y sombrerería, no ha logrado hasta ahora el registro de un signo distintivo que incorpore “CHAPO” y “GUZMÁN”, contra lo que algunos medios podrían afirmar.

Es una práctica frecuente que los comerciantes, fabricantes y prestadores de servicios identifiquen los productos y servicios que ofrecen con el nombre y/o pseudónimos de personajes famosos, vivos y muertos, con el objeto de que el público los recuerde con mayor facilidad, se identifique con ellos y lograr incrementar sus ventas. Así, “CRISTIANO RONALDO” es una marca registrada para calzado, “USAIN BOLT” para artículos deportivos y “RAFA NADAL” para educación y actividades deportivas. Evidentemente, registrar como marca el nombre propio permite comercializarlo y generar ganancias.

Entonces, ¿cuánto vale o podría valer, como marca, el nombre de un criminal? La respuesta es: nada.

Un bien tiene valor económico en la medida que es susceptible de integrarse a nuestro patrimonio y hacerlo objeto de comercio. Por ejemplo, el nombre propio es un atributo de la personalidad, y está esencialmente fuera del comercio: no lo podemos vender, rentar o dar en garantía. La forma de convertir el nombre propio o el pseudónimo en un bien de tipo patrimonial es registrándolo como marca o nombre artístico protegido como reserva de derechos; o incluso autorizando a otros a efectuar ese registro en su propio nombre.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha sostenido, en el caso de las marcas “EL CHAPO GUZMÁN” (solicitud 1,121,734, entre otras), “LOS ZETAS” (solicitud 796,602) y “RAFAEL CARO QUINTERO” (solicitudes 1,896,536 y 1,896,538), que no son registrables por dos razones: (i) por corresponder al nombre y/o pseudónimo de una persona (RAFAEL CARO QUINTERO y EL CHAPO GUZMÁN), sin que conste que ésta hubiese autorizado su registro como marca[2]; y (ii) por tratarse del nombre de delincuentes o de organizaciones criminales, lo cual los convierte en signos contrarios a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

Poniendo a un lado la autorización que deben dar las personas físicas para que otros registren como marca sus nombres propios o pseudónimos, si el IMPI niega el registro de las marcas que reproducen el nombre de un delincuente o una organización criminal por estimarlos intrínsecamente no inscribibles al contravenir el orden público y/o la moral y las buenas costumbres, entonces estamos ante signos distintivos que no pueden incorporarse al patrimonio como bienes incorpóreos y ser materia de comercio. Estas marcas no sólo no se pueden registrar, sino además es ilícito usarlas, y su explotación acarrea sanciones administrativas[3].

Por lo tanto, siendo denominaciones no utilizables, no registrables y fuera del comercio, estamos ante marcas que no pueden ser objeto de actos jurídicos mercantiles o civiles[4], sin importar la naturaleza del acto. En consecuencia, mi opinión al día de hoy es que las marcas que reproducen el nombre de un delincuente u organización criminal valen absolutamente nada.

Lo más inquietante de este tema sería la posible existencia de un mercado con consumidores que se identifican con criminales y grupos delincuenciales y están dispuestos a gastar su dinero en bienes identificados con los nombres de éstos. Se trataría indudablemente de una manifestación más de la profunda descomposición que vive nuestra sociedad.

[1] “Esta es la marca de ropa inspirada en “El Chapo” Guzmán” en Aristegui Noticias (versión en línea: https://aristeguinoticias.com/1607/mexico/esta-es-la-marca-de-ropa-inspirada-en-el-chapo-guzman/. Fecha de consulta: 1 de diciembre de 2019).

[2] Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 90.- No serán registrables como marca:

XIII. Los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente;

Asimismo, no serán registrables como marca, la imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas de personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente;

[3] Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 4°.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

[4] Código Civil Federal. Artículo 1825.- La cosa objeto del contrato debe: 1o. Existir en la naturaleza. 2o. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie. 3o. Estar en el comercio.

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En esta oportunidad, presento una lista actualizada de las marcas que han sido declaradas notoriamente conocidas y famosas en México hasta el 2018, mediante el procedimiento ad hoc ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) establecido en el artículo 98 Ter 1 (Artículo 98 Bis 1 antes de las reformas de mayo de 2018) de la Ley de la Propiedad Industrial.

Cabe reiterar que hay varias maneras como una marca puede ser reconocida como notoriamente conocida o famosa en México; la declaración ad hoc no es la única. Una marca puede ser reconocida como notoriamente conocida o famosa como consecuencia de procedimientos materialmente jurisdiccionales, como las declaraciones administrativas de nulidad e infracción ante el IMPI. Otra fuente de reconocimiento del carácter notoriamente conocido o famoso de una marca es el procedimiento de solicitud de registro marca, en el que el IMPI señala como impedimento legal para la concesión del registro una marca que el IMPI estima notoriamente conocida o famosa, sin la existencia previa de un reconocimiento adhoc o emanado de un proceso jurisdiccional; ejemplo de este caso fue la marca AMEX de American Express Marketing & Development Corp., señalada como famosa en los expedientes de solicitud de marca número 1,981,308 “AMEX” y diseño, 1,981,310 “AMEX” y diseño y 1,981,311 “AMEX” y diseño en oficios (acciones oficiales) no contestados por el solicitante, provocando el abandono de las solicitudes. Cabe aclarar que la marca «AMERICAN EXPRESS» ha sido declarada como famosa en México mediante el procedimiento ad hoc.

Me parece también importante recalcar que la notoriedad o fama de una marca es una cuestión de hecho, no de derecho. La marca famosa o notoriamente conocida hoy no necesariamente conservará ese carácter mañana. El reconocimiento de una marca como notoriamente conocida o famosa no otorga derechos al uso exclusivo, pero sí confiere la facultad de impedir a otros, con mayor o menor extensión dependiendo de cada caso, el uso y registro de signos distintivos iguales o semejantes en grado de confusión. Por ello la declaración ad hoc ofrece algunas ventajas, al prolongar en el tiempo (al menos cinco años) los efectos del reconocimiento por parte de la administración de una situación de hecho, y se pueden actualizar (figura parecida a la renovación), previa comprobación de que la marca sigue siendo notoriamente conocida o famosa.

Como dije, el carácter de marca famosa o notoriamente conocida puede tener diversas fuentes, pero las declaraciones ad hoc son las que ofrecen la fuente más accesible para conocer qué marcas han recibido el reconocimiento como notoriamente conocida o famosa.

Observando la lista de marcas que han pedido la declaración ad hoc de notoriedad o fama y sus actualizaciones, encuentro que los titulares de estas marcas han seguido prefiriendo el reconocimiento de marca famosa, llegando a omitir la actualización de la declaración de marca notoriamente conocida para tramitar la declaración de marca famosa (por ejemplo, las marcas “MOMIAS DE GUANAJUATO” y “RICOLINO”). Hasta el 2018, sólo cinco declaraciones de marca notoriamente conocida fueron actualizadas, contra diecinueve actualizaciones de marca famosa. Esta tendencia ya era visible en el año 2013.

Lo anterior podría explicarse por la mayor protección que brinda la declaración de marca famosa frente a la marca notoriamente conocida: el artículo 90, fracción XVII de la actual Ley de la Propiedad Industrial (reformada en mayo de 2018) prohíbe el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras que el IMPI considere famosas en México, para cualquier producto o servicio. Adicionalmente, el artículo 213, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, en su texto reformado en mayo de 2018, ahora contempla expresamente como infracción administrativa el uso de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a marcas que el IMPI estime como famosa, siendo irrelevante el producto o servicio al que se aplica la marca infractora.

El que el titular de una marca declarada como notoriamente conocida o famosa en el proceso ad hoc se abstenga de solicitar la actualización no significa que la marca pierda dicho carácter. Como dije antes, se trata de una situación de hecho que subsiste en tanto las condiciones fácticas que le dieron origen se mantengan. Lo que sí es cierto es que, de resultar necesario demostrar la notoriedad o fama de la marca y la declaratoria ha vencido, el titular deberá aportar todos los elementos de prueba para probar dicha circunstancia, en vez de la declaración vigente de notoriedad o fama emitida por el IMPI.

Aún es discutible si, para solicitar una declaración administrativa de infracción exitosamente, la sola declaración de marca notoriamente conocida o famosa mediante el procedimiento ad hoc del IMPI sería suficiente, o si el solicitante tendría que aportar elementos de prueba adicionales para acreditar tal situación.

Presento ahora el listado de marcas declaradas notoriamente conocidas o famosas por el IMPI mediante el procedimiento ad hoc hasta el año 2018, insistiendo en que se trata de un listado enunciativo y que hay otras marcas reconocidas como notoriamente conocidas o famosas que no han sido objeto de la declaratoria ad hoc del artículo 98 Ter 1 actual de la Ley de la Propiedad Industrial. El medio de comunicación que el IMPI usa para publicar la declaración de marca notoriamente conocida o famosa es el volumen de Protección de la Propiedad Intelectual de la Gaceta de la Propiedad Industrial, identificada en la siguiente lista simplemente como «Gaceta».

A. Marcas declaradas notoriamente conocidas conforme el procedimiento ad hoc:

A.1. Marca: “ANDREA”

Registro de marca número: 572,692

Fecha de resolución: Noviembre 4, 2008.

Número de expediente M.N. 2197/2007 (G-1) 18189

Titular: Fábricas de Calzado Andrea, S.A de C.V.

Gaceta: Mayo 2009

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta febrero 2016)

A.2. Marca: “PRITT”

Registro de marca número: 154,268

Fecha de resolución: Junio 30, 2010

Número de expediente: M.N. 638/2009 (T-4) 5766

Titular: Henkel AG & Co. KGAA

Gaceta: Junio 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta agosto 2016)

A.3. Marca: “BARCEL”

Registro de marca número: 164,548

Fecha de resolución: Marzo 22, 2010

Número de expediente: M.N. 102/2009 (T-1) 1032

Titular: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Gaceta: Marzo 2010

Estado: Vencida

A.4. Marca: “RICOLINO”

Registro de marca número: 255,612

Fecha de resolución: Abril 5, 2010

Número de expediente: M.N. 104/2009 (T-2) 1037

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Abril 2010

Estado: Vencida

A.5. Marca: “RESISTOL”

Registro de marca número: 41,955

Fecha de resolución: Septiembre 28, 2010

Número de expediente: M.N. 480/2009 (T-3) 4037

Titular: Henkel Capital, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta julio 2016)

A.6. Marca: “LAS MOMIAS DE GUANAJUATO”

Registro de marca número: 857,331

Fecha de resolución: Diciembre. 7, 2010

Número de expediente: M.N. 785/2009 (T-5) 7179

Titular: Municipio de Guanajuato

Gaceta: Diciembre 2010

Estado: Vencida

A.7. Marca: “HOTELES CITY EXPRESS”

Registro de marca número: 780,478

Fecha de resolución: Diciembre 21, 2010

Número de expediente: M.N. 1848/2009 (T-6) 15328

Titular: Hoteles City Express, S.A.B. de C.V

Gaceta: Diciembre 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta febrero 2017)

A.8. Marca: “ADO”

Registro de marca número: 843,017

Fecha de resolución: Mayo 31, 2011

Número de expediente: M.N. 1429/2010 (T-2) 14091

Titular: Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.

Gaceta: Mayo 2011

Estado: Vencida

A.9. Marca: “ELEKTRA”

Registro de marca número: 390,819

Fecha de resolución: Julio 29, 2011

Número de expediente: M.N. 1355/2010 (T-1) 13639

Titular: Elektra Trading & Consulting Group, S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2011

Estado: Vencida

A.10. Marca: “SUPER PRECIO”

Registro de marca número: 650,945

Fecha de resolución: Noviembre 18, 2011

Número de expediente: M.N. 1600/2011 (T-2) 14855

Titular: Tiendas Súper Precio S.A. de C.V.

Gaceta: Noviembre 2011

Estado: Vencida

A.11. Marca: “PAYASO”

Registro de marca número: 757,764

Fecha de resolución: Diciembre 16, 2011

Número de expediente: M.N. 2148/2010 (T-3) 19884

Titular: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Gaceta: Diciembre, 2011

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta septiembre 2018)

A.12. Marca: “CORONADO”

Registro de marca número: 887,611

Fecha de resolución: Febrero 9, 2012

Número de expediente: M.N. 2150/2010 (T-4)19900

Titular: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Gaceta: Febrero 2012

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta julio 2018)

A.13. Marca: “MELATE”

Registro de marca número: 932,323

Fecha de resolución: Octubre 31, 2012

Número de expediente: M.N. 2141/2011 (T-3) 19611

Titular: Pronósticos Para la Asistencia Pública

Gaceta: Octubre 2012

Estado: Vencida

A.14. Marca: “ARENA MÉXICO”

Registro de marca número: 1,238,811

Fecha de resolución: Junio 30, 2014

Número de expediente: M.N. 2440/2012 (T1) 22105

Titular: Nueva Arena México S.A. de C.V.

Gaceta: Junio 2014

Estado: Vigente a junio de 2019

A.15. Marca: “EKCO”

Registro de marca número: 51,806

Fecha de resolución: Julio 29, 2014

Número de expediente: M,N. 1420/2013 (T-4) 14609

Titular: Grupo Vasconia S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2014

Estado: Vigente a julio de 2019

A.16. Marca: “VASCONIA”

Registro de marca número: 256,034

Fecha de resolución: Julio 31, 2014

Número de expediente: M.N. 789/2013 (T-3) 8609

Titular: Grupo Vasconia S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2014

Estado: Vigente a julio de 2019

A.17. Marca: “ENSUEÑO”

Registro de marca número: 891,080

Fecha de resolución: Noviembre 24, 2014

Número de expediente: M.N. 2350/2013 (T-6) 23478

Titular: Industrias Alen S.A. de C.V.

Gaceta: Noviembre 2014

Estado: Vigente

A.18. Marca: “DINA”

Registro de marca número: 380,305

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2014

Número de expediente: M.N. 1618/2013 (T-5) 16571

Titular: Dina Camiones S.A. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2014

Estado: Vigente

A.19. Marca: “S MART” y Diseño

Registro de marca número: 1,409,909

Fecha de resolución: Marzo 31, 2015

Número de expediente: M.N. 672/2014 (T-2) 6386

Titular: S-Mart Mexicana, S.A. de C.V.

Gaceta: Marzo 2015

Estado: Vigente

A.18. Marca: “VERO”

Registro de marca número: 658,862

Fecha de resolución: Marzo 31, 2015

Número de expediente: M.N. 2617/2013 (T-7) 26053

Titular: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Gaceta: Marzo 2015

Estado: Vigente

A.19. Marca: “CAPRICE”

Registro de marca número: 354,077

Fecha de resolución: Abril 30, 2015

Número de expediente: M.N. 839/2014 (T-3) 8395

Titular: CPIF Venture, Inc.

Gaceta: Abril 2015

Estado: Vigente

A.20. Marca: “ELECTROLIT”

Registro de marca número: 461,398

Fecha de resolución: Mayo 27, 2015

Número de expediente: M.N. 1494/2014 (T-4) 15324

Titular: Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.

Gaceta: Mayo 2015

Estado: Vigente

A.21. Marca: “TECATE TITANIUM”

Registro de marca número: 1,522,414

Fecha de resolución: Diciembre 15, 2015

Número de expediente: M.N. 109/2015 (T-1) 869

Titular: Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2015

Estado: Vigente

A.22. Marca: “LEXUS”

Registro de marca número: 707,597

Fecha de resolución: Diciembre 20, 2016

Número de expediente: M.N. 1861/2015 (T-3)16847

Titular: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha

Gaceta: Diciembre 2016

Estado: Vigente

A.23. Marca: “MERCK”

Registro de marca número: 85,741

Fecha de resolución: Diciembre 20, 2016

Número de expediente: M.N: 3344/2015 (T-4) 29581

Titular: Merck KGAA

Gaceta: Diciembre 2016

Estado: Vigente

A.24. Marca: “WET LINE XTREME PROFESSIONAL X” y diseño

Registro de marca número: 982,278

Fecha de resolución: Enero, 31 2017

Número de expediente: M.N. 1393/2015 (T-2)11408

Titular: Henkel AG & Co. KGAA

Gaceta: Enero 2017

Estado: Vigente

A.25. Marca: “D`PORTENIS” y Diseño

Registro de marca número: 706,852

Fecha de resolución: Julio 31, 2017

Número de expediente: M.N. 2008/2016 (T-2) 19837

Titular: Mas Diferente, S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

A.26. Marca: “NAVITEK”

Registro de marca número: 538,768

Fecha de resolución: Julio 31, 2017

Número de expediente: M.N. 2149/2016 (T-3)21177

Titular: Navilux, S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

A.27 Marca: “SENOSIAIN”

Registro de marca número: 62,173

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2017

Número de expediente: M.N. 821/2017 (T-3) 9522

Titular: Alparis, S.A. de C.V.

Gaceta: Noviembre 2017

Estado: Vigente

A.28. Marca: “TAJIN”

Registro de marca número: 320,328

Fecha de resolución: Mayo 31, 2018

Número de expediente: M.N. 2528/2016 (T-4) 24787

Titular: Golosinas de México, S.A. de C.V.

Gaceta: Mayo 2018

Estado: Vigente

A.29. Marca: “ANNTAYLOR Y DISEÑO”

Registro de marca número: 1,831,474

Fecha de resolución: Septiembre 14, 2018

Número de expediente: M.N. 225/2014 (T-1) 1758

Titular: Annco, Inc.

Gaceta: Septiembre 2018

Estado: Vigente

A.30. Marca: “KOTEX” y Diseño

Registro de marca número: 20,937

Fecha de resolución: Noviembre 28, 2018

Número de expediente: M.N. 544/2017 (T-2) 6847

Titular: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Gaceta: Noviembre 2018

Estado: Vigente

A.31. Marca: “ANCE” y Diseño

Registro de marca número: 1,761,532

Fecha de resolución: Diciembre 7, 2018

Número de expediente: 1096/2018 (T-1) 11698

Titular: Asociación de Normalización y Certificación, A.C.

Gaceta: Diciembre 2018

Estado: Vigente

B. Marcas declaradas famosas conforme el procedimiento ad hoc:

B 1. Marca: “CINÉPOLIS”

Registro de marca número: 1,039,899

Fecha de resolución: Noviembre 20, 2009

Número de expediente: M.F. 1256/2008 (G-1) 10963

Titular: Cinemas de la República, S.A. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2009

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta enero 2015)

B.2. Marca: “INTEL”

Registro de marca número: 277,115

Fecha de resolución: Agosto 23, 2010

Número de expediente: M.F. 1577/2008 (G-2) 13777

Titular: Intel Corporation

Gaceta: Agosto 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta mayo 2016)

B.3. Marca: “RED BULL”

Registro de marca número: 848,424

Fecha de resolución: Febrero 19, 2010

Número de expediente: M.F. 2284/2008 (G-3) 18288

Titular: Red Bull GmbH

Gaceta: Febrero 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta Septiembre 2015)

B.4. Marca: “MARINELA”

Registro de marca número: 261,258

Fecha de resolución: Marzo 12, 2010

Número de expediente: M.F. 103/2009 (G-3) 1033

Propietario: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Marzo 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta octubre 2015)

B.5. Marca: “GANSITO”

Registro de marca número: 95,836

Fecha de resolución: Marzo 12, 2010

Número de expediente: M.F. 101/2009 (G-2) 1031

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Marzo 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta septiembre 2015)

B.6. Marca: “BIMBO”

Registro de marca número: 697,020

Fecha de resolución: Abril 23, 2010

Número de expediente M.F. 100/2009 (G-1) 1030

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Abril 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta febrero 2016)

B.7. Marca: “HARMON HALL” Y DISEÑO”

Registro de marca número: 707,108

Fecha de resolución: Septiembre 3, 2010

Número de expediente: M.F. 1766/2009 (G-5) 14323

Titular: Harmon Hall Holding, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta junio 2016)

B.8. Marca: “BMW Y DISEÑO”

Registro de marca número: 416,369

Fecha de resolución: Septiembre 14, 2010

Número de expediente: M.F. 1782/2009 (G-6) 14483

Titular: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta agosto 2016)

B.9. Marca: “JOSE CUERVO”

Registro de marca número: 382,031

Fecha de resolución: Septiembre 10, 2010

Número de expediente: M.F. 2107/2009 (G-9) 17586

Titular: Tequila Cuervo, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta junio 2016)

B.10. Marca: “MICROSOFT”

Registro de marca número: 283,589

Fecha de resolución: Noviembre 10, 2010

Número de expediente: M.F. 500/2009 (G-4) 4556

Titular: Microsoft Corporation

Gaceta: Noviembre 2010

Estado: Vencida

B.11. Marca: “FLEXI” y diseño

Registro de marca número: 674,758

Fecha de resolución: Diciembre 7, 2010

Número de expediente: M.F. 1794/2009 (G-7) 14570

Titular: Grupo Flexi de León, S.A.P.I. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2010

Estado: Vencida

B.12. Marca: “PEPSI”

Registro de marca número: 346,468

Fecha de resolución: Marzo 29, 2011

Número de expediente: M.F. 20175/2009 (G-8) 17296

Titular: Pepsico, Inc.

Gaceta: Marzo 2011

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta agosto 2017)

B.13. Marca: “BARDAHL”

Registro de marca número: 865,925

Fecha de resolución: Abril 15, 2011

Número de expediente: M.F. 734/2010 (G-1) 7654

Titular: Bardahl de México, S.A. de C.V.

Gaceta: Abril 2011

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta marzo 2018)

B.14. Marca: “PEMEX”

Registro de marca número: 522,165

Fecha de resolución: Mayo 27, 2011

Número de expediente: M.F. 2059/2010 (G-2) 19045

Titular: Petróleos Mexicanos

Gaceta: Mayo 2011

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta marzo 2017)

B.15. Marca: INNOMINADA (diseño de toros embistiendo de Redbull)

Registro de marca número: 1,165,190

Fecha de resolución: Febrero 28, 2012

Número de expediente: M.F. 2170/2010 (G-4) 19984

Titular: Red Bull GMBH

Gaceta: Febrero 2012

Estado: Vigente (Actualizada Gaceta Octubre 2018)

B.16. Marca: “TAKIS”

Registro de marca número: 547,799

Fecha de resolución: Marzo 16, 2012

Número de expediente: M.F. 2151/2010 (G-3) 19901

Titular: Grupo Bimbo S.A.B de C.V.

Gaceta: Marzo 2012

Estado: Vencida

B.17. Marca: “YAHOO”

Registro de marca número: 573,530

Fecha de resolución: Mayo 31, 2012

Número de expediente: M.F. 1151/2011 (T-1) 10840

Titular: Oath Inc.

Gaceta: Mayo 2012

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta Diciembre 2018)

B.18. Marca: “COHIBA”

Registro de marca número: 306,470

Fecha de resolución: Julio 20, 2012

Número de expediente: M.F. 2249/2011

Titular: Corporation Habanos, S.A.

Gaceta: Julio 2012

Estado: Vencida

B.19. Marca: “TELEVISA”

Registro de marca número: 858,155

Fecha de resolución: Agosto 31, 2012

Número de expediente: M.F. 2276/2011 (G-9) 20624

Titular: Mountrigi Management Group, LTD.

Gaceta: Agosto 2012

Estado: Vencida

B.20. Marca: “SOY TOTALMENTE”

Registro de marca número: 645,851

Fecha de resolución: Septiembre 28, 2012

Número de expediente: M.F. 2004/2011 (G-5) 18612

Titular: El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2012

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta noviembre 2018)

B.21. Marca: “EL PALACIO DE HIERRO” y diseño

Registro de marca número: 997,244

Fecha de resolución: Septiembre 28,2012

Número de expediente: M.F. 2005/2011 (G-6) 18613

Titular: El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2012

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta noviembre 2018)

B.22. Marca: “GANDHI”

Registro de marca número: 559,538

Fecha de resolución: Octubre 31, 2012

Número de expediente: M.F. 2076/2011 (G-7) 19072

Titular: Grupo 78. S.A. de C.V.

Gaceta: Octubre 2012

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta noviembre 2018)

B.23. Marca: INNOMINADA (Diseño de murciélago)

Registro de marca número: 376,283

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2012

Número de expediente: M.F. 1989/2011 (G-3) 184879

Titular: DC Comics

Gaceta: Noviembre 2012

Estado: Vencida

B.24. Marca: “BATMAN”

Registro de marca número: 371,343

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2012

Número de expediente: M.F. 1990/2011 (G-4) 18480

Titular: DC Comics

Gaceta: Noviembre 2012

Estado: Vencida

B.25. Marca: “SUPERMAN” y diseño

Registro de marca número: 366,500

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2012

Número de expediente: M.F. 1987/2011 (G-1) 18475

Titular: DC Comics

Gaceta: Abril 2015

Estado: Vencida

B.26. Marca: “S” y diseño

Registro de marca número: 580,446

Fecha de resolución: Enero 31, 2013

Número de expediente: M.F. 1988/2011 (G-2) 18477

Titular: DC Comics

Gaceta: Enero 2013

Estado: Vencida

B.27.Marca: “NACIONAL MONTE DE PIEDAD”

Registro de marca número: 1,338,179

Fecha de resolución: Julio 31, 2013

Número de expediente: M.F. 1544/2012(G-1) 13793

Titular: Nacional Monte de Piedad, I.A.P.

Gaceta: Julio 2013

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta noviembre 2018)

B.28. Marca: “TIA ROSA”

Registro de marca número: 168,816

Fecha de resolución: Septiembre 5, 2013

Número de expediente: M.F. 2444/2012 (G-3) 22119

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2013

Estado: Vencida

29. 29. Marca: “BUBULUBU”

Registro de marca número: 281,881

Fecha de resolución: Octubre 31, 2013

Número de expediente: M.F. 2476/2012 (G-4) 22289

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Octubre 2013

Estado: Vencida

B.30. Marca: “EL CHAVO” y diseño

Registro de marca número: 969,409

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2013

Número de expediente: M.F. 2031/2012(G-2) 18336

Titular: Roberto Gómez Fernández

Gaceta diciembre 2013

Estado: Vencida

B.31. Marca: “CKLASS Y DISEÑO”

Registro de marca número: 880,569

Fecha de resolución: Enero 29, 2014

Número de expediente: M.F. 49/2013 (G-1) 348

Titular: Wata Group, S.A. de C.V.

Gaceta: Enero 2104

Estado: Vigente a enero de 2019

B.32. Marca: “PINOL”

Registro de marca número: 472,540

Fecha de resolución: Marzo 31, 2014

Número de expediente: M.F. 1064/2013(G-2) 10856

Titular: Industrias Alen, S.A. de C.V.

Gaceta: Marzo 2014

Estado: Vigente a marzo de 2019

B.33 Marca: “LA COSTEÑA”

Registro de marca número: 375,684

Fecha de resolución: Abril 15,2014

Número de expediente: M.F. 1609/2013(G-3) 16521

Titular: Conservas la Costeña, S.A. de C.V.

Gaceta: Abril 2014

Estado: Vigente a abril de 2019

B.34. Marca: “HELVEX”

Registro de marca número: 957,168

Fecha de resolución: Agosto 20, 2014

Número de expediente: M.F. 1691/2013(G-4) 17540

Titular: Helvex, S.A. DE C.V.

Gaceta: Agosto 2014

Estado: Vigente a agosto de 2019

B.35. Marca: “CLORALEX”

Registro de marca número: 367,713

Fecha de resolución: Septiembre 15, 2014

Número de expediente: M.F. 2561/2013(G-5) 25449

Titular: Industrias Alen, S.A. DE C.V.

Gaceta: Septiembre 2014

Estado: Vigente

B.36. Marca: “IPHONE”

Registro de marca número: 1,039,157

Fecha de resolución: Septiembre 30, 2014

Número de expediente: M.F. 1273/2014 (G-4) 12770

Titular: Apple Inc.

Gaceta: Septiembre 2014

Estado: Vigente

B.37. Marca: “ILUSIÓN”

Registro de marca número: 1,474,836

Fecha de resolución: Octubre 10, 2014

Número de expediente: M.N. 303/2013(T-2) 4429

Titular: Diltex, S.A. DE C.V.

Gaceta: Octubre 2014

Estado: Vigente

B.38. Marca: “HERDEZ”

Registro de marca número: 61,432

Fecha de resolución: Octubre 22, 2014

Número de expediente: M.F. 1665/2014 (G-5) 17004

Titular: Herdez, S.A. DE C.V.

Gaceta: Octubre 2014

Estado: Vigente

B.39. Marca: “TORTILLINAS”

Registro de marca número: 409,826

Fecha de resolución: Diciembre 15, 2014

Número de expediente: M.F. 2615/2013 (G-6) 26049

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2014

Estado: Vigente

B.40. Marca: “TRIDIMENSIONAL” (Diseños de takis)

Registro de marca número: 1,172,732

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2014

Número de expediente: M.F. 2616/2013 (G-7) 26051

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2014

Estado: Vigente

B.41. Marca: “OMNILIFE”

Registro de marca número: 556,402

Fecha de resolución: Febrero 27, 2015

Número de expediente: M.F. 949/2014 (G-3) 9814

Titular: Grupo Omnilife, S.A. de C.V

Gaceta: Febrero 2015

Estado: Vigente

B.42. Marca: “SICO”

Registro de marca número: 391,088

Fecha de resolución: Abril 29,2015

Número de expediente: M.F. 270/2014 (G-1) 2375

Titular: Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V.

Gaceta: Junio 2015

Estado: Vigente

B.43. Marca: “LEGO” y diseño

Registro de marca número: 443,052

Fecha de resolución: Junio 30, 2015

Número de expediente: M.F. 419/2014 (G-2) 4009

Titular: Lego Juris A/S

Gaceta: Septiembre 2015

Estado: Vigente

B.43. Marca: “BUFALO Y DISEÑO”

Registro de marca número: 663,658

Fecha de resolución: Septiembre 30, 2015

Número de expediente: M.F. 2559/2014 (G-8) 25562

Titular: Herdez, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2015

Estado: Vigente

B.44. Marca: “FIRESTONE”

Registro de marca número: 14,524

Fecha de resolución: Octubre 22, 2015

Número de expediente: M.F. 539/2015 (G-3) 4859

Titular: Bridgestone Licensing Services, Inc.

Gaceta: Octubre 2015

Estado: Vigente

B.45. Marca: “BRIDGESTONE”

Registro de marca número: 1,440,418

Fecha de resolución: Octubre 22, 2015

Número de expediente: M.F. 538/2015 (G-2) 4853

Titular: Bidgestone Corporation

Gaceta: Octubre 2015

Estado: Vigente

B.46. Marca: “EL CHAPULIN COLORADO”

Registro de marca número: 555,383

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2015

Número de expediente: M.F. 2201/2014 (G-6) 22873

Titular: Roberto Gómez Fernández

Gaceta: Noviembre 2015

Estado: Vigente

B.47. Marca: “LG” y diseño

Registro de marca número: 509,298

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2015

Número de expediente: M.F. 2456/2014 (G-7) 24867

Titular: LG Corp.

Gaceta: Noviembre 2015

Estado: Vigente

B.48. Marca: “TECATE”

Registro de marca número: 134,004

Fecha de resolución: Diciembre 15, 2015

Número de expediente: M.N. 123/2015 (G-1) 1073

Titular: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2015

Estado: Vigente

B.49. Marca: “HARPIC”

Registro de marca número: 236,065

Fecha de resolución: Febrero 19,2016

Número de expediente: M.F. 782/2015 (G-5) 6460

Titular: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Gaceta: Febrero 2016

Estado: Vigente

B.50. Marca: “DOÑA MARIA”

Registro de marca número: 186,178

Fecha de resolución: Marzo 31, 2016

Número de expediente: M.F. 1962/2015(G-6) 17984

Titular: Herdez, S.A. de C.V.

Gaceta: Marzo 2016

Estado: Vigente

B.51. Marca: “BARCEL”

Registro de marca número: 164,548

Fecha de resolución: Abril 29, 2016

Número de expediente: 563/2015 (G-4) 5056

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Abril 2016

Estado: Vigente

B.52. Marca: “SIETE MACHOS”

Registro de marca número: 30,648

Fecha de resolución: Mayo 30, 2016

Número de expediente: M.F. 3321/2015 (G-11) 29540

Titular: Comercial Urania, S.A. de C.V.

Gaceta: Mayo 2016

Estado: Vigente

B.53 Marca: “RICOLINO”

Registro de marca número: 255,612

Fecha de resolución: Junio 28, 2016

Número de expediente: M.F. 2074/2015 (G-7) 19463

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Junio 2016

Estado: Vigente

B.54. Marca: “DEL FUERTE”

Registro de marca número: 216,397

Fecha de resolución: Junio 29, 2016

Número de expediente: M.F. 2357/2015 (G-9) 20992

Titular: Alimentos del Fuerte, S.A. de C.V.

Gaceta: Junio 2016

Estado: Vigente

B.55. Marca: “BENOTTO”

Registro de marca número: 138,139

Fecha de resolución: Agosto 30, 2016

Número de expediente: 1240/2016 (G-6) 12339

Titular: Distribuidora de Bicicletas Benotto, S.A. de C.V.

Gaceta: Agosto 2016

Estado: Vigente

B.56. Marca: “IMSS SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL” y diseño

Registro de marca número: 550,086

Fecha de resolución: Septiembre 13, 2016

Número de expediente: M.F. 413/2016 (G-1) 5379

Titular: Instituto Mexicano del Seguro Social

Gaceta: Septiembre 2016

Estado: Vigente

B.57. Marca: “GAMESA”

Registro de marca número: 347,617

Fecha de resolución: Octubre 31,2016

Número de expediente: M.F. 3361/2015 (G-13) 29660

Titular: Corporativo Internacional Mexicano, S. de R.L. de C.V.

Gaceta: Octubre 2016

Estado: Vigente

B.58. Marca: “EMPERADOR”

Registro de marca número: 448,088

Fecha de resolución: Octubre 31, 2016

Número de expediente: M,F. 3371/2015 (G-13) 29689

Titular: Corporativo Internacional Mexicano, S. de R.L. de C.V.

Gaceta: Octubre 2016

Estado: Vigente

B.59. Marca: “SABRITAS”

Registro de marca número: 98,999

Fecha de resolución: Noviembre 30,2016

Número de expediente: 3375/2015 (G-17) 29707

Titular: Pepsico, Inc.

Gaceta: Noviembre 2016

Estado: Vigente

B.60. Marca: “ACTIVIA”

Registro de marca número: 658,926

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2016

Número de expediente: M.F. 930/2016 (G-3) 10003

Titular: Companie Gervais Danone

Gaceta: Noviembre 2016

Estado: Vigente

B.61. Marca: “BEST DAY”

Registro de marca número: 1,115,026

Fecha de resolución: Enero 31, 2017

Número de expediente: 3157/2015 (G-10) 28680

Titular: Viajes Beda, S.A. DE C.V.

Gaceta: Enero 2017

Estado: Vigente

B.62. Marca: “SALADITAS”

Registro de marca número: 551,018

Fecha de resolución: Marzo 31, 2017

Número de expediente: M.F. 3367/2015 (G-14) 29676

Titular: Corporativo Internacional Mexicano, S. de R.L. de C.V.

Gaceta: Marzo 2017

Estado: Vigente

B.63 Marca: “VERDE VALLE”

Registro de marca número: 251,457

Fecha de resolución: Marzo 31, 2017

Número de expediente: M.F. 941/2016 (G-5) 10085

Titular: Productos Verde Valle, S.A. de C.V.

Gaceta: Marzo 2017

Estado: Vigente

B.64. Marca: “EXA”

Registro de marca número: 630,027

Fecha de resolución: Marzo 31, 2017

Número de expediente: 2964/2016 (G-10) 28889

Titular: Stereorey México, S.A.

Gaceta: Marzo 2017

Estado: Vigente

B.65. Marca: “VINCI”

Registro de marca número: 890,229

Fecha de resolución: Marzo 31, 2017

Número de expediente: M.F. 1447/2016 (G-8) 14704

Titular: Grupo Fila-Dixon, S.A. de C.V.

Gaceta: Marzo 2017

Estado: Vigente

B.66. Marca: “SCHICK”

Registro de marca número: 287,891

Fecha de resolución: Marzo 31, 2017

Número de expediente: M.F. 2189/2015 (G-8) 19956

Titular: Edgewell Personal Care Brands, LLC

Gaceta: Marzo 2017

Estado: Vigente

B.67. Marca: “OXXO” y diseño

Registro de marca número: 453,234

Fecha de resolución: Abril 18,2017

Número de expediente: M.F. 186/2017 (G-3) 1747

Titular: Grupo Industrial Emprex, S.A. de C.V.

Gaceta: Abril 2017

Estado: Vigente

B.68. Marca: “SI VALE”

Registro de marca número: 593,922

Fecha de resolución: Abril 28, 2017

Número de expediente: M.F. 940/2016 (G-4) 10075

Titular: Si Vale México, S.A. de C.V.

Gaceta: Abril 2017

Estado: Vigente

B.69. Marca: “NISSAN”

Registro de marca número: 96,287

Fecha de resolución: Julio 28, 2017

Número de expediente: M.F. 3365/2016 (G-12) 33551

Titular: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

B.70. Marca: “FLEXI”

Registro de marca número: 868,350

Fecha de resolución: Julio 31,2017

Número de expediente: M.F. 489/2016 (G-2) 6130

Titular: Grupo Flexi de León, S.A.P.I. de C.V.

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

B.71. Marca: “BARCELÓ”

Registro de marca número: 918,959

Fecha de resolución: Julio 31, 2017

Número de expediente: M.F. 1261/2016 (G-7) 12839

Titular: Quiroocan, S.A. DE C.V.

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

B.72. Marca: “ANDREA” y diseño

Registro de marca número: 739,383

Fecha de resolución: Julio 31, 2017

Número de expediente: M.F. 3304/2016 (G-11) 33128

Titular: Fábricas de Calzado Andrea, S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

B.73. Marca: “CORONA”

Registro de marca número: 841,746

Fecha de resolución: Agosto 31, 2017

Número de expediente: M.F. 3417/2016 (G-13) 33798

Titular: Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.

Gaceta: Agosto 2017

Estado: Vigente

B.74. Marca: “PUEBLOS MÁGICOS”

Registro de marca número: 740,363

Fecha de resolución: Septiembre 18, 2017

Número de expediente: M.F. 2273/2017 (G-12) 22931

Titular: Secretaría de Turismo

Gaceta: Septiembre 2017

Estado: Vigente

B.75. Marca: “VOGUE”

Registro de marca número: 740,363

Fecha de resolución: Septiembre 29, 2017

Número de expediente: M.N. 23/2017 (T-1) 231

Titular: Advance Magazine Publishers, Inc.

Gaceta: Septiembre 2017

Estado: Vigente

B.76. Marca: “NIKE”

Registro de marca número:  252,062

Fecha de resolución: febrero 28, 2018

Número de expediente: M.F. 913/2017 (G-6) 11030

Titular: Nike Innovate C.V.

Gaceta: Febrero 2018

Estado: Vigente

B.77. Marca: “INNOMINADA” (Nike’s checkmark logo)

Registro de marca número: 797,100

Fecha de resolución: Febrero 28, 2018

Número de expediente: M.F. 914/2017 (G-7) 11033

Titular: Nike Innovate C.V.

Gaceta: Febrero 2018

Estado: Vigente

B.78. Marca: “LAS MOMIAS DE GUANAJUATO”

Registro de marca número: 1,634,161

Fecha de resolución: Marzo 20, 2018

Número de expediente: M.F. 279/2017 (G-4) 3401

Titular: Municipio de Guanajuato

Gaceta: Marzo 2018

Estado: Vigente

B.79. Marca: “SUAVITEL”

Registro de marca número: 415,924

Fecha de resolución: Abril 27, 2018

Número de expediente: M.F. 2707/2016 (G-9) 27373

Titular: CPIF Venture, Inc.

Gaceta: Abril 2018

Estado: Vigente

B.80. Marca: “COFLEX”

Registro de marca número: 836,301

Fecha de resolución: Abril 30, 2018

Número de expediente: M.F. 509/2017 (G-5) 6252

Titular: Coflex, S.A. de C.V.

Gaceta: Abril 2018

Estado: Vigente

B.81. Marca: “MERCK”

Registro de marca número: 85,741

Fecha de resolución: Abril 30, 2018

Número de expediente: M.F. 1823/2017 (G-10) 19853

Titular: Merck KGAA

Gaceta: Abril 2018

Estado: Vigente

B.81. Marca: “KIDZANIA”

Registro de marca número: 810,047

Fecha de resolución: Abril 30, 2018

Número de expediente: M.F. 291/2018 (G-2) 2544

Titular: Kidzania, S.A.P.I. de C.V.

Gaceta: Abril 2018

Estado: Vigente

B.82. Marca: “THE HOME DEPOT”

Registro de marca número: 382,465

Fecha de resolución: Mayo 29, 2018

Número de expediente: M.F. 2136/2017(G-11) 22554

Titular: Home Depot International, Inc.

Gaceta: Mayo 2018

Estado: Vigente

B.83. Marca: “BONAFONT”

Registro de marca número: 420,754

Fecha de resolución: Mayo 31, 2018

Número de expediente: M.F. 2680/2017 (G-15) 27444

Titular: Bonafont, S.A. de C.V.

Gaceta: Mayo 2018

Estado: Vigente

B.84. Marca: “BODEGA AURRERA”

Registro de marca número: 1,174,787

Fecha de resolución: Mayo 31, 2018

Número de expediente: M.F. 3278/2017 (G-17) 33470

Titular: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Mayo 2018

Estado: Vigente

B.85. Marca: “AXA”

Registro de marca número: 1,740,983

Fecha de resolución: Junio 28, 2018

Número de expediente: M.F. 3232/2017 (G-16) 32897

Titular: Axa

Gaceta: Junio 2018

Estado: Vigente

B.86. Marca: “NUTRISA”

Registro de marca número: 817,447

Fecha de resolución: Junio 29, 2018

Número de expediente: M.F. 1522/2017 (G-9) 17197

Titular: Nutrisa, S.A de C.V.

Gaceta: Junio 2018

Estado: Vigente

B.87. Marca: “LALA” y diseño

Registro de marca número: 1,522,214

Fecha de resolución: Julio 23, 2018

Número de expediente: M.F. 478/2018 (G-3) 5740

Titular: Comercializadora de Lácteos y Derivaos S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2018

Estado: Vigente

B.88. Marca: “ZARA”

Registro de marca número: 400,136

Fecha de resolución: Septiembre 27, 2018

Número de expediente: M.F. 133/2018 (G-1) 599

Titular: Industrial de Diseño Textil, S.A. (Inditex S.A.)

Gaceta: Septiembre 2018

Estado: Vigente

B.89. Marca: “CAGUAMA”

Registro de marca número: 570,851

Fecha de resolución: Octubre 29, 2018

Número de expediente: M.F. 1922/2018 (G-14) 21171

Titular: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.

Gaceta: Octubre 2018

Estado: Vigente

B.90. Marca: “SONORA GRILL”

Registro de marca número: 1,933,263

Fecha de resolución: Octubre 30, 2018

Número de expediente: M.F. 1990/2018 (G-16) 22204

Titular: Ricardo Añorve Martinez

Gaceta: Octubre 2018

Estado: Vigente

B.91. Marca: “AMERICAN EXPRESS”

Registro de marca número: 199,952

Fecha de resolución: Octubre 31, 2018

Número de expediente: M.F. 2632/2017 (G-14) 26842

Titular: American Express Marketing & Development Corp.

Gaceta: Octubre 2018

Estado: Vigente

B.92. Marca: “ANDATTI”

Registro de marca número: 1,917,496

Fecha de resolución: Noviembre 29, 2018

Número de expediente: M.F. 2170/2018 (G-17) 23685

Titular: Grupo Industrial Emprex, S.A. de C.V.

Gaceta: Noviembre 2018

Estado: Vigente

B.93. Marca: “M” y Diseño (logo de Monster)

Registro de marca número: 942,216

Fecha de resolución: Noviembre 29, 2018

Número de expediente: M.F. 807/2018 (G-5) 8365

Titular: Monster Energy Company

Gaceta: Noviembre 2018

Estado: Vigente

B.94. Marca: “MONSTER”

Registro de marca número: 766,635

Fecha de resolución: Noviembre 29, 2018

Número de expediente: M.F. 666/2018 (G-4) 7220

Titular: Monster Energy Company

Gaceta: Noviembre 2018

Estado: Vigente

B.95. Marca: “PHOTOSHOP”

Registro de marca número: 670,716

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2018

Número de expediente: M.F. 1200/2017 (G-8) 13779

Titular: Adobe System Incorporated

Gaceta: Noviembre 2018

Estado: Vigente

B.96. Marca: “MASSIMO DUTTI”

Registro de marca número: 627,417

Fecha de resolución: Diciembre 17, 2018

Número de expediente: M.F. 1144/2018 (G-6) 12420

Titular: Grupo Massimo Dutti, S.A.

Gaceta: Agosto 2009

Estado: Vigente

B.97. Marca: “ELD ESCUELA LIBRE DE DERECHO” y diseño

Registro de marca número: 711,239

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2018

Número de expediente: 1964/2018 (G-15) 21884

Titular: Escuela Libre de Derecho

Gaceta: Noviembre 2011

Estado: Vigente

B.98. Marca: “PARAMETRÍA DE FRANCISCO ABUNDIS

Registro de marca número: 1,858,409

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2018

Número de expediente: M.F. 1887/2018 (G-12) 20974

Titular: Parametría S.A de C.V.

Gaceta: Diciembre 2018

Estado: Vigente

La entrada Las marcas reconocidas hasta el 2018 como famosas o notoriamente conocidas en México mediante el procedimiento ad hoc. se publicó primero en Reyes Fenig.

El tema sobre el reclamo de daños y perjuicios derivado de violaciones a la propiedad industrial e intelectual en general es relevante, no sólo por el tema en sí, sino por la precuantificación de la indemnización que tiene derecho a recibir el afectado que “en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios” infractores. Lo anterior provoca que la posibilidad de demandar el pago de daños y perjuicios, o ser demandado, por montos potencialmente muy elevados, sea un tema atractivo y preocupante para la partes involucradas.

Hasta antes de la publicación de la jurisprudencia 1a./J. 13/2004, hubo un apasionado debate entre los que defendíamos la autonomía de la acción civil para reclamar el pago de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por violaciones a derechos de propiedad industrial (incluso llegué a publicar mi opinión al respecto[3]), y los que sostenían la subordinación de la acción civil a la previa declaración administrativa de infracción. Esta última posición fue la que, a la postre, prevaleció en la Suprema Corte.

En la ejecutoria de 2004, el Alto Tribunal también afirmó que, si bien el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial señala que el afectado por la infracción podía reclamar una indemnización mínima equivalente al 40% del precio de venta de cada producto o servicio vendidos en violación a un derecho de propiedad industrial, era necesario que el demandante demostrase que había sufrido un daño y/o perjuicio reales y que dichos daños y perjuicios habían sido causados directamente por la conducta infractora previamente sancionada por el IMPI.

Como mencioné en la entrada pasada, el precedente PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 221 BIS DE LA LEY RESPECTIVA NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA” publicado en el Semanario Judicial de la Federación de diciembre de 2017, tuvo su origen en un juicio de amparo directo en materia civil, relacionado con una demanda de pago de daños y perjuicios relacionada con una infracción a la Ley de la Propiedad industrial que involucró competencia desleal sin lesión a un registro o patente.

El número de expediente del juicio de amparo directo fue D.C. 478/2013, tramitado en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En realidad, hubo dos juicios de amparo, siendo el 478/2013 el segundo y último (Actualización 27 de febrero de 2019: El número de expediente del primer amparo fue D.C. 153/2013). Afortunadamente, la sentencia contiene una relación muy concisa del juicio civil, la apelación y el primer juicio de amparo, que en conjunto resultan muy ilustrativos. La versión pública de la sentencia del juicio D.C. 153/2013 puede ser descargada aquí. La versión pública de la sentencia del juicio D.C. 478/2013 puede ser descargada aquí.

 RESUMEN DEL CASO

En el año 2001, la EMPRESA X encargó a la EMPRESA Y la maquila de un medicamento con el ingrediente activo nifedipino, el cual fue comercializado por la EMPRESA X como medicamento genérico intercambiable y en el mercado privado con la marca “CORDILAT”. Por razones que la sentencia no explica, la EMPRESA X dejó de maquilar el medicamento en 2003.

Posteriormente, la EMPRESA Y descubrió que la EMPRESA X continuó comercializando nifedipino, tanto genérico intercambiable como con marca, en empaques que atribuían su fabricación a la EMPRESA Y.

El 14 de septiembre de 2007, la EMPRESA Y solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la declaración administrativa de infracción en contra de la EMPRESA X, invocando la actualización de los supuestos de infracción del artículo 213, fracciones I y IX, incisos a), b) y c) de la Ley de la Propiedad Industrial[4].

El 30 de septiembre de 2009, el IMPI declaró en contra de la EMPRESA X las infracciones administrativas previstas en el artículo 213, fracciones I y IX, inciso a) de la Ley de la Propiedad Industrial (negando la infracción por lo que hizo a las causales de los incisos b) y c) de la citada fracción IX) e impuso a la EMPRESA X una multa por el equivalente a cinco mil días de salario mínimo. Luego que la EMPRESA X agotó los medios de defensa disponibles, la resolución del IMPI quedó firme.

Posteriormente, el 10 de febrero de 2012, la EMPRESA Y demandó a la EMPRESA X, en la vía ordinaria civil, el pago de las siguientes prestaciones:

A.- El pago de los daños y perjuicios causados a mi representada que ascienden al CUARENTA POR CIENTO del precio de venta al público de cada producto NIFEDIPINO enajenado, que la demandada comercializó bajo la marca “CORDILAT” en el sector privado y el producto NIFEDIPINO genérico intercambiable (Gl) que vendió al Sector Público, durante el período del primero de junio de 2003 a la fecha, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 221-Bis de la Ley de Propiedad Industrial, misma cantidad que será cuantificada en ejecución de sentencia.

 B.- El pago de una indemnización por el daño moral causado a mi representada, por haber realizado en su perjuicio, actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria y comercio que implican competencia desleal, respecto de los productos que comercializa bajo la marca “CORDILAT” en el sector privado y el producto NIFEDIPINO genérico intercambiable (Gl) que vendió al Sector Público, durante el período del primero de junio de 2003 a la fecha, violando los derechos que me confiere la Ley de Propiedad Industrial, cuyo monto deberá determinar su Señoría, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica de la demandada y de mi representada, así como las demás circunstancias de este caso.

 C.- El pago de los gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio.

La demanda fue turnada al Juzgado Septuagésimo Primero de lo Civil en el Distrito Federal.

Al principio, tanto el Juez de primera instancia como la Sala que conoció de la apelación fallaron en contra de la EMPRESA Y, y absolvieron a la EMPRESA X del pago de las prestaciones reclamadas. En resumen, el Juez y la Sala absolvieron al demandado porque la EMPRESA Y no demostró haber sufrido un daño y/o perjuicio reales, siendo además necesario que estos fueran consecuencia directa del ilícito que el IMPI sancionó en la instancia administrativa. Esta posición fue congruente con el texto de la ejecutoria de la jurisprudencia 1a./J. 13/2004.

La EMPRESA Y demandó el amparo en contra de la sentencia dictada por la Sala, demanda que fue turnada al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Este primer amparo directo fue resuelto en sesión del 8 de mayo de 2013, y precedió al juicio D.C. 478/2013 que dio origen al precedente de la Corte publicado en diciembre de 2017. Lamentablemente, la versión pública de la sentencia de amparo D.C. 478/2013 no precisa el número de expediente de este primer juicio de amparo (Actualización 27 de febrero de 2019: El número de expediente del primer amparo fue D.C. 153/2013).

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito resolvió en favor de la EMPRESA Y como quejoso, lo que a la larga resultó en una sentencia de fondo favorable para la EMPRESA Y en su reclamo del pago de la indemnización que contempla el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

RESUMEN DE LA SENTENCIA DE AMPARO

La primera sentencia de amparo contiene tres puntos que me parecieron sumamente significativos.

A. Alcance de la jurisprudencia 1a./J. 13/2004 (y en general de cualquier jurisprudencia por contradicción de tesis).

La jurisprudencia 1a./J. 13/2004 fue resultado de una contradicción de tesis; es decir, de la existencia de sentencias que sostienen criterios contradictorios entre sí, emitidas por tribunales colegiados de circuito[5].

El Octavo Tribunal Colegiado explicó que, al ser la jurisprudencia 1a./J. 13/2004 consecuencia de una contradicción de tesis, sólo es obligatoria la consideración relacionada directamente con el tema debatido entre los criterios contradictorios, en ese caso, la necesidad de contar con una resolución de infracción definitiva firme por parte del IMPI, como requisito de procedencia de la acción de pago de daños y perjuicios por violaciones a derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Según el tribunal colegiado, las consideraciones de fondo de la acción expuestas por la Primera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 13/2004, concretamente, que el demandante debe probar haber sufrido un daño y/o perjuicio reales y que es necesario demostrar el nexo causal entre la conducta sancionada como infractora y el daño o perjuicio reclamados, no son obligatorias por no haber sido la materia de la contradicción, por lo que deben ser tomadas como orientaciones que el juzgador puede o no seguir.

Lamentablemente, la transcripción de la primera sentencia no permite saber si el tribunal El texto de la primera sentencia (expediente D.C. 153/2013) muestra que el tribunal se abstuvo de apoyar en alguna norma, jurisprudencia, precedente aislado o doctrina la distinción entre el criterio obligatorio y las meras orientaciones presentes en las jurisprudencias por contradicción de tesis. A mi me hubiese ilustrado mucho un poco de elaboración sobre este tema por parte de los magistrados del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que resolvieron el juicio de amparo.

B. Derechos que dan lugar al reclamo de daños y perjuicios. La transcripción, dentro de la sentencia del amparo D.C. 478/2013, del texto de la primera sentencia protectora, muestra que el tribunal estaba poco familiarizado con la diversas figuras jurídicas que contempla la Ley de la Propiedad Industrial, y que los magistrados tuvieron algunos problemas para diferenciar entre denominación social, nombre comercial y marca registrada.

No obstante, parafraseando el texto del fallo, la posición del tribunal colegiado fue que declaración administrativa de infracción por parte del IMPI, ya sea que se refiera a la lesión de cualquiera de los derechos de exclusividad previstos en la Ley de la Propiedad Industrial (patentes o registros), o de otro tipo de figuras jurídicas tuteladas por las normas represoras de la competencia desleal de la Ley de la Propiedad Industrial (como la clientela o el crédito mercantil), da al titular afectado derecho a reclamar una indemnización en términos del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sería interesante reflexionar sobre el derecho a reclamar una indemnización por declaraciones de infracción administrativa en donde el bien jurídico tutelado no es un derecho de exclusividad, el crédito mercantil, la clientela o el público consumidor, sino el sistema de competencia en general, como ocurre, en mi opinión, con el uso indebido del símbolo ®, la abreviatura M.R. o la leyenda Marca Registrada cuando se trata de marcas que no han sido registradas aún, conducta sancionable conforme la fracción III del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial[6].

C. Presunción de daños y perjuicios. El tribunal colegiado aseveró que, existiendo una declaración de infracción administrativa firme por parte del IMPI, se presume la existencia de los daños y perjuicios del demandante. El actor no tiene que demostrar haber sufrido un daño o perjuicio ni la relación de causalidad con la conducta infractora, para poder recibir el pago de la indemnización que prevé el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial:

… basta a criterio de este tribunal, que la autoridad competente, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, determine que existió una infracción a la patente o marca, para que se presuma el daño y perjuicio causado en términos del artículo 221 bis de la ley respectiva, por lo que sólo basta señalar en su caso las características del daño causado con la actividad que reclamó en el procedimiento administrativo y el juez, en su caso, debe analizar si ese daño es causado de manera directa con la infracción cometida y ponderar precisamente para efectos de determinar la sanción, aplicando por supuesto el artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial…

 …si existe una declaratoria sobre una infracción a las normas de propiedad industrial, la propia ley presume el daño y perjuicio ocasionado, por lo que sí es una consecuencia directa de la infracción cometida y sancionada.

Como el lector podrá percatarse, la discusión sobre la procedencia de la indemnización que dispone el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial y los hechos que deben probarse para obtener un fallo favorable, está lejos de concluir, contrario a lo que algunos pensábamos. Sentencias y posiciones como la asumida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, si son reiteradas por otros tribunales, pueden alentar que más titulares afectados por violaciones a sus derechos de propiedad industrial y por la competencia desleal, reclamen judicialmente el pago de las indemnizaciones a las que tienen legítimo derecho, elevando así el nivel de protección que la propiedad intelectual goza en nuestro país.

[1] “Art. 221 Bis.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley”.

[2] “PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Mayo de 2004, página 365.

[3] Reyes Lomelín, Arturo David. La Protección de la marca registrada mediante acciones civiles. México, Porrúa, 2003.

[4] «Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

…

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias especificaciones de un tercero;»

[5] Ver “MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1323; “PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACIÓN”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, marzo de 2001, página 1797; y “ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS. VIOLACIÓN AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICIÓN PARA SU PROCEDENCIA EL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE ILICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDIMIENTO MERCANTIL)” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 1680.

[6] «Art. 213- Son infracciones administrativas:

…

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;»

La entrada Daños y Perjuicios en Propiedad Industrial. No todo está dicho. se publicó primero en Reyes Fenig.

El Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de diciembre de 2017, publicó un precedente aislado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[1], confirmando la constitucionalidad del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, relacionado con la acción civil para el pago de daños y perjuicios originados por infracción a los derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Para mayor claridad, trascribo el artículo en cuestión:

Artículo 221 Bis.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso serpa inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de los servicios que impliquen una violación a alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados por esta ley.

La Corte determinó que, si bien el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial omite identificar de forma expresa los derechos de propiedad industrial cuya infracción dan al titular afectado la facultad de reclamar la indemnización por daños y perjuicios, dicha omisión no es violatoria de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y a la igualdad.

El Alto Tribunal reconoció que no todas las hipótesis de infracción del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial involucran lesiones a derechos de propiedad industrial, aunque se trate de supuestos de competencia desleal. Incluso la Sala aceptó en el párrafo 124 de la ejecutoria que “resulta evidente que aquellas situaciones de competencia desleal o de infracciones administrativas donde no esté presente la violación de derechos de propiedad industrial, quedan fuera del universo de aplicación de la norma analizada, sin necesidad de que en ésta se haga precisión alguna”.

Lo anterior resulta paradójico, porque el litigio que dio origen al precedente en comento se relacionó con la determinación, por parte del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Ciudad de México), de la procedencia de la indemnización de los daños y perjuicios vinculados a una declaración de infracción administrativa apoyada en las fracciones I y IX, inciso a) del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial; es decir, a un caso de competencia desleal que no involucró la lesión de un derecho de propiedad industrial concreto. La Corte no analizó la licitud de la decisión del tribunal colegiado porque la materia de la controversia ante el máximo tribunal se limitó a la constitucionalidad del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, y no a la interpretación que el órgano inferior dio a la norma.

Sin restar importancia a la determinación del Alto Tribunal sobre la constitucionalidad del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, me parece más relevante el estudio de la sentencia emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (cuya revisión fue materia del precedente analizado), porque plantea nuevos problemas y renueva, en mi opinión, la discusión sobre temas que yo pensaba ya definidos por la jurisprudencia 1a./J. 13/2004[2] de la Primera Sala del máximo tribunal

La decisión del Octavo Tribunal Colegiado será materia de la siguiente entrada.

[1] “PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 221 BIS DE LA LEY RESPECTIVA NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA” en Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, Tomo I, diciembre de 2017, página 437. Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=%25202015750&Dominio=Localizacion&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2015750&Hit=1&IDs=2015750&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 19 de agosto de 2018.

[2] “PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo 2004, página 365. Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=31%2F2003&Dominio=Precedentes&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=22&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=181491&Hit=4&IDs=177542,180811,181380,181491,182529,183520,183622,183621,183396,183958,184164,184492,184719,185984,186222,186411,187246,188243,189364,190110&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2018.

La entrada Daños y Perjuicios: La constitucionalidad del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial. se publicó primero en Reyes Fenig.

Sportflix afirmó ser una plataforma mexicana que ofrece acceso a diversas transmisiones de eventos deportivos mediante streaming por Internet[3], a través de la contratación de una suscripción. Los servicios de sportflix.net debían iniciar en algún momento del mes de agosto de 2017, pero a la fecha en que escribo esta entrada, no parece que el sitio esté facilitando transmisión alguna.

Según la base de datos Whois al 17 de septiembre de 2017, el sitio sportflix.net pertenece a alguien identificado como “Ninja Mortal” con domicilio en Patzcuáro, estado de Guerrero, México[4] (ya sé que Pátzcuaro no está en Guerrero, pero eso dice la base de datos). SPORTFLIX es marca registrada desde el 2016, protegida por los registros marcarios números 1,758,031, 1758,032, 1,758,033 y 1,745,868 a nombre de Matías Jacobo Said para identificar servicios de las Clases 38 y 41.

La nota de prensa que el IMPI difundió, aclara que hay dos procedimientos de infracción en curso: uno relacionado con infracciones administrativas previstas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial y otro referido a infracciones administrativas en materia de comercio (de derechos de autor) contempladas en el artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor. El comunicado de prensa del IMPI omitió señalar qué fracciones de las normas antes señaladas fueron invocadas en los procedimientos ni precisó el nombre del presunto infractor; sólo identifica al “propietario y/o responsable del establecimiento ubicado en calle de Kepler 101, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, Ciudad de México”.

Además de las solicitudes de declaración administrativa, y de acuerdo al multicitado comunicado fechado el 30 de agosto de 2017, el IMPI acordó la imposición de medidas provisionales, consistentes en ordenar al presunto infractor la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor.

Si bien el IMPI, a través de su comunicado de prensa, no señaló qué obras o derechos conexos o reservas de derechos fueron las que pretendía proteger, sí aclaró que entre los derechos de propiedad industrial que consideraba presumiblemente infringidos se encontraban los registros marcarios números 689,527 TELEVISA y Diseño, 1,637,894 TELEVISA y Diseño (ambas propiedad de Mountrigi Management Group Ltd.), 568,659 TV AZTECA y Diseño (de TV Azteca, S.A. de C.V.), 606,147 FOX SPORTS y diseño, 606,148 FOX SPORTS y diseño (ambos propiedad de Twentieth Century Fox Film Corporation), 532,938 ESPN (de ESPN Inc.), 802,767 TNT y diseño (propiedad de Turner Network Television, Inc.) y 413,704 UNIVISIÓN y diseño (de Univision Communications Inc.).

Este asunto seguramente presenta muchos aspectos interesantes para los profesionales, pero en este artículo quiero llamar la atención sobre uno solo: la actuación oficiosa del IMPI para iniciar los procedimientos de declaración administrativa de infracción de marca y de declaración administrativa de infracción en materia de comercio.

No hay duda que el IMPI tiene facultades para solicitar de oficio un procedimiento de declaración administrativa, ya sea de infracción, nulidad, caducidad o cancelación. Los artículos 79, 155 y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial expresamente señalan tal atribución a favor del IMPI. Además, no hay que olvidar que el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial fue materia de reforma en junio de 2010, con el objeto de hacer más clara la facultad del Instituto para iniciar de oficio un procedimiento de declaración administrativa, en especial de infracción[5].

El punto delicado sobre los procedimientos iniciados de oficio es la motivación  que pueda tener el IMPI para actuar así, más allá de la prerrogativa formal que la legislación establece. El iniciar oficiosamente un procedimiento de declaración administrativa de infracción (o nulidad, caducidad o cancelación) implica indudablemente un acto de autoridad que afecta unilateralmente la esfera jurídica del gobernado (el presunto infractor en el caso de sportflix.net). Por lo tanto, no bastaría fundar el acto; es necesario motivar la actuación oficiosa de la autoridad para dar cumplimiento cabal al derecho fundamental a la Legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional.

A mi juicio, es insuficiente que el Instituto tenga conocimiento de una posible infracción a la Ley de la Propiedad Industrial o a la Ley Federal del Derecho de Autor (dentro del ámbito de su competencia), para motivar el inicio oficioso de un procedimiento de infracción administrativa.

El promover un procedimiento de declaración administrativa de oficio obliga al IMPI a utilizar sus propios recursos humanos y materiales (y distraerlos de otras tareas) para actuar como parte, además de los requeridos para la substanciación de la instancia administrativa. Los dineros del IMPI son recursos públicos, dado su carácter de organismo público descentralizado, y su actuación debe estar necesariamente orientada por un beneficio concreto del interés público. A mayor abundamiento, cuando el IMPI acuerda la imposición de medidas provisionales sobre el presunto infractor en un proceso iniciado oficiosamente, la autoridad asume la obligación de indemnizar con dinero público los daños y perjuicios que las medidas puedan ocasionar al presunto infractor, en el remoto caso que el IMPI emitiese una resolución favorable para aquél.

Me parece muy positivo que el IMPI sea más activo en el ejercicio de su facultad para reprimir oficiosamente infracciones administrativas y actos de competencia desleal. Sin embargo, la actuación oficiosa del IMPI limitada a la defensa de intereses de particulares sin la existencia de un agravio claro y concreto a la sociedad que el procedimiento de infracción busque reprimir, más allá de la procuración del estricto cumplimiento de una ley de orden público, puede ser cuestionable.

En mi opinión, la adecuada motivación de un procedimiento de declaración administrativa de infracción iniciado de oficio deberá razonar cuál es el perjuicio concreto para la sociedad que la actuación oficiosa de la autoridad busca corregir.

Me parece evidente que la determinación del IMPI para iniciar oficiosamente un procedimiento de declaración administrativa es de tipo discrecional, en cuanto a que los gobernados no tenemos derecho a exigir de la autoridad que actúe de oficio. Sin embargo, la discrecionalidad no debe confundirse con arbitrariedad. La discrecionalidad implica la existencia de una motivación técnica, fundada, razonable y suficiente para actuar en determinado sentido, mientras que la arbitrariedad no es más que el “fruto de la mera voluntad o el puro capricho de los administradores”[6].

En mi opinión, el inicio oficioso de los procedimientos de declaración administrativa por parte del IMPI exige trascender la mera defensa de derechos de particulares para alcanzar un beneficio social concreto e identificable que motive los actos de autoridad y justifique el uso de recursos públicos en ese proceso. De otra forma, la administración corre el peligro de dejar de conducirse de forma discrecional para asumir una posición arbitraria al momento de determinar en qué casos actúa de manera oficiosa y en cuáles no. No se trata simplemente de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial como normas de orden público, porque entonces el IMPI tendría que actuar de oficio en todos los casos de infracción que lleguen a su conocimiento y así evitar caer en la arbitrariedad.

En el caso concreto de sportflix.net, será importante que el IMPI razone suficientemente en la resolución cual fue la lesión directa, concreta e identificable al interés público que encontró remedio en los procedimientos de infracción iniciados de oficio. De otra forma, parecerá que la actuación oficiosa de la autoridad administrativa y los recursos con que ésta cuenta se pusieron al servicio de Mountrigi Management Group Ltd., TV Azteca, S.A. de C.V., Twentieth Century Fox Film Corporation), ESPN Inc., Turner Network Television, Inc., Univision Communications Inc., con la circunstancia de que se trata de empresas que, especulo, cuentan con suficientes recursos materiales, humanos y técnicos como para asumir por sí mismas la defensa de sus derechos de propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos.

En mis casi veinte años de experiencia como abogado especialista en propiedad industrial, solo una vez he intervenido en un procedimiento iniciado de oficio por el IMPI. En aquella oportunidad representé al demandado en un procedimiento de declaración administrativa de nulidad de una marca registrada. Al contestar, cuestioné en vía de excepción el ejercicio de la facultad del IMPI para iniciar de oficio un procedimiento, no por falta de competencia o atribuciones, sino porque su actuación sólo beneficiaba al titular de una marca previamente registrada semejante en grado de confusión a la que yo defendía sin que la colectividad o sociedad se viesen favorecidos de forma concreta. No hubo oportunidad de que el IMPI resolviera la defensa planteada porque llegamos a un entendimiento con el titular de la marca anterior y el IMPI determinó que el asunto se había quedado sin materia.

Sostengo la idea de que la Ley de la Propiedad Industrial sí sugiere una guía para establecer cuándo un procedimiento de declaración administrativa de infracción (o nulidad, caducidad o cancelación) puede ser promovido de oficio por el IMPI, por implicar la corrección de una afectación concreta, definida e identificable del interés público, sin perjuicio que también pueda involucrar la defensa de derechos subjetivos de los particulares.

El artículo 129 fracciones I, II y III, de la Ley de la Propiedad Industrial prevé la facultad oficiosa del IMPI para intervenir unilateralmente en el registro y uso de marcas, ya sea haciéndolas obligatorias o regulando o prohibiendo su uso. Dicha actuación tan grave y contundente sólo puede realizarse con los siguientes fines: (i) combatir prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios; (ii) remover obstáculos a la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios; y (iii) evitar impedimentos, entorpecimientos o encarecimientos de bienes o servicios básicos para la población en casos de emergencia nacional.

Ciertamente, el artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial no tiene ninguna relación con procedimientos de declaración administrativa, pero su contenido está claramente vinculado con la represión de parte del IMPI de hechos o situaciones concretas que afectan a la sociedad, y que bien podrían ser tomados por la administración como referencia para motivar con suficiencia un proceso oficioso de infracción administrativa.

Desde luego mi opinión puede ser criticada por tomar los supuestos legales del artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial, previstos para situaciones muy especiales, y trasladarlos a la motivación de los procedimientos de declaración administrativa promovidos de oficio por el IMPI. No obstante, pienso que el Instituto necesita un referente legal que justifique su actuar oficioso, o de lo contrario tal accionar podría ser tachado de arbitrario. Limitar la motivación al argumento abstracto y dogmático de procurar el cumplimiento de una ley de orden público, además de proteger una serie de derechos particulares claramente identificados, puede restar eficacia al procedimiento iniciado de oficio por el IMPI.

Por último, y basándome sólo en la información de acceso público, la actuación del IMPI muestra un fuerte impacto inicial: el portal sportflix.net no ha comenzado a prestar servicios de streaming; cuando el IMPI trató de desahogar una visita de inspección al inicio del proceso, los visitados tuvieron el mal tino de oponerse a su realización, lo cual ya los expone a una sanción considerable, con independencia del resultado de fondo; al día siguiente, las autoridades regresaron al domicilio visitado, para encontrarlo cerrado; la información de la base de datos Whois sobre sportflix.net muestra una evidente intención de ocultar la identificación y localización del responsable de la operación del portal; incluso, los abogados que intervinieron en los procedimientos de registro de la marca “SPORTFLIX” comunicaron al IMPI el pasado 4 de septiembre de 2017, que renunciaban al mandato conferido por el titular del registro de marca.

Todavía está por verse si el IMPI logra identificar al responsable de la operación portal y ubicarlo en territorio mexicano, pero el escenario se ve complicado para sportflix.net y su modelo de negocio.

[1] El Financiero (Edición en línea: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/impi-investiga-a-sportflix-por-presunta-pirateria-de-contenido.html) Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017. Reforma (Edición en línea: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1198259&md5=b2c3d9b354142bff90dd47d281c9c806&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe) Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

[2] Ver https://www.gob.mx/impi/prensa/el-impi-realiza-acciones-respecto-de-sportflix-net

[3] La Afición (Edición en línea: http://laaficion.milenio.com/futbol/sportflix-deportes-streaming_deportivo-transmisiones_online-milenio-la_aficion_0_1004299573.html) Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

[4] Ver: https://mx.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=sportflix.net&recaptchaResponse=03AOmkcwIA64Q5WivkGvjyQTh8xQIo3VgFOh6bts8-zI1fPrMn21x6wZ-gMGZ8CxE5MnLgaOrSk2lEJcrcQ2cfEbwZx_plEHDVPaoUFJLuPgqixFd44bSk-Qk1VjuKQOsMnsyMSHixNemCnDM0qcGPm7LjqDwngwsD0KRPWMkFGdrLqfIfcYLfof3Bamm6DymV_zSyk2A__w3enXdVhAoaGHaHMv7nAB8_rJOWf3frhdN9QCGhLWAKjLBsIiH4Gax9wnby45fbxaN–k0pWoJYJAEGGdVWSxFDPxifTNlcLNbpIIGl8qrUq3Nf_rY868mvGTMx8rhSPtlq. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

[5] Artículo 188. El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

[6] “Facultades discrecionales de la administración. Los administrados tienen interés jurídico para impugnar su ejercicio cuando afecten sus derechos”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Página 1331 (Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3000000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=498%2F2011&Dominio=Precedentes&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=11&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2002304&Hit=3&IDs=2002268,2002269,2002304,2002339,2002340,2001850,2001949,2001950,2001970,2000913,2000092&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

La entrada Defendiendo a la sociedad. Cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial actúa de oficio. se publicó primero en Reyes Fenig.

La fracción XII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que es infracción administrativa “ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva”.

Para entender qué es lo que ampara una patente, es necesario referirse a las reivindicaciones. Como precisa el artículo 21 de la Ley de la Propiedad Industrial, las reivindicaciones establecen las fronteras del derecho de exclusividad que confiere la patente.

Al respecto Jaime Delgado explica: “La descripción complementa las reivindicaciones, en cuanto enseñan cómo ejecutar prácticamente la invención, pero el derecho del inventor está delimitado por aquellas.”[1]. En el mismo sentido, Rafael Pérez Miranda, destaca “la extensión de los derechos de patente estarán limitados por las reivindicaciones que de manera precisa se reclamen en la solicitud y que fueran aprobadas al otorgarse”[2]. Oscar Solorio Pérez abunda “es decir, las reivindicaciones constituyen la descripción formal de aquello legalmente protegido como una patente”[3].

Con frecuencia he entendido las reivindicaciones como un acuerdo entre la administración y el solicitante, en donde éste último propone, en primera instancia, el alcance del derecho de exclusividad y las autoridades responden, ya sea aceptando la delimitación marcada por el administrado o señalando circunstancias que obligan a restringir o replantear la amplitud de la materia reivindicada, a lo cual el interesado puede contestar nuevamente. De ese juego quasicontractual nacen las reivindicaciones aprobadas que determinan el derecho conferido por la patente concedida.

Regresando al tema de la infracción, el artículo 213, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone que ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva, es infracción administrativa. Al respecto, la posición más “conservadora” entre los profesionales dedicados a la propiedad industrial, ha sido que la actualización de la citada hipótesis exige, entre otros requisitos, que el producto infractor se ajuste a lo literalmente señalado en las reivindicaciones. Dicho de otra manera, las reivindicaciones deben entenderse de forma restrictiva, y aquél producto que no cae dentro de la materia expresamente contenida en las reivindicaciones (particularmente la primera) no puede estimarse como infractor de la patente, aunque el producto señalado como infractor se parezca mucho al patentado.

La anterior interpretación sería aplicable, mutatis mutandi, a los supuestos de las fracciones XI y XIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que señalan que es infracción administrativa “fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva” y “utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva”.

La Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del mes de noviembre de 2016 publicó la tesis con el rubro “PATENTE. LA INTERPRETACIÓN PERIFÉRICA, POR IDENTIDAD O POR EQUIVALENCIA, CONSTITUYE UN MÉTODO PARA DEFINIR SI UN TERCERO HA INVADIDO EN PERJUICIO DE SU TITULAR LOS DERECHOS QUE DERIVAN DE ESA EXCLUSIVIDAD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN”, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito[4].

La relevancia de esta tesis radica en que el tribunal admite la posibilidad de declarar la infracción administrativa en el caso en que el producto infractor no reproduce la materia literalmente reivindicada, pero existe equivalencia de los medios utilizados, es decir, “para considerar que existe la infracción por equivalencia resulta necesario que el infractor utilice medios diferentes para resolver el mismo problema de la invención”.

Para determinar si estamos ante un caso de equivalencia que amerita la declaratoria de infracción, el tribunal señala que deben analizarse cinco circunstancias principales, con ayuda de un perito: “1) Los elementos contenidos en las reivindicaciones de la patente; 2) La evidencia de la sustitución, basándose en sus propios conocimientos y en los elementos que conformen el estado de la técnica; 3) La fecha en que se examina la posible existencia de la infracción; 4) La utilización de modos de realización o elementos que, a pesar de ser sustitutivos de la invención y que se puedan interpretar como comprendidos en el ámbito de la reivindicación de la patente, se hallen excluidos por estar comprendidos dentro del estado de la técnica; y, 5) Las innovaciones y desarrollos posteriores a la fecha de solicitud o prioridad de la patente presuntamente invadida.”

Explicando el contexto del precedente, la lectura de la versión pública de la ejecutoria muestra que emanó del juicio de amparo directo número 339/2016 vinculado con la solicitud de declaración administrativa de infracción de la patente número 214,691 (COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE MICOFENOLATO CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO, propiedad de Novartis AG) promovida el 25 de enero de 2011 contra Landsteiner Scientific, S.A. de C.V. con motivo de la comercialización del producto farmacéutico identificado con la marca “FEMULAN”.

Un detalle que debe considerarse es que la controversia giró alrededor de la infracción por “ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva”, contemplada en el artículo 213, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial. Si bien la infracción no se relacionó con las hipótesis de fabricación de un producto o proceso patentado, me parece que el principio sobre la infracción por equivalencia, expuesto en el precedente, sería igualmente aplicable.

La tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado es, sin duda, una buena noticia para los titulares de patentes, ya que fortalece la defensa de los derechos de propiedad industrial, particularmente en el campo farmacéutico.

Por otro lado, el que las autoridades puedan ir más allá de los límites sentados por las reivindicaciones literales y expresas puede ser causa de incertidumbre acerca de dónde termina el ejercicio lícito de una actividad industrial, comercial o de servicios, considerando que, para efectos de la infracción de una patente, las fronteras del derecho de exclusividad dejan de estar claramente determinadas para quedar a discreción –no arbitrio- de las autoridades.

Es cierto que el tribunal expuso una serie de elementos que deben estudiarse para concluir si es procedente declarar una infracción por equivalencia, pero su estudio queda en manos de un auxiliar de la administración, como lo es el perito, que ya no se limita al análisis del producto o proceso infractor, sino también a alargar el alcance de la materia amparada por la patente y que fue fijada por cláusulas reivindicatorias que, en principio, propuso el propio solicitante de la patente.

Cabe preguntarse si la interpretación del Primer Tribunal Colegiado fue contraria al principio de tipicidad de la infracción administrativa[5], al aparentemente ampliar el supuesto de infracción de “fabricar o elaborar productos amparados por una patente” a fabricar o elaborar productos por medios equivalentes a los amparados por una patente. Si la aplicación de la hipótesis de infracción rebasa los límites impuestos por el supuesto normativo, podría ser considerada inconstitucional y violatoria del derecho humano a la legalidad contemplada en los artículos 14 y 16 Constitucionales.

Además del criterio relacionado con la doctrina de los equivalentes, el juicio de amparo directo 339/016 dio origen a otra tesis, con el rubro PATENTE. EL PRINCIPIO DE UNIDAD INVENTIVA, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO CONSTITUYE UN MÉTODO PARA DEFINIR SI UN PARTICULAR HA INVADIDO EN PERJUICIO DEL TITULAR LOS DERECHOS QUE DERIVAN DE ESA EXCLUSIVIDAD EN UN PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN[6].

El principio de unidad inventiva, previsto en el artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial, constituye una regla aplicable al procedimiento de emisión de patentes, conforme a la cual la solicitud de patente “deberá referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conforme un único concepto inventivo”. La ausencia de unidad de invención obliga al Instituto a requerir al solicitante que divida la solicitud inicial en varias solicitudes “divisionales”, conservando la fecha de presentación y la prioridad que se hubiese reconocido.

Es ese sentido, el tribunal aclaró en la ejecutoria que “el artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial, si bien establece los lineamientos o directrices para determinar la materia inventiva que protege una patente, lo objetivamente cierto es que no establece los elementos que deben tomarse en cuenta para definir si un particular ha invadido en perjuicio del titular los derechos que derivan de esa exclusividad en un procedimiento de infracción”.

Aunque la ejecutoria no dice, la tesis expuesta por el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito nos lleva a sostener que no hay fundamento para afirmar que, conforme el principio de unidad de invención, la declaración administrativa de infracción exige la prueba de la invasión de todas y cada una de las reivindicaciones de la patente. Al contrario, basta que se demuestre la invasión de una o varias de las reivindicaciones independientes de la patente para que se actualice esta parte del supuesto de infracción del artículo 213, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, con independencia que también pueda demostrarse la invasión de reivindicaciones dependientes. A mi juicio, este lineamiento también sería aplicable al caso de la fabricación de productos y uso de procesos amparados por patente, sin autorización, a que se refieren las fracciones XI y XIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

La aclaración que brinda el precedente del Tribunal Colegiado  me parece muy oportuna y adecuada, y contribuirá a impedir que una lectura equivocada del principio de unidad de invención reste, injustamente, eficacia a los medios que establece la legislación para la defensa de los derechos que confieren las patentes en nuestro país.

[1] Jaime Delgado, Patentes de invención, diseños y modelos industriales, México, Oxford, 2001, pág. 57.

[2] Rafael J. Pérez Miranda, Derecho de la propiedad industrial. Patentes, marcas, obtentores de vegetales, informática. Un enfoque de derecho económico, 4a. ed., México, Porrúa, 2006, pág. 128.

[3] Óscar Javier Solorio Pérez, Derecho de la Propiedad Intelectual, México, Oxford, 2010, pág. 180.

[4] “Patente. La interpretación periférica, por identidad o por equivalencia, constituye un método para definir si un tercero ha invadido en perjuicio de su titular los derechos que derivan de esa exclusividad dentro de un procedimiento de infracción” en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Número 36, Volumen IV, noviembre 2016, página 2412. Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=interpretaci%25C3%25B3n%2520perif%25C3%25A9rica&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2013115&Hit=1&IDs=2013115&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2017.

[5] “Tipicidad. El principio relativo, normalmente referido a la materia penal, es aplicable a las infracciones y sanciones administrativas”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1667. Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=tipicidad%2520principio%2520relativo%2520administrativas&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=174326&Hit=1&IDs=174326&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2017.

[6] “Patente. El principio de Unidad Inventiva, contenido en el artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial, no constituye un método para definir si un particular ha invadido en perjuicio del titular los derechos que derivan de esa exclusividad en un procedimiento de infracción”, en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Tomo IV, noviembre de 2016, página 2411. Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=339%2F2016&Dominio=Precedentes&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=8&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2013114&Hit=6&IDs=2014940,2013996,2014005,2013618,2013619,2013114,2013115,2013049&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: Septiembre 4, 2017.

La entrada Un tribunal abre la puerta a la Doctrina de los Equivalentes en México se publicó primero en Reyes Fenig.

En este espacio me limitaré a hacer algunas observaciones sobre el uso de la marca. La utilización de otros signos distintivos, como los avisos comerciales y los nombres comerciales, presentan algunas particularidades que merecen un comentario aparte.

Las marcas nacen en el momento en que son utilizadas para distinguir ante los consumidores un producto o un servicio, independientemente de que se encuentren registradas. El registro es un acto administrativo por virtud del cual nace el derecho al uso exclusivo de la marca, pero no el signo distintivo en sí. Así como hay marcas que se usan lícitamente sin estar registradas, también hay registros de marcas que no están en uso y qué tal vez no se usen nunca. He sostenido que la marca es el contenido, mientras que el registro es el continente, y no deben confundirse.

La expresión “uso de marca” en la Ley de la Propiedad Industrial se refiere a diferentes conductas, las cuales agrupo en dos conjuntos diferentes, dependiendo del contexto: (i) uso de marca como requisito para el mantenimiento de un registro marcario, como situación de facto reivindicable al solicitar el registro de una marca, como elemento constitutivo de la acción de nulidad de un registro de signo distintivo, o como defensa en contra en un procedimiento de infracción; y (ii) uso de marca como ilícito sancionable como infracción administrativa.

Sobre el primer concepto, la Ley de la Propiedad Industrial señala que los registros marcarios podrán declararse caducos si su titular o un licenciatario o usuario autorizado han omitido usarlas en territorio nacional dentro de los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que un tercero con interés jurídico solicite la declaración administrativa de caducidad[1]. Asimismo, la falta de uso por tres años consecutivos de la marca registrada puede impedir la renovación lícita del registro, a menos que la marca se esté usando en otros productos o servicios para los que el mundo signo distintivo se encuentre también registrado. Por otro lado, el uso anterior y continuo de una marca en México o en el extranjero puede dar causa a declarar la nulidad del registro de una marca idéntica o semejante en grado de cumplimiento confusión si identifica los mismos o similares productos o servicios[2]. De forma consistente con lo anterior, el registro de una marca no es oponible ante el tercero que, de buena fe, usaba en México una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios, si dicho uso inició con anterioridad a la fecha de solicitud o de primer uso manifestado de la marca registrada[3]. Por último, al solicitar un registro de marca, el solicitante puede reclamar a su favor la fecha de inicio de la marca en México, lo cual puede darle algunas ventajas una vez otorgado el registro[4].

En estos casos, es mi opinión que el concepto de uso de marca a considerar debe ser el más amplio posible y debe comprender tanto la incorporación de la marca por el fabricante o intermediario como la importación al territorio nacional y la comercialización de productos identificados con la marca.

Dentro de este primer conjunto de conductas que implica uso de marca, me parecería válido establecer diferenciaciones y jerarquías: el que usa la marca propia o licenciada incorporándola al producto que elabora; el que incorpora la marca ajena en cumplimiento de una licencia; el que adhiere la marca propia o licenciada al producto elaborado sin signo distintivo por un tercero; el que comercializa lícitamente el producto marcado y el que importa el producto marcado. Para efectos de los artículos 92, fracción I, 113, fracción III, 130 y 15I, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, todos los anteriores son usuarios de marca, y entre ellos podría haber conflictos respecto a quien goza de un mejor derecho, lo que justificaría la distinción y jerarquización.

En cambio, un concepto más restringido de “uso de marca” lo encontramos, a mi juicio, relacionado con la infracción administrativa que contemplan las fracciones IV y XVIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial establece diferentes causas de infracción administrativa en 30 diferentes fracciones. Las fracciones IV y XVIII de ese artículo sancionan el “usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada”[5] y el “usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique”[6].

Afirmo que el concepto de “uso de marca” en infracciones es más restringido que en los casos de uso lícito, porque el ofrecimiento en venta de artículos identificados ilegalmente con una marca es castigable como infracción administrativa en un supuesto diferente[7] que distingue expresamente entre oferta en venta y uso. En efecto, la hipótesis en comento dispone que será infracción administrativa “ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular”; luego entonces, usar la marca y vender el producto marcando no son lo mismo en el caso de una infracción administrativa. Esta posición ha sido apoyada por el Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, como lo evidencia el precedente con el rubro MARCAS. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SE REFIERE A UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON SU USO Y NO CON SU COMERCIALIZACIÓN[8].

La distinción que sostuvo el tribunal es válida, incluso con la reforma al artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial publicada apenas en el mes de diciembre de 2016[9], que buscó aclarar cuándo se entiende que una marca está siendo usada en México. El texto original del artículo 62 del Reglamento estaba específicamente dirigido al concepto de uso de marca para el mantenimiento del registro, aunque podía ser aplicado a cualquier otro caso: “para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación”[10].

La nueva redacción del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial disipó las dudas sobre la amplitud de su aplicación, al eliminar la referencia expresa al artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial: “para efectos de la Ley, se entenderá que una marca se encuentra en uso, entre otros casos, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación”[11].

Con el actual texto del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial podría sostenerse que algunas conductas distintas a la fabricación o elaboración de mercancías que tienen como finalidad que un producto esté disponible en México (por ejemplo, la importación), y que no están tipificadas como infracción administrativa aunque el bien ostente ilícitamente marcas registradas, puedan ser consideradas como uso de marca y sancionables en términos de las fracciones IV y XVIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial. Hasta antes de la reforma de diciembre de 2016, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa había considerado la importación de productos identificados con marcas usadas sin autorización de su titular como una forma de competencia desleal[12], no como uso de marca.

La aclaración del concepto de uso de marca en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial deberá ser un importante avance en la defensa de los derechos de propiedad industrial. No obstante, será importante vigilar el alcance que le darán las diferentes autoridades que intervienen en la interpretación de las normas al nuevo texto del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como seguir la evolución del concepto de “uso de marcas”, tanto a nivel administrativo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como en los tribunales, los tratados internacionales, la legislación y las disposiciones reglamentarias.

[1] Artículos 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial

[2] Artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[3] Artículos 92, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[4] Artículo 113, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[5] Artículo 213, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[6] Artículo 213, fracción XVIII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[7] Artículo 213, fracción XIX, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[8] “MARCAS. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SE REFIERE A UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON SU USO Y NO CON SU COMERCIALIZACIÓN” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, p. 1902.

[9] “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial”, en Diario Oficial de la Federación, 16 de diciembre de 2016.

[10] Artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 23 de noviembre de 1994.

[11] Artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 12 de diciembre de 2016.

[12] “INFRACCIONES EN MATERIA DE COMERCIO. EL ABANDONO DE LA MERCANCÍA EN ADUANA NO EXIME DE QUE SE CONSTITUYA UNA CONDUCTA INFRACTORA ORIGINADA EN LA MOTIVACIÓN PSICOLÓGICA DEL DOLO AL MOMENTO DE REALIZAR LA IMPORTACIÓN”, en R.T.F.J.F.A., Séptima Época, Año V, No. 49, agosto 2015, p. 468.

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