Lo más relevante fue la creación de una tutela jurídica específica para las “indicaciones geográficas” y la introducción de cambios a las disposiciones relacionadas con diseños industriales.

Las mencionadas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial entrarán en vigor el 27 de abril de 2018.

En esta segunda parte comentaré brevemente los cambios en el campo de los signos distintivos, y en especial las indicaciones geográficas.

Indicaciones geográficas

La reforma introdujo una protección específica para las indicaciones geográficas. Una indicación geográfica, para efectos de la Ley de la Propiedad Industrial, es el “nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.

Las indicaciones geográficas comparten algunas características de las denominaciones de origen: en ambos casos se trata del nombre de una zona geográfica que identifica un producto originario de ahí. Sin embargo, no deben confundirse: en el caso de las denominaciones de origen, el producto con ella distinguido debe sus características exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos[1].

Sobre las diferencias entre denominación geográfica y denominación de origen, Esperanza Rodríguez explica:

La diferencia fundamental consiste en el vínculo con el lugar de origen, que es más fuerte en la denominación de origen; en una indicación geográfica basta que cumpla con un solo criterio atribuible al origen geográfico, ya sea una calidad, reputación u otra característica; además, la producción de la materia prima y al elaboración no necesariamente deben situarse en su totalidad en el área geográfica definida.[2]

La manera como en México hemos adaptado la denominación de origen como figura jurídica merecería un comentario especial más amplio. Sólo por ejemplificar, consideremos Tequila. Tequila no es sólo la denominación de origen mexicana más antigua; es probablemente la más famosa en el mundo. Sin embargo, desde la perspectiva de la denominación de origen, hay varios datos curiosos: no todo el tequila proviene del municipio de Tequila, ni siquiera del estado de Jalisco; existe tequila, lícitamente denominado así, proveniente del municipio de Pénjamo, en el estado de Guanajuato. Evidentemente tal diversidad de orígenes para un producto que ostenta una denominación de origen parece incongruente con el vínculo esencial que debe existir entre las cualidades de la bebida y el medio geográfico.

En todo caso, regresando el tema de las indicaciones geográficas, no se debe suponer que antes de la reforma, aquellas carecían en absoluto de protección. La defensa de la indicaciones geográficas se daba de forma general a través de las disposiciones represoras de la competencia desleal[3], en donde el bien jurídico tutelado es el derecho del público consumidor a recibir información veraz y precisa acerca de las cualidades de los productos que le son ofrecidos, y no tanto los derechos subjetivos de los legítimos productores o su clientela.

Ahora, conforme la nueva regulación de las indicaciones geográficas, el legislador estableció un sistema de registro constitutivo de derechos, específico para esa figura. Al igual que ocurre con la denominación de origen, la protección de la indicación geográfica nace a través de una declaración que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante el cual la indicación geográfica pasa a ser un bien del dominio público de la Federación. La indicación geográfica se transforma en patrimonio del Estado federal, no de la comunidad responsable de la elaboración del producto, ni del municipio, o de la entidad federativa involucrada.

Conforme la exposición de motivos*, la introducción de la protección expresa de la indicación geográfica en la Ley de la Propiedad Industrial  tuvo un doble propósito: por un lado, dar certeza a los consumidores acerca de la procedencia de los productos identificados con la indicación geográfica; y por el otro lado, dotar de diferenciación y valor agregado a los productos originados en una región, localidad, población o comunidad, cuando alguna cualidad del producto tiene que ver con su procedencia concreta.

La constitución (verdadera enajenación si considerásemos a las indicaciones geográficas como patrimonio de las comunidades) en favor del Estado federal de derechos sobre la indicación geográfica obliga a los productores locales a obtener la autorización del gobierno federal, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para poder usar o continuar usando la indicación geográfica protegida.

Además de la tutela expresa de las indicaciones geográficas nacionales, el legislador introdujo un sistema de protección, mediante un registro especial, de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas reconocidas en el extranjero. El objeto de dicho registro especial es dotar de seguridad jurídica a los titulares de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas reconocidas en el extranjero, mediante la publicidad que brinda el sistema registral, legitimando a las personas, privadas o de derecho público, que aparezcan como titulares de la denominación de origen o indicación geográfica a ejercer las acciones de defensa de los derechos emanados de dichos signos distintivos en contra de terceros infractores.

A mi juicio, el registro previsto en la Ley de la Propiedad Industrial para las indicaciones geográficas y denominaciones de origen reconocidas en el extranjero se suma a la protección que el Estado mexicano ya estaba obligado a conceder a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas beneficiados por los tratados internacionales, en especial el Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional y el Acuerdo de Cooperación Económica con la Comunidad Europea y sus Países Miembros, con independencia de que aquéllas se inscriban en el nuevo registro local especial de denominaciones de origen e indicaciones geográficas reconocidas en el extranjero.

Desde luego, los supuestos de infracción administrativa han sufrido modificaciones para crear nuevas hipótesis enfocadas en la protección expresa de las indicaciones geográficas mexicanas y extranjeras y en la ampliación de la defensa de las denominaciones de origen[4].

A las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de marzo de 2018, se le sumará otra que ha causado mucha expectación entre los especialistas, y que promete profundas transformaciones en el régimen de la propiedad industrial en México. Una vez que las nuevas reformas sean promulgadas por el Ejecutivo, me daré oportunidad de comentar los temas que me parezcan relevantes, polémicos o simplemente curiosos.

* Agradezco la ayuda del Lic. Alejandro Luna Fandiño, Coordinador de la Comisión de Legislación de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, por haberme facilitado la exposición de motivos de la reforma que ahora comento.

[1] Artículo 36 de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[2] Esperanza Rodríguez Cisneros, Las marcas e indicaciones geográficas. Una magia de identidad, México, Porrúa, 2010, pp. 25-26.

[3] Artículos 213, fracciones I, VII y IX, inciso d), de la Ley de la Propiedad Industrial; 6 Bis, fracción III, del Código de Comercio; 10 Bis, inciso 3), apartado 3, del Convenio de París.

[4] Artículo 213, fracciones XXI, XXX, XXXI y XXXII de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

Diario oficial 13-mar-18 (diseños)

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Lo más relevante fue la creación de una tutela jurídica específica para las “indicaciones geográficas” y la introducción de cambios a las disposiciones relacionadas con diseños industriales.

Las mencionadas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial entrarán en vigor el 27 de abril de 2018.

En esta primera parte comentaré brevemente los cambios en el campo de los diseños industriales. Debo aclarar que también hubo modificaciones a algunas normas relativas a la tramitación del registro de modelos de utilidad que, sin dejar de ser significativas, no guardan la importancia que tienen las reformas a las disposiciones sobre diseños industriales, en mi opinión.

Diseños industriales.

1. El legislador cambió la vigencia de los registros de diseño industrial.

En vez de quince años contados a partir de la fecha de solicitud (no renovables), la vigencia será ahora de cinco años desde la fecha de solicitud, renovables hasta en cuatro ocasiones para llegar a un total de veinticinco años[1]. El plazo para renovar comenzará a correr seis meses antes de la fecha de vencimiento; una vez alcanzado el día de expiración del registro, el titular contará con un plazo de gracia de seis meses para solicitar la renovación[2].

La exposición de motivos* explicó que los diseños industriales tienden a hacerse obsoletos en poco tiempo, por lo que la reducción en su período de vida y la posibilidad ir renovando la vigencia del registro hasta por un máximo de veinticinco años, según vaya conviniendo a su titular mantener el derecho de exclusividad, intenta hacer más eficiente la inversión que implica desarrollar y registrar un diseño industrial.

Lo anterior será verdad si la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es cambiada para reflejar, en el monto de la tarifa por la expedición del título de registro de diseño industrial, la disminución en el plazo de vigencia inicial de dicho registro.

Asimismo, según la exposición de motivos, el incremento en el plazo máximo de vigencia de los registros de diseño industrial a 25 años pretende armonizar la legislación mexicana con las de otros países, que reconocen a dicha figura jurídica una vida de entre veinte y veinticinco años, aunque el mínimo dispuesto en los acuerdos ADPIC sea de 10 años[3].

Yo sospecho que también influyó en el ánimo del legislador el hecho de que México es un país en donde los diseños industriales ocupan un lugar muy importante dentro de las figuras de protección que buscan las empresas y diseñadores mexicanos, en comparación con la patente.

 2. Las solicitudes de registro de diseño industrial en trámite al día de entrada en vigor del decreto de reformas podrán quedar sujetas a las disposiciones reformadas, si los interesados manifiestan su voluntad en ese sentido en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su entrada en vigor[4]. El término para ello será el 11 de junio de 2018.

 3. Los registros de diseño industrial ya concedidos y vigentes al inicio de vigencia de la reforma conservarán los quince años de vida original, pero ahora serán renovables hasta por dos períodos de cinco años cada uno, debiendo presentar la solicitud de renovación dentro de los seis meses previos al vencimiento o en el plazo de gracia de seis meses posteriores a la expiración del registro[5].

 4. El texto reformado de la ley busca mayor precisión en cuanto a la definición de novedad de los diseños industriales.

La Ley de la  Propiedad Industrial dispone que serán registrables los diseños nuevos susceptibles de aplicación industrial, aclarado que se consideraban nuevos los diseños “de creación independiente y que difirieran en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños”[6].

La ley reformada explica ahora que un diseño es de creación independiente “cuando ningún otro diseño industrial idéntico haya sido hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o antes de la fecha de la prioridad reconocida”, aclarando  que “se considerarán idénticos los diseños industriales cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes” ^[7]. Queda a criterio del IMPI (y eventualmente de los tribunales) la determinación acerca de cuándo un detalle es “irrelevante”.

Adicionalmente, la ley indica que, para estimar que un diseño difiere en grado significativo de otros diseños anteriores conocidos, debe atenderse a la impresión general que el diseño industrial produce en un experto en la materia, y a la impresión general producida por cualquier otro diseño industrial que se haya hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad reconocida, considerando el grado de libertad del diseñador para la creación del diseño industrial^[8].

La pretensión expresa del legislador fue facilitar el examen de novedad de los diseños industriales y su tramitación, aclarando los aspectos que integran el concepto de “novedad” del diseño industrial. Sin embargo, no me parece que haya logrado la claridad buscada sobre la definición del grado significativo de diferenciación de un diseño respecto de otros. La ley exige ahora considerar la impresión que el diseño produce en un experto en la materia, pero no sabemos de qué materia está hablando, ya que el objeto de protección del diseño industrial es lo ornamental o estético, no los elementos técnicos involucrados. Además, el grado de conocimiento exigido es el de “experto” y no el de una persona con pericia media en la materia.

5. Anteriormente, los diseños industriales podían registrarse con relación a un género de productos. Ahora la ley exige al solicitante señalar el producto específico al que se aplicará el diseño cuyo registro solicita.

6. Algo peculiar ocurrió con la protección de los productos artesanales a través del diseño industrial.

De acuerdo a la exposición de motivos, los propulsores de la reforma expresamente pretendían modificar el artículo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial para incorporar, como materia susceptible de ser registrada, los dibujos bidimensionales y modelos tridimensionales aplicables a los productos artesanales. Algún articulista madrugador lo dio como un hecho en la prensa capitalina al día siguiente en que la reforma fue publicada en al Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, la publicación de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la Federación omitió el cambio del citado artículo 32. Si no hubo una errata en la publicación, la omisión sugiere que, durante el proceso legislativo, el Congreso Federal estimó que el diseño industrial no era una figura adecuada para proteger los bienes producto de la actividad artesanal. Sería interesante rastrear el debate para conocer cuáles fueron los razonamientos concretos de los legisladores para omitir la referencia expresa a los productos artesanales.

7. Las solicitudes de diseño industrial deberán ser objeto de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial tan pronto aprueben el examen de forma. El objeto de la publicación es dar a conocer al público la pretensión de obtener un derecho de exclusividad sobre el diseño industrial publicado, y de esa forma procurar disminuir las posibilidades de infracciones por parte de terceros[9].

8. Por último, mediante la reforma del artículo 186 de la Ley de la Propiedad Industrial, el legislador decidió hacer públicos los expedientes de solicitudes de patente, diseño industrial y modelo de utilidad en trámite, una vez que las solicitudes de patente o registro correspondientes hubiesen sido publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Me parece que ésta fue una medida atinada en función del objeto de la Ley de la Propiedad Industrial de diseminar la información y conocimiento tecnológicos[10]. A mismo tiempo, permite a los terceros conocer con tiempo y en detalle la materia potencialmente protegible mediante patente o registro de diseño industrial o modelo de utilidad, dándoles así oportunidad suficiente de evitar incurrir en actos lesivos de los eventuales derechos de exclusividad que el IMPI llegue a otorgar.

* Agradezco la ayuda del Lic. Alejandro Luna Fandiño, Coordinador de la Comisión de Legislación de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, por haberme facilitado la exposición de motivos de la reforma que ahora comento.

[1] Artículo 36 de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[2] Artículo 36 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[3] Artículo 26.3 de los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

[4] Artículo Segundo Transitorio de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[5] Artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[6] Artículo 31 de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado como Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

[7][7] Artículo 32 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[8][8] Artículo 32 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[9] Artículo 37 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[10] Art. 2°.- Esta Ley tiene por objeto: … II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos.

Diario oficial 13-mar-18 (diseños)

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Conforme la legislación mexicana, las marcas son una especie del género signo distintivo, que incluye los avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen.

El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial contempla dos condiciones mínimas que debe reunir todo signo distintivo para ser objeto de tutela: (i) ser visible (en contraposición a las marcas sonoras y olfativas que nuestro derecho aún no reconoce) y; (ii) ser distintivo, es decir, debe tener la capacidad intrínseca para diferenciar el producto o servicio al que se aplica de otros de su misma especie y clase.

Las marcas, en tanto son signos visibles, pueden consistir en denominaciones, en dibujos, en formas tridimensionales o en una combinación de las anteriores. Las denominaciones, a su vez, pueden consistir de una sola palabra (como “NOVARTIS”) o de varias (como “SANTA RITA” o “LA ÚNICA DE GUERRERO”); en éste último caso se les llama denominaciones compuestas.

Los signos distintivos en general, y las marcas en particular, existen y se usan independientemente de su registro; el registro es el acto administrativo por virtud del cual nace en favor de su titular el derecho al uso exclusivo de la marca.

No cualquier signo visible es registrable como marca. La Ley de la Propiedad Industrial establece diversas causas por las cuales determinados signos visibles no deben registrarse. Algunas prohibiciones tienen su origen en la protección del interés público, como es el caso de la prohibición de registrar como marca los emblemas de organizaciones internacionales o los sellos oficiales de control y garantía[1]. Otras prohibiciones se relacionan con la protección de los consumidores, como es el caso de la prohibición de inscribir marcas que induzcan a error por constituir una falsa indicación sobre la naturaleza de los productos que se buscan identificar[2]. Existen prohibiciones que encuentran su razón de ser en la defensa del sistema de competencia, al buscar impedir que un agente económico se apropie de un signo visible que cualquier otro comerciante, industrial o prestador de servicios del miso giro tendría derecho a utilizar en el ejercicio de sus actividades mercantiles, como es el caso de la prohibición de registrar marcas genéricas y descriptivas[3]. Por último, hay marcas que no deben registrarse porque el registro lesionaría derechos subjetivos de terceros, como es el caso de la prohibición de inscribir como marca el nombre o pseudónimo de una persona sin su autorización[4] y la prohibición de registrar marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras vigentes previamente registradas o solicitadas por terceros para distinguir productos o servicios iguales o similares a los protegidos por el registro o solicitud anterior[5].

Las palabras de uso común, como los sustantivos y los adjetivos, pueden ser usadas y registradas como marca, mientras sean distintivos de los productos o servicios a los que se aplican. Por ejemplo, un sustantivo común como “MANGO” es plenamente distintivo para vestuario (registro número 561,068, propiedad de Diknah S.L.); un nombre propio como “AMÉRICA” es distintivo para colchones (registro número 821,632, propiedad de Industrias D.K., S.A. de C.V.) y un adjetivo como “ALTO” es distintivo para paraguas (registro número 1,526,204, propiedad de Shedrain Corporation).

Puede darse el caso que una marca originalmente distintiva se transforme en el nombre genérico o de uso común del producto o servicio que originalmente iba a distinguir, como consecuencia de su uso en el mercado por consumidores y comerciantes. Cuando ello ocurre y se trata de una marca registrada, el registro puede ser objeto de una solicitud de declaración administrativa de cancelación. Probablemente los casos más conocidos de marcas originalmente distintivas que se transformaron en denominaciones genéricas son “NYLON”, “CLIP” y “COMPACT DISC”, aunque en ningún caso hubo necesidad de cancelar el registro marcario porque la transformación de la marca en palabra genérica ocurrió antes de que se intentasen registrar en México.

Ahora bien, hay un caso especial de marcas –sobre todo denominaciones– que, sin ser expresiones genéricas o descriptivas, han visto su distintividad disminuida como consecuencia de su reiterada incorporación a marcas registradas por la autoridad administrativa en favor de diferentes personas para identificar los mismos o similares productos o servicios.

Palabras como “EVA” con relación a vestuario, “VITA” respecto a carne, pescado y productos lácteos, “SKY” vinculado a aparatos electrónicos o “BLANCO” para papelería, no son palabras genéricas para designar ninguno de los productos o servicios antes señalados, ni tampoco hacen referencia a alguna de las cualidades, propiedades o características intrínsecas de dichos bienes, como sí ocurre con los términos descriptivos. Dentro de cada clase, hay un número significativo de marcas registradas que comparten la palabra “EVA”, “VITA”, “SKY” y “BLANCO” acompañadas de otra expresión más o menos distintiva. Cuando algún solicitante ha tratado de registrar sólo “EVA”, “VITA”, “SKY” o “BLANCO” para productos de las Clases 25, 29, 09 o 16, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha decidido objetar o negar los registros de estas marcas, señalando que son semejantes en grado de confusión a todas las demás marcas registradas que usan “EVA”, “VITA”, “SKY” o “BLANCO” para amparar productos iguales o similares, es decir, con fundamento en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el caso de la marca “EVA” para vestuario, calzado y sombrerería, el IMPI ha determinado que las marcas “EVA INTERNACIONAL”, “EVA VARGASLUGO”, “EVA LIGHT”, “EVA DASSI” y “EVA  BRAZZI” no son, entre sí, semejantes en grado de confusión, no obstante compartir la palabra “EVA”, mismo que a su vez sí es semejante en grado de confusión a todas las marcas antes señaladas. En otro ejemplo, la autoridad administrativa ha considerado, tratándose de productos de papelería, que las marcas registradas “RÍO BLANCO”, “PUNTO BLANCO” y el aviso comercial registrado “JAMÁS EL BLANCO TUVO TANTO COLOR” no son semejantes en grado de confusión entre sí, pero “BLANCO” sí lo es respecto a las tres. Situación similar se ha dado entre la marca “VITA” y las marcas registradas “VITA GEA”, “VITA FUD”, “VITA TEAM” y “VITA LECHE” para identificar pescado, carne y lácteos; y la marca “SKY” y las marcas registradas MI SKY, SKY BLUE, SKY PHONE, SKY GATE, SKY PLUS, SKY SPORTS, SKY MUSIC, SKY HD, SKY TOTAL, SKY LIGHTS, SKY FRIENDS, SKY FRIENDS PREPAGO, VE TV POR SKY, SKY EMERGENCY, SKY GLOBAL, SKY ELECTRONICS y SKY KIDS en el caso de aparatos electrónicos y otros artículos de la Clase 09.

El IMPI no ha señalado expresamente que se trate de palabras intrínsecamente de pobre distintividad al momento de negar los registros o citar las anterioridades, pero la afirmación sobre esta condición está –en mi opinión- implícita en las determinaciones de la autoridad administrativa ha emitido. En estos asuntos, la semejanza en grado de confusión se ha visto como consecuencia automática de que la marca solicitada se encuentre ya integrada en las marcas citadas como anterioridad.

Debo aclarar que el tema del estudio de la semejanza en grado de confusión de las marcas compuestas ha sido abordado por los tribunales. Existe jurisprudencia por reiteración de tesis que ha señalado que es válido, al analizar las denominaciones que integran las marcas, distinguir entre palabras dominantes y palabras no dominantes[6], siendo que la semejanza en grado de confusión entre dos marcas no puede tener su origen en la palabra no dominante. Los precedentes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Industrial han coincidido, en principio, con el criterio sostenido en la aludida jurisprudencia[7].

En una marca compuesta, las palabras que la integran pueden ser ambas dominantes, o una dominante y otra secundaria; un elemento puede ser secundario por ser una palabra descriptiva, genérica o evocativa. Sin embargo, un elemento puede ser secundario o de plano carente de distintividad por ser de uso común en una pluralidad de marcas registradas pertenecientes a diferentes titulares referidos a servicios o productos de la misma Clase, sin llegar a convertirse en una denominación genérica. Existen precedentes que sugieren –sin afirmarlo claramente- que una palabra reiterada constantemente en diferentes marcas compuestas registradas, aplicadas a productos o servicios de la misma Clase, ve disminuida su distintividad intrínseca, a tal grado que dejan de cumplir con una función distintiva, lo que deriva en su incapacidad para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase[8]. Yo denomino a este fenómeno como “erosión” de la distintividad de la marca (prefiero esta expresión a “diluida”, que podría dar lugar a confusiones con el concepto “diluted” usado en derecho norteamericano).

En mi opinión, lo interesante de las marcas de “distintividad erosionada” es que la disminución de la su distintividad tiene su origen, no en la interacción entre consumidores, comerciantes y fabricantes –el mercado, en otras palabras-, como ocurre en el caso de las marcas que se transforman en genéricos, sino de la actuación conjunta de la autoridad administrativa y los solicitante de registros marcarios. En efecto, para que una denominación vea su distintividad erosionada, debe combinarse que diferentes comerciantes, prestadores de servicios o fabricantes solicitan en distintos momentos el registro de marcas diversas que comparten una palabra, en principio distintiva, para los mismos o similares productos y servicios, y que la Administración, a través del IMPI, les otorgue los registros de marca correspondientes.

Siguiendo los ejemplos que antes expuse, “EVA” (para ropa), “SKY” (para artículos electrónicos), “BLANCO” (papelería) y “VITA” (carne, pescado y lácteos) serían palabras de distintividad erosionada. Si bien no son expresiones genéricas ni descriptivas de los artículos señalados, tampoco se pueden registrar por sí solas, e incluso su uso aislado puede implicar riesgos.

En efecto, el que el IMPI niegue el registro de las marcas de distintividad “erosionada” motivando su fallo en una supuesta semejanza en grado de confusión con las marcas previamente inscritas que ya comparten la marca erosionada y ser aplicadas a los mismos o similares artículos, sin explícitamente indicar que se trata de palabras que perdieron su distintividad, tiene consecuencias de alcance diverso.

La primera, las marcas de distintividad erosionada no están disponibles para ser registradas, aún si existe reserva sobre una estilización específica de la denominación o si son acompañadas de un elemento figurativo.

En segundo lugar, las marcas de distintividad erosionada pueden ser parte de marcas con denominación compuesta, si están acompañadas de otra palabra que sea intrínsecamente distintiva y que no resulte semejante en grado de confusión con las marcas previamente registradas para productos o servicios iguales o similares.

Tercero, la marca de distintividad erosionada no está disponible para ser usada de forma aislada, sin riesgo de invadir derechos de terceros. Parece paradójico que una denominación de baja distintividad no pueda usarse libremente de forma aislada, pero esta situación deriva de la forma como el IMPI ha fundamentado las negativas de registro de este tipo de marcas.

Las decisiones del IMPI, han sostenido principalmente que la marca de distintividad erosionada no es registrable por ser semejante en grado de confusión a las marcas previamente registradas que incorporan la denominación de distintividad erosionada acompañada de una o más palabras distintivas y aplicarse a los mismos o similares productos. Luego entonces, el uso de la marca de distintividad erosionada puede considerarse infractora de los derechos de exclusividad que emanan de todos y cada uno de los registros de marca previos que motivaron la decisión de negar el registro, derivado precisamente de la semejanza en grado de confusión entre la marca negada y las marcas anteriores y su aplicación a los mismos o similares productos o servicios.

Por lo anterior cabe distinguir entre denominaciones desprovistas de distintividad, ya sea que nunca la tuvieron o la perdieron por completo, de las denominaciones de distintividad erosionada[9].

Las denominaciones sin distintividad alguna pueden ser usadas de forma aislada sin riesgo de infringir derechos de terceros, mientras que el uso de una denominación con distintividad erosionada conlleva el riesgo de lesionar los derechos de exclusividad de todos los terceros que han incorporado dicha denominación de distintividad erosionada a sus propias marcas registradas, siempre que se trate de productos o servicios iguales o similares.

No obstante lo anterior, hay casos en que la erosión de la distintividad de una denominación es sólo aparente. Una marca cuya distintividad pareciera erosionada podría ser usada y registrada de forma aislada, incluso en versión nominativa, en tanto se aplique a productos o servicios que no sean iguales o similares a los descritos en los registros anteriores de marcas semejantes en grado de confusión por incorporar el término de distintividad erosionada como parte de la marca. Por lo anterior, conocer las clases en que se clasifican los productos o servicios identificados por las anterioridades de la marca en apariencia erosionada es insuficiente para evaluar su disponibilidad. Es necesario revisar con detenimiento las listas de bienes y servicios protegidos por los registros anteriores, para así determinar si realmente estamos ante una marca de distintividad erosionada. Si es factible argumentar que los productos o servicios que busca distinguir la marca que nos interesa no son similares a los enlistados en las anterioridades, entonces no se trata de una marca de distintividad erosionada, sino de una denominación perfectamente distintiva y apropiable mediante el registro.

[1] Artículo 90, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[2] Artículo 90, fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[3] Artículo 90, fracciones II y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[4] Artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[5] Artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[6] “Marcas. Similitud fonética en grado de confusión. Debe atenderse al elemento dominante”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Tribunales Colegiados de Circuito, noviembre de 2010, página 1347. (Jurisprudencia).

[7] “Marcas.- No existe confusión fonética cuando éstas se encuentran conformadas por un elemento común siempre que contengan elementos lo suficientemente distintivos”, en R.T.F.J.F.A., Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009, página 275. “Marcas.- Caso en el que no existe semejanza en grado de confusión aun cuando “contengan un elemento común y pertenezcan a la misma clase”, en R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. Tomo II. No. 49. Enero 2005, página: 528.

[8] “Similitud fonética en grado de confusión.- La existencia de registros marcarios previos que incluyan entre sus elementos nominativos, la totalidad de la denominación de la marca solicitada a registro, por regla general, sólo corrobora la actualización de dicho supuesto” en R.T.F.J.F.A, Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010, página 469.

[9] Debo aclarar que la categoría de denominaciones de distintividad erosionada no está en la legislación mexicana; estas elaboraciones están basadas en mi experiencia y en los precedentes de los órganos jurisdiccionales y de las autoridades administrativas, pero la ley no lo establece así.

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Un poco menos atractiva para la prensa, pero más relevante para nuestra materia, ha sido la nota relativa a los intentos de registro como marca de los nombres “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN” y “EL CHAPO GUZMÁN” -por parte de Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar- y “JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA EL CHAPO GUZMÁN” -por Emma Coronel Aispuro-. Por su lado, María Alejandrina Salazar Hernández solicitó el registro de las marcas “EL CHAPITO” y “EL CHAPITO GUZMÁN”.

Alejandrina Gisselle Guzmán ha sido identificada como posible hija de Guzmán Loera^[1], mientras que María Alejandrina Salazar Hernández fue la primera esposa del capo[2]. Emma Coronel Aispuro es la actual cónyuge del natural de Badiraguato[3].

Ignoro si alguna de las solicitantes antes citadas actuó por instrucciones del capo, pero es importante señalar que ninguna solicitud fue presentada por Joaquín Guzmán Loera o a su nombre.

El 24 de septiembre de 2010 Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar (probable hija) solicitó el registro de las marcas “EL CHAPO”[4], “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN” y “EL CHAPO GUZMÁN”, mientras que María Alejandrina Salazar Hernández (primera esposa) pidió a su nombre el registro de las marcas “EL CHAPITO”, “EL CHAPITO GUZMÁN” y “DON CHAPO GUZMÁN”[5].

Las solicitudes de registro de “EL CHAPO GUZMÁN” fueron presentadas para productos y servicios en las Clases 14 (joyería y relojes), 18 (artículos de piel y cuero), 25 (vestuario, calzado y sombrerería), 28 (juguetes y artículos deportivos) y 35 (publicidad y dirección de negocios), mientras que las solicitudes de registro “EL CHAPO” se dirigieron a las Clases 14, 18, 28 y 35. La inscripción de la marca “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN” fue pedida en las Clases 14, 18 y 25.

Por su parte, el registro de las marcas “EL CHAPITO”, “EL CHAPITO GUZMÁN” (a nombre de la primera esposa de Guzmán Loera) fueron pedidos para productos de las Clases 14, 18 y 25 (vestuario, calzado y sombrerería) y servicios de la Clase 35. Salazar Hernández solicitó la inscripción de la marca “DON CHAPO GUZMÁN” sólo para bebidas alcohólicas  excluyendo cerveza (clase 33).

En agosto de 2011 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) negó a María Alejandrina Salazar Hernández el registro de todas las marcas en cada una de las clases solicitadas y sólo concedió a Guzmán Salazar (probable hija) los registros de la marca “EL CHAPO” en las cuatro Clases solicitadas (registros de marca números 1205096, 1205097, 120509 y 1219281).

El IMPI negó los registros de las marcas “EL CHAPITO GUZMÁN”, “DON CHAPO GUZMÁN”, “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN” y “EL CHAPO GUZMÁN” alegando, en términos generales, que se trata de signos distintivos contrarios a la moral por coincidir con la forma de identificar a una persona buscada en esa época, por la comisión de diversos delitos, fundando la resolución en el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial[6].

Por otro lado, Emma Coronel Aispuro (actual esposa) pidió el registro de la marca “JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA EL CHAPO GUZMÁN” en las Clases 9 (artículos electrónicos, de cómputo y científicos), 16 (papelería), 25 y 41 (educación y entretenimiento) en octubre de 2014.

En abril de 2015, el IMPI objetó la marca “JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA EL CHAPO GUZMÁN” durante el examen de fondo. El IMPI explicó que la ley prohíbe el registro como marca de nombres y pseudónimos de personas físicas sin su consentimiento o de alguien legitimado para darlo; por el otro lado, el IMPI señaló que, por tratarse de la identificación de una persona sujeta a procesos penales, se trata de un signo distintivo atentatorio contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. La solicitante se abstuvo de contestar las observaciones del IMPI y las solicitudes quedaron abandonadas.

No quiero abordar la discusión sobre lo que es moral y atentatorio de las buenas costumbres. Bien sabemos que lo que es inmoral e intolerable para algunos, es perfectamente justificable para otros. Incluso, tratándose de personas que pueden ser vistas hasta como enemigas del Estado, las razones del enfrentamiento pueden ser muy distintas en unos y otros casos, y por lo mismo la consideración de la moralidad de sus causas y acciones puede variar entre la gente de una misma comunidad. Sin embargo, me parece razonable la posición del Instituto, en cuanto a que el nombre y pseudónimo de un delincuente reconocido son totalmente inapropiados para ser materia de tutela por los derechos de propiedad industrial.

Entonces, ¿por qué el IMPI concedió a Alejandrina Gisselle Guzmán el registro de la marca “EL CHAPO” en cuatro clases diferentes de productos y servicios, y negó casi al mismo tiempo a María Alejandrina Salazar Hernández el registro de “EL CHAPITO”?

La palabra “chapo” es usada en varias regiones de México para identificar a la gente de baja estatura, sin nexos con actividades ilícitas. Me viene a la mente el habilidoso volante  Luis Montes (actualmente integrante del equipo de León), a quien apodan «Chapo» o «Chapito», y su sobrenombre nunca se ha interpretado como una alusión a Guzmán Loera.

Siendo «chapo» un sustantivo de uso común en México, que no es sinónimo de delincuente, es probable que el IMPI no hubiese tenido un argumento de peso para afirmar que «chapo» es una palabra con connotaciones intrínsecamente inmorales o contrarias a las buenas costumbres y negar el registro de la marca «EL CHAPO» en favor de la Sra. Guzmán Salazar. Es importante aclarar, sin embargo, que la constitución de un derecho al uso exclusivo de una marca no implica un permiso o autorización del Estado para llevar a cabo determinada actividad; son cosas distintas.

Además, quiero destacar que la marca “EL CHAPO” sí está registrada para diferentes productos y servicios por otras personas son lazos aparentes con Joaquín Guzmán Loera.

El IMPI ha otorgado al señor Ernesto Pérez Zagaste varios registros para la marca “EL CHAPO DE SINALOA”, pero aparentemente se trata del nombre artístico de un cantante de música de banda originario, al igual que “El Chapo” Guzmán, del municipio de Badiraguato, Sinaloa. El señor Pérez Zagaste es también titular de los registros 1116647 y 1131017, desde 2009, para la marca “EL CHAPO” y Diseño con relación a productos de la Clase 09 (a la que corresponden los cds, dvs, el software, los equipos de cómputo y los anteojos) y servicios de la Clase 41.

María de los Ángeles Moreno Rodríguez registró la marca “EL CHAPO” para identificar vestuario calzado y sombrerería (registro marcario número 948,388) desde agosto de 2006. Esta persona trató de registrar como marca la denominación “LOS ZETAS” (solicitud número 796,602) en julio de 2006, pero el IMPI objetó ese signo distintivo con base en el ya citado artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial y la Sra. Moreno ya no trató de superar la objeción.

Ahora bien, el IMPI negó a María Alejandrina Salazar Hernández (primera esposa) el registro de “EL CHAPITO”, no por cuestiones de orden público o defensa de la moral y buenas costumbres, sino por la semejanza en grado de confusión con la marca “EL CHAPO” que Alejandrina Gisselle Guzmán presentó unos minutos antes en las Clases 14, 18, 28 y 35, y la marca registrada “EL CHAPO” de Moreno Rodríguez en la Clase 25. Si las solicitudes de registro de “EL CHAPITO” hubiesen sido presentadas a nombre de Guzmán Salazar en vez de Salazar Hernández, las probabilidades de obtener la marca registrada hubiesen sido mejores, al menos por lo que a las Clases 14, 18, 28 y 35 se refiere.

Mientras tanto, una víctima colateral de todo el ruido que han levantado «las marcas del Chapo» podría ser Luis «el Chapo» Montes quien, en aras de evitar malos entendidos o asociaciones poco gratas, podría pedir a la afición y prensa que dejen de usar el mote «Chapo» o «Chapito» para referirse a él. Procurando preservar el espíritu del apodo original, ¿qué les parecería Luis “el Chaparro” Montes?

[1] “‘El Chapo’ Guzmán trató de registrar su nombre como marca” en Excélsior, 12 de enero de 2016 [Edición en línea] http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/12/1068422. Fecha de consulta: 14 de enero de 2016.

[2] “Las Mujeres del ‘Chapo’ Guzmán” en Zócalo Saltillo, 24 de junio de 2012 [Edición en línea] http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/las-mujeres-del-chapo-guzman. Fecha de consulta: 28 de enero de 2016.

[3] “Emma Coronel Aispuro es la esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, en People en español, 13 de enero de 2016 [Edición en línea] http://www.peopleenespanol.com/article/emma-coronel-aispuro-es-la-esposa-de-joaquin-el-chapo-guzman. Fecha de consulta: 14 de enero de 2016.

[4] chapo, pa 1. m. y f. coloq. Méx. Persona de baja estatura. Real Academia Española [Edición en línea] http://dle.rae.es/?id=8azLK4e. Fecha de consulta: 14 de enero de 2016.

[5] Puede suponerse que María Alejandrina Salazar y Alejandrina Gisselle Guzmán actuaron de forma coordinada, ya que presentaron las solicitudes el mismo día, con minutos de diferencia, e intervino el mismo abogado a nombre de ambas.

[6] Artículo 4º.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

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Durante mis estudios de licenciatura, alguno de mis maestros afirmó que la justicia no podía alcanzarse sin seguridad jurídica e incluso aseveró -palabras más, palabras menos- que ante la disyuntiva entre justicia (material) y seguridad jurídica, debíamos inclinarlos por la segunda.

Con el tiempo le he dado la razón a mi maestro. En mi perspectiva no puede haber justicia sin certeza jurídica. La inseguridad jurídica genera la peor de las injusticias, porque nos impide conocer de antemano las consecuencias de la conducta propia y ajena. Para que haya certeza es indispensable que el sistema jurídico sea coherente y que las figuras e instituciones que lo integran guarden congruencia con las normas en sus distintos niveles. Cuando existen inconsistencias dentro del ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica se ve afectada; en un caso extremo, puede verse reducida a una ilusión.

No es raro encontrar prácticas de dudosa legalidad que son aceptadas por autoridades y particulares en favor de la sencillez y comodidad. Una práctica ilegal puede, en apariencia, funcionar en beneficio de los involucrados por años, hasta el día en que se genera una controversia que provoca la intervención de los órganos jurisdiccionales, y entonces dicho uso queda denunciado y reprimido, para ser sustituido por otro que, con suerte, será apegado a derecho.

Un problema mucho más grave se plantea cuando una norma de observancia general –legislativa, reglamentaria o administrativa- resulta inconsistente con el orden jurídico. Precisamente, en el caso particular de la propiedad industrial e intelectual, y acaso como consecuencia del acelerado desarrollo de las normas sufrido entre 1991 y 1994, no es raro encontrar incongruencias en la legislación e incluso entre las leyes secundarias especiales y las normas de superior jerarquía.

El propósito de este trabajo es exponer lo que, en mi opinión, constituye una contradicción entre el artículo 89, fracción XV, de la Constitución General, y las atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para el otorgamiento de patentes y registros de modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados y diseños industriales contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial[1].

De demostrar que el sistema de protección a las invenciones nuevas contenido en la Ley de la Propiedad Industrial es inconstitucional, estaríamos hablando de un escenario de completa inseguridad jurídica para titulares y usuarios de patentes y registros en México, además de la responsabilidad internacional que supondría el incumplimiento del estado mexicano de numerosos tratados internacionales en la materia, que obligan a nuestro país a la protección de las invenciones. No obstante, por muy desagradable que pueda ser el escenario que supondría la inconstitucionalidad del sistema de patentes en México, este tipo de cuestiones deben plantearse, discutirse y en la medida de lo posible, remediarse. Lo que sería inaceptable es omitir el análisis por temor a alcanzar una conclusión comprometedora, porque el problema continuará ahí y obviarlo no lo va a hacer desaparecer.

[1] El tema no es enteramente nuevo. El maestro Efraín Polo Bernal expuso brevemente este problema en el seminario “La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial” organizado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, durante el mes de agosto de 1996. Véase Efraín Polo Bernal, “Aspectos Constitucionales Relacionados con la Defensa y Aplicación Efectiva de los Derechos de la Propiedad Industrial” en La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, México, Editorial Themis, 1997, Colección Foro de la Barra Mexicana, pp. 69-86. Jaime Delgado Reyes también afirma que la facultad del IMPI para conceder patentes es contraria al artículo 89, fracción XV, de la Carta Magna. Véase Jaime Delgado Reyes, Patentes de invención, diseño y modelos industriales, México, Oxford University Press, 2001, pp. 71-72.

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La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (SEPI) del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa) ha consistentemente aceptado que los actores hagan valer argumentos novedosos que no fueron puestos a la consideración de la autoridad administrativa, e incluso que ofrezcan pruebas que no fueron exhibidas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y que, por lo tanto, la autoridad administrativa nunca tuvo la posibilidad de tomar en cuenta al momento de resolver. Esto ha ocasionado que la SEPI anule fallos administrativos ajustados a derecho, expedidos en estricta conformidad con lo alegado y probado en sede administrativa, por cuestiones que no se plantearon ni probaron ante el IMPI o el INDAUTOR. La mayoría de los tribunales colegiados en materia administrativa del primer circuito, encargados de revisar las sentencias definitivas de la SEPI a través del juicio de amparo o del recurso de revisión fiscal, han estado conformes con la forma como la Sala ha venido aplicando el principio de litis abierta. No obstante, el Cuarto Tribunal Colegiado ha expresado su desacuerdo con la utilización de la litis abierta en juicios emanados de procedimientos de declaración administrativa de caducidad de marca, en los que el titular del registro marcario se abstuvo de presentar pruebas de uso de la marca atacada en la sede administrativa, y pretende hacerlo ante el tribunal, apelando al principio de litis abierta[2].

La competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el ámbito de aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el principio de litis abierta, no se limitan a la propiedad intelectual. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa goza de competencia en casi la totalidad de las áreas jurídicas en los que la Administración tiene injerencia, y de forma destacada en materia tributaria. Precisamente los antecedentes de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fueron el Código Fiscal de la Federación (en la parte relativa al juicio de nulidad) y el Tribunal Federal de la Federación, y el cambio en la interpretación de la litis abierta que motiva este artículo surgió en el campo fiscal.

A mediados de 2013, el Semanario Judicial de la Federación publicó la tesis jurisprudencial 73/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[3] que modifica (parcialmente a mi juicio) la jurisprudencia 69/2001.

Sustancialmente, la Segunda Sala ha señalado que, si bien la litis abierta que contempla el artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo permite a los demandantes hacer valer argumentos que no se invocaron en la instancia previa, dicho principio no los faculta a ofrecer pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo.

Evidentemente se trata de un cambio importante respecto a la posición que la Corte venía manteniendo, y he de decir que mis colegas fiscalistas han expresado un fuerte disgusto con esta tesis, al verla como una restricción al derecho a la defensa de los gobernados frente a la Administración. En materia de propiedad intelectual, en cambio, el tema de la litis abierta era fuente de controversia, ya que al existir un considerable número de casos formalmente administrativos pero materialmente jurisdiccionales, en el que la autoridad administrativa (IMPI O INDAUTOR) resuelve una contienda entablada entre dos particulares, la litis abierta ante la SEPI ha sido percibida como una fuente de incertidumbre, al existir la posibilidad de que todo lo actuado en el procedimiento administrativo se vuelva inútil ante la posibilidad de volver a plantear la estrategia probatoria en la etapa jurisdiccional.

Hay algunos puntos que vale la pena comentar sobre la tesis de jurisprudencia 73/2013.

Respecto a la posibilidad de plantear conceptos de impugnación o argumentos que no fueron hechos valer en la instancia o en el recurso administrativo, me parece que la jurisprudencia de la Corte no introduce cambios; la tesis va dirigida sólo al aspecto probatorio y a la posibilidad de ofrecer pruebas ante el tribunal que o fueron ofrecidas en la sede administrativa.

Cualquiera que revise la tesis podrá percatarse que se trata de una interpretación referida primordialmente a las pruebas en materia fiscal, y que su objetivo es evitar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se vea constreñido a sustituir a las autoridades hacendarias en el examen de documentos contables cuyo volumen y complejidad supera las capacidades técnicas del tribunal. Sin embargo, al tratarse de la interpretación de una ley aplicable a la totalidad de los litigios que se tramitan en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, su impacto no se limitará a la materia fiscal y va a afectar a la propiedad intelectual.

Por otro lado, el lenguaje que usa la Sala en la tesis es ambiguo. En un párrafo establece “no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo”. La expresión que llama mi atención es “estando obligado a ello”. La prueba en general es una carga, no una obligación porque no hay acreedor. Incluso hay litigantes que afirman que la prueba es un derecho. ¿Cuándo un particular está, en estricto sentido, obligado a probar?

Una interpretación, que me parece razonable, afirma que la prueba se convierte en una obligación cuando la autoridad administrativa requiere expresamente, dentro del procedimiento administrativo, la presentación de un documento o documentos específicamente identificados. De esta forma, si el actor en el juicio contencioso administrativo tuvo la obligación de exhibir un determinado documento en la instancia administrativa porque la autoridad le requirió su presentación, e incumplió con el requerimiento, entonces ya no tiene derecho a ofrecer dicho documento como prueba ante la instancia jurisdiccional. En el mismo orden de ideas, tratándose de documentos que no fueron materia expresa de un requerimiento de exhibición concreto por parte de las autoridades, el particular tenía la carga, más no la obligación, de presentarlos en la instancia administrativa o recurso respectivos, y por lo tanto no debería tener limitación alguna para ofrecerlos ante el órgano jurisdiccional conforme al principio de litis abierta.

Sin embargo, mi impresión es que los tribunales colegiados van a dar a la jurisprudencia 73/2013 una interpretación más amplia que la que propongo arriba, en el sentido de que, en el juicio contencioso administrativo federal, los demandantes pueden hacer valer argumentos y violaciones no invocados en las instancias previas, sin poder ofrecer más pruebas que las ofrecidas en la instancia o recurso administrativos. Por ejemplo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito aplicó de forma amplia ates descrita la jurisprudencia 73/2013 al sentenciar en el juicio de amparo directo DA 552/2013 (Actualización 5 de abril de 2020: El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo directo número  477/2015, dio una interpretación a la jurisprudencia 73/2013 restringida (en algunos aspectos similar a la que propongo), al señalar que no es aplicable en un juicio contencioso administrativo vinculado a un procedimiento de declaración administrativa de infracción ante el IMPI[4]).

El principio de litis abierta en el juicio contencioso administrativo seguramente seguirá evolucionando, y espero que los tribunales y la misma Sala publiquen tesis que atemperen la interpretación amplia que se ha dado a esta relativamente nueva jurisprudencia 73/2013.

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Conforme la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, las marcas deben registrarse respecto a productos o servicios determinados, y cada solicitud de registro no debe incluir productos o servicios de más de una Clase, conforme el Clasificador previsto en el Arreglo de Niza. En caso de dudas sobre la aplicación del Clasificador, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene amplias facultades para interpretarlo.

Actualmente en México, el estudio de la lista de servicios y productos de las solicitudes de marca para determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, se lleva a cabo antes del inicio del examen de fondo o sustantivo, y de forma simultánea al examen de forma, aunque en mi opinión, no debe confundirse el examen de las formalidades de la solicitud con el examen de la lista de productos o servicios.

Antes de la publicación de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, la única forma de conocer de antemano la forma como el IMPI resolveria las lagunas del Clasificador era con la práctica, y desde luego los criterios podían variar de un momento a otro. Uno de los ejemplos más notables se dio con los servicios de intermediación comercial; durante varios años y a diferencia de lo que sucedía en otros países al mismo tiempo, los servicios de intermediación comercial eran clasificados por el IMPI en la Clase 42, en vez de la 35; un día el IMPI decidió que los servicios de intermediación comercial debían ubicarse en la Clase 35, y los practicantes nos enteramos del cambio cuando comenzamos a recibir requerimientos para corregir la indicación de la clase en las solicitudes de registro de marca que estaban en trámite.

Precisamente, el propósito de publicar un acuerdo estableciendo CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN de la Clasificación de Productos y Servicios fue, como lo indica el propio Acuerdo, brindar certeza y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial, proporcionando lineamientos de interpretación a los que deberán ceñirse los examinadores cuando lleven a cabo la revisión de la lista de bienes o servicios de las solicitudes de marca. Sin embargo, independientemente de las intenciones, es frecuente que los cambios en las “reglas del juego” generen dudas acerca de su alcance y aplicación.

Quiero enfocar este artículo a un criterio interpretativo concreto, relativo al alcance de los encabezados de las Clases del Clasificador de Productos y Servicios.

Los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN señalan que los encabezados de cada clase serán interpretados de forma restrictiva, y cuando se sean utilizados por el interesado en la solicitud de registro, se entenderán enlistados sólo los productos o servicios expresamente mencionados en dichos encabezados.

Hasta la promulgación, en 1991, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, era posible solicitar el registro de una marca para amparar la totalidad de una clase. Aunque la ley de 1991 eliminó la posibilidad de obtener una cobertura en la totalidad de la Clase, en los hechos esta amplia protección subsistió, mediante la transcripción de los encabezados del Clasificador como lista de productos o servicios a ser distinguidos por la marca.

El IMPI, y buena parte de los usuarios del sistema de propiedad industrial, dieron a los encabezados del Clasificador una interpretación sumamente extensa, al considerar que, cuando la lista de productos o servicios de una solicitud o registro de marca reproducía el encabezado de la Clase, la cobertura de la marca se extendía a la totalidad de los artículos o actividades ubicados en dicha Clase, incluyendo aquellos que no estaban siquiera implícitamente descritos (a través de sus géneros) en los encabezados.

Un ejemplo son los tacos como producto. Los tacos se clasifican en la Clase 30, cuyo encabezado actual es: café, te, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

En mi opinión, ninguno de los artículos y géneros especificados en el encabezado de la Clase 30 incluyen a los tacos. No obstante, una interpretación extensa del encabezado de la Clase, llevaba al IMPI a considerar que los tacos sí estaban comprendidos en aquella, y que por lo tanto, una solicitud o registro de marca que reprodujera el encabezado de la Clase 30, amparaba tacos. Ahora, una lectura restringida del encabezado conforme los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN debe hacer que el IMPI concluya lo opuesto, es decir, que los tacos no están protegidos en una solicitud o registro de marca que reproduzca el encabezado de la Clase 30.

Un punto inquietante es si los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN serán aplicables retroactivamente con relación a marcas solicitadas, pero sobre todo, a las registradas con anterioridad a su entrada en vigor.

En contra de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, con relación a la cobertura de los registros de marca y aviso comercial expedidos con anterioridad al 4 de octubre de 2012, tenemos que el texto del Acuerdo que establece los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN sólo hace referencia a solicitudes de registro de signos distintivos, sin precisar si las presentadas con anterioridad a su entrada en vigor serían examinadas de acuerdo los nuevos criterios.

El último párrafo de del apartado de “Consideraciones” (análoga a una exposición de motivos) expresamente señala que la finalidad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN tienen con finalidad “brindar certeza y seguridad jurídica al público usuario del sistema de propiedad industrial para la presentación y el estudio de examen de las solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales…”, por lo que es evidente la intención del IMPI de limitar el alcance de los “CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN” a las solicitudes de marca.

A favor de la aplicación retroactiva de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, es que el acuerdo, como norma administrativa de observancia general, obliga sólo a las autoridades; no contiene obligaciones a cargo de los particulares adicionales a los que ya estaban contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, y no existe un derecho subjetivo a que una norma se interprete en un sentido o en otro.

Extrapolando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en materia de jurisprudencia¹, las interpretaciones de las normas en  casos concretos no constituyen, a su vez, normas de observancia general, y por lo tanto, su aplicación a solicitudes y marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no violaría el principio de irretroactividad.

Actualización 25 de mayo de 2103: El último párrafo del artículo 217 de la nueva Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013) señala que: «La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna». ¿Cómo puede aplicarse una interpretación de la norma de forma retroactiva en perjuicio de alguien? Esta disposición pareciera indicar que sí existe un derecho subjetivo a una interpretación concreta de la norma.

Por otro lado, me parecería absurdo que, como consecuencia de interpretaciones diferentes pero simultáneas del Clasificador, dos registros de marca con listas de productos o servicios idénticos reproduciendo los mismos encabezados de la misma Clase, tuviesen al mismo tiempo alcances y cobertura diferentes, dependiendo de la fecha de registro.

La relevancia de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no se limita al ámbito académico. Sus consecuencias prácticas son importantísimas con relación al uso de la marca y sus efectos sobre solicitudes de caducidad por falta de uso de la marca registrada, nulidad por falsedad de la fecha de primer uso reclamada en la solicitud y renovación de registros de marca. Tampoco debemos obviar su probable impacto en temas de infracciones, anterioridades y nulidades por uso o registro anteriores.

1. Ver jurisprudencia 145/2000, JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo: XII, Diciembre de 2000, Página 16.

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a. Mediante un procedimiento ad-hoc previsto en el artículo 98 bis-1 de la Ley de la Propiedad Industrial, consecuencia de una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en el año 2005. Esta alternativa está disponible sólo en caso de que la marca a ser declarada como notoriamente conocida o famosa ya esté registrada en México, y si el registro enlista los bienes o servicios con los cuales la fama o notoriedad de la marca esta asociada.

b. Por la negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a registrar una marca, motivando la resolución en el hecho de que la marca solicitada era idéntica o semejante en grado de confusión a una marca estimada como notoriamente conocida o famosa, y que el otorgamiento del registro podría confundir a los consumidores acerca del origen de los productos o servicios amparados por la marca solicitada.

c. Por el reconocimiento expreso en una declaración administrativa de infracción o nulidad de marca, en el que el carácter notoriamente conocido o famoso de una marca fue objeto de análisis y resolución favorable en el fallo respectivo.

En los artículos antes mencionado expuse las ventajas e inconvenientes que veo en el sistema, en especial el procedimiento ad-hoc que contempla el artículo 98 bis-1 de la Ley de la Propiedad Industrial.

A continuación proporciono un listado actualizado al 31 de enero de 2013 sobre las marcas registradas reconocidas como notoriamente conocidas o famosas en México, a través del procedimiento ad hoc del artículo 98 bis-1 de la Ley de la Propiedad Industrial.

QUIERO INSISTIR QUE NO SE TRATA DE UNA LISTA LIMITATIVA. Existen otras marcas que han sido declaradas notoriamente conocidas en nuestro país (y posiblemente famosas también, pero no me consta) que no enuncio porque el reconocimiento de su calidad de notoriamente conocidas ha sido consecuencia de un procedimiento de declaración administrativa de infracción o nulidad, y no del procedimiento ad hoc, por lo que su reconocimiento no ha sido objeto de una publicación expresa en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Los interesados en revisar el texto de las resoluciones expedidas por el IMPI reconociendo la notoriedad o fama de marcas mediante el procedimiento ad hoc y los pormenores del signo distintivo reconocido, pueden consultarlos en la Gaceta de la Propiedad Industrial, Sección Protección a la Propiedad Intelectual, mismas que están disponibles en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial o SIGA.

La primera marca en ser reconocida como notoriamente conocida en México mediante el procedimiento ad hoc fue «ANDREA». Los efectos del reconocimiento ad hoc de marca notoriamente conocida de la marca «ANDREA» concluirán en 2013. Será interesante conocer si el titular de dicha marca mantendrá su interés en este reconocimiento, solicitando su «actualización», para lo cual deberá demostrar que las condiciones que dieron origen a la declaración de marca notoriamente conocida se han mantenido en la fecha de solicitud de la «actualización».

MARCAS FAMOSAS (Procedimiento ad hoc al 31 de enero de 2013)

Marca: “CINEPOLIS”
Fecha de resolución: Noviembre 20, 2009
Número de Resolución 25663
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre 2009

Marca: “RED BULL”
Fecha de resolución: Febrero 19, 2010
Número de Resolución 3248
Gaceta de la Propiedad Industrial: Abril 2010

Marca: “GANSITO”
Fecha de resolución: Marzo 12, 2010
Número de Resolución 5224
Gaceta de la Propiedad Industrial: Marzo, 2010

Marca: “MARINELA”
Fecha de resolución: Marzo 12, 2010
Número de Resolución 5223
Gaceta de la Propiedad Industrial: Marzo, 2010

Marca: “BIMBO”
Fecha de resolución: Abril 23, 2010
Número de Resolución 8830
Gaceta de la Propiedad Industrial: Abril, 2010

Marca: “INTEL”
Fecha de resolución: Agosto 23, 2010
Número de Resolución 19407
Gaceta de la Propiedad Industrial: Agosto, 2010

Marca: “HARMON HALL” y Diseño
Fecha de resolución: Septiembre 3, 2010
Número de Resolución 20422
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2010

Marca: “BMW” y Diseño
Fecha de resolución: Septiembre 14, 2010
Número de Resolución 21484
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2010

Marca: “JOSE CUERVO”
Fecha de resolución: Septiembre 10, 2010
Número de Resolución 21086
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2010

Marca: “MICROSOFT”
Fecha de resolución: Noviembre 10, 2010
Número de Resolución 26121
Gaceta de la Propiedad Industrial: Noviembre, 2010

Marca: «FLEXI» y Diseño
Fecha de resolución: Diciembre 7, 2010
Número de Resolución 28262
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre, 2010

Marca: “PEPSI”
Fecha de resolución: Marzo 29, 2011
Número de Resolución 7154
Gaceta de la Propiedad Industrial: Marzo, 2011

Marca: “BARDAHL”
Fecha de resolución: Abril 15, 2011
Número de Resolución 9079
Gaceta de la Propiedad Industrial: Abril, 2011

Marca: “PEMEX”
Fecha de resolución: Mayo 27, 2011
Número de Resolución 12540
Gaceta de la Propiedad Industrial: Mayo, 2011

Marca: INNOMINADA (Figura de Toros de REDBULL)
Fecha de resolución: Febrero 28, 2012
Número de Resolución 5075
Gaceta de la Propiedad Industrial: Febrero, 2012

Marca: “TAKIS”
Fecha de resolución: Marzo 16, 2010
Número de Resolución 7297
Gaceta de la Propiedad Industrial: Marzo, 2012

Marca: “YAHOO”
Fecha de resolución: Mayo 31, 2012
Número de Resolución 14927
Gaceta de la Propiedad Industrial: Mayo, 2012

Marca: “COHIBA”
Fecha de resolución: Julio 20, 2011
Número de Resolución 20218
Gaceta de la Propiedad Industrial: Julio, 2012

Marca: “TELEVISA”
Fecha de resolución: Agosto 31, 2012
Número de Resolución 26648
Gaceta de la Propiedad Industrial: Agosto, 2012

Marca: “SOY TOTALMENTE”
Fecha de resolución: Septiembre 28, 2012
Número de Resolución 27900
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2012

Marca: «EL PALACIO DE HIERRO» y Diseño
Fecha de resolución: Septiembre 28, 2012
Número de Resolución 27901
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2012

Marca: “GANDHI”
Fecha de resolución: Octubre 31, 2012
Número de Resolución 31277
Gaceta de la Propiedad Industrial: Octubre, 2012

Marca: INNOMINADA (Figura de murciélago de BATMAN)
Fecha de resolución: Noviembre 30, 2012
Número de Resolución 34417
Gaceta de la Propiedad Industrial: Noviembre, 2012

Marca: “BATMAN”
Fecha de resolución: Noviembre 30, 2012
Número de Resolución 34418
Gaceta de la Propiedad Industrial: Noviembre, 2012

Marca: «SUPERMAN» y Diseño
Fecha de resolución: Diciembre 19, 2012
Número de Resolución 37122
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre, 2012

Marca “S” y Diseño (Figura de S de SUPERMAN)
Fecha de resolución: 31 de enero de 2013
Número de resolución 2665
Gaceta de la Propiedad Industrial: Enero 2013

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS (Procedimiento ad hoc al 31 de enero de 2013)

Marca: “ANDREA”
Fecha de resolución: Noviembre 4, 2008
Número de Resolución 22721
Gaceta de la Propiedad Industrial: Mayo, 2009

Marca: “PRITT”
Fecha de resolución: Junio 30, 2010
Número de Resolución 14716
Gaceta de la Propiedad Industrial: Junio, 2010

Marca: “BARCEL”
Fecha de resolución: Marzo 22, 2010
Número de Resolución 5786
Gaceta de la Propiedad Industrial: Marzo, 2010

Marca: “RICOLINO”
Fecha de resolución: Abril 5, 2010
Número de Resolución 6972
Gaceta de la Propiedad Industrial: Abril, 2010

Marca: “RESISTOL”
Fecha de resolución: Septiembre 28, 2010
Número de Resolución 22372
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2010

Marca: “LAS MOMIAS DE GUANAJUATO”
Fecha de resolución: Diciembre, 2010
Número de Resolución 28263
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre, 2010

Marca: “HOTELES CITY EXPRESS”
Fecha de resolución: Diciembre 21, 2010
Número de Resolución 30046
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre, 2010

Marca: “ADO”
Fecha de resolución: Mayo 31, 2011
Número de Resolución 12869
Gaceta de la Propiedad Industrial: Mayo, 2011/

Marca: “ELEKTRA”
Fecha de resolución: Julio 29, 2011
Número de Resolución 18926
Gaceta de la Propiedad Industrial: Julio, 2011

Marca: “SUPER PRECIO”
Fecha de resolución: Noviembre 18, 2011
Número de Resolución 29373
Gaceta de la Propiedad Industrial: Noviembre, 2011

Marca: “PAYASO”
Fecha de resolución: Diciembre 16, 2011
Número de Resolución 33028
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre, 2011

Marca: “CORONADO”
Fecha de resolución: Febrero 9, 2012
Número de Resolución 3277
Gaceta de la Propiedad Industrial: Febrero, 2012

Marca: “MELATE”
Fecha de resolución: Octubre 31, 2012
Número de Resolución 31280
Gaceta de la Propiedad Industrial: Octubre, 2012

La entrada Actualización a enero de 2013 de Marcas Reconocidas Como Famosas o Notoriamente Conocidas en México Mediante el Procedimiento Ad Hoc se publicó primero en Reyes Fenig.

El Protocolo de Madrid deberá entrar en vigor en México el 19 de febrero de 2013 (a los tres meses del depósito del instrumento de adhesión), aunque hasta el día de hoy su texto no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Lamentablemente, no sabemos todavía cómo se va a instrumentar este tratado internacional en nuestro país; ni siquiera tenemos certeza de si existen planes concretos para instaurar un procedimiento de oposición a solicitudes de marca (actualización del 2 de mayo de 2015. Ver México introduce la oposición al sistema de marcas). La opinión generalizada entre los especialistas en México es que sería importante –por no decir esencial- contar con un procedimiento de oposición para el adecuado funcionamiento del Protocolo de Madrid. No obstante, en Italia, el Protocolo de Madrid entró en vigor sin que la legislación local previera la oposición, por lo que no parece que la inserción de este procedimiento dentro del de solicitud de registro de marca sea imprescindible.

Los legisladores deberán ser cuidadosos al momento de diseñar el procedimiento de oposición, si se deciden por esa opción, a fin de evitar que se convierta en un mecanismo que dilate excesivamente los procedimientos de solicitud de marca.

Sin embargo, soy pesimista acerca de la calidad de las posibles reformas a la legislación mexicana con motivo de la adhesión al Protocolo de Madrid. El hecho que la adhesión al Protocolo de Madrid se haya motivado por la presión de la Unión Americana (principal socio comercial de México) y no por las necesidades o demandas del sector empresarial mexicano –como lo confesó el Secretario de Economía– sumado al plazo perentorio en que entrará en vigor el Protocolo de Madrid, me hacen pensar en que habrá improvisación y precipitación al momento de concebir y efectuar las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para a eficacia del tratado internacional en México. Espero equivocarme.

Tampoco debe soslayarse la hostil recepción que ha tenido la adhesión al Protocolo de Madrid por parte de la comunidad de profesionales especializados en propiedad industrial. No nos deberá sorprender que la adhesión de México a este tratado internacional sea materia de impugnaciones y que las solicitudes y registros internacionales sean objeto de todo tipo de ataques jurídicos en los diversos tribunales (Actualización del 2 de mayo de 2016. A la fecha, no tengo conocimiento de alguna impugnación a la adhesión de México al Protocolo o de alguna de sus normas).

Un punto que me parece no ha sido suficientemente debatido es el lugar que le debe corresponde al Reglamento del Protocolo de Madrid dentro de la pirámide de jerarquía de normas. Este problema también se plantea en el caso del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Si hay una contradicción entre el Reglamento del Protocolo de Madrid o el Reglamento del PCT y la ley federal, o un reglamento expedido por el Presidente de la República, ¿Cuál debe aplicarse y qué jerarquía le debe corresponder estos reglamentos de tratados internacionales? Los Reglamentos del Protocolo de Madrid y del PCT no son parte de tratado internacional (no lo suscribe el Ejecutivo Federal ni los ratifica la Cámara de Senadores), no constituyen acuerdos interinstitucionales, tampoco son leyes del Congreso de la Unión ni disposiciones reglamentarias del Presidente de la República. No son acuerdos, circulares u oficios. He considerado que este problema podría resolverse a través del principio de especialidad de la norma, pero es una solución que no me deja totalmente satisfecho.

Habrá que aguardar a que las controversias derivadas de las contradicciones entre los Reglamentos del Protocolo de Madrid y del PCT y las normas nacionales sean sometidos a los tribunales, tanto administrativos como del Poder Judicial Federal, pero el tema me parece lo suficientemente interesante como para irlo discutiendo.

La entrada México se adhiere al Protocolo de Madrid se publicó primero en Reyes Fenig.

El pasado 3 de abril de 2012 la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) entregó a la Cámara de Senadores el texto del Protocolo de Madrid para su estudio y ratificación. El día de hoy 24 de abril se ha informado que las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Comercio y Fomento Industrial aprobaron el proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo de Madrid y lo someterán al Pleno de la Cámara de Senadores, por lo que es altamente probable que la adhesión de México a ese tratado internacional sea aprobado en los próximos días. (Actualización del 14 de mayo de 2012: El día 25 de abril de 2012, la Cámara de Senadores aprobó la adhesión de México al Protocolo de Madrid. Actualización del 26 de noviembre de 2012: El día 19 de noviembre de 2012, México depositó el instrumento de adhesión ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Actualización del 18 de julio de 2012: En un reunión privada con miembros de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Director General del IMPI aclaró que si bien la Cámara de Senadores había aprobado la adhesión de México al Protocolo de Madrid, México no había depositado el instrumento de adhesión y no había fecha señalada para tal depósito, de tal forma que México no es aún formalmente parte del Protocolo de Madrid ni tenemos una fecha para que el tratado internacional entre en vigor en nuestro país.

El Protocolo de Madrid es un tratado internacional que tiene por objeto el proporcionar un registro internacional de marca, de tal suerte que con una sola solicitud y registro una persona puede obtener el derecho al uso exclusivo de la marca en todos los países que son miembros del tratado internacional (84 países al día de hoy). Asimismo, será posible renovar el registro internacional con un solo trámite.

México fue parte del Arreglo de Madrid (emparentado con el Protocolo de Madrid) del 26 de julio de 1909 al 10 de marzo de 1943¹. Nuestro país denunció dicho tratado internacional debido al bajo número de marcas que las empresas mexicanas registraban a través del sistema de Arreglo de Madrid, comparado con el número de marcas presentadas por extranjeros que se beneficiaban de dicho tratado.

El mundo y México han cambiado mucho de 1943 a la fecha. La globalización y la apertura económica del México de hoy era inimaginable en los años inmediatos posteriores al Cardenismo. Sin embargo hay situaciones que, por diferentes causas, guardan similitudes.

Considerando el tamaño de su economía (México se ubica entre las 20 economías más grandes del mundo) y el dinamismo del comercio exterior, las empresas mexicanas registran un número relativamente pequeño de marcas en el extranjero. Me parece que esto se explica por la profundísima vinculación económica y comercial (por no hablar de otros ámbitos) que existe entre México y los Estados Unidos de América. Actualmente, alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a la Unión Americana, lo que ocasiona que cuando algún mexicano busca obtener derechos sobre una marca en el extranjero, con frecuencia dicho interés se concentre en los Estados Unidos; con las peculiaridades del sistema norteamericano, un tratado multilateral como el Protocolo de Madrid en poco ayuda a obtener registros de marca en ese país.

La concentración del mercado de exportación me lleva a opinar que la adhesión de México al Protocolo de Madrid beneficiará poco a los empresarios mexicanos, y sí en cambio representa una importante mejora en la situación de las empresas extranjeras (hace varios años que Estados Unidos es parte del Protocolo de Madrid), las cuales podrán prescindir -en el corto plazo- de tener que acudir con las Autoridades de nuestro país para registrar y mantener sus marcas en México.

Adicionalmente, tengo la impresión de que el gobierno mexicano esta convencido de que la adhesión de México al Protocolo de Madrid hará más atractivo nuestro país al capital foráneo. Lo anterior puede ser cierto, pero de ahí a afirmar que el Protocolo de Madrid beneficiará a las empresas mexicanas en la misma medida que beneficiará a los extranjeros es bastante ingenuo.

Actualización del 3 de agosto de 2012: Periódico El Economista dió a conocer en su portal electrónico que Bruno Ferrari, Secretario de Economía, aceptó que la aprobación de México del Protocolo de Madrid  obedeció básicamente a presiones del gobierno de los Estados Unidos para apoyar el ingreso de México al Acuerdo Estratégico Transpacífico  de Asociación Económica o TPP.

¿Deficiencias técnicas?

El gremio de los abogados de propiedad industrial siempre se ha sentido amenazado por la adhesión de México al Protocolo de Madrid. Públicamente el principal argumento que se ha utilizado es que el Protocolo de Madrid presenta “serias” deficiencias técnico-jurídicas. El problema es que, hasta donde sé, nadie ha expuesto en qué consisten dichas deficiencias.

Si el Protocolo de Madrid tiene tantos problemas técnicos como dicen sus detractores, la verdad es que éstos hicieron un pésimo trabajo en darlos a conocer.

No hay sistema perfecto. Los abogados somos, casi por definición, conservadores y odiamos los cambios, en especial los radicales, y soy de la idea que la inminente adhesión de México al Protocolo de Madrid puede implicar una modificación radical a nuestro sistema de marcas. La adhesión de México al Protocolo de Madrid nos obligará a replantear la práctica profesional en el campo de las marcas y a realizar numerosos ajustes en el marco normativo (establecimiento de un sistema de oposición a solicitudes de marcas (Actualización del 2 de mayo de 2016: México introduce la oposición al sistema de marcas), conciliar la existencia de registros de marca nacionales e internacionales), pero nada de ello implica que el Protocolo de Madrid sea técnicamente deficiente.

Actualización del 18 de julio de 2012: Durante un Seminario privado realizado en Ciudad de México el 5 de julio de 2012, el Lic. Sergio Ampudia, Coordinador de Planeación Estratégica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, explicó que el Instituto no estimaba esencial la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, o introducir el sistema de oposición, como requisitos para el depósito del instrumento de adhesión del Protocolo de Madrid y la consecuente entrada en vigor del tratado internacional en nuestro país.

Yo sostengo mis objeciones a la adhesión del Protocolo de Madrid, pero mis reservas son más de tipo económico y político que jurídicas.

1. David Rangel Medina, Tratado de derecho marcario, México, 1960, p. 65.

La entrada México y el Protocolo de Madrid se publicó primero en Reyes Fenig.