Los solicitantes de marcas deben ser muy cuidadosos al pedir el registro de sus signos distintivos. De otra forma, corren el riesgo de que la marca obtenida confiera prerrogativas demasiado restringidas o vagas o, en el peor de los casos, que el registro sea ineficaz para proporcionar la protección marcaria pretendida.

A continuación presentamos algunos consejos para los solicitantes de marcas en México aunque no hay que perder de vista que cada caso es diferente y siempre es recomendable buscar asesoría profesional.

¿Qué registros de marca se deberían solicitar?

a) En primer lugar, el interesado debería solicitar el registro de las marcas que ya se encuentre usando en México.

Usar una marca sin registro es lícito, pero el usuario no tiene derecho al uso exclusivo de la marca y ello complica la posibilidad de oponerse a que terceros la imiten. En un caso más extremo, un tercero podría obtener el registro de una marca igual o semejante en grado de confusión a la utilizada y el usuario original verse orillado a adoptar una posición defensiva o, de plano, dejar de utilizarla.

b) En segundo lugar, sería conveniente que el interesado buscara registrar las marcas que, sin estar en uso en México, tiene la intención de comenzar a utilizar en el corto o mediano plazos. No es necesario demostrar que el uso de la marca ya comenzó para obtener el registro; el titular cuenta con tres años para empezar a explotar la marca en al menos uno de los productos o servicios descritos en el registro.

No debe olvidarse que, en el caso de marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018, luego del tercer aniversario de la concesión del registro, el titular debe presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca para mantener su vigencia.

Adicionalmente, una vez transcurridos tres años desde la fecha de registro, éste se hace vulnerable a una acción de caducidad por falta de uso en México, salvo justa causa.

c) En tercer lugar, el interesado podría solicitar el registro de marcas que no usa ni tiene planeado utilizar, pero existe la pretensión de impedir que terceros las registren o exploten en México.

Lo anterior, sin perder de vista que los titulares de registros de marca concedidos a partir del 10 de agosto de 2018 tienen la carga de presentar al IMPI una declaración de uso real y efectivo de marca, una vez cumplido el tercer aniversario de la emisión del registro marcario; de otra forma el registro caduca y los derecho al uso exclusivo de la marca se extinguen. Si la marca registrada no se ha usado, la declaración de uso no debería presentarse y al registro caducará. Una vez cumplido el tercer aniversario del registro, si el titular de la marca conserva interés en mantenerla ‘bloqueada’, puede evitar el problema de la caducidad del registro, resolicitándola y obteniendo un nuevo registro.

La declaración de uso real y efectivo de la marca registrada es también exigible con la totalidad de las renovaciones de registros presentadas a partir del 10 de agosto de 2018, con independencia de la fecha de expedición.

¿Qué versión de la marca se debería registrar?

Tratándose de signos visibles bidimensionales (existen también marcas tridimensionales para los empaques o la forma de los productos, las marcas olfativas, las sonoras, los hologramas y las constituidas por imagen comercial), la gran mayoría de los solicitantes de marcas tendrán dos o tres opciones para registrar: (i) versión nominativa (sólo la palabra, frase, números o letras); (ii) }-“mixta” o denominación con figura o diseño bidimensional; y (iii) diseño bidimensional sin denominación alguna.

La legislación mexicana dispone que las marcas deben usarse como se registraron, o con cambios que no alteren su carácter distintivo.

Mi experiencia es que la mayoría de los diseños y estilizaciones de las marcas, como se usan en el mercado, tienden a ir cambiando con el tiempo. Aunque el registro de una marca en versión mixta (denominación con diseño) otorga el derecho al uso exclusivo tanto del diseño como de la denominación, el dueño de la marca debe usarla tal como la registró o con cambios mínimos. Si se da una variación significativa en el diseño, color o tipo de letra empleados, puede dar causa a que el registro de marca se vea vulnerable a una acción de caducidad por falta de uso de la marca, tal como se registró, o que no sea factible presentar la declaración de uso real y efectivo de marca exigible al tercer año del registro o al renovar.

En ocasiones, los titulares de las marcas encuentran que, debido a la evolución sufrida por los diseños que reproducen en el mercado, los registros de marca existentes ya resultan inadecuados para amparar las marcas efectivamente utilizadas, lo que los lleva a la necesidad de solicitar nuevos registros marcarios para mantener un nivel de protección adecuado, con la consiguiente pérdida de la fecha de presentación de las marcas registradas “obsoletas”. En sistemas como el mexicano, la pérdida de la fecha de presentación tiene algunos efectos negativos, como la susceptibilidad a ciertas acciones de nulidad por parte de terceros, o a que marcas registradas o solicitudes pendientes presentadas por otras personas estorben las nuevas solicitudes.

Por otra parte, cuando la marca se registra en la versión nominativa, el titular de la marca puede usarla en cualquier tipo, tamaño y color de letra o número, para efectos del mantenimiento del registro[1]. En consecuencia, los derechos de exclusividad no sufren merma alguna por los cambios en el diseño, colores o estilización de la marca.

Por lo que hace a diseños, la opinión mayoritaria de los especialistas mexicanos es que el registro de la marca en blanco y negro o escala de grises otorga una protección más amplia y flexible que en la versión con reserva de color, toda vez que el titular tendría derecho a aplicar la marca en cualquier combinación de colores. Sin embargo, es importante resaltar que esa opinión carece de fundamento en la ley o en la jurisprudencia.

Tomando en consideración las ideas antes expresadas, en un escenario ideal, el solicitante debería solicitar el registro de su marca tanto en la versión nominativa como en la estilizada o con diseño. Si la marca incluye un logo en colores, solicitar el registro de la marca con reivindicación de colores, y en blanco y negro, también sería recomendable.

Lamentablemente, las limitaciones presupuestales con frecuencia impiden a los titulares de marcas colocarse en una situación ideal, lo que los pone frente a disyuntivas. Cada caso es diferente y requiere de un análisis específico, por lo que la orientación profesional será importante.

¿Quién debe presentar la marca?

La decisión acerca de la identidad de la persona física o moral a cuyo nombre se debe solicitar el registro de marca puede verse influida por numerosas circunstancias, como políticas corporativas, beneficios fiscales o protección contra acreedores.

Si limitamos la visión estrictamente al campo marcario, hay dos temas principales que merecen atención al momento de determinar quién debe ser el solicitante de la marca:

a) Reivindicación del uso anterior en México. La legislación mexicana permite al solicitante de un registro de marca reivindicar la fecha en que comenzó a usar la marca con anterioridad a la de presentación de la solicitud. Si el IMPI emite el registro de marca, la declaración de fecha de inicio de uso del signo distintivo le dará al titular algunas ventajas en caso de una controversia con terceros, ventajas de las cuales no gozaría en caso de haberse abstenido de manifestar la fecha de inicio de uso.

Sin embargo, reivindicar la fecha de inicio de uso conlleva riesgos. La manifestación de una fecha de primer uso falsa es causa de nulidad del registro de marca.

b) Licenciamiento. Cuando una marca no es usada por su titular, sino por un tercero con permiso del titular o bajo su control, estamos ante una licencia. He definido a la licencia como un contrato por virtud del cual una persona llamada licenciante transmite a otra denominada licenciatario el uso y goce de una marca registrada (u otro derecho intelectual) de manera temporal.

Los contratos de licencia son plenamente válidos y exigibles entre las partes sin requerir de ninguna formalidad especial; sin embargo, la inscripción de la licencia ante el IMPI da fecha cierta al acto. He escuchado opiniones señalando que la inscripción de la licencia con el IMPI es también requerida para la deducibilidad de las regalías pagadas por el licenciatario. Las personas del mismo grupo económico, incluyendo matrices y subsidiarias, se considerarían licenciatarias.

Por lo tanto, si la solicitud de marca es presentada por una persona que usará la marca a través de un licenciatario o franquiciatario, debe tener en cuenta que eventualmente será recomendable inscribir una licencia con el IMPI.

¿En qué clases se debe solicitar la marca?

Todos los productos y servicios existentes en el mercado se clasifican en categorías o clases para efectos de facilitar su registro. Actualmente, existen 45 clases: 34 de productos y 11 de servicios.

La norma reglamentaria exige que los bienes o servicios descritos en la solicitud de marca pertenezcan a la misma clase, conforme la Undécima edición del Clasificador de Niza.

Es importante contar con asistencia profesional para decidir en qué clases registrar una marca, y evitar inscribir la marca para servicios o productos que no corresponden a los que se pretende identificar con el signo distintivo.

No obstante, hay tres consideraciones generales que pueden ayudar a decidir en qué clases debe presentarse la solicitud de marca:

a) Primero, la marca se debe solicitar para aquellos productos o servicios en los que la marca ya se está usando.

b) Segundo, la marca puede solicitarse para aquellos productos o servicios en los cuales no se utiliza aún, pero existen planes para comenzar a emplearla en el corto o mediano plazos.

c) Tercero, la marca puede solicitarse para servicios o artículos en los que no se usa ni existen planes para explotarla en el futuro, pero al mismo tiempo el titular tiene interés en evitar que terceros usen o registren la marca u otra semejante para dichos productos o servicios (por ejemplo, registrar la marca de una lavadora para servicios de lavanderías). Sin embargo, hay que tener presente que una marca registrada que no se ha usado para identificar los productos o servicios enlistados en el registro no puede ser objeto de la declaración de uso real y efectivo de marca exigible desde agosto de 2018, ya sea la tercer año del registro o al renovar, además de la exposición a acciones de caducidad por falta de uso después de tres años de ausencia de explotación. Desde luego, si se trata de una marca estratégica, el propietario puede re-solicitar el registro después del tercer año y obtener un nuevo derecho de exclusividad.

El derecho mexicano no permite solicitar el registro de una marca para cubrir “toda la clase” de productos o servicios. Sin embargo, ha sido una práctica corriente en México el uso de los encabezados de las diferentes clases del clasificador internacional como lista de productos o servicios, con la pretensión de lograr una cobertura similar a la que correspondería a la totalidad de la clase. La regulación administrativa y los cambios a la ley han ocasionado que esta práctica vaya cambiando.

Por un lado, el 4 de octubre de 2012 entró en vigor el “Acuerdo por el que se dan a Conocer los Criterios de Interpretación y Aplicación de la Clasificación del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en la Presentación y Examen de las Solicitudes de Signos Distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, que restringe la interpretación amplia que venía dándose del encabezado de las Clases. Por otro lado, se introdujo a la legislación la exigencia de que los productos o servicios enumerados en la solicitud fuesen “específicos”, lo que ha sido entendido por algunos como una imposibilidad para utilizar el encabezado de la Clase, si éste no contiene bienes o actividades específicos. Por lo que hace a la utilización del encabezado de las clases, lo que podemos observar es que el IMPI ha aceptado su reproducción, acompañada de una lista de productos o servicios específicos (por ejemplo, los registros 2105240 «K OI DIGITAL» en la Clase 40 o 2286118 INNOMINADA en la Clase 12), pero también el uso sólo del encabezado, aunque su especificidad sea discutible (por ejemplo, los registros 2312609 «UNIMORTERO» en la Clase 19 y
2224181 “O.Z. ASESORES» en la Clase 35).

Otra opción usada por algunos solicitantes de registros marcarios, para asegurar la protección marcaria más amplia posible, sin recurrir al encabezado de la Clase, ha sido copiar la totalidad de los productos o servicios enlistados en una clase determinada, tomándolos de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas que el IMPI publica cada año. Lo anterior resulta en una larguísima, y con frecuencia redundante, descripción de bienes o actividades (por ejemplo, el registro 1,526,793 “FAIRBANKS MORSE FUERZA HIDRAULICA” y Diseño).

Desde luego, no debe olvidarse que entre más amplia sea la cobertura de la marca también serán mayores las probabilidades de entrar en conflictos con terceros. También debe tenerse presente que, en algún momento, será necesario presentar una declaración de uso real y efectivo del signo distintivo registrado, asentando los artículos o servicios en los que se ha usado el signo de forma real y efectiva, ya sea al tercer año de la emisión de registro (para todos los registros expedidos a partir del 10 de agosto de 2018) o al renovar (para todos los registros renovados a partir del 10 de agosto de 2018); la cobertura del registro de marca quedará limitado a los productos o servicios enumerados en la declaración.

[1] El registro de la marca como nominativa no implica licencia o autorización para imitar el diseño o estilización de la marca ajena.

La entrada Algunos consejos para el registro de marcas en México (conforme la Ley de 2020) se publicó primero en Reyes Fenig.

Conforme la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, las marcas deben registrarse respecto a productos o servicios determinados, y cada solicitud de registro no debe incluir productos o servicios de más de una Clase, conforme el Clasificador previsto en el Arreglo de Niza. En caso de dudas sobre la aplicación del Clasificador, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene amplias facultades para interpretarlo.

Actualmente en México, el estudio de la lista de servicios y productos de las solicitudes de marca para determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, se lleva a cabo antes del inicio del examen de fondo o sustantivo, y de forma simultánea al examen de forma, aunque en mi opinión, no debe confundirse el examen de las formalidades de la solicitud con el examen de la lista de productos o servicios.

Antes de la publicación de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, la única forma de conocer de antemano la forma como el IMPI resolveria las lagunas del Clasificador era con la práctica, y desde luego los criterios podían variar de un momento a otro. Uno de los ejemplos más notables se dio con los servicios de intermediación comercial; durante varios años y a diferencia de lo que sucedía en otros países al mismo tiempo, los servicios de intermediación comercial eran clasificados por el IMPI en la Clase 42, en vez de la 35; un día el IMPI decidió que los servicios de intermediación comercial debían ubicarse en la Clase 35, y los practicantes nos enteramos del cambio cuando comenzamos a recibir requerimientos para corregir la indicación de la clase en las solicitudes de registro de marca que estaban en trámite.

Precisamente, el propósito de publicar un acuerdo estableciendo CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN de la Clasificación de Productos y Servicios fue, como lo indica el propio Acuerdo, brindar certeza y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial, proporcionando lineamientos de interpretación a los que deberán ceñirse los examinadores cuando lleven a cabo la revisión de la lista de bienes o servicios de las solicitudes de marca. Sin embargo, independientemente de las intenciones, es frecuente que los cambios en las “reglas del juego” generen dudas acerca de su alcance y aplicación.

Quiero enfocar este artículo a un criterio interpretativo concreto, relativo al alcance de los encabezados de las Clases del Clasificador de Productos y Servicios.

Los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN señalan que los encabezados de cada clase serán interpretados de forma restrictiva, y cuando se sean utilizados por el interesado en la solicitud de registro, se entenderán enlistados sólo los productos o servicios expresamente mencionados en dichos encabezados.

Hasta la promulgación, en 1991, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, era posible solicitar el registro de una marca para amparar la totalidad de una clase. Aunque la ley de 1991 eliminó la posibilidad de obtener una cobertura en la totalidad de la Clase, en los hechos esta amplia protección subsistió, mediante la transcripción de los encabezados del Clasificador como lista de productos o servicios a ser distinguidos por la marca.

El IMPI, y buena parte de los usuarios del sistema de propiedad industrial, dieron a los encabezados del Clasificador una interpretación sumamente extensa, al considerar que, cuando la lista de productos o servicios de una solicitud o registro de marca reproducía el encabezado de la Clase, la cobertura de la marca se extendía a la totalidad de los artículos o actividades ubicados en dicha Clase, incluyendo aquellos que no estaban siquiera implícitamente descritos (a través de sus géneros) en los encabezados.

Un ejemplo son los tacos como producto. Los tacos se clasifican en la Clase 30, cuyo encabezado actual es: café, te, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

En mi opinión, ninguno de los artículos y géneros especificados en el encabezado de la Clase 30 incluyen a los tacos. No obstante, una interpretación extensa del encabezado de la Clase, llevaba al IMPI a considerar que los tacos sí estaban comprendidos en aquella, y que por lo tanto, una solicitud o registro de marca que reprodujera el encabezado de la Clase 30, amparaba tacos. Ahora, una lectura restringida del encabezado conforme los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN debe hacer que el IMPI concluya lo opuesto, es decir, que los tacos no están protegidos en una solicitud o registro de marca que reproduzca el encabezado de la Clase 30.

Un punto inquietante es si los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN serán aplicables retroactivamente con relación a marcas solicitadas, pero sobre todo, a las registradas con anterioridad a su entrada en vigor.

En contra de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, con relación a la cobertura de los registros de marca y aviso comercial expedidos con anterioridad al 4 de octubre de 2012, tenemos que el texto del Acuerdo que establece los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN sólo hace referencia a solicitudes de registro de signos distintivos, sin precisar si las presentadas con anterioridad a su entrada en vigor serían examinadas de acuerdo los nuevos criterios.

El último párrafo de del apartado de “Consideraciones” (análoga a una exposición de motivos) expresamente señala que la finalidad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN tienen con finalidad “brindar certeza y seguridad jurídica al público usuario del sistema de propiedad industrial para la presentación y el estudio de examen de las solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales…”, por lo que es evidente la intención del IMPI de limitar el alcance de los “CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN” a las solicitudes de marca.

A favor de la aplicación retroactiva de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, es que el acuerdo, como norma administrativa de observancia general, obliga sólo a las autoridades; no contiene obligaciones a cargo de los particulares adicionales a los que ya estaban contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, y no existe un derecho subjetivo a que una norma se interprete en un sentido o en otro.

Extrapolando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en materia de jurisprudencia¹, las interpretaciones de las normas en  casos concretos no constituyen, a su vez, normas de observancia general, y por lo tanto, su aplicación a solicitudes y marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no violaría el principio de irretroactividad.

Actualización 25 de mayo de 2103: El último párrafo del artículo 217 de la nueva Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013) señala que: «La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna». ¿Cómo puede aplicarse una interpretación de la norma de forma retroactiva en perjuicio de alguien? Esta disposición pareciera indicar que sí existe un derecho subjetivo a una interpretación concreta de la norma.

Por otro lado, me parecería absurdo que, como consecuencia de interpretaciones diferentes pero simultáneas del Clasificador, dos registros de marca con listas de productos o servicios idénticos reproduciendo los mismos encabezados de la misma Clase, tuviesen al mismo tiempo alcances y cobertura diferentes, dependiendo de la fecha de registro.

La relevancia de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no se limita al ámbito académico. Sus consecuencias prácticas son importantísimas con relación al uso de la marca y sus efectos sobre solicitudes de caducidad por falta de uso de la marca registrada, nulidad por falsedad de la fecha de primer uso reclamada en la solicitud y renovación de registros de marca. Tampoco debemos obviar su probable impacto en temas de infracciones, anterioridades y nulidades por uso o registro anteriores.

1. Ver jurisprudencia 145/2000, JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo: XII, Diciembre de 2000, Página 16.

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