Las mencionadas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial entrarán en vigor 90 días naturales después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

(Actualización Junio 7, 2016: El Diario Oficial de la Federación del 1° de junio de 2016 publicó el decreto de promulgación de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que introduce la oposición a solicitudes de marcas. Las reformas entrarán en vigor el 30 de agosto de 2016.)

Bajo el sistema hoy vigente, las solicitudes de marca son examinadas oficiosamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Si el examinador encuentra alguna razón para negar el registro, como el que la marca resulte descriptiva de los productos o servicios a identificar, o que existiese una solicitud o registro anterior para una marca idéntica o semejante en grado de confusión para identificar los mismos o similares productos o servicios, emite una comunicación oficial, informando de sus hallazgos al solicitante, para que éste exprese lo que estime conducente para desvirtuar la objeción.

Las solicitudes de marca no se publican actualmente, pero cualquiera puede enterarse de su existencia a través de la base de datos Marcanet. Si un tercero se entera de la existencia de la solicitud de una marca que tiene el potencial de afectar sus derechos, podía presentar una “oposición” informal. Estas oposiciones informales no son otra cosas que escritos más o menos breves en donde el tercero informa al IMPI sobre los derechos que pudieran verse lesionados con el otorgamiento del registro marcario. Si la oposición sea presenta en una etapa temprana del procedimiento de solicitud de marca, existe una buena probabilidad de que llegue al examinador antes de que concluya el examen sustantivo de la solicitud e incluso que tenga como efecto que el IMPI niegue la solicitud de marca o que el solicitante la abandone como consecuencia de una objeción nacida a partir de la oposición informal.

Las oposiciones informales que hasta hoy existen han probado su efectividad para llamar la atención del examinador a solicitudes de marca que reclaman prioridad anterior a la fecha de presentación a la solicitud objeto de la oposición. Por otro lado, las oposiciones informales han tenido poco éxito cuando el oponente hace valer el uso anterior en México o en el extranjero de una marca idéntica o semejante en grado de confusión para identificar los mismos o similares productos o servicios. Cuando el IMPI expide el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una ya utilizada en el extranjero para amparar los mismos o similares bienes o servicios, la solución es presentar una solicitud de declaración administrativa de nulidad, siempre y cuando quien pide la nulidad demuestre el uso anterior y continuo de su marca.

No obstante, desde hace varios años existe la posibilidad real y plenamente prevista en la ley para oponerse a solicitudes de marca, aunque nunca se le ha denominado «oposición». Cuando una solicitud de marca es negada en definitiva por el IMPI por ser idéntica o semejante en grado de confusión a una anterior registrada o solicitada en México para amparar los mismos o similares bienes o servicios, el solicitante puede inconformarse mediante un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). El tribunal entregará copia de la demanda al titular de la marca o solicitud citados como anterioridad por el IMPI (y que provocaron la negativa final de la solicitud) y permitirá al dicho titular comparecer al juicio a defender la validez del fallo del IMPI como un tercero interesado. Incluso, dicho tercero interesado tiene derecho a demandar amparo (última instancia) en caso de que la sentencia del TFJFA sea desfavorable al IMPI (ver mi artículo Las oposiciones a solicitudes de marca en México).

Con las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, el IMPI debe publicar las solicitudes de marca en un plazo no mayor de diez días hábiles, después de la fecha de presentación, sin importar si la solicitud cumple con los requisitos formales correspondientes.

Los terceros contarán con un plazo de un mes para presentar su oposición.

Los procedimientos de oposición tendrán limitaciones en cuanto a las causas de negativa de registro de marca que los opositores podrán hacer valer, y que se reducen a las hipótesis substantivas de prohibición de registro marcario contempladas en los artículos 4° y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Por ejemplo, será válido hacer valer en una oposición la reproducción ilegal del nombre o pseudónimo de una persona, o la existencia con anterioridad de una marca registrada o solicitada idéntica o semejante en grado de confusión a la objeto de oposición para amparar los mismos o similares bienes o servicios.

En cambio, el uso anterior y continuo –en México o cualquier otro país- de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la solicitada en México para amparar los mismos o similares bienes o servicios, o la mala fe del solicitante por haber sido el representante, licenciatario, distribuidor o agente en México del titular extranjero de una marca registrada en otro país, no podrán ser materia de una oposición. Para casos como esos será necesario presentar una solicitud de declaración administrativa de nulidad, y sólo después que el registro de marca a impugnar haya sido emitido.

La reforma a la ley prevé el pago de una tasa gubernamental para presentar oposiciones, con el objeto de desalentar la promoción de oposiciones frívolas. Es probable que el monto a pagar por la oposición se encuentre entre los US$100.00 y US$150.00.

Las oposiciones que se vayan presentando también serán publicadas, dando al solicitante oportunidad de presentar argumentos y pruebas para desvirtuar la oposición del tercero.

Es evidente la intención de los legisladores de que el procedimiento de oposición sea sencillo y rápido. La oposición en ningún caso suspenderá el trámite de la solicitud de registro de marca; será más un medio para proporcionar información relevante IMPI acerca de la marca que pretende registrar el solicitante que un procedimiento de naturaleza contenciosa.

Una vez que el IMPI determine conceder el registro marcario o negarlo, lo comunicará por escrito al promovente de la oposición. Si la oposición no hubiese sido exitosa y el IMPI concede el registro marcario, el opositor tendrá expedita la solicitud de declaración administrativa de nulidad para tratar de invalidar el registro. El resultado de la oposición no prejuzga, al menos formalmente, sobre la validez del registro de marca.

Sería ahora pertinente preguntarnos si la oposición que recién se incorpora a la ley mexicana cambiará significativamente los procedimientos de solicitud de registro de marcas.

Mi opinión es que no habrá novedades importantes en el sistema marcario en general.

A mi parecer, las nuevas normas regulan la antigua oposición informal, dotándola desde luego de reglas y plazos, pero sin cambiar la práctica marcaria que ya venía ocurriendo en nuestro país. Los exámenes de forma y de fondo seguirán ocurriendo como lo han venido haciendo. Es importante reiterar que el resultado de la oposición no prejuzgará sobre las acciones de nulidad de registro de marca disponibles para los terceros interesados, incluso si no presentaron oposición alguna.

Los legisladores que propusieron la introducción de la oposición al sistema marcario mexicano argumentaron que uno de los motivos que los llevó a proponerlo fue la adhesión de México al Protocolo de Madrid. Francamente, no veo la conexión entre una cosa y la otra. Los legisladores también sostuvieron que el mecanismo de oposición contribuirá a disminuir el número de solicitudes de declaración administrativa de nulidad, mejorará la calidad del examen de fondo de las solicitudes de marca y proporcionará a los propietarios de marcas en México una herramienta eficaz y de bajo costo para proteger sus derechos.

La entrada México introduce la oposición al sistema de marcas se publicó primero en Reyes Fenig.

Conforme la legislación mexicana, las marcas son una especie del género signo distintivo, que incluye los avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen.

El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial contempla dos condiciones mínimas que debe reunir todo signo distintivo para ser objeto de tutela: (i) ser visible (en contraposición a las marcas sonoras y olfativas que nuestro derecho aún no reconoce) y; (ii) ser distintivo, es decir, debe tener la capacidad intrínseca para diferenciar el producto o servicio al que se aplica de otros de su misma especie y clase.

Las marcas, en tanto son signos visibles, pueden consistir en denominaciones, en dibujos, en formas tridimensionales o en una combinación de las anteriores. Las denominaciones, a su vez, pueden consistir de una sola palabra (como “NOVARTIS”) o de varias (como “SANTA RITA” o “LA ÚNICA DE GUERRERO”); en éste último caso se les llama denominaciones compuestas.

Los signos distintivos en general, y las marcas en particular, existen y se usan independientemente de su registro; el registro es el acto administrativo por virtud del cual nace en favor de su titular el derecho al uso exclusivo de la marca.

No cualquier signo visible es registrable como marca. La Ley de la Propiedad Industrial establece diversas causas por las cuales determinados signos visibles no deben registrarse. Algunas prohibiciones tienen su origen en la protección del interés público, como es el caso de la prohibición de registrar como marca los emblemas de organizaciones internacionales o los sellos oficiales de control y garantía[1]. Otras prohibiciones se relacionan con la protección de los consumidores, como es el caso de la prohibición de inscribir marcas que induzcan a error por constituir una falsa indicación sobre la naturaleza de los productos que se buscan identificar[2]. Existen prohibiciones que encuentran su razón de ser en la defensa del sistema de competencia, al buscar impedir que un agente económico se apropie de un signo visible que cualquier otro comerciante, industrial o prestador de servicios del miso giro tendría derecho a utilizar en el ejercicio de sus actividades mercantiles, como es el caso de la prohibición de registrar marcas genéricas y descriptivas[3]. Por último, hay marcas que no deben registrarse porque el registro lesionaría derechos subjetivos de terceros, como es el caso de la prohibición de inscribir como marca el nombre o pseudónimo de una persona sin su autorización[4] y la prohibición de registrar marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras vigentes previamente registradas o solicitadas por terceros para distinguir productos o servicios iguales o similares a los protegidos por el registro o solicitud anterior[5].

Las palabras de uso común, como los sustantivos y los adjetivos, pueden ser usadas y registradas como marca, mientras sean distintivos de los productos o servicios a los que se aplican. Por ejemplo, un sustantivo común como “MANGO” es plenamente distintivo para vestuario (registro número 561,068, propiedad de Diknah S.L.); un nombre propio como “AMÉRICA” es distintivo para colchones (registro número 821,632, propiedad de Industrias D.K., S.A. de C.V.) y un adjetivo como “ALTO” es distintivo para paraguas (registro número 1,526,204, propiedad de Shedrain Corporation).

Puede darse el caso que una marca originalmente distintiva se transforme en el nombre genérico o de uso común del producto o servicio que originalmente iba a distinguir, como consecuencia de su uso en el mercado por consumidores y comerciantes. Cuando ello ocurre y se trata de una marca registrada, el registro puede ser objeto de una solicitud de declaración administrativa de cancelación. Probablemente los casos más conocidos de marcas originalmente distintivas que se transformaron en denominaciones genéricas son “NYLON”, “CLIP” y “COMPACT DISC”, aunque en ningún caso hubo necesidad de cancelar el registro marcario porque la transformación de la marca en palabra genérica ocurrió antes de que se intentasen registrar en México.

Ahora bien, hay un caso especial de marcas –sobre todo denominaciones– que, sin ser expresiones genéricas o descriptivas, han visto su distintividad disminuida como consecuencia de su reiterada incorporación a marcas registradas por la autoridad administrativa en favor de diferentes personas para identificar los mismos o similares productos o servicios.

Palabras como “EVA” con relación a vestuario, “VITA” respecto a carne, pescado y productos lácteos, “SKY” vinculado a aparatos electrónicos o “BLANCO” para papelería, no son palabras genéricas para designar ninguno de los productos o servicios antes señalados, ni tampoco hacen referencia a alguna de las cualidades, propiedades o características intrínsecas de dichos bienes, como sí ocurre con los términos descriptivos. Dentro de cada clase, hay un número significativo de marcas registradas que comparten la palabra “EVA”, “VITA”, “SKY” y “BLANCO” acompañadas de otra expresión más o menos distintiva. Cuando algún solicitante ha tratado de registrar sólo “EVA”, “VITA”, “SKY” o “BLANCO” para productos de las Clases 25, 29, 09 o 16, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha decidido objetar o negar los registros de estas marcas, señalando que son semejantes en grado de confusión a todas las demás marcas registradas que usan “EVA”, “VITA”, “SKY” o “BLANCO” para amparar productos iguales o similares, es decir, con fundamento en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el caso de la marca “EVA” para vestuario, calzado y sombrerería, el IMPI ha determinado que las marcas “EVA INTERNACIONAL”, “EVA VARGASLUGO”, “EVA LIGHT”, “EVA DASSI” y “EVA  BRAZZI” no son, entre sí, semejantes en grado de confusión, no obstante compartir la palabra “EVA”, mismo que a su vez sí es semejante en grado de confusión a todas las marcas antes señaladas. En otro ejemplo, la autoridad administrativa ha considerado, tratándose de productos de papelería, que las marcas registradas “RÍO BLANCO”, “PUNTO BLANCO” y el aviso comercial registrado “JAMÁS EL BLANCO TUVO TANTO COLOR” no son semejantes en grado de confusión entre sí, pero “BLANCO” sí lo es respecto a las tres. Situación similar se ha dado entre la marca “VITA” y las marcas registradas “VITA GEA”, “VITA FUD”, “VITA TEAM” y “VITA LECHE” para identificar pescado, carne y lácteos; y la marca “SKY” y las marcas registradas MI SKY, SKY BLUE, SKY PHONE, SKY GATE, SKY PLUS, SKY SPORTS, SKY MUSIC, SKY HD, SKY TOTAL, SKY LIGHTS, SKY FRIENDS, SKY FRIENDS PREPAGO, VE TV POR SKY, SKY EMERGENCY, SKY GLOBAL, SKY ELECTRONICS y SKY KIDS en el caso de aparatos electrónicos y otros artículos de la Clase 09.

El IMPI no ha señalado expresamente que se trate de palabras intrínsecamente de pobre distintividad al momento de negar los registros o citar las anterioridades, pero la afirmación sobre esta condición está –en mi opinión- implícita en las determinaciones de la autoridad administrativa ha emitido. En estos asuntos, la semejanza en grado de confusión se ha visto como consecuencia automática de que la marca solicitada se encuentre ya integrada en las marcas citadas como anterioridad.

Debo aclarar que el tema del estudio de la semejanza en grado de confusión de las marcas compuestas ha sido abordado por los tribunales. Existe jurisprudencia por reiteración de tesis que ha señalado que es válido, al analizar las denominaciones que integran las marcas, distinguir entre palabras dominantes y palabras no dominantes[6], siendo que la semejanza en grado de confusión entre dos marcas no puede tener su origen en la palabra no dominante. Los precedentes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Industrial han coincidido, en principio, con el criterio sostenido en la aludida jurisprudencia[7].

En una marca compuesta, las palabras que la integran pueden ser ambas dominantes, o una dominante y otra secundaria; un elemento puede ser secundario por ser una palabra descriptiva, genérica o evocativa. Sin embargo, un elemento puede ser secundario o de plano carente de distintividad por ser de uso común en una pluralidad de marcas registradas pertenecientes a diferentes titulares referidos a servicios o productos de la misma Clase, sin llegar a convertirse en una denominación genérica. Existen precedentes que sugieren –sin afirmarlo claramente- que una palabra reiterada constantemente en diferentes marcas compuestas registradas, aplicadas a productos o servicios de la misma Clase, ve disminuida su distintividad intrínseca, a tal grado que dejan de cumplir con una función distintiva, lo que deriva en su incapacidad para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase[8]. Yo denomino a este fenómeno como “erosión” de la distintividad de la marca (prefiero esta expresión a “diluida”, que podría dar lugar a confusiones con el concepto “diluted” usado en derecho norteamericano).

En mi opinión, lo interesante de las marcas de “distintividad erosionada” es que la disminución de la su distintividad tiene su origen, no en la interacción entre consumidores, comerciantes y fabricantes –el mercado, en otras palabras-, como ocurre en el caso de las marcas que se transforman en genéricos, sino de la actuación conjunta de la autoridad administrativa y los solicitante de registros marcarios. En efecto, para que una denominación vea su distintividad erosionada, debe combinarse que diferentes comerciantes, prestadores de servicios o fabricantes solicitan en distintos momentos el registro de marcas diversas que comparten una palabra, en principio distintiva, para los mismos o similares productos y servicios, y que la Administración, a través del IMPI, les otorgue los registros de marca correspondientes.

Siguiendo los ejemplos que antes expuse, “EVA” (para ropa), “SKY” (para artículos electrónicos), “BLANCO” (papelería) y “VITA” (carne, pescado y lácteos) serían palabras de distintividad erosionada. Si bien no son expresiones genéricas ni descriptivas de los artículos señalados, tampoco se pueden registrar por sí solas, e incluso su uso aislado puede implicar riesgos.

En efecto, el que el IMPI niegue el registro de las marcas de distintividad “erosionada” motivando su fallo en una supuesta semejanza en grado de confusión con las marcas previamente inscritas que ya comparten la marca erosionada y ser aplicadas a los mismos o similares artículos, sin explícitamente indicar que se trata de palabras que perdieron su distintividad, tiene consecuencias de alcance diverso.

La primera, las marcas de distintividad erosionada no están disponibles para ser registradas, aún si existe reserva sobre una estilización específica de la denominación o si son acompañadas de un elemento figurativo.

En segundo lugar, las marcas de distintividad erosionada pueden ser parte de marcas con denominación compuesta, si están acompañadas de otra palabra que sea intrínsecamente distintiva y que no resulte semejante en grado de confusión con las marcas previamente registradas para productos o servicios iguales o similares.

Tercero, la marca de distintividad erosionada no está disponible para ser usada de forma aislada, sin riesgo de invadir derechos de terceros. Parece paradójico que una denominación de baja distintividad no pueda usarse libremente de forma aislada, pero esta situación deriva de la forma como el IMPI ha fundamentado las negativas de registro de este tipo de marcas.

Las decisiones del IMPI, han sostenido principalmente que la marca de distintividad erosionada no es registrable por ser semejante en grado de confusión a las marcas previamente registradas que incorporan la denominación de distintividad erosionada acompañada de una o más palabras distintivas y aplicarse a los mismos o similares productos. Luego entonces, el uso de la marca de distintividad erosionada puede considerarse infractora de los derechos de exclusividad que emanan de todos y cada uno de los registros de marca previos que motivaron la decisión de negar el registro, derivado precisamente de la semejanza en grado de confusión entre la marca negada y las marcas anteriores y su aplicación a los mismos o similares productos o servicios.

Por lo anterior cabe distinguir entre denominaciones desprovistas de distintividad, ya sea que nunca la tuvieron o la perdieron por completo, de las denominaciones de distintividad erosionada[9].

Las denominaciones sin distintividad alguna pueden ser usadas de forma aislada sin riesgo de infringir derechos de terceros, mientras que el uso de una denominación con distintividad erosionada conlleva el riesgo de lesionar los derechos de exclusividad de todos los terceros que han incorporado dicha denominación de distintividad erosionada a sus propias marcas registradas, siempre que se trate de productos o servicios iguales o similares.

No obstante lo anterior, hay casos en que la erosión de la distintividad de una denominación es sólo aparente. Una marca cuya distintividad pareciera erosionada podría ser usada y registrada de forma aislada, incluso en versión nominativa, en tanto se aplique a productos o servicios que no sean iguales o similares a los descritos en los registros anteriores de marcas semejantes en grado de confusión por incorporar el término de distintividad erosionada como parte de la marca. Por lo anterior, conocer las clases en que se clasifican los productos o servicios identificados por las anterioridades de la marca en apariencia erosionada es insuficiente para evaluar su disponibilidad. Es necesario revisar con detenimiento las listas de bienes y servicios protegidos por los registros anteriores, para así determinar si realmente estamos ante una marca de distintividad erosionada. Si es factible argumentar que los productos o servicios que busca distinguir la marca que nos interesa no son similares a los enlistados en las anterioridades, entonces no se trata de una marca de distintividad erosionada, sino de una denominación perfectamente distintiva y apropiable mediante el registro.

[1] Artículo 90, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[2] Artículo 90, fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[3] Artículo 90, fracciones II y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[4] Artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[5] Artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[6] “Marcas. Similitud fonética en grado de confusión. Debe atenderse al elemento dominante”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Tribunales Colegiados de Circuito, noviembre de 2010, página 1347. (Jurisprudencia).

[7] “Marcas.- No existe confusión fonética cuando éstas se encuentran conformadas por un elemento común siempre que contengan elementos lo suficientemente distintivos”, en R.T.F.J.F.A., Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009, página 275. “Marcas.- Caso en el que no existe semejanza en grado de confusión aun cuando “contengan un elemento común y pertenezcan a la misma clase”, en R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. Tomo II. No. 49. Enero 2005, página: 528.

[8] “Similitud fonética en grado de confusión.- La existencia de registros marcarios previos que incluyan entre sus elementos nominativos, la totalidad de la denominación de la marca solicitada a registro, por regla general, sólo corrobora la actualización de dicho supuesto” en R.T.F.J.F.A, Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010, página 469.

[9] Debo aclarar que la categoría de denominaciones de distintividad erosionada no está en la legislación mexicana; estas elaboraciones están basadas en mi experiencia y en los precedentes de los órganos jurisdiccionales y de las autoridades administrativas, pero la ley no lo establece así.

La entrada La erosión de la distintividad de las marcas y sus efectos se publicó primero en Reyes Fenig.

Un poco menos atractiva para la prensa, pero más relevante para nuestra materia, ha sido la nota relativa a los intentos de registro como marca de los nombres “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN” y “EL CHAPO GUZMÁN” -por parte de Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar- y “JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA EL CHAPO GUZMÁN” -por Emma Coronel Aispuro-. Por su lado, María Alejandrina Salazar Hernández solicitó el registro de las marcas “EL CHAPITO” y “EL CHAPITO GUZMÁN”.

Alejandrina Gisselle Guzmán ha sido identificada como posible hija de Guzmán Loera^[1], mientras que María Alejandrina Salazar Hernández fue la primera esposa del capo[2]. Emma Coronel Aispuro es la actual cónyuge del natural de Badiraguato[3].

Ignoro si alguna de las solicitantes antes citadas actuó por instrucciones del capo, pero es importante señalar que ninguna solicitud fue presentada por Joaquín Guzmán Loera o a su nombre.

El 24 de septiembre de 2010 Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar (probable hija) solicitó el registro de las marcas “EL CHAPO”[4], “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN” y “EL CHAPO GUZMÁN”, mientras que María Alejandrina Salazar Hernández (primera esposa) pidió a su nombre el registro de las marcas “EL CHAPITO”, “EL CHAPITO GUZMÁN” y “DON CHAPO GUZMÁN”[5].

Las solicitudes de registro de “EL CHAPO GUZMÁN” fueron presentadas para productos y servicios en las Clases 14 (joyería y relojes), 18 (artículos de piel y cuero), 25 (vestuario, calzado y sombrerería), 28 (juguetes y artículos deportivos) y 35 (publicidad y dirección de negocios), mientras que las solicitudes de registro “EL CHAPO” se dirigieron a las Clases 14, 18, 28 y 35. La inscripción de la marca “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN” fue pedida en las Clases 14, 18 y 25.

Por su parte, el registro de las marcas “EL CHAPITO”, “EL CHAPITO GUZMÁN” (a nombre de la primera esposa de Guzmán Loera) fueron pedidos para productos de las Clases 14, 18 y 25 (vestuario, calzado y sombrerería) y servicios de la Clase 35. Salazar Hernández solicitó la inscripción de la marca “DON CHAPO GUZMÁN” sólo para bebidas alcohólicas  excluyendo cerveza (clase 33).

En agosto de 2011 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) negó a María Alejandrina Salazar Hernández el registro de todas las marcas en cada una de las clases solicitadas y sólo concedió a Guzmán Salazar (probable hija) los registros de la marca “EL CHAPO” en las cuatro Clases solicitadas (registros de marca números 1205096, 1205097, 120509 y 1219281).

El IMPI negó los registros de las marcas “EL CHAPITO GUZMÁN”, “DON CHAPO GUZMÁN”, “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN” y “EL CHAPO GUZMÁN” alegando, en términos generales, que se trata de signos distintivos contrarios a la moral por coincidir con la forma de identificar a una persona buscada en esa época, por la comisión de diversos delitos, fundando la resolución en el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial[6].

Por otro lado, Emma Coronel Aispuro (actual esposa) pidió el registro de la marca “JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA EL CHAPO GUZMÁN” en las Clases 9 (artículos electrónicos, de cómputo y científicos), 16 (papelería), 25 y 41 (educación y entretenimiento) en octubre de 2014.

En abril de 2015, el IMPI objetó la marca “JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA EL CHAPO GUZMÁN” durante el examen de fondo. El IMPI explicó que la ley prohíbe el registro como marca de nombres y pseudónimos de personas físicas sin su consentimiento o de alguien legitimado para darlo; por el otro lado, el IMPI señaló que, por tratarse de la identificación de una persona sujeta a procesos penales, se trata de un signo distintivo atentatorio contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. La solicitante se abstuvo de contestar las observaciones del IMPI y las solicitudes quedaron abandonadas.

No quiero abordar la discusión sobre lo que es moral y atentatorio de las buenas costumbres. Bien sabemos que lo que es inmoral e intolerable para algunos, es perfectamente justificable para otros. Incluso, tratándose de personas que pueden ser vistas hasta como enemigas del Estado, las razones del enfrentamiento pueden ser muy distintas en unos y otros casos, y por lo mismo la consideración de la moralidad de sus causas y acciones puede variar entre la gente de una misma comunidad. Sin embargo, me parece razonable la posición del Instituto, en cuanto a que el nombre y pseudónimo de un delincuente reconocido son totalmente inapropiados para ser materia de tutela por los derechos de propiedad industrial.

Entonces, ¿por qué el IMPI concedió a Alejandrina Gisselle Guzmán el registro de la marca “EL CHAPO” en cuatro clases diferentes de productos y servicios, y negó casi al mismo tiempo a María Alejandrina Salazar Hernández el registro de “EL CHAPITO”?

La palabra “chapo” es usada en varias regiones de México para identificar a la gente de baja estatura, sin nexos con actividades ilícitas. Me viene a la mente el habilidoso volante  Luis Montes (actualmente integrante del equipo de León), a quien apodan «Chapo» o «Chapito», y su sobrenombre nunca se ha interpretado como una alusión a Guzmán Loera.

Siendo «chapo» un sustantivo de uso común en México, que no es sinónimo de delincuente, es probable que el IMPI no hubiese tenido un argumento de peso para afirmar que «chapo» es una palabra con connotaciones intrínsecamente inmorales o contrarias a las buenas costumbres y negar el registro de la marca «EL CHAPO» en favor de la Sra. Guzmán Salazar. Es importante aclarar, sin embargo, que la constitución de un derecho al uso exclusivo de una marca no implica un permiso o autorización del Estado para llevar a cabo determinada actividad; son cosas distintas.

Además, quiero destacar que la marca “EL CHAPO” sí está registrada para diferentes productos y servicios por otras personas son lazos aparentes con Joaquín Guzmán Loera.

El IMPI ha otorgado al señor Ernesto Pérez Zagaste varios registros para la marca “EL CHAPO DE SINALOA”, pero aparentemente se trata del nombre artístico de un cantante de música de banda originario, al igual que “El Chapo” Guzmán, del municipio de Badiraguato, Sinaloa. El señor Pérez Zagaste es también titular de los registros 1116647 y 1131017, desde 2009, para la marca “EL CHAPO” y Diseño con relación a productos de la Clase 09 (a la que corresponden los cds, dvs, el software, los equipos de cómputo y los anteojos) y servicios de la Clase 41.

María de los Ángeles Moreno Rodríguez registró la marca “EL CHAPO” para identificar vestuario calzado y sombrerería (registro marcario número 948,388) desde agosto de 2006. Esta persona trató de registrar como marca la denominación “LOS ZETAS” (solicitud número 796,602) en julio de 2006, pero el IMPI objetó ese signo distintivo con base en el ya citado artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial y la Sra. Moreno ya no trató de superar la objeción.

Ahora bien, el IMPI negó a María Alejandrina Salazar Hernández (primera esposa) el registro de “EL CHAPITO”, no por cuestiones de orden público o defensa de la moral y buenas costumbres, sino por la semejanza en grado de confusión con la marca “EL CHAPO” que Alejandrina Gisselle Guzmán presentó unos minutos antes en las Clases 14, 18, 28 y 35, y la marca registrada “EL CHAPO” de Moreno Rodríguez en la Clase 25. Si las solicitudes de registro de “EL CHAPITO” hubiesen sido presentadas a nombre de Guzmán Salazar en vez de Salazar Hernández, las probabilidades de obtener la marca registrada hubiesen sido mejores, al menos por lo que a las Clases 14, 18, 28 y 35 se refiere.

Mientras tanto, una víctima colateral de todo el ruido que han levantado «las marcas del Chapo» podría ser Luis «el Chapo» Montes quien, en aras de evitar malos entendidos o asociaciones poco gratas, podría pedir a la afición y prensa que dejen de usar el mote «Chapo» o «Chapito» para referirse a él. Procurando preservar el espíritu del apodo original, ¿qué les parecería Luis “el Chaparro” Montes?

[1] “‘El Chapo’ Guzmán trató de registrar su nombre como marca” en Excélsior, 12 de enero de 2016 [Edición en línea] http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/12/1068422. Fecha de consulta: 14 de enero de 2016.

[2] “Las Mujeres del ‘Chapo’ Guzmán” en Zócalo Saltillo, 24 de junio de 2012 [Edición en línea] http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/las-mujeres-del-chapo-guzman. Fecha de consulta: 28 de enero de 2016.

[3] “Emma Coronel Aispuro es la esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, en People en español, 13 de enero de 2016 [Edición en línea] http://www.peopleenespanol.com/article/emma-coronel-aispuro-es-la-esposa-de-joaquin-el-chapo-guzman. Fecha de consulta: 14 de enero de 2016.

[4] chapo, pa 1. m. y f. coloq. Méx. Persona de baja estatura. Real Academia Española [Edición en línea] http://dle.rae.es/?id=8azLK4e. Fecha de consulta: 14 de enero de 2016.

[5] Puede suponerse que María Alejandrina Salazar y Alejandrina Gisselle Guzmán actuaron de forma coordinada, ya que presentaron las solicitudes el mismo día, con minutos de diferencia, e intervino el mismo abogado a nombre de ambas.

[6] Artículo 4º.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

La entrada Las marcas de «El Chapo». se publicó primero en Reyes Fenig.

Conforme la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, las marcas deben registrarse respecto a productos o servicios determinados, y cada solicitud de registro no debe incluir productos o servicios de más de una Clase, conforme el Clasificador previsto en el Arreglo de Niza. En caso de dudas sobre la aplicación del Clasificador, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene amplias facultades para interpretarlo.

Actualmente en México, el estudio de la lista de servicios y productos de las solicitudes de marca para determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, se lleva a cabo antes del inicio del examen de fondo o sustantivo, y de forma simultánea al examen de forma, aunque en mi opinión, no debe confundirse el examen de las formalidades de la solicitud con el examen de la lista de productos o servicios.

Antes de la publicación de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, la única forma de conocer de antemano la forma como el IMPI resolveria las lagunas del Clasificador era con la práctica, y desde luego los criterios podían variar de un momento a otro. Uno de los ejemplos más notables se dio con los servicios de intermediación comercial; durante varios años y a diferencia de lo que sucedía en otros países al mismo tiempo, los servicios de intermediación comercial eran clasificados por el IMPI en la Clase 42, en vez de la 35; un día el IMPI decidió que los servicios de intermediación comercial debían ubicarse en la Clase 35, y los practicantes nos enteramos del cambio cuando comenzamos a recibir requerimientos para corregir la indicación de la clase en las solicitudes de registro de marca que estaban en trámite.

Precisamente, el propósito de publicar un acuerdo estableciendo CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN de la Clasificación de Productos y Servicios fue, como lo indica el propio Acuerdo, brindar certeza y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial, proporcionando lineamientos de interpretación a los que deberán ceñirse los examinadores cuando lleven a cabo la revisión de la lista de bienes o servicios de las solicitudes de marca. Sin embargo, independientemente de las intenciones, es frecuente que los cambios en las “reglas del juego” generen dudas acerca de su alcance y aplicación.

Quiero enfocar este artículo a un criterio interpretativo concreto, relativo al alcance de los encabezados de las Clases del Clasificador de Productos y Servicios.

Los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN señalan que los encabezados de cada clase serán interpretados de forma restrictiva, y cuando se sean utilizados por el interesado en la solicitud de registro, se entenderán enlistados sólo los productos o servicios expresamente mencionados en dichos encabezados.

Hasta la promulgación, en 1991, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, era posible solicitar el registro de una marca para amparar la totalidad de una clase. Aunque la ley de 1991 eliminó la posibilidad de obtener una cobertura en la totalidad de la Clase, en los hechos esta amplia protección subsistió, mediante la transcripción de los encabezados del Clasificador como lista de productos o servicios a ser distinguidos por la marca.

El IMPI, y buena parte de los usuarios del sistema de propiedad industrial, dieron a los encabezados del Clasificador una interpretación sumamente extensa, al considerar que, cuando la lista de productos o servicios de una solicitud o registro de marca reproducía el encabezado de la Clase, la cobertura de la marca se extendía a la totalidad de los artículos o actividades ubicados en dicha Clase, incluyendo aquellos que no estaban siquiera implícitamente descritos (a través de sus géneros) en los encabezados.

Un ejemplo son los tacos como producto. Los tacos se clasifican en la Clase 30, cuyo encabezado actual es: café, te, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

En mi opinión, ninguno de los artículos y géneros especificados en el encabezado de la Clase 30 incluyen a los tacos. No obstante, una interpretación extensa del encabezado de la Clase, llevaba al IMPI a considerar que los tacos sí estaban comprendidos en aquella, y que por lo tanto, una solicitud o registro de marca que reprodujera el encabezado de la Clase 30, amparaba tacos. Ahora, una lectura restringida del encabezado conforme los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN debe hacer que el IMPI concluya lo opuesto, es decir, que los tacos no están protegidos en una solicitud o registro de marca que reproduzca el encabezado de la Clase 30.

Un punto inquietante es si los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN serán aplicables retroactivamente con relación a marcas solicitadas, pero sobre todo, a las registradas con anterioridad a su entrada en vigor.

En contra de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, con relación a la cobertura de los registros de marca y aviso comercial expedidos con anterioridad al 4 de octubre de 2012, tenemos que el texto del Acuerdo que establece los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN sólo hace referencia a solicitudes de registro de signos distintivos, sin precisar si las presentadas con anterioridad a su entrada en vigor serían examinadas de acuerdo los nuevos criterios.

El último párrafo de del apartado de “Consideraciones” (análoga a una exposición de motivos) expresamente señala que la finalidad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN tienen con finalidad “brindar certeza y seguridad jurídica al público usuario del sistema de propiedad industrial para la presentación y el estudio de examen de las solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales…”, por lo que es evidente la intención del IMPI de limitar el alcance de los “CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN” a las solicitudes de marca.

A favor de la aplicación retroactiva de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, es que el acuerdo, como norma administrativa de observancia general, obliga sólo a las autoridades; no contiene obligaciones a cargo de los particulares adicionales a los que ya estaban contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, y no existe un derecho subjetivo a que una norma se interprete en un sentido o en otro.

Extrapolando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en materia de jurisprudencia¹, las interpretaciones de las normas en  casos concretos no constituyen, a su vez, normas de observancia general, y por lo tanto, su aplicación a solicitudes y marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no violaría el principio de irretroactividad.

Actualización 25 de mayo de 2103: El último párrafo del artículo 217 de la nueva Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013) señala que: «La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna». ¿Cómo puede aplicarse una interpretación de la norma de forma retroactiva en perjuicio de alguien? Esta disposición pareciera indicar que sí existe un derecho subjetivo a una interpretación concreta de la norma.

Por otro lado, me parecería absurdo que, como consecuencia de interpretaciones diferentes pero simultáneas del Clasificador, dos registros de marca con listas de productos o servicios idénticos reproduciendo los mismos encabezados de la misma Clase, tuviesen al mismo tiempo alcances y cobertura diferentes, dependiendo de la fecha de registro.

La relevancia de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no se limita al ámbito académico. Sus consecuencias prácticas son importantísimas con relación al uso de la marca y sus efectos sobre solicitudes de caducidad por falta de uso de la marca registrada, nulidad por falsedad de la fecha de primer uso reclamada en la solicitud y renovación de registros de marca. Tampoco debemos obviar su probable impacto en temas de infracciones, anterioridades y nulidades por uso o registro anteriores.

1. Ver jurisprudencia 145/2000, JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo: XII, Diciembre de 2000, Página 16.

La entrada Los Nuevos Criterios de Interpretacion del Clasificador y los Encabezados de las Clases se publicó primero en Reyes Fenig.

a. Mediante un procedimiento ad-hoc previsto en el artículo 98 bis-1 de la Ley de la Propiedad Industrial, consecuencia de una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en el año 2005. Esta alternativa está disponible sólo en caso de que la marca a ser declarada como notoriamente conocida o famosa ya esté registrada en México, y si el registro enlista los bienes o servicios con los cuales la fama o notoriedad de la marca esta asociada.

b. Por la negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a registrar una marca, motivando la resolución en el hecho de que la marca solicitada era idéntica o semejante en grado de confusión a una marca estimada como notoriamente conocida o famosa, y que el otorgamiento del registro podría confundir a los consumidores acerca del origen de los productos o servicios amparados por la marca solicitada.

c. Por el reconocimiento expreso en una declaración administrativa de infracción o nulidad de marca, en el que el carácter notoriamente conocido o famoso de una marca fue objeto de análisis y resolución favorable en el fallo respectivo.

En los artículos antes mencionado expuse las ventajas e inconvenientes que veo en el sistema, en especial el procedimiento ad-hoc que contempla el artículo 98 bis-1 de la Ley de la Propiedad Industrial.

A continuación proporciono un listado actualizado al 31 de enero de 2013 sobre las marcas registradas reconocidas como notoriamente conocidas o famosas en México, a través del procedimiento ad hoc del artículo 98 bis-1 de la Ley de la Propiedad Industrial.

QUIERO INSISTIR QUE NO SE TRATA DE UNA LISTA LIMITATIVA. Existen otras marcas que han sido declaradas notoriamente conocidas en nuestro país (y posiblemente famosas también, pero no me consta) que no enuncio porque el reconocimiento de su calidad de notoriamente conocidas ha sido consecuencia de un procedimiento de declaración administrativa de infracción o nulidad, y no del procedimiento ad hoc, por lo que su reconocimiento no ha sido objeto de una publicación expresa en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Los interesados en revisar el texto de las resoluciones expedidas por el IMPI reconociendo la notoriedad o fama de marcas mediante el procedimiento ad hoc y los pormenores del signo distintivo reconocido, pueden consultarlos en la Gaceta de la Propiedad Industrial, Sección Protección a la Propiedad Intelectual, mismas que están disponibles en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial o SIGA.

La primera marca en ser reconocida como notoriamente conocida en México mediante el procedimiento ad hoc fue «ANDREA». Los efectos del reconocimiento ad hoc de marca notoriamente conocida de la marca «ANDREA» concluirán en 2013. Será interesante conocer si el titular de dicha marca mantendrá su interés en este reconocimiento, solicitando su «actualización», para lo cual deberá demostrar que las condiciones que dieron origen a la declaración de marca notoriamente conocida se han mantenido en la fecha de solicitud de la «actualización».

MARCAS FAMOSAS (Procedimiento ad hoc al 31 de enero de 2013)

Marca: “CINEPOLIS”
Fecha de resolución: Noviembre 20, 2009
Número de Resolución 25663
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre 2009

Marca: “RED BULL”
Fecha de resolución: Febrero 19, 2010
Número de Resolución 3248
Gaceta de la Propiedad Industrial: Abril 2010

Marca: “GANSITO”
Fecha de resolución: Marzo 12, 2010
Número de Resolución 5224
Gaceta de la Propiedad Industrial: Marzo, 2010

Marca: “MARINELA”
Fecha de resolución: Marzo 12, 2010
Número de Resolución 5223
Gaceta de la Propiedad Industrial: Marzo, 2010

Marca: “BIMBO”
Fecha de resolución: Abril 23, 2010
Número de Resolución 8830
Gaceta de la Propiedad Industrial: Abril, 2010

Marca: “INTEL”
Fecha de resolución: Agosto 23, 2010
Número de Resolución 19407
Gaceta de la Propiedad Industrial: Agosto, 2010

Marca: “HARMON HALL” y Diseño
Fecha de resolución: Septiembre 3, 2010
Número de Resolución 20422
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2010

Marca: “BMW” y Diseño
Fecha de resolución: Septiembre 14, 2010
Número de Resolución 21484
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2010

Marca: “JOSE CUERVO”
Fecha de resolución: Septiembre 10, 2010
Número de Resolución 21086
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2010

Marca: “MICROSOFT”
Fecha de resolución: Noviembre 10, 2010
Número de Resolución 26121
Gaceta de la Propiedad Industrial: Noviembre, 2010

Marca: «FLEXI» y Diseño
Fecha de resolución: Diciembre 7, 2010
Número de Resolución 28262
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre, 2010

Marca: “PEPSI”
Fecha de resolución: Marzo 29, 2011
Número de Resolución 7154
Gaceta de la Propiedad Industrial: Marzo, 2011

Marca: “BARDAHL”
Fecha de resolución: Abril 15, 2011
Número de Resolución 9079
Gaceta de la Propiedad Industrial: Abril, 2011

Marca: “PEMEX”
Fecha de resolución: Mayo 27, 2011
Número de Resolución 12540
Gaceta de la Propiedad Industrial: Mayo, 2011

Marca: INNOMINADA (Figura de Toros de REDBULL)
Fecha de resolución: Febrero 28, 2012
Número de Resolución 5075
Gaceta de la Propiedad Industrial: Febrero, 2012

Marca: “TAKIS”
Fecha de resolución: Marzo 16, 2010
Número de Resolución 7297
Gaceta de la Propiedad Industrial: Marzo, 2012

Marca: “YAHOO”
Fecha de resolución: Mayo 31, 2012
Número de Resolución 14927
Gaceta de la Propiedad Industrial: Mayo, 2012

Marca: “COHIBA”
Fecha de resolución: Julio 20, 2011
Número de Resolución 20218
Gaceta de la Propiedad Industrial: Julio, 2012

Marca: “TELEVISA”
Fecha de resolución: Agosto 31, 2012
Número de Resolución 26648
Gaceta de la Propiedad Industrial: Agosto, 2012

Marca: “SOY TOTALMENTE”
Fecha de resolución: Septiembre 28, 2012
Número de Resolución 27900
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2012

Marca: «EL PALACIO DE HIERRO» y Diseño
Fecha de resolución: Septiembre 28, 2012
Número de Resolución 27901
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2012

Marca: “GANDHI”
Fecha de resolución: Octubre 31, 2012
Número de Resolución 31277
Gaceta de la Propiedad Industrial: Octubre, 2012

Marca: INNOMINADA (Figura de murciélago de BATMAN)
Fecha de resolución: Noviembre 30, 2012
Número de Resolución 34417
Gaceta de la Propiedad Industrial: Noviembre, 2012

Marca: “BATMAN”
Fecha de resolución: Noviembre 30, 2012
Número de Resolución 34418
Gaceta de la Propiedad Industrial: Noviembre, 2012

Marca: «SUPERMAN» y Diseño
Fecha de resolución: Diciembre 19, 2012
Número de Resolución 37122
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre, 2012

Marca “S” y Diseño (Figura de S de SUPERMAN)
Fecha de resolución: 31 de enero de 2013
Número de resolución 2665
Gaceta de la Propiedad Industrial: Enero 2013

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS (Procedimiento ad hoc al 31 de enero de 2013)

Marca: “ANDREA”
Fecha de resolución: Noviembre 4, 2008
Número de Resolución 22721
Gaceta de la Propiedad Industrial: Mayo, 2009

Marca: “PRITT”
Fecha de resolución: Junio 30, 2010
Número de Resolución 14716
Gaceta de la Propiedad Industrial: Junio, 2010

Marca: “BARCEL”
Fecha de resolución: Marzo 22, 2010
Número de Resolución 5786
Gaceta de la Propiedad Industrial: Marzo, 2010

Marca: “RICOLINO”
Fecha de resolución: Abril 5, 2010
Número de Resolución 6972
Gaceta de la Propiedad Industrial: Abril, 2010

Marca: “RESISTOL”
Fecha de resolución: Septiembre 28, 2010
Número de Resolución 22372
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2010

Marca: “LAS MOMIAS DE GUANAJUATO”
Fecha de resolución: Diciembre, 2010
Número de Resolución 28263
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre, 2010

Marca: “HOTELES CITY EXPRESS”
Fecha de resolución: Diciembre 21, 2010
Número de Resolución 30046
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre, 2010

Marca: “ADO”
Fecha de resolución: Mayo 31, 2011
Número de Resolución 12869
Gaceta de la Propiedad Industrial: Mayo, 2011/

Marca: “ELEKTRA”
Fecha de resolución: Julio 29, 2011
Número de Resolución 18926
Gaceta de la Propiedad Industrial: Julio, 2011

Marca: “SUPER PRECIO”
Fecha de resolución: Noviembre 18, 2011
Número de Resolución 29373
Gaceta de la Propiedad Industrial: Noviembre, 2011

Marca: “PAYASO”
Fecha de resolución: Diciembre 16, 2011
Número de Resolución 33028
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre, 2011

Marca: “CORONADO”
Fecha de resolución: Febrero 9, 2012
Número de Resolución 3277
Gaceta de la Propiedad Industrial: Febrero, 2012

Marca: “MELATE”
Fecha de resolución: Octubre 31, 2012
Número de Resolución 31280
Gaceta de la Propiedad Industrial: Octubre, 2012

La entrada Actualización a enero de 2013 de Marcas Reconocidas Como Famosas o Notoriamente Conocidas en México Mediante el Procedimiento Ad Hoc se publicó primero en Reyes Fenig.

El Protocolo de Madrid deberá entrar en vigor en México el 19 de febrero de 2013 (a los tres meses del depósito del instrumento de adhesión), aunque hasta el día de hoy su texto no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Lamentablemente, no sabemos todavía cómo se va a instrumentar este tratado internacional en nuestro país; ni siquiera tenemos certeza de si existen planes concretos para instaurar un procedimiento de oposición a solicitudes de marca (actualización del 2 de mayo de 2015. Ver México introduce la oposición al sistema de marcas). La opinión generalizada entre los especialistas en México es que sería importante –por no decir esencial- contar con un procedimiento de oposición para el adecuado funcionamiento del Protocolo de Madrid. No obstante, en Italia, el Protocolo de Madrid entró en vigor sin que la legislación local previera la oposición, por lo que no parece que la inserción de este procedimiento dentro del de solicitud de registro de marca sea imprescindible.

Los legisladores deberán ser cuidadosos al momento de diseñar el procedimiento de oposición, si se deciden por esa opción, a fin de evitar que se convierta en un mecanismo que dilate excesivamente los procedimientos de solicitud de marca.

Sin embargo, soy pesimista acerca de la calidad de las posibles reformas a la legislación mexicana con motivo de la adhesión al Protocolo de Madrid. El hecho que la adhesión al Protocolo de Madrid se haya motivado por la presión de la Unión Americana (principal socio comercial de México) y no por las necesidades o demandas del sector empresarial mexicano –como lo confesó el Secretario de Economía– sumado al plazo perentorio en que entrará en vigor el Protocolo de Madrid, me hacen pensar en que habrá improvisación y precipitación al momento de concebir y efectuar las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para a eficacia del tratado internacional en México. Espero equivocarme.

Tampoco debe soslayarse la hostil recepción que ha tenido la adhesión al Protocolo de Madrid por parte de la comunidad de profesionales especializados en propiedad industrial. No nos deberá sorprender que la adhesión de México a este tratado internacional sea materia de impugnaciones y que las solicitudes y registros internacionales sean objeto de todo tipo de ataques jurídicos en los diversos tribunales (Actualización del 2 de mayo de 2016. A la fecha, no tengo conocimiento de alguna impugnación a la adhesión de México al Protocolo o de alguna de sus normas).

Un punto que me parece no ha sido suficientemente debatido es el lugar que le debe corresponde al Reglamento del Protocolo de Madrid dentro de la pirámide de jerarquía de normas. Este problema también se plantea en el caso del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Si hay una contradicción entre el Reglamento del Protocolo de Madrid o el Reglamento del PCT y la ley federal, o un reglamento expedido por el Presidente de la República, ¿Cuál debe aplicarse y qué jerarquía le debe corresponder estos reglamentos de tratados internacionales? Los Reglamentos del Protocolo de Madrid y del PCT no son parte de tratado internacional (no lo suscribe el Ejecutivo Federal ni los ratifica la Cámara de Senadores), no constituyen acuerdos interinstitucionales, tampoco son leyes del Congreso de la Unión ni disposiciones reglamentarias del Presidente de la República. No son acuerdos, circulares u oficios. He considerado que este problema podría resolverse a través del principio de especialidad de la norma, pero es una solución que no me deja totalmente satisfecho.

Habrá que aguardar a que las controversias derivadas de las contradicciones entre los Reglamentos del Protocolo de Madrid y del PCT y las normas nacionales sean sometidos a los tribunales, tanto administrativos como del Poder Judicial Federal, pero el tema me parece lo suficientemente interesante como para irlo discutiendo.

La entrada México se adhiere al Protocolo de Madrid se publicó primero en Reyes Fenig.

El ACTA es un tratado internacional que tiene en los Estados Unidos a uno de sus principales promotores, y su objeto es fundamentalmente combatir “el comercio ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales”.

El ACTA es un tratado internacional que ha resultado sumamente polémico, no solo en México sino en varios de los países y áreas donde se ha propuesto su adopción. Uno de los ejemplos mas sonados es el rechazo de este tratado por parte del Parlamento Europeo, no obstante el apoyo al mismo por parte de la Comisión Europea.

Haciendo a un lado, por el momento, las posibles ventajas y riesgos que pueda entrañar el ACTA hay dos situaciones que me inquietan con motivo de la firma del ACTA por parte del embajador de México en Japón a nombre del Estado Mexicano: Primero, que el Presidente de la República, como responsable en última instancia de la firma del ACTA, haya decidido ignorar la oposición a que dicho tratado fuese suscrito expresada por otros órganos estatales intrínsecamente relevantes; segundo, que todavía prevalezca la idea de que Internet es un “medio libre” ajeno a la regulación estatal.

1. La firma de ACTA a pesar de la oposición de órganos del Estado mexicano.

La Cámara de Senadores, a través del Grupo Plural de Trabajo para analizar el tema referente al Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones, exhortó expresamente al Poder Ejecutivo Federal para que se abstuviera de firmar el ACTA.

La oposición del Senado me parece particularmente relevante porque será precisamente la Cámara de Senadores la encargada de ratificar el ACTA. Tampoco debemos olvidar que a partir del 1º de septiembre de 2012 habrá una nueva integración del Senado. Tal vez el Ejecutivo Federal pensó que en la nueva Cámara de Senadores, una vez pasadas las elecciones, habrá un ambiente mas favorable al ACTA que en la actual.

Por otro lado, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) también se manifestó en contra de la firma del ACTA. De acuerdo al comunicado de prensa 65/2010, la COFETEL señaló que el ACTA “podría impactar negativamente las tasas de penetración y la evolución general de la industria de internet nacional”.

En entrevista concedida a la periodista Carmen Aristegui, el Director General del IMPI descalificó la posición de COFETEL con un argumento formal, señalando que no había constancia de que el pleno de la COFETEL hubiese aprobado el contenido del comunicado contrario al ACTA y que COFETEL omitió ratificar por escrito la opinión sobre la firma del ACTA cuando el IMPI así lo solicitó. De lo anterior podemos entender que la Presidencia de la República (no el IMPI en realidad) decidió simplemente desatender las conclusiones del órgano regulador en materia de telecomunicaciones, no obstante la intención explícita de ACTA de incidir en medios digitales.

Es de llamar la atención que en el último tramo se su administración, en menos de dos meses el Ejecutivo Federal haya tomado pasos concretos dirigidos a convertir dos tratados internacionales (Protocolo de Madrid y ACTA) de contenido más o menos polémico y relacionados con propiedad intelectual en derecho positivo en México, con el elemento adicional que la aprobación del Senado a la adhesión al Protocolo de Madrid (México no ha depositado el instrumento de adhesión y no esta claro cuándo lo hará) y la firma de ACTA se llevaron a cabo de forma un tanto sorpresiva.

Si bien el IMPI lleva al menos un año difundiendo información acerca del Protocolo de Madrid, al 5 de septiembre de 2011 la Secretaría de Relaciones Exteriores parecía no tener información acerca de la posible adhesión de México al Protocolo de Madrid; no obstante, la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) envió en abril de 2012 la propuesta de adhesión al Senado, misma que fue rápidamente aprobada por esa Cámara.

De la misma forma, después de que el Senado y la Cofetel emitieron opiniones desfavorables al ACTA, parecía que ese tratado internacional tenía poco futuro en México, y sin embargo el Ejecutivo Federal se decidió a firmarlo sin aviso previo.

Actualización 3 de agosto de 2012: Ahora que el Secretario de Economía ha revelado que la aprobación del Protocolo de Madrid fue una concesión del gobierno mexicano a los Estados Unidos a cambio del apoyo de éste al ingreso de México al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica o TPP, no nos debería tomar por sorpresa enterarnos en el futuro que la firma del ACTA también fué parte de las negociaciones vinculadas al TPP.

2. Internet como “medio libre”

En la misma entrevista radiofónica, Carmen Aristegui sugiere que Internet es un “medio libre”, donde debería imperar la libre e irrestricta circulación de ideas y contenidos.

Lo expresado por la periodista refleja una opinión todavía muy difundida acerca de la ausencia de normas dentro de la Internet, como si se tratase de otro planeta inalcanzable para la potestad estatal.

Sin duda la Internet es una ambiente donde impera una enorme libertad para expresar las ideas; este blog es un ejemplo. Sin embargo la libertad y derechos de la persona terminan donde comienzan la libertad y derechos de los demás.

Lo anterior cobra especial importancia cuando hablamos de la circulación de contenidos, y por ende, de obras, en la Internet. La libertad que debe imperar en Internet no debe entenderse como una licencia para infringir derechos ajenos. La libertad de expresión y el derecho a la libre manifestación de la ideas merecen ser alentadas, pero una cosa es el derecho a expresar mis propias ideas y obras y otra muy diferente el pretender tener derecho a expresar y comunicar las ideas y contenidos ajenos, sobre todo cuando el titular de los contenidos ajenos está en desacuerdo con su libre divulgación.

La libre circulación de contenidos y obras en a red de redes debe ser sancionada cuando dicha circulación es contraria a la voluntad de sus autores, incluso si se hace sin lucro. El reproducir o transmitir gratuitamente contenidos y obras sin autorización de sus autores o titulares de derechos podrá no ser delito, pero sigue siendo una conducta ilegal y violatoria de derechos. Lamentablemente, esto no parece acabar de entenderse en favor de una mal entendida libertad en la Internet.

No hay duda que México debe mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, pero las leyes y los tratados no son suficientes por sí mismos para modificar la realidad. Lamentablemente en nuestro país el estado de derecho continua siendo una aspiración porque no hay certeza sobre el cumplimiento de las normas. En el campo de la protección de la propiedad intelectual en México y la represión de las conductas que atentan contra ella, las leyes existentes actualmente son razonablemente buenas, pero no son eficaces. A nuestras autoridades les faltan recursos materiales y técnicos, pero también voluntad para aplicar la ley. Claro, no es fácil encontrar voluntad para aplicar vigorosamente las normas represivas de la piratería cuando la sociedad considera la piratería y la falsificación de productos, salvo algunos casos, como faltas menores.

La motivación para consumir bienes falsificados es muy grande, y en tanto exista demanda tendremos oferta, sin importar las leyes o tratados internacionales o que tan duramente se castiguen estas conductas. Es necesario educar a la gente para que se dé cuenta no sólo de la importancia de proteger y respetar los derechos de propiedad intelectual sino para que aprenda que la propiedad intelectual reporta beneficios tanto a la sociedad en su conjunto como a los individuos que la integran. De otra forma, será una lucha que no podremos ganar.

La entrada México firma el ACTA se publicó primero en Reyes Fenig.

El pasado 3 de abril de 2012 la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) entregó a la Cámara de Senadores el texto del Protocolo de Madrid para su estudio y ratificación. El día de hoy 24 de abril se ha informado que las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Comercio y Fomento Industrial aprobaron el proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo de Madrid y lo someterán al Pleno de la Cámara de Senadores, por lo que es altamente probable que la adhesión de México a ese tratado internacional sea aprobado en los próximos días. (Actualización del 14 de mayo de 2012: El día 25 de abril de 2012, la Cámara de Senadores aprobó la adhesión de México al Protocolo de Madrid. Actualización del 26 de noviembre de 2012: El día 19 de noviembre de 2012, México depositó el instrumento de adhesión ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Actualización del 18 de julio de 2012: En un reunión privada con miembros de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Director General del IMPI aclaró que si bien la Cámara de Senadores había aprobado la adhesión de México al Protocolo de Madrid, México no había depositado el instrumento de adhesión y no había fecha señalada para tal depósito, de tal forma que México no es aún formalmente parte del Protocolo de Madrid ni tenemos una fecha para que el tratado internacional entre en vigor en nuestro país.

El Protocolo de Madrid es un tratado internacional que tiene por objeto el proporcionar un registro internacional de marca, de tal suerte que con una sola solicitud y registro una persona puede obtener el derecho al uso exclusivo de la marca en todos los países que son miembros del tratado internacional (84 países al día de hoy). Asimismo, será posible renovar el registro internacional con un solo trámite.

México fue parte del Arreglo de Madrid (emparentado con el Protocolo de Madrid) del 26 de julio de 1909 al 10 de marzo de 1943¹. Nuestro país denunció dicho tratado internacional debido al bajo número de marcas que las empresas mexicanas registraban a través del sistema de Arreglo de Madrid, comparado con el número de marcas presentadas por extranjeros que se beneficiaban de dicho tratado.

El mundo y México han cambiado mucho de 1943 a la fecha. La globalización y la apertura económica del México de hoy era inimaginable en los años inmediatos posteriores al Cardenismo. Sin embargo hay situaciones que, por diferentes causas, guardan similitudes.

Considerando el tamaño de su economía (México se ubica entre las 20 economías más grandes del mundo) y el dinamismo del comercio exterior, las empresas mexicanas registran un número relativamente pequeño de marcas en el extranjero. Me parece que esto se explica por la profundísima vinculación económica y comercial (por no hablar de otros ámbitos) que existe entre México y los Estados Unidos de América. Actualmente, alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a la Unión Americana, lo que ocasiona que cuando algún mexicano busca obtener derechos sobre una marca en el extranjero, con frecuencia dicho interés se concentre en los Estados Unidos; con las peculiaridades del sistema norteamericano, un tratado multilateral como el Protocolo de Madrid en poco ayuda a obtener registros de marca en ese país.

La concentración del mercado de exportación me lleva a opinar que la adhesión de México al Protocolo de Madrid beneficiará poco a los empresarios mexicanos, y sí en cambio representa una importante mejora en la situación de las empresas extranjeras (hace varios años que Estados Unidos es parte del Protocolo de Madrid), las cuales podrán prescindir -en el corto plazo- de tener que acudir con las Autoridades de nuestro país para registrar y mantener sus marcas en México.

Adicionalmente, tengo la impresión de que el gobierno mexicano esta convencido de que la adhesión de México al Protocolo de Madrid hará más atractivo nuestro país al capital foráneo. Lo anterior puede ser cierto, pero de ahí a afirmar que el Protocolo de Madrid beneficiará a las empresas mexicanas en la misma medida que beneficiará a los extranjeros es bastante ingenuo.

Actualización del 3 de agosto de 2012: Periódico El Economista dió a conocer en su portal electrónico que Bruno Ferrari, Secretario de Economía, aceptó que la aprobación de México del Protocolo de Madrid  obedeció básicamente a presiones del gobierno de los Estados Unidos para apoyar el ingreso de México al Acuerdo Estratégico Transpacífico  de Asociación Económica o TPP.

¿Deficiencias técnicas?

El gremio de los abogados de propiedad industrial siempre se ha sentido amenazado por la adhesión de México al Protocolo de Madrid. Públicamente el principal argumento que se ha utilizado es que el Protocolo de Madrid presenta “serias” deficiencias técnico-jurídicas. El problema es que, hasta donde sé, nadie ha expuesto en qué consisten dichas deficiencias.

Si el Protocolo de Madrid tiene tantos problemas técnicos como dicen sus detractores, la verdad es que éstos hicieron un pésimo trabajo en darlos a conocer.

No hay sistema perfecto. Los abogados somos, casi por definición, conservadores y odiamos los cambios, en especial los radicales, y soy de la idea que la inminente adhesión de México al Protocolo de Madrid puede implicar una modificación radical a nuestro sistema de marcas. La adhesión de México al Protocolo de Madrid nos obligará a replantear la práctica profesional en el campo de las marcas y a realizar numerosos ajustes en el marco normativo (establecimiento de un sistema de oposición a solicitudes de marcas (Actualización del 2 de mayo de 2016: México introduce la oposición al sistema de marcas), conciliar la existencia de registros de marca nacionales e internacionales), pero nada de ello implica que el Protocolo de Madrid sea técnicamente deficiente.

Actualización del 18 de julio de 2012: Durante un Seminario privado realizado en Ciudad de México el 5 de julio de 2012, el Lic. Sergio Ampudia, Coordinador de Planeación Estratégica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, explicó que el Instituto no estimaba esencial la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, o introducir el sistema de oposición, como requisitos para el depósito del instrumento de adhesión del Protocolo de Madrid y la consecuente entrada en vigor del tratado internacional en nuestro país.

Yo sostengo mis objeciones a la adhesión del Protocolo de Madrid, pero mis reservas son más de tipo económico y político que jurídicas.

1. David Rangel Medina, Tratado de derecho marcario, México, 1960, p. 65.

La entrada México y el Protocolo de Madrid se publicó primero en Reyes Fenig.

El presente estudio tiene como objeto analizar, desde la perspectiva del derecho privado, algunos aspectos del contrato de licencia de derechos de propiedad intelectual a la luz del derecho positivo mexicano.

Para efectos de este texto, por derechos de propiedad intelectual se entenderán los derechos patrimoniales sobre las obras intelectuales y reservas de derechos reguladas por la Ley Federal del Derecho de Autor, los derivados de patentes y demás registros reconocidos por la Ley de la Propiedad Industrial, los secretos industriales y los emanados del título de obtentor de una variedad vegetal protegida por la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Los contratos de licencia, incluso limitados a las figuras mencionadas en el párrafo anterior, pueden presentar diferentes particularidades, dependiendo de su objeto. Este trabajo es un esfuerzo sistematizador que busca identificar los elementos comunes a todos los contratos de licencia pero desde luego no pretende agotar el tema.

Es importante reiterar que en este artículo no abordaré el estudio de las licencias respecto de los nombres comerciales (publicados o no) ni sobre invenciones o signos distintivos objeto de solicitudes de patente y de registro en trámite, así como reservas de derechos solicitadas pero pendientes de otorgamiento, por presentar peculiaridades que ameritan un tratamiento aparte. También excluyo del presente estudio la autorización de uso de las denominaciones de origen, dado que el titular de éstas es el Estado Mexicano y la naturaleza privada de las autorizaciones de uso de dichos signos distintivos me parece muy discutible.

Tampoco haré referencia a la licencia sobre la imagen de las personas. Desde mi perspectiva, la imagen no es un derecho intelectual, sino un derivado de los derechos de personalidad, aunque como consecuencia de su naturaleza inmaterial y patrimonial, con frecuencia se le incluye como parte del mundo de la propiedad intelectual.

En cambio, incluyo como materia del estudio la licencia sobre el secreto industrial, no obstante tratarse de una figura de naturaleza jurídica distinta a las demás reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial, ya que no se trata de un derecho oponible erga omnes (un estudio más completo sobre la naturaleza jurídica del secreto industrial será materia de otro artículo).

Finalmente, todas las menciones del Código Civil se refieren al Código Civil Federal, dada la supletoriedad de dicha ley a la materia mercantil.

I. DEFINICIÓN

Los ordenamientos positivos vigentes en México no establecen una definición del contrato de licencia, situación que no es de ninguna manera criticable. La ley tiene como objeto regular conductas humanas, no enseñar derecho, por lo que la definición, en este caso, corresponde a la doctrina.

Esta parte del estudio se limitará a citar algunas de las definiciones del contrato de licencia ya existentes y una vez expuestas algunas ideas sobre los elementos de existencia y validez de esta figura, se propondrá una definición, correspondiendo al lector hacer su propio juicio al respecto.

El diccionario de la Real Academia Española define licenciacomo facultad o permiso de hacer una cosa. Documento en que consta la licencia. Abusiva libertad de decir u obrar. Grado de licenciado. claustro de licencias. Las que se dan a los eclesiásticos por los superiores para celebrar, predicar, etc., por tiempo indefinido. licencia absoluta. La que se concede a los militares, eximiéndolos completamente del servicio. de artes. Junta particular que en la Universidad de Alcalá formaban los sujetos que por designación de claustro pleno examinaban a los bachilleres de ella, hallándolos hábiles, arreglaban el rótulo o graduación de preferencia con que habían de tomar el grado de licenciado. Poética. Cada uno de ciertas infracciones de las leyes de lenguaje o del estilo que pueden cometerse lícitamente en la poesía, por haberlas autorizado el uso con aprobación de los doctos. Primero, segundo, etc. En licencias. En la Universidad de Alcalá decíase de los sujetos que en las licencias se señalaban para que recibiesen por este orden el grado de una facultad. Tomarse uno licencia. Hacer por sí e independientemente una cosa sin pedir licencia o facultad que por obligación o cortesía se necesita para ejecutarla¹.

Por otro lado, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual señala que licenciaes Permiso. Autorización. Vacación. Documento donde consta la facultad de obrar con mayor o menor amplitud; es decir la iniciativa o libertas concedida en un asunto, acto u operación², entre otros conceptos menos relevantes para este estudio.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha definido la licencia como la autorización concedida por el autor u otro titular del derecho de autor (licenciante) al usuario de la obra (licenciatario) para usar ésta en una forma determinada y de conformidad con unas condiciones convenidas entre ambos en el contrato pertinente (acuerdo de licencia)³ y también como un contrato que autoriza al licenciatario a hacer algo que, en la ausencia de la licencia, normalmente constituiría una infracción a los derechos de propiedad intelectual del licenciante⁴.

En doctrina extranjera se ha definido la licencia (de marcas) como el otorgamiento del derecho a usar una marca de bienes o de servicios por el propietario de la marca a otro bajo términos y condiciones específicas⁵. En España, Antonio Roncero define el contrato de licencia como el contrato en virtud del cual un sujeto titular de un derecho de propiedad industrial (licenciante) autoriza a otro (licenciatario) la utilización o explotación del bien inmaterial protegido con dicho derecho generalmente a cambio de un precio⁶, mientras que la Dra. Martín Aresti define a la licencia, refiriéndose concretamente a las patentes, como aquel contrato consensual de carácter duradero en virtud del cual el titular de una patente u otra persona que este facultada para ello, otorga un derecho de disfrute sobre la patente que se traduce en un derecho positivo a la explotación de la invención que la patente protege, con el alcance contractualmente establecido y a cambio de una contraprestación⁷.

De lo anterior se impone hacer una primera distinción: la licencia como contrato y la licencia como la facultad de usar o explotar un derecho de propiedad intelectual perteneciente a otro.

El elemento común que comparten todos los conceptos antes transcritos es la “autorización” otorgada a una persona para llevar a cabo una conducta determinada; en este caso, dicha conducta autorizada estaría relacionada con un derecho de propiedad intelectual.

El análisis de la licencia que a continuación se presenta se llevará a cabo sobre la base del anterior elemento común, y en las disposiciones de nuestros ordenamientos legislativos.

II. LA LICENCIA COMO NEGOCIO JURÍDICO

La doctrina⁸ ha definido al negocio jurídico como la manifestación o declaración externa de voluntad de la que nacen, se transmiten, modifican o extinguen derechos y obligaciones regulados por el derecho, emanando sus consecuencias jurídicas primordialmente de la voluntad de las partes. Se trata de una especie del género acto jurídico.

Ahora bien, los negocios jurídicos pueden originarse de manifestaciones unilaterales o bilaterales de voluntad. Ejemplo de un negocio jurídico emanado de una manifestación unilateral de voluntad es el testamento, mientras que el típico ejemplo de un negocio jurídico bilateral, en el que existe una concurrencia de voluntades, es el contrato.

Parece obvio que la licencia es un negocio jurídico. Se trata de una manifestación externa de la voluntad por virtud de la cual nacen y se transmiten derechos y obligaciones dentro de un ordenamiento legal, siendo dichos efectos jurídicos consecuencia de la voluntad expresada.

Sin embargo, hay que determinar si la licencia es un negocio jurídico bilateral, es decir un contrato, o si por el contrario, estamos ante un negocio jurídico unilateral. ¿Será esencial la concurrencia de voluntades para la existencia de la licencia, o sólo se requiere la declaración unilateral de voluntad de una persona para su perfeccionamiento?

Para dar respuesta, hay que revisar las normas legislativas que regulan específicamente la licencia contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la Ley Federal de Variedades Vegetales.

El primer párrafo del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece:

Art. 30.- El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, conforme a lo establecido por esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. En ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la determinarán los tribunales competentes.

Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente, por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho.

La anterior disposición poco nos dice sobre la naturaleza bilateral o unilateral del negocio jurídico denominado licencia. Si bien es cierto que el numeral en cuestión menciona negocios jurídicos bilaterales como lo son los contratos y los convenios, lo hace en referencia a las transmisiones de derechos patrimoniales de autor, y no a las licencias, las cuales son tratadas aparte.

Por lo que hace a las reservas de derechos, si bien la Ley Federal del Derecho de Autor no prevé expresamente la posibilidad de otorgar licencias sobre esta figura jurídica, el artículo 181 de la Ley sí contempla que su titularidad sea transmitida. Atendiendo al principio de que quien puede lo más, puede lo menos, me parece que no hay obstáculo para afirmar que las reservas de derechos pueden ser objeto de licencia, aunque ciertamente no habría fundamento para sostener que dicha licencia sería inscribible en el Instituto Nacional del Derecho de Autor para surtir efectos frente a terceros adquirentes de buena fe. En este mismo orden de ideas, la ley autoral mexicana no nos proporciona elementos para aseverar que la licencia que tiene por objeto una reserva de derechos es un negocio jurídico bilateral o unilateral.

A diferencia de la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial es clara respecto a la naturaleza bilateral que le atribuye a la licencia. En efecto, los artículos 63 y 136 de esa Ley establecen que los titulares de patentes, registros de marcas (y por analogía los titulares de registros de diseños industriales, modelos de utilidad, circuitos integrados y avisos comerciales) podrán otorgar mediante convenio licencia para el uso de sus derechos:

Art. 63. El titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación…

Art. 136. El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca.

Los dos artículos en comento señalan clara y expresamente que la licencia es un negocio jurídico bilateral, al mencionar que se trata de un convenio, aunque lo técnicamente correcto sería señalar que estamos ante un contrato. Como quiera que sea, la Ley de la Propiedad Industrial no deja lugar a dudas respecto a la naturaleza bilateral del negocio jurídico denominado licencia cuando tiene por objeto patentes y demás registros reconocidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

En cambio, el artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial, referente a secretos industriales, si bien contempla la posibilidad de que el poseedor del secreto industrial autorice a un tercero su uso, omite precisar si dicha autorización debe ser contractual.

Art. 84.- La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Los convenios que menciona el segundo párrafo del artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial son contratos de prestación de servicios por los que se brinda asistencia técnica y capacitación, no propiamente licencias de secretos industrial. Sin embargo, es posible deducir de esta disposición que los contratos de asistencia técnica pueden contener de forma accesoria licencias de secretos industriales, las cuales tendrán naturaleza contractual, y por lo tanto se trata de negocios jurídicos bilaterales.

La Ley Federal de Variedades Vegetales también contempla el otorgamiento de autorizaciones, para que terceros exploten los derechos emanados del título de obtentor, aunque no las denomina licencias:

Art. 4º.- Los derechos que esta ley otorga a los obtentores de variedades vegetales son los siguientes:

…

II. Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Estos derechos tendrán una duración de…

Del texto de la fracción II del artículo 4º de la Ley Federal de Variedades Vegetales se puede desprender que también este ordenamiento considera a la licencia como un negocio jurídico bilateral, específicamente un contrato, toda vez que exige la existencia de consentimiento para que un tercero pueda explotar los derechos sobre las variedades vegetales, y el consentimiento implica concurrencia de voluntades.

Es cierto que la Ley de la Propiedad Industrial establece las llamadas licencias obligatorias y de utilidad pública y la Ley Federal de Variedades Vegetales la licencia de emergencia, pero estas figuras merecerían un estudio aparte, toda vez que en su celebración es ajena a la voluntad del titular de los derechos de propiedad intelectual involucrados.

De la misma forma, y como se advirtió al inicio de este texto, la Ley de la Propiedad Industrial prevé la celebración de licencias respecto a invenciones y marcas que se encuentran en trámite. Sin embargo, este tipo de contratos, al tener como objeto un bien inmaterial respecto del cual no se ha constituido aún derecho de exclusividad alguno, presenta características únicas que merecen tratarse en un estudio aparte.

En mi opinión, el hecho que la naturaleza bilateral del negocio jurídico denominado licencia no se desprenda claramente del texto de la Ley Federal del Derecho de Autor o de la Ley de la Propiedad Industrial por lo que respecta a los secretos industriales, no significa que la naturaleza de dichos actos sea diferente de la de los previstos en la Ley Federal de Variedades Vegetales y Ley de la Propiedad Industrial para la patente y demás registros.

Suponer que la licencia de derechos de autor o de secretos industriales puede nacer de una declaración unilateral de voluntad implicaría el aceptar la existencia de obligaciones a cargo del titular del derecho, sin la presencia de un sujeto acreedor, el licenciatario en este caso. En ausencia de un sujeto que válidamente pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones del licenciatario, la manifestación de voluntad no produce vínculo jurídico alguno.

El vínculo jurídico es un elemento esencial de la obligación⁹. Si de la manifestación unilateral de voluntad cuyo contenido es autorizar el uso de un derecho de propiedad intelectual, no nace vínculo jurídico, y por tanto ninguna obligación, debe concluirse que dicha manifestación unilateral de voluntad es insuficiente, por sí sola, para el perfeccionamiento de la licencia.

Por lo tanto, soy de la opinión que para el nacimiento de la licencia, es necesario el concurso de voluntades; es decir, el consentimiento, por lo que debe considerarse que la licencia es un negocio jurídico bilateral, y específicamente un contrato, por lo que el resto del desarrollo de este estudio tendrá como objeto analizar la licencia como un contrato. En este contrato, el titular de los derechos de propiedad intelectual es denominado licenciante y el autorizado es denominado licenciatario.

III. EL CONTRATO DE LICENCIA

A. Clasificación

Las clasificaciones tienden a ser arbitrarias. Se guían por presupuestos que varían de autor a autor. En este apartado se mencionarán sólo algunas de las más usuales, sin que con ello se pretenda agotar el tema.

1. La licencia es un contrato bilateral, es decir, tanto el licenciatario como el licenciante adquieren derechos y obligaciones.

Además, el contrato de licencia puede considerarse sinalagmático si “las obligaciones que nacen a cargo de una y otra parte tienen una interdependencia recíproca”¹⁰. La interdependencia de las obligaciones que nacen del contrato parece propia de la naturaleza de la licencia, pero no lo considero una característica esencial de la licencia.

2. Es un contrato conmutativo, toda vez que “las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause éste”¹¹.

3. Respecto a la clasificación que hace el Código Civil con relación al beneficio económico contenido en el artículo 1837, no es posible afirmar categóricamente que la licencia sea un contrato oneroso o gratuito.

Por regla general, la onerosidad o gratuidad de la licencia depende única y exclusivamente de la voluntad de las partes, y no de la esencia del contrato.

Desde luego, no puedo ignorar que la doctrina le da enorme relevancia a la existencia de una contraprestación de parte del licenciatario. Tampoco podemos perder de vista que la licencia reviste, por regla general, carácter mercantil. En consecuencia, parecería adecuado afirmar que la licencia es un contrato por naturaleza oneroso. El problema que veo en sostener la naturaleza –que no esencia- onerosa del contrato de licencia es que en ausencia de estipulación expresa entre las partes, no contamos con una norma que supla el silencio de los contratantes para establecer la existencia de una contraprestación.

Cabe destacar que en materia de derechos de autor, la Ley Federal del Derecho de Autor exige que la cesión de derechos patrimoniales de autor sea siempre onerosa, pero no indica nada con relación a la licencia, por lo que sostengo que la licencia de derechos de propiedad intelectual puede ser onerosa o gratuita, según lo estipulen las partes que intervienen, y si las partes no manifiestan nada acerca de la contraprestación, el contrato será gratuito.

4. Es un contrato atípico y nominado. Si bien recibe una denominación específica en varias de las leyes que hemos mencionado, la regulación del negocio en la legislación resulta insuficiente para establecer que existe una verdadera “disciplina en la legislación respecto a la relación de Derecho Privado entre los particulares que contratan”¹².

Cabe señalar que la Ley Federal de Variedades Vegetales no usa el término licencia, y en materia de Propiedad Industrial, la ley tampoco denomina licencia a la autorización de uso que otorga el titular de un secreto industrial a un tercero.

5. Es un contrato consensual por regla general. En la mayoría de los casos de licencia, el contrato no requiere de formalidad alguna para su validez, perfeccionándose con el mero acuerdo de voluntades.

Existen tres excepciones:

a) El contrato de licencia sobre derechos patrimoniales de autor, el cual es formal, toda vez que el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor dispone que siempre deberá constar por escrito.

b) También debe considerarse formal el contrato de licencia sobre variedades vegetales, el cual, además debe constar en documento otorgado ante fedatario público, de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

c) El contrato de franquicia debe constar también por escrito, conforme el artículo 142 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que la licencia de uso de marca integrada a dicho contrato complejo también deben constar por escrito.

Desde luego es frecuente que los contratos de licencia se hagan constar por escrito, pero dicha forma escrita tiene una finalidad probatoria nada más, sin constituir un elemento de validez del negocio jurídico, con las tres excepciones antes apuntadas.

Por otra parte, la inscripción de los contratos de licencia establecido en la Ley de la Propiedad Industrial para el caso de las patentes y los registros, y que presupone la existencia de un documento escrito, tiene como objeto que el negocio jurídico surta efectos ante terceros. Sin embargo, la falta de inscripción de ninguna manera afecta la validez intrínseca del contrato, tal y como se desprende de lo establecido en los artículos 63 y 136 de la Ley de la Propiedad Industrial. La inscripción de la licencia en el Registro Público del Derecho de Autor tiene como propósito el otorgar publicidad al acto, pero no es un requisito formal de validez de la licencia.

6. Es un contrato principal por lo general, en contrapartida de los contratos preparatorios y accesorios, toda vez “que puede existir en sí y tiene fin propio independiente de los demás”¹³.

Lo anterior desde luego no excluye la posibilidad de que la licencia forme parte de un contrato complejo (franquicia), o incluso que se configure como accesorio a otro que para las partes sea el principal (distribución con una licencia subordinada a la existencia de la primera relación), pero ello no afecta la naturaleza principal del contrato.

7. Por regla general, se trata de un contrato mercantil, y excepcionalmente civil.

Los contratos de licencia que tengan como objeto derechos patrimoniales de autor y reservas de derechos¹⁴, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales¹⁵, secretos industriales¹⁶ y variedades vegetales¹⁷ son contratos mercantiles, independientemente de la calidad de las partes contratantes. Los contratos de licencia que tengan por objeto secretos industriales, patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales y circuitos integrados serán civiles o mercantiles, dependiendo de la calidad de los sujetos que intervengan. Cuando uno de ellos sea comerciante (en el sentido más amplio del término), el contrato será mercantil¹⁸, circunstancia que sin duda debe ser la más frecuente.

El interés por precisar el carácter mercantil o civil del contrato de licencia no es puramente teórico. Las disposiciones supletorias pueden variar, y por ende las obligaciones de los contratantes, dependiendo de si la licencia es mercantil (se aplica supletoriamente el Código de Comercio y luego el Código Civil Federal) o civil (se aplica supletoriamente el código civil local que corresponda), así como la vía y el tribunal competente para resolver controversias.

8. Es un contrato de tracto sucesivoen atención a que los efectos del contrato no se agotan en una prestación única sino que se desenvuelven en prestaciones duraderas en el tiempo¹⁹.

9. Es un contrato intuitu personae, en particular tratándose del licenciatario, toda vez que éste no puede sublicenciar el derecho de propiedad intelectual ni ceder los derechos derivados del contrato de licencia, aplicando por analogía las disposiciones contenidas en el Código Civil respecto del arrendamiento²⁰ y comodato²¹.

B. Negocios jurídicos análogos

1. Mandato. El contrato de licencia se distingue del de mandato primordialmente en que el licenciatario actúa y usa el derecho de propiedad intelectual licenciado por su propia cuenta, y no en nombre y representación del licenciante. Las obligaciones que contrae el licenciatario con terceros como usuario del derecho de propiedad intelectual no obligan directamente al licenciante.

2. Sociedad. El contrato de licencia se distingue del de sociedad en que el contrato de licencia no crea una persona jurídica nueva distinta del licenciante y del licenciatario, ni tampoco hay una aportación conjunta de bienes y servicios para la realización de una finalidad común.

3. Usufructo. El contrato por virtud del cual se establece un usufructo es generador derechos real, mientras que de la licencia únicamente emanan derechos personales a favor de las partes.

4. Arrendamiento. Probablemente, el contrato que más de asemeja a la licencia onerosa es el arrendamiento. El maestro Lozano Noriega acepta abiertamente la existencia del arrendamiento de derechos y bienes incorpóreos, incluyendo expresamente el arrendamiento de patente²².

Una diferencia insuperable entre los contratos de arrendamiento y licencia es que el contrato de arrendamiento es esencialmente oneroso, es decir, siempre debe pactarse una contraprestación cierta y determinada o determinable a cambio del otorgamiento del uso y disfrute del bien objeto del contrato, mientras que en la licencia dicha contraprestación no es esencial al contrato.

Las normas relativas al contrato de arrendamiento fueron elaboradas teniendo en mente bienes corpóreos, mientras que los derechos de propiedad intelectual son inmateriales. En el caso del arrendamiento parece imposible suponer la existencia de un arrendamiento del mismo bien de forma simultánea en favor de dos personas diferentes, mientras que en el caso de la licencia dicha posibilidad es plenamente aceptable.

Sin embargo, la semejanza estructural entre el contrato de licencia onerosa y arrendamiento es tal, que con frecuencia recurriré a las disposiciones establecidas en el Código Civil para el contrato de arrendamiento de bienes muebles²³ para aplicarlas a la licencia onerosa, en particular lo relativo a las obligaciones de las partes contratantes en el caso de licencias onerosas, de conformidad con los artículos 1858 y 1859 del Código Civil.

En congruencia con lo anterior, las normas aplicables al comodato deben aplicarse a la licencia gratuita para determinar las obligaciones entre las partes, pero ciertamente la licencia gratuita no se identifica con el comodato civil.

5. Licencia obligatoria y licencia de utilidad pública. La Ley de la Propiedad Industrial establece las figuras de la licencia obligatoria y la licencia de utilidad pública, por la que el Estado autoriza a una persona, bajo circunstancias muy precisas, la explotación de una invención patentada por un tercero, sin que dicho tercero titular de la patente haya manifestado su voluntad para el nacimiento de la licencia.

Por otro lado, la Ley Federal de Variedades Vegetales prevé la figura de la licencia de emergencia, análoga a la de utilidad pública, por la que el Estado autoriza a una persona, bajo ciertas condiciones, la explotación de una variedad vegetal sin la voluntad del obtentor.

No es el propósito de este estudio llevar a cabo un análisis profundo de las licencias obligatorias, de utilidad pública y de emergencia. Las licencias obligatorias, de emergencia y de utilidad pública no son en realidad un contrato, sino un acto administrativo, dada la intervención que tiene el Estado, en su carácter de sujeto de derecho público. Por lo tanto, si la licencia obligatoria, de utilidad pública y de emergencia no es contrato, se trata de un acto jurídico muy distinto de la licencia analizada en este texto.

Conviene llamar la atención sobre el artículo 74 de la Ley de la Propiedad Industrial, que distingue entre las licencias contractuales y las obligatorias, lo cual refuerza la afirmación que la licencia obligatoria no es un contrato, sino que se trata de un acto de naturaleza distinta a la licencia objeto de este estudio:

Art. 74.- A petición del titular de la patente o de la persona que goce de la licencia obligatoria, las condiciones de ésta podrán ser modificadas por el Instituto cuando lo justifiquen causas supervenientes y, en particular, cuando el titular de la patente haya concedido licencias contractuales más favorables que la licencia obligatoria. El Instituto resolverá sobre la modificación de las condiciones de la licencia obligatoria, previa audiencia de las partes.

6. Franquicia. El contrato de franquicia tiene una vinculación importante con el contrato de licencia, pero no deben confundirse. Arce Gargollo afirma que el contrato de franquicia es aquel por el que el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de bienes o servicios, en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de marca(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los resultados de la operación de la negociación²⁴.

La Ley de la Propiedad Industrial señala que en el contrato de franquicia existe una licencia de marca por escrito y además se transmiten conocimientos técnico o se da asistencia técnica al usuario para que se produzcan, venda y ofrezcan productos o servicios de forma uniforme y usando los métodos proporcionados por el licenciante²⁵.

El contrato de franquicia es complejo. Si bien la franquicia supone el otorgamiento de una licencia, también implica la prestación de servicios de asistencia técnica con la finalidad de que el franquiciatario venda algún producto y/o servicio de acuerdo a los lineamientos señalados por el franquiciante a través una negociación comercial del franquiciatario

El contrato de licencia puede existir independientemente de que se celebre también un contrato de franquicia. En la franquicia, la licencia es integrante del negocio jurídico, sin que por ello se modifique la naturaleza principal de la licencia.

IV. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE LICENCIA

Como cualquier negocio jurídico, la licencia está compuesta por diversos elementos. Unos son los denominados elementos de existencia, sin los cuales el contrato simplemente no existe, y otros son los elementos de validez, de los cuales depende la eficacia del negocio jurídico. En este apartado se analizarán los elementos de existencia y algunos de los elementos de validez del contrato de licencia.

A. Elementos de existencia

Los elementos de existencia del contrato de licencia son el consentimiento y el objeto, de conformidad con el artículo 1794 del Código Civil:

Art. 1794.- Para la existencia del contrato se requiere:

I. Consentimiento;

II. Objeto que pueda ser materia del contrato.

1. El consentimiento

Respecto al consentimiento en el contrato de licencia no hay reglas especiales que se deban aplicar, es decir, deben seguirse lo establecido en la Teoría General de las Obligaciones.

El consentimiento no es otra cosa que el acuerdo de voluntades entre dos o más personas. El consentimiento debe, desde luego, exteriorizarse, y éste puede ser expreso o tácito²⁶.

Sin embargo, las reglas relativas al perfeccionamiento del consentimiento en el caso de contrato entre ausentes pueden variar, dependiendo que se trate de un contrato mercantil

o civil.

2. El objeto

El segundo elemento de existencia del contrato de licencia es el objeto que pueda ser materia del contrato. Desde un punto de vista doctrinal, el objeto directo de los contratos es la creación y transmisión de obligaciones, mientras que su objeto indirecto es una prestación de dar, hacer o no hacer. Este objeto indirecto del contrato es, a su vez, el objeto directo de la obligación, mientras que el objeto indirecto de la obligación es la cosa o hecho que el obligado debe entregar, hacer o abstenerse de hacer.

Precisamente nuestro Código Civil regula el objeto de los contratos a través del objeto indirecto de la obligación.

Para efectos de este estudio, y considerando que la licencia es, de acuerdo a las definiciones proporcionadas al inicio, un contrato por el cual una persona autoriza a otra el uso de un derecho de propiedad intelectual, el análisis de su objeto se llevará a cabo considerando que la licencia genera obligaciones de dar, siendo la cosa objeto de la obligación un derecho de propiedad intelectual. Lo anterior con la reserva de examinar posteriormente con mayor detalle las obligaciones de cada una de las partes.

De acuerdo con el artículo 1825 del Código Civil, tratándose de obligaciones de dar, la cosa objeto del contrato debe revestir tres requisitos:

Art. 1825.- La cosa objeto del contrato debe: 1° Existir en la naturaleza; 2° Ser determinada o determinable en cuanto a su especie; 3° Estar en el comercio.

En el caso de la licencia, la cosa objeto del contrato es un derecho de propiedad intelectual. Aquí se presenta el primer problema: una de las características de los derechos propiedad intelectual es que carecen de existencia material, es decir, se trata de bienes incorpóreos.

Para que una cosa pueda ser objeto de un contrato debe existir en la naturaleza, o cuando menos debe poder existir. Si los derechos de propiedad intelectual son bienes incorpóreos, ¿existen en la naturaleza? La conclusión lógica derivada de una respuesta negativa sería que los derechos de propiedad intelectual no pueden ser objeto de un contrato al no satisfacer el primer requisito establecido por la legislación, lo cual sería absurdo.

Si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual son en sí mismos incorpóreos, también es cierto que tienen una existencia o expresión material, como lo son el libro que contiene la obra literaria, la etiqueta que incorpora la marca registrada o el producto emanado de una invención patentada. Los derechos de propiedad intelectual no se agotan con su expresión material, ni el contrato de licencia se limita a dichas expresiones materiales, pero por otro lado, es innegable que los derechos de propiedad intelectual existen o pueden llegar a existir en el mundo físico a través de sus manifestaciones corpóreas, y en tal virtud existen en la naturaleza.

Un derecho de propiedad intelectual que careciera de una manifestación física no podría ser objeto de un contrato.

La cosa objeto de los contratos debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Este requisito también es aplicable tratándose del contrato de licencia.

No se puede otorgar una licencia simplemente sobre “propiedad intelectual”, sobre “marcas” o sobre “una patente”, porque el objeto no estaría determinado, ni sería determinable; en este caso se trataría de un contrato inexistente por falta de objeto. En cambio, es posible celebrar un contrato de licencia respecto de cierto derecho de propiedad intelectual individualmente determinado, e incluso licenciar la totalidad de los derechos de propiedad intelectual de una cierta persona y sin mayores precisiones, en atención a que la cosa objeto estaría determinado o sería, cuando menos, determinable en un momento dado.

Por lo que hace a que la cosa objeto del contrato esté en el comercio, debe atenderse lo dispuesto por el artículo 748 y 749 del Código Civil:

Art. 748.- Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de ley.

Art. 749.- Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular.

En el caso de los derechos de propiedad intelectual, éstos son excluidos del comercio cuando caen en el dominio público. La consecuencia de que un derecho de propiedad intelectual (entendiéndose por derechos de propiedad intelectual aquéllos que así fueron definidos al inicio de este trabajo) caiga en el dominio público es que el derecho en cuestión se extingue y es irreductible a propiedad particular.

También están fuera del comercio los derechos personalísimos, también denominados morales, que los derechos de propiedad intelectual generan a favor de los autores e inventores, como es el derecho a ser reconocido como inventor o autor de una determinada obra o invención, entre otros.

En el caso concreto de las marcas y otros signos distintivos, su registro es renovable un número indefinido de veces. Si el registro caduca por falta de renovación, el derecho se extingue y no puede ser objeto de propiedad particular. Si posteriormente el mismo signo distintivo se registra de nueva cuenta, nacerá un derecho a su uso exclusivo, pero de ninguna manera se debe entender que el derecho previamente extinto ha renacido, al menos desde un punto de vista técnico-jurídico.

En general, todos los derechos de propiedad intelectual de contenido patrimonial están en el comercio, y por lo tanto, pueden ser objeto de un contrato.

Ahora bien la doctrina distingue tres tipos de obligaciones de dar²⁷:

a) Obligaciones traslativas de dominio.

b) Obligaciones traslativas de uso.

c) Obligaciones de restitución de cosa ajena.

d) Obligaciones de pago de cosa debida.

El Código Civil recoge la anterior clasificación en su artículo 2011:

Art. 2011.- La prestación de cosa puede consistir:

I. En la traslación de dominio de cosa cierta;

II. En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta;

III. En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida.

En el caso de la licencia, estamos ante la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 2011 del Código Civil, y aquí se incorpora a este estudio un elemento fundamental: la traslación temporal del uso o goce de un bien.

Si nos atenemos a las definiciones proporcionadas al inicio del estudio, pareciera que el objeto del contrato de licencia es la autorización del uso de un derecho de propiedad intelectual. Esto no es así; la autorización, o mejor dicho, la facultad de una de las partes para usar un derecho de propiedad intelectual perteneciente a la otra parte es un efecto del contrato de licencia, pero no el objeto del mismo.

En mi opinión, el objeto del contrato de licencia es la transmisión temporal del uso y goce de un derecho de propiedad intelectual.

Sin embargo, dada la naturaleza inmaterial del objeto del contrato de licencia, la transmisión temporal del uso y goce del derecho de propiedad intelectual no priva al licenciante del derecho a usar y gozar por su cuenta del derecho licenciado o incluso celebrar otros contratos de licencia con terceros respecto del mismo derecho, a menos que se haya pactado expresamente algún tipo de exclusividad a favor del licenciatario. Esta es una diferencia fundamental con el arrendamiento y el comodato que distingue a la licencia de aquellos.

Es importante hacer énfasis en la temporalidad de la transmisión del uso y goce del derecho de propiedad intelectual que, en mi opinión, caracteriza el contrato de licencia. Soy de la idea que el contrato podrá ser de plazo indeterminado, pero no perpetuo ni indefinido.

B. Elementos de validez

Como en cualquier contrato, los elementos de validez del contrato de licencia son la capacidad, la forma, la ausencia de vicios del consentimiento, y la licitud en el objeto, motivo o fin del negocio jurídico.

La falta de forma establecida en la ley, la presencia de un vicio del consentimiento (error, dolo, mala fe, violencia), la lesión y la incapacidad de cualquiera de las partes, produce la nulidad relativa del contrato de licencia, según dispone el artículo 2228 del Código Civil, mientras que la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del contrato produce la nulidad, absoluta o relativa según sea el caso, del negocio jurídico, de conformidad con el artículo 2225 del Código Civil.

En el caso del contrato de licencia, únicamente haré referencia a las reglas especiales relativas a la capacidad de los contratantes y la forma que debe revestir el contrato de licencia, aclarando que si la licencia tiene carácter mercantil, la lesión no causa de ineficacia del contrato.

1. La capacidad

En primer lugar debe distinguirse la capacidad de goce de la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud que toda persona tiene para ser titular de derechos y obligaciones²⁸, mientras que la capacidad de ejercicio se define como la aptitud que tienen determinadas personas para hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones por sí mismas.

En principio, todas las personas tienen capacidad de goce, no así de ejercicio. Los menores de edad, las personas sujetas a interdicción y las personas morales pueden ser titulares de derechos y obligaciones, pero el ejercicio de tales derechos y el cumplimiento de sus obligaciones debe efectuarse a través de un representante.

En materia contractual, son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley²⁹.

En el contrato de licencia, además de la capacidad general para contratar, el licenciatario requiere de legitimación, es decir, de la facultad para disponer del derecho de propiedad intelectual materia del contrato.

La regla general es que el titular del derecho de propiedad intelectual goza de legitimación para celebrar un contrato de licencia, pero dicha legitimación también la pueden tener personas distintas al titular. El caso típico de una persona, diferente del titular, legitimada para licenciar un derecho de propiedad intelectual lo constituye el licenciatario facultado para sublicenciar a terceros.

Un caso muy particular en esta materia es el de las Sociedades de Gestión Colectiva reguladas por el Título IX de la Ley Federal del derecho de Autor.

El artículo 192 de la Ley Federal del Derecho de Autor señala que las sociedades de gestión colectiva tienen por objeto proteger a autores y titulares de derechos conexos tanto nacionales como extranjeros, así como recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por conceptos de derechos de autor o derechos conexos se generen a su favor. El artículo 197 de esa misma ley establece que los miembros de una sociedad de gestión colectiva cuando opten porque la sociedad sea la que realice los cobros a su nombre deberán otorgar a ésta un poder general para pleitos y cobranzas.

El mandato es un contrato civil intuitu personae en el que ordinariamente el mandatario es una persona física, ya que las personas morales están incapacitadas para celebrar por sí mismas los actos jurídicos que se les encomienda con el mandato. Sin embargo, la Ley Federal del Derecho de Autor permite el otorgar poderes a una persona moral que, por su propia naturaleza, es incapaz de ejercitarlo por sí. Si el mandatario no facultó expresamente a la sociedad de gestión colectiva para encomendar a un tercero el ejercicio del poder que se le confirió, no hay forma para que la sociedad pueda ejercitar válidamente las facultades de representación que se le otorgaron, a menos que se acepte que la facultad de delegar el poder conferido puede otorgarse implícitamente, posición que no comparto pero que muchos colegas y notarios públicos sí sostienen.

2. La forma

Como se mencionó al momento de clasificar el contrato de licencia, no existe uniformidad de normas sobre las formalidades que debe revestir el negocio. La forma exigible para la validez de la licencia depende del derecho de propiedad intelectual objeto del contrato.

El contrato de licencia que tenga como objeto la transmisión temporal del uso y goce de una patente, un registro de modelo de utilidad, de diseño industrial, de modelo de utilidad, de esquema de trazado de circuitos integrados, de marca, de aviso comercial o de secreto industrial es consensual, y se perfecciona con el mero acuerdo de voluntades.

Lo aconsejable es que los contratos de licencia relacionados con patentes y registros de modelo de utilidad, de diseño industrial, de modelo de utilidad, de esquema de trazado de circuitos integrados, de marca, de aviso comercial y de secretos industriales se celebren por escrito. Sin embargo, insisto que el documento escrito tiene una finalidad meramente probatoria, sin constituir por ello un elemento de validez del negocio jurídico.

En el mismo orden de ideas, la inscripción del contrato de licencia ante la autoridad administrativa no es una formalidad necesaria para la validez del acto, dado que la finalidad que se persigue con dicha inscripción es dar publicidad a la licencia, que el contrato de surta efectos ante terceros (entiendo yo que terceros adquirentes de buena fe) y que el uso de la marca por parte del licenciatario inscrito se entienda como efectuado por el titular del derecho, para efectos de la conservación del registro³⁰.

No obstante lo anterior, cuando la licencia de un derecho de propiedad industrial como los arriba transcritos se encuentre integrado en un contrato de franquicia, es necesario que conste por escrito, según lo dispone el artículo 142 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

El contrato de licencia relativo a derechos patrimoniales de autor debe celebrarse por escrito, según dispone el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El contrato de licencia que tenga por objeto los derechos derivados del título de obtentor de una variedad vegetal debe celebrarse ante un fedatario público, en términos del artículo 41 del Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Tanto el contrato de licencia sobre derechos patrimoniales de autor como el contrato de licencia respecto de los derechos emanados del título de obtentor de una variedad vegetal pueden inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor o en el Registro Nacional de Variedades Vegetales, según sea el caso, teniendo dicho registro efectos declarativos³¹ para que el contrato surta efectos ante terceros (terceros adquirentes de buena fe, en mi opinión).

El último párrafo del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor sanciona la falta de formalidad en el contrato de licencia que tenga por objeto derechos patrimoniales de autor con la nulidad de pleno derecho.

V. Definición Propuesta

Una vez analizados brevemente los elementos de existencia y validez del contrato de licencia, es posible proponer una definición general, con base únicamente en las características esenciales que lo distinguen de otros negocios jurídicos: El contrato de licencia es aquel por virtud del cual una persona llamada licenciante transmite temporalmente a otra llamada licenciatario, el uso y goce de un derecho de propiedad intelectual.

VI. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Para la determinación de las obligaciones de las partes, recurriré principalmente a la similitud estructural que, en mi opinión, tiene licencia con el arrendamiento y el comodato.

A. Obligaciones a cargo del licenciante

El licenciante tiene cuatro obligaciones básicas:

a) Transmitir el uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual.

b) Entregar el derecho de propiedad intelectual.

c) Conservar el derecho de propiedad intelectual.

d) Garantizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual.

e) Supervisar la calidad de los productos o servicios licenciadados.

a) Transmitir el uso y goce del derecho de propiedad intelectual

Esta es una obligación que nace cumplida una vez que se perfecciona el contrato. En efecto, dado que se trata de un bien incorpóreo, la consecuente transmisión del uso y goce del derecho de propiedad intelectual se verifica con el mero acuerdo de voluntades, de conformidad con el artículo 1796 del Código Civil, independientemente de que se trate de un contrato oneroso o gratuito.

b) Entregar el bien objeto del contrato de licencia

El licenciante está obligado a entregar el bien objeto de la licencia, de acuerdo con los artículos 2412, fracción I y 2459, del Código Civil, con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido.

En la mayoría de los casos, la entrega de un derecho de propiedad intelectual se hace de manera virtual, toda vez que se trata de bienes incorpóreos.

Sin embargo, la entrega virtualpodría ser insuficiente para considerar cumplida esta obligación, siendo necesario entregar también las manifestaciones materiales del derecho licenciado, de manera que el licenciatario pueda usarlo en los términos convenidos.

Por ejemplo, en el caso de una licencia de un secreto industrial, el licenciante debe entregar al licenciatario el documento en el que consta materialmente la información confidencial cuyo uso y goce se transmite; en el caso de la licencia sobre una obra musical, el licenciante deberá entregar al licenciatario el soporte material que contiene la obra licenciada, a fin de que ésta pueda ser usada en conforme lo pactado en el contrato respectivo.

c) Conservar el derecho de propiedad intelectual

La obligación a cargo del licenciante de conservar el derecho de propiedad intelectual nace únicamente en caso del contrato de licencia oneroso, salvo estipulación en contrario, siguiendo las normas establecidas para los contratos de arrendamiento y comodato.

Durante el plazo de vigencia del contrato de licencia onerosa, el licenciante está obligado a conservar el derecho de propiedad intelectual en condiciones de ser explotado por el licenciatario de conformidad
con lo acordado por las partes. Esta obligación es consecuencia lógica de la de transmitir el uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual al licenciatario a cambio de un precio, y encuentra fundamento en los artículos 1858 y 2412, fracción II, del Código Civil.

De esta forma, el licenciante debe defender la validez del derecho de propiedad intelectual frente a las acciones legales que pudieran ser ejercitadas por terceros que pudiesen tener como consecuencia la extinción del derecho, así como llevar a cabo todos los actos necesarios para la conservación del derecho licenciado, como lo sería el pago de las denominadas anualidades en el caso de las patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados.

La pérdida parcial del derecho de propiedad intelectual licenciado de forma onerosa, como sería el caso de la nulidad parcial de una patente, daría derecho al licenciatario a exigir un ajuste en la contraprestación que se obligó a pagar a cambio de la transmisión del uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual o la rescisión del contrato de licencia y el pago de los daños y perjuicios que sufra, de conformidad con los artículos 2420 y 2490, fracción I, del Código Civil.

En el caso particular de las marcas y avisos comerciales, cuyo registro es renovable un número ilimitado de ocasiones, el licenciante estará obligado a llevar a cabo la renovación correspondiente, en caso de que la duración del contrato de licencia onerosa sea mayor al período restante de vigencia del registro correspondiente. El incumplimiento por parte del licenciante de esta obligación dará derecho al licenciatario a demandar la rescisión del contrato o su cumplimiento forzoso si éste fuera posible y el pago de daños y perjuicios.

d) Garantizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual

Al igual que en la obligación anteriormente descrita, la obligación a cargo del licenciante de garantizar su uso y goce nacen únicamente en caso del contrato de licencia oneroso, salvo estipulación en contrario en el caso de la licencia gratuita.

Siguiendo lo expuesto por el maestro Sánchez Medal cuando analiza el contrato de arrendamiento, el cual, reitero, presenta importantes similitudes estructurales con el contrato de licencia onerosa, la obligación de garantizar el uso y goce del bien es una obligación compleja, compuesta a su vez por tres obligaciones:

1. Abstenerse de estorbar u obstaculizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual.

El licenciante está obligado a abstenerse de toda clase de perturbaciones, de hecho o de derecho³² que pueda impedir al licenciatario el uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado, en los términos convenidos por las partes en el contrato correspondiente.

Esta obligación, prevista en el artículo 2412, fracción III, del Código Civil, aplicado por analogía, no es fácil de visualizar, dado que los derechos de propiedad intelectual son bienes incorpóreos. Puede considerarse difícil que el licenciante estorbe el uso y goce de un bien incorpóreo, de la misma forma en que un arrendador podría perturbar el uso y goce de un bien mueble arrendado, toda vez que el licenciante puede usar por sí el derecho licenciado, sin con ello estorbar o perturbar el uso a que tienen derecho el licenciatario.

Sin embargo, en el caso el contrato de licencia con cláusula de exclusividad, resulta clara la existencia de esta obligación y cómo se puede incumplir con ella.

En términos muy generales, la cláusula de exclusividad o pacto de exclusiva es una cláusula accesoria al contrato de licencia cuyo contenido consiste en “una obligación de no

recibir de terceros una determinada prestación, bien de no realizarla a favor de terceros o bien ambas obligaciones recíprocamente”³³.

En el caso del contrato de licencia, un ejemplo de pacto de exclusividad sería el del licenciante que se obliga a no usar el derecho de propiedad intelectual licenciado por sí y/o mediante terceros durante un plazo determinado, dentro del territorio materia de la exclusividad.

En caso de que el licenciante incumpla con la obligación derivada de la cláusula de exclusividad, dicho incumplimiento puede entenderse como un estorbo o perturbación del uso y goce convenidos del derecho de propiedad intelectual licenciado, y el licenciatario tendrá derecho a reclamar el pago de los daños y perjuicios que se le hubieren causado, en términos del último párrafo del artículo 2104 del Código Civil, o bien el pago de la pena convencional que se hubiera pactado.

Adicionalmente, si de la redacción del contrato se desprende que la exclusividad resultaba ser un elemento sustancial de la licencia, el incumplimiento de la obligación puede dar lugar a que el licenciatario reclame al licenciante el cumplimiento forzoso o la rescisión del contrato, y el pago de daños y perjuicios, de acuerdo con el artículo 1949 del Código Civil.

2. Garantizar el uso y goce pacífico del derecho de propiedad intelectual.

Esta obligación se manifiesta cuando existe una perturbación de derecho emanada de un tercero que priva al licenciatario, total o parcialmente, del uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado.

Entre las perturbaciones de derecho emanadas de terceros que privan total o parcialmente del uso y goce del derecho de propiedad intelectual al licenciatario se encuentra la declaración, administrativa de nulidad, caducidad o cancelación del derecho licenciado³⁴; la evicción del derecho de propiedad intelectual licenciado³⁵; que un tercero venza en juicio al licenciatario por haber, el licenciante, dado en licencia el mismo derecho de propiedad intelectual por separado a dos o más personas por el mismo tiempo violando un pacto de exclusividad³⁶; el remate judicial del derecho licenciado si el contrato de licencia no fue inscrito con la autoridad administrativa correspondiente con anterioridad al embargo del bien³⁷.

Cuando el licenciatario se vea privado total o parcialmente del uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado onerosamente, podrá demandar del licenciante la disminución de la contraprestación pactada, o bien, la rescisión del contrato, y el pago de los daños y perjuicios que se hayan causado, de acuerdo con los artículos 1949, 2106, 2107 y 2434 del Código Civil.

3. Responder de los vicios ocultos del derecho de propiedad intelectual.

El fundamento legal de esta obligación se encuentra en los artículos 2142 y 2142, fracción V, del Código Civil.

Los derechos de propiedad intelectual, al igual que los bienes corpóreos, pueden tener vicios que no son manifiestos ni se encuentran “a la vista”, mismos que pueden causar que el derecho de propiedad intelectual sea impropio para los usos a los que se destina o que disminuyan su uso, y que de haber sido del conocimiento del licenciatario, éste no habría celebrado el contrato o hubiese pactado una contraprestación menor.

Un ejemplo de vicio oculto en un derecho de propiedad intelectual sería el de una obra, de las que se enumera en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, respecto de la cual se celebra un contrato de licencia pero carece, parcial o totalmente, de originalidad. Concretizando, una obra musical compuesta de música y letra puede ser objeto de licencia para que un tercero la use y reproduzca; sin embargo si resulta que la música de dicha obra no es original, sino copia de una obra atribuible a otra persona, se tratará de una derecho de propiedad intelectual con un vicio oculto, en atención a que el vicio no era necesariamente manifiesto, y el licenciatario, de haber tenido conocimiento de dicha circunstancia, probablemente se hubiese abstenido de celebrar el contrato o habría pactado una contraprestación menor.

Otro caso de vicio oculto sería el de la patente que, si bien fue otorgada, carece de novedad en alguna de sus reivindicaciones, lo que sería causa de anulación total o parcial.

e) Supervisar la calidad de los productos o servicios licenciadados.

En realidad no se trata de una obligación contractual sino de una carga impuesta por el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial, que señala que los productos o servicios elaborados, vendidos o prestados por el licenciatario sean de la misma calidad que los que elabora, vende o presta el licenciante.

Sostengo que no es una obligación porque, a menos que el contrato de licencia  faculte al licenciatario a exigir esa conducta, no existe sujeto acreedor, no obstante la existencia de la norma legal. Por otro lado, aparentemente se trataría de una carga sólo del licenciatario, y sin embargo, soy de la opinión que se trata de una carga compartida: por un lado el licenciatario debe mantener determinados estándares de calidad en sus productos y servicios, y por el otro, el licenciante debe supervisar de forma efectiva dicha calidad. Si bien no existe sanción expresa en caso de incumplimiento de la norma, conforme la última fracción del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, la contravención de lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley puede derivar en una infracción administrativa.

B. Obligaciones a cargo del licenciatario

a) Pagar la contraprestación pactada.

Esta obligación a cargo del licenciatario únicamente tiene lugar cuando las partes pactan una prestación por la transmisión del derecho a usar y disfrutar el derecho de propiedad intelectual; en mi opinión, la contraprestación no es esencial al contrato de licencia.

En materia de derechos de autor, el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. A primera vista, pareciera que el contrato de licencia que tenga por objeto derechos patrimoniales de autor siempre debe ser oneroso.

Sin embargo, el último párrafo del citado artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor hace una distinción entre los actos, convenios y contratos por los que se transmiten derechos patrimoniales y las licencias. Si bien es cierto que el contrato de licencia tiene por objeto transmitir temporalmente el uso y goce de un derecho de propiedad intelectual, en este caso un derecho patrimonial de autor, los actos, convenios y contratos que transmiten derechos patrimoniales mencionados en el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor son aquellos en los que se transmite la titularidad del derecho, y no sólo el uso y goce; de otra forma, no habría manera de entender la distinción que hizo el legislador en el citado numeral.

Consecuentemente, la exigencia establecida en la ley para que se pacte una contraprestación a favor del titular de los derechos patrimoniales en los actos, convenios y contratos por los que se transmitan dichos derechos patrimoniales es aplicable únicamente cuando se trate de actos traslativos de la titularidad de los mencionados derechos patrimoniales.

La contraprestación por la transmisión del uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual, en caso de que se pacte, puede consistir en la entrega de una cantidad de dinero u otro bien determinado o determinable, y se denomina comúnmente regalía. Teóricamente, la contraprestación también podría consistir en una obligación de hacer, en atención a que no hay ninguna disposición que señale que ésta deba consistir en una obligación de dar.

El monto y características de la contraprestación quedan al arbitrio de las partes contratantes. La contraprestación a que se obliga el licenciatario debe ajustarse a las normas previstas por el Código Civil para las obligaciones de dar, o de hacer, según corresponda. Es decir, si la contraprestación pactada consiste en una conducta de dar, el bien que el licenciatario debe entregar deberá existir en la naturaleza, ser determinado o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio³⁸; si la contraprestación que se estipuló está constituida por una obligación de hacer, ésta deberá ser lícita y posible, tanto física como jurídicamente³⁹.

Si el contrato omite señalar el momento en que deba hacerse el pago de la contraprestación pactada, tratándose de obligaciones de dar, éste se deberá realizar por períodos vencidos, o al vencer el plazo, de conformidad con los artículos 2461 y 2462 del Código Civil. Si por el contrario, las partes convinieron en que la contraprestación consistiera en una obligación de hacer, el pago deberá efectuarse cuando así lo exija el licenciante, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación, según dispone el artículo 2080 del Código Civil.

Por otra parte, si las partes omitieron acordar el lugar en que se debía pagar la contraprestación estipulada, el pago se deberá efectuar en el domicilio del licenciatario, de acuerdo con los artículos 2082 y 2427 del Código Civil, salvo que la naturaleza de la obligación exija que el pago deba efectuarse en otro lugar, según señala el ya mencionado artículo 2082 del Código Civil.

La falta de pago otorga derecho al licenciante para exigir el cumplimiento forzoso de la obligación o la rescisión del contrato, y el pago de daños y perjuicios, según lo previenen los artículos 1949 y 2489, fracción I, del Código Civil.

b) Usar el derecho de propiedad intelectual de conformidad con lo pactado en el convenio de licencia.

El licenciatario no sólo tiene del derecho, sino también la obligación, de usar el derecho de propiedad intelectual objeto del convenio de licencia, debiendo realizarse conforme a lo establecido en el propio contrato.

Con frecuencia, los contratos de licencia contienen limitaciones en cuanto al uso del derecho de propiedad intelectual por parte del licenciatario que pueden referirse al territorio dentro del cual puede usarse el derecho, al número de obras o artículos que, incorporando el derecho de propiedad intelectual, puede o debe producir el licenciatario, o bien al tipo y características de los artículos y servicios respecto a los cuales se puede usar el derecho de propiedad intelectual licenciado.

De esa forma, el titular de una marca registrada que proteja toda clase de vestuario y calzado, podrá celebrar un contrato de licencia en la que se limite el uso de la marca por parte del licenciatario para identificar calcetines únicamente. En el mismo caso, el licenciatario podría estar obligado a que los productos que produzca estén compuestos de determinado material con ciertas características, y a no venderlos fuera del territorio acordado.

Al respecto, es necesario llamar la atención a la obligación para el licenciatario prevista en el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial, referente al uso de la marca:

Art. 139.- Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta Ley.

De esa forma, la conducta del licenciatario de una marca registrada estará regulada no sólo por las obligaciones de naturaleza contractual pactadas en el contrato de licencia, sino que además, la Ley de la Propiedad Industrial le impone ciertas obligaciones respecto a la calidad de los productos a los que se aplica la marca y a comunicar al público que la marca es usada por un licenciatario.

Puede ocurrir que el contrato de licencia omita establecer la obligación a cargo del licenciatario para que los servicios o productos que fabrique, venda o preste identificados con la marca licenciada, sean de la misma calidad que los que fabrica, vende o presta el licenciante (o quizá el licenciante no fabrique ni venda nada ni preste servicio alguno). En este caso, la disposición legal sigue exigiendo una conducta del licenciatario, pero a falta de estipulación contractual, habría que preguntarse si se trata de una verdadera obligación  (dada la ausencia de un sujeto acreedor) o más bien de una carga. En todo caso, el incumplimiento por parte del licenciatario a esta carga impuesta por el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial podría ser causa de infracción administrativa sancionable por la autoridad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad contractual que pudiese haber.

El artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor impone al licenciatario la obligación de señalar en las reproducciones que haga de la obra publicada las menciones Derechos Reservados o su abreviatura D.R., seguida del símbolo ©, el nombre completo del titular del derecho de autor, su dirección y el año de la primera publicación de la obra.

Adicionalmente, el licenciatario deberá poner “todos los medios necesarios” para la efectividad de la “explotación concedida”, según dispone el artículo 36 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

La ley no proporciona elementos para determinar cuándo se han puesto “todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida”, por lo que corresponderá al juez o árbitro decidir respecto del cumplimiento de esta obligación, tomando en consideración los usos y costumbres que resulten aplicables y cuya prueba queda, desde luego, a cargo de las partes interesadas.

c) Devolver el bien objeto del contrato de licencia.

Así como el licenciante tiene la obligación de entregar al licenciatario el bien objeto del contrato de licencia, realizándose dicha entrega de forma virtual en muchos casos dada la naturaleza de los bienes incorpóreos, de la misma manera el licenciatario debe entregar, de forma virtual en muchas ocasiones, el bien objeto del convenio una vez que la licencia termine por cualquier causa.

Sin embargo, el licenciatario deberá devolver al licenciante también los objetos materiales que contienen el derecho de propiedad intelectual licenciado. Un ejemplo claro de la obligación de este tipo de devolución se da en el caso de la licencia sobre secretos industriales, en el que la entrega virtual del bien objeto del convenio del licenciatario al licenciante es insuficiente, debiendo además devolverse a su titular los medios materiales en los que conste el secreto industrial.

Dada la naturaleza intangible de los derechos de propiedad intelectual, podría suponerse que la obligación de “devolver” el bien objeto de la licencia presenta dos aspectos: un hecho positivo, que es la devolución, ya sea virtual o real, del bien, y un hecho negativo, consistente en la obligación del licenciatario de abstenerse de continuar usando el derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, sólo el aspecto positivo de la obligación deriva realmente del contrato de licencia. Por regla general, el aspecto negativo de la obligación es consecuencia, no del contrato, sino de la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual y su oponibilidad erga omnes. Afirmo “por regla general”, ya que si bien soy de la idea que los derechos de propiedad intelectual son una especie de derecho real, los secretos industriales no participan de esta naturaleza, no son oponibles erga omnes y la protección que la ley les otorga siempre está vinculada a una relación de tipo contractual previamente existente.

En el caso concreto de los secretos industriales, además de las antes señaladas, el licenciatario tiene la obligación de abstenerse de divulgar a terceros el secreto industrial que fue materia de la licencia, aún después de la terminación del contrato de licencia, de conformidad con los artículos 84 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial.

VII. Temporalidad

Como ya se destacó anteriormente, el titular del derecho de propiedad intelectual objeto del contrato de licencia transmite al licenciatario de manera temporal el uso y goce del derecho. Una licencia otorgada de forma perpetua equivaldría a una obligación personal perpetua, lo cual es contrario al principio de que nadie puede obligarse para siempre.

Nuestra legislación no impone limitaciones en cuanto a la duración del contrato de licencia, quedando ésta a la voluntad de las partes, pudiendo éstas pactar un plazo de vigencia o una duración indeterminada. Sin embargo, cabe señalar que la regla es que los derechos de propiedad intelectual tienen una vigencia temporal limitada, por lo que si bien las partes están en libertad para acordar la duración del contrato de licencia, algunas de las obligaciones, principalmente por lo que hacen al licenciante, se ven necesariamente limitadas por el tiempo de vigencia que le reste al derecho licenciado.

Por ejemplo, las obligaciones del licenciante en un contrato de licencia que tenga por objeto una patente no podrá durar más de veinte años, toda vez que la patente se extingue precisamente en un plazo de veinte años contados a partir de la fecha en que se solicitó⁴⁰. Una vez transcurrido dicho plazo el objeto materia del contrato, las obligaciones del licenciante se extinguen.

Como excepción, las obligaciones a cargo del licenciante en el contrato de licencia que tenga por objeto un secreto industrial no necesariamente tendrán un plazo máximo fijado de antemano, ya que el secreto industrial nace y subsiste en tanto las condiciones de hecho que le dan origen se mantengan.

Respecto a las obligaciones del licenciatario, éstas no necesariamente van a terminar con la vigencia del derecho de propiedad industrial, o incluso con el vencimiento del plazo fijado para la licencia. Hay obligaciones que subsisten al cumplimiento del plazo de la licencia, como las de confidencialidad en el caso de la licencia.

En el caso de las marcas y avisos comerciales registrados, la temporalidad de las obligaciones a cargo de las partes opera de forma diferente. Los registros marcarios tienen una duración temporal limitada a diez años contados a partir de la fecha de solicitud, pero se trata de registros renovables por períodos iguales de tiempo. De esa forma, las partes pueden convenir que la licencia tenga una duración mayor a la vigencia del registro de marca, dado que éste se puede renovar. No obstante lo anterior, si las partes pactan una licencia por un plazo mayor a la vigencia de la marca, y el registro por cualquier causa no se renueva dentro de los términos dispuestos por la ley, el contrato quedará sin objeto y deberá darse por terminado, sin perjuicio de la responsabilidad del licenciante por el incumplimiento contractual que conllevaría esa situación.

Ahora bien, el hecho que el contrato de licencia transmita temporalmente el uso de un derecho de propiedad intelectual no excluye la posibilidad de que las partes le fijen una duración indeterminada, o incluso que no prevean plazo alguno, siendo que en este último caso también se deberá entender que el plazo de la licencia es indeterminado.

Si la licencia es de duración indeterminada, ya sea porque las partes así lo estipularon o porque no señalaron duración alguna, ni tampoco se expresó el uso a que el derecho de propiedad intelectual se destina, el licenciatario lo puede dar por terminado en cualquier momento y el licenciante después de cinco días de “entregado” el bien objeto del contrato en condiciones aptas de ser usado por el licenciatario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2460 del Código Civil:

Art. 2460.- Si en el contrato no se hubiese fijado plazo ni se hubiere expresado el uso a que la cosa se destina, el arrendatario será libre para devolverla cuando quiera, y el arrendador no podrá pedirla, sino después de cinco días de celebrado el contrato.

Al respecto es de llamar la atención lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de la Propiedad Industrial que señala que no se inscribirán los convenios que otorguen licencias cuya duración sea mayor a la de la patente o registro (de modelo de utilidad, diseño industrial o circuito integrado) de que se trate, o bien, cuando dicha patente o registro ya hubiese caducado:

Art. 66.- No se inscribirá la licencia cuando la patente o registro hubiesen caducado o la duración de aquélla sea mayor que su vigencia.

No deja de ser curiosa la disposición antes transcrita.

En primer lugar, es incompleta. Se entiende que la ley niegue la inscripción de licencias sobre patentes o registros caducos, pero no señala nada acerca de las patentes o registros declarados nulos. Sería absurdo suponer que la ley autorice la inscripción de licencias cuando la patente o registro hayan sido declarados nulos, pero ello no da motivo a que el legislador haya guardado silencio al respecto. Una expresión más adecuada hubiese sido no se inscribirá la licencia cuando los derechos emanados de la patente o registro se hubiesen extinguido.

Más curiosa aún es la prohibición para inscribir licencias cuya duración sea mayor a la patente o registro. Pareciera que el legislador supuso que permitir el registro de contratos de licencia de duración mayor que la patente o registro respectivos equivaldría a extender artificialmente la vigencia del derecho de propiedad industrial. Tal vez supuso que permitir la inscripción de este tipo de contratos sería tanto como aprobar que el licenciatario continuara obligado al pago de regalías, no obstante la extinción del derecho de propiedad intelectual licenciado.

Como quiera que sea, no es justificable la negativa a inscribir los contratos de licencia de vigencia mayor a la de la patente o registro correspondiente. La inscripción del contrato de licencia no tiene efectos constitutivos de derechos, sino meramente declarativos y de publicidad con respecto a terceros. La vigencia del contrato de licencia y sus efectos entre las partes contratantes son independientes de la inscripción ante la Administración, y ésta no puede modificarlos.

VIII. Terminación

En cuanto a la terminación del contrato de licencia sobre derechos de propiedad intelectual, no existen reglas especiales.

El contrato puede terminarse por acuerdo mutuo de las partes, por agotamiento del plazo de vigencia, o por la extinción del derecho de propiedad intelectual licenciado.

Respecto a este último caso, existen varias hipótesis en las cuales se extingue el derecho de propiedad intelectual licenciado, y como consecuencia de ello termina el contrato de licencia:

1. Vencimiento del plazo de vigencia de los derechos de propiedad intelectual no renovables (derechos patrimoniales de autor, patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, título de obtentor de una variedad vegetal).

2. Vencimiento del plazo de vigencia de los derechos de propiedad intelectual renovables, que no se hubiesen renovado en tiempo y forma (registros de marca y aviso comercial).

3. Divulgación pública de la información constitutiva del secreto industrial, o bien, que dejen de existir las condiciones de hecho que dan origen a la protección del secreto industrial.

4. Nulidad, caducidad o cancelación del derecho de propiedad intelectual licenciado, declarado por autoridad competente.

5. Declaratoria judicial que determine que el licenciante no es el titular del derecho de propiedad intelectual licenciado.

En materia de arrendamiento, el artículo 2483, fracción VI, del Código Civil prevé como causa de terminación del contrato la expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública. Esta causa de terminación es plenamente entendible tratándose del arrendamiento de bienes materiales, ya que la expropiación tendrá como efecto que el arrendatario se vea privado del uso y goce del bien. Sin embargo, en el caso de bienes incorpóreos, como los derechos de propiedad intelectual, la expropiación no implica necesariamente la privación del uso y goce del derecho licenciado, e incluso podría no implicar siquiera una modificación sustancial de las condiciones de uso del derecho licenciado pactadas en el contrato de licencia, si la licencia fue inscrita.

Por lo anterior, en este caso no es posible establecer una regla general respecto a si se trata de una causa de terminación del contrato de licencia, por lo que se tendría de revisa el caso concreto para determinar el efecto del decreto expropiatorio en el contrato de licencia y los derechos de las partes.

Otras causas de extinción de la relación jurídica contractual nacida de la licencia son la nulidad y la rescisión del contrato, así como la confusión de derechos entre el licenciante y el licenciatario, las cuales no son privativas de la licencia, sino comunes a la generalidad de los contratos.

Notas al pie.

1. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, 21ª. ed., 1992 Madrid, pp. 1254, 1255.

2. Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 12ª. ed., Editorial Heliasta, Buenos Aires, p. 199.

3. OMPI Glosario de Derechos de Autor y Derechos Conexos, World Intellectual Property Organization, Ginebra 1980, p. 145.

4. Primer on Electronic Commerce and Intellectual Property Issues, World Intellectual Property Organization, Ginebra, 2000, p. 8. (traducción libre)

5. Thomas B. Small, Trademark Licensing and Franchising, Les Nouvelles, Vol. XXXIV, No. 2, Junio 1999, pp. 64-69 (traducción libre).

6. Antonio Roncero Sánchez, El Contrato de Licencia de Marca, Civitas, 1999, p. 64.

7. Pilar Martín Aresti, La Licencia Contractual de Patente, Aranzadi, 1997, p. 54.

8. Ver Raúl Ortiz-Urquidi, Derecho Civil, 3ª. ed., Porrúa, 1986, p. 241 y Miguel Villoro Toranzo, Introducción al Estudio del Derecho, 8ª ed., Porrúa, 1988, p. 363.

9. El maestro Rojina Villegas define a la obligación como un vínculo jurídico por virtud del cual una persona denominada deudor, se encuentra constreñida jurídicamente a ejecutar algo a favor de otra persona, llamada acreedor.

10. Ramón Sánchez Medal, De los Contratos Civiles, 11ª. ed., Porrúa, 1991, México, p. 103.

11. Artículo 1836 del Código Civil Federal.

12. Javier Arce Gargollo, Contratos Mercantiles Atípicos, 5ª ed. Porrúa, 1998, p. 112.

13. Ramón Sánchez Medal, op. cit., p. 113.

14. El artículo 10 de la Ley Federal del de Autor establece: En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará la legislación mercantil, el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

15. Los signos distintivos se consideran, en sí mismos, como bienes mercantiles, y por lo tanto, los actos jurídicos que tienen por objeto cosas mercantiles se consideran también como mercantiles. Joaquín Garrigues (Curso de Derecho Mercantil) señala que la propiedad industrial, incluyendo en ella los derechos que tienen como objeto las invenciones industriales y los signos distintivos es parte integrante del patrimonio de la empresa, entendiendo por patrimonio de la empresa el conjunto de bienes que se ponen a disposición del empresario para que éste pueda desarrollar su actividad lucrativa. Por otro lado, Mantilla Molina (Derecho Mercantil) menciona que entre los elementos incorporales que constituyen la negociación mercantil se encuentran la propiedad industrial, incluyendo dentro de esta categoría a los signos distintivos.

16. Los secretos industriales, por definición, deben ser de aplicación industrial o comercial, por lo que se les puede considerar como bienes mercantiles por naturaleza.

17. El artículo 4°, fracción II, de la Ley Federal de Variedades Vegetales señala, primeramente, que el título de obtentor otorga el derecho a explotar la variedad vegetal de que se trate y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución y venta, y además para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Los términos producción y distribución parecen hacer referencia a una actividad mercantil, mientras que la alusión al comercio es muy clara cuando se señala el derecho a explotar la variedad vegetal y su material de propagación para la producción de variedades vegetales e híbridos.

18. El artículo 1050 del Código de Comercio señala que cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles.

19 Antonio Roncero Sánchez, op. cit. p. 104.

20 El artículo 2480 del Código Civil dispone que el arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo, ni en parte ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador; si lo hiciere, responderá solidariamente con el subarrendatario de los daños y perjuicios.

21. El artículo 2500 del Código Civil señala que sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso de la cosa entregada en comodato.

22. Francisco Lozano Noriega, Cuarto Curso de Derecho Civil Contratos, 5ª. ed., Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 1990, México, p. 197.

23. En mi opinión, los derechos de propiedad intelectual se consideran bienes muebles, en términos de los artículos 758 y 759 del Código Civil.

24. Javier Arce Gargollo, El Contrato de Franquicia, 4ª. ed., Themis, 1997, México, p. 39.

25. Artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial.

26. Artículo 1803 del Código Civil.

27. Rafael Rojina Villegas, Tratado de Derecho Civil Mexicano, Tomo V – I, 5ª ed., Porrúa, 1985, México, p. 291.

28. Raúl Ortiz-Urquidi, Derecho Civil, 3ª. ed., Porrúa, 1986, México, p. 297.

29. Artículo 1798 del Código Civil.

30. Diversas interpretaciones de los artículos 1708.9 del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y 19.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio del Tribunal Federa de Justicia Fiscal y Administrativa y de los Tribunales Colegiados de Circuito sostienen que ya no es necesario inscribir la licencia con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que el uso de la marca por parte del licenciatario se entienda como efectuado por el licenciante, para efectos de la defensa del registro de marca contra acciones de caducidad y de la renovación del registro marcario.

31. Artículos 162 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 34 de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

32. Ramón Sánchez Medal, op. cit. p. 240.

33. Puente Muñoz, citado por Javier Arce Gargollo, Contratos Mercantiles Atípicos, 5ª ed., Porrúa, 1998, México, p. 340.

34. Artículo 2431 del Código Civil. 31 Artículos 2434, 2459 y 2483, fracción VIII, del Código Civil.

35. Artículo 2446 del Código Civil.

36. Artículo 2495 del Código Civil.

37. Artículo 1825 del Código Civil.

38. Artículo 1826 del Código Civil.

39. Artículo 1827 del Código Civil.

40. Artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial.

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Vistas en su conjunto, en mi opinión las reformas eliminan algunas de las inconsistencias que existían entre el Reglamento y la Ley de la Propiedad Industrial (la Ley), ajustan ciertas normas reglamentarias a algunos muy reiterados precedentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aclaran algunos puntos relacionados con las marcas nominativas y simplifican el reconocimiento de derechos de prioridad en el caso de solicitudes de marca.

MARCAS NOMINATIVAS

Entre las reformas publicadas, destaca -no necesariamente para bien- la del artículo 56 del Reglamento, que, junto con el 113 de la Ley norman la información que los solicitantes de registros marcarios deben proporcionar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando presentan la solicitud.

En México, solo los signos visibles son susceptibles de ser reconocidos como marca, y registrarse para obtener los derechos de uso exclusivo. Dependiendo de sus características y del tipo de derechos que pretenda el solicitante, las marcas pueden registrarse en una de cuatro modalidades: Nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales.

Las marcas nominativas se componen exclusivamente de denominaciones, entendiendo por denominaciones las palabras, las frases y las letras y números en combinación entre sí o con palabras o frases. Sin embargo, un punto que ni la Ley ni el Reglamento aclaraban era si los símbolos, como &, @ y +, y los signos no ortográficos en español, como la apóstrofe, podían ser materia de marcas nominativas.

La reforma del 10 de junio pretende aclarar, de forma restrictiva y un poco desaseada, lo que puede ser objeto de una solicitud de marca nominativa.

El nuevo artículo 56 del Reglamento, en su último párrafo, señala ahora que “las marcas nominativas o avisos comerciales sólo podrán conformarse de letras o palabras compuestas con el alfabeto romano, números arábigos occidentales, así como de aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura”.

El punto que más me llamó la atención es el señalamiento del “alfabeto romano”. En México, la lengua oficial es el español, y usamos el abecedario español, no el romano.

Lo más obvio primero.

Soy de la idea que el artículo 56 del Reglamento ahora establece claramente que quedan excluidos de la posibilidad ser parte de una marca registrada en forma nominativa, los símbolos: &, #, @, los signos matemáticos (+, /, *) y los símbolos de monedas ($, €), entre otros.

Por otro lado, la reforma es categórica en cuanto a que las marcas nominativas no podrán consistir de palabras expresadas en caracteres diferentes al latino, como sería el caso de una marca expresada en caracteres griegos, hebreros, chinos, arábigos, cirílicos, etc.

Lo anterior no implica que las marcas que se integren con símbolos o que se expresen con caracteres diferentes a los latinos o número arábigos occidentales (no sé si la distinción realmente era necesaria) no son registrables como marca. Sí lo son, pero no podrán registrarse como marcas nominativas, ya que se consideran como dibujos. Por lo tanto, las marcas que contengan ese tipo de caracteres deberán ser solicitados y registrados como marcas mixtas (si se combinan con letras latinas o números, o innominadas).

No es un asunto menor. Cuando una marca se registra como nominativa, el solicitante puede usarla con cualquier tipo, tamaño y color de letra, y dicha utilización se considera uso de la marca tal cual se registró. Cuando la marca se  registra como mixta o innominada, los solicitantes deberán adherir o imprimir en la solicitud un ejemplar de la marca, y si obtienen el registro, tendrán la carga de usar el signo distintivo tal cual la registraron para que su utilización sea considerado como eficaz para efectos de defender la vigencia del registro en contra de una acción de caducidad (por falta de uso) y eventualmente tener derecho a renovar el registro de marca.

Lo relativo a que las marcas nominativas podrán incorporar “signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura” tampoco me parece claro. No comprendo la distinción ¿Cuáles son los signos ortográficos que auxilian a la correcta lectura de una marca? ¿Hay signos ortográficos que no auxilian a la correcta lectura, o peor, que auxilian a la incorrecta lectura? Mi opinión sería que todos los signos ortográficos ayudan a la correcta lectura de la marca, y por lo tanto todos los signos ortográficos deberían poder formar parte de las marcas nominativas. Entre los signos ortográficos que podrán formar parte de las marcas nominativas están los signos de puntuación, de exclamación e interrogación, la diéresis y el acento gráfico, pero es probable que surjan dudas respecto del guión y de la apóstrofe.

En otro terreno poco claro, y más entretenido. ¿Qué sucede con las marcas que incluyen letras que derivan del alfabeto romano, pero no pertenecen a este estrictamente? Por ejemplo: “Æ”, “Ç”, “Ø”, etc. La primera impresión es que una marca que las contenga no deberá ser registrable como nominativa.

¿Qué hacemos entonces con la “Ñ”, la «J» y la “W”? La “Ñ” forma parte del abecedario español desde luego, pero no del romano, mientras que el alfabeto romano clásico no contemplaba la “W” y la “J”.

Por supuesto, sería absurdo afirmar que, como consecuencia de la reforma al artículo 56 del Reglamento, las denominaciones que incluyan una “Ñ”, una “J” o la “W” ya no serán registrables como marcas nominativas.

Entonces, deberemos entender que en la expresión “alfabeto romano” se incluyen todas las letras que deriven del alfabeto usado por los romanos, que incluidas desde luego la “Ñ”, la “J” y la “W”, pero también la “ß”, “Å”, “Ŝ”, “Ų”, y demás letras que no existen en el español pero sí en otras lenguas que utilizan caracteres derivados de los latinos.

Ignoro si deberemos aplicar un concepto de “alfabeto romano” restringido (excluyendo a las denominaciones que tenga “Ñ”, “J” o “W” de la posibilidad de ser registrada como nominativas) o amplio (incluyendo todas y cada una de las letras derivadas de ese alfabeto), pero no sería la primera vez que el texto de la norma no coincide con lo que sus redactores “quisieron decir”. Por ejemplo, tenemos el caso de la extensión de vigencia de las patentes “pipe-line” y la inclusión de las patentes de formulación de medicamentos alopáticos al sistema de vinculación del artículo 67 Bis del Reglamento. A este paso, y no es broma, Wikipedia será la fuente autorizada para indicarnos cuáles letras pueden formar las marcas registrables como nominativas y cuáles no.

Mi opinión es que se hubiesen evitado problemas de interpretación si, en vez de “alfabeto romano”, hubiesen empleado la expresión “abecedario español”, que es la que utiliza el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia.

Otro tema más inquietante de examinar es la motivación de la reforma al artículo 56 del Reglamento. ¿Por qué restringir la posibilidad de lograr registros nominativos únicamente a las marcas expresadas con caracteres latinos? Precisamente en un mundo globalizado, con una economía como la mexicana sumamente abierta, en donde las importaciones superan las exportaciones, pareciera un contrasentido cerrarse a la influencia de otras culturas con las que mantenemos un intercambio comercial sumamente importante y que puede verse reflejado en las marcas.

Por otro lado, ¿Cuál es la razón detrás de la limitación al tipo de marcas que pueden ser materia de un registro nominativo, sobre todo con la exclusión de los signos no ortográficos y símbolos, como la +, la @ y el &, por poner tres ejemplos? No veo una motivación de carácter técnico, ya que se trata de caracteres muy difundidos y hasta estandarizados por el uso. Adicionalmente, me preocupa el posible conflicto entre las nuevas disposiciones reglamentarias y el Convenio de París con relación a las solicitudes de marcas nominativas que reclamen prioridad y que contengan letras o símbolos que ahora ya no pueden ser materia de una marca nominativa.

También me parece que el Ejecutivo perdió una buena ocasión para aclarar si es posible excluir de reserva palabras, leyendas o letras no reservables en el caso de marcas nominativas, así como si el registro de una marca mixta o innominada presentada en blanco y negro o escala de grises da derecho a su titular a usarle en colores diferentes de aquella en que fue registrada.

En general, soy de la idea que cualquier cambio a la norma que nos proporcione mayor certidumbre acerca de los procesos y de los derechos sustantivos de los particulares es positiva, aunque no estemos de acuerdo con el fondo. Así, lo bueno de la reforma al artículo 56 del Reglamento es que aclararon que los signos y símbolos diferentes de los ortográficos, así como las denominaciones expresadas en alfabetos diferentes del romano no pueden ser objeto de solicitudes de marca nominativas. Falta ahora que nos aclaren, y probablemente eso quede en manos de los tribunales, cuál es el alcance del “alfabeto romano” que se menciona en la disposición reformada.

NOVEDADES EN MATERIA DE PRIORIDADES EN MARCAS

En un paso sin duda importante para la simplificación del trámite de registro de marcas, cuando el solicitante reclama la prioridad emanada de una solicitud extranjera de marca, ya no será necesario presentar la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica.

Anteriormente, el solicitante contaba con un plazo de tres meses -contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud- para exhibir al IMPI una copia certificada de la solicitud prioritaria. Ahora bastará con que el solicitante proporcione los datos de la prioridad reclamada (número de solicitud, fecha de presentación y país) para que el IMPI la tenga por reconocida. Si el solicitante reclama falsamente una prioridad, la solicitud estará viciada de nulidad.

La reforma sólo beneficia a las marcas presentadas con posterioridad al 11 de junio de 2011.

Una situación lamentable que ha estado surgiendo en los últimos meses, a raíz de las reformas a la Ley y ahora a su Reglamento, es que existe una creciente diferenciación entre las formalidades exigidas para solicitar patentes y las requeridas para solicitar registros de marca. El trámite de registro de marcas se ha ido haciendo menos formal, mientras que el de patentes ha mantenido, con cambios mínimos, las formalidades exigidas desde 1994.

Si dentro del procedimiento de solicitud de registros de marca ya no es necesario demostrar el mandato conferido por el solicitante en cada expediente, en patentes se mantiene la exigencia. Ahora, en marcas ya no es necesario exhibir la copia certificada de la solicitud prioritaria, pero en patentes sigue siendo necesario presentar dicha constancia. No solo eso, sino que la reforma al Reglamento reitera que el solicitante debe exhibir la traducción del documento de prioridad, y si no lo hace, el IMPI no está obligado a requerirla y deberá desechar la prioridad; lo anterior contraviene los precedentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al respecto en casos análogos^1..

Me gustaría que un día el IMPI nos explicara las razones técnicas para diferenciando las normas estrictamente adjetivas para la obtención de marcas y patentes, mismas que en un inicio eran iguales (el caso de la representación de los solicitantes) o sustancialmente iguales (prioridades).

¹ Ver tesis PATENTE. EXISTE OBIGACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR LA TRADUCCIÓN OMITIDA A LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE.- visible en la página 463 dela Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sexta Época, Volumen 26, febrero 2010 (VI-TASR-EPI-222).

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