Los solicitantes de marcas deben ser muy cuidadosos al pedir el registro de sus signos distintivos. De otra forma, corren el riesgo de que la marca obtenida confiera prerrogativas demasiado restringidas o vagas o, en el peor de los casos, que el registro sea ineficaz para proporcionar la protección marcaria pretendida.

A continuación presentamos algunos consejos para los solicitantes de marcas en México aunque no hay que perder de vista que cada caso es diferente y siempre es recomendable buscar asesoría profesional.

¿Qué registros de marca se deberían solicitar?

a) En primer lugar, el interesado debería solicitar el registro de las marcas que ya se encuentre usando en México.

Usar una marca sin registro es lícito, pero el usuario no tiene derecho al uso exclusivo de la marca y ello complica la posibilidad de oponerse a que terceros la imiten. En un caso más extremo, un tercero podría obtener el registro de una marca igual o semejante en grado de confusión a la utilizada y el usuario original verse orillado a adoptar una posición defensiva o, de plano, dejar de utilizarla.

b) En segundo lugar, sería conveniente que el interesado buscara registrar las marcas que, sin estar en uso en México, tiene la intención de comenzar a utilizar en el corto o mediano plazos. No es necesario demostrar que el uso de la marca ya comenzó para obtener el registro; el titular cuenta con tres años para empezar a explotar la marca en al menos uno de los productos o servicios descritos en el registro.

No debe olvidarse que, en el caso de marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018, luego del tercer aniversario de la concesión del registro, el titular debe presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca para mantener su vigencia.

Adicionalmente, una vez transcurridos tres años desde la fecha de registro, éste se hace vulnerable a una acción de caducidad por falta de uso en México, salvo justa causa.

c) En tercer lugar, el interesado podría solicitar el registro de marcas que no usa ni tiene planeado utilizar, pero existe la pretensión de impedir que terceros las registren o exploten en México.

Lo anterior, sin perder de vista que los titulares de registros de marca concedidos a partir del 10 de agosto de 2018 tienen la carga de presentar al IMPI una declaración de uso real y efectivo de marca, una vez cumplido el tercer aniversario de la emisión del registro marcario; de otra forma el registro caduca y los derecho al uso exclusivo de la marca se extinguen. Si la marca registrada no se ha usado, la declaración de uso no debería presentarse y al registro caducará. Una vez cumplido el tercer aniversario del registro, si el titular de la marca conserva interés en mantenerla ‘bloqueada’, puede evitar el problema de la caducidad del registro, resolicitándola y obteniendo un nuevo registro.

La declaración de uso real y efectivo de la marca registrada es también exigible con la totalidad de las renovaciones de registros presentadas a partir del 10 de agosto de 2018, con independencia de la fecha de expedición.

¿Qué versión de la marca se debería registrar?

Tratándose de signos visibles bidimensionales (existen también marcas tridimensionales para los empaques o la forma de los productos, las marcas olfativas, las sonoras, los hologramas y las constituidas por imagen comercial), la gran mayoría de los solicitantes de marcas tendrán dos o tres opciones para registrar: (i) versión nominativa (sólo la palabra, frase, números o letras); (ii) }-“mixta” o denominación con figura o diseño bidimensional; y (iii) diseño bidimensional sin denominación alguna.

La legislación mexicana dispone que las marcas deben usarse como se registraron, o con cambios que no alteren su carácter distintivo.

Mi experiencia es que la mayoría de los diseños y estilizaciones de las marcas, como se usan en el mercado, tienden a ir cambiando con el tiempo. Aunque el registro de una marca en versión mixta (denominación con diseño) otorga el derecho al uso exclusivo tanto del diseño como de la denominación, el dueño de la marca debe usarla tal como la registró o con cambios mínimos. Si se da una variación significativa en el diseño, color o tipo de letra empleados, puede dar causa a que el registro de marca se vea vulnerable a una acción de caducidad por falta de uso de la marca, tal como se registró, o que no sea factible presentar la declaración de uso real y efectivo de marca exigible al tercer año del registro o al renovar.

En ocasiones, los titulares de las marcas encuentran que, debido a la evolución sufrida por los diseños que reproducen en el mercado, los registros de marca existentes ya resultan inadecuados para amparar las marcas efectivamente utilizadas, lo que los lleva a la necesidad de solicitar nuevos registros marcarios para mantener un nivel de protección adecuado, con la consiguiente pérdida de la fecha de presentación de las marcas registradas “obsoletas”. En sistemas como el mexicano, la pérdida de la fecha de presentación tiene algunos efectos negativos, como la susceptibilidad a ciertas acciones de nulidad por parte de terceros, o a que marcas registradas o solicitudes pendientes presentadas por otras personas estorben las nuevas solicitudes.

Por otra parte, cuando la marca se registra en la versión nominativa, el titular de la marca puede usarla en cualquier tipo, tamaño y color de letra o número, para efectos del mantenimiento del registro[1]. En consecuencia, los derechos de exclusividad no sufren merma alguna por los cambios en el diseño, colores o estilización de la marca.

Por lo que hace a diseños, la opinión mayoritaria de los especialistas mexicanos es que el registro de la marca en blanco y negro o escala de grises otorga una protección más amplia y flexible que en la versión con reserva de color, toda vez que el titular tendría derecho a aplicar la marca en cualquier combinación de colores. Sin embargo, es importante resaltar que esa opinión carece de fundamento en la ley o en la jurisprudencia.

Tomando en consideración las ideas antes expresadas, en un escenario ideal, el solicitante debería solicitar el registro de su marca tanto en la versión nominativa como en la estilizada o con diseño. Si la marca incluye un logo en colores, solicitar el registro de la marca con reivindicación de colores, y en blanco y negro, también sería recomendable.

Lamentablemente, las limitaciones presupuestales con frecuencia impiden a los titulares de marcas colocarse en una situación ideal, lo que los pone frente a disyuntivas. Cada caso es diferente y requiere de un análisis específico, por lo que la orientación profesional será importante.

¿Quién debe presentar la marca?

La decisión acerca de la identidad de la persona física o moral a cuyo nombre se debe solicitar el registro de marca puede verse influida por numerosas circunstancias, como políticas corporativas, beneficios fiscales o protección contra acreedores.

Si limitamos la visión estrictamente al campo marcario, hay dos temas principales que merecen atención al momento de determinar quién debe ser el solicitante de la marca:

a) Reivindicación del uso anterior en México. La legislación mexicana permite al solicitante de un registro de marca reivindicar la fecha en que comenzó a usar la marca con anterioridad a la de presentación de la solicitud. Si el IMPI emite el registro de marca, la declaración de fecha de inicio de uso del signo distintivo le dará al titular algunas ventajas en caso de una controversia con terceros, ventajas de las cuales no gozaría en caso de haberse abstenido de manifestar la fecha de inicio de uso.

Sin embargo, reivindicar la fecha de inicio de uso conlleva riesgos. La manifestación de una fecha de primer uso falsa es causa de nulidad del registro de marca.

b) Licenciamiento. Cuando una marca no es usada por su titular, sino por un tercero con permiso del titular o bajo su control, estamos ante una licencia. He definido a la licencia como un contrato por virtud del cual una persona llamada licenciante transmite a otra denominada licenciatario el uso y goce de una marca registrada (u otro derecho intelectual) de manera temporal.

Los contratos de licencia son plenamente válidos y exigibles entre las partes sin requerir de ninguna formalidad especial; sin embargo, la inscripción de la licencia ante el IMPI da fecha cierta al acto. He escuchado opiniones señalando que la inscripción de la licencia con el IMPI es también requerida para la deducibilidad de las regalías pagadas por el licenciatario. Las personas del mismo grupo económico, incluyendo matrices y subsidiarias, se considerarían licenciatarias.

Por lo tanto, si la solicitud de marca es presentada por una persona que usará la marca a través de un licenciatario o franquiciatario, debe tener en cuenta que eventualmente será recomendable inscribir una licencia con el IMPI.

¿En qué clases se debe solicitar la marca?

Todos los productos y servicios existentes en el mercado se clasifican en categorías o clases para efectos de facilitar su registro. Actualmente, existen 45 clases: 34 de productos y 11 de servicios.

La norma reglamentaria exige que los bienes o servicios descritos en la solicitud de marca pertenezcan a la misma clase, conforme la Undécima edición del Clasificador de Niza.

Es importante contar con asistencia profesional para decidir en qué clases registrar una marca, y evitar inscribir la marca para servicios o productos que no corresponden a los que se pretende identificar con el signo distintivo.

No obstante, hay tres consideraciones generales que pueden ayudar a decidir en qué clases debe presentarse la solicitud de marca:

a) Primero, la marca se debe solicitar para aquellos productos o servicios en los que la marca ya se está usando.

b) Segundo, la marca puede solicitarse para aquellos productos o servicios en los cuales no se utiliza aún, pero existen planes para comenzar a emplearla en el corto o mediano plazos.

c) Tercero, la marca puede solicitarse para servicios o artículos en los que no se usa ni existen planes para explotarla en el futuro, pero al mismo tiempo el titular tiene interés en evitar que terceros usen o registren la marca u otra semejante para dichos productos o servicios (por ejemplo, registrar la marca de una lavadora para servicios de lavanderías). Sin embargo, hay que tener presente que una marca registrada que no se ha usado para identificar los productos o servicios enlistados en el registro no puede ser objeto de la declaración de uso real y efectivo de marca exigible desde agosto de 2018, ya sea la tercer año del registro o al renovar, además de la exposición a acciones de caducidad por falta de uso después de tres años de ausencia de explotación. Desde luego, si se trata de una marca estratégica, el propietario puede re-solicitar el registro después del tercer año y obtener un nuevo derecho de exclusividad.

El derecho mexicano no permite solicitar el registro de una marca para cubrir “toda la clase” de productos o servicios. Sin embargo, ha sido una práctica corriente en México el uso de los encabezados de las diferentes clases del clasificador internacional como lista de productos o servicios, con la pretensión de lograr una cobertura similar a la que correspondería a la totalidad de la clase. La regulación administrativa y los cambios a la ley han ocasionado que esta práctica vaya cambiando.

Por un lado, el 4 de octubre de 2012 entró en vigor el “Acuerdo por el que se dan a Conocer los Criterios de Interpretación y Aplicación de la Clasificación del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en la Presentación y Examen de las Solicitudes de Signos Distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, que restringe la interpretación amplia que venía dándose del encabezado de las Clases. Por otro lado, se introdujo a la legislación la exigencia de que los productos o servicios enumerados en la solicitud fuesen “específicos”, lo que ha sido entendido por algunos como una imposibilidad para utilizar el encabezado de la Clase, si éste no contiene bienes o actividades específicos. Por lo que hace a la utilización del encabezado de las clases, lo que podemos observar es que el IMPI ha aceptado su reproducción, acompañada de una lista de productos o servicios específicos (por ejemplo, los registros 2105240 «K OI DIGITAL» en la Clase 40 o 2286118 INNOMINADA en la Clase 12), pero también el uso sólo del encabezado, aunque su especificidad sea discutible (por ejemplo, los registros 2312609 «UNIMORTERO» en la Clase 19 y
2224181 “O.Z. ASESORES» en la Clase 35).

Otra opción usada por algunos solicitantes de registros marcarios, para asegurar la protección marcaria más amplia posible, sin recurrir al encabezado de la Clase, ha sido copiar la totalidad de los productos o servicios enlistados en una clase determinada, tomándolos de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas que el IMPI publica cada año. Lo anterior resulta en una larguísima, y con frecuencia redundante, descripción de bienes o actividades (por ejemplo, el registro 1,526,793 “FAIRBANKS MORSE FUERZA HIDRAULICA” y Diseño).

Desde luego, no debe olvidarse que entre más amplia sea la cobertura de la marca también serán mayores las probabilidades de entrar en conflictos con terceros. También debe tenerse presente que, en algún momento, será necesario presentar una declaración de uso real y efectivo del signo distintivo registrado, asentando los artículos o servicios en los que se ha usado el signo de forma real y efectiva, ya sea al tercer año de la emisión de registro (para todos los registros expedidos a partir del 10 de agosto de 2018) o al renovar (para todos los registros renovados a partir del 10 de agosto de 2018); la cobertura del registro de marca quedará limitado a los productos o servicios enumerados en la declaración.

[1] El registro de la marca como nominativa no implica licencia o autorización para imitar el diseño o estilización de la marca ajena.

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La declaración también debe presentarse para el caso de avisos y nombres comerciales registrados o publicados a partir del 10 de agosto de 2018.

Los titulares de marcas protegidas en México conforme el Arreglo de Madrid no están exentos de esta carga. Deben presentar directamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la declaración de uso real y efectivo de marca.

Los titulares de los registros de marca y aviso y nombre comercial afectados por la carga de declarar el uso real y efectivo del signo distintivo cuentan con un plazo de tres meses, a partir del día en que el registro, publicación o protección cumple el tercer año de emisión, para presentar la declaración, acompañada del pago correspondiente.

No se deben decir mentiras. La declaración se debe presentar sólo si la marca ha sido usada, y deberá asentar únicamente los servicios o productos en los que la utilización del signo distintivo ha sido real y efectivo. Los derechos marcarios quedarán limitados a los bienes o actividades incluidos en la declaración.

El IMPI no tiene obligación de requerir la declaración de uso; la consecuencia de omitir presentarla es la caducidad de pleno derecho del registro, publicación o protección correspondientes.

El plazo es corto y la omisión acarrea una sanción severa. Si existe la mínima duda acerca sobre si es necesario, o no, presentar la declaración de uso en un caso específico, debe consultarse a un profesional.  

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Caro Quintero fue un poderoso traficante de drogas durante la década de los ochenta del siglo pasado. Luego de 28 años en prisión, fue puesto en libertad en el mes de agosto de 2013 por una controvertida resolución judicial[2]. Actualmente Rafael Caro Quintero se encuentra prófugo luego de que la determinación de liberarlo fuese revocada en el año 2015[3].

Al margen de la posible veracidad sobre el crecimiento de la fortuna del capo, lo que me llamó la atención fue la afirmación sobre el registro como marca de “RAFAEL CARO QUINTERO”, noticia que fue recogida sin más por otros medios informativos[4]. En una entrada previa, comenté los fallidos intentos por registrar como marca “EL CHAPITO GUZMÁN”, “DON CHAPO GUZMÁN”, “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN”, “EL CHAPO GUZMÁN” y “LOS ZETAS”, y de cómo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) había señalado que dichos signos distintivos serían contrarios a la moral y a las buenas costumbres, negándose a otorgar los registros correspondientes (ver Las marcas del Chapo).

Revisando la base de datos en línea del IMPI, encontré que, en efecto, el 16 de mayo de 2017, Diana Espinoza Aguilar (a quien la nota de El Universal identifica como pareja sentimental de Caro Quintero) ingresó dos solicitudes para el registro de la marca “RAFAEL CARO QUINTERO”: la solicitud 1,896,536 para productos de la Clase 16 (papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; material de instrucción y material didáctico; publicaciones impresas; revistas (publicaciones periódicas)); y la solicitud número 1,896,538 para servicios de la Clase 41 (entretenimiento; actividades deportivas y culturales; producción de programas de radio y televisión; programas de entretenimiento por televisión).

El IMPI objetó las dos solicitudes, señalando que es ilícito registrar el nombre de una persona sin autorización de ésta o de las personas legitimadas para dar el permiso; y que el registro de RAFAEL CARO QUINTERO sería contrario a la moral y las buenas costumbres, en atención a que reproduce el nombre de un narcotraficante. El IMPI fundó las  objeciones en los artículos 4° y 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en 2017.

La solicitante de los registros de marca intentó desvirtuar las observaciones del IMPI, expresando diversos argumentos en favor de la registrabilidad de “RAFAEL CARO QUINTERO”, e incluso exhibió una autorización escrita para el registro de la marca, aparentemente firmado de puño y letra por el mismo Caro Quintero.

Sin embargo, las respuestas que presentó la Sra. Espinoza Aguilar adolecieron de un defecto formal, que la interesada omitió subsanar, a pesar de que el IMPI se lo requirió. Por lo anterior, las dos solicitudes quedaron abandonadas, concluyendo con los trámites sin que las autoridades tuviesen que estudiar y resolver las argumentaciones de la parte solicitante, mucho menos emitir los registros marcarios solicitados.

En consecuencia, no es cierto que “RAFAEL CARO QUINTERO” sea una marca registrada en México. Hubo un intento, y el gobierno mexicano, por conducto del IMPI, se negó a otorgar derechos de exclusividad sobre ese nombre, precisamente por corresponder al de un narcotraficante, entre otras razones.

Desde luego, es muy importante que la prensa esté atenta a los intentos de lucrar con los nombres e imagen de personajes vinculados con el crimen organizado, y los dé a conocer. Por otra parte, con frecuencia los periodistas carecen de los medios para entender a cabalidad la información que logran obtener sobre temas jurídicos, lo que los lleva a incurrir en imprecisiones o hasta falsedades al comunicar las noticias. Por lo tanto, sería deseable que los comunicadores verificasen su información con gente familiarizada con el tema antes de preparar su nota o reportaje, a fin de que la sociedad reciba información más completa sobre temas que son interés de todos.

[1] “Floreció fortuna de Caro Quintero desde prisión” en El Universal (versión en línea https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aun-preso-fortuna-de-caro-quintero-florecio. Fecha de consulta: 24 de noviembre de 2019).

[2] “Caro Quintero salió de la cárcel desde la madrugada” en Animal Político (versión en línea: https://www.animalpolitico.com/2013/08/sale-caro-quintero-dela-carcel/. Fecha de consulta: 24 de noviembre de 2019).

[3] “SCJN rechaza amparar a Caro Quintero por extradición” en Excélsior (versión en línea: https://www.excelsior.com.mx/nacional/scjn-rechaza-amparar-a-caro-quintero-por-extradicion/1340942. Fecha de consulta: 24 de noviembre de 2019).

[4] Ver, por ejemplo, “¡Es marca registrada! Caro Quintero hizo crecer su millonaria fortuna desde la cárcel” en Grupo Fórmula (versión en línea https://www.radioformula.com.mx/noticias/20191119/rafael-caro-quintero-fortuna-negocios-amigos-familiares-marca-registrada-preso/. Fecha de consulta: 24 de noviembre de 2019).

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Sportflix afirmó ser una plataforma mexicana que ofrece acceso a diversas transmisiones de eventos deportivos mediante streaming por Internet[3], a través de la contratación de una suscripción. Los servicios de sportflix.net debían iniciar en algún momento del mes de agosto de 2017, pero a la fecha en que escribo esta entrada, no parece que el sitio esté facilitando transmisión alguna.

Según la base de datos Whois al 17 de septiembre de 2017, el sitio sportflix.net pertenece a alguien identificado como “Ninja Mortal” con domicilio en Patzcuáro, estado de Guerrero, México[4] (ya sé que Pátzcuaro no está en Guerrero, pero eso dice la base de datos). SPORTFLIX es marca registrada desde el 2016, protegida por los registros marcarios números 1,758,031, 1758,032, 1,758,033 y 1,745,868 a nombre de Matías Jacobo Said para identificar servicios de las Clases 38 y 41.

La nota de prensa que el IMPI difundió, aclara que hay dos procedimientos de infracción en curso: uno relacionado con infracciones administrativas previstas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial y otro referido a infracciones administrativas en materia de comercio (de derechos de autor) contempladas en el artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor. El comunicado de prensa del IMPI omitió señalar qué fracciones de las normas antes señaladas fueron invocadas en los procedimientos ni precisó el nombre del presunto infractor; sólo identifica al “propietario y/o responsable del establecimiento ubicado en calle de Kepler 101, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, Ciudad de México”.

Además de las solicitudes de declaración administrativa, y de acuerdo al multicitado comunicado fechado el 30 de agosto de 2017, el IMPI acordó la imposición de medidas provisionales, consistentes en ordenar al presunto infractor la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor.

Si bien el IMPI, a través de su comunicado de prensa, no señaló qué obras o derechos conexos o reservas de derechos fueron las que pretendía proteger, sí aclaró que entre los derechos de propiedad industrial que consideraba presumiblemente infringidos se encontraban los registros marcarios números 689,527 TELEVISA y Diseño, 1,637,894 TELEVISA y Diseño (ambas propiedad de Mountrigi Management Group Ltd.), 568,659 TV AZTECA y Diseño (de TV Azteca, S.A. de C.V.), 606,147 FOX SPORTS y diseño, 606,148 FOX SPORTS y diseño (ambos propiedad de Twentieth Century Fox Film Corporation), 532,938 ESPN (de ESPN Inc.), 802,767 TNT y diseño (propiedad de Turner Network Television, Inc.) y 413,704 UNIVISIÓN y diseño (de Univision Communications Inc.).

Este asunto seguramente presenta muchos aspectos interesantes para los profesionales, pero en este artículo quiero llamar la atención sobre uno solo: la actuación oficiosa del IMPI para iniciar los procedimientos de declaración administrativa de infracción de marca y de declaración administrativa de infracción en materia de comercio.

No hay duda que el IMPI tiene facultades para solicitar de oficio un procedimiento de declaración administrativa, ya sea de infracción, nulidad, caducidad o cancelación. Los artículos 79, 155 y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial expresamente señalan tal atribución a favor del IMPI. Además, no hay que olvidar que el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial fue materia de reforma en junio de 2010, con el objeto de hacer más clara la facultad del Instituto para iniciar de oficio un procedimiento de declaración administrativa, en especial de infracción[5].

El punto delicado sobre los procedimientos iniciados de oficio es la motivación  que pueda tener el IMPI para actuar así, más allá de la prerrogativa formal que la legislación establece. El iniciar oficiosamente un procedimiento de declaración administrativa de infracción (o nulidad, caducidad o cancelación) implica indudablemente un acto de autoridad que afecta unilateralmente la esfera jurídica del gobernado (el presunto infractor en el caso de sportflix.net). Por lo tanto, no bastaría fundar el acto; es necesario motivar la actuación oficiosa de la autoridad para dar cumplimiento cabal al derecho fundamental a la Legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional.

A mi juicio, es insuficiente que el Instituto tenga conocimiento de una posible infracción a la Ley de la Propiedad Industrial o a la Ley Federal del Derecho de Autor (dentro del ámbito de su competencia), para motivar el inicio oficioso de un procedimiento de infracción administrativa.

El promover un procedimiento de declaración administrativa de oficio obliga al IMPI a utilizar sus propios recursos humanos y materiales (y distraerlos de otras tareas) para actuar como parte, además de los requeridos para la substanciación de la instancia administrativa. Los dineros del IMPI son recursos públicos, dado su carácter de organismo público descentralizado, y su actuación debe estar necesariamente orientada por un beneficio concreto del interés público. A mayor abundamiento, cuando el IMPI acuerda la imposición de medidas provisionales sobre el presunto infractor en un proceso iniciado oficiosamente, la autoridad asume la obligación de indemnizar con dinero público los daños y perjuicios que las medidas puedan ocasionar al presunto infractor, en el remoto caso que el IMPI emitiese una resolución favorable para aquél.

Me parece muy positivo que el IMPI sea más activo en el ejercicio de su facultad para reprimir oficiosamente infracciones administrativas y actos de competencia desleal. Sin embargo, la actuación oficiosa del IMPI limitada a la defensa de intereses de particulares sin la existencia de un agravio claro y concreto a la sociedad que el procedimiento de infracción busque reprimir, más allá de la procuración del estricto cumplimiento de una ley de orden público, puede ser cuestionable.

En mi opinión, la adecuada motivación de un procedimiento de declaración administrativa de infracción iniciado de oficio deberá razonar cuál es el perjuicio concreto para la sociedad que la actuación oficiosa de la autoridad busca corregir.

Me parece evidente que la determinación del IMPI para iniciar oficiosamente un procedimiento de declaración administrativa es de tipo discrecional, en cuanto a que los gobernados no tenemos derecho a exigir de la autoridad que actúe de oficio. Sin embargo, la discrecionalidad no debe confundirse con arbitrariedad. La discrecionalidad implica la existencia de una motivación técnica, fundada, razonable y suficiente para actuar en determinado sentido, mientras que la arbitrariedad no es más que el “fruto de la mera voluntad o el puro capricho de los administradores”[6].

En mi opinión, el inicio oficioso de los procedimientos de declaración administrativa por parte del IMPI exige trascender la mera defensa de derechos de particulares para alcanzar un beneficio social concreto e identificable que motive los actos de autoridad y justifique el uso de recursos públicos en ese proceso. De otra forma, la administración corre el peligro de dejar de conducirse de forma discrecional para asumir una posición arbitraria al momento de determinar en qué casos actúa de manera oficiosa y en cuáles no. No se trata simplemente de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial como normas de orden público, porque entonces el IMPI tendría que actuar de oficio en todos los casos de infracción que lleguen a su conocimiento y así evitar caer en la arbitrariedad.

En el caso concreto de sportflix.net, será importante que el IMPI razone suficientemente en la resolución cual fue la lesión directa, concreta e identificable al interés público que encontró remedio en los procedimientos de infracción iniciados de oficio. De otra forma, parecerá que la actuación oficiosa de la autoridad administrativa y los recursos con que ésta cuenta se pusieron al servicio de Mountrigi Management Group Ltd., TV Azteca, S.A. de C.V., Twentieth Century Fox Film Corporation), ESPN Inc., Turner Network Television, Inc., Univision Communications Inc., con la circunstancia de que se trata de empresas que, especulo, cuentan con suficientes recursos materiales, humanos y técnicos como para asumir por sí mismas la defensa de sus derechos de propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos.

En mis casi veinte años de experiencia como abogado especialista en propiedad industrial, solo una vez he intervenido en un procedimiento iniciado de oficio por el IMPI. En aquella oportunidad representé al demandado en un procedimiento de declaración administrativa de nulidad de una marca registrada. Al contestar, cuestioné en vía de excepción el ejercicio de la facultad del IMPI para iniciar de oficio un procedimiento, no por falta de competencia o atribuciones, sino porque su actuación sólo beneficiaba al titular de una marca previamente registrada semejante en grado de confusión a la que yo defendía sin que la colectividad o sociedad se viesen favorecidos de forma concreta. No hubo oportunidad de que el IMPI resolviera la defensa planteada porque llegamos a un entendimiento con el titular de la marca anterior y el IMPI determinó que el asunto se había quedado sin materia.

Sostengo la idea de que la Ley de la Propiedad Industrial sí sugiere una guía para establecer cuándo un procedimiento de declaración administrativa de infracción (o nulidad, caducidad o cancelación) puede ser promovido de oficio por el IMPI, por implicar la corrección de una afectación concreta, definida e identificable del interés público, sin perjuicio que también pueda involucrar la defensa de derechos subjetivos de los particulares.

El artículo 129 fracciones I, II y III, de la Ley de la Propiedad Industrial prevé la facultad oficiosa del IMPI para intervenir unilateralmente en el registro y uso de marcas, ya sea haciéndolas obligatorias o regulando o prohibiendo su uso. Dicha actuación tan grave y contundente sólo puede realizarse con los siguientes fines: (i) combatir prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios; (ii) remover obstáculos a la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios; y (iii) evitar impedimentos, entorpecimientos o encarecimientos de bienes o servicios básicos para la población en casos de emergencia nacional.

Ciertamente, el artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial no tiene ninguna relación con procedimientos de declaración administrativa, pero su contenido está claramente vinculado con la represión de parte del IMPI de hechos o situaciones concretas que afectan a la sociedad, y que bien podrían ser tomados por la administración como referencia para motivar con suficiencia un proceso oficioso de infracción administrativa.

Desde luego mi opinión puede ser criticada por tomar los supuestos legales del artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial, previstos para situaciones muy especiales, y trasladarlos a la motivación de los procedimientos de declaración administrativa promovidos de oficio por el IMPI. No obstante, pienso que el Instituto necesita un referente legal que justifique su actuar oficioso, o de lo contrario tal accionar podría ser tachado de arbitrario. Limitar la motivación al argumento abstracto y dogmático de procurar el cumplimiento de una ley de orden público, además de proteger una serie de derechos particulares claramente identificados, puede restar eficacia al procedimiento iniciado de oficio por el IMPI.

Por último, y basándome sólo en la información de acceso público, la actuación del IMPI muestra un fuerte impacto inicial: el portal sportflix.net no ha comenzado a prestar servicios de streaming; cuando el IMPI trató de desahogar una visita de inspección al inicio del proceso, los visitados tuvieron el mal tino de oponerse a su realización, lo cual ya los expone a una sanción considerable, con independencia del resultado de fondo; al día siguiente, las autoridades regresaron al domicilio visitado, para encontrarlo cerrado; la información de la base de datos Whois sobre sportflix.net muestra una evidente intención de ocultar la identificación y localización del responsable de la operación del portal; incluso, los abogados que intervinieron en los procedimientos de registro de la marca “SPORTFLIX” comunicaron al IMPI el pasado 4 de septiembre de 2017, que renunciaban al mandato conferido por el titular del registro de marca.

Todavía está por verse si el IMPI logra identificar al responsable de la operación portal y ubicarlo en territorio mexicano, pero el escenario se ve complicado para sportflix.net y su modelo de negocio.

[1] El Financiero (Edición en línea: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/impi-investiga-a-sportflix-por-presunta-pirateria-de-contenido.html) Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017. Reforma (Edición en línea: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1198259&md5=b2c3d9b354142bff90dd47d281c9c806&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe) Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

[2] Ver https://www.gob.mx/impi/prensa/el-impi-realiza-acciones-respecto-de-sportflix-net

[3] La Afición (Edición en línea: http://laaficion.milenio.com/futbol/sportflix-deportes-streaming_deportivo-transmisiones_online-milenio-la_aficion_0_1004299573.html) Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

[4] Ver: https://mx.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=sportflix.net&recaptchaResponse=03AOmkcwIA64Q5WivkGvjyQTh8xQIo3VgFOh6bts8-zI1fPrMn21x6wZ-gMGZ8CxE5MnLgaOrSk2lEJcrcQ2cfEbwZx_plEHDVPaoUFJLuPgqixFd44bSk-Qk1VjuKQOsMnsyMSHixNemCnDM0qcGPm7LjqDwngwsD0KRPWMkFGdrLqfIfcYLfof3Bamm6DymV_zSyk2A__w3enXdVhAoaGHaHMv7nAB8_rJOWf3frhdN9QCGhLWAKjLBsIiH4Gax9wnby45fbxaN–k0pWoJYJAEGGdVWSxFDPxifTNlcLNbpIIGl8qrUq3Nf_rY868mvGTMx8rhSPtlq. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

[5] Artículo 188. El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

[6] “Facultades discrecionales de la administración. Los administrados tienen interés jurídico para impugnar su ejercicio cuando afecten sus derechos”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Página 1331 (Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3000000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=498%2F2011&Dominio=Precedentes&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=11&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2002304&Hit=3&IDs=2002268,2002269,2002304,2002339,2002340,2001850,2001949,2001950,2001970,2000913,2000092&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

La entrada Defendiendo a la sociedad. Cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial actúa de oficio. se publicó primero en Reyes Fenig.

El artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial contempla diversas hipótesis de nulidad de registro de marca, agrupadas en cinco fracciones. La fracción III señala que un registro de marca será nulo cuando hubiese sido concedido con base en datos falsos asentados en la solicitud. El mismo artículo 151 dispone que la acción de nulidad de marca basada en la fracción III, caduca en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del otorgamiento del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Los formatos de solicitud de registro de marca requieren que el solicitante proporcione diversos datos, conforme lo ordena el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial. Algunos resultan muy familiares y, normalmente, no deberían causar problemas, como el domicilio y nacionalidad del solicitante. Hay que tener siempre presente que todos los datos que proporcionamos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se incorporan a un registro público y cualquiera puede tener acceso a ellos con poco esfuerzo; vale la pena que nuestros clientes personas físicas estén conscientes de esta circunstancia, antes de divulgar sus lugares de residencia.

Las solicitudes de registro de marca piden que el solicitante manifieste si hay usado la marca y, en su caso, señale la fecha de primer uso; existe una tercera opción, que el solicitante no diga nada, y entonces se presumirá que la marca no se ha usado. El dato relativo a la fecha de primer uso resulta uno de los más delicados de las solicitudes de registro de marca; reclamado adecuadamente, puede proporcionar importantes ventajas para el titular una vez que el registro hubiese sido otorgado (ver mi artículo Los efectos de asentar fecha de primer uso en las solicitudes de marca en México).

No obstante, así como la reivindicación de una fecha de primer uso de marca podía brindar beneficios significativos, también originaba el importante riesgo de que el registro fuese declarado nulo si la fecha de primer uso resultaba falsa o inexacta. En ocasiones, registros de marca que reclamaron fechas de primer uso perfectamente legítimas fueron anuladas porque el titular carecía de un respaldo documental sólido para probar su veracidad.

Los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles señalan la regla de que el que afirma debe probar. La excepción a dicha regla es el hecho negativo: el que sustenta la acción o excepción en un hecho negativo no requiere probar dicho hecho negativo (porque el hecho negativo es, por naturaleza, imposible de probar) revirtiéndose la carga de la prueba en el adversario, quien debe demostrar el hecho positivo que desvirtúa el negativo. Adicionalmente, quien base la pretensión en un hecho negativo que lleva implícito un hecho positivo, debe probar éste, así como las negativas tendientes a desvirtuar la capacidad y la presunción legal en favor de la contraparte.

Desde hace ya varios años, la posición defendida por la jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en los casos de solicitud de declaración administrativa de nulidad de un registro de marca por datos falsos asentados en la solicitud, ha sido que no corresponde al solicitante de la declaración de nulidad probar la falsedad de los datos, sino que la carga de la prueba recae en el titular del registro marcario impugnado, quien debe acreditar la veracidad de aquéllos para desvirtuar la acción[2]. A pesar de que la jurisprudencia no obliga al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el IMPI tendía a seguirla al dictar sus resoluciones.

La jurisprudencia del TFJA era congruente con la idea de que los hechos negativos son imposibles de probar y que el alegar la falsedad de un dato contenido en la solicitud de registro de marca constituye, esencialmente, un hecho negativo, a saber, la negación de la veracidad de determinada información.

En contra de lo anterior, algunos colegas argumentaban que el afirmar que determinada información manifestada en la solicitud era falsa obligaba al actor demostrar esa afirmación, ya que resultaba injusto obligar al titular del registro marcario impugnado a demostrar la veracidad de las manifestaciones de buena fe contenidas en la solicitud de marca, especialmente cuando el solicitante de la nulidad podía haber omitido aportar al procedimiento un indicio al menos, que justificase su aseveración respecto a la falsedad de los datos contenidos en la solicitud de registro de marca. Asimismo, los detractores de la jurisprudencia del TFJA alegaban que existía una presunción de buena fe sobre los datos asentados en las solicitudes de registro marcario, y que la carga de la prueba necesariamente debía recaer en quien pretendiera destruir dicha presunción.

La tesis PC.I.A. J/78 A (10a.) del Pleno del Primer Circuito, elaborada conforme la Ley de Amparo de 2013 y publicada el pasado mes de julio de 2016, establece de forma más o menos definitiva un criterio que resulta contrario al que ha venido sosteniendo el TFJA, al menos en principio. La decisión no fue unánime. De los veinte magistrados que integran el Pleno del Primer Circuito, trece apoyaron la tesis y siete votaron en contra; incluso, el Magistrado ponente Julio Humberto Hernández Fonseca publicó un voto particular en contra del proyecto de la mayoría.

El texto de la tesis es bastante parca. En su parte sustancial, señala:

Cuando se demanda la nulidad de un registro marcario por actualizarse la causa prevista en la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y el actor alega la falsedad de la fecha del primer uso declarada en la solicitud de registro, a él corresponde acreditar esa afirmación…

La ejecutoria que dio origen a la tesis contiene, por razones obvias, más precisiones y de alguna manera atempera lo que la tesis señala.

En la ejecutoria, la mayoría sostuvo lo siguiente:

… cuando se alegue la falsedad de la declaración de la fecha de primer uso de la marca, el solicitante se encuentra obligado a sustentarla con los medios probatorios de los que advirtió la presunta falsedad de la fecha referida, a efecto de que la autoridad administrativa cuente con los elementos que le permitan advertir que podría actualizarse el supuesto de nulidad invocado.

Lo anterior, con independencia de que quien alegue la falsedad, a su vez, exponga una fecha diversa que afirme cierta o que no lo haga, pues, en el primer caso, el solicitante de la nulidad, deberá probar que la marca fue usada en el día que afirma, ya que su pretensión introduce un elemento novedoso que implica una afirmativa, la cual debe ser probada fehacientemente por la parte que la formula y, en el segundo, deberá aportar los medios de los que advirtió la presunta falsedad de la data, al ser los elementos constitutivos de su acción.

Considerar lo contrario, implicaría que cualquier persona podría solicitar la declaratoria de nulidad de un registro de marca con la sola afirmación de que los datos son falsos, sin mayor carga que la de alegar tal circunstancia.

Máxime que, como se precisó párrafos atrás, la información plasmada en la solicitud de registro se presume cierta; de ahí que corresponda a quien alega su falsedad desvirtuar tal presunción.

El voto particular del Magistrado Hernández Fonseca exhibió la deficiencia técnica más grave, a mí juicio, de la jurisprudencia. Se refiere al caso en que la solicitud de declaración de nulidad en contra de una marca registrada se basa en la negación pura y simple de la veracidad de alguno de los datos contenidos en la solicitud, y en específico, de la fecha de primer uso. Cuando el demandante de la declaración administrativa de nulidad sostiene la fecha de primer uso es falsa, no porque la fecha de primer uso sea otra sino porque la marca no ha sido nunca usada por el solicitante/titular para los productos o servicios señalados en la solicitud, no hay hecho positivo qué demostrar, ni siquiera es posible aportar los medios de los que se advirtió la supuesta falsedad porque se trata de omisiones.

Adicionalmente, como atinadamente apuntó el Magistrado disidente, no es cierto que “cualquier persona podría solicitar la declaratoria de nulidad de un registro de marca con la sola afirmación de que los datos son falsos, sin mayor carga que la de alegar tal circunstancia” como afirma la sentencia que dio origen a la jurisprudencia. Ciertamente, cuando una persona solicita la declaración administrativa de nulidad de un registro de marca negando la veracidad de la fecha de primer uso de la marca asentada en la solicitud respectiva, la carga de la prueba puede limitarse a sólo demostrar el interés jurídico, pero de ahí a aseverar que “cualquier persona” puede pedir la nulidad de un registro marcario, hay una diferencia grande.

De la lectura de la tesis jurisprudencial y de la ejecutoria, concluyo que ya no será posible, con la misma liberalidad de antes, pedir la nulidad de un registro de marca afirmando que los datos asentados en la solicitud, y en especial la fecha de primer uso, es falsa, como lo dispone el artículo 151, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial. Además de la prueba del interés jurídico, el solicitante de la nulidad deberá acompañar a su solicitud los indicios, al menos, que lleven a suponer que la fecha de primer uso asentada en la solicitud no correspondía a la realidad.

Definitivamente, se tratará de una carga probatoria muy difícil, imposible en algunos casos, y sostenida por una jurisprudencia no del todo bien razonada, en mi opinión. Lo bueno de la jurisprudencia es que dará a solicitantes y practicantes más certeza acerca de la fortaleza de los derechos emanados de marcas registradas que reclaman fechas de primer uso, lo cual deberá redundar en una mejor protección de estos importantes bienes incorpóreos.

[1] “Nulidad de registro marcario. Cuando se alega la falsedad de la fecha del primer uso de la marca, corresponde al actor la carga de acreditar los hechos constitutivos de su acción”, en Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Tomo II, julio de 2016, pág. 1445. Tesis PC.I.A. J/78 A (10a.).

[2] “Marcas. Nulidad de su registro, procede cuando el titular no acredite la veracidad de los datos declarados frente a la negativa del tercero que pretende la nulidad del registro”, en R.T.F.J.F.A., Quinta Época, Año VI, Tomo I, No. 61, Enero 2006, pág. 30. Tesis: V-J-SS-90.

La entrada La jurisprudencia mexicana fortalece las marcas con reivindicación de fecha de primer uso. se publicó primero en Reyes Fenig.

Las mencionadas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial entrarán en vigor 90 días naturales después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

(Actualización Junio 7, 2016: El Diario Oficial de la Federación del 1° de junio de 2016 publicó el decreto de promulgación de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que introduce la oposición a solicitudes de marcas. Las reformas entrarán en vigor el 30 de agosto de 2016.)

Bajo el sistema hoy vigente, las solicitudes de marca son examinadas oficiosamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Si el examinador encuentra alguna razón para negar el registro, como el que la marca resulte descriptiva de los productos o servicios a identificar, o que existiese una solicitud o registro anterior para una marca idéntica o semejante en grado de confusión para identificar los mismos o similares productos o servicios, emite una comunicación oficial, informando de sus hallazgos al solicitante, para que éste exprese lo que estime conducente para desvirtuar la objeción.

Las solicitudes de marca no se publican actualmente, pero cualquiera puede enterarse de su existencia a través de la base de datos Marcanet. Si un tercero se entera de la existencia de la solicitud de una marca que tiene el potencial de afectar sus derechos, podía presentar una “oposición” informal. Estas oposiciones informales no son otra cosas que escritos más o menos breves en donde el tercero informa al IMPI sobre los derechos que pudieran verse lesionados con el otorgamiento del registro marcario. Si la oposición sea presenta en una etapa temprana del procedimiento de solicitud de marca, existe una buena probabilidad de que llegue al examinador antes de que concluya el examen sustantivo de la solicitud e incluso que tenga como efecto que el IMPI niegue la solicitud de marca o que el solicitante la abandone como consecuencia de una objeción nacida a partir de la oposición informal.

Las oposiciones informales que hasta hoy existen han probado su efectividad para llamar la atención del examinador a solicitudes de marca que reclaman prioridad anterior a la fecha de presentación a la solicitud objeto de la oposición. Por otro lado, las oposiciones informales han tenido poco éxito cuando el oponente hace valer el uso anterior en México o en el extranjero de una marca idéntica o semejante en grado de confusión para identificar los mismos o similares productos o servicios. Cuando el IMPI expide el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una ya utilizada en el extranjero para amparar los mismos o similares bienes o servicios, la solución es presentar una solicitud de declaración administrativa de nulidad, siempre y cuando quien pide la nulidad demuestre el uso anterior y continuo de su marca.

No obstante, desde hace varios años existe la posibilidad real y plenamente prevista en la ley para oponerse a solicitudes de marca, aunque nunca se le ha denominado «oposición». Cuando una solicitud de marca es negada en definitiva por el IMPI por ser idéntica o semejante en grado de confusión a una anterior registrada o solicitada en México para amparar los mismos o similares bienes o servicios, el solicitante puede inconformarse mediante un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). El tribunal entregará copia de la demanda al titular de la marca o solicitud citados como anterioridad por el IMPI (y que provocaron la negativa final de la solicitud) y permitirá al dicho titular comparecer al juicio a defender la validez del fallo del IMPI como un tercero interesado. Incluso, dicho tercero interesado tiene derecho a demandar amparo (última instancia) en caso de que la sentencia del TFJFA sea desfavorable al IMPI (ver mi artículo Las oposiciones a solicitudes de marca en México).

Con las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, el IMPI debe publicar las solicitudes de marca en un plazo no mayor de diez días hábiles, después de la fecha de presentación, sin importar si la solicitud cumple con los requisitos formales correspondientes.

Los terceros contarán con un plazo de un mes para presentar su oposición.

Los procedimientos de oposición tendrán limitaciones en cuanto a las causas de negativa de registro de marca que los opositores podrán hacer valer, y que se reducen a las hipótesis substantivas de prohibición de registro marcario contempladas en los artículos 4° y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Por ejemplo, será válido hacer valer en una oposición la reproducción ilegal del nombre o pseudónimo de una persona, o la existencia con anterioridad de una marca registrada o solicitada idéntica o semejante en grado de confusión a la objeto de oposición para amparar los mismos o similares bienes o servicios.

En cambio, el uso anterior y continuo –en México o cualquier otro país- de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la solicitada en México para amparar los mismos o similares bienes o servicios, o la mala fe del solicitante por haber sido el representante, licenciatario, distribuidor o agente en México del titular extranjero de una marca registrada en otro país, no podrán ser materia de una oposición. Para casos como esos será necesario presentar una solicitud de declaración administrativa de nulidad, y sólo después que el registro de marca a impugnar haya sido emitido.

La reforma a la ley prevé el pago de una tasa gubernamental para presentar oposiciones, con el objeto de desalentar la promoción de oposiciones frívolas. Es probable que el monto a pagar por la oposición se encuentre entre los US$100.00 y US$150.00.

Las oposiciones que se vayan presentando también serán publicadas, dando al solicitante oportunidad de presentar argumentos y pruebas para desvirtuar la oposición del tercero.

Es evidente la intención de los legisladores de que el procedimiento de oposición sea sencillo y rápido. La oposición en ningún caso suspenderá el trámite de la solicitud de registro de marca; será más un medio para proporcionar información relevante IMPI acerca de la marca que pretende registrar el solicitante que un procedimiento de naturaleza contenciosa.

Una vez que el IMPI determine conceder el registro marcario o negarlo, lo comunicará por escrito al promovente de la oposición. Si la oposición no hubiese sido exitosa y el IMPI concede el registro marcario, el opositor tendrá expedita la solicitud de declaración administrativa de nulidad para tratar de invalidar el registro. El resultado de la oposición no prejuzga, al menos formalmente, sobre la validez del registro de marca.

Sería ahora pertinente preguntarnos si la oposición que recién se incorpora a la ley mexicana cambiará significativamente los procedimientos de solicitud de registro de marcas.

Mi opinión es que no habrá novedades importantes en el sistema marcario en general.

A mi parecer, las nuevas normas regulan la antigua oposición informal, dotándola desde luego de reglas y plazos, pero sin cambiar la práctica marcaria que ya venía ocurriendo en nuestro país. Los exámenes de forma y de fondo seguirán ocurriendo como lo han venido haciendo. Es importante reiterar que el resultado de la oposición no prejuzgará sobre las acciones de nulidad de registro de marca disponibles para los terceros interesados, incluso si no presentaron oposición alguna.

Los legisladores que propusieron la introducción de la oposición al sistema marcario mexicano argumentaron que uno de los motivos que los llevó a proponerlo fue la adhesión de México al Protocolo de Madrid. Francamente, no veo la conexión entre una cosa y la otra. Los legisladores también sostuvieron que el mecanismo de oposición contribuirá a disminuir el número de solicitudes de declaración administrativa de nulidad, mejorará la calidad del examen de fondo de las solicitudes de marca y proporcionará a los propietarios de marcas en México una herramienta eficaz y de bajo costo para proteger sus derechos.

La entrada México introduce la oposición al sistema de marcas se publicó primero en Reyes Fenig.

Conforme la legislación mexicana, las marcas son una especie del género signo distintivo, que incluye los avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen.

El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial contempla dos condiciones mínimas que debe reunir todo signo distintivo para ser objeto de tutela: (i) ser visible (en contraposición a las marcas sonoras y olfativas que nuestro derecho aún no reconoce) y; (ii) ser distintivo, es decir, debe tener la capacidad intrínseca para diferenciar el producto o servicio al que se aplica de otros de su misma especie y clase.

Las marcas, en tanto son signos visibles, pueden consistir en denominaciones, en dibujos, en formas tridimensionales o en una combinación de las anteriores. Las denominaciones, a su vez, pueden consistir de una sola palabra (como “NOVARTIS”) o de varias (como “SANTA RITA” o “LA ÚNICA DE GUERRERO”); en éste último caso se les llama denominaciones compuestas.

Los signos distintivos en general, y las marcas en particular, existen y se usan independientemente de su registro; el registro es el acto administrativo por virtud del cual nace en favor de su titular el derecho al uso exclusivo de la marca.

No cualquier signo visible es registrable como marca. La Ley de la Propiedad Industrial establece diversas causas por las cuales determinados signos visibles no deben registrarse. Algunas prohibiciones tienen su origen en la protección del interés público, como es el caso de la prohibición de registrar como marca los emblemas de organizaciones internacionales o los sellos oficiales de control y garantía[1]. Otras prohibiciones se relacionan con la protección de los consumidores, como es el caso de la prohibición de inscribir marcas que induzcan a error por constituir una falsa indicación sobre la naturaleza de los productos que se buscan identificar[2]. Existen prohibiciones que encuentran su razón de ser en la defensa del sistema de competencia, al buscar impedir que un agente económico se apropie de un signo visible que cualquier otro comerciante, industrial o prestador de servicios del miso giro tendría derecho a utilizar en el ejercicio de sus actividades mercantiles, como es el caso de la prohibición de registrar marcas genéricas y descriptivas[3]. Por último, hay marcas que no deben registrarse porque el registro lesionaría derechos subjetivos de terceros, como es el caso de la prohibición de inscribir como marca el nombre o pseudónimo de una persona sin su autorización[4] y la prohibición de registrar marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras vigentes previamente registradas o solicitadas por terceros para distinguir productos o servicios iguales o similares a los protegidos por el registro o solicitud anterior[5].

Las palabras de uso común, como los sustantivos y los adjetivos, pueden ser usadas y registradas como marca, mientras sean distintivos de los productos o servicios a los que se aplican. Por ejemplo, un sustantivo común como “MANGO” es plenamente distintivo para vestuario (registro número 561,068, propiedad de Diknah S.L.); un nombre propio como “AMÉRICA” es distintivo para colchones (registro número 821,632, propiedad de Industrias D.K., S.A. de C.V.) y un adjetivo como “ALTO” es distintivo para paraguas (registro número 1,526,204, propiedad de Shedrain Corporation).

Puede darse el caso que una marca originalmente distintiva se transforme en el nombre genérico o de uso común del producto o servicio que originalmente iba a distinguir, como consecuencia de su uso en el mercado por consumidores y comerciantes. Cuando ello ocurre y se trata de una marca registrada, el registro puede ser objeto de una solicitud de declaración administrativa de cancelación. Probablemente los casos más conocidos de marcas originalmente distintivas que se transformaron en denominaciones genéricas son “NYLON”, “CLIP” y “COMPACT DISC”, aunque en ningún caso hubo necesidad de cancelar el registro marcario porque la transformación de la marca en palabra genérica ocurrió antes de que se intentasen registrar en México.

Ahora bien, hay un caso especial de marcas –sobre todo denominaciones– que, sin ser expresiones genéricas o descriptivas, han visto su distintividad disminuida como consecuencia de su reiterada incorporación a marcas registradas por la autoridad administrativa en favor de diferentes personas para identificar los mismos o similares productos o servicios.

Palabras como “EVA” con relación a vestuario, “VITA” respecto a carne, pescado y productos lácteos, “SKY” vinculado a aparatos electrónicos o “BLANCO” para papelería, no son palabras genéricas para designar ninguno de los productos o servicios antes señalados, ni tampoco hacen referencia a alguna de las cualidades, propiedades o características intrínsecas de dichos bienes, como sí ocurre con los términos descriptivos. Dentro de cada clase, hay un número significativo de marcas registradas que comparten la palabra “EVA”, “VITA”, “SKY” y “BLANCO” acompañadas de otra expresión más o menos distintiva. Cuando algún solicitante ha tratado de registrar sólo “EVA”, “VITA”, “SKY” o “BLANCO” para productos de las Clases 25, 29, 09 o 16, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha decidido objetar o negar los registros de estas marcas, señalando que son semejantes en grado de confusión a todas las demás marcas registradas que usan “EVA”, “VITA”, “SKY” o “BLANCO” para amparar productos iguales o similares, es decir, con fundamento en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el caso de la marca “EVA” para vestuario, calzado y sombrerería, el IMPI ha determinado que las marcas “EVA INTERNACIONAL”, “EVA VARGASLUGO”, “EVA LIGHT”, “EVA DASSI” y “EVA  BRAZZI” no son, entre sí, semejantes en grado de confusión, no obstante compartir la palabra “EVA”, mismo que a su vez sí es semejante en grado de confusión a todas las marcas antes señaladas. En otro ejemplo, la autoridad administrativa ha considerado, tratándose de productos de papelería, que las marcas registradas “RÍO BLANCO”, “PUNTO BLANCO” y el aviso comercial registrado “JAMÁS EL BLANCO TUVO TANTO COLOR” no son semejantes en grado de confusión entre sí, pero “BLANCO” sí lo es respecto a las tres. Situación similar se ha dado entre la marca “VITA” y las marcas registradas “VITA GEA”, “VITA FUD”, “VITA TEAM” y “VITA LECHE” para identificar pescado, carne y lácteos; y la marca “SKY” y las marcas registradas MI SKY, SKY BLUE, SKY PHONE, SKY GATE, SKY PLUS, SKY SPORTS, SKY MUSIC, SKY HD, SKY TOTAL, SKY LIGHTS, SKY FRIENDS, SKY FRIENDS PREPAGO, VE TV POR SKY, SKY EMERGENCY, SKY GLOBAL, SKY ELECTRONICS y SKY KIDS en el caso de aparatos electrónicos y otros artículos de la Clase 09.

El IMPI no ha señalado expresamente que se trate de palabras intrínsecamente de pobre distintividad al momento de negar los registros o citar las anterioridades, pero la afirmación sobre esta condición está –en mi opinión- implícita en las determinaciones de la autoridad administrativa ha emitido. En estos asuntos, la semejanza en grado de confusión se ha visto como consecuencia automática de que la marca solicitada se encuentre ya integrada en las marcas citadas como anterioridad.

Debo aclarar que el tema del estudio de la semejanza en grado de confusión de las marcas compuestas ha sido abordado por los tribunales. Existe jurisprudencia por reiteración de tesis que ha señalado que es válido, al analizar las denominaciones que integran las marcas, distinguir entre palabras dominantes y palabras no dominantes[6], siendo que la semejanza en grado de confusión entre dos marcas no puede tener su origen en la palabra no dominante. Los precedentes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Industrial han coincidido, en principio, con el criterio sostenido en la aludida jurisprudencia[7].

En una marca compuesta, las palabras que la integran pueden ser ambas dominantes, o una dominante y otra secundaria; un elemento puede ser secundario por ser una palabra descriptiva, genérica o evocativa. Sin embargo, un elemento puede ser secundario o de plano carente de distintividad por ser de uso común en una pluralidad de marcas registradas pertenecientes a diferentes titulares referidos a servicios o productos de la misma Clase, sin llegar a convertirse en una denominación genérica. Existen precedentes que sugieren –sin afirmarlo claramente- que una palabra reiterada constantemente en diferentes marcas compuestas registradas, aplicadas a productos o servicios de la misma Clase, ve disminuida su distintividad intrínseca, a tal grado que dejan de cumplir con una función distintiva, lo que deriva en su incapacidad para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase[8]. Yo denomino a este fenómeno como “erosión” de la distintividad de la marca (prefiero esta expresión a “diluida”, que podría dar lugar a confusiones con el concepto “diluted” usado en derecho norteamericano).

En mi opinión, lo interesante de las marcas de “distintividad erosionada” es que la disminución de la su distintividad tiene su origen, no en la interacción entre consumidores, comerciantes y fabricantes –el mercado, en otras palabras-, como ocurre en el caso de las marcas que se transforman en genéricos, sino de la actuación conjunta de la autoridad administrativa y los solicitante de registros marcarios. En efecto, para que una denominación vea su distintividad erosionada, debe combinarse que diferentes comerciantes, prestadores de servicios o fabricantes solicitan en distintos momentos el registro de marcas diversas que comparten una palabra, en principio distintiva, para los mismos o similares productos y servicios, y que la Administración, a través del IMPI, les otorgue los registros de marca correspondientes.

Siguiendo los ejemplos que antes expuse, “EVA” (para ropa), “SKY” (para artículos electrónicos), “BLANCO” (papelería) y “VITA” (carne, pescado y lácteos) serían palabras de distintividad erosionada. Si bien no son expresiones genéricas ni descriptivas de los artículos señalados, tampoco se pueden registrar por sí solas, e incluso su uso aislado puede implicar riesgos.

En efecto, el que el IMPI niegue el registro de las marcas de distintividad “erosionada” motivando su fallo en una supuesta semejanza en grado de confusión con las marcas previamente inscritas que ya comparten la marca erosionada y ser aplicadas a los mismos o similares artículos, sin explícitamente indicar que se trata de palabras que perdieron su distintividad, tiene consecuencias de alcance diverso.

La primera, las marcas de distintividad erosionada no están disponibles para ser registradas, aún si existe reserva sobre una estilización específica de la denominación o si son acompañadas de un elemento figurativo.

En segundo lugar, las marcas de distintividad erosionada pueden ser parte de marcas con denominación compuesta, si están acompañadas de otra palabra que sea intrínsecamente distintiva y que no resulte semejante en grado de confusión con las marcas previamente registradas para productos o servicios iguales o similares.

Tercero, la marca de distintividad erosionada no está disponible para ser usada de forma aislada, sin riesgo de invadir derechos de terceros. Parece paradójico que una denominación de baja distintividad no pueda usarse libremente de forma aislada, pero esta situación deriva de la forma como el IMPI ha fundamentado las negativas de registro de este tipo de marcas.

Las decisiones del IMPI, han sostenido principalmente que la marca de distintividad erosionada no es registrable por ser semejante en grado de confusión a las marcas previamente registradas que incorporan la denominación de distintividad erosionada acompañada de una o más palabras distintivas y aplicarse a los mismos o similares productos. Luego entonces, el uso de la marca de distintividad erosionada puede considerarse infractora de los derechos de exclusividad que emanan de todos y cada uno de los registros de marca previos que motivaron la decisión de negar el registro, derivado precisamente de la semejanza en grado de confusión entre la marca negada y las marcas anteriores y su aplicación a los mismos o similares productos o servicios.

Por lo anterior cabe distinguir entre denominaciones desprovistas de distintividad, ya sea que nunca la tuvieron o la perdieron por completo, de las denominaciones de distintividad erosionada[9].

Las denominaciones sin distintividad alguna pueden ser usadas de forma aislada sin riesgo de infringir derechos de terceros, mientras que el uso de una denominación con distintividad erosionada conlleva el riesgo de lesionar los derechos de exclusividad de todos los terceros que han incorporado dicha denominación de distintividad erosionada a sus propias marcas registradas, siempre que se trate de productos o servicios iguales o similares.

No obstante lo anterior, hay casos en que la erosión de la distintividad de una denominación es sólo aparente. Una marca cuya distintividad pareciera erosionada podría ser usada y registrada de forma aislada, incluso en versión nominativa, en tanto se aplique a productos o servicios que no sean iguales o similares a los descritos en los registros anteriores de marcas semejantes en grado de confusión por incorporar el término de distintividad erosionada como parte de la marca. Por lo anterior, conocer las clases en que se clasifican los productos o servicios identificados por las anterioridades de la marca en apariencia erosionada es insuficiente para evaluar su disponibilidad. Es necesario revisar con detenimiento las listas de bienes y servicios protegidos por los registros anteriores, para así determinar si realmente estamos ante una marca de distintividad erosionada. Si es factible argumentar que los productos o servicios que busca distinguir la marca que nos interesa no son similares a los enlistados en las anterioridades, entonces no se trata de una marca de distintividad erosionada, sino de una denominación perfectamente distintiva y apropiable mediante el registro.

[1] Artículo 90, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[2] Artículo 90, fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[3] Artículo 90, fracciones II y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[4] Artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[5] Artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[6] “Marcas. Similitud fonética en grado de confusión. Debe atenderse al elemento dominante”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Tribunales Colegiados de Circuito, noviembre de 2010, página 1347. (Jurisprudencia).

[7] “Marcas.- No existe confusión fonética cuando éstas se encuentran conformadas por un elemento común siempre que contengan elementos lo suficientemente distintivos”, en R.T.F.J.F.A., Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009, página 275. “Marcas.- Caso en el que no existe semejanza en grado de confusión aun cuando “contengan un elemento común y pertenezcan a la misma clase”, en R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. Tomo II. No. 49. Enero 2005, página: 528.

[8] “Similitud fonética en grado de confusión.- La existencia de registros marcarios previos que incluyan entre sus elementos nominativos, la totalidad de la denominación de la marca solicitada a registro, por regla general, sólo corrobora la actualización de dicho supuesto” en R.T.F.J.F.A, Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010, página 469.

[9] Debo aclarar que la categoría de denominaciones de distintividad erosionada no está en la legislación mexicana; estas elaboraciones están basadas en mi experiencia y en los precedentes de los órganos jurisdiccionales y de las autoridades administrativas, pero la ley no lo establece así.

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Un poco menos atractiva para la prensa, pero más relevante para nuestra materia, ha sido la nota relativa a los intentos de registro como marca de los nombres “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN” y “EL CHAPO GUZMÁN” -por parte de Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar- y “JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA EL CHAPO GUZMÁN” -por Emma Coronel Aispuro-. Por su lado, María Alejandrina Salazar Hernández solicitó el registro de las marcas “EL CHAPITO” y “EL CHAPITO GUZMÁN”.

Alejandrina Gisselle Guzmán ha sido identificada como posible hija de Guzmán Loera^[1], mientras que María Alejandrina Salazar Hernández fue la primera esposa del capo[2]. Emma Coronel Aispuro es la actual cónyuge del natural de Badiraguato[3].

Ignoro si alguna de las solicitantes antes citadas actuó por instrucciones del capo, pero es importante señalar que ninguna solicitud fue presentada por Joaquín Guzmán Loera o a su nombre.

El 24 de septiembre de 2010 Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar (probable hija) solicitó el registro de las marcas “EL CHAPO”[4], “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN” y “EL CHAPO GUZMÁN”, mientras que María Alejandrina Salazar Hernández (primera esposa) pidió a su nombre el registro de las marcas “EL CHAPITO”, “EL CHAPITO GUZMÁN” y “DON CHAPO GUZMÁN”[5].

Las solicitudes de registro de “EL CHAPO GUZMÁN” fueron presentadas para productos y servicios en las Clases 14 (joyería y relojes), 18 (artículos de piel y cuero), 25 (vestuario, calzado y sombrerería), 28 (juguetes y artículos deportivos) y 35 (publicidad y dirección de negocios), mientras que las solicitudes de registro “EL CHAPO” se dirigieron a las Clases 14, 18, 28 y 35. La inscripción de la marca “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN” fue pedida en las Clases 14, 18 y 25.

Por su parte, el registro de las marcas “EL CHAPITO”, “EL CHAPITO GUZMÁN” (a nombre de la primera esposa de Guzmán Loera) fueron pedidos para productos de las Clases 14, 18 y 25 (vestuario, calzado y sombrerería) y servicios de la Clase 35. Salazar Hernández solicitó la inscripción de la marca “DON CHAPO GUZMÁN” sólo para bebidas alcohólicas  excluyendo cerveza (clase 33).

En agosto de 2011 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) negó a María Alejandrina Salazar Hernández el registro de todas las marcas en cada una de las clases solicitadas y sólo concedió a Guzmán Salazar (probable hija) los registros de la marca “EL CHAPO” en las cuatro Clases solicitadas (registros de marca números 1205096, 1205097, 120509 y 1219281).

El IMPI negó los registros de las marcas “EL CHAPITO GUZMÁN”, “DON CHAPO GUZMÁN”, “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN” y “EL CHAPO GUZMÁN” alegando, en términos generales, que se trata de signos distintivos contrarios a la moral por coincidir con la forma de identificar a una persona buscada en esa época, por la comisión de diversos delitos, fundando la resolución en el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial[6].

Por otro lado, Emma Coronel Aispuro (actual esposa) pidió el registro de la marca “JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA EL CHAPO GUZMÁN” en las Clases 9 (artículos electrónicos, de cómputo y científicos), 16 (papelería), 25 y 41 (educación y entretenimiento) en octubre de 2014.

En abril de 2015, el IMPI objetó la marca “JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA EL CHAPO GUZMÁN” durante el examen de fondo. El IMPI explicó que la ley prohíbe el registro como marca de nombres y pseudónimos de personas físicas sin su consentimiento o de alguien legitimado para darlo; por el otro lado, el IMPI señaló que, por tratarse de la identificación de una persona sujeta a procesos penales, se trata de un signo distintivo atentatorio contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. La solicitante se abstuvo de contestar las observaciones del IMPI y las solicitudes quedaron abandonadas.

No quiero abordar la discusión sobre lo que es moral y atentatorio de las buenas costumbres. Bien sabemos que lo que es inmoral e intolerable para algunos, es perfectamente justificable para otros. Incluso, tratándose de personas que pueden ser vistas hasta como enemigas del Estado, las razones del enfrentamiento pueden ser muy distintas en unos y otros casos, y por lo mismo la consideración de la moralidad de sus causas y acciones puede variar entre la gente de una misma comunidad. Sin embargo, me parece razonable la posición del Instituto, en cuanto a que el nombre y pseudónimo de un delincuente reconocido son totalmente inapropiados para ser materia de tutela por los derechos de propiedad industrial.

Entonces, ¿por qué el IMPI concedió a Alejandrina Gisselle Guzmán el registro de la marca “EL CHAPO” en cuatro clases diferentes de productos y servicios, y negó casi al mismo tiempo a María Alejandrina Salazar Hernández el registro de “EL CHAPITO”?

La palabra “chapo” es usada en varias regiones de México para identificar a la gente de baja estatura, sin nexos con actividades ilícitas. Me viene a la mente el habilidoso volante  Luis Montes (actualmente integrante del equipo de León), a quien apodan «Chapo» o «Chapito», y su sobrenombre nunca se ha interpretado como una alusión a Guzmán Loera.

Siendo «chapo» un sustantivo de uso común en México, que no es sinónimo de delincuente, es probable que el IMPI no hubiese tenido un argumento de peso para afirmar que «chapo» es una palabra con connotaciones intrínsecamente inmorales o contrarias a las buenas costumbres y negar el registro de la marca «EL CHAPO» en favor de la Sra. Guzmán Salazar. Es importante aclarar, sin embargo, que la constitución de un derecho al uso exclusivo de una marca no implica un permiso o autorización del Estado para llevar a cabo determinada actividad; son cosas distintas.

Además, quiero destacar que la marca “EL CHAPO” sí está registrada para diferentes productos y servicios por otras personas son lazos aparentes con Joaquín Guzmán Loera.

El IMPI ha otorgado al señor Ernesto Pérez Zagaste varios registros para la marca “EL CHAPO DE SINALOA”, pero aparentemente se trata del nombre artístico de un cantante de música de banda originario, al igual que “El Chapo” Guzmán, del municipio de Badiraguato, Sinaloa. El señor Pérez Zagaste es también titular de los registros 1116647 y 1131017, desde 2009, para la marca “EL CHAPO” y Diseño con relación a productos de la Clase 09 (a la que corresponden los cds, dvs, el software, los equipos de cómputo y los anteojos) y servicios de la Clase 41.

María de los Ángeles Moreno Rodríguez registró la marca “EL CHAPO” para identificar vestuario calzado y sombrerería (registro marcario número 948,388) desde agosto de 2006. Esta persona trató de registrar como marca la denominación “LOS ZETAS” (solicitud número 796,602) en julio de 2006, pero el IMPI objetó ese signo distintivo con base en el ya citado artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial y la Sra. Moreno ya no trató de superar la objeción.

Ahora bien, el IMPI negó a María Alejandrina Salazar Hernández (primera esposa) el registro de “EL CHAPITO”, no por cuestiones de orden público o defensa de la moral y buenas costumbres, sino por la semejanza en grado de confusión con la marca “EL CHAPO” que Alejandrina Gisselle Guzmán presentó unos minutos antes en las Clases 14, 18, 28 y 35, y la marca registrada “EL CHAPO” de Moreno Rodríguez en la Clase 25. Si las solicitudes de registro de “EL CHAPITO” hubiesen sido presentadas a nombre de Guzmán Salazar en vez de Salazar Hernández, las probabilidades de obtener la marca registrada hubiesen sido mejores, al menos por lo que a las Clases 14, 18, 28 y 35 se refiere.

Mientras tanto, una víctima colateral de todo el ruido que han levantado «las marcas del Chapo» podría ser Luis «el Chapo» Montes quien, en aras de evitar malos entendidos o asociaciones poco gratas, podría pedir a la afición y prensa que dejen de usar el mote «Chapo» o «Chapito» para referirse a él. Procurando preservar el espíritu del apodo original, ¿qué les parecería Luis “el Chaparro” Montes?

[1] “‘El Chapo’ Guzmán trató de registrar su nombre como marca” en Excélsior, 12 de enero de 2016 [Edición en línea] http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/12/1068422. Fecha de consulta: 14 de enero de 2016.

[2] “Las Mujeres del ‘Chapo’ Guzmán” en Zócalo Saltillo, 24 de junio de 2012 [Edición en línea] http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/las-mujeres-del-chapo-guzman. Fecha de consulta: 28 de enero de 2016.

[3] “Emma Coronel Aispuro es la esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, en People en español, 13 de enero de 2016 [Edición en línea] http://www.peopleenespanol.com/article/emma-coronel-aispuro-es-la-esposa-de-joaquin-el-chapo-guzman. Fecha de consulta: 14 de enero de 2016.

[4] chapo, pa 1. m. y f. coloq. Méx. Persona de baja estatura. Real Academia Española [Edición en línea] http://dle.rae.es/?id=8azLK4e. Fecha de consulta: 14 de enero de 2016.

[5] Puede suponerse que María Alejandrina Salazar y Alejandrina Gisselle Guzmán actuaron de forma coordinada, ya que presentaron las solicitudes el mismo día, con minutos de diferencia, e intervino el mismo abogado a nombre de ambas.

[6] Artículo 4º.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

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La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (SEPI) del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa) ha consistentemente aceptado que los actores hagan valer argumentos novedosos que no fueron puestos a la consideración de la autoridad administrativa, e incluso que ofrezcan pruebas que no fueron exhibidas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y que, por lo tanto, la autoridad administrativa nunca tuvo la posibilidad de tomar en cuenta al momento de resolver. Esto ha ocasionado que la SEPI anule fallos administrativos ajustados a derecho, expedidos en estricta conformidad con lo alegado y probado en sede administrativa, por cuestiones que no se plantearon ni probaron ante el IMPI o el INDAUTOR. La mayoría de los tribunales colegiados en materia administrativa del primer circuito, encargados de revisar las sentencias definitivas de la SEPI a través del juicio de amparo o del recurso de revisión fiscal, han estado conformes con la forma como la Sala ha venido aplicando el principio de litis abierta. No obstante, el Cuarto Tribunal Colegiado ha expresado su desacuerdo con la utilización de la litis abierta en juicios emanados de procedimientos de declaración administrativa de caducidad de marca, en los que el titular del registro marcario se abstuvo de presentar pruebas de uso de la marca atacada en la sede administrativa, y pretende hacerlo ante el tribunal, apelando al principio de litis abierta[2].

La competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el ámbito de aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el principio de litis abierta, no se limitan a la propiedad intelectual. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa goza de competencia en casi la totalidad de las áreas jurídicas en los que la Administración tiene injerencia, y de forma destacada en materia tributaria. Precisamente los antecedentes de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fueron el Código Fiscal de la Federación (en la parte relativa al juicio de nulidad) y el Tribunal Federal de la Federación, y el cambio en la interpretación de la litis abierta que motiva este artículo surgió en el campo fiscal.

A mediados de 2013, el Semanario Judicial de la Federación publicó la tesis jurisprudencial 73/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[3] que modifica (parcialmente a mi juicio) la jurisprudencia 69/2001.

Sustancialmente, la Segunda Sala ha señalado que, si bien la litis abierta que contempla el artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo permite a los demandantes hacer valer argumentos que no se invocaron en la instancia previa, dicho principio no los faculta a ofrecer pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo.

Evidentemente se trata de un cambio importante respecto a la posición que la Corte venía manteniendo, y he de decir que mis colegas fiscalistas han expresado un fuerte disgusto con esta tesis, al verla como una restricción al derecho a la defensa de los gobernados frente a la Administración. En materia de propiedad intelectual, en cambio, el tema de la litis abierta era fuente de controversia, ya que al existir un considerable número de casos formalmente administrativos pero materialmente jurisdiccionales, en el que la autoridad administrativa (IMPI O INDAUTOR) resuelve una contienda entablada entre dos particulares, la litis abierta ante la SEPI ha sido percibida como una fuente de incertidumbre, al existir la posibilidad de que todo lo actuado en el procedimiento administrativo se vuelva inútil ante la posibilidad de volver a plantear la estrategia probatoria en la etapa jurisdiccional.

Hay algunos puntos que vale la pena comentar sobre la tesis de jurisprudencia 73/2013.

Respecto a la posibilidad de plantear conceptos de impugnación o argumentos que no fueron hechos valer en la instancia o en el recurso administrativo, me parece que la jurisprudencia de la Corte no introduce cambios; la tesis va dirigida sólo al aspecto probatorio y a la posibilidad de ofrecer pruebas ante el tribunal que o fueron ofrecidas en la sede administrativa.

Cualquiera que revise la tesis podrá percatarse que se trata de una interpretación referida primordialmente a las pruebas en materia fiscal, y que su objetivo es evitar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se vea constreñido a sustituir a las autoridades hacendarias en el examen de documentos contables cuyo volumen y complejidad supera las capacidades técnicas del tribunal. Sin embargo, al tratarse de la interpretación de una ley aplicable a la totalidad de los litigios que se tramitan en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, su impacto no se limitará a la materia fiscal y va a afectar a la propiedad intelectual.

Por otro lado, el lenguaje que usa la Sala en la tesis es ambiguo. En un párrafo establece “no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo”. La expresión que llama mi atención es “estando obligado a ello”. La prueba en general es una carga, no una obligación porque no hay acreedor. Incluso hay litigantes que afirman que la prueba es un derecho. ¿Cuándo un particular está, en estricto sentido, obligado a probar?

Una interpretación, que me parece razonable, afirma que la prueba se convierte en una obligación cuando la autoridad administrativa requiere expresamente, dentro del procedimiento administrativo, la presentación de un documento o documentos específicamente identificados. De esta forma, si el actor en el juicio contencioso administrativo tuvo la obligación de exhibir un determinado documento en la instancia administrativa porque la autoridad le requirió su presentación, e incumplió con el requerimiento, entonces ya no tiene derecho a ofrecer dicho documento como prueba ante la instancia jurisdiccional. En el mismo orden de ideas, tratándose de documentos que no fueron materia expresa de un requerimiento de exhibición concreto por parte de las autoridades, el particular tenía la carga, más no la obligación, de presentarlos en la instancia administrativa o recurso respectivos, y por lo tanto no debería tener limitación alguna para ofrecerlos ante el órgano jurisdiccional conforme al principio de litis abierta.

Sin embargo, mi impresión es que los tribunales colegiados van a dar a la jurisprudencia 73/2013 una interpretación más amplia que la que propongo arriba, en el sentido de que, en el juicio contencioso administrativo federal, los demandantes pueden hacer valer argumentos y violaciones no invocados en las instancias previas, sin poder ofrecer más pruebas que las ofrecidas en la instancia o recurso administrativos. Por ejemplo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito aplicó de forma amplia ates descrita la jurisprudencia 73/2013 al sentenciar en el juicio de amparo directo DA 552/2013 (Actualización 5 de abril de 2020: El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo directo número  477/2015, dio una interpretación a la jurisprudencia 73/2013 restringida (en algunos aspectos similar a la que propongo), al señalar que no es aplicable en un juicio contencioso administrativo vinculado a un procedimiento de declaración administrativa de infracción ante el IMPI[4]).

El principio de litis abierta en el juicio contencioso administrativo seguramente seguirá evolucionando, y espero que los tribunales y la misma Sala publiquen tesis que atemperen la interpretación amplia que se ha dado a esta relativamente nueva jurisprudencia 73/2013.

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Conforme la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, las marcas deben registrarse respecto a productos o servicios determinados, y cada solicitud de registro no debe incluir productos o servicios de más de una Clase, conforme el Clasificador previsto en el Arreglo de Niza. En caso de dudas sobre la aplicación del Clasificador, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene amplias facultades para interpretarlo.

Actualmente en México, el estudio de la lista de servicios y productos de las solicitudes de marca para determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, se lleva a cabo antes del inicio del examen de fondo o sustantivo, y de forma simultánea al examen de forma, aunque en mi opinión, no debe confundirse el examen de las formalidades de la solicitud con el examen de la lista de productos o servicios.

Antes de la publicación de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, la única forma de conocer de antemano la forma como el IMPI resolveria las lagunas del Clasificador era con la práctica, y desde luego los criterios podían variar de un momento a otro. Uno de los ejemplos más notables se dio con los servicios de intermediación comercial; durante varios años y a diferencia de lo que sucedía en otros países al mismo tiempo, los servicios de intermediación comercial eran clasificados por el IMPI en la Clase 42, en vez de la 35; un día el IMPI decidió que los servicios de intermediación comercial debían ubicarse en la Clase 35, y los practicantes nos enteramos del cambio cuando comenzamos a recibir requerimientos para corregir la indicación de la clase en las solicitudes de registro de marca que estaban en trámite.

Precisamente, el propósito de publicar un acuerdo estableciendo CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN de la Clasificación de Productos y Servicios fue, como lo indica el propio Acuerdo, brindar certeza y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial, proporcionando lineamientos de interpretación a los que deberán ceñirse los examinadores cuando lleven a cabo la revisión de la lista de bienes o servicios de las solicitudes de marca. Sin embargo, independientemente de las intenciones, es frecuente que los cambios en las “reglas del juego” generen dudas acerca de su alcance y aplicación.

Quiero enfocar este artículo a un criterio interpretativo concreto, relativo al alcance de los encabezados de las Clases del Clasificador de Productos y Servicios.

Los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN señalan que los encabezados de cada clase serán interpretados de forma restrictiva, y cuando se sean utilizados por el interesado en la solicitud de registro, se entenderán enlistados sólo los productos o servicios expresamente mencionados en dichos encabezados.

Hasta la promulgación, en 1991, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, era posible solicitar el registro de una marca para amparar la totalidad de una clase. Aunque la ley de 1991 eliminó la posibilidad de obtener una cobertura en la totalidad de la Clase, en los hechos esta amplia protección subsistió, mediante la transcripción de los encabezados del Clasificador como lista de productos o servicios a ser distinguidos por la marca.

El IMPI, y buena parte de los usuarios del sistema de propiedad industrial, dieron a los encabezados del Clasificador una interpretación sumamente extensa, al considerar que, cuando la lista de productos o servicios de una solicitud o registro de marca reproducía el encabezado de la Clase, la cobertura de la marca se extendía a la totalidad de los artículos o actividades ubicados en dicha Clase, incluyendo aquellos que no estaban siquiera implícitamente descritos (a través de sus géneros) en los encabezados.

Un ejemplo son los tacos como producto. Los tacos se clasifican en la Clase 30, cuyo encabezado actual es: café, te, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

En mi opinión, ninguno de los artículos y géneros especificados en el encabezado de la Clase 30 incluyen a los tacos. No obstante, una interpretación extensa del encabezado de la Clase, llevaba al IMPI a considerar que los tacos sí estaban comprendidos en aquella, y que por lo tanto, una solicitud o registro de marca que reprodujera el encabezado de la Clase 30, amparaba tacos. Ahora, una lectura restringida del encabezado conforme los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN debe hacer que el IMPI concluya lo opuesto, es decir, que los tacos no están protegidos en una solicitud o registro de marca que reproduzca el encabezado de la Clase 30.

Un punto inquietante es si los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN serán aplicables retroactivamente con relación a marcas solicitadas, pero sobre todo, a las registradas con anterioridad a su entrada en vigor.

En contra de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, con relación a la cobertura de los registros de marca y aviso comercial expedidos con anterioridad al 4 de octubre de 2012, tenemos que el texto del Acuerdo que establece los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN sólo hace referencia a solicitudes de registro de signos distintivos, sin precisar si las presentadas con anterioridad a su entrada en vigor serían examinadas de acuerdo los nuevos criterios.

El último párrafo de del apartado de “Consideraciones” (análoga a una exposición de motivos) expresamente señala que la finalidad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN tienen con finalidad “brindar certeza y seguridad jurídica al público usuario del sistema de propiedad industrial para la presentación y el estudio de examen de las solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales…”, por lo que es evidente la intención del IMPI de limitar el alcance de los “CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN” a las solicitudes de marca.

A favor de la aplicación retroactiva de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, es que el acuerdo, como norma administrativa de observancia general, obliga sólo a las autoridades; no contiene obligaciones a cargo de los particulares adicionales a los que ya estaban contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, y no existe un derecho subjetivo a que una norma se interprete en un sentido o en otro.

Extrapolando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en materia de jurisprudencia¹, las interpretaciones de las normas en  casos concretos no constituyen, a su vez, normas de observancia general, y por lo tanto, su aplicación a solicitudes y marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no violaría el principio de irretroactividad.

Actualización 25 de mayo de 2103: El último párrafo del artículo 217 de la nueva Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013) señala que: «La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna». ¿Cómo puede aplicarse una interpretación de la norma de forma retroactiva en perjuicio de alguien? Esta disposición pareciera indicar que sí existe un derecho subjetivo a una interpretación concreta de la norma.

Por otro lado, me parecería absurdo que, como consecuencia de interpretaciones diferentes pero simultáneas del Clasificador, dos registros de marca con listas de productos o servicios idénticos reproduciendo los mismos encabezados de la misma Clase, tuviesen al mismo tiempo alcances y cobertura diferentes, dependiendo de la fecha de registro.

La relevancia de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no se limita al ámbito académico. Sus consecuencias prácticas son importantísimas con relación al uso de la marca y sus efectos sobre solicitudes de caducidad por falta de uso de la marca registrada, nulidad por falsedad de la fecha de primer uso reclamada en la solicitud y renovación de registros de marca. Tampoco debemos obviar su probable impacto en temas de infracciones, anterioridades y nulidades por uso o registro anteriores.

1. Ver jurisprudencia 145/2000, JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo: XII, Diciembre de 2000, Página 16.

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