Durante mis estudios de licenciatura, alguno de mis maestros afirmó que la justicia no podía alcanzarse sin seguridad jurídica e incluso aseveró -palabras más, palabras menos- que ante la disyuntiva entre justicia (material) y seguridad jurídica, debíamos inclinarlos por la segunda.

Con el tiempo le he dado la razón a mi maestro. En mi perspectiva no puede haber justicia sin certeza jurídica. La inseguridad jurídica genera la peor de las injusticias, porque nos impide conocer de antemano las consecuencias de la conducta propia y ajena. Para que haya certeza es indispensable que el sistema jurídico sea coherente y que las figuras e instituciones que lo integran guarden congruencia con las normas en sus distintos niveles. Cuando existen inconsistencias dentro del ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica se ve afectada; en un caso extremo, puede verse reducida a una ilusión.

No es raro encontrar prácticas de dudosa legalidad que son aceptadas por autoridades y particulares en favor de la sencillez y comodidad. Una práctica ilegal puede, en apariencia, funcionar en beneficio de los involucrados por años, hasta el día en que se genera una controversia que provoca la intervención de los órganos jurisdiccionales, y entonces dicho uso queda denunciado y reprimido, para ser sustituido por otro que, con suerte, será apegado a derecho.

Un problema mucho más grave se plantea cuando una norma de observancia general –legislativa, reglamentaria o administrativa- resulta inconsistente con el orden jurídico. Precisamente, en el caso particular de la propiedad industrial e intelectual, y acaso como consecuencia del acelerado desarrollo de las normas sufrido entre 1991 y 1994, no es raro encontrar incongruencias en la legislación e incluso entre las leyes secundarias especiales y las normas de superior jerarquía.

El propósito de este trabajo es exponer lo que, en mi opinión, constituye una contradicción entre el artículo 89, fracción XV, de la Constitución General, y las atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para el otorgamiento de patentes y registros de modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados y diseños industriales contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial[1].

De demostrar que el sistema de protección a las invenciones nuevas contenido en la Ley de la Propiedad Industrial es inconstitucional, estaríamos hablando de un escenario de completa inseguridad jurídica para titulares y usuarios de patentes y registros en México, además de la responsabilidad internacional que supondría el incumplimiento del estado mexicano de numerosos tratados internacionales en la materia, que obligan a nuestro país a la protección de las invenciones. No obstante, por muy desagradable que pueda ser el escenario que supondría la inconstitucionalidad del sistema de patentes en México, este tipo de cuestiones deben plantearse, discutirse y en la medida de lo posible, remediarse. Lo que sería inaceptable es omitir el análisis por temor a alcanzar una conclusión comprometedora, porque el problema continuará ahí y obviarlo no lo va a hacer desaparecer.

[1] El tema no es enteramente nuevo. El maestro Efraín Polo Bernal expuso brevemente este problema en el seminario “La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial” organizado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, durante el mes de agosto de 1996. Véase Efraín Polo Bernal, “Aspectos Constitucionales Relacionados con la Defensa y Aplicación Efectiva de los Derechos de la Propiedad Industrial” en La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, México, Editorial Themis, 1997, Colección Foro de la Barra Mexicana, pp. 69-86. Jaime Delgado Reyes también afirma que la facultad del IMPI para conceder patentes es contraria al artículo 89, fracción XV, de la Carta Magna. Véase Jaime Delgado Reyes, Patentes de invención, diseño y modelos industriales, México, Oxford University Press, 2001, pp. 71-72.

La entrada El artículo 89 Constitucional y las patentes en México se publicó primero en Reyes Fenig.

El presente estudio tiene como objeto analizar, desde la perspectiva del derecho privado, algunos aspectos del contrato de licencia de derechos de propiedad intelectual a la luz del derecho positivo mexicano.

Para efectos de este texto, por derechos de propiedad intelectual se entenderán los derechos patrimoniales sobre las obras intelectuales y reservas de derechos reguladas por la Ley Federal del Derecho de Autor, los derivados de patentes y demás registros reconocidos por la Ley de la Propiedad Industrial, los secretos industriales y los emanados del título de obtentor de una variedad vegetal protegida por la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Los contratos de licencia, incluso limitados a las figuras mencionadas en el párrafo anterior, pueden presentar diferentes particularidades, dependiendo de su objeto. Este trabajo es un esfuerzo sistematizador que busca identificar los elementos comunes a todos los contratos de licencia pero desde luego no pretende agotar el tema.

Es importante reiterar que en este artículo no abordaré el estudio de las licencias respecto de los nombres comerciales (publicados o no) ni sobre invenciones o signos distintivos objeto de solicitudes de patente y de registro en trámite, así como reservas de derechos solicitadas pero pendientes de otorgamiento, por presentar peculiaridades que ameritan un tratamiento aparte. También excluyo del presente estudio la autorización de uso de las denominaciones de origen, dado que el titular de éstas es el Estado Mexicano y la naturaleza privada de las autorizaciones de uso de dichos signos distintivos me parece muy discutible.

Tampoco haré referencia a la licencia sobre la imagen de las personas. Desde mi perspectiva, la imagen no es un derecho intelectual, sino un derivado de los derechos de personalidad, aunque como consecuencia de su naturaleza inmaterial y patrimonial, con frecuencia se le incluye como parte del mundo de la propiedad intelectual.

En cambio, incluyo como materia del estudio la licencia sobre el secreto industrial, no obstante tratarse de una figura de naturaleza jurídica distinta a las demás reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial, ya que no se trata de un derecho oponible erga omnes (un estudio más completo sobre la naturaleza jurídica del secreto industrial será materia de otro artículo).

Finalmente, todas las menciones del Código Civil se refieren al Código Civil Federal, dada la supletoriedad de dicha ley a la materia mercantil.

I. DEFINICIÓN

Los ordenamientos positivos vigentes en México no establecen una definición del contrato de licencia, situación que no es de ninguna manera criticable. La ley tiene como objeto regular conductas humanas, no enseñar derecho, por lo que la definición, en este caso, corresponde a la doctrina.

Esta parte del estudio se limitará a citar algunas de las definiciones del contrato de licencia ya existentes y una vez expuestas algunas ideas sobre los elementos de existencia y validez de esta figura, se propondrá una definición, correspondiendo al lector hacer su propio juicio al respecto.

El diccionario de la Real Academia Española define licenciacomo facultad o permiso de hacer una cosa. Documento en que consta la licencia. Abusiva libertad de decir u obrar. Grado de licenciado. claustro de licencias. Las que se dan a los eclesiásticos por los superiores para celebrar, predicar, etc., por tiempo indefinido. licencia absoluta. La que se concede a los militares, eximiéndolos completamente del servicio. de artes. Junta particular que en la Universidad de Alcalá formaban los sujetos que por designación de claustro pleno examinaban a los bachilleres de ella, hallándolos hábiles, arreglaban el rótulo o graduación de preferencia con que habían de tomar el grado de licenciado. Poética. Cada uno de ciertas infracciones de las leyes de lenguaje o del estilo que pueden cometerse lícitamente en la poesía, por haberlas autorizado el uso con aprobación de los doctos. Primero, segundo, etc. En licencias. En la Universidad de Alcalá decíase de los sujetos que en las licencias se señalaban para que recibiesen por este orden el grado de una facultad. Tomarse uno licencia. Hacer por sí e independientemente una cosa sin pedir licencia o facultad que por obligación o cortesía se necesita para ejecutarla¹.

Por otro lado, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual señala que licenciaes Permiso. Autorización. Vacación. Documento donde consta la facultad de obrar con mayor o menor amplitud; es decir la iniciativa o libertas concedida en un asunto, acto u operación², entre otros conceptos menos relevantes para este estudio.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha definido la licencia como la autorización concedida por el autor u otro titular del derecho de autor (licenciante) al usuario de la obra (licenciatario) para usar ésta en una forma determinada y de conformidad con unas condiciones convenidas entre ambos en el contrato pertinente (acuerdo de licencia)³ y también como un contrato que autoriza al licenciatario a hacer algo que, en la ausencia de la licencia, normalmente constituiría una infracción a los derechos de propiedad intelectual del licenciante⁴.

En doctrina extranjera se ha definido la licencia (de marcas) como el otorgamiento del derecho a usar una marca de bienes o de servicios por el propietario de la marca a otro bajo términos y condiciones específicas⁵. En España, Antonio Roncero define el contrato de licencia como el contrato en virtud del cual un sujeto titular de un derecho de propiedad industrial (licenciante) autoriza a otro (licenciatario) la utilización o explotación del bien inmaterial protegido con dicho derecho generalmente a cambio de un precio⁶, mientras que la Dra. Martín Aresti define a la licencia, refiriéndose concretamente a las patentes, como aquel contrato consensual de carácter duradero en virtud del cual el titular de una patente u otra persona que este facultada para ello, otorga un derecho de disfrute sobre la patente que se traduce en un derecho positivo a la explotación de la invención que la patente protege, con el alcance contractualmente establecido y a cambio de una contraprestación⁷.

De lo anterior se impone hacer una primera distinción: la licencia como contrato y la licencia como la facultad de usar o explotar un derecho de propiedad intelectual perteneciente a otro.

El elemento común que comparten todos los conceptos antes transcritos es la “autorización” otorgada a una persona para llevar a cabo una conducta determinada; en este caso, dicha conducta autorizada estaría relacionada con un derecho de propiedad intelectual.

El análisis de la licencia que a continuación se presenta se llevará a cabo sobre la base del anterior elemento común, y en las disposiciones de nuestros ordenamientos legislativos.

II. LA LICENCIA COMO NEGOCIO JURÍDICO

La doctrina⁸ ha definido al negocio jurídico como la manifestación o declaración externa de voluntad de la que nacen, se transmiten, modifican o extinguen derechos y obligaciones regulados por el derecho, emanando sus consecuencias jurídicas primordialmente de la voluntad de las partes. Se trata de una especie del género acto jurídico.

Ahora bien, los negocios jurídicos pueden originarse de manifestaciones unilaterales o bilaterales de voluntad. Ejemplo de un negocio jurídico emanado de una manifestación unilateral de voluntad es el testamento, mientras que el típico ejemplo de un negocio jurídico bilateral, en el que existe una concurrencia de voluntades, es el contrato.

Parece obvio que la licencia es un negocio jurídico. Se trata de una manifestación externa de la voluntad por virtud de la cual nacen y se transmiten derechos y obligaciones dentro de un ordenamiento legal, siendo dichos efectos jurídicos consecuencia de la voluntad expresada.

Sin embargo, hay que determinar si la licencia es un negocio jurídico bilateral, es decir un contrato, o si por el contrario, estamos ante un negocio jurídico unilateral. ¿Será esencial la concurrencia de voluntades para la existencia de la licencia, o sólo se requiere la declaración unilateral de voluntad de una persona para su perfeccionamiento?

Para dar respuesta, hay que revisar las normas legislativas que regulan específicamente la licencia contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la Ley Federal de Variedades Vegetales.

El primer párrafo del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece:

Art. 30.- El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, conforme a lo establecido por esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. En ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la determinarán los tribunales competentes.

Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente, por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho.

La anterior disposición poco nos dice sobre la naturaleza bilateral o unilateral del negocio jurídico denominado licencia. Si bien es cierto que el numeral en cuestión menciona negocios jurídicos bilaterales como lo son los contratos y los convenios, lo hace en referencia a las transmisiones de derechos patrimoniales de autor, y no a las licencias, las cuales son tratadas aparte.

Por lo que hace a las reservas de derechos, si bien la Ley Federal del Derecho de Autor no prevé expresamente la posibilidad de otorgar licencias sobre esta figura jurídica, el artículo 181 de la Ley sí contempla que su titularidad sea transmitida. Atendiendo al principio de que quien puede lo más, puede lo menos, me parece que no hay obstáculo para afirmar que las reservas de derechos pueden ser objeto de licencia, aunque ciertamente no habría fundamento para sostener que dicha licencia sería inscribible en el Instituto Nacional del Derecho de Autor para surtir efectos frente a terceros adquirentes de buena fe. En este mismo orden de ideas, la ley autoral mexicana no nos proporciona elementos para aseverar que la licencia que tiene por objeto una reserva de derechos es un negocio jurídico bilateral o unilateral.

A diferencia de la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial es clara respecto a la naturaleza bilateral que le atribuye a la licencia. En efecto, los artículos 63 y 136 de esa Ley establecen que los titulares de patentes, registros de marcas (y por analogía los titulares de registros de diseños industriales, modelos de utilidad, circuitos integrados y avisos comerciales) podrán otorgar mediante convenio licencia para el uso de sus derechos:

Art. 63. El titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación…

Art. 136. El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca.

Los dos artículos en comento señalan clara y expresamente que la licencia es un negocio jurídico bilateral, al mencionar que se trata de un convenio, aunque lo técnicamente correcto sería señalar que estamos ante un contrato. Como quiera que sea, la Ley de la Propiedad Industrial no deja lugar a dudas respecto a la naturaleza bilateral del negocio jurídico denominado licencia cuando tiene por objeto patentes y demás registros reconocidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

En cambio, el artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial, referente a secretos industriales, si bien contempla la posibilidad de que el poseedor del secreto industrial autorice a un tercero su uso, omite precisar si dicha autorización debe ser contractual.

Art. 84.- La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Los convenios que menciona el segundo párrafo del artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial son contratos de prestación de servicios por los que se brinda asistencia técnica y capacitación, no propiamente licencias de secretos industrial. Sin embargo, es posible deducir de esta disposición que los contratos de asistencia técnica pueden contener de forma accesoria licencias de secretos industriales, las cuales tendrán naturaleza contractual, y por lo tanto se trata de negocios jurídicos bilaterales.

La Ley Federal de Variedades Vegetales también contempla el otorgamiento de autorizaciones, para que terceros exploten los derechos emanados del título de obtentor, aunque no las denomina licencias:

Art. 4º.- Los derechos que esta ley otorga a los obtentores de variedades vegetales son los siguientes:

…

II. Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Estos derechos tendrán una duración de…

Del texto de la fracción II del artículo 4º de la Ley Federal de Variedades Vegetales se puede desprender que también este ordenamiento considera a la licencia como un negocio jurídico bilateral, específicamente un contrato, toda vez que exige la existencia de consentimiento para que un tercero pueda explotar los derechos sobre las variedades vegetales, y el consentimiento implica concurrencia de voluntades.

Es cierto que la Ley de la Propiedad Industrial establece las llamadas licencias obligatorias y de utilidad pública y la Ley Federal de Variedades Vegetales la licencia de emergencia, pero estas figuras merecerían un estudio aparte, toda vez que en su celebración es ajena a la voluntad del titular de los derechos de propiedad intelectual involucrados.

De la misma forma, y como se advirtió al inicio de este texto, la Ley de la Propiedad Industrial prevé la celebración de licencias respecto a invenciones y marcas que se encuentran en trámite. Sin embargo, este tipo de contratos, al tener como objeto un bien inmaterial respecto del cual no se ha constituido aún derecho de exclusividad alguno, presenta características únicas que merecen tratarse en un estudio aparte.

En mi opinión, el hecho que la naturaleza bilateral del negocio jurídico denominado licencia no se desprenda claramente del texto de la Ley Federal del Derecho de Autor o de la Ley de la Propiedad Industrial por lo que respecta a los secretos industriales, no significa que la naturaleza de dichos actos sea diferente de la de los previstos en la Ley Federal de Variedades Vegetales y Ley de la Propiedad Industrial para la patente y demás registros.

Suponer que la licencia de derechos de autor o de secretos industriales puede nacer de una declaración unilateral de voluntad implicaría el aceptar la existencia de obligaciones a cargo del titular del derecho, sin la presencia de un sujeto acreedor, el licenciatario en este caso. En ausencia de un sujeto que válidamente pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones del licenciatario, la manifestación de voluntad no produce vínculo jurídico alguno.

El vínculo jurídico es un elemento esencial de la obligación⁹. Si de la manifestación unilateral de voluntad cuyo contenido es autorizar el uso de un derecho de propiedad intelectual, no nace vínculo jurídico, y por tanto ninguna obligación, debe concluirse que dicha manifestación unilateral de voluntad es insuficiente, por sí sola, para el perfeccionamiento de la licencia.

Por lo tanto, soy de la opinión que para el nacimiento de la licencia, es necesario el concurso de voluntades; es decir, el consentimiento, por lo que debe considerarse que la licencia es un negocio jurídico bilateral, y específicamente un contrato, por lo que el resto del desarrollo de este estudio tendrá como objeto analizar la licencia como un contrato. En este contrato, el titular de los derechos de propiedad intelectual es denominado licenciante y el autorizado es denominado licenciatario.

III. EL CONTRATO DE LICENCIA

A. Clasificación

Las clasificaciones tienden a ser arbitrarias. Se guían por presupuestos que varían de autor a autor. En este apartado se mencionarán sólo algunas de las más usuales, sin que con ello se pretenda agotar el tema.

1. La licencia es un contrato bilateral, es decir, tanto el licenciatario como el licenciante adquieren derechos y obligaciones.

Además, el contrato de licencia puede considerarse sinalagmático si “las obligaciones que nacen a cargo de una y otra parte tienen una interdependencia recíproca”¹⁰. La interdependencia de las obligaciones que nacen del contrato parece propia de la naturaleza de la licencia, pero no lo considero una característica esencial de la licencia.

2. Es un contrato conmutativo, toda vez que “las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause éste”¹¹.

3. Respecto a la clasificación que hace el Código Civil con relación al beneficio económico contenido en el artículo 1837, no es posible afirmar categóricamente que la licencia sea un contrato oneroso o gratuito.

Por regla general, la onerosidad o gratuidad de la licencia depende única y exclusivamente de la voluntad de las partes, y no de la esencia del contrato.

Desde luego, no puedo ignorar que la doctrina le da enorme relevancia a la existencia de una contraprestación de parte del licenciatario. Tampoco podemos perder de vista que la licencia reviste, por regla general, carácter mercantil. En consecuencia, parecería adecuado afirmar que la licencia es un contrato por naturaleza oneroso. El problema que veo en sostener la naturaleza –que no esencia- onerosa del contrato de licencia es que en ausencia de estipulación expresa entre las partes, no contamos con una norma que supla el silencio de los contratantes para establecer la existencia de una contraprestación.

Cabe destacar que en materia de derechos de autor, la Ley Federal del Derecho de Autor exige que la cesión de derechos patrimoniales de autor sea siempre onerosa, pero no indica nada con relación a la licencia, por lo que sostengo que la licencia de derechos de propiedad intelectual puede ser onerosa o gratuita, según lo estipulen las partes que intervienen, y si las partes no manifiestan nada acerca de la contraprestación, el contrato será gratuito.

4. Es un contrato atípico y nominado. Si bien recibe una denominación específica en varias de las leyes que hemos mencionado, la regulación del negocio en la legislación resulta insuficiente para establecer que existe una verdadera “disciplina en la legislación respecto a la relación de Derecho Privado entre los particulares que contratan”¹².

Cabe señalar que la Ley Federal de Variedades Vegetales no usa el término licencia, y en materia de Propiedad Industrial, la ley tampoco denomina licencia a la autorización de uso que otorga el titular de un secreto industrial a un tercero.

5. Es un contrato consensual por regla general. En la mayoría de los casos de licencia, el contrato no requiere de formalidad alguna para su validez, perfeccionándose con el mero acuerdo de voluntades.

Existen tres excepciones:

a) El contrato de licencia sobre derechos patrimoniales de autor, el cual es formal, toda vez que el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor dispone que siempre deberá constar por escrito.

b) También debe considerarse formal el contrato de licencia sobre variedades vegetales, el cual, además debe constar en documento otorgado ante fedatario público, de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

c) El contrato de franquicia debe constar también por escrito, conforme el artículo 142 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que la licencia de uso de marca integrada a dicho contrato complejo también deben constar por escrito.

Desde luego es frecuente que los contratos de licencia se hagan constar por escrito, pero dicha forma escrita tiene una finalidad probatoria nada más, sin constituir un elemento de validez del negocio jurídico, con las tres excepciones antes apuntadas.

Por otra parte, la inscripción de los contratos de licencia establecido en la Ley de la Propiedad Industrial para el caso de las patentes y los registros, y que presupone la existencia de un documento escrito, tiene como objeto que el negocio jurídico surta efectos ante terceros. Sin embargo, la falta de inscripción de ninguna manera afecta la validez intrínseca del contrato, tal y como se desprende de lo establecido en los artículos 63 y 136 de la Ley de la Propiedad Industrial. La inscripción de la licencia en el Registro Público del Derecho de Autor tiene como propósito el otorgar publicidad al acto, pero no es un requisito formal de validez de la licencia.

6. Es un contrato principal por lo general, en contrapartida de los contratos preparatorios y accesorios, toda vez “que puede existir en sí y tiene fin propio independiente de los demás”¹³.

Lo anterior desde luego no excluye la posibilidad de que la licencia forme parte de un contrato complejo (franquicia), o incluso que se configure como accesorio a otro que para las partes sea el principal (distribución con una licencia subordinada a la existencia de la primera relación), pero ello no afecta la naturaleza principal del contrato.

7. Por regla general, se trata de un contrato mercantil, y excepcionalmente civil.

Los contratos de licencia que tengan como objeto derechos patrimoniales de autor y reservas de derechos¹⁴, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales¹⁵, secretos industriales¹⁶ y variedades vegetales¹⁷ son contratos mercantiles, independientemente de la calidad de las partes contratantes. Los contratos de licencia que tengan por objeto secretos industriales, patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales y circuitos integrados serán civiles o mercantiles, dependiendo de la calidad de los sujetos que intervengan. Cuando uno de ellos sea comerciante (en el sentido más amplio del término), el contrato será mercantil¹⁸, circunstancia que sin duda debe ser la más frecuente.

El interés por precisar el carácter mercantil o civil del contrato de licencia no es puramente teórico. Las disposiciones supletorias pueden variar, y por ende las obligaciones de los contratantes, dependiendo de si la licencia es mercantil (se aplica supletoriamente el Código de Comercio y luego el Código Civil Federal) o civil (se aplica supletoriamente el código civil local que corresponda), así como la vía y el tribunal competente para resolver controversias.

8. Es un contrato de tracto sucesivoen atención a que los efectos del contrato no se agotan en una prestación única sino que se desenvuelven en prestaciones duraderas en el tiempo¹⁹.

9. Es un contrato intuitu personae, en particular tratándose del licenciatario, toda vez que éste no puede sublicenciar el derecho de propiedad intelectual ni ceder los derechos derivados del contrato de licencia, aplicando por analogía las disposiciones contenidas en el Código Civil respecto del arrendamiento²⁰ y comodato²¹.

B. Negocios jurídicos análogos

1. Mandato. El contrato de licencia se distingue del de mandato primordialmente en que el licenciatario actúa y usa el derecho de propiedad intelectual licenciado por su propia cuenta, y no en nombre y representación del licenciante. Las obligaciones que contrae el licenciatario con terceros como usuario del derecho de propiedad intelectual no obligan directamente al licenciante.

2. Sociedad. El contrato de licencia se distingue del de sociedad en que el contrato de licencia no crea una persona jurídica nueva distinta del licenciante y del licenciatario, ni tampoco hay una aportación conjunta de bienes y servicios para la realización de una finalidad común.

3. Usufructo. El contrato por virtud del cual se establece un usufructo es generador derechos real, mientras que de la licencia únicamente emanan derechos personales a favor de las partes.

4. Arrendamiento. Probablemente, el contrato que más de asemeja a la licencia onerosa es el arrendamiento. El maestro Lozano Noriega acepta abiertamente la existencia del arrendamiento de derechos y bienes incorpóreos, incluyendo expresamente el arrendamiento de patente²².

Una diferencia insuperable entre los contratos de arrendamiento y licencia es que el contrato de arrendamiento es esencialmente oneroso, es decir, siempre debe pactarse una contraprestación cierta y determinada o determinable a cambio del otorgamiento del uso y disfrute del bien objeto del contrato, mientras que en la licencia dicha contraprestación no es esencial al contrato.

Las normas relativas al contrato de arrendamiento fueron elaboradas teniendo en mente bienes corpóreos, mientras que los derechos de propiedad intelectual son inmateriales. En el caso del arrendamiento parece imposible suponer la existencia de un arrendamiento del mismo bien de forma simultánea en favor de dos personas diferentes, mientras que en el caso de la licencia dicha posibilidad es plenamente aceptable.

Sin embargo, la semejanza estructural entre el contrato de licencia onerosa y arrendamiento es tal, que con frecuencia recurriré a las disposiciones establecidas en el Código Civil para el contrato de arrendamiento de bienes muebles²³ para aplicarlas a la licencia onerosa, en particular lo relativo a las obligaciones de las partes contratantes en el caso de licencias onerosas, de conformidad con los artículos 1858 y 1859 del Código Civil.

En congruencia con lo anterior, las normas aplicables al comodato deben aplicarse a la licencia gratuita para determinar las obligaciones entre las partes, pero ciertamente la licencia gratuita no se identifica con el comodato civil.

5. Licencia obligatoria y licencia de utilidad pública. La Ley de la Propiedad Industrial establece las figuras de la licencia obligatoria y la licencia de utilidad pública, por la que el Estado autoriza a una persona, bajo circunstancias muy precisas, la explotación de una invención patentada por un tercero, sin que dicho tercero titular de la patente haya manifestado su voluntad para el nacimiento de la licencia.

Por otro lado, la Ley Federal de Variedades Vegetales prevé la figura de la licencia de emergencia, análoga a la de utilidad pública, por la que el Estado autoriza a una persona, bajo ciertas condiciones, la explotación de una variedad vegetal sin la voluntad del obtentor.

No es el propósito de este estudio llevar a cabo un análisis profundo de las licencias obligatorias, de utilidad pública y de emergencia. Las licencias obligatorias, de emergencia y de utilidad pública no son en realidad un contrato, sino un acto administrativo, dada la intervención que tiene el Estado, en su carácter de sujeto de derecho público. Por lo tanto, si la licencia obligatoria, de utilidad pública y de emergencia no es contrato, se trata de un acto jurídico muy distinto de la licencia analizada en este texto.

Conviene llamar la atención sobre el artículo 74 de la Ley de la Propiedad Industrial, que distingue entre las licencias contractuales y las obligatorias, lo cual refuerza la afirmación que la licencia obligatoria no es un contrato, sino que se trata de un acto de naturaleza distinta a la licencia objeto de este estudio:

Art. 74.- A petición del titular de la patente o de la persona que goce de la licencia obligatoria, las condiciones de ésta podrán ser modificadas por el Instituto cuando lo justifiquen causas supervenientes y, en particular, cuando el titular de la patente haya concedido licencias contractuales más favorables que la licencia obligatoria. El Instituto resolverá sobre la modificación de las condiciones de la licencia obligatoria, previa audiencia de las partes.

6. Franquicia. El contrato de franquicia tiene una vinculación importante con el contrato de licencia, pero no deben confundirse. Arce Gargollo afirma que el contrato de franquicia es aquel por el que el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de bienes o servicios, en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de marca(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los resultados de la operación de la negociación²⁴.

La Ley de la Propiedad Industrial señala que en el contrato de franquicia existe una licencia de marca por escrito y además se transmiten conocimientos técnico o se da asistencia técnica al usuario para que se produzcan, venda y ofrezcan productos o servicios de forma uniforme y usando los métodos proporcionados por el licenciante²⁵.

El contrato de franquicia es complejo. Si bien la franquicia supone el otorgamiento de una licencia, también implica la prestación de servicios de asistencia técnica con la finalidad de que el franquiciatario venda algún producto y/o servicio de acuerdo a los lineamientos señalados por el franquiciante a través una negociación comercial del franquiciatario

El contrato de licencia puede existir independientemente de que se celebre también un contrato de franquicia. En la franquicia, la licencia es integrante del negocio jurídico, sin que por ello se modifique la naturaleza principal de la licencia.

IV. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE LICENCIA

Como cualquier negocio jurídico, la licencia está compuesta por diversos elementos. Unos son los denominados elementos de existencia, sin los cuales el contrato simplemente no existe, y otros son los elementos de validez, de los cuales depende la eficacia del negocio jurídico. En este apartado se analizarán los elementos de existencia y algunos de los elementos de validez del contrato de licencia.

A. Elementos de existencia

Los elementos de existencia del contrato de licencia son el consentimiento y el objeto, de conformidad con el artículo 1794 del Código Civil:

Art. 1794.- Para la existencia del contrato se requiere:

I. Consentimiento;

II. Objeto que pueda ser materia del contrato.

1. El consentimiento

Respecto al consentimiento en el contrato de licencia no hay reglas especiales que se deban aplicar, es decir, deben seguirse lo establecido en la Teoría General de las Obligaciones.

El consentimiento no es otra cosa que el acuerdo de voluntades entre dos o más personas. El consentimiento debe, desde luego, exteriorizarse, y éste puede ser expreso o tácito²⁶.

Sin embargo, las reglas relativas al perfeccionamiento del consentimiento en el caso de contrato entre ausentes pueden variar, dependiendo que se trate de un contrato mercantil

o civil.

2. El objeto

El segundo elemento de existencia del contrato de licencia es el objeto que pueda ser materia del contrato. Desde un punto de vista doctrinal, el objeto directo de los contratos es la creación y transmisión de obligaciones, mientras que su objeto indirecto es una prestación de dar, hacer o no hacer. Este objeto indirecto del contrato es, a su vez, el objeto directo de la obligación, mientras que el objeto indirecto de la obligación es la cosa o hecho que el obligado debe entregar, hacer o abstenerse de hacer.

Precisamente nuestro Código Civil regula el objeto de los contratos a través del objeto indirecto de la obligación.

Para efectos de este estudio, y considerando que la licencia es, de acuerdo a las definiciones proporcionadas al inicio, un contrato por el cual una persona autoriza a otra el uso de un derecho de propiedad intelectual, el análisis de su objeto se llevará a cabo considerando que la licencia genera obligaciones de dar, siendo la cosa objeto de la obligación un derecho de propiedad intelectual. Lo anterior con la reserva de examinar posteriormente con mayor detalle las obligaciones de cada una de las partes.

De acuerdo con el artículo 1825 del Código Civil, tratándose de obligaciones de dar, la cosa objeto del contrato debe revestir tres requisitos:

Art. 1825.- La cosa objeto del contrato debe: 1° Existir en la naturaleza; 2° Ser determinada o determinable en cuanto a su especie; 3° Estar en el comercio.

En el caso de la licencia, la cosa objeto del contrato es un derecho de propiedad intelectual. Aquí se presenta el primer problema: una de las características de los derechos propiedad intelectual es que carecen de existencia material, es decir, se trata de bienes incorpóreos.

Para que una cosa pueda ser objeto de un contrato debe existir en la naturaleza, o cuando menos debe poder existir. Si los derechos de propiedad intelectual son bienes incorpóreos, ¿existen en la naturaleza? La conclusión lógica derivada de una respuesta negativa sería que los derechos de propiedad intelectual no pueden ser objeto de un contrato al no satisfacer el primer requisito establecido por la legislación, lo cual sería absurdo.

Si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual son en sí mismos incorpóreos, también es cierto que tienen una existencia o expresión material, como lo son el libro que contiene la obra literaria, la etiqueta que incorpora la marca registrada o el producto emanado de una invención patentada. Los derechos de propiedad intelectual no se agotan con su expresión material, ni el contrato de licencia se limita a dichas expresiones materiales, pero por otro lado, es innegable que los derechos de propiedad intelectual existen o pueden llegar a existir en el mundo físico a través de sus manifestaciones corpóreas, y en tal virtud existen en la naturaleza.

Un derecho de propiedad intelectual que careciera de una manifestación física no podría ser objeto de un contrato.

La cosa objeto de los contratos debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Este requisito también es aplicable tratándose del contrato de licencia.

No se puede otorgar una licencia simplemente sobre “propiedad intelectual”, sobre “marcas” o sobre “una patente”, porque el objeto no estaría determinado, ni sería determinable; en este caso se trataría de un contrato inexistente por falta de objeto. En cambio, es posible celebrar un contrato de licencia respecto de cierto derecho de propiedad intelectual individualmente determinado, e incluso licenciar la totalidad de los derechos de propiedad intelectual de una cierta persona y sin mayores precisiones, en atención a que la cosa objeto estaría determinado o sería, cuando menos, determinable en un momento dado.

Por lo que hace a que la cosa objeto del contrato esté en el comercio, debe atenderse lo dispuesto por el artículo 748 y 749 del Código Civil:

Art. 748.- Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de ley.

Art. 749.- Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular.

En el caso de los derechos de propiedad intelectual, éstos son excluidos del comercio cuando caen en el dominio público. La consecuencia de que un derecho de propiedad intelectual (entendiéndose por derechos de propiedad intelectual aquéllos que así fueron definidos al inicio de este trabajo) caiga en el dominio público es que el derecho en cuestión se extingue y es irreductible a propiedad particular.

También están fuera del comercio los derechos personalísimos, también denominados morales, que los derechos de propiedad intelectual generan a favor de los autores e inventores, como es el derecho a ser reconocido como inventor o autor de una determinada obra o invención, entre otros.

En el caso concreto de las marcas y otros signos distintivos, su registro es renovable un número indefinido de veces. Si el registro caduca por falta de renovación, el derecho se extingue y no puede ser objeto de propiedad particular. Si posteriormente el mismo signo distintivo se registra de nueva cuenta, nacerá un derecho a su uso exclusivo, pero de ninguna manera se debe entender que el derecho previamente extinto ha renacido, al menos desde un punto de vista técnico-jurídico.

En general, todos los derechos de propiedad intelectual de contenido patrimonial están en el comercio, y por lo tanto, pueden ser objeto de un contrato.

Ahora bien la doctrina distingue tres tipos de obligaciones de dar²⁷:

a) Obligaciones traslativas de dominio.

b) Obligaciones traslativas de uso.

c) Obligaciones de restitución de cosa ajena.

d) Obligaciones de pago de cosa debida.

El Código Civil recoge la anterior clasificación en su artículo 2011:

Art. 2011.- La prestación de cosa puede consistir:

I. En la traslación de dominio de cosa cierta;

II. En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta;

III. En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida.

En el caso de la licencia, estamos ante la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 2011 del Código Civil, y aquí se incorpora a este estudio un elemento fundamental: la traslación temporal del uso o goce de un bien.

Si nos atenemos a las definiciones proporcionadas al inicio del estudio, pareciera que el objeto del contrato de licencia es la autorización del uso de un derecho de propiedad intelectual. Esto no es así; la autorización, o mejor dicho, la facultad de una de las partes para usar un derecho de propiedad intelectual perteneciente a la otra parte es un efecto del contrato de licencia, pero no el objeto del mismo.

En mi opinión, el objeto del contrato de licencia es la transmisión temporal del uso y goce de un derecho de propiedad intelectual.

Sin embargo, dada la naturaleza inmaterial del objeto del contrato de licencia, la transmisión temporal del uso y goce del derecho de propiedad intelectual no priva al licenciante del derecho a usar y gozar por su cuenta del derecho licenciado o incluso celebrar otros contratos de licencia con terceros respecto del mismo derecho, a menos que se haya pactado expresamente algún tipo de exclusividad a favor del licenciatario. Esta es una diferencia fundamental con el arrendamiento y el comodato que distingue a la licencia de aquellos.

Es importante hacer énfasis en la temporalidad de la transmisión del uso y goce del derecho de propiedad intelectual que, en mi opinión, caracteriza el contrato de licencia. Soy de la idea que el contrato podrá ser de plazo indeterminado, pero no perpetuo ni indefinido.

B. Elementos de validez

Como en cualquier contrato, los elementos de validez del contrato de licencia son la capacidad, la forma, la ausencia de vicios del consentimiento, y la licitud en el objeto, motivo o fin del negocio jurídico.

La falta de forma establecida en la ley, la presencia de un vicio del consentimiento (error, dolo, mala fe, violencia), la lesión y la incapacidad de cualquiera de las partes, produce la nulidad relativa del contrato de licencia, según dispone el artículo 2228 del Código Civil, mientras que la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del contrato produce la nulidad, absoluta o relativa según sea el caso, del negocio jurídico, de conformidad con el artículo 2225 del Código Civil.

En el caso del contrato de licencia, únicamente haré referencia a las reglas especiales relativas a la capacidad de los contratantes y la forma que debe revestir el contrato de licencia, aclarando que si la licencia tiene carácter mercantil, la lesión no causa de ineficacia del contrato.

1. La capacidad

En primer lugar debe distinguirse la capacidad de goce de la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud que toda persona tiene para ser titular de derechos y obligaciones²⁸, mientras que la capacidad de ejercicio se define como la aptitud que tienen determinadas personas para hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones por sí mismas.

En principio, todas las personas tienen capacidad de goce, no así de ejercicio. Los menores de edad, las personas sujetas a interdicción y las personas morales pueden ser titulares de derechos y obligaciones, pero el ejercicio de tales derechos y el cumplimiento de sus obligaciones debe efectuarse a través de un representante.

En materia contractual, son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley²⁹.

En el contrato de licencia, además de la capacidad general para contratar, el licenciatario requiere de legitimación, es decir, de la facultad para disponer del derecho de propiedad intelectual materia del contrato.

La regla general es que el titular del derecho de propiedad intelectual goza de legitimación para celebrar un contrato de licencia, pero dicha legitimación también la pueden tener personas distintas al titular. El caso típico de una persona, diferente del titular, legitimada para licenciar un derecho de propiedad intelectual lo constituye el licenciatario facultado para sublicenciar a terceros.

Un caso muy particular en esta materia es el de las Sociedades de Gestión Colectiva reguladas por el Título IX de la Ley Federal del derecho de Autor.

El artículo 192 de la Ley Federal del Derecho de Autor señala que las sociedades de gestión colectiva tienen por objeto proteger a autores y titulares de derechos conexos tanto nacionales como extranjeros, así como recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por conceptos de derechos de autor o derechos conexos se generen a su favor. El artículo 197 de esa misma ley establece que los miembros de una sociedad de gestión colectiva cuando opten porque la sociedad sea la que realice los cobros a su nombre deberán otorgar a ésta un poder general para pleitos y cobranzas.

El mandato es un contrato civil intuitu personae en el que ordinariamente el mandatario es una persona física, ya que las personas morales están incapacitadas para celebrar por sí mismas los actos jurídicos que se les encomienda con el mandato. Sin embargo, la Ley Federal del Derecho de Autor permite el otorgar poderes a una persona moral que, por su propia naturaleza, es incapaz de ejercitarlo por sí. Si el mandatario no facultó expresamente a la sociedad de gestión colectiva para encomendar a un tercero el ejercicio del poder que se le confirió, no hay forma para que la sociedad pueda ejercitar válidamente las facultades de representación que se le otorgaron, a menos que se acepte que la facultad de delegar el poder conferido puede otorgarse implícitamente, posición que no comparto pero que muchos colegas y notarios públicos sí sostienen.

2. La forma

Como se mencionó al momento de clasificar el contrato de licencia, no existe uniformidad de normas sobre las formalidades que debe revestir el negocio. La forma exigible para la validez de la licencia depende del derecho de propiedad intelectual objeto del contrato.

El contrato de licencia que tenga como objeto la transmisión temporal del uso y goce de una patente, un registro de modelo de utilidad, de diseño industrial, de modelo de utilidad, de esquema de trazado de circuitos integrados, de marca, de aviso comercial o de secreto industrial es consensual, y se perfecciona con el mero acuerdo de voluntades.

Lo aconsejable es que los contratos de licencia relacionados con patentes y registros de modelo de utilidad, de diseño industrial, de modelo de utilidad, de esquema de trazado de circuitos integrados, de marca, de aviso comercial y de secretos industriales se celebren por escrito. Sin embargo, insisto que el documento escrito tiene una finalidad meramente probatoria, sin constituir por ello un elemento de validez del negocio jurídico.

En el mismo orden de ideas, la inscripción del contrato de licencia ante la autoridad administrativa no es una formalidad necesaria para la validez del acto, dado que la finalidad que se persigue con dicha inscripción es dar publicidad a la licencia, que el contrato de surta efectos ante terceros (entiendo yo que terceros adquirentes de buena fe) y que el uso de la marca por parte del licenciatario inscrito se entienda como efectuado por el titular del derecho, para efectos de la conservación del registro³⁰.

No obstante lo anterior, cuando la licencia de un derecho de propiedad industrial como los arriba transcritos se encuentre integrado en un contrato de franquicia, es necesario que conste por escrito, según lo dispone el artículo 142 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

El contrato de licencia relativo a derechos patrimoniales de autor debe celebrarse por escrito, según dispone el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El contrato de licencia que tenga por objeto los derechos derivados del título de obtentor de una variedad vegetal debe celebrarse ante un fedatario público, en términos del artículo 41 del Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Tanto el contrato de licencia sobre derechos patrimoniales de autor como el contrato de licencia respecto de los derechos emanados del título de obtentor de una variedad vegetal pueden inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor o en el Registro Nacional de Variedades Vegetales, según sea el caso, teniendo dicho registro efectos declarativos³¹ para que el contrato surta efectos ante terceros (terceros adquirentes de buena fe, en mi opinión).

El último párrafo del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor sanciona la falta de formalidad en el contrato de licencia que tenga por objeto derechos patrimoniales de autor con la nulidad de pleno derecho.

V. Definición Propuesta

Una vez analizados brevemente los elementos de existencia y validez del contrato de licencia, es posible proponer una definición general, con base únicamente en las características esenciales que lo distinguen de otros negocios jurídicos: El contrato de licencia es aquel por virtud del cual una persona llamada licenciante transmite temporalmente a otra llamada licenciatario, el uso y goce de un derecho de propiedad intelectual.

VI. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Para la determinación de las obligaciones de las partes, recurriré principalmente a la similitud estructural que, en mi opinión, tiene licencia con el arrendamiento y el comodato.

A. Obligaciones a cargo del licenciante

El licenciante tiene cuatro obligaciones básicas:

a) Transmitir el uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual.

b) Entregar el derecho de propiedad intelectual.

c) Conservar el derecho de propiedad intelectual.

d) Garantizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual.

e) Supervisar la calidad de los productos o servicios licenciadados.

a) Transmitir el uso y goce del derecho de propiedad intelectual

Esta es una obligación que nace cumplida una vez que se perfecciona el contrato. En efecto, dado que se trata de un bien incorpóreo, la consecuente transmisión del uso y goce del derecho de propiedad intelectual se verifica con el mero acuerdo de voluntades, de conformidad con el artículo 1796 del Código Civil, independientemente de que se trate de un contrato oneroso o gratuito.

b) Entregar el bien objeto del contrato de licencia

El licenciante está obligado a entregar el bien objeto de la licencia, de acuerdo con los artículos 2412, fracción I y 2459, del Código Civil, con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido.

En la mayoría de los casos, la entrega de un derecho de propiedad intelectual se hace de manera virtual, toda vez que se trata de bienes incorpóreos.

Sin embargo, la entrega virtualpodría ser insuficiente para considerar cumplida esta obligación, siendo necesario entregar también las manifestaciones materiales del derecho licenciado, de manera que el licenciatario pueda usarlo en los términos convenidos.

Por ejemplo, en el caso de una licencia de un secreto industrial, el licenciante debe entregar al licenciatario el documento en el que consta materialmente la información confidencial cuyo uso y goce se transmite; en el caso de la licencia sobre una obra musical, el licenciante deberá entregar al licenciatario el soporte material que contiene la obra licenciada, a fin de que ésta pueda ser usada en conforme lo pactado en el contrato respectivo.

c) Conservar el derecho de propiedad intelectual

La obligación a cargo del licenciante de conservar el derecho de propiedad intelectual nace únicamente en caso del contrato de licencia oneroso, salvo estipulación en contrario, siguiendo las normas establecidas para los contratos de arrendamiento y comodato.

Durante el plazo de vigencia del contrato de licencia onerosa, el licenciante está obligado a conservar el derecho de propiedad intelectual en condiciones de ser explotado por el licenciatario de conformidad
con lo acordado por las partes. Esta obligación es consecuencia lógica de la de transmitir el uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual al licenciatario a cambio de un precio, y encuentra fundamento en los artículos 1858 y 2412, fracción II, del Código Civil.

De esta forma, el licenciante debe defender la validez del derecho de propiedad intelectual frente a las acciones legales que pudieran ser ejercitadas por terceros que pudiesen tener como consecuencia la extinción del derecho, así como llevar a cabo todos los actos necesarios para la conservación del derecho licenciado, como lo sería el pago de las denominadas anualidades en el caso de las patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados.

La pérdida parcial del derecho de propiedad intelectual licenciado de forma onerosa, como sería el caso de la nulidad parcial de una patente, daría derecho al licenciatario a exigir un ajuste en la contraprestación que se obligó a pagar a cambio de la transmisión del uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual o la rescisión del contrato de licencia y el pago de los daños y perjuicios que sufra, de conformidad con los artículos 2420 y 2490, fracción I, del Código Civil.

En el caso particular de las marcas y avisos comerciales, cuyo registro es renovable un número ilimitado de ocasiones, el licenciante estará obligado a llevar a cabo la renovación correspondiente, en caso de que la duración del contrato de licencia onerosa sea mayor al período restante de vigencia del registro correspondiente. El incumplimiento por parte del licenciante de esta obligación dará derecho al licenciatario a demandar la rescisión del contrato o su cumplimiento forzoso si éste fuera posible y el pago de daños y perjuicios.

d) Garantizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual

Al igual que en la obligación anteriormente descrita, la obligación a cargo del licenciante de garantizar su uso y goce nacen únicamente en caso del contrato de licencia oneroso, salvo estipulación en contrario en el caso de la licencia gratuita.

Siguiendo lo expuesto por el maestro Sánchez Medal cuando analiza el contrato de arrendamiento, el cual, reitero, presenta importantes similitudes estructurales con el contrato de licencia onerosa, la obligación de garantizar el uso y goce del bien es una obligación compleja, compuesta a su vez por tres obligaciones:

1. Abstenerse de estorbar u obstaculizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual.

El licenciante está obligado a abstenerse de toda clase de perturbaciones, de hecho o de derecho³² que pueda impedir al licenciatario el uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado, en los términos convenidos por las partes en el contrato correspondiente.

Esta obligación, prevista en el artículo 2412, fracción III, del Código Civil, aplicado por analogía, no es fácil de visualizar, dado que los derechos de propiedad intelectual son bienes incorpóreos. Puede considerarse difícil que el licenciante estorbe el uso y goce de un bien incorpóreo, de la misma forma en que un arrendador podría perturbar el uso y goce de un bien mueble arrendado, toda vez que el licenciante puede usar por sí el derecho licenciado, sin con ello estorbar o perturbar el uso a que tienen derecho el licenciatario.

Sin embargo, en el caso el contrato de licencia con cláusula de exclusividad, resulta clara la existencia de esta obligación y cómo se puede incumplir con ella.

En términos muy generales, la cláusula de exclusividad o pacto de exclusiva es una cláusula accesoria al contrato de licencia cuyo contenido consiste en “una obligación de no

recibir de terceros una determinada prestación, bien de no realizarla a favor de terceros o bien ambas obligaciones recíprocamente”³³.

En el caso del contrato de licencia, un ejemplo de pacto de exclusividad sería el del licenciante que se obliga a no usar el derecho de propiedad intelectual licenciado por sí y/o mediante terceros durante un plazo determinado, dentro del territorio materia de la exclusividad.

En caso de que el licenciante incumpla con la obligación derivada de la cláusula de exclusividad, dicho incumplimiento puede entenderse como un estorbo o perturbación del uso y goce convenidos del derecho de propiedad intelectual licenciado, y el licenciatario tendrá derecho a reclamar el pago de los daños y perjuicios que se le hubieren causado, en términos del último párrafo del artículo 2104 del Código Civil, o bien el pago de la pena convencional que se hubiera pactado.

Adicionalmente, si de la redacción del contrato se desprende que la exclusividad resultaba ser un elemento sustancial de la licencia, el incumplimiento de la obligación puede dar lugar a que el licenciatario reclame al licenciante el cumplimiento forzoso o la rescisión del contrato, y el pago de daños y perjuicios, de acuerdo con el artículo 1949 del Código Civil.

2. Garantizar el uso y goce pacífico del derecho de propiedad intelectual.

Esta obligación se manifiesta cuando existe una perturbación de derecho emanada de un tercero que priva al licenciatario, total o parcialmente, del uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado.

Entre las perturbaciones de derecho emanadas de terceros que privan total o parcialmente del uso y goce del derecho de propiedad intelectual al licenciatario se encuentra la declaración, administrativa de nulidad, caducidad o cancelación del derecho licenciado³⁴; la evicción del derecho de propiedad intelectual licenciado³⁵; que un tercero venza en juicio al licenciatario por haber, el licenciante, dado en licencia el mismo derecho de propiedad intelectual por separado a dos o más personas por el mismo tiempo violando un pacto de exclusividad³⁶; el remate judicial del derecho licenciado si el contrato de licencia no fue inscrito con la autoridad administrativa correspondiente con anterioridad al embargo del bien³⁷.

Cuando el licenciatario se vea privado total o parcialmente del uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado onerosamente, podrá demandar del licenciante la disminución de la contraprestación pactada, o bien, la rescisión del contrato, y el pago de los daños y perjuicios que se hayan causado, de acuerdo con los artículos 1949, 2106, 2107 y 2434 del Código Civil.

3. Responder de los vicios ocultos del derecho de propiedad intelectual.

El fundamento legal de esta obligación se encuentra en los artículos 2142 y 2142, fracción V, del Código Civil.

Los derechos de propiedad intelectual, al igual que los bienes corpóreos, pueden tener vicios que no son manifiestos ni se encuentran “a la vista”, mismos que pueden causar que el derecho de propiedad intelectual sea impropio para los usos a los que se destina o que disminuyan su uso, y que de haber sido del conocimiento del licenciatario, éste no habría celebrado el contrato o hubiese pactado una contraprestación menor.

Un ejemplo de vicio oculto en un derecho de propiedad intelectual sería el de una obra, de las que se enumera en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, respecto de la cual se celebra un contrato de licencia pero carece, parcial o totalmente, de originalidad. Concretizando, una obra musical compuesta de música y letra puede ser objeto de licencia para que un tercero la use y reproduzca; sin embargo si resulta que la música de dicha obra no es original, sino copia de una obra atribuible a otra persona, se tratará de una derecho de propiedad intelectual con un vicio oculto, en atención a que el vicio no era necesariamente manifiesto, y el licenciatario, de haber tenido conocimiento de dicha circunstancia, probablemente se hubiese abstenido de celebrar el contrato o habría pactado una contraprestación menor.

Otro caso de vicio oculto sería el de la patente que, si bien fue otorgada, carece de novedad en alguna de sus reivindicaciones, lo que sería causa de anulación total o parcial.

e) Supervisar la calidad de los productos o servicios licenciadados.

En realidad no se trata de una obligación contractual sino de una carga impuesta por el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial, que señala que los productos o servicios elaborados, vendidos o prestados por el licenciatario sean de la misma calidad que los que elabora, vende o presta el licenciante.

Sostengo que no es una obligación porque, a menos que el contrato de licencia  faculte al licenciatario a exigir esa conducta, no existe sujeto acreedor, no obstante la existencia de la norma legal. Por otro lado, aparentemente se trataría de una carga sólo del licenciatario, y sin embargo, soy de la opinión que se trata de una carga compartida: por un lado el licenciatario debe mantener determinados estándares de calidad en sus productos y servicios, y por el otro, el licenciante debe supervisar de forma efectiva dicha calidad. Si bien no existe sanción expresa en caso de incumplimiento de la norma, conforme la última fracción del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, la contravención de lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley puede derivar en una infracción administrativa.

B. Obligaciones a cargo del licenciatario

a) Pagar la contraprestación pactada.

Esta obligación a cargo del licenciatario únicamente tiene lugar cuando las partes pactan una prestación por la transmisión del derecho a usar y disfrutar el derecho de propiedad intelectual; en mi opinión, la contraprestación no es esencial al contrato de licencia.

En materia de derechos de autor, el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. A primera vista, pareciera que el contrato de licencia que tenga por objeto derechos patrimoniales de autor siempre debe ser oneroso.

Sin embargo, el último párrafo del citado artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor hace una distinción entre los actos, convenios y contratos por los que se transmiten derechos patrimoniales y las licencias. Si bien es cierto que el contrato de licencia tiene por objeto transmitir temporalmente el uso y goce de un derecho de propiedad intelectual, en este caso un derecho patrimonial de autor, los actos, convenios y contratos que transmiten derechos patrimoniales mencionados en el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor son aquellos en los que se transmite la titularidad del derecho, y no sólo el uso y goce; de otra forma, no habría manera de entender la distinción que hizo el legislador en el citado numeral.

Consecuentemente, la exigencia establecida en la ley para que se pacte una contraprestación a favor del titular de los derechos patrimoniales en los actos, convenios y contratos por los que se transmitan dichos derechos patrimoniales es aplicable únicamente cuando se trate de actos traslativos de la titularidad de los mencionados derechos patrimoniales.

La contraprestación por la transmisión del uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual, en caso de que se pacte, puede consistir en la entrega de una cantidad de dinero u otro bien determinado o determinable, y se denomina comúnmente regalía. Teóricamente, la contraprestación también podría consistir en una obligación de hacer, en atención a que no hay ninguna disposición que señale que ésta deba consistir en una obligación de dar.

El monto y características de la contraprestación quedan al arbitrio de las partes contratantes. La contraprestación a que se obliga el licenciatario debe ajustarse a las normas previstas por el Código Civil para las obligaciones de dar, o de hacer, según corresponda. Es decir, si la contraprestación pactada consiste en una conducta de dar, el bien que el licenciatario debe entregar deberá existir en la naturaleza, ser determinado o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio³⁸; si la contraprestación que se estipuló está constituida por una obligación de hacer, ésta deberá ser lícita y posible, tanto física como jurídicamente³⁹.

Si el contrato omite señalar el momento en que deba hacerse el pago de la contraprestación pactada, tratándose de obligaciones de dar, éste se deberá realizar por períodos vencidos, o al vencer el plazo, de conformidad con los artículos 2461 y 2462 del Código Civil. Si por el contrario, las partes convinieron en que la contraprestación consistiera en una obligación de hacer, el pago deberá efectuarse cuando así lo exija el licenciante, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación, según dispone el artículo 2080 del Código Civil.

Por otra parte, si las partes omitieron acordar el lugar en que se debía pagar la contraprestación estipulada, el pago se deberá efectuar en el domicilio del licenciatario, de acuerdo con los artículos 2082 y 2427 del Código Civil, salvo que la naturaleza de la obligación exija que el pago deba efectuarse en otro lugar, según señala el ya mencionado artículo 2082 del Código Civil.

La falta de pago otorga derecho al licenciante para exigir el cumplimiento forzoso de la obligación o la rescisión del contrato, y el pago de daños y perjuicios, según lo previenen los artículos 1949 y 2489, fracción I, del Código Civil.

b) Usar el derecho de propiedad intelectual de conformidad con lo pactado en el convenio de licencia.

El licenciatario no sólo tiene del derecho, sino también la obligación, de usar el derecho de propiedad intelectual objeto del convenio de licencia, debiendo realizarse conforme a lo establecido en el propio contrato.

Con frecuencia, los contratos de licencia contienen limitaciones en cuanto al uso del derecho de propiedad intelectual por parte del licenciatario que pueden referirse al territorio dentro del cual puede usarse el derecho, al número de obras o artículos que, incorporando el derecho de propiedad intelectual, puede o debe producir el licenciatario, o bien al tipo y características de los artículos y servicios respecto a los cuales se puede usar el derecho de propiedad intelectual licenciado.

De esa forma, el titular de una marca registrada que proteja toda clase de vestuario y calzado, podrá celebrar un contrato de licencia en la que se limite el uso de la marca por parte del licenciatario para identificar calcetines únicamente. En el mismo caso, el licenciatario podría estar obligado a que los productos que produzca estén compuestos de determinado material con ciertas características, y a no venderlos fuera del territorio acordado.

Al respecto, es necesario llamar la atención a la obligación para el licenciatario prevista en el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial, referente al uso de la marca:

Art. 139.- Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta Ley.

De esa forma, la conducta del licenciatario de una marca registrada estará regulada no sólo por las obligaciones de naturaleza contractual pactadas en el contrato de licencia, sino que además, la Ley de la Propiedad Industrial le impone ciertas obligaciones respecto a la calidad de los productos a los que se aplica la marca y a comunicar al público que la marca es usada por un licenciatario.

Puede ocurrir que el contrato de licencia omita establecer la obligación a cargo del licenciatario para que los servicios o productos que fabrique, venda o preste identificados con la marca licenciada, sean de la misma calidad que los que fabrica, vende o presta el licenciante (o quizá el licenciante no fabrique ni venda nada ni preste servicio alguno). En este caso, la disposición legal sigue exigiendo una conducta del licenciatario, pero a falta de estipulación contractual, habría que preguntarse si se trata de una verdadera obligación  (dada la ausencia de un sujeto acreedor) o más bien de una carga. En todo caso, el incumplimiento por parte del licenciatario a esta carga impuesta por el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial podría ser causa de infracción administrativa sancionable por la autoridad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad contractual que pudiese haber.

El artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor impone al licenciatario la obligación de señalar en las reproducciones que haga de la obra publicada las menciones Derechos Reservados o su abreviatura D.R., seguida del símbolo ©, el nombre completo del titular del derecho de autor, su dirección y el año de la primera publicación de la obra.

Adicionalmente, el licenciatario deberá poner “todos los medios necesarios” para la efectividad de la “explotación concedida”, según dispone el artículo 36 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

La ley no proporciona elementos para determinar cuándo se han puesto “todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida”, por lo que corresponderá al juez o árbitro decidir respecto del cumplimiento de esta obligación, tomando en consideración los usos y costumbres que resulten aplicables y cuya prueba queda, desde luego, a cargo de las partes interesadas.

c) Devolver el bien objeto del contrato de licencia.

Así como el licenciante tiene la obligación de entregar al licenciatario el bien objeto del contrato de licencia, realizándose dicha entrega de forma virtual en muchos casos dada la naturaleza de los bienes incorpóreos, de la misma manera el licenciatario debe entregar, de forma virtual en muchas ocasiones, el bien objeto del convenio una vez que la licencia termine por cualquier causa.

Sin embargo, el licenciatario deberá devolver al licenciante también los objetos materiales que contienen el derecho de propiedad intelectual licenciado. Un ejemplo claro de la obligación de este tipo de devolución se da en el caso de la licencia sobre secretos industriales, en el que la entrega virtual del bien objeto del convenio del licenciatario al licenciante es insuficiente, debiendo además devolverse a su titular los medios materiales en los que conste el secreto industrial.

Dada la naturaleza intangible de los derechos de propiedad intelectual, podría suponerse que la obligación de “devolver” el bien objeto de la licencia presenta dos aspectos: un hecho positivo, que es la devolución, ya sea virtual o real, del bien, y un hecho negativo, consistente en la obligación del licenciatario de abstenerse de continuar usando el derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, sólo el aspecto positivo de la obligación deriva realmente del contrato de licencia. Por regla general, el aspecto negativo de la obligación es consecuencia, no del contrato, sino de la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual y su oponibilidad erga omnes. Afirmo “por regla general”, ya que si bien soy de la idea que los derechos de propiedad intelectual son una especie de derecho real, los secretos industriales no participan de esta naturaleza, no son oponibles erga omnes y la protección que la ley les otorga siempre está vinculada a una relación de tipo contractual previamente existente.

En el caso concreto de los secretos industriales, además de las antes señaladas, el licenciatario tiene la obligación de abstenerse de divulgar a terceros el secreto industrial que fue materia de la licencia, aún después de la terminación del contrato de licencia, de conformidad con los artículos 84 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial.

VII. Temporalidad

Como ya se destacó anteriormente, el titular del derecho de propiedad intelectual objeto del contrato de licencia transmite al licenciatario de manera temporal el uso y goce del derecho. Una licencia otorgada de forma perpetua equivaldría a una obligación personal perpetua, lo cual es contrario al principio de que nadie puede obligarse para siempre.

Nuestra legislación no impone limitaciones en cuanto a la duración del contrato de licencia, quedando ésta a la voluntad de las partes, pudiendo éstas pactar un plazo de vigencia o una duración indeterminada. Sin embargo, cabe señalar que la regla es que los derechos de propiedad intelectual tienen una vigencia temporal limitada, por lo que si bien las partes están en libertad para acordar la duración del contrato de licencia, algunas de las obligaciones, principalmente por lo que hacen al licenciante, se ven necesariamente limitadas por el tiempo de vigencia que le reste al derecho licenciado.

Por ejemplo, las obligaciones del licenciante en un contrato de licencia que tenga por objeto una patente no podrá durar más de veinte años, toda vez que la patente se extingue precisamente en un plazo de veinte años contados a partir de la fecha en que se solicitó⁴⁰. Una vez transcurrido dicho plazo el objeto materia del contrato, las obligaciones del licenciante se extinguen.

Como excepción, las obligaciones a cargo del licenciante en el contrato de licencia que tenga por objeto un secreto industrial no necesariamente tendrán un plazo máximo fijado de antemano, ya que el secreto industrial nace y subsiste en tanto las condiciones de hecho que le dan origen se mantengan.

Respecto a las obligaciones del licenciatario, éstas no necesariamente van a terminar con la vigencia del derecho de propiedad industrial, o incluso con el vencimiento del plazo fijado para la licencia. Hay obligaciones que subsisten al cumplimiento del plazo de la licencia, como las de confidencialidad en el caso de la licencia.

En el caso de las marcas y avisos comerciales registrados, la temporalidad de las obligaciones a cargo de las partes opera de forma diferente. Los registros marcarios tienen una duración temporal limitada a diez años contados a partir de la fecha de solicitud, pero se trata de registros renovables por períodos iguales de tiempo. De esa forma, las partes pueden convenir que la licencia tenga una duración mayor a la vigencia del registro de marca, dado que éste se puede renovar. No obstante lo anterior, si las partes pactan una licencia por un plazo mayor a la vigencia de la marca, y el registro por cualquier causa no se renueva dentro de los términos dispuestos por la ley, el contrato quedará sin objeto y deberá darse por terminado, sin perjuicio de la responsabilidad del licenciante por el incumplimiento contractual que conllevaría esa situación.

Ahora bien, el hecho que el contrato de licencia transmita temporalmente el uso de un derecho de propiedad intelectual no excluye la posibilidad de que las partes le fijen una duración indeterminada, o incluso que no prevean plazo alguno, siendo que en este último caso también se deberá entender que el plazo de la licencia es indeterminado.

Si la licencia es de duración indeterminada, ya sea porque las partes así lo estipularon o porque no señalaron duración alguna, ni tampoco se expresó el uso a que el derecho de propiedad intelectual se destina, el licenciatario lo puede dar por terminado en cualquier momento y el licenciante después de cinco días de “entregado” el bien objeto del contrato en condiciones aptas de ser usado por el licenciatario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2460 del Código Civil:

Art. 2460.- Si en el contrato no se hubiese fijado plazo ni se hubiere expresado el uso a que la cosa se destina, el arrendatario será libre para devolverla cuando quiera, y el arrendador no podrá pedirla, sino después de cinco días de celebrado el contrato.

Al respecto es de llamar la atención lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de la Propiedad Industrial que señala que no se inscribirán los convenios que otorguen licencias cuya duración sea mayor a la de la patente o registro (de modelo de utilidad, diseño industrial o circuito integrado) de que se trate, o bien, cuando dicha patente o registro ya hubiese caducado:

Art. 66.- No se inscribirá la licencia cuando la patente o registro hubiesen caducado o la duración de aquélla sea mayor que su vigencia.

No deja de ser curiosa la disposición antes transcrita.

En primer lugar, es incompleta. Se entiende que la ley niegue la inscripción de licencias sobre patentes o registros caducos, pero no señala nada acerca de las patentes o registros declarados nulos. Sería absurdo suponer que la ley autorice la inscripción de licencias cuando la patente o registro hayan sido declarados nulos, pero ello no da motivo a que el legislador haya guardado silencio al respecto. Una expresión más adecuada hubiese sido no se inscribirá la licencia cuando los derechos emanados de la patente o registro se hubiesen extinguido.

Más curiosa aún es la prohibición para inscribir licencias cuya duración sea mayor a la patente o registro. Pareciera que el legislador supuso que permitir el registro de contratos de licencia de duración mayor que la patente o registro respectivos equivaldría a extender artificialmente la vigencia del derecho de propiedad industrial. Tal vez supuso que permitir la inscripción de este tipo de contratos sería tanto como aprobar que el licenciatario continuara obligado al pago de regalías, no obstante la extinción del derecho de propiedad intelectual licenciado.

Como quiera que sea, no es justificable la negativa a inscribir los contratos de licencia de vigencia mayor a la de la patente o registro correspondiente. La inscripción del contrato de licencia no tiene efectos constitutivos de derechos, sino meramente declarativos y de publicidad con respecto a terceros. La vigencia del contrato de licencia y sus efectos entre las partes contratantes son independientes de la inscripción ante la Administración, y ésta no puede modificarlos.

VIII. Terminación

En cuanto a la terminación del contrato de licencia sobre derechos de propiedad intelectual, no existen reglas especiales.

El contrato puede terminarse por acuerdo mutuo de las partes, por agotamiento del plazo de vigencia, o por la extinción del derecho de propiedad intelectual licenciado.

Respecto a este último caso, existen varias hipótesis en las cuales se extingue el derecho de propiedad intelectual licenciado, y como consecuencia de ello termina el contrato de licencia:

1. Vencimiento del plazo de vigencia de los derechos de propiedad intelectual no renovables (derechos patrimoniales de autor, patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, título de obtentor de una variedad vegetal).

2. Vencimiento del plazo de vigencia de los derechos de propiedad intelectual renovables, que no se hubiesen renovado en tiempo y forma (registros de marca y aviso comercial).

3. Divulgación pública de la información constitutiva del secreto industrial, o bien, que dejen de existir las condiciones de hecho que dan origen a la protección del secreto industrial.

4. Nulidad, caducidad o cancelación del derecho de propiedad intelectual licenciado, declarado por autoridad competente.

5. Declaratoria judicial que determine que el licenciante no es el titular del derecho de propiedad intelectual licenciado.

En materia de arrendamiento, el artículo 2483, fracción VI, del Código Civil prevé como causa de terminación del contrato la expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública. Esta causa de terminación es plenamente entendible tratándose del arrendamiento de bienes materiales, ya que la expropiación tendrá como efecto que el arrendatario se vea privado del uso y goce del bien. Sin embargo, en el caso de bienes incorpóreos, como los derechos de propiedad intelectual, la expropiación no implica necesariamente la privación del uso y goce del derecho licenciado, e incluso podría no implicar siquiera una modificación sustancial de las condiciones de uso del derecho licenciado pactadas en el contrato de licencia, si la licencia fue inscrita.

Por lo anterior, en este caso no es posible establecer una regla general respecto a si se trata de una causa de terminación del contrato de licencia, por lo que se tendría de revisa el caso concreto para determinar el efecto del decreto expropiatorio en el contrato de licencia y los derechos de las partes.

Otras causas de extinción de la relación jurídica contractual nacida de la licencia son la nulidad y la rescisión del contrato, así como la confusión de derechos entre el licenciante y el licenciatario, las cuales no son privativas de la licencia, sino comunes a la generalidad de los contratos.

Notas al pie.

1. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, 21ª. ed., 1992 Madrid, pp. 1254, 1255.

2. Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 12ª. ed., Editorial Heliasta, Buenos Aires, p. 199.

3. OMPI Glosario de Derechos de Autor y Derechos Conexos, World Intellectual Property Organization, Ginebra 1980, p. 145.

4. Primer on Electronic Commerce and Intellectual Property Issues, World Intellectual Property Organization, Ginebra, 2000, p. 8. (traducción libre)

5. Thomas B. Small, Trademark Licensing and Franchising, Les Nouvelles, Vol. XXXIV, No. 2, Junio 1999, pp. 64-69 (traducción libre).

6. Antonio Roncero Sánchez, El Contrato de Licencia de Marca, Civitas, 1999, p. 64.

7. Pilar Martín Aresti, La Licencia Contractual de Patente, Aranzadi, 1997, p. 54.

8. Ver Raúl Ortiz-Urquidi, Derecho Civil, 3ª. ed., Porrúa, 1986, p. 241 y Miguel Villoro Toranzo, Introducción al Estudio del Derecho, 8ª ed., Porrúa, 1988, p. 363.

9. El maestro Rojina Villegas define a la obligación como un vínculo jurídico por virtud del cual una persona denominada deudor, se encuentra constreñida jurídicamente a ejecutar algo a favor de otra persona, llamada acreedor.

10. Ramón Sánchez Medal, De los Contratos Civiles, 11ª. ed., Porrúa, 1991, México, p. 103.

11. Artículo 1836 del Código Civil Federal.

12. Javier Arce Gargollo, Contratos Mercantiles Atípicos, 5ª ed. Porrúa, 1998, p. 112.

13. Ramón Sánchez Medal, op. cit., p. 113.

14. El artículo 10 de la Ley Federal del de Autor establece: En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará la legislación mercantil, el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

15. Los signos distintivos se consideran, en sí mismos, como bienes mercantiles, y por lo tanto, los actos jurídicos que tienen por objeto cosas mercantiles se consideran también como mercantiles. Joaquín Garrigues (Curso de Derecho Mercantil) señala que la propiedad industrial, incluyendo en ella los derechos que tienen como objeto las invenciones industriales y los signos distintivos es parte integrante del patrimonio de la empresa, entendiendo por patrimonio de la empresa el conjunto de bienes que se ponen a disposición del empresario para que éste pueda desarrollar su actividad lucrativa. Por otro lado, Mantilla Molina (Derecho Mercantil) menciona que entre los elementos incorporales que constituyen la negociación mercantil se encuentran la propiedad industrial, incluyendo dentro de esta categoría a los signos distintivos.

16. Los secretos industriales, por definición, deben ser de aplicación industrial o comercial, por lo que se les puede considerar como bienes mercantiles por naturaleza.

17. El artículo 4°, fracción II, de la Ley Federal de Variedades Vegetales señala, primeramente, que el título de obtentor otorga el derecho a explotar la variedad vegetal de que se trate y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución y venta, y además para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Los términos producción y distribución parecen hacer referencia a una actividad mercantil, mientras que la alusión al comercio es muy clara cuando se señala el derecho a explotar la variedad vegetal y su material de propagación para la producción de variedades vegetales e híbridos.

18. El artículo 1050 del Código de Comercio señala que cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles.

19 Antonio Roncero Sánchez, op. cit. p. 104.

20 El artículo 2480 del Código Civil dispone que el arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo, ni en parte ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador; si lo hiciere, responderá solidariamente con el subarrendatario de los daños y perjuicios.

21. El artículo 2500 del Código Civil señala que sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso de la cosa entregada en comodato.

22. Francisco Lozano Noriega, Cuarto Curso de Derecho Civil Contratos, 5ª. ed., Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 1990, México, p. 197.

23. En mi opinión, los derechos de propiedad intelectual se consideran bienes muebles, en términos de los artículos 758 y 759 del Código Civil.

24. Javier Arce Gargollo, El Contrato de Franquicia, 4ª. ed., Themis, 1997, México, p. 39.

25. Artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial.

26. Artículo 1803 del Código Civil.

27. Rafael Rojina Villegas, Tratado de Derecho Civil Mexicano, Tomo V – I, 5ª ed., Porrúa, 1985, México, p. 291.

28. Raúl Ortiz-Urquidi, Derecho Civil, 3ª. ed., Porrúa, 1986, México, p. 297.

29. Artículo 1798 del Código Civil.

30. Diversas interpretaciones de los artículos 1708.9 del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y 19.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio del Tribunal Federa de Justicia Fiscal y Administrativa y de los Tribunales Colegiados de Circuito sostienen que ya no es necesario inscribir la licencia con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que el uso de la marca por parte del licenciatario se entienda como efectuado por el licenciante, para efectos de la defensa del registro de marca contra acciones de caducidad y de la renovación del registro marcario.

31. Artículos 162 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 34 de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

32. Ramón Sánchez Medal, op. cit. p. 240.

33. Puente Muñoz, citado por Javier Arce Gargollo, Contratos Mercantiles Atípicos, 5ª ed., Porrúa, 1998, México, p. 340.

34. Artículo 2431 del Código Civil. 31 Artículos 2434, 2459 y 2483, fracción VIII, del Código Civil.

35. Artículo 2446 del Código Civil.

36. Artículo 2495 del Código Civil.

37. Artículo 1825 del Código Civil.

38. Artículo 1826 del Código Civil.

39. Artículo 1827 del Código Civil.

40. Artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial.

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No conozco personalmente a José Rodrigo Roque Díaz. Entiendo que es abogado y que la propiedad intelectual no le es desconocida, ya que colaboró en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Le deseo el mejor de los éxitos.

Jorge Amigo fue director del IMPI durante casi 17 años. Fue nombrado por el entonces presidente Carlos Salinas y se mantuvo en su puesto en las siguientes dos administraciones completas y buena parte de la actual.

Mi impresión es que Jorge Amigo dejó un IMPI ordenado, financieramente sano, con una importante infraestructura material, una innegable vocación a innovar en lo que a tecnología se refiere y, me parece, como un administrador maduro de la propiedad industrial que incluso ha extendido su competencia a la protección del derecho de autor.

Desde luego, hay muchísima cosas por hacer y mejorar en el IMPI como Institución y en el sistema de propiedad industrial. Yo destaco tres puntos:

1. El IMPI debe mejorar su eficacia como autoridad administrativa encargada de la represión de la competencia desleal.

Como en otras muchas áreas del derecho, el IMPI debe ser un mejor protector de los derechos de propiedad intelectual. Desde luego existen limitantes, unas son normativas, pero hay otras vinculadas a la actuación de la autoridad administrativa; mejorar las primeras esta fuera el alcance del IMPI, pero es su responsabilidad incrementar su nivel de eficacia en la segunda.

2. El IMPI debe mejorar su función como diseminador de información tecnológica.

El IMPI es, en mi opinión, un buen administrador de la propiedad industrial: tiene procedimientos razonablemente rápidos y eficaces para tramitar solicitudes de marca y patentes y atender su mantenimiento. Pero no es suficiente. El IMPI debe mejorar sustancialmente su actuación como diseminador de tecnología. No se trata sólo de escanear en su totalidad los expedientes de las patentes y tenerlos disponibles en Internet; eso es muy bueno, pero se necesita mucho más.

Lamentablemente, no es un secreto que México no es un país innovador. Se genera tecnología, incluso exportable, pero es muy poca. Desde luego hay muchísimas causas para ello: un sistema educativo deficiente donde no se despierta en los estudiantes el interés por la ciencia, los criterios gubernamentales para que los investigadores tengan acceso a los subsidios públicos, y un pobre esfuerzo diseminador del conocimiento tecnológico.

El IMPI debe de forma proactiva lograr que la información tecnológica en su poder, llegue a quienes puedan aprovecharla, tanto en el ámbito académico como en el científico y el industrial.

El IMPI se ha preocupado mucho por mejorar sus procesos para conceder patentes en un país donde la inmensa mayoría de las solicitudes de patente provienen del extranjero; eso está muy bien, pero el IMPI debe trabajar mucho más en diseminar la información tecnológica que custodia, porque registrada y guardada en los archivos del IMPI le sirve de muy poco al país.

3. El IMPI debe trabajar en mejorar la calidad de sus resoluciones.

Esta tarea está vinculada a la mejora de la eficacia de la represión de la competencia desleal, pero no se limita a ella.

No se trata de que me den siempre la razón en los asuntos que llevo ante el IMPI (no estaría mal tampoco). El punto es que es posible percatarse al analizar una resolución, favorable o adversa, si quien resolvió estudió el caso y trabajó para decidirlo de forma coherente. Podré estar en desacuerdo con el sentido del fallo, pero puedo reconocer un fallo que refleja esfuerzo por hacer las cosas congruente y correctamente, y el IMPI debe cuidar más este campo.

Sin haberlo hecho nunca, tengo la certeza que emitir resoluciones, ya sean materialmente administrativas o materialmente jurisdiccionales, es una labor muy difícil. Sin embargo, el IMPI tiene esa responsabilidad, y debe estar a la altura de ella.

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Los trabajadores y sus creaciones son una importantísima fuente de bienes intangibles, de tal suerte que la adopción de una política clara, correcta y fundamentada respecto de la propiedad intelectual generada por los trabajadores debe ser considerada como en elemento estratégico en cualquier empresa innovadora. A mayor abundamiento, una política inadecuada acerca de la propiedad intelectual en cualquier organización no sólo implica una pérdida de valor para la empresa, sino además puede llevar a serios problemas de responsabilidad frente a terceros.

La normativa mexicana relativa a patentes y al derecho de autor es, en términos generales, similar a la de otros países por lo que hace a la los derechos de exclusividad a favor de los titulares de derechos. Sin embargo, por lo que hace a las invenciones y obras generadas por trabajadores, las reglas son sorprendentemente diferentes. Peor aún, es común que los asesores legales mexicanos no conozcan la diferencia entre una obra y una invención.

De forma preliminar, es importante aclarar que la ley mexicana hace una clara distinción entre las obras protegidas por el derecho de autor y las invenciones/diseños industriales amparados por la Ley de la Propiedad Industrial. Si bien existen áreas grises (especialmente en el caso de los diseños) donde la distinción sustantiva entre diseños industriales y diseños protegidos por el derecho de autor no es totalmente clara, lo cierto es que desde el punto de vista del derecho positivo (Ley de la Propiedad Industrial y Ley Federal del Derecho de Autor) no hay duda que las obras no son materia de protección por las normas relativas a patentes y diseños industriales, mientras que la Ley Federal del Derecho de Autor excluye expresamente a las invenciones de su ámbito de aplicación.

Invenciones de los trabajadores

La Ley Federal del Trabajo establece que el patrón es titular de los derechos intelectuales sobre todas las invenciones desarrolladas por los trabajadores, siempre que la generación de invenciones haya sido uno de los objetos de la relación de trabajo. Si el contrato de trabajo no dice nada acerca de la titularidad de las invenciones generadas por el trabajador pero señala que una de las funciones del trabajador es la generación de invenciones o tecnología, la ley suple el silencio de la partes, convirtiendo al patrón en el titular de la propiedad intelectual sobre la invención.

No obstante lo anterior, el trabajador tiene derecho a recibir una contraprestación monetaria adicional a su salario regular, cuándo éste resulta desproporcionado a los beneficios que el patrón obtiene de la invención. En caso de que el trabajador y el patrón no puedan acordar el monto de la prestación adicional, las Juntas de Conciliación y Arbitraje tomarán la determinación correspondiente.

En cualquier otro caso (por ejemplo, invenciones desarrolladas por trabajadores sin esa función estipulada en el contrato de trabajo, aún usando recursos o bienes de la empresa), los derechos intelectuales sobre la invención corresponderán al trabajador. En estas hipótesis, el patrón sólo gozará de un derecho preferencial en caso de que el trabajador decida transferir los derechos a solicitar la patente o registro, o bien la patente o registro correspondientes, sin perjuicio de que la patentabilidad o registrabilidad de la invención o diseño industrial pueda verse afectada por circunstancias tales como la divulgación o puesta en práctica de la invención.

Obras de los trabajadores

El derecho de autor en México es muy generoso respecto a su ámbito de protección, y extremadamente proteccionista de los autores. Por lo tanto, existen muchas restricciones relacionadas con la titularidad de los derechos intelectuales sobre obras a favor de personas diversas del autor.

Existen cuatro principios que deben tenerse presentes para comprender la forma como el derecho mexicano protege el derecho de autor:

Primero. Las obras son materia de protección del derecho de autor independientemente de su mérito o destino. Por lo tanto, los diseños que tiene por objeto dar a un objeto industrial una apariencia ornamental novedosa pueden ser amparados por el derecho de autor, sin perjuicio de las disposiciones referentes a diseños industriales.

Segundo. Es esencial distinguir entre derechos morales y derechos patrimoniales de autor. Los derechos morales están relacionados con el vínculo personalísimo entre el autor y su obra, y el reconocimiento especial que el autor merece como tal. Entre otros, los derechos morales incluyen el de autorizar u ponerse a la divulgación de la obra, el de ser reconocido como autor de la obra y el de oponerse a la modificación o mutilación de la obra.

Los derechos patrimoniales se relacionan con la explotación de la obra, e incluyen el derecho de autorizar a otros a reproducir la obra y a comunicarla públicamente, entre otros.

Tercero. Como regla, el autor sólo puede transmitir contractualmente los derechos patrimoniales. En el caso de las obras elaboradas por trabajadores, el patrón sólo tiene la titularidad de las prerrogativas patrimoniales, y el derecho a divulgar la obra.

Cuarto. El derecho de autor nace y es plenamente exigible, al menos en teoría, sin necesidad de registrarla ni cumplir con alguna formalidad especial.

Dicho lo anterior, el patrón puede reclamar la titularidad de los derechos patrimoniales de autor de las obras desarrolladas por el trabajador, sólo en los casos que existe un contrato de trabajo individual (opuesto a los contratos colectivos de trabajo celebrados con los sindicatos) por escrito. Adicionalmente, el contrato de trabajo debe explícitamente disponer que la totalidad de los derechos patrimoniales de autor le corresponderán al patrón; a falta de estipulación expresa, la ley prevé que los derechos patrimoniales de autor corresponderán a patrón y trabajador en partes iguales.

En caso que no hubiera contrato individual de trabajo por escrito, o habiéndolo no estipulara nada acerca de la titularidad de los derechos de autor sobre las obras elaboradas por el trabajador como consecuencia de la relación laboral, el titular de los derechos patrimoniales de autor lo será el trabajador.

Como excepción, los derechos patrimoniales de autor sobre los programas de cómputo desarrollados por trabajadores como parte de sus actividades laborales pertenecen al patrón, independientemente de la existencia de un contrato de trabajo individual por escrito o que el contrato no diga nada acerca de la titularidad de los derechos de autor sobre ese tipo de creaciones.

Existe una diferencia fundamental entre el tratamiento que da la Ley Federal del Trabajo a las invenciones generadas por los trabajadores y la Ley Federal del Derecho de Autor a las obras creadas por éstos. Mientras que la transmisión de los derechos intelectuales sobre invenciones y diseños industriales a favor del patrón se da por ministerio de ley, en el caso de las obras se requiere de una estipulación contractual expresa y escrita.

En todo caso cabe aclarar que, en mi opinión, ya sea que se trate de invenciones y diseños industriales, o de obras, en ningún caso existe una verdadera transmisión de derechos de trabajador a patrón, sino que el patrón es el titular originario de los derechos intelectuales.

Transmisiones de derechos

Si el patrón y el trabajador convienen en elaborar un contrato de transmisión de derechos para facilitar los trámites de solicitud de patentes, diseños industriales o registro de obra, es importante tener presentes algunas disposiciones especiales contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor mexicana.

La legislación autoral señala como regla, que las transmisiones de derechos patrimoniales de autor son temporales, con la excepción de las obras literarias, musicales, audiovisuales, escénicas y programas de cómputo. Si las partes omiten señalar el plazo de la transmisión, el término será de cinco años; una vez expirado el plazo los derechos patrimoniales enajenados revierten al titular originario, sin que el adquirente tenga derecho a “renovar” o de preferencia. Las partes pueden libremente pactar el plazo de transmisión hasta por un máximo de quince años. Convenir un plazo de la transmisión de derechos mayor a quince años es lícito si la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión requerida para explotarla lo justifican, quedando en manos de los tribunales tal calificación.

Por lo tanto, es necesario ser extremadamente cauteloso al redactar las cláusulas de propiedad intelectual en los contratos de trabajo en México, e incluso sería recomendable buscar el auxilio de un especialista en la materia. De otra forma, se corre el riesgo de provocar huecos peligrosos en el conjunto de bienes intelectuales de la empresa que pueden impactar negativamente las actividades del patrón, sino también la de los clientes de éste.

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La Constitución General de México caracteriza los derechos de exclusividad otorgados a los inventores como “privilegios temporales”.

Independientemente de la discusión acerca de la expresión “privilegios”, es evidente que una cualidad propia de los derechos de exclusividad conferidos sobre las invenciones es precisamente la temporalidad.

La temporalidad es variable, dependiendo del tipo de derecho de que se trate. Así, la vigencia de un modelo de utilidad es de apenas 10 años contados a partir de la fecha de solicitud, mientras que el de una patente es, por regla general 20 años a partir de la fecha de solicitud.

En este espacio trataremos brevemente el tema de la vigencia de los derechos de patente, y en particular de la prórroga que en algunos casos, probablemente sin proponérselo, autoriza la ley mexicana.

(Actualizacion 3 de abril de 2018: Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de marzo de 2018 redujeron el plazo de vigencia de los registros de diseño industrial a 5 años, pero son renovables por períodos de cinco años, hasta un máximo de vigencia de 25 años. Para más información, los invito a revisar esta entrada)

La regla general dicta que la vigencia de las patentes (20 años a partir de la fecha de solicitud) es improrrogable. Sin embargo, existe una excepción a esta regla, y la constituyen las llamadas patentes pipe-line.

En términos generales, las patentes pipe-line son aquellas que fueron solicitadas al amparo del artículo Duodécimo Transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI) entre el 28 de junio de 1991 y el 28 de junio de 1992 y cuya materia consistía básicamente en preparaciones farmacéuticas y agroquímicos. Bajo la antigua Ley de Invenciones y Marcas de 1976, los medicamentos, fertilizantes y plaguicidas no eran patentables, pero la LFPPI de 1991 no sólo las declaró patentables, sino que le dio a este beneficio un efecto retroactivo para que las invenciones relacionadas con los campos farmacéutico y agroquímico ya patentadas en otro países fueran patentables en México, aún en los casos de productos que ya habían caído al dominio público y carecían de novedad.

Independientemente de la justicia o injusticia de hacer reducibles a la propiedad privada invenciones que ya eran del dominio público, lo cierto es que la redacción del artículo Décimo Segundo Transitorio de la LFPPI fue bastante mala, e implícitamente dejó abierta la puerta a la posibilidad del extender la vigencia de las patentes pipe-line al señalar que “la vigencia de las patentes que fueren otorgadas al amparo de este artículo terminará en la misma fecha en que lo haga en el país donde se hubiere presentado la primera solicitud, pero en ningún caso la vigencia excederá de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en México.

Lo que sucedió fue que en algunos de los países donde se presentaron las primeras solicitudes relacionadas con las patentes pipe-line, concretamente Estados Unidos y Japón, las autoridades de esos países decidieron extender la vigencia dentro de esos territorios, de las patentes “hermanas” de las pipe-line, es decir las referidas a la misma invención. Dado que las patentes solo surten efectos en los países donde se otorgan, en condiciones normales una extensión de vigencia de patente concedida en los Estados Unidos no surte ninguna consecuencia en México. Pero en el caso de las patentes pipe-line, como la ley dispuso que su vigencia concluiría en la misma fecha en que lo hiciera la patente donde se presentó la primera solicitud, al ampliarse la vigencia de esas patentes “hermanas” extranjeras, automáticamente quedó extendida la vida de las patentes mexicanas relacionadas.

En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la autoridad administrativa responsable de la propiedad industrial, es decir de la concesión de patentes y registros de marca entre otras atribuciones. El IMPI ha sido severamente cuestionado en México por el sector de los fabricantes de medicamentos genéricos por extender la vigencia de patentes sobre medicamentos, argumentando que la extensión de la vida de las patentes es ilegal y que beneficia a las empresas farmacéuticas innovadoras (multinacionales todas ellas) en perjuicio de la industria nacional, pero sobre todo de los consumidores.

En descargo del IMPI, debo reconocer que éste siempre se ha opuesto a reconocer la extensión de la vida de las patentes. Los laboratorios que han invocado en su beneficio la prórroga de la vigencia de las patentes pipe-line como consecuencia de las extensiones concedidas en otros países han tenido que recurrir a los tribunales para obligar al IMPI a reconocer dichas prórrogas. Hasta donde yo sé, el los laboratorios innovadores han ganado la mayoría de los casos, pero no por culpa del IMPI, quien ha usando todos los recursos que la ley le concede para impedir la prórroga a las patentes. Tampoco es culpa de los tribunales; a ellos les toca interpretar la ley, no redactarla. En todo caso, si a alguien habría que señalar como “culpable” sería a los legisladores, quienes seguramente sin proponérselo dieron lugar a que las patentes pipe line sobre medicamentos y agroquímicos puedan gozar de vida adicional en México.

A este respecto, resulta sumamente interesante una tesis de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa identificada como V-P-SS-629 publicada en la página 87 de la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Enero 2005, No. 49, Año V, Quinta Época. En otra oportunidad analizaré esta tesis.

Actualización 18 de febrero de 2010: Ya existe jurisprudencia firme del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, confirmando la legalidad de la extensión de la vigencia de las patentes pipe-line, en tanto su vida total no supere los 20 años contados a partir de la fecha de solicitud. Esta jurisprudencia, al igual que la tesis mencionada en el párrafo anterior, no sólo sostiene la legalidad de las extensiones de vigencia de dichas patentes pipe-line, sino que, además, afirma que se trata de una extensión que opera de pleno derecho, es decir, se actualiza independientemente del momento en que el interesado solicite al IMPI el reconocimiento de la extensión de la vigencia de la patente, pudiendo hacerse dicha solicitud con posterioridad a su fecha de expiración original. La jurisprudencia es identificada como VI-J-SS-40, y fue publicada en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sexta Época, Año II, No. 21, septiembre 2009, página 27. La tesis puede consultarse aquí.

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