Conforme la legislación mexicana, las marcas son una especie del género signo distintivo, que incluye los avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen.

El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial contempla dos condiciones mínimas que debe reunir todo signo distintivo para ser objeto de tutela: (i) ser visible (en contraposición a las marcas sonoras y olfativas que nuestro derecho aún no reconoce) y; (ii) ser distintivo, es decir, debe tener la capacidad intrínseca para diferenciar el producto o servicio al que se aplica de otros de su misma especie y clase.

Las marcas, en tanto son signos visibles, pueden consistir en denominaciones, en dibujos, en formas tridimensionales o en una combinación de las anteriores. Las denominaciones, a su vez, pueden consistir de una sola palabra (como “NOVARTIS”) o de varias (como “SANTA RITA” o “LA ÚNICA DE GUERRERO”); en éste último caso se les llama denominaciones compuestas.

Los signos distintivos en general, y las marcas en particular, existen y se usan independientemente de su registro; el registro es el acto administrativo por virtud del cual nace en favor de su titular el derecho al uso exclusivo de la marca.

No cualquier signo visible es registrable como marca. La Ley de la Propiedad Industrial establece diversas causas por las cuales determinados signos visibles no deben registrarse. Algunas prohibiciones tienen su origen en la protección del interés público, como es el caso de la prohibición de registrar como marca los emblemas de organizaciones internacionales o los sellos oficiales de control y garantía[1]. Otras prohibiciones se relacionan con la protección de los consumidores, como es el caso de la prohibición de inscribir marcas que induzcan a error por constituir una falsa indicación sobre la naturaleza de los productos que se buscan identificar[2]. Existen prohibiciones que encuentran su razón de ser en la defensa del sistema de competencia, al buscar impedir que un agente económico se apropie de un signo visible que cualquier otro comerciante, industrial o prestador de servicios del miso giro tendría derecho a utilizar en el ejercicio de sus actividades mercantiles, como es el caso de la prohibición de registrar marcas genéricas y descriptivas[3]. Por último, hay marcas que no deben registrarse porque el registro lesionaría derechos subjetivos de terceros, como es el caso de la prohibición de inscribir como marca el nombre o pseudónimo de una persona sin su autorización[4] y la prohibición de registrar marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras vigentes previamente registradas o solicitadas por terceros para distinguir productos o servicios iguales o similares a los protegidos por el registro o solicitud anterior[5].

Las palabras de uso común, como los sustantivos y los adjetivos, pueden ser usadas y registradas como marca, mientras sean distintivos de los productos o servicios a los que se aplican. Por ejemplo, un sustantivo común como “MANGO” es plenamente distintivo para vestuario (registro número 561,068, propiedad de Diknah S.L.); un nombre propio como “AMÉRICA” es distintivo para colchones (registro número 821,632, propiedad de Industrias D.K., S.A. de C.V.) y un adjetivo como “ALTO” es distintivo para paraguas (registro número 1,526,204, propiedad de Shedrain Corporation).

Puede darse el caso que una marca originalmente distintiva se transforme en el nombre genérico o de uso común del producto o servicio que originalmente iba a distinguir, como consecuencia de su uso en el mercado por consumidores y comerciantes. Cuando ello ocurre y se trata de una marca registrada, el registro puede ser objeto de una solicitud de declaración administrativa de cancelación. Probablemente los casos más conocidos de marcas originalmente distintivas que se transformaron en denominaciones genéricas son “NYLON”, “CLIP” y “COMPACT DISC”, aunque en ningún caso hubo necesidad de cancelar el registro marcario porque la transformación de la marca en palabra genérica ocurrió antes de que se intentasen registrar en México.

Ahora bien, hay un caso especial de marcas –sobre todo denominaciones– que, sin ser expresiones genéricas o descriptivas, han visto su distintividad disminuida como consecuencia de su reiterada incorporación a marcas registradas por la autoridad administrativa en favor de diferentes personas para identificar los mismos o similares productos o servicios.

Palabras como “EVA” con relación a vestuario, “VITA” respecto a carne, pescado y productos lácteos, “SKY” vinculado a aparatos electrónicos o “BLANCO” para papelería, no son palabras genéricas para designar ninguno de los productos o servicios antes señalados, ni tampoco hacen referencia a alguna de las cualidades, propiedades o características intrínsecas de dichos bienes, como sí ocurre con los términos descriptivos. Dentro de cada clase, hay un número significativo de marcas registradas que comparten la palabra “EVA”, “VITA”, “SKY” y “BLANCO” acompañadas de otra expresión más o menos distintiva. Cuando algún solicitante ha tratado de registrar sólo “EVA”, “VITA”, “SKY” o “BLANCO” para productos de las Clases 25, 29, 09 o 16, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha decidido objetar o negar los registros de estas marcas, señalando que son semejantes en grado de confusión a todas las demás marcas registradas que usan “EVA”, “VITA”, “SKY” o “BLANCO” para amparar productos iguales o similares, es decir, con fundamento en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el caso de la marca “EVA” para vestuario, calzado y sombrerería, el IMPI ha determinado que las marcas “EVA INTERNACIONAL”, “EVA VARGASLUGO”, “EVA LIGHT”, “EVA DASSI” y “EVA  BRAZZI” no son, entre sí, semejantes en grado de confusión, no obstante compartir la palabra “EVA”, mismo que a su vez sí es semejante en grado de confusión a todas las marcas antes señaladas. En otro ejemplo, la autoridad administrativa ha considerado, tratándose de productos de papelería, que las marcas registradas “RÍO BLANCO”, “PUNTO BLANCO” y el aviso comercial registrado “JAMÁS EL BLANCO TUVO TANTO COLOR” no son semejantes en grado de confusión entre sí, pero “BLANCO” sí lo es respecto a las tres. Situación similar se ha dado entre la marca “VITA” y las marcas registradas “VITA GEA”, “VITA FUD”, “VITA TEAM” y “VITA LECHE” para identificar pescado, carne y lácteos; y la marca “SKY” y las marcas registradas MI SKY, SKY BLUE, SKY PHONE, SKY GATE, SKY PLUS, SKY SPORTS, SKY MUSIC, SKY HD, SKY TOTAL, SKY LIGHTS, SKY FRIENDS, SKY FRIENDS PREPAGO, VE TV POR SKY, SKY EMERGENCY, SKY GLOBAL, SKY ELECTRONICS y SKY KIDS en el caso de aparatos electrónicos y otros artículos de la Clase 09.

El IMPI no ha señalado expresamente que se trate de palabras intrínsecamente de pobre distintividad al momento de negar los registros o citar las anterioridades, pero la afirmación sobre esta condición está –en mi opinión- implícita en las determinaciones de la autoridad administrativa ha emitido. En estos asuntos, la semejanza en grado de confusión se ha visto como consecuencia automática de que la marca solicitada se encuentre ya integrada en las marcas citadas como anterioridad.

Debo aclarar que el tema del estudio de la semejanza en grado de confusión de las marcas compuestas ha sido abordado por los tribunales. Existe jurisprudencia por reiteración de tesis que ha señalado que es válido, al analizar las denominaciones que integran las marcas, distinguir entre palabras dominantes y palabras no dominantes[6], siendo que la semejanza en grado de confusión entre dos marcas no puede tener su origen en la palabra no dominante. Los precedentes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Industrial han coincidido, en principio, con el criterio sostenido en la aludida jurisprudencia[7].

En una marca compuesta, las palabras que la integran pueden ser ambas dominantes, o una dominante y otra secundaria; un elemento puede ser secundario por ser una palabra descriptiva, genérica o evocativa. Sin embargo, un elemento puede ser secundario o de plano carente de distintividad por ser de uso común en una pluralidad de marcas registradas pertenecientes a diferentes titulares referidos a servicios o productos de la misma Clase, sin llegar a convertirse en una denominación genérica. Existen precedentes que sugieren –sin afirmarlo claramente- que una palabra reiterada constantemente en diferentes marcas compuestas registradas, aplicadas a productos o servicios de la misma Clase, ve disminuida su distintividad intrínseca, a tal grado que dejan de cumplir con una función distintiva, lo que deriva en su incapacidad para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase[8]. Yo denomino a este fenómeno como “erosión” de la distintividad de la marca (prefiero esta expresión a “diluida”, que podría dar lugar a confusiones con el concepto “diluted” usado en derecho norteamericano).

En mi opinión, lo interesante de las marcas de “distintividad erosionada” es que la disminución de la su distintividad tiene su origen, no en la interacción entre consumidores, comerciantes y fabricantes –el mercado, en otras palabras-, como ocurre en el caso de las marcas que se transforman en genéricos, sino de la actuación conjunta de la autoridad administrativa y los solicitante de registros marcarios. En efecto, para que una denominación vea su distintividad erosionada, debe combinarse que diferentes comerciantes, prestadores de servicios o fabricantes solicitan en distintos momentos el registro de marcas diversas que comparten una palabra, en principio distintiva, para los mismos o similares productos y servicios, y que la Administración, a través del IMPI, les otorgue los registros de marca correspondientes.

Siguiendo los ejemplos que antes expuse, “EVA” (para ropa), “SKY” (para artículos electrónicos), “BLANCO” (papelería) y “VITA” (carne, pescado y lácteos) serían palabras de distintividad erosionada. Si bien no son expresiones genéricas ni descriptivas de los artículos señalados, tampoco se pueden registrar por sí solas, e incluso su uso aislado puede implicar riesgos.

En efecto, el que el IMPI niegue el registro de las marcas de distintividad “erosionada” motivando su fallo en una supuesta semejanza en grado de confusión con las marcas previamente inscritas que ya comparten la marca erosionada y ser aplicadas a los mismos o similares artículos, sin explícitamente indicar que se trata de palabras que perdieron su distintividad, tiene consecuencias de alcance diverso.

La primera, las marcas de distintividad erosionada no están disponibles para ser registradas, aún si existe reserva sobre una estilización específica de la denominación o si son acompañadas de un elemento figurativo.

En segundo lugar, las marcas de distintividad erosionada pueden ser parte de marcas con denominación compuesta, si están acompañadas de otra palabra que sea intrínsecamente distintiva y que no resulte semejante en grado de confusión con las marcas previamente registradas para productos o servicios iguales o similares.

Tercero, la marca de distintividad erosionada no está disponible para ser usada de forma aislada, sin riesgo de invadir derechos de terceros. Parece paradójico que una denominación de baja distintividad no pueda usarse libremente de forma aislada, pero esta situación deriva de la forma como el IMPI ha fundamentado las negativas de registro de este tipo de marcas.

Las decisiones del IMPI, han sostenido principalmente que la marca de distintividad erosionada no es registrable por ser semejante en grado de confusión a las marcas previamente registradas que incorporan la denominación de distintividad erosionada acompañada de una o más palabras distintivas y aplicarse a los mismos o similares productos. Luego entonces, el uso de la marca de distintividad erosionada puede considerarse infractora de los derechos de exclusividad que emanan de todos y cada uno de los registros de marca previos que motivaron la decisión de negar el registro, derivado precisamente de la semejanza en grado de confusión entre la marca negada y las marcas anteriores y su aplicación a los mismos o similares productos o servicios.

Por lo anterior cabe distinguir entre denominaciones desprovistas de distintividad, ya sea que nunca la tuvieron o la perdieron por completo, de las denominaciones de distintividad erosionada[9].

Las denominaciones sin distintividad alguna pueden ser usadas de forma aislada sin riesgo de infringir derechos de terceros, mientras que el uso de una denominación con distintividad erosionada conlleva el riesgo de lesionar los derechos de exclusividad de todos los terceros que han incorporado dicha denominación de distintividad erosionada a sus propias marcas registradas, siempre que se trate de productos o servicios iguales o similares.

No obstante lo anterior, hay casos en que la erosión de la distintividad de una denominación es sólo aparente. Una marca cuya distintividad pareciera erosionada podría ser usada y registrada de forma aislada, incluso en versión nominativa, en tanto se aplique a productos o servicios que no sean iguales o similares a los descritos en los registros anteriores de marcas semejantes en grado de confusión por incorporar el término de distintividad erosionada como parte de la marca. Por lo anterior, conocer las clases en que se clasifican los productos o servicios identificados por las anterioridades de la marca en apariencia erosionada es insuficiente para evaluar su disponibilidad. Es necesario revisar con detenimiento las listas de bienes y servicios protegidos por los registros anteriores, para así determinar si realmente estamos ante una marca de distintividad erosionada. Si es factible argumentar que los productos o servicios que busca distinguir la marca que nos interesa no son similares a los enlistados en las anterioridades, entonces no se trata de una marca de distintividad erosionada, sino de una denominación perfectamente distintiva y apropiable mediante el registro.

[1] Artículo 90, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[2] Artículo 90, fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[3] Artículo 90, fracciones II y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[4] Artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[5] Artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[6] “Marcas. Similitud fonética en grado de confusión. Debe atenderse al elemento dominante”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Tribunales Colegiados de Circuito, noviembre de 2010, página 1347. (Jurisprudencia).

[7] “Marcas.- No existe confusión fonética cuando éstas se encuentran conformadas por un elemento común siempre que contengan elementos lo suficientemente distintivos”, en R.T.F.J.F.A., Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009, página 275. “Marcas.- Caso en el que no existe semejanza en grado de confusión aun cuando “contengan un elemento común y pertenezcan a la misma clase”, en R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. Tomo II. No. 49. Enero 2005, página: 528.

[8] “Similitud fonética en grado de confusión.- La existencia de registros marcarios previos que incluyan entre sus elementos nominativos, la totalidad de la denominación de la marca solicitada a registro, por regla general, sólo corrobora la actualización de dicho supuesto” en R.T.F.J.F.A, Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010, página 469.

[9] Debo aclarar que la categoría de denominaciones de distintividad erosionada no está en la legislación mexicana; estas elaboraciones están basadas en mi experiencia y en los precedentes de los órganos jurisdiccionales y de las autoridades administrativas, pero la ley no lo establece así.

La entrada La erosión de la distintividad de las marcas y sus efectos se publicó primero en Reyes Fenig.

El amicus brief se relaciona con una figura jurídica del common law anglosajón llamada amicus curiae. La expresión latina amicus curiae significa, literalmente, “amigo del tribunal”, y en derecho estadounidense, se define como una persona que no es parte en un proceso pero que presenta, espontáneamente o a petición del mismo tribunal, una opinión sobre la acción materia del juicio, en atención a que esa persona tiene un fuerte interés en la materia*.

El “amigo del tribunal” debe ser neutral. Su interés en la controversia no se relaciona con los intereses de las partes contendientes, sino con la materia misma de la contienda, y en tal virtud tiene una pretensión para que el fallo se dicte en un determinado sentido. La opinión formulada por el “amigo del tribunal” se denomina en inglés amicus brief y yo lo he traducido al español como “amigable opinión”.

Hasta donde yo sé, la figura del amicus curiae no es utilizada en México; sin embargo, para quien quiera ahondar en esta figura desde la perspectiva del sistema romanista, existe un estudio bastante completo y muy formativo del jurista argentino Víctor Bazán en el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, número 20041, año 2004, y consultable en línea.

Regresando a nuestro asunto concreto, el boletín de INTA afirma que el propósito de la “amigable opinión” es convencer al TFJFA, y concretamente a la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, de “anular una resolución emitida por el IMPI e interpretar la ley en el sentido de reconocer a los titulares mexicano de marcas el derecho a solicitar la nulidad de un registro con base en la mala fe (del solicitante), un derecho actualmente establecido en favor de los propietarios extranjeros de marcas.”

La publicación no pudo menos que llamar mi atención. Desde luego, resultaba interesante enterarse que una organización tan prestigiada como INTA se involucraba en un caso de marcas mexicano, pero principalmente porque el objeto de la “amigable opinión” expresado en el boletín no me hacía mucho sentido.

La edición de The Trademark Reporter (Vol. 99 Julio-Agosto, 2009, No. 4) publicado por INTA y disponible tanto en papel como en línea para los miembros de INTA, reproduce, en inglés, la “amigable opinión” presentada a nombre de INTA con el TFJFA.

La “amigable opinión” esta relacionada con un conjunto de juicios contencioso administrativos derivados de tres solicitudes de declaración administrativa de nulidad promovidas ante el IMPI en contra de tres registros de marca diferentes, y con la interpretación de la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial; el demandante fue la conocida empresa mexicana de restaurantes Grupo Anderson’s, S.A. de C.V. (Grupo Anderson’s).

Las marcas objeto de las solicitudes de nulidad amparan el dibujo de una rana, para identificar vestuario; su titular era la sociedad mercantil mexicana Tiendas Oficiales, S.A. de C.V.

La “amigable opinión” omite precisar los registros de marca impugnados, pero después de algunas búsquedas, sospecho que se trata de los registros mexicanos de marca números 743,437 DISEÑO DE ROSTRO DE RANA (Clase Internacional 25) y 804,371 DISEÑO DE ROSTRO DE RANA (Clase Internacional 35).

Casualmente, en abril de 2008, Tiendas Oficiales, S.A. de C.V. transfirió los derechos sobre las marcas antes mencionadas a una sociedad mercantil mexicana denominada Grupo Serigráfico, S.A. de C.V.

La “amigable opinión” hace mención de un registro de marca en la Clase Internacional 27 –algo curioso, dado que es una marca dirigida a distinguir fundamentalmente vestuario- para el DISEÑO DE ROSTRO DE RANA, pero las búsquedas que llevé a cabo no revelaron de qué marca podría tratarse. Desde luego, sería posible hacer una búsqueda más exhaustiva para tratar de determinar a qué marca en Clase 27 se refiere la amigable opinión, pero exigiría una inversión de tiempo y recursos que, por ahora, no me interesa efectuar.

La legislación mexicana

El artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial contiene cinco fracciones donde se establecen las causales de nulidad de un registro de marca en México:

I. Registro concedido en contra de alguna disposición de la Ley de la Propiedad Industrial y otros ordenamientos, incluyendo tratados internacionales, vigente en la fecha de expedición del registro.

II. Uso anterior, en México o en el extranjero, de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la registrada, para distinguir los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuado dicho uso haya sido continuo y haya comenzado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud en México, o a la fecha de primer uso asentada en la solicitud.

III. Registro otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud.

IV. La existencia de un registro previamente otorgado, para una marca idéntica o semejante en grado de confusión para amparar los mismos o similares productos o servicios.

V. Registro, por parte del licenciatario, agente, representante o distribuidor, de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una registrada en el extranjero, siempre y cuando no exista autorización expresa del titular de la marca. En este caso, el registro se reputará como obtenido de mala fe.

La “amigable opinión” expone que la solicitud de nulidad en contra de las marcas registradas por Tiendas Oficiales se sustentó en las causales de nulidad previstas en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, cuando se solicita la anulación de un registro de marca con fundamento en el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, es necesario demostrar que el licenciatario, agente, representante o distribuidor del legítimo propietario del signo distintivo registró, sin autorización, dicha marca en México, o una semejante en grado de confusión, y además que la marca ya se encontraba registrada en el extranjero por el citado propietario legítimo. Siendo la falta de autorización un hecho negativo, la carga de la prueba se revierte en el licenciatario, agente, distribuidor o representante demandado, quien debe demostrar haber contado con la autorización correspondiente.

La “amigable opinión” señala que el IMPI negó la petición de anular de los registros de marca de Tiendas Oficiales con base en las fracciones I, II, III y IV del artículo 151, de la ley de la Propiedad Industrial, y que la autoridad omitió resolver acerca de las causales de nulidad relacionadas con la fracción V de dicha disposición.

La omisión antes descrita sería suficiente, por sí sola, para que el TFJFA anule la resolución del IMPI, y que el tribunal entrara al estudio del fondo de las causales de nulidad que el IMPI se abstuvo de analizar, o bien para el efecto de devolver los asuntos al IMPI para que éste lleve a cabo los análisis omitidos y emita un nuevo fallo.

La “amigable opinión” sostiene que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, es discriminatoria de las personas físicas y morales mexicanas, en virtud de que “un registro de marca puede ser anulado con base en que fue otorgado de mala fe sólo cuando interviene un titular extranjero de marca. De esta forma, el propietario de un registro mexicano de marca no tiene acción en contra del agente, representante, licenciatario o distribuidor que solicite el registro de una marca idéntica, o semejante en grado de confusión, a su propio nombre y sin consentimiento”.

Adicionalmente, la “amigable opinión” señala que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, es contraria a los artículos 1º de la Constitución General (garantía de igualdad), 41, párrafos 2 y 3, y 62, párrafo 4, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y 1708 del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN).

Una vez leída la versión en inglés de la amigable opinión, encuentro que los argumentos (agrupados en tres “consideraciones”) y conclusiones expuestas en ese documento tiene un sustento legal muy cuestionable.

Antes de continuar, me parece pertinente aclarar que no tengo interés en este asunto; no defiendo ni patrocino (ni me patrocina) ninguna de las partes en esa contienda. Ignoro si las resoluciones que el IMPI emitió fueron legales o justas. Lo que lleva a escribir este artículo es hacer constar que lo que la “amigable opinión” de INTA asevera acerca de nuestra ley, y que se ha divulgado a nivel internacional (The Trademark Reporter es distribuido por todo el mundo) es incorrecto.

Primera consideración, relacionada con la ausencia de una acción disponible para las personas de nacionalidad mexicana para impugnar los registros de marca solicitados y obtenidos de “mala fe”.

La primera consideración es infundada

La fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial proporciona una protección especial a los titulares de marcas registradas en el extranjero en contra del registro desleal, por parte de sus licenciatarios, agentes, distribuidores y representantes, independientemente de la nacionalidad de dichos titulares.

Es esencial no perder de vista que México es un país en el que el derecho de exclusividad sobre la marca se obtiene a través del registro; no existen los derechos de common law como en los sistemas de tradición anglosajona.

En mi opinión, el derecho de exclusividad sobre las marcas es un derecho real, y la fuente del dicho derecho real es un acto administrativo, concretamente el registro de la marca.

El usuario de una marca que no se encuentra registrada, pero que se usa en México, no se considera propietario del signo distintivo, y por lo tanto, la protección que la ley prevé a su favor es bastante más limitada que en el caso de la marca registrada. La posibilidad de disfrutar y disponer, en México, de una marca no registrada se encuentra severamente limitada por la ausencia de registro.

Ahora bien, conforme el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, una marca puede ser objeto del contrato de licencia en México, sólo si se encuentra registrada o, al menos, en etapa de solicitud de registro de marca**. La limitación de la ley es lógica, toda vez que no es posible transmitir el derecho a usar un bien intangible del que no se es propietario, o no existe al menos la expectativa razonable de que se será propietario.

Tomando en cuenta lo anterior, si el licenciatario, distribuidor, agente o representante del propietario mexicano de una marca intentara registrar una marca que es idéntica o semejante en grado de confusión a una marca previamente solicitada o registrada para los mismos o similares productos o servicios, el registro o solicitud de marca anterior de dicho propietario de marca debería bloquear la pretensión del licenciatario o distribuidor (si no existe el registro de marca, o al menos la solicitud, no podríamos hablar ni de licenciatarios ni de propietarios afectados).

Ahora bien, el IMPI no está exento de incurrir en errores. Suponiendo que el licenciatario, distribuidor, agente o representante del propietario mexicano de la marca, obtuviera el registro para un signo distintivo idéntico o semejante en grado de confusión a la marca del propietario afectado, para los mismos o similares artículos o servicios, éste tendría acción para pedir la anulación del registro obtenido por su licenciatario, distribuidor, agente o representante desleal, con base en las fracciones I (argumentando la existencia de la solicitud de marca anterior), II (uso anterior y continuo de la marca) o IV (invocando la existencia del registro de marca anterior), independientemente de que el licenciatario o agente hubiese actuado de buena o mala fe.

En derecho mexicano, si la marca registrada por el licenciatario, distribuidor, agente o representante no es idéntica o semejante en grado de confusión a la del licenciante, representado o productor o no tiene por objeto amparar los mismos o similares productos o actividades que los cubiertos por la marca de estos últimos, entonces no existe lesión a los derechos de exclusividad del licenciante, representado o productor. El licenciatario, distribuidor, agente o representante no estaría registrando la marca del licenciante, representado o productor porque sencillamente no sería su marca, ya sea porque es diferente o porque los bienes o actividades que distingue son distintas (De hecho, de acuerdo a lo asentado en la amigable opinión, ésta parece ser la razón por la que el IMPI negó la nulidad de las marcas de Tiendas Oficinales solicitada conforme el artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial).

Sin perjuicio de lo anterior, si un licenciatario, agente, representante o distribuidor registrara una marca idéntica o semejante a la del licenciante o productor, para amparar servicios o productos diferentes a los protegidos por el registro de marca de dicho licenciante o productor, sería posible anularla si la marca de éstos fuera notoriamente conocida o famosa en México. Sin embargo, la nulidad del registro de la marca del licenciatario, agente, distribuidor o representante no emanaría de la violación a los derechos de exclusividad emanados del registro marcario anterior, sino del acto de competencia desleal implícito en el registro de una marca notoriamente conocida o famosa por alguien sin derecho a ello.

Ciertamente, la causa de nulidad prevista en la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial brinda una ventaja sobre los supuestos de las fracciones II (uso continuo anterior) y IV (registro anterior en México) del mismo artículo. La ventaja esta referida a los plazos de prescripción de las acciones de nulidad. Mientras que la nulidad de un registro de marca fundada en las fracciones II y IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial debe promoverse dentro de los tres y cinco años siguientes a la fecha de publicación del registro, respectivamente, la causa de nulidad sustentada en la fracción V del mismo numeral, no tiene plazo de prescripción.

En todo caso, aunque la hipótesis de nulidad prevista en el artículo 151, fracción V, de la Ley de ala Propiedad Industrial, puede ser invocada únicamente por los propietarios de marcas registradas en el extranjero, cuando los licenciatarios, distribuidores, agentes o representantes obtienen, sin autorización, un registro de marca en México para dichas marcas ya registradas en otros países, ello no implica de forma alguna que un mexicano esté impedido para hacer valer la citada causal de nulidad, toda vez su ejercicio no depende de la nacionalidad del promovente, sino de la existencia de una marca registrada en el extranjero, independientemente de que su titular sea mexicano o extranjero.

Segunda consideración, relacionada con que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, es contrario a la Garantía de Igualdad consagrada en el artículo 1º de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

La segunda consideración es infundada

Como se explicó anteriormente, la hipótesis de nulidad del artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, puede ser hecha valer por cualquier titular de una marca registrada en el extranjero, independientemente de su nacionalidad.

El trato que dispone la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial es idéntico para todas las personas que se coloquen en el supuesto. Por ejemplo, si la Ley de la Propiedad Industrial estableciera diferentes plazos de prescripción de la acción, dependiendo de la nacionalidad del demandante, entonces sería posible argumentar un trato discriminatorio, contrario a la Garantía de Igualdad, pero no sucede así en nuestro caso.

Tercera consideración, relacionada con el cumplimiento de los tratados internacionales.

La “amigable opinión” afirma que la Suprema Corte de Justicia resolvió que todos los tratados internacionales suscritos por el Presidente de la República y ratificados por la Cámara de Senadores son de mayor jerarquía que las leyes federales, concretamente la Ley de la Propiedad Industrial y “de igual jerarquía que la Constitución”.

Desde luego, la anterior posición acerca de la jerarquía de los tratados internacionales respecto de la Constitución carece por completo de sustento.

Si bien es cierto que el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, a través de un criterio de 1999 confirmado en 2007 y que no constituye jurisprudencia aún, que los tratados internacionales son normas de mayor jerarquía que las leyes federales y estatales***, interrumpiendo una jurisprudencia anterior que les reconocía igual nivel, la Corte nunca afirmó que los tratados internacionales fueran de la misma jerarquía que la Constitución Federal. Conforme el artículo 133 de nuestra Ley Fundamental, la Constitución Federal es la Ley Suprema, y todas las demás normas le están subordinadas, incluyendo todos los tratados internacionales, sin importar su materia****.

Aclarado lo anterior, puedo comentar la posición sostenida en la “amigable opinión” acerca de la supuesta inconsistencia entre el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y las obligaciones que establecen los tratados internacionales.

Tanto ADPIC como ALCAN exigen que los países parte de dichos tratados concedan a los interesados con procedimientos y formalidades razonables que sean justos y equitativos. Desde mi punto de vista, la legislación actual mexicana sí establece procedimientos razonables y equitativos. No me parece que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, que protege a los titulares –mexicanos o no- de marcas registradas en el extranjero, pueda ser considerado injusto, contrario a la equidad o poco razonable.

Mi opinión es que el todos y cada una de las fracciones del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, incluyendo la fracción V, establecen supuestos razonables (y a veces más que razonables) para la anulación de registros de marca, como lo pide el artículo 1708 de ALCAN, ejercitables dentro de plazos razonables, siendo que el plazo de prescripción más corto es tres años, mientras que la acción de nulidad sustentada en la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial puede ejercitarse en cualquier tiempo.

Contrario a lo sostenido por la amigable opinión, tampoco veo que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, sea contrario al principio de trato nacional previsto en el artículo 3 de ADPIC y 1703 del ALCAN.

Todas las personas, físicas y jurídicas, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, tienen derecho a solicitar la nulidad de un registro mexicano de marca con fundamento en el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, siempre y cuando acrediten la actualización de los supuestos que integran la hipótesis normativa, y concretamente que prueben ser titulares de un registro de marca otorgado en otro país, reiterando que es irrelevante si dicho titular es mexicano o extranjero.

Ahora bien si el demandante, mexicano o extranjero, fuera titular de un registro de marca mexicano, entonces podría pedir la anulación del registro marcario deslealmente obtenido por su licenciatario, distribuidor, agente o representante, pero con fundamento en una disposición diferente al artículo 151, fracción V, de nuestra Ley de la Propiedad Industrial, y que sería la fracción IV del mismo numeral.

Es cierto, como señala la amigable opinión, que cuando hay discrepancias entre una ley federal (o estatal) y un tratado internacional, el tratado internacional debe prevalecer, por lo que los tribunales (y el IMPI) debe aplicar los disposiciones del tratado internacional, siempre y cuando dicho tratado internacional establezca un derecho subjetivo concreto a favor del interesado exigible ante una autoridad mexicana.

Por ejemplo, la antigua Ley de la Propiedad Industrial de 1942 (vigente hasta 1976) no establecía la protección para las marcas de servicios. No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las marcas de servicio eran protegibles y registrables en México, mediante la aplicación directa de las disposiciones del Convenio de París*****, entendiendo que dichas disposiciones establecían un derecho subjetivo en favor del gobernado y exigible a la Oficina Mexicana de Marcas de esa época.

Sin embargo, ningún tribunal, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede modificar una ley para ajustarla a un tratado internacional. Los órganos del Poder Judicial Federal pueden dejar sin efectos una disposición legal, pero no pueden reformar la ley.

La “amigable opinión” le pide al TFJFA que interprete la Ley de la Propiedad Industrial de forma armónica con los tratados internacionales, en el sentido de “que no se limita la nulidad de los registros de marca obtenidos de mala fe sólo a los casos en que se involucran titulares extranjeros de marcas”.

Como dije antes, la Ley de la Propiedad Industrial no limita el ejercicio de la acción de nulidad contemplada en la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial a los titulares extranjeros de marcas, sino a los titulares de marcas registradas en el extranjero, que no es lo mismo.

Por otro lado, contrario a lo que sugiere la amigable opinión, ni ADPIC ni ALCAN establecen que los titular de un registro marcario tengan derecho a invalidar otro registro de marca porque éste hubiese sido obtenido por el licenciatario, distribuidor, representante o agente de dicho titular, y que un registro así logrado debe presumirse obtenido de mala fe. Por lo tanto, no hay derecho subjetivo previsto en un tratado internacional que pudiera ser aplicado directamente por el TFJFA en favor de alguna de las partes.

Si la ausencia de una disposición legal en México, estableciendo una causal de nulidad como la descrita en el párrafo que antecede, fuera considerada como violatoria de las obligaciones del Mexicano para proporcionar a los interesados procedimientos equitativos y justos, o prever oportunidades razonables para invalidar un registro de marca mexicano (posición con la que yo no estaría de acuerdo), no estaría en manos de los tribunales poner remedio a tal situación, al menos no en nuestro marco constitucional actual. Sería el Congreso de la Unión la encargada de reformar la legislación para ampliar las causales de nulidad establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial. Mientras tanto, la supuesta falta de cumplimiento por parte de México de las obligaciones impuestas en los tratados internacionales sería fuente de responsabilidad internacional.

No debe dejarse de mencionar que el artículo 6 Septies del Convenio de París establece el derecho a pedir la anulación de un registro de marca solicitado por el agente o representante del titular de la marca, sin su autorización, sin distinguir si dicho titular debe tener su marca registra en México o en extranjero. La disposición no hace ninguna referencia a los licenciatarios, por lo que sería sumamente cuestionable extender esta causa de nulidad a los registros marcarios obtenidos por licenciatarios, como en el caso de Grupo Anderson’s.

Conclusiones

La afirmación contenida en la amigable opinión, en el sentido que el titular mexicano de una marca previamente registrada no tiene derecho, a diferencia de los titulares extranjeros de marcas, para impugnar la validez de un registro obtenido con posterioridad para una marca idéntica o semejante en grado de confusión, obtenida de mala fe, es errónea. Tanto mexicanos como extranjeros gozan de este derecho, siempre y cuando sean titulares de una marca registrada en otro país, y que el registro de marca impugnado en México haya sido obtenido por el licenciatario, agente, distribuidor o representante sin autorización del titular del registro extranjero de marca. Esta acción es adicional a la más general que tiene cualquier titular de un registro marcario mexicano a impugnar la validez de un registro posterior para una marca idéntica o semejante en grado de confusión, aplicable a los mismos o similares bienes o actividades, sin importar si hubo buena o mala fe por parte del solicitante de la marca posterior.

No ha duda que sería saludable una reforma al artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, que proporcione una protección ampliada a los titulares de marcas registrada en México y en el extranjero en contra de los registros de marca obtenidos de mala fe por parte de sus agentes, distribuidores, licenciatarios y representantes. Sin embargo, es indudable que el actual artículo 151 ya otorga acción a todos los titulares de una marca registrada o solicitada en México, ya sean mexicanos o extranjeros, (e incluso a los usuarios anteriores de una marca no registrada en México) a pedir la nulidad de cualquier registro posterior de marca que implique una invasión de los derechos de exclusividad previamente otorgados.

* Black’s Law Dictionary, Second Pocket Edition, 2001, West Group, página 35 (traducción libre)

** El que una marca solicitada pero pendiente de registro sea objeto de un contrato de licencia presenta ciertos problemas muy interesantes desde una perspectiva estrictamente obligacional. En otro artículo abordaremos este tema.

*** TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril 2007, página 6).

**** SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril 2007, página 6).

***** Jurisprudencias por contradicción de tesis: CONVENIO DE PARIS PARA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE CATEGORÍA DE LEY SUPREMA (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72 Tercera parte, página 23) y MARCAS DE SERVICIO. LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ESTA OBLIGADA A REGISTRARLAS (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72 Tercera parte, página 25).

La entrada La «amigable opinión» que la INTA presentó al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en México (Caso de Grupo Anderson’s) se publicó primero en Reyes Fenig.