El objeto de promulgar una nueva legislación fue adaptar la normatividad de la propiedad industrial a las exigencias de los tratados internacionales en materia comercial recientemente suscritos por México, destacadamente el Tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá (TMEC), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2020.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) entrará en vigor 90 días hábiles después de su publicación; esto es, el 5 de noviembre de 2020 (es la fecha mas aceptada, aunque tengo dudas. Ver: ¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial?). Durante algún tiempo se aplicarán simultáneamente la Ley de la Propiedad Industrial y la LFPPI, por lo que habrá que poner mucha atención a los dieciocho artículos transitorios de ésta última.

Mientras se expide un nuevo reglamento, seguirá aplicándose el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (artículo Cuarto transitorio, LFPPI).

La nueva ley presenta modificaciones sustantivas y procesales muy importantes. En mi opinión, tiene la virtud de regular con mayor detalle varios aspectos sustantivos de la protección de invenciones y signos distintivos, sin estar exenta de algunos errores e inconsistencias.

En algunos casos, la legislación incorpora criterios que ya eran aplicados en la práctica por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dando mayor seguridad jurídica a los gobernados.

Un aspecto muy innovador de la LFPPI es la facilitación de los procedimientos administrativos y judiciales para obtener el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el titular del derecho de propiedad intelectual como consecuencia de la infracción o lesión a dicho derecho.

Debo aclarar que este artículo tiene por objeto destacar muy brevemente algunos de los cambios que más me han llamado la atención, contrastándolos ocasionalmente con las disposiciones de la recién abrogada  Ley de la Propiedad Industrial. No pretendo hacer una exposición general de la LFPPI.

A. Invenciones

A.1. Prohibición expresa del doble patentamiento (artículo 50 LFPPI).

A.2. Reconocimiento expreso de la patentabilidad de los microorganismos y material biológico aislado de su entorno natural y obtenido mediante un procedimiento técnico (artículo 49, penúltimo párrafo, LFPPI).

A.3. Prohibición expresa del patentamiento de invenciones que puedan poner en riesgo la salud o vida de las personas o los animales, incluyendo las relacionadas con la clonación de seres humanos, el material genético del ser humano, la utilización industrial o comercial de embriones humanos, entre otros (artículo 49, fracción I, incisos a), b) y c), LFPPI).

A.4. Incorporación de la excepción Roche-Bolar: Una patente no será oponible a un tercero que importe, venda, use o elabore el producto patentado para efectos de realizar los estudios tendientes a obtener una autorización regulatoria de medicamentos para la salud humana. Esta defensa estaba prevista en el Reglamento de Insumos para la Salud y ahora, apropiadamente, alcanza el rango de ley (artículo 57, fracción II, LFPPI).

A.5. Extensión de los derechos que otorga la patente hasta por cinco años mediante la figura del Certificado Complementario, en caso de demora no razonable en la concesión de la patente (artículos 126 a 136 LFPPI).

A.6. Regulación más clara de las solicitudes divisionales, en especial las voluntarias (artículos 100 y 102 LFPPI).

A.7. Limita expresamente la interpretación del alcance de los derechos conferidos por la patente a la materia protegida (artículo 55, último párrafo, LFPPI).

A.8. Los modelos de utilidad incrementan su vigencia a 15 años (artículo 62 LFPPI).

A.9. Limita y precisa con más detalle las causas de nulidad de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, aboliendo los plazos de caducidad de las acciones de nulidad (artículo 154 LFPPI).

A.10. Regulación más extensa de los supuestos de limitación de los derechos conferidos por las patentes y la rectificación de errores, así como de su procedimiento (artículos 121 a 125, LFPPI).

B. Signos distintivos

B.1. La vigencia de las marcas –incluyendo las colectivas y las de certificación-, avisos comerciales y nombres comerciales será de diez años a partir de la fecha de otorgamiento del registro o publicación, en vez de calcularse desde la fecha de solicitud (artículos 178, 204 y 211, LFPPI).

B.2. Los exámenes de forma y fondo de los signos distintivos se ha unificado (artículo 225 LFPPI).

B.3. Los productos o servicios enlistados en las solicitudes deben ser específicos y determinados. El reglamento que se expida determinará si una sola solicitud puede incluir productos o servicios de diversas clases (conforme el Clasificador del Arreglo de Niza), o si las cosas siguen como hasta ahora: los productos o servicios enumerados en las solicitudes de registro deben limitarse a una sola clase (artículos 176 LFPPI y 57, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

B.4. Oposiciones. Las consecuencias jurídicas de presentar oposiciones son más graves para todas las partes involucradas:

B.4.a. Las oposiciones no exitosas ocasionarán la improcedencia de la acción de nulidad de registro de marca basada en causa igual a la de la oposición (artículo 259 LFPPI).

B.4.b. El solicitante cuenta con un plazo de dos meses para contestar la oposición y ofrecer las pruebas que estimase pertinentes. Si el solicitante omite contestar la oposición, la solicitud de registro de marca será abandonada (artículo 225 LFPPI).

B.5. Si un producto o servicio identificado con una marca registrada viola las disposiciones legales que le resulten aplicables, el IMPI podrá iniciar un procedimiento de declaración administrativa de nulidad del registro respectivo (art. 178, segundo y tercer párrafos LFPPI). Se trata de una disposición nueva y peculiar, que sanciona el incumplimiento de normas legales reguladoras de un producto o servicio, o la abierta ilicitud de los mismos, con la extinción de los derechos sobre el signo distintivo, aunque no hubiese existido ilegalidad en la emisión del registro respectivo. .

B.6. Consentimiento para el registro de marcas. Las reglas sobre los acuerdos de consentimiento para la coexistencia de marcas cambiaron respecto a las previstas en el artículo 90, último párrafo, de la derogada Ley de la Propiedad Industrial, reformada en mayo de 2018. El consentimiento de un titular es aceptable para el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente solicitadas o registradas y vigentes, tratándose de productos o servicios similares (no iguales) (art. 173, penúltimo párrafo, LFPPI).

B.7. Declaraciones de uso. Mantiene la carga de presentar la declaración de uso real y efectivo de marca al tercer año de la concesión del registro y con cada renovación. Si la renovación no está acompañada de la declaración de uso, el IMPI deberá requerir sus presentación en un plazo de dos meses; esta adición es especialmente importante y beneficiosa para los titulares de derechos adquiridos a través del Protocolo al Arreglo de Madrid (artículo 237, penúltimo párrafo, LFPPI).

B.8. Establece expresamente que la descripción de productos o servicios del registro marcario se limitará a los productos o servicios manifestados en las declaraciones de uso real y efectivo de marca (artículos 233, penúltimo párrafo y 237, antepenúltimo párrafo, de la LFPPI).

B.9. Las declaraciones de nulidad –en algunos casos- y caducidad de registros de marca pueden ser parciales, limitando los efectos extintivos de derechos a ciertos productos o servicios enlistados en el registro impugnado (artículos 258, fracción II, segundo párrafo, y fracción IV, segundo párrafo, y último párrafo; 260, fracción II, segundo párrafo, LFPPI).

B.10. Una marca puede ser declarada nula si su titular no demuestra la veracidad de la fecha de primer uso asentada en la solicitud (artículo 258, fracción III, LFPPI).

C. Denominaciones de origen

C.1. Definición de denominación de origen. La LFPPI define a la denominación de origen como “el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario…” (artículo 264, LFPPI), y no como una denominación geográfica que sirve para designar un producto originario del mismo. Este cambio aumenta la distancia de la legislación mexicana en materia de denominaciones de origen, ya de suya heterodoxa, respecto del Arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de origen y su registro internacional.

D. Litigios

D.1. Los supuestos de nulidad de patentes fueron limitados a los casos previstos en la ley; no hay ya una hipótesis genérica de anulación de patente. En el caso de las hipótesis de nulidad de las marcas registradas, la ley excluyó expresamente la anulabilidad del derecho por irregularidades durante el procedimiento administrativo de obtención del registro (artículos 154 y 258, fracción I, segundo párrafo, LFPPI).

D.2. Los efectos de la anulación de un registro de marca serán retroactivos, sin importar la causa. Los efectos de la caducidad del registro de marca se producen hasta que la resolución sea “exigible”. La declaración de nulidad de las patentes también tiene efectos retroactivos, pero eso ya estaba en la ley abrogada (artículos 159, penúltimo párrafo, y 263, segundo y tercer párrafos, LFPPI).

D.3. Las atribuciones del IMPI en materia de conciliación en procedimientos de infracción, así como su trámite, están ahora reguladas y detalladas en un capítulo especial de la ley (artículos 372 a 385, LFPPI).

D.4. En el caso de los supuestos de infracción de marca, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado, la fabricación, compraventa, transporte almacenaje, distribución, exportación e importación se equiparan al “uso”. No se requiere ya demostrar que dicha conducta se realizó “a sabiendas”, incluso en el caso de la comercialización de productos infractores (artículos 386, fracciones IX, X, XI, XIII, XVII y XXI, y 387, LFPPI).

D.5. El ofrecer en venta productos que incorporan una invención patentada o que sean resultado de la explotación de un proceso patentado es infracción, aunque no se pruebe que la conducta se realizó “a sabiendas” (artículo 386, fracciones VI y VIII, LFPPI).

D.6. El IMPI tendrá facultades para imponer multas, requerir directamente su pago e incluso exigir el pago del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución (artículos 5°, fracción VI, y 393, LFPPI).

D.7. Daños y perjuicios a través del IMPI. El IMPI tiene ahora atribuciones para determinar y condenar a un infractor al pago de daños y perjuicios sufridos por el titular de un derecho de propiedad industrial infringido, a través de un procedimiento incidental luego de haberse declarado administrativamente la infracción (artículo 396, fracción I, LFPPI).

D.8. Daños y perjuicios vía judicial. Bajo la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, sólo los tribunales podían resolver la demanda de pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados por una lesión a los derechos protegidos por esa ley, previa declaración administrativa de infracción emitida por el IMPI. Ahora, el titular de un derecho de propiedad industrial puede reclamar, a través de los tribunales, una indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la lesión a sus derechos de propiedad industrial ante la autoridad judicial, sin necesidad de declaración administrativa de infracción previa del IMPI (artículo 396, fracción II, LFPPI).

D.9. El monto mínimo de la indemnización ascenderá a cuando menos al equivalente al 40% del “indicador de valor legítimo”. Para determinar el indicador de valor legítimo podrá tomarse en cuenta el precio al menudeo de los productos infringidos, la utilidades que el titular dejó de percibir por la infracción, las utilidades que el infractor obtuvo como consecuencia de la infracción; o la contraprestación que el infractor hubiese tenido que cubrir en el comercio por una licencia contractual del producto o servicio infringidos (artículo 396, fracciones I, II, III y IV, LFPPI).

D.10. Las autoridades judiciales están facultadas para dictar las medidas provisionales que la Ley de la Propiedad Industrial y los tratados internacionales contemplan (artículo 408, fracción I, LFPPI).

D.11. El probable infractor puede solicitar al IMPI o a los tribunales el levantamiento de las medidas provisionales que lleguen a imponer mediante la presentación de una contrafianza; pero la autoridad deberá valorar la apariencia del buen derecho, analizar la afectación que puedan sufrir tanto el afectado como el solicitante de las medidas y la afectación al orden público o el interés general, para decidir si ordena el levantamiento de las medidas. La ley no prevé ya un “tope” al monto de la contrafianza (artículo 346 LFPPI)

E. Figuras contractuales

E.1. Licencias. La nueva ley suprimió la necesidad de inscribir el contrato de licencia de patente o de marca para el efecto de que el uso efectuado por el licenciatario se entienda como realizado por el titular del derecho (artículos 138 y 240, LFPPI), en consonancia con lo acordado en el TMEC. La inscripción dejó de ser necesaria también para que el usuario inicie acciones de defensa de la patente o signo distintivo registrado licenciados. El legislador eliminó asimismo que la consecuencia de la inscripción de la licencia con el IMPI es que el contrato surta efectos frente a terceros.

E.2. Los acreedores beneficiarios de un gravamen inscrito con el IMPI tienen derecho a solicitar, por sí, la renovación del registro de la marca, sin la carga de declarar el uso real y efectivo de la marca (artículo 237, último párrafo).

F. Normas procesales

F.1. La LFPPI contempla expresamente la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, primero, y el Código Federal de Procedimientos Civiles después (artículo 3 LFPPI).

F.2. Plazos adicionales. En la Ley de la Propiedad Industrial abrogada, los solicitantes tenían derecho a contar con un plazo adicional al ordinario, de hasta dos meses, para contestar la mayoría de los requerimientos y objeciones relacionados con el examen de las solicitudes de patente y registro, lo cuales comenzaban a correr al día hábil siguiente del término del plazo ordinario (artículos 58 y 122 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, reformados en mayo de 2018). La nueva ley contempla también el plazo adicional de hasta dos meses, pero omite señalar cuándo comienza a correr; ante el silencio, procede aplicar la legislación supletoria y considerar que el plazo adicional inicia el día natural siguiente al término ordinario (artículos 117 y 240, LFPPI, y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo).

F.3. Notificaciones. En la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, las notificaciones personales, por correo y edictos surtían efectos el día en que se realizaban y los plazos comenzaban a correr al día hábil siguiente; en el caso de notificaciones por Gaceta, la notificación surtía efectos al día hábil siguiente a la fecha de puesta en circulación (artículo 184 de la Ley de la Propiedad Industrial, reformado en mayo de 2018).

F.3.a. La regla es que las notificaciones se realicen mediante la Gaceta de la Propiedad Industrial (electrónica). Esas notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente a la publicación de la Gaceta y el plazo comienza a correr al día hábil siguiente (artículos 18, 19 y 21, segundo párrafo, LFPPI).

F.3.b. La LFPPI omite aclarar cuándo surten efectos las notificaciones personales, por edictos y las realizadas por medios electrónicos diferentes a la Gaceta (artículo 19, segundo y cuarto párrafos, LFPPI), por lo que sería aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que prevé que esas notificaciones surtan efectos el día que se realizan y los plazos comiencen a correr al día natural siguiente (artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo).

La entrada La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se publicó primero en Reyes Fenig.

La Ley de la Propiedad Industrial actual dispone como regla que todos los signos perceptibles por los sentidos pueden constituir marca, en tanto sean distintivos de los productos o servicios a los cuales se aplican y, por lo tanto, se pueden registrar. Las excepciones a la regla están contenidas en dos grandes grupos: Por un lado, el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, contiene una larga enumeración de hipótesis más o menos específicas, relativas a signos que no deben ser registrados como marca, ya sea por carecer de distintividad, por cuestiones de orden público, por lesionar el sistema de libre competencia, por impactar negativamente los intereses de los consumidores o por afectar derechos concretos de terceros, ya sean personalísimos o patrimoniales.

El otro grupo de prohibiciones está contenido en el artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial, que de manera bastante general prohíbe el otorgamiento de patentes, registros y publicaciones a cualquier acto que sea contrario al orden público, la moral, las buenas costumbres o que viole cualquier disposición legal. Esta prohibición da apoyo a las autoridades administrativas para negar o anular el registro de marcas que, sin actualizar alguno de los supuestos normativos previstos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, son ilegales, como sería el caso de una marca figurativa que reproduce una obra protegida por el derecho de autor, sin autorización del titular de los derechos autorales respectivos.

El artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial también faculta a las autoridades administrativas para calificar los signos distintivos propuestos a registro desde la espinosa perspectiva de la moral, las buenas costumbres y el orden público. Digo espinoso porque, como el Cuarto Tribunal Colegiado destacó en la sentencia, la moral y las buenas costumbres tienen un contenido dinámico, que va cambiando con las circunstancias de tiempo, lugar e incluso grupo social. Por otro lado, el orden público tampoco cuenta con una definición clara en la Constitución y en las diferentes leyes que hacen mención de ellas, por lo que su afectación debe analizarse caso por caso. No obstante, nos explica el tribunal, puede afirmarse que el orden público está constituido por un mínimo de reglas que permiten la armonía social, y que encuentra su límite en las libertades individuales y los derechos humanos; pareciera que, a mayor protección del orden público, mayor será también la restricción a la libertad de las personas.

No es la primera vez que en este blog abordo el tema de las marcas con contenido contrario a la moral, a las buenas costumbres y al orden público, pero me he enfocado a los casos en que particulares han tratado de registrar como marca el nombre o pseudónimo de delincuentes o grupos criminales (Ver Las marcas de «El Chapo», “RAFAEL CARO QUINTERO” no es una marca registrada y El valor en México de las marcas relacionadas con criminales).

El caso concreto que resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado y que dio origen al precedente que ahora comento, tuvo que ver con la solicitud de registro número 1,832,646 (ahora registro número 2,038,916) para la marca “PINCHE GRINGO BBQ” y Diseño.

Los solicitantes fueron los señores Daniel Andrew De Fossey, persona física de nacionalidad estadounidense y Roberto Luna Aceves, de nacionalidad mexicana. Los servicios a identificar con la marca son restaurantes, cafeterías y bares.

Como saben, “gringo” es una expresión muy usada en México y otros países latinoamericanos para referirse a una persona u objeto proveniente de la Unión Americana, aunque con frecuencia es utilizado también para hacer alusión a cualquier persona de piel blanca que hable inglés[2]. Dependiendo del contexto, “gringo” puede expresar una extrema familiaridad con algo o alguien norteamericano, pero también puede tener una connotación despectiva.

Algo similar ocurre con “pinche”; en mi experiencia, “pinche” es usado principalmente como un adjetivo algo vulgar de connotación negativa para referirse a algo o alguien de poco valor o despreciable; pero “pinche” es también el ayudante de cocina[3].

Durante el examen de la solicitud de marca número 1,832,646 “PINCHE GRINGO BBQ” y Diseño, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) objetó primero y luego negó en definitiva el registro de la marca, argumentando que se trata de un signo contrario a las buenas costumbres y el orden público. El IMPI sostuvo que la marca era una frase ofensiva para una persona nacida en los Estados Unidos al calificarla de ruin o despreciable.

La siguiente instancia fue la contenciosa administrativa ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Sala Especializada decidió, por mayoría, confirmar la validez de la decisión del IMPI.

Por último, los solicitantes demandaron el amparo en contra de la sentencia de la SEPI, la cual fue turnada al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (en Ciudad de México). Los quejosos señalaron en los agravios que la marca “PINCHE GRINGO BBQ” hacía alusión a un ayudante de cocina de origen norteamericano, sin propósito de ofender; y que la Sala había actuado ilegalmente, al enfocarse únicamente en la connotación negativa de la marca a pesar de que ésta también tenía un significado perfectamente plausible que no insultaba a nadie y que era el pretendido por los solicitantes del registro marcario. Los quejosos también invocaron la inconstitucionalidad del artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial, por limitar el derecho humano a la libertad de ocupación.

El Cuarto Tribunal Colegiado dio la razón a los quejosos, sin entrar al análisis de la constitucionalidad del artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial. De manera muy resumida, lo que el Colegiado explicó fue que el carácter ofensivo de una marca depende del contexto particular en que se use. No existe el derecho a insultar y una marca que claramente constituye una ofensa no debe ser registrada (incuso, usarla es ilícito). Sin embargo, al ser uno de los solicitantes del registro marcario de nacionalidad norteamericana y tratándose de un signo distintivo dirigido a diferenciar los servicios de un restaurante presumiblemente enfocado en la cocina estadounidense, era razonable concluir que “PINCHE GRINGO BBQ” y Diseño no buscaba insultar a los estadounidenses o personas angloparlantes, sino aludir al ayudante de cocina de origen norteamericano. Por lo tanto, la marca resultaba registrable.

Ante el escenario de una frase o denominación que puede entenderse tanto en un sentido insultante como en un sentido no ofensivo, la autoridad administrativa debe analizar, caso por caso, cuál debería ser el significado atribuible a la marca para efectos de juzgar si es inmoral, contraria a las buenas costumbres o al orden público, preservando desde luego las reglas mínimas de convivencia, sin afectar en exceso la libertad y la creatividad y sin perder de vista que las buenas costumbres y la moral varían con el tiempo y en cada lugar.

Afortunadamente, el Tribunal Colegiado aportó algunos lineamientos interesantes, que la tesis publicada no refleja pero pueden leerse en la ejecutoria.

El Tribunal explicó que, para inclinarse en favor o en contra de la registrabilidad como marca de un signo distintivo con connotaciones tanto ofensivas como no ofensivas, es lícito tomar en consideración el grupo o comunidad que podría verse afectado o insultado con la frase o palabra propuesta como marca. En el caso de grupos y comunidades que han sido históricamente sujetos de escarnio, burla o insulto por motivo de género, raza, orientación sexual o color de piel, el grado de protección a que tienen derecho debe ser mayor, y la tolerancia por parte de las autoridades a expresiones potencialmente ofensivas contra dichos grupos debe ser menor, en comparación con conjuntos de personas menos vulnerables o dominantes.

A diferencia de las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes o los homosexuales, soy de la opinión que los norteamericanos residentes en México, no constituyen una comunidad particularmente discriminada u hostigada por parte de la sociedad. Lo anterior, sumado al hecho de que uno de los solicitantes era de nacionalidad norteamericana (un gringo) y que los servicios a identificar con la marca “PINCHE GRINGO BBQ” serían prestados por un restaurante presumiblemente identificado con la cocina estadounidense, permitió al tribunal afirmar expresamente que era razonable concluir que “PINCHE GRINGO BBQ” no implicaba un insulto, sino solo una frase llamativa que involucraba a un ayudante de cocina originario de los Estados Unidos.

Por otro lado, aplicando ese mismo criterio, si la marca hubiese sido “PINCHE INDIO BBQ”, es probable que el resultado final hubiese sido adverso para los solicitantes del registro marcario, independientemente de que “PINCHE INDIO BBQ” pueda entenderse en un sentido no ofensivo.

Lo anterior nos muestra la importancia que debe darse al contexto cuando se analiza la posible inmoralidad o ilicitud de una marca. Algunas palabras y signos que eran abiertamente aceptables hace cincuenta años, ya no pueden emplearse sin causar reacciones desfavorables, al tiempo que algunas expresiones vulgares e inadmisibles en una conversación familiar a finales del siglo pasado son ahora expuestas sin pudor en los medios masivos y la publicidad. Mi posición es que el tribunal elaboró un valioso criterio acerca de la disponibilidad como marca de expresiones posiblemente ofensivas que resulta objetivo y flexible a la vez.

[1] “Marcas. Debe permitirse su registro aun cuando su denominación contenga una palabra malsonante, si ésta no es su única connotación, debiendo tener en cuenta su uso en el caso específico y un criterio de excepcionalidad al invocar la afectación al orden público (inaplicabilidad del artículo 4o. de la Ley de la Propiedad Industrial)”, en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Tomo VI, junio de 2019, página 5205 (Versión electrónica: http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2020128&Dominio=Localizacion&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2020128&Hit=1&IDs=2020128&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2019).

[2] Ver Diccionario de la Lengua Española, versión en línea https://dle.rae.es/?w=gringo

[3] Ver Diccionario de la Lengua Española, versión en línea https://dle.rae.es/pinche?m=form.

La entrada Tómelo por el lado amable: “PINCHE GRINGO BBQ” no es ofensivo se publicó primero en Reyes Fenig.

México se adhirió al Protocolo de Madrid en el mes de noviembre de 2012, y entró en vigor en febrero del siguiente año.

Ciertamente el Protocolo de Madrid no es perfecto y los solicitantes deben enfrentar diferentes problemas con el examen simultáneo de la marca en diferentes países. No obstante, tengo la impresión que el Protocolo de Madrid ha probado ser una herramienta eficaz para los negocios y empresas globales.

Cada país tiene sus propias normas y contemplan distintas obligaciones y cargas para los titulares de registros nacionales e internacionales de marcas. En ocasiones, los propietarios de marcas se ven en la necesidad de presentar, cada cierto tiempo, documentos y declaraciones ante las Oficinas Nacionales de Marcas para la conservación de los derechos.

En el mes de mayo de 2018, el Diario Oficial de la Federación publicó significativas reformas y adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial; las normas relativas a signos distintivos se vieron especialmente afectadas. Entre los cambios encontramos la reinstauración de la obligación de presentar, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), una declaración de uso real y efectivo de la marca registrada para la conservación de los derechos (Ver nuestra entrada sobre la nueva declaración de uso de marca).

Todos los registros de marca mexicanos, incluyendo los otorgados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las reformas a la ley (10 de agosto de 2018) serán impactados tarde o temprano por la carga de presentar la declaración de uso real y efectivo del signo distintivo.

La carga de presentar la declaración de uso de marca ante el IMPI debe cumplirse en dos momentos:

1) Declaración de uso al tercer año de expedición del registro.

Esta carga solo afecta a las marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018. El plazo para presentar la declaración de uso inicia en la fecha del tercer aniversario de la emisión del registro y termina a los tres meses.

Es necesario presentar una declaración de uso por registro. En el caso de Registros Internacionales protegidos en México, el titular debe depositar una declaración de uso de marca por Clase, a través de un apoderado designado conforme la ley mexicana. Si el IMPI decretó la protección del registro internacional sin la intervención de un apoderado en México, entonces es necesario designar uno y proveerle de un poder escrito y firmado en original. También será necesario pagar la tasa gubernamental (alrededor de US$85.00) por la presentación de una declaración de uso.

El IMPI no emitirá requerimientos ni recordatorios y el plazo es improrrogable. La omisión en la presentación de la declaración de uso de marcas provocará la caducidad de pleno derecho del registro marcario, con la consecuente extinción de los derechos de exclusividad.

Adicionalmente, la esfera de protección brindada por el registro de marca se restringirá a los productos o servicios enlistados en la declaración de uso real y efectivo de la marca. Si bien el fundamento para tal restricción es inexistente para el caso de registros de marca nacionales (lo que podría viciar la legalidad de cualquier determinación del IMPI sobre limitar la cobertura de las marcas registradas a los productos/servicios contenidos en la declaración), el artículo 34 de los Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos administrativos para la Atención de Solicitudes, Peticiones y Promociones presentadas conforme al Protocolo de Madrid, reformado el 6 de septiembre de 2018, expresamente dispone tal restricción para los Registros Internacionales[1].

2) Declaración de uso al renovar.

Como regla, los titulares de todos los registros marcarios con efectos en México, deben presentar, con posterioridad a cada renovación, una declaración de uso real y efectivo de la marca a renovar.

Excepcionalmente, la citada carga no existe para el caso de renovaciones presentadas antes del 10 de agosto de 2018.

En el caso de las marcas registradas nacionales, la declaración de uso real y efectivo de la marca es presentada simultáneamente con la solicitud de renovación. Omitir la declaración de uso al momento de renovar exigiría un descuido o desconocimiento importantes en la preparación de la renovación que, en la práctica, me parece sumamente improbable.

En el caso de los registros internacionales de marca protegidos en México conforme al Protocolo de Madrid, la situación es diferente. Como la declaración de uso real y efectivo de la marca no puede presentarse al solicitar la renovación a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), dicha declaración deberá ser depositada directamente ante el IMPI, en un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la fecha en que la OMPI notifique al IMPI la renovación del registro internacional de marca.

Una declaración de uso deberá ser presentada por cada clase comprendida en el registro internacional protegido en México, en la ventanilla del IMPI, por un apoderado designado por el titular del registro marcario, y cubrir la tasa por presentación de cada declaración de uso (alrededor de US$85.00), con independencia de lo pagado a OMPI por la renovación del registro internacional de marca.

Por lo tanto, los titulares de los registros internacionales de marca deben estar conscientes que la presentación de la renovación de marca con OMPI es insuficiente para conservar los derechos de marca en México. Hipotéticamente, si la renovación ante OMPI de un registro internacional designando a México hubiese sido efectuada el 10 de agosto de 2018, entonces la declaración de uso real y efectivo de marca tendría que haberse ingresado al IMPI entro de los tres meses siguientes a que OMPI hubiese notificado al IMPI la renovación del registro internacional.

El actual artículo 35 de los Lineamientos administrativos para la Atención de Solicitudes, Peticiones y Promociones presentadas conforme al Protocolo de Madrid dispone expresamente que el IMPI se abstendrá de emitir recordatorios o requerimientos al solicitante de la renovación acerca de la presentación de la declaración de uso real y efectivo de la marca registrada. No existen prórrogas para presentar la declaración de uso, y la protección del registro internacional de marca se limitarán a los expresamente enlistados en la declaración de uso real y efectivo de la marca.

Ahora bien, el artículo 35 de los Lineamientos administrativos para la Atención de Solicitudes, Peticiones y Promociones presentadas conforme al Protocolo de Madrid señala que, si la protección en México del registro internacional tiene menos de tres años de antigüedad, entonces no existe la carga de presentar la declaración de uso real y efectivo ante el IMPI con posterioridad a la renovación del registro internacional. Esta disposición prevé una excepción no contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial. Habría que preguntarse, otra vez, si es válido que un acuerdo administrativo introduzca una excepción a la regla que la legislación establece. Si estamos ante una deficiencia técnica en la norma administrativa, la validez de la excepción del artículo 35 de los Lineamientos administrativos podría verse afectada. Mi recomendación es no correr riesgos y presentar al IMPI la declaración de uso posterior a la renovación del registro internacional, con independencia de la antigüedad de la concesión de la protección en México.

Un ejemplo podrá facilitar la compresión de este tema. Supongamos un registro internacional presentado el 2 de octubre de 2008; que México hubiese sido designado con fecha 1° de abril de 2013, y que IMPI hubiese concedido la protección el 3 de agosto de 2015. Asumamos que la renovación del registro internacional fue oportunamente presentada el 2 de octubre de 2018 y que OMPI notificó la renovación al IMPI el 27 de noviembre de 2018. Tenemos, entonces, que el titular del hipotético registro internacional debió presentar al IMPI la declaración de uso efectivo de marca entre el 28 de noviembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019. Si la declaración de uso real y efectivo de marca no fue presentada para el 28 de febrero de 2019, la consecuencia sería que los efectos del registro internacional en México estarían extintos en nuestro país a partir del 1° de marzo de 2019.

Como yo lo veo, el escenario para los titulares de registros de marca se ha complicado, en especial en el caso de los Registros Internacionales. Es probable que, al día de hoy, ya existan algunos registros internacionales de marca caducos de pleno derecho por haber omitido presentar la declaración de uso real y efectivo de la marca. Si los plazos previstos en la ley para presentar las declaraciones de uso de marca no son extendidos, facilitando con ello el cumplimiento esa carga para todos los titulares de registros marcarios, me temo que veremos un número importante de registros de marca -nacionales e internacionales- inadvertidamente caducos de pleno derecho en los próximos diez años.

[1] Sería cuestionable la legalidad de una resolución del IMPI limitando la cobertura de los registros internacionales, fundada en un acuerdo administrativo, cuando la Ley de la Propiedad Industrial omite prever tal limitación.

La entrada Usuarios del Sistema de Madrid: tengan cuidado, renovar el registro internacional no es suficiente. se publicó primero en Reyes Fenig.

En general, las reformas a la Ley son percibidas como positivas. Sin embargo, un cambio que ha sido criticado es el referente a las declaraciones de uso de marca que los titulares de registros marcarios deben ahora presentar al tercer año de emisión del registro.

Como antecedente, la Ley de Invenciones y Marcas[1] de 1976 contemplaba la carga de demostrar ante la autoridad administrativa el uso efectivo de la marca dentro de los tres años siguientes a su registro. El incumplimiento acarreaba la extinción del registro marcario[2]. En aquel entonces, la justificación de la exigencia de la comprobación del uso de la marca impedir que permanecieran registradas marcas “de reserva” que impedían el registro de otras”[3].

La carga de comprobar periódicamente el uso de marcas desapareció con la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial[4] de 1991. La derogación de la obligación de comprobar el uso de la marca fue bien recibida; la doctrina resaltó entonces la simplificación fundamental en cuanto al uso de la marca y la superación de “la confusión generada bajo el esquema anterior en que el uso debía ser probado primeramente dentro de los tres años siguientes a la fecha de registro y posteriormente al solicitar la renovación de una marca dentro delos cinco años siguientes a la ‘fecha legal’.”[5].

Ahora, casi 27 años después de extinta, renació la carga para los titulares de los registros marcarios de presentar una declaración sobre el uso real y efectivo de la marca registrada una vez alcanzado el tercer aniversario de la concesión del registro, y posteriormente con cada renovación. La sanción por omitir presentar la declaración de uso es grave: la caducidad de pleno derecho del registro marcario. El plazo concedido para la presentación de la declaración de uso es breve, sólo tres meses, contados a partir de la fecha en que se cumplan tres años del otorgamiento del registro de marca[6].

(Actualización 14 de marzo de 2019) Cuando la declaración de uso real y efectivo de marca se haga con motivo de la renovación, dicha declaración deberá ser presentada simultáneamente con la solicitud de renovación. En el caso de los registros internacionales de marca conforme el Protocolo al Arreglo de Madrid, la declaración deberá presentarse en la ventanilla del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por un apoderado del titular del registro internacional, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que OMPI notifique a IMPI la renovación del registro internacional, siempre y cuando la concesión de la protección en México ya haya cumplido tres años al momento de dicha renovación.

(Actualización 14 de marzo de 2019) También es necesario tener cuidado con el texto de la declaración de uso. La cobertura del registro de marca objeto de la declaración de uso quedará limitada a los productos y servicios asentados en la declaración.

(Actualización 11 de agosto de 2021) La carga de presentar la declaración de uso es ya efectiva a partir del 10 de agosto de 2021, como explico aquí.

Los motivos para el regreso de la carga de declarar el uso de la marca para mantener su vigencia no son claros. Aparentemente, existe otra vez la imperiosa necesidad de eliminar las marcas registradas “de reserva” que impiden el registro de nuevas marcas iguales o semejantes en grado de confusión, además de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Oficina Mexicana de Marcas) recibirá un pago por cada declaración de uso que reciba.

Los profesionales estamos de acuerdo en cuanto a que los titulares de todos los registros de marca concedidos a partir del 10 de agosto de 2018, con independencia de la fecha de solicitud, tienen la carga de declarar el uso real y efectivo de la marca una vez cumplidos tres años desde el otorgamiento de la inscripción, como lo dispone el actual artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, existe una creciente alarma por cómo afectará la renacida carga de declarar el uso real y efectivo de la marca a los registros de marca existentes antes de la entrada en vigor de la disposición reformada; es decir, hay preocupación acerca de la posible aplicación retroactiva de los artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial reformada, de tal suerte que imponga a todos los registros marcarios concedidos antes del 10 de agosto de 2018 y que cumplen el tercer aniversario de su concesión el 10 de agosto o después (registros concedidos a partir del 10 de agosto de 2015), la obligación de presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca registrada en nuestro país, bajo pena de quedar caducas de pleno derecho en caso de omisión.

Yo opino que no hay motivo de inquietud, más allá de la reinstauración de la obligación de declarar el uso real y efectivo de las marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018.

La revisión del texto del decreto que reformó la Ley de la Propiedad Industrial, en especial las disposiciones transitorias, publicadas el 18 de mayo de 2018, muestra que no hay base para sostener la aplicación retroactiva de las nuevas cargas contenidas en las normas modificadas.

En nuestro sistema rige el principio de irretroactividad de la aplicación de la Ley, contemplada en el artículo 14 Constitucional. “Las leyes se dictan para regir en el futuro (ex nunc), no en el pasado (ex tunc)”[7].

Ahora bien, el artículo 14 de la Ley Fundamental introduce un matiz: la aplicación retroactiva de la ley es violatoria de derechos fundamentales si se hace en perjuicio de alguien, lo cual nos lleva a la teoría de los derechos adquiridos.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó su postura acerca de la aplicación retroactiva de la ley y la doctrina de los derechos adquiridos[8], hace ya muchos años, el Alto Tribunal aclaró que una nueva norma no debe aplicarse a situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la nueva ley, como regla.

Excepcionalmente, una norma puede aplicarse retroactivamente en dos situaciones:

La primera, si el legislador expresamente previó la aplicación retroactiva de la nueva norma[9]. Si dicha aplicación retroactiva, avalada expresamente por el texto legal, redunda en la lesión o privación de un bien, facultad o provecho ya integrados al patrimonio de una persona con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, entonces se tratará de aplicación retroactiva de la Ley en perjuicio del gobernado y podría ser declarada inconstitucional.

En el caso de los artículos 128 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial reformados, no hay lugar a suponer su aplicación retroactiva ni una posible violación de derechos fundamentales, porque no hay disposición transitoria que contemple la retroactividad de las normas enmendadas. No se trata de un tema de interpretación, sino de técnica jurídica.

El segundo caso de aplicación retroactiva lícita, sería el de las normas que mejoran la condición civil de las personas o que mejoran la condición de aquellas personas sujetas a procesos punitivos, ya sean penales, fiscales o administrativos; en estos casos, no se necesitaría una disposición expresa del legislador para aplicar retroactivamente la nueva norma en beneficio del gobernado.

La reintroducción para los titulares de registros marcarios de la carga de declarar el uso real y efectivo de la marca registrada, a cambio de nada, no constituye una mejora en su condición, por lo que no sería admisible la aplicación retroactiva automática de los nuevos artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por último, el decreto de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial contiene un artículo Segundo Transitorio que señala que “las solicitudes de registro de marca o aviso comercial o publicación de nombre comercial, incluyendo las oposiciones que se hayan presentado, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación”[10]. Esta disposición transitoria afectó, a mi juicio, a los derechos derivados de la aplicación de normas de tipo adjetivo. De no haberse estipulado la irretroactividad de las nuevas normas procesales, el procedimiento de solicitud de registro habría continuado, a partir del 10 de agosto de 2018, conforme las nuevas disposiciones adjetivas de la ley reformada.

En resumen, la exigencia de que los titulares de registros de marca presenten, luego del tercer año de la concesión del registro, una declaración de uso real y efectivo de la marca para mantener la vigencia del derecho prevista en los actuales artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial no es aplicable retroactivamente a las marcas y avisos comerciales registrados con anterioridad al 10 de agosto de 2018.

Por otro lado, gracias al artículo Segundo Transitorio del decreto de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de mayo de 2018, los procedimiento de solicitud de registro de marca iniciados con anterioridad al 10 de agosto de 2018, deben continuar tramitándose conforme las normas adjetivas vigentes hasta esa fecha.

(Actualización 14 de marzo de 2019). En cambio, es necesario presentar una declaración de uso real y efectivo de marca con cada renovación solicitada a partir del 10 de agosto de 2018, sin importar la fecha de solicitud o concesión del registro correspondiente, ya sea simultáneamente con la solicitud de renovación (marcas nacionales) o dentro de los tres meses siguientes  a que la OMPI notifique al IMPI la renovación del registro internacional conforme el Arreglo de Madrid. 

El que actualmente haya colegas especialistas que aconsejan a sus clientes presentar las declaraciones de uso de marcas registradas que fueron otorgadas antes del 10 de agosto de 2018 con base en lo dispuesto por los artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industria reformada, tiene su origen -creo yo- en una comprensión deficiente de la figura de la aplicación retroactiva de las normas de la distinción que debe hacerse entre derechos sustantivos y derechos adjetivos afectados por reformas a la ley.

[1] “Ley de Invenciones y Marcas” en Diario Oficial de la Federación, 10 de febrero de 1976.

[2] Artículo 177 de la Ley de Invenciones y Marcas.

[3] César Sepúlveda, El sistema mexicano de propiedad industrial, 2a ed., México, Porrúa, 1981, p. 142.

[4] “Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial”, en Diario Oficial de la Federación, 27 de junio de 1991.

[5] R. Villareal, citado por Carlos Müggenburg R.V. y John B. McKnight, “Régimen de la propiedad intelectual en México” en Revista de Investigaciones Jurídicas, Número 17, México, Escuela Libre de Derecho, 1993, p. 389.

[6] Artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial en “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial” en Diario Oficial de la Federación, 18 de mayo de 2018.

[7] Juventino V. Castro, Garantías y Amparo, 7a ed., México, Porrúa, 1991, p. 244.

[8] “RETROACTIVIDAD DE LA LEY, CUANDO EXISTE” en  Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo L, página 879; “RETROACTIVIDAD, TEORIAS SOBRE LA,” en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXII, página 2108.

[9] “RETROACTIVIDAD DE LA LEY”, en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, página 726; “RETROACTIVIDAD DE LA LEY (TEORÍA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS) (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE YUCATÁN)”, en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXVIII, página 2435; “RETROACTIVIDAD. CUANDO ES JURIDICA LA APLICACION RETROACTIVA DE LA LEY”, en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXXII, página 304.

[10] “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial” en Diario Oficial de la Federación, 18 de mayo de 2018.

La entrada Las nuevas declaraciones de uso de marca. se publicó primero en Reyes Fenig.

El tema sobre el reclamo de daños y perjuicios derivado de violaciones a la propiedad industrial e intelectual en general es relevante, no sólo por el tema en sí, sino por la precuantificación de la indemnización que tiene derecho a recibir el afectado que “en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios” infractores. Lo anterior provoca que la posibilidad de demandar el pago de daños y perjuicios, o ser demandado, por montos potencialmente muy elevados, sea un tema atractivo y preocupante para la partes involucradas.

Hasta antes de la publicación de la jurisprudencia 1a./J. 13/2004, hubo un apasionado debate entre los que defendíamos la autonomía de la acción civil para reclamar el pago de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por violaciones a derechos de propiedad industrial (incluso llegué a publicar mi opinión al respecto[3]), y los que sostenían la subordinación de la acción civil a la previa declaración administrativa de infracción. Esta última posición fue la que, a la postre, prevaleció en la Suprema Corte.

En la ejecutoria de 2004, el Alto Tribunal también afirmó que, si bien el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial señala que el afectado por la infracción podía reclamar una indemnización mínima equivalente al 40% del precio de venta de cada producto o servicio vendidos en violación a un derecho de propiedad industrial, era necesario que el demandante demostrase que había sufrido un daño y/o perjuicio reales y que dichos daños y perjuicios habían sido causados directamente por la conducta infractora previamente sancionada por el IMPI.

Como mencioné en la entrada pasada, el precedente PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 221 BIS DE LA LEY RESPECTIVA NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA” publicado en el Semanario Judicial de la Federación de diciembre de 2017, tuvo su origen en un juicio de amparo directo en materia civil, relacionado con una demanda de pago de daños y perjuicios relacionada con una infracción a la Ley de la Propiedad industrial que involucró competencia desleal sin lesión a un registro o patente.

El número de expediente del juicio de amparo directo fue D.C. 478/2013, tramitado en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En realidad, hubo dos juicios de amparo, siendo el 478/2013 el segundo y último (Actualización 27 de febrero de 2019: El número de expediente del primer amparo fue D.C. 153/2013). Afortunadamente, la sentencia contiene una relación muy concisa del juicio civil, la apelación y el primer juicio de amparo, que en conjunto resultan muy ilustrativos. La versión pública de la sentencia del juicio D.C. 153/2013 puede ser descargada aquí. La versión pública de la sentencia del juicio D.C. 478/2013 puede ser descargada aquí.

 RESUMEN DEL CASO

En el año 2001, la EMPRESA X encargó a la EMPRESA Y la maquila de un medicamento con el ingrediente activo nifedipino, el cual fue comercializado por la EMPRESA X como medicamento genérico intercambiable y en el mercado privado con la marca “CORDILAT”. Por razones que la sentencia no explica, la EMPRESA X dejó de maquilar el medicamento en 2003.

Posteriormente, la EMPRESA Y descubrió que la EMPRESA X continuó comercializando nifedipino, tanto genérico intercambiable como con marca, en empaques que atribuían su fabricación a la EMPRESA Y.

El 14 de septiembre de 2007, la EMPRESA Y solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la declaración administrativa de infracción en contra de la EMPRESA X, invocando la actualización de los supuestos de infracción del artículo 213, fracciones I y IX, incisos a), b) y c) de la Ley de la Propiedad Industrial[4].

El 30 de septiembre de 2009, el IMPI declaró en contra de la EMPRESA X las infracciones administrativas previstas en el artículo 213, fracciones I y IX, inciso a) de la Ley de la Propiedad Industrial (negando la infracción por lo que hizo a las causales de los incisos b) y c) de la citada fracción IX) e impuso a la EMPRESA X una multa por el equivalente a cinco mil días de salario mínimo. Luego que la EMPRESA X agotó los medios de defensa disponibles, la resolución del IMPI quedó firme.

Posteriormente, el 10 de febrero de 2012, la EMPRESA Y demandó a la EMPRESA X, en la vía ordinaria civil, el pago de las siguientes prestaciones:

A.- El pago de los daños y perjuicios causados a mi representada que ascienden al CUARENTA POR CIENTO del precio de venta al público de cada producto NIFEDIPINO enajenado, que la demandada comercializó bajo la marca “CORDILAT” en el sector privado y el producto NIFEDIPINO genérico intercambiable (Gl) que vendió al Sector Público, durante el período del primero de junio de 2003 a la fecha, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 221-Bis de la Ley de Propiedad Industrial, misma cantidad que será cuantificada en ejecución de sentencia.

 B.- El pago de una indemnización por el daño moral causado a mi representada, por haber realizado en su perjuicio, actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria y comercio que implican competencia desleal, respecto de los productos que comercializa bajo la marca “CORDILAT” en el sector privado y el producto NIFEDIPINO genérico intercambiable (Gl) que vendió al Sector Público, durante el período del primero de junio de 2003 a la fecha, violando los derechos que me confiere la Ley de Propiedad Industrial, cuyo monto deberá determinar su Señoría, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica de la demandada y de mi representada, así como las demás circunstancias de este caso.

 C.- El pago de los gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio.

La demanda fue turnada al Juzgado Septuagésimo Primero de lo Civil en el Distrito Federal.

Al principio, tanto el Juez de primera instancia como la Sala que conoció de la apelación fallaron en contra de la EMPRESA Y, y absolvieron a la EMPRESA X del pago de las prestaciones reclamadas. En resumen, el Juez y la Sala absolvieron al demandado porque la EMPRESA Y no demostró haber sufrido un daño y/o perjuicio reales, siendo además necesario que estos fueran consecuencia directa del ilícito que el IMPI sancionó en la instancia administrativa. Esta posición fue congruente con el texto de la ejecutoria de la jurisprudencia 1a./J. 13/2004.

La EMPRESA Y demandó el amparo en contra de la sentencia dictada por la Sala, demanda que fue turnada al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Este primer amparo directo fue resuelto en sesión del 8 de mayo de 2013, y precedió al juicio D.C. 478/2013 que dio origen al precedente de la Corte publicado en diciembre de 2017. Lamentablemente, la versión pública de la sentencia de amparo D.C. 478/2013 no precisa el número de expediente de este primer juicio de amparo (Actualización 27 de febrero de 2019: El número de expediente del primer amparo fue D.C. 153/2013).

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito resolvió en favor de la EMPRESA Y como quejoso, lo que a la larga resultó en una sentencia de fondo favorable para la EMPRESA Y en su reclamo del pago de la indemnización que contempla el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

RESUMEN DE LA SENTENCIA DE AMPARO

La primera sentencia de amparo contiene tres puntos que me parecieron sumamente significativos.

A. Alcance de la jurisprudencia 1a./J. 13/2004 (y en general de cualquier jurisprudencia por contradicción de tesis).

La jurisprudencia 1a./J. 13/2004 fue resultado de una contradicción de tesis; es decir, de la existencia de sentencias que sostienen criterios contradictorios entre sí, emitidas por tribunales colegiados de circuito[5].

El Octavo Tribunal Colegiado explicó que, al ser la jurisprudencia 1a./J. 13/2004 consecuencia de una contradicción de tesis, sólo es obligatoria la consideración relacionada directamente con el tema debatido entre los criterios contradictorios, en ese caso, la necesidad de contar con una resolución de infracción definitiva firme por parte del IMPI, como requisito de procedencia de la acción de pago de daños y perjuicios por violaciones a derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Según el tribunal colegiado, las consideraciones de fondo de la acción expuestas por la Primera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 13/2004, concretamente, que el demandante debe probar haber sufrido un daño y/o perjuicio reales y que es necesario demostrar el nexo causal entre la conducta sancionada como infractora y el daño o perjuicio reclamados, no son obligatorias por no haber sido la materia de la contradicción, por lo que deben ser tomadas como orientaciones que el juzgador puede o no seguir.

Lamentablemente, la transcripción de la primera sentencia no permite saber si el tribunal El texto de la primera sentencia (expediente D.C. 153/2013) muestra que el tribunal se abstuvo de apoyar en alguna norma, jurisprudencia, precedente aislado o doctrina la distinción entre el criterio obligatorio y las meras orientaciones presentes en las jurisprudencias por contradicción de tesis. A mi me hubiese ilustrado mucho un poco de elaboración sobre este tema por parte de los magistrados del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que resolvieron el juicio de amparo.

B. Derechos que dan lugar al reclamo de daños y perjuicios. La transcripción, dentro de la sentencia del amparo D.C. 478/2013, del texto de la primera sentencia protectora, muestra que el tribunal estaba poco familiarizado con la diversas figuras jurídicas que contempla la Ley de la Propiedad Industrial, y que los magistrados tuvieron algunos problemas para diferenciar entre denominación social, nombre comercial y marca registrada.

No obstante, parafraseando el texto del fallo, la posición del tribunal colegiado fue que declaración administrativa de infracción por parte del IMPI, ya sea que se refiera a la lesión de cualquiera de los derechos de exclusividad previstos en la Ley de la Propiedad Industrial (patentes o registros), o de otro tipo de figuras jurídicas tuteladas por las normas represoras de la competencia desleal de la Ley de la Propiedad Industrial (como la clientela o el crédito mercantil), da al titular afectado derecho a reclamar una indemnización en términos del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sería interesante reflexionar sobre el derecho a reclamar una indemnización por declaraciones de infracción administrativa en donde el bien jurídico tutelado no es un derecho de exclusividad, el crédito mercantil, la clientela o el público consumidor, sino el sistema de competencia en general, como ocurre, en mi opinión, con el uso indebido del símbolo ®, la abreviatura M.R. o la leyenda Marca Registrada cuando se trata de marcas que no han sido registradas aún, conducta sancionable conforme la fracción III del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial[6].

C. Presunción de daños y perjuicios. El tribunal colegiado aseveró que, existiendo una declaración de infracción administrativa firme por parte del IMPI, se presume la existencia de los daños y perjuicios del demandante. El actor no tiene que demostrar haber sufrido un daño o perjuicio ni la relación de causalidad con la conducta infractora, para poder recibir el pago de la indemnización que prevé el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial:

… basta a criterio de este tribunal, que la autoridad competente, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, determine que existió una infracción a la patente o marca, para que se presuma el daño y perjuicio causado en términos del artículo 221 bis de la ley respectiva, por lo que sólo basta señalar en su caso las características del daño causado con la actividad que reclamó en el procedimiento administrativo y el juez, en su caso, debe analizar si ese daño es causado de manera directa con la infracción cometida y ponderar precisamente para efectos de determinar la sanción, aplicando por supuesto el artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial…

 …si existe una declaratoria sobre una infracción a las normas de propiedad industrial, la propia ley presume el daño y perjuicio ocasionado, por lo que sí es una consecuencia directa de la infracción cometida y sancionada.

Como el lector podrá percatarse, la discusión sobre la procedencia de la indemnización que dispone el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial y los hechos que deben probarse para obtener un fallo favorable, está lejos de concluir, contrario a lo que algunos pensábamos. Sentencias y posiciones como la asumida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, si son reiteradas por otros tribunales, pueden alentar que más titulares afectados por violaciones a sus derechos de propiedad industrial y por la competencia desleal, reclamen judicialmente el pago de las indemnizaciones a las que tienen legítimo derecho, elevando así el nivel de protección que la propiedad intelectual goza en nuestro país.

[1] “Art. 221 Bis.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley”.

[2] “PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Mayo de 2004, página 365.

[3] Reyes Lomelín, Arturo David. La Protección de la marca registrada mediante acciones civiles. México, Porrúa, 2003.

[4] «Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

…

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias especificaciones de un tercero;»

[5] Ver “MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1323; “PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACIÓN”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, marzo de 2001, página 1797; y “ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS. VIOLACIÓN AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICIÓN PARA SU PROCEDENCIA EL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE ILICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDIMIENTO MERCANTIL)” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 1680.

[6] «Art. 213- Son infracciones administrativas:

…

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;»

La entrada Daños y Perjuicios en Propiedad Industrial. No todo está dicho. se publicó primero en Reyes Fenig.

El Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de diciembre de 2017, publicó un precedente aislado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[1], confirmando la constitucionalidad del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, relacionado con la acción civil para el pago de daños y perjuicios originados por infracción a los derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Para mayor claridad, trascribo el artículo en cuestión:

Artículo 221 Bis.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso serpa inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de los servicios que impliquen una violación a alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados por esta ley.

La Corte determinó que, si bien el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial omite identificar de forma expresa los derechos de propiedad industrial cuya infracción dan al titular afectado la facultad de reclamar la indemnización por daños y perjuicios, dicha omisión no es violatoria de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y a la igualdad.

El Alto Tribunal reconoció que no todas las hipótesis de infracción del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial involucran lesiones a derechos de propiedad industrial, aunque se trate de supuestos de competencia desleal. Incluso la Sala aceptó en el párrafo 124 de la ejecutoria que “resulta evidente que aquellas situaciones de competencia desleal o de infracciones administrativas donde no esté presente la violación de derechos de propiedad industrial, quedan fuera del universo de aplicación de la norma analizada, sin necesidad de que en ésta se haga precisión alguna”.

Lo anterior resulta paradójico, porque el litigio que dio origen al precedente en comento se relacionó con la determinación, por parte del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Ciudad de México), de la procedencia de la indemnización de los daños y perjuicios vinculados a una declaración de infracción administrativa apoyada en las fracciones I y IX, inciso a) del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial; es decir, a un caso de competencia desleal que no involucró la lesión de un derecho de propiedad industrial concreto. La Corte no analizó la licitud de la decisión del tribunal colegiado porque la materia de la controversia ante el máximo tribunal se limitó a la constitucionalidad del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, y no a la interpretación que el órgano inferior dio a la norma.

Sin restar importancia a la determinación del Alto Tribunal sobre la constitucionalidad del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, me parece más relevante el estudio de la sentencia emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (cuya revisión fue materia del precedente analizado), porque plantea nuevos problemas y renueva, en mi opinión, la discusión sobre temas que yo pensaba ya definidos por la jurisprudencia 1a./J. 13/2004[2] de la Primera Sala del máximo tribunal

La decisión del Octavo Tribunal Colegiado será materia de la siguiente entrada.

[1] “PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 221 BIS DE LA LEY RESPECTIVA NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA” en Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, Tomo I, diciembre de 2017, página 437. Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=%25202015750&Dominio=Localizacion&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2015750&Hit=1&IDs=2015750&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 19 de agosto de 2018.

[2] “PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo 2004, página 365. Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=31%2F2003&Dominio=Precedentes&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=22&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=181491&Hit=4&IDs=177542,180811,181380,181491,182529,183520,183622,183621,183396,183958,184164,184492,184719,185984,186222,186411,187246,188243,189364,190110&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2018.

La entrada Daños y Perjuicios: La constitucionalidad del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial. se publicó primero en Reyes Fenig.

El número y trascendencia de los cambios merecen muchos comentarios y análisis, los cuales espero ir compartiendo en este espacio. Mientras tanto, presentaré de forma más o menos breve las modificaciones que considero más relevantes.

Debo adelantar que un punto particularmente importante para los titulares de los registros marcarios en México es la nueva obligación de declarar el uso real y efectivo de la marca al tercer año de otorgamiento del registro (ver apartado 11 de esta entrada).

1. Vigencia. Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial entrarán en vigor el 10 de agosto de 2018.

2. Reglamento. Al 11 de junio de 2018, el Ejecutivo federal no ha publicado las nuevas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial que deberán contener los mecanismos para aplicar las normas legales reformadas en materia marcaria.

3. Tutela de las marcas no tradicionales. La ley abandonó la idea de que sólo los signos visibles podían constituir marca, para adoptar un concepto más moderno que acepta la existencia y tutela jurídica, a través del registro marca, de los signos visibles (incluyendo hologramas), los sonidos, los olores y el llamado “trade-dress”[1].

Aún está por definirse la manera como deberán describirse las llamadas marcas no tradicionales (sonidos, olores, trade-dress) al momento de solicitar su registro, a fin de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pueda llevar a cabo el examen de las mismas y determinar su registrabilidad. 

4. El trade-dress como marca. Veo aquí una situación peligrosa para los establecimientos comerciales y de servicios, así como para los fabricantes de productos, para quienes el trade-dress juega un papel importante en la identificación y diferenciación de la competencia.

El trade-dress era protegido a través de las normas represoras de la competencia desleal[2], sin que existiera un derecho al uso exclusivo. Ahora la ley mexicana reconocerá un derecho al uso exclusivo del trade-dress al autorizar su registro como marca[3].

Actualmente, México otorga la preferencia para la obtención del registro de marca al primero que presente la solicitud, con independencia de la posible fecha de inicio de uso en México del signo distintivo.

Lo anterior va a implicar una presión significativa sobre los fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios que emplean el trade-dress como elemento de identificación, quienes deberán solicitar el registro marcario respectivo tan pronto entre en vigor la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial. De otra forma, corren el riesgo de que un competidor solicite, antes que ellos, el registro de un trade-dress idéntico o semejante en grado de confusión, lo cual podría afectar gravemente sus actividades y hacerles incurrir en responsabilidad contractual frente a licenciatarios y franquiciatarios. 

5. Nuevas restricciones a los registros de marca. Al tiempo que la ampliación del concepto de marca permitirá el registro de signos perceptibles por otros sentidos además de la vista, el legislador aumentó y aclaró varios supuestos en que un signo no debe ser registrado como marca. Los cambios son numerosos, pero me llamaron la atención especialmente la prohibición expresa de registrar signos distintivos objeto de solicitudes de mala fe, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, las denominaciones idénticas o semejantes en grado de confusión a títulos de obras literarias o artísticas y la reproducción o imitación de los elementos de dichas obras.

6. Significado secundario. Ahora, una marca que pudiese haber sido genérica o descriptiva en un inicio, podrá ser registrada si el solicitante demuestra que ha desarrollado distintividad como consecuencia del uso en el comercio. Si bien se trata de una novedad en la Ley de la Propiedad Industrial, la posibilidad de que una marca carente de distintividad intrínseca pudiese ser registrada por distintividad adquirida, ya estaba contemplada en el artículo 15.1 de los ADPIC[4] y en algunos otros tratados comerciales internacionales, como el Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y México[5], aunque era cuestionable que las disposiciones en dichos instrumentos concediesen por sí solas a los particulares un derecho subjetivo exigible a la autoridad de conceder el registro a una marca originalmente descriptiva o genérica, por haber adquirido distintividad .
   

7. Eficacia de los consentimientos. El último párrafo del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial dota de obligatoriedad frente al IMPI a los acuerdos escritos entre el titular de un signo distintivo registrado con el solicitante de otro signo distintivo semejante en grado de confusión al registrado, para aplicarse a los mismos o similares productos o servicios, para efectos de que éste último pueda obtener el registro de su signo distintivo.

La palabra “consentimiento” es desafortunada en la ley, ya que el consentimiento es un elemento de existencia de los contratos, no un acto jurídico en sí. En todo caso, será el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial el que defina qué deberá expresar el citado acuerdo de voluntades para ser vinculante para la autoridad administrativa.

8. Marcas de certificación. La Ley de la Propiedad Industrial contempla ahora las marcas de certificación como una especie adicional del género signo distintivo.

9. Especificidad de la descripción de productos y servicios. El nuevo artículo 113, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que los productos o servicios señalados en la solicitud de registro de marca deberán ser específicos.

Aparentemente, la intención del legislador al incorporar la exigencia sobre la especificidad de los productos o servicios es suprimir la práctica de utilizar los encabezados de las diversas clases previstas en el Clasificador de Productos y Servicios del Arreglo de Niza como listas de productos y servicio. Falta por ver si los tribunales apoyarán esta interpretación.

10. Oposiciones más estrictas. El reformado artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial limita ahora la legitimación para la presentación de oposiciones.

Anteriormente, los opositores no necesitaban demostrar su interés jurídico o legítimo para promover oposición contra una solicitud de marca. Ahora, los opositores deberán acreditar su carácter de interesados. Asimismo, el texto reformado de la Ley regula con mayor precisión el ofrecimiento y desahogo de pruebas durante la etapa de oposición, aunque me parece que lo que logró la reforma es hacer más engorrosa la oposición, con la consecuente dilación en el examen de las solicitudes de registro de marca. 

11. Declaración de uso de marca. Los titulares de los registros de marca otorgados a partir del 10 de agosto de 2018, con independencia de su fecha de solicitud, deberán presentar una declaración sobre el uso real y efectivo de la marca un plazo de tres meses, contados a partir del tercer aniversario de otorgamiento del registro y, además, deberán pagar al IMPI un monto aún por definir al presentar la declaración de uso (Ver Las nuevas declaraciones de uso de marca).

La omisión en presentar la declaración de uso real y efectivo será causa para la caducidad, por ministerio de ley, del registro de marca de que se trate.

La declaración de uso real y efectivo de marca también deberá presentarse, y pagarse, al renovar registros marcarios con posterioridad al 10 de agosto de 2018, con independencia de la fecha de concesión.

(Actualización 14 de marzo de 2019) Esta carga está impuesta tanto a titulares de marcas registradas a nivel nacional como a los titulares de marcas internacionales registradas conforme al Arreglo de Madrid.

Adicionalmente, los productos y servicios descritos en el registro de marca quedarán limitados a aquellos que hayan sido incluidos en la declaración de uso real y efectivo de la marca.

12. Renovaciones más rigurosas. La renovación de un registro de marca estará condicionada a que el titular o su representante declare el uso real y efectivo de la marca (no tengo clara la diferencia entre “uso de marca” y “uso real y efectivo de la marca”). Lo más importante es que, aunque proceda la renovación de un registro de marca, el uso de dicha marca ya no beneficiará otros registros para la misma marca que se pretendan renovar. (Actualización 14 de marzo de 2019) La carga de presentar la declaración de uso real y efectivo de marca afecta tanto a marcas registradas a nivel nacional como a marcas internacionales registradas de acuerdo al Arreglo de Madrid. Los titulares de marcas registradas conforme el Arreglo de Madrid cuentan con tres meses para presentar ante el IMPI la declaración de uso real y efectivo de marca, contados a partir de la fecha en que OMPI notifique al IMPI la renovación del registro internacional.  El IMPI no emitirá requerimiento alguno. Al igual que en el caso de las declaraciones presentadas al tercer año, los productos y servicios descritos en el registro de marca quedarán limitados a aquellos que hayan sido incluidos en la declaración de uso presentada con motivo de la renovación.

13. Causas de nulidad adicionales y plazos más largos. Una nueva causa de nulidad es que el registro de marca se haya obtenido de mala fe.

Por su parte, el plazo para solicitar la nulidad de un registro de marca por uso anterior y continuo en México o el extranjero aumentó de tres a cinco años, a partir de la fecha de publicación del registro marcario a impugnar.

14. Notificaciones. Las notificaciones de los acuerdos y resoluciones de las autoridades dentro del procedimiento administrativo de solicitud de marca y patente serán notificados mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y ya no personalmente como se ha venido haciendo hasta ahora.

La justificación que los funcionarios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial han ofrecido para este importante grupo de reformas legislativas es la modernización del sistema mexicano de protección a la propiedad industrial. Habría que preguntarse si esta modernización responde a una demanda o necesidad real del sector empresarial mexicano, o si se trató de una imitación extralógica. Otros cambios, como la presentación de una declaración de uso de marca luego de tres años de concedido el registro, me parecen injustificados e implican un retroceso en el sistema de protección de la propiedad industrial en nuestro país, al imponer una carga excesiva a los comerciantes, prestadores de servicios, industriales y demás titulares de registros de marca, sin ningún beneficio a cambio.

[1] Ver artículo 89, fracciones V, VI y VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018.

[2] Ver artículo 213, fracción XXVI de la Ley de la Propiedad Industrial (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2010) previo a la reforma de mayo de 2018.

[3] Para efectos, de su registro como marca, el trade-dress se define como “la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado”. Ver artículo 89, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018.

[4] Acuerdos sobre los Aspecto de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, publicado en al Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994.

[5] Ver artículo 15-15.1 del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1999.

Diario oficial 18-may-18 (marcas)

La entrada Las nuevas disposiciones sobre marcas en México (promulgadas en mayo de 2018). se publicó primero en Reyes Fenig.

Lo más relevante fue la creación de una tutela jurídica específica para las “indicaciones geográficas” y la introducción de cambios a las disposiciones relacionadas con diseños industriales.

Las mencionadas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial entrarán en vigor el 27 de abril de 2018.

En esta segunda parte comentaré brevemente los cambios en el campo de los signos distintivos, y en especial las indicaciones geográficas.

Indicaciones geográficas

La reforma introdujo una protección específica para las indicaciones geográficas. Una indicación geográfica, para efectos de la Ley de la Propiedad Industrial, es el “nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.

Las indicaciones geográficas comparten algunas características de las denominaciones de origen: en ambos casos se trata del nombre de una zona geográfica que identifica un producto originario de ahí. Sin embargo, no deben confundirse: en el caso de las denominaciones de origen, el producto con ella distinguido debe sus características exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos[1].

Sobre las diferencias entre denominación geográfica y denominación de origen, Esperanza Rodríguez explica:

La diferencia fundamental consiste en el vínculo con el lugar de origen, que es más fuerte en la denominación de origen; en una indicación geográfica basta que cumpla con un solo criterio atribuible al origen geográfico, ya sea una calidad, reputación u otra característica; además, la producción de la materia prima y al elaboración no necesariamente deben situarse en su totalidad en el área geográfica definida.[2]

La manera como en México hemos adaptado la denominación de origen como figura jurídica merecería un comentario especial más amplio. Sólo por ejemplificar, consideremos Tequila. Tequila no es sólo la denominación de origen mexicana más antigua; es probablemente la más famosa en el mundo. Sin embargo, desde la perspectiva de la denominación de origen, hay varios datos curiosos: no todo el tequila proviene del municipio de Tequila, ni siquiera del estado de Jalisco; existe tequila, lícitamente denominado así, proveniente del municipio de Pénjamo, en el estado de Guanajuato. Evidentemente tal diversidad de orígenes para un producto que ostenta una denominación de origen parece incongruente con el vínculo esencial que debe existir entre las cualidades de la bebida y el medio geográfico.

En todo caso, regresando el tema de las indicaciones geográficas, no se debe suponer que antes de la reforma, aquellas carecían en absoluto de protección. La defensa de la indicaciones geográficas se daba de forma general a través de las disposiciones represoras de la competencia desleal[3], en donde el bien jurídico tutelado es el derecho del público consumidor a recibir información veraz y precisa acerca de las cualidades de los productos que le son ofrecidos, y no tanto los derechos subjetivos de los legítimos productores o su clientela.

Ahora, conforme la nueva regulación de las indicaciones geográficas, el legislador estableció un sistema de registro constitutivo de derechos, específico para esa figura. Al igual que ocurre con la denominación de origen, la protección de la indicación geográfica nace a través de una declaración que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante el cual la indicación geográfica pasa a ser un bien del dominio público de la Federación. La indicación geográfica se transforma en patrimonio del Estado federal, no de la comunidad responsable de la elaboración del producto, ni del municipio, o de la entidad federativa involucrada.

Conforme la exposición de motivos*, la introducción de la protección expresa de la indicación geográfica en la Ley de la Propiedad Industrial  tuvo un doble propósito: por un lado, dar certeza a los consumidores acerca de la procedencia de los productos identificados con la indicación geográfica; y por el otro lado, dotar de diferenciación y valor agregado a los productos originados en una región, localidad, población o comunidad, cuando alguna cualidad del producto tiene que ver con su procedencia concreta.

La constitución (verdadera enajenación si considerásemos a las indicaciones geográficas como patrimonio de las comunidades) en favor del Estado federal de derechos sobre la indicación geográfica obliga a los productores locales a obtener la autorización del gobierno federal, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para poder usar o continuar usando la indicación geográfica protegida.

Además de la tutela expresa de las indicaciones geográficas nacionales, el legislador introdujo un sistema de protección, mediante un registro especial, de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas reconocidas en el extranjero. El objeto de dicho registro especial es dotar de seguridad jurídica a los titulares de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas reconocidas en el extranjero, mediante la publicidad que brinda el sistema registral, legitimando a las personas, privadas o de derecho público, que aparezcan como titulares de la denominación de origen o indicación geográfica a ejercer las acciones de defensa de los derechos emanados de dichos signos distintivos en contra de terceros infractores.

A mi juicio, el registro previsto en la Ley de la Propiedad Industrial para las indicaciones geográficas y denominaciones de origen reconocidas en el extranjero se suma a la protección que el Estado mexicano ya estaba obligado a conceder a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas beneficiados por los tratados internacionales, en especial el Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional y el Acuerdo de Cooperación Económica con la Comunidad Europea y sus Países Miembros, con independencia de que aquéllas se inscriban en el nuevo registro local especial de denominaciones de origen e indicaciones geográficas reconocidas en el extranjero.

Desde luego, los supuestos de infracción administrativa han sufrido modificaciones para crear nuevas hipótesis enfocadas en la protección expresa de las indicaciones geográficas mexicanas y extranjeras y en la ampliación de la defensa de las denominaciones de origen[4].

A las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de marzo de 2018, se le sumará otra que ha causado mucha expectación entre los especialistas, y que promete profundas transformaciones en el régimen de la propiedad industrial en México. Una vez que las nuevas reformas sean promulgadas por el Ejecutivo, me daré oportunidad de comentar los temas que me parezcan relevantes, polémicos o simplemente curiosos.

* Agradezco la ayuda del Lic. Alejandro Luna Fandiño, Coordinador de la Comisión de Legislación de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, por haberme facilitado la exposición de motivos de la reforma que ahora comento.

[1] Artículo 36 de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[2] Esperanza Rodríguez Cisneros, Las marcas e indicaciones geográficas. Una magia de identidad, México, Porrúa, 2010, pp. 25-26.

[3] Artículos 213, fracciones I, VII y IX, inciso d), de la Ley de la Propiedad Industrial; 6 Bis, fracción III, del Código de Comercio; 10 Bis, inciso 3), apartado 3, del Convenio de París.

[4] Artículo 213, fracciones XXI, XXX, XXXI y XXXII de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

Diario oficial 13-mar-18 (diseños)

La entrada Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial sobre diseños industriales e indicaciones geográficas (2 de 2) se publicó primero en Reyes Fenig.

Lo más relevante fue la creación de una tutela jurídica específica para las “indicaciones geográficas” y la introducción de cambios a las disposiciones relacionadas con diseños industriales.

Las mencionadas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial entrarán en vigor el 27 de abril de 2018.

En esta primera parte comentaré brevemente los cambios en el campo de los diseños industriales. Debo aclarar que también hubo modificaciones a algunas normas relativas a la tramitación del registro de modelos de utilidad que, sin dejar de ser significativas, no guardan la importancia que tienen las reformas a las disposiciones sobre diseños industriales, en mi opinión.

Diseños industriales.

1. El legislador cambió la vigencia de los registros de diseño industrial.

En vez de quince años contados a partir de la fecha de solicitud (no renovables), la vigencia será ahora de cinco años desde la fecha de solicitud, renovables hasta en cuatro ocasiones para llegar a un total de veinticinco años[1]. El plazo para renovar comenzará a correr seis meses antes de la fecha de vencimiento; una vez alcanzado el día de expiración del registro, el titular contará con un plazo de gracia de seis meses para solicitar la renovación[2].

La exposición de motivos* explicó que los diseños industriales tienden a hacerse obsoletos en poco tiempo, por lo que la reducción en su período de vida y la posibilidad ir renovando la vigencia del registro hasta por un máximo de veinticinco años, según vaya conviniendo a su titular mantener el derecho de exclusividad, intenta hacer más eficiente la inversión que implica desarrollar y registrar un diseño industrial.

Lo anterior será verdad si la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es cambiada para reflejar, en el monto de la tarifa por la expedición del título de registro de diseño industrial, la disminución en el plazo de vigencia inicial de dicho registro.

Asimismo, según la exposición de motivos, el incremento en el plazo máximo de vigencia de los registros de diseño industrial a 25 años pretende armonizar la legislación mexicana con las de otros países, que reconocen a dicha figura jurídica una vida de entre veinte y veinticinco años, aunque el mínimo dispuesto en los acuerdos ADPIC sea de 10 años[3].

Yo sospecho que también influyó en el ánimo del legislador el hecho de que México es un país en donde los diseños industriales ocupan un lugar muy importante dentro de las figuras de protección que buscan las empresas y diseñadores mexicanos, en comparación con la patente.

 2. Las solicitudes de registro de diseño industrial en trámite al día de entrada en vigor del decreto de reformas podrán quedar sujetas a las disposiciones reformadas, si los interesados manifiestan su voluntad en ese sentido en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su entrada en vigor[4]. El término para ello será el 11 de junio de 2018.

 3. Los registros de diseño industrial ya concedidos y vigentes al inicio de vigencia de la reforma conservarán los quince años de vida original, pero ahora serán renovables hasta por dos períodos de cinco años cada uno, debiendo presentar la solicitud de renovación dentro de los seis meses previos al vencimiento o en el plazo de gracia de seis meses posteriores a la expiración del registro[5].

 4. El texto reformado de la ley busca mayor precisión en cuanto a la definición de novedad de los diseños industriales.

La Ley de la  Propiedad Industrial dispone que serán registrables los diseños nuevos susceptibles de aplicación industrial, aclarado que se consideraban nuevos los diseños “de creación independiente y que difirieran en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños”[6].

La ley reformada explica ahora que un diseño es de creación independiente “cuando ningún otro diseño industrial idéntico haya sido hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o antes de la fecha de la prioridad reconocida”, aclarando  que “se considerarán idénticos los diseños industriales cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes” ^[7]. Queda a criterio del IMPI (y eventualmente de los tribunales) la determinación acerca de cuándo un detalle es “irrelevante”.

Adicionalmente, la ley indica que, para estimar que un diseño difiere en grado significativo de otros diseños anteriores conocidos, debe atenderse a la impresión general que el diseño industrial produce en un experto en la materia, y a la impresión general producida por cualquier otro diseño industrial que se haya hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad reconocida, considerando el grado de libertad del diseñador para la creación del diseño industrial^[8].

La pretensión expresa del legislador fue facilitar el examen de novedad de los diseños industriales y su tramitación, aclarando los aspectos que integran el concepto de “novedad” del diseño industrial. Sin embargo, no me parece que haya logrado la claridad buscada sobre la definición del grado significativo de diferenciación de un diseño respecto de otros. La ley exige ahora considerar la impresión que el diseño produce en un experto en la materia, pero no sabemos de qué materia está hablando, ya que el objeto de protección del diseño industrial es lo ornamental o estético, no los elementos técnicos involucrados. Además, el grado de conocimiento exigido es el de “experto” y no el de una persona con pericia media en la materia.

5. Anteriormente, los diseños industriales podían registrarse con relación a un género de productos. Ahora la ley exige al solicitante señalar el producto específico al que se aplicará el diseño cuyo registro solicita.

6. Algo peculiar ocurrió con la protección de los productos artesanales a través del diseño industrial.

De acuerdo a la exposición de motivos, los propulsores de la reforma expresamente pretendían modificar el artículo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial para incorporar, como materia susceptible de ser registrada, los dibujos bidimensionales y modelos tridimensionales aplicables a los productos artesanales. Algún articulista madrugador lo dio como un hecho en la prensa capitalina al día siguiente en que la reforma fue publicada en al Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, la publicación de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la Federación omitió el cambio del citado artículo 32. Si no hubo una errata en la publicación, la omisión sugiere que, durante el proceso legislativo, el Congreso Federal estimó que el diseño industrial no era una figura adecuada para proteger los bienes producto de la actividad artesanal. Sería interesante rastrear el debate para conocer cuáles fueron los razonamientos concretos de los legisladores para omitir la referencia expresa a los productos artesanales.

7. Las solicitudes de diseño industrial deberán ser objeto de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial tan pronto aprueben el examen de forma. El objeto de la publicación es dar a conocer al público la pretensión de obtener un derecho de exclusividad sobre el diseño industrial publicado, y de esa forma procurar disminuir las posibilidades de infracciones por parte de terceros[9].

8. Por último, mediante la reforma del artículo 186 de la Ley de la Propiedad Industrial, el legislador decidió hacer públicos los expedientes de solicitudes de patente, diseño industrial y modelo de utilidad en trámite, una vez que las solicitudes de patente o registro correspondientes hubiesen sido publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Me parece que ésta fue una medida atinada en función del objeto de la Ley de la Propiedad Industrial de diseminar la información y conocimiento tecnológicos[10]. A mismo tiempo, permite a los terceros conocer con tiempo y en detalle la materia potencialmente protegible mediante patente o registro de diseño industrial o modelo de utilidad, dándoles así oportunidad suficiente de evitar incurrir en actos lesivos de los eventuales derechos de exclusividad que el IMPI llegue a otorgar.

* Agradezco la ayuda del Lic. Alejandro Luna Fandiño, Coordinador de la Comisión de Legislación de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, por haberme facilitado la exposición de motivos de la reforma que ahora comento.

[1] Artículo 36 de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[2] Artículo 36 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[3] Artículo 26.3 de los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

[4] Artículo Segundo Transitorio de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[5] Artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[6] Artículo 31 de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado como Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

[7][7] Artículo 32 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[8][8] Artículo 32 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[9] Artículo 37 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[10] Art. 2°.- Esta Ley tiene por objeto: … II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos.

Diario oficial 13-mar-18 (diseños)

La entrada Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial sobre diseños industriales e indicaciones geográficas (Parte 1 de 2) se publicó primero en Reyes Fenig.

Sportflix afirmó ser una plataforma mexicana que ofrece acceso a diversas transmisiones de eventos deportivos mediante streaming por Internet[3], a través de la contratación de una suscripción. Los servicios de sportflix.net debían iniciar en algún momento del mes de agosto de 2017, pero a la fecha en que escribo esta entrada, no parece que el sitio esté facilitando transmisión alguna.

Según la base de datos Whois al 17 de septiembre de 2017, el sitio sportflix.net pertenece a alguien identificado como “Ninja Mortal” con domicilio en Patzcuáro, estado de Guerrero, México[4] (ya sé que Pátzcuaro no está en Guerrero, pero eso dice la base de datos). SPORTFLIX es marca registrada desde el 2016, protegida por los registros marcarios números 1,758,031, 1758,032, 1,758,033 y 1,745,868 a nombre de Matías Jacobo Said para identificar servicios de las Clases 38 y 41.

La nota de prensa que el IMPI difundió, aclara que hay dos procedimientos de infracción en curso: uno relacionado con infracciones administrativas previstas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial y otro referido a infracciones administrativas en materia de comercio (de derechos de autor) contempladas en el artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor. El comunicado de prensa del IMPI omitió señalar qué fracciones de las normas antes señaladas fueron invocadas en los procedimientos ni precisó el nombre del presunto infractor; sólo identifica al “propietario y/o responsable del establecimiento ubicado en calle de Kepler 101, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, Ciudad de México”.

Además de las solicitudes de declaración administrativa, y de acuerdo al multicitado comunicado fechado el 30 de agosto de 2017, el IMPI acordó la imposición de medidas provisionales, consistentes en ordenar al presunto infractor la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor.

Si bien el IMPI, a través de su comunicado de prensa, no señaló qué obras o derechos conexos o reservas de derechos fueron las que pretendía proteger, sí aclaró que entre los derechos de propiedad industrial que consideraba presumiblemente infringidos se encontraban los registros marcarios números 689,527 TELEVISA y Diseño, 1,637,894 TELEVISA y Diseño (ambas propiedad de Mountrigi Management Group Ltd.), 568,659 TV AZTECA y Diseño (de TV Azteca, S.A. de C.V.), 606,147 FOX SPORTS y diseño, 606,148 FOX SPORTS y diseño (ambos propiedad de Twentieth Century Fox Film Corporation), 532,938 ESPN (de ESPN Inc.), 802,767 TNT y diseño (propiedad de Turner Network Television, Inc.) y 413,704 UNIVISIÓN y diseño (de Univision Communications Inc.).

Este asunto seguramente presenta muchos aspectos interesantes para los profesionales, pero en este artículo quiero llamar la atención sobre uno solo: la actuación oficiosa del IMPI para iniciar los procedimientos de declaración administrativa de infracción de marca y de declaración administrativa de infracción en materia de comercio.

No hay duda que el IMPI tiene facultades para solicitar de oficio un procedimiento de declaración administrativa, ya sea de infracción, nulidad, caducidad o cancelación. Los artículos 79, 155 y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial expresamente señalan tal atribución a favor del IMPI. Además, no hay que olvidar que el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial fue materia de reforma en junio de 2010, con el objeto de hacer más clara la facultad del Instituto para iniciar de oficio un procedimiento de declaración administrativa, en especial de infracción[5].

El punto delicado sobre los procedimientos iniciados de oficio es la motivación  que pueda tener el IMPI para actuar así, más allá de la prerrogativa formal que la legislación establece. El iniciar oficiosamente un procedimiento de declaración administrativa de infracción (o nulidad, caducidad o cancelación) implica indudablemente un acto de autoridad que afecta unilateralmente la esfera jurídica del gobernado (el presunto infractor en el caso de sportflix.net). Por lo tanto, no bastaría fundar el acto; es necesario motivar la actuación oficiosa de la autoridad para dar cumplimiento cabal al derecho fundamental a la Legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional.

A mi juicio, es insuficiente que el Instituto tenga conocimiento de una posible infracción a la Ley de la Propiedad Industrial o a la Ley Federal del Derecho de Autor (dentro del ámbito de su competencia), para motivar el inicio oficioso de un procedimiento de infracción administrativa.

El promover un procedimiento de declaración administrativa de oficio obliga al IMPI a utilizar sus propios recursos humanos y materiales (y distraerlos de otras tareas) para actuar como parte, además de los requeridos para la substanciación de la instancia administrativa. Los dineros del IMPI son recursos públicos, dado su carácter de organismo público descentralizado, y su actuación debe estar necesariamente orientada por un beneficio concreto del interés público. A mayor abundamiento, cuando el IMPI acuerda la imposición de medidas provisionales sobre el presunto infractor en un proceso iniciado oficiosamente, la autoridad asume la obligación de indemnizar con dinero público los daños y perjuicios que las medidas puedan ocasionar al presunto infractor, en el remoto caso que el IMPI emitiese una resolución favorable para aquél.

Me parece muy positivo que el IMPI sea más activo en el ejercicio de su facultad para reprimir oficiosamente infracciones administrativas y actos de competencia desleal. Sin embargo, la actuación oficiosa del IMPI limitada a la defensa de intereses de particulares sin la existencia de un agravio claro y concreto a la sociedad que el procedimiento de infracción busque reprimir, más allá de la procuración del estricto cumplimiento de una ley de orden público, puede ser cuestionable.

En mi opinión, la adecuada motivación de un procedimiento de declaración administrativa de infracción iniciado de oficio deberá razonar cuál es el perjuicio concreto para la sociedad que la actuación oficiosa de la autoridad busca corregir.

Me parece evidente que la determinación del IMPI para iniciar oficiosamente un procedimiento de declaración administrativa es de tipo discrecional, en cuanto a que los gobernados no tenemos derecho a exigir de la autoridad que actúe de oficio. Sin embargo, la discrecionalidad no debe confundirse con arbitrariedad. La discrecionalidad implica la existencia de una motivación técnica, fundada, razonable y suficiente para actuar en determinado sentido, mientras que la arbitrariedad no es más que el “fruto de la mera voluntad o el puro capricho de los administradores”[6].

En mi opinión, el inicio oficioso de los procedimientos de declaración administrativa por parte del IMPI exige trascender la mera defensa de derechos de particulares para alcanzar un beneficio social concreto e identificable que motive los actos de autoridad y justifique el uso de recursos públicos en ese proceso. De otra forma, la administración corre el peligro de dejar de conducirse de forma discrecional para asumir una posición arbitraria al momento de determinar en qué casos actúa de manera oficiosa y en cuáles no. No se trata simplemente de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial como normas de orden público, porque entonces el IMPI tendría que actuar de oficio en todos los casos de infracción que lleguen a su conocimiento y así evitar caer en la arbitrariedad.

En el caso concreto de sportflix.net, será importante que el IMPI razone suficientemente en la resolución cual fue la lesión directa, concreta e identificable al interés público que encontró remedio en los procedimientos de infracción iniciados de oficio. De otra forma, parecerá que la actuación oficiosa de la autoridad administrativa y los recursos con que ésta cuenta se pusieron al servicio de Mountrigi Management Group Ltd., TV Azteca, S.A. de C.V., Twentieth Century Fox Film Corporation), ESPN Inc., Turner Network Television, Inc., Univision Communications Inc., con la circunstancia de que se trata de empresas que, especulo, cuentan con suficientes recursos materiales, humanos y técnicos como para asumir por sí mismas la defensa de sus derechos de propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos.

En mis casi veinte años de experiencia como abogado especialista en propiedad industrial, solo una vez he intervenido en un procedimiento iniciado de oficio por el IMPI. En aquella oportunidad representé al demandado en un procedimiento de declaración administrativa de nulidad de una marca registrada. Al contestar, cuestioné en vía de excepción el ejercicio de la facultad del IMPI para iniciar de oficio un procedimiento, no por falta de competencia o atribuciones, sino porque su actuación sólo beneficiaba al titular de una marca previamente registrada semejante en grado de confusión a la que yo defendía sin que la colectividad o sociedad se viesen favorecidos de forma concreta. No hubo oportunidad de que el IMPI resolviera la defensa planteada porque llegamos a un entendimiento con el titular de la marca anterior y el IMPI determinó que el asunto se había quedado sin materia.

Sostengo la idea de que la Ley de la Propiedad Industrial sí sugiere una guía para establecer cuándo un procedimiento de declaración administrativa de infracción (o nulidad, caducidad o cancelación) puede ser promovido de oficio por el IMPI, por implicar la corrección de una afectación concreta, definida e identificable del interés público, sin perjuicio que también pueda involucrar la defensa de derechos subjetivos de los particulares.

El artículo 129 fracciones I, II y III, de la Ley de la Propiedad Industrial prevé la facultad oficiosa del IMPI para intervenir unilateralmente en el registro y uso de marcas, ya sea haciéndolas obligatorias o regulando o prohibiendo su uso. Dicha actuación tan grave y contundente sólo puede realizarse con los siguientes fines: (i) combatir prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios; (ii) remover obstáculos a la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios; y (iii) evitar impedimentos, entorpecimientos o encarecimientos de bienes o servicios básicos para la población en casos de emergencia nacional.

Ciertamente, el artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial no tiene ninguna relación con procedimientos de declaración administrativa, pero su contenido está claramente vinculado con la represión de parte del IMPI de hechos o situaciones concretas que afectan a la sociedad, y que bien podrían ser tomados por la administración como referencia para motivar con suficiencia un proceso oficioso de infracción administrativa.

Desde luego mi opinión puede ser criticada por tomar los supuestos legales del artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial, previstos para situaciones muy especiales, y trasladarlos a la motivación de los procedimientos de declaración administrativa promovidos de oficio por el IMPI. No obstante, pienso que el Instituto necesita un referente legal que justifique su actuar oficioso, o de lo contrario tal accionar podría ser tachado de arbitrario. Limitar la motivación al argumento abstracto y dogmático de procurar el cumplimiento de una ley de orden público, además de proteger una serie de derechos particulares claramente identificados, puede restar eficacia al procedimiento iniciado de oficio por el IMPI.

Por último, y basándome sólo en la información de acceso público, la actuación del IMPI muestra un fuerte impacto inicial: el portal sportflix.net no ha comenzado a prestar servicios de streaming; cuando el IMPI trató de desahogar una visita de inspección al inicio del proceso, los visitados tuvieron el mal tino de oponerse a su realización, lo cual ya los expone a una sanción considerable, con independencia del resultado de fondo; al día siguiente, las autoridades regresaron al domicilio visitado, para encontrarlo cerrado; la información de la base de datos Whois sobre sportflix.net muestra una evidente intención de ocultar la identificación y localización del responsable de la operación del portal; incluso, los abogados que intervinieron en los procedimientos de registro de la marca “SPORTFLIX” comunicaron al IMPI el pasado 4 de septiembre de 2017, que renunciaban al mandato conferido por el titular del registro de marca.

Todavía está por verse si el IMPI logra identificar al responsable de la operación portal y ubicarlo en territorio mexicano, pero el escenario se ve complicado para sportflix.net y su modelo de negocio.

[1] El Financiero (Edición en línea: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/impi-investiga-a-sportflix-por-presunta-pirateria-de-contenido.html) Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017. Reforma (Edición en línea: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1198259&md5=b2c3d9b354142bff90dd47d281c9c806&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe) Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

[2] Ver https://www.gob.mx/impi/prensa/el-impi-realiza-acciones-respecto-de-sportflix-net

[3] La Afición (Edición en línea: http://laaficion.milenio.com/futbol/sportflix-deportes-streaming_deportivo-transmisiones_online-milenio-la_aficion_0_1004299573.html) Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

[4] Ver: https://mx.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=sportflix.net&recaptchaResponse=03AOmkcwIA64Q5WivkGvjyQTh8xQIo3VgFOh6bts8-zI1fPrMn21x6wZ-gMGZ8CxE5MnLgaOrSk2lEJcrcQ2cfEbwZx_plEHDVPaoUFJLuPgqixFd44bSk-Qk1VjuKQOsMnsyMSHixNemCnDM0qcGPm7LjqDwngwsD0KRPWMkFGdrLqfIfcYLfof3Bamm6DymV_zSyk2A__w3enXdVhAoaGHaHMv7nAB8_rJOWf3frhdN9QCGhLWAKjLBsIiH4Gax9wnby45fbxaN–k0pWoJYJAEGGdVWSxFDPxifTNlcLNbpIIGl8qrUq3Nf_rY868mvGTMx8rhSPtlq. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

[5] Artículo 188. El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

[6] “Facultades discrecionales de la administración. Los administrados tienen interés jurídico para impugnar su ejercicio cuando afecten sus derechos”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Página 1331 (Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3000000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=498%2F2011&Dominio=Precedentes&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=11&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2002304&Hit=3&IDs=2002268,2002269,2002304,2002339,2002340,2001850,2001949,2001950,2001970,2000913,2000092&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017.

La entrada Defendiendo a la sociedad. Cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial actúa de oficio. se publicó primero en Reyes Fenig.