Es de llamar la atención el creciente interés de los órganos juridiccionales en las marcas tridimensionales. En 2009, los tribunales colegiados Cuarto y Noveno del primer circuito en materia administrativa publicaron sendas tesis acerca de los requisitos de registrabilidad de este tipo de signos distintivos**. Por otro lado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual también publicó un precedente relacionado con los elementos reservables de las marcas tridimensionales***.

El tema de la registrabilidad de las formas tridimensionales ha sido objeto de continuo debate, no sólo en México, sino en todo el mundo. Por un lado, existe el interés de las empresas por obtener la protección como marca de la forma, no sólo de los empaques y envases que utilizan para contener sus productos, sino también de las mercancías mismas. Por otra parte, y especialmente por lo que hace a la forma de los productos, es evidente la existencia de una tendencia de las oficinas de marcas de diversos países, incluyendo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en evitar conceder derechos de marca sobre la forma de los productos cuándo ésta esta influenciada por criterios relacionados con la funcionalidad y no sólo con la distintividad.

En el caso de este artículo, me enfocaré en la registrabilidad de la forma tridimensional de los productos mismos.

Por lo que hace a la norma, no hay duda que la forma de los productos es registrable como marca. El artículo 89, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial prevé la registrabilidad como marca de las formas tridimensionales, al tiempo que el artículo 53 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial aclara que, entre las formas tridimensionales susceptibles de registrarse como marcas, se encuentran la forma o la presentación de los productos, además de los envoltorios, empaques, envases.

Sin embargo, no deben perderse de vista los elementos positivos y negativos de registrabilidad de las marcas tridimensionales contenidas en la fracción III del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual prohíbe el registro de “formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial”.

Así, integrando los artículos 89, fracción II, y 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, y 53 de su Reglamento, tenemos que la forma tridimensional de un producto es registrable como marca, siempre que la misma presente un grado de originalidad que permita distinguirla fácilmente, y no sea del dominio público, ni se haya hecho de uso común, ni sea la forma usual y corriente del producto ni esté impuesta por su naturaleza y función industrial.

Con tantas limitaciones, el obtener el registro como marca de la forma tridimensional de un producto se ha vuelto extraordinariamente difícil en México, y aparentemente en el resto del mundo. Tratándose de la forma de una mercancía, por muy original que sea, parece imposible suponer la ausencia absoluta de criterios funcionales en su diseño, lo que provoca la actualización de la hipótesis de negativa de registro de marca prevista en el artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Cabe aclarar que no pretendo afirmar que no sea posible obtener derechos de propiedad industrial sobre la forma de los productos. La figura del modelo industrial con frecuencia protege dichas formas. La cuestión que planteo es si es factible, en la práctica, registrar la forma de un producto como marca y al mismo tiempo evitar todas y cada una de las restricciones que plantea la legislación.

Por ejemplo, la forma tridimensional de un foco podría registrarse como modelo industrial si es novedoso y el diseño es fundamentalmente ornamental; señalo ‘fundamentalmente’ porque los modelos industriales siempre estarán referidos a un producto industrial, por lo que necesariamente deberá existir un nivel tolerable de funcionalidad en el diseño o de otra manera no habría producto industrial. En todo caso, en el caso de los registros de modelo industrial, los derechos de exclusividad no se extienden a los aspectos funcionales o técnicos del producto o diseño.

Pero en el campo de las marcas ¿Cómo afirmar que la forma del foco, por muy arbitraria, distintiva y original que sea, no esta dictada hasta cierto punto por su naturaleza y función? Una ausencia absoluta de criterio funcional en la forma de producto provocaría simple y sencillamente que no hubiera producto, o que este fuera inútil.

Consecuentemente, si apoyamos la idea de que la forma de un producto, para ser registrable como marca, debe estar desprovisto de todo carácter funcional (y desde mi perspectiva, ésta ha sido la posición sostenida por el IMPI en los últimos años), entonces no es factible registrar como marca tridimensional la forma del artículo, sin importar lo que disponga el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

En mi opinión, el criterio que actualmente aplican las autoridades mexicanas es demasiado dogmático, convirtiendo en letra muerta a la norma, por lo que hace a la registrabilidad como marca de la forma de los productos.

En un esfuerzo por evitar la negativa del IMPI a la inscripción de marcas tridimensionales, bajo la justificación de que la forma estaba impuesta por consideraciones funcionales o por falta de distintividad, algunos solicitantes comenzaron a añadir elementos nominales y figurativos bidimensionales a las formas tridimensionales materia de las solicitudes de registro. Este tipo de intentos se dio tanto para marcas tridimensionales que amparaban la forma de un producto como para marcas que consistían en la forma tridimensional de un envase (los precedentes de los tribunales Cuarto y Noveno colegiados del primer circuito que aquí se mencionan se refieren concretamente al caso de formas de envases).

El argumento fundamental de los solicitantes de marcas tridimensionales que también incorporaban elementos figurativos y nominativos intrínsecamente distintivos, era que las marcas debían analizarse como un conjunto, sin separar el elemento tridimensional del bidimensional. Como afirma la gestalt, ‘el todo es más que la suma de sus partes’.

Conforme a lo anterior, si del análisis del ‘todo’ se concluye que es razonable suponer que la forma del envase o producto, con los elementos bidimensionales incluidos, permite a un consumidor promedio distinguir el producto al que se aplica dicha forma de otro de su misma especie o clase, entonces el registro de marca tridimensional debe ser otorgado, sin perjuicio de que el derecho de exclusividad se extienda también sobre los elementos figurativos y/o nominativos añadidos.

A la larga, diferentes tribunales colegiados emitieron resoluciones contradictorias sobre este tema, lo que motivó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Segunda Sala, la cual emitió una jurisprudencia por contradicción de tesis publicada en abril de 2010.

Lo que la Corte resolvió es que es aceptable que una solicitud de inscripción de marca tridimensional incluya elementos figurativos, ya sean denominaciones o dibujos, y en este caso se le considera como registro de marca mixto. Sin embargo, el análisis de la registrabilidad de la marca tridimensional-mixta debe hacerse en dos etapas. En una primera etapa, debe analizarse la forma tridimensional, sin tomar en cuenta los elementos bidimensionales incorporados, y sólo en caso de que la forma tridimensional se considere intrínsecamente registrable, entonces podrán también analizarse los demás elementos que la integran. La jurisprudencia aclara que si la autoridad estima que la forma tridimensional aislada no se considera en sí misma registrable, entonces el registro debe ser negado, sin requerirse el análisis de los demás elementos bidimensionales que componen el signo distintivo.

Personalmente, soy contrario al análisis en dos etapas que sostiene la Corte. Sin embargo, tratándose de una jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal y que favorece el sentido de las resoluciones que el IMPI ha emitido en casos análogos en el pasado, será difícil un cambio de criterios, a menos que ocurra una reforma legislativa clara en este materia.

Por otra parte, la sentencia de la Corte no prohíbe el registro como marca tridimensional de la forma de los productos, y lo que debe seguir siendo materia de discusión es si resulta razonable sostener que la forma de los productos es registrable sólo cuando aquella está desprovista de toda consideración funcional.

* Ver Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXI, Abril de 2010, página 430.

** Ver Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Enero de 2009, Página 2769; y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Marzo de 2009, página 2811.

 *** Ver Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009, página 259.

La entrada La Suprema Corte de Justicia proporciona algunas reglas acerca del examen de marcas tridimensionales se publicó primero en Reyes Fenig.

El texto reformado de la Ley de la Propiedad Industrial dejó de requerir la presentación de un poder para que el representante de una persona física o moral, mexicana o extranjera, pueda solicitar el registro de una marca a nombre de su poderdante, lo cual me resulta sorprendente.

En un sistema tan formalista como el mexicano, la Ley de la Propiedad Industrial ya era “avanzada” en cuanto a exigir que los poderes exhibidos por los apoderados de los solicitantes cumplieran con un mínimo de formalidades, y desde luego, dichas formalidades eran bastante menores que las que prevé el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. No hay que olvidar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pretende uniformar la mayor parte de los procedimientos administrativos, incluyendo los relacionados con las Autoridades Administrativas encargadas de la propiedad intelectual.

Durante algún tiempo sostuve que sería importante analizar si el texto del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial había sido derogado tácitamente por el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dado el curioso régimen derogatorio-supletorio-complementario de esa legislación. Lo que encontré es que nadie estaba interesado en siquiera imaginar todos los problemas que hubiese acarreado aplicar las normas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (en donde se exigen poderes notariales o ratificados ante fedatario público) a la representación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Hasta donde yo sé, la discusión no salió de las conversaciones amistosas entre colegas.

Ahora, aún existiendo un conflicto entre los artículos 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, el que exista una norma posterior especial (como el artículo 181 reformado) me parece que inclina la balanza a favor de la legislación especial, en beneficio de los particulares, pero en detrimento de un sistema jurídico que debería ser coherente.

Soy de la opinión que una sociedad, entre más primitiva es su mentalidad, más formalidades exige para reconocer la validez de un acto. Por lo tanto, doy la bienvenida a una reforma donde se le da un valor real y efectivo a la palabra. Con la reforma al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial el IMPI reconocerá, en los trámites relacionados con las solicitudes y registros de marca, la personalidad del apoderado del solicitante con la simple afirmación bajo protesta de decir verdad de que sí cuenta con dicha representación.

Desde luego, la reforma tiene sus limitaciones No me quedó claro el motivo por el que el legislador no incluyó en la reforma los procedimientos administrativos relacionados con las invenciones. Por otro lado, para los procedimientos contenciosos iniciados ante el IMPI, las formalidades exigidas para los instrumentos donde constan los mandatos no han cambiado nada. Finalmente, cuando un apoderado diferente del que inició un determinado trámite intervenga en el procedimiento, el IMPI debe exigir que presente el documento donde conste el poder conferido por el solicitante.

Por otra parte, tampoco debe asumirse que ahora la gestión de negocios es una figura admisible dentro de los procedimientos administrativos relacionados con solicitudes y registros de marca.

Cuando una persona actúa ante el IMPI en nombre de un solicitante o titular de registro de marca, la existencia de un mandato expreso sigue siendo esencial. Lo que cambió, a mi parecer, es la forma y momento para probar la representación. La prueba del mandato no debe confundirse con la existencia misma del acto.

Por lo tanto, aunque la presentación del documento en que consta el poder deja de ser un requisito esencial para aprobar el examen de forma de la solicitud, y eventualmente conseguir el registro de la marca (o una renovación o la inscripción de una licencia o transmisión de derechos), siempre es necesario que el profesional cuente con un documento que le permita probar la existencia del mandato, para el caso de que llegase a ser necesario.

En todo caso, lo cierto es que la existencia de una ley en donde es suficiente la manifestación bajo protesta de decir verdad para que la Autoridad tenga por acreditada la existencia de un mandato es excepcional, y me pregunto si, a la larga, la ausencia absoluta de un documento poder dentro de los expedientes de registro de marca podría comprometer la validez de éstos.

Desde luego que el apoderado del solicitante podría voluntariamente exhibir un documento de poder en los expedientes a su cargo, pero el IMPI le exigirá que haga un pago por reposición de documentos, bajo el apercibimiento de tener por abandonado el trámite de la solicitud. Lo cierto es que la exigencia de hacer un pago por la presentación de un documento que ya no es requerido (y que por lo tanto no constituye una reposición de documentación, subsanación de omisión o aclaración) parece arbitrario, así como lo desproporcionado del apercibimiento.

También hubo cambios al Acuerdo que Establece las Reglas de Presentación de Solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las modificaciones mas obvias fueron la reducción en el número de ejemplares que había que presentar con la solicitud y la entrada en vigor de nuevos formatos (el de renovación es ahora mucho más simple), incluyendo formatos para solicitar la inscripción de licencias, transmisiones de derechos de propiedad industrial y fusiones. Anteriormente, este tipo de inscripciones se solicitaban mediante escrito libre, y supongo que con ello el IMPI logrará mayor celeridad y eficiencia en los trámites de registro de los actos antes indicados.

Aparentemente, también han entrado en efecto modificaciones a algunas prácticas del IMPI que impactarán negativamente en los particulares. Digo aparentemente porque dichas prácticas no constan en manuales, circulares o algún otro tipo de instrumento al que los administrados tengamos acceso, y por lo tanto pueden ir cambiando sin previo aviso, obviamente en menoscabo de la seguridad jurídica.

Probablemente, el cambio más significativo consiste en que el IMPI dejará de expedir copias certificadas de documentos que constan en expedientes diferentes de aquellos en donde se esta llevando a cabo la petición y que normalmente son solicitadas para cumplir algún requerimiento o formalidad en procedimientos ajenos a aquellos en donde obran los documentos.

Por ejemplo, supongamos que existen tres solicitudes en las que se reclama la misma prioridad. El solicitante tendrá tres meses para presentar la copia certificada de la solicitud extranjera cuya prioridad se reclamó. Conforme a la práctica anterior, el solicitante depositaba la copia certificada emitida por la oficina de marcas extranjera en una de las solicitudes, y simultáneamente solicitaba al IMPI la expedición de dos copias certificada de dichos documentos de prioridad para agregarlas a las otras solicitudes donde se reclamaba la misma prioridad, y así obtener el reconocimiento de la prioridad en las tres solicitudes.

Ahora, con la nueva práctica asumida por el IMPI, si hubiera tres solicitudes de marca con la misma prioridad, el solicitante deberá obtener por su cuenta las copias certificadas de los documentos de prioridad que le hagan falta para depositarlas ante el IMPI, antes de solicitar el reconocimiento de los derechos de prioridad. De esta forma, el solicitante deberá presentar en cada solicitud la copia certificada de la solicitud prioritaria, y ya no podrá pedir al IMPI que emita las constancias al momento de solicitar el reconocimiento de las prioridades.

Por otro lado, otro cambio en la práctica del IMPI es que éste comenzará a obstaculizar la intervención de más de un profesional en los procedimientos administrativos relacionados con solicitudes o registros de marca, mediante el requerimiento de poderes o exigiendo el pago por la acreditación de una nuevo apoderado, incluso en los casos en los que ya consta en el expediente un poder donde se designan a todos los promoventes.

Una situación similar se dará en muchos casos de inscripciones de transmisiones de derechos, licencias, franquicias, fusiones, cambios de nombre y gravámenes, cuando involucren más de una solicitud/registro de marca

En la práctica, el cambio en la práctica del IMPI implicará un mayor gasto para los solicitantes de registros de marca, y seguramente en muchos casos pondrá en riesgo el cumplimiento de los plazos perentorios para la presentación de ciertos documentos.

De nueva cuenta, resulta paradójico ver como, por una parte, los procedimientos administrativos se hace menos formales, y al mismo tiempo, que los trámites pierdan agilidad por un cambio en la prácticas y políticas del IMPI.

Lo anterior es tan absurdo que me parece que en poco tiempo algunos solicitantes comenzar a impugnar la negativa del IMPI a expedir copias certificadas de documentos que constan en expedientes diferentes a aquellos en los que se esta llevando a cabo un determinado trámite, o a reconocer la legitimidad de un apoderado diverso al que inició el trámite para intervenir en un procedimiento administrativo.

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El tema de la extensión de la vigencia de las patentes pipe-line en México ha sido motivo de continua controversia, tanto en lo referente a la redacción del artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (1991) como a las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) sobre este tema.

Las sentencias del TFJFA han obligado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a reconocer la extensión de la vigencia de diversas patentes pipe-line por un término igual al de la extensión concedida a la patente extranjera cuya prioridad fue reclamada en la solicitud de la patente pipe-line, e incluso existe actualmente jurisprudencia de la Sala Superior del TFJFA al respecto*, avalando la ampliación de la vida de la patente. No es el propósito de este artículo explicar exhaustivamente las patentes pipe line  y su extensión, pero en la entrada La extensión de vigencia de las patentes en México expongo ese tema.

No obstante el significativo número de casos de extensión de vigencia de patentes pipe-line, de lo controvertido del tema, y que desde enero de 2005 fue publicado el primer precedente al respecto por parte de la sala Superior del TFJFA, ni los Tribunales Colegiados de Circuito ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación habían publicado tesis acerca de la extensión de vigencia de las patentes pipe-line, hasta enero de 2010.

El número de enero de 2010 del Semanario Judicial de la Federación publicó una tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**. Dicha tesis, emanada de un juicio de amparo directo promovido por el laboratorio mexicano Probiomed, S.A. de C.V., sostiene que la vigencia de las patentes pipe-line, y en general de todas las patentes, es improrrogable. La tesis contradice abiertamente la jurisprudencia del TFJFA, y abre de nueva cuenta un debate que me parecía agotado en su parte esencial, no sólo por la existencia de una jurisprudencia firme, sino porque a mediados del año 2012 deberán caducar todas las patentes pipe-line, incluidas las de vigencia extendida, toda vez que necesariamente se alcanzarán los veinte años de vigencia máxima, a partir de la fecha de depósito de la solicitud en México, que una patente pipe-line podría tener.

Es importante destacar que aún no estamos ante un verdadero cambio en la forma como se ha venido interpretando el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, particularmente en lo que se refiere a la extensión de vigencia de las patentes pipe-line. La tesis del Primer Tribunal Colegiado es aún un precedente aislado, por lo que no veo razón para que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del TFJFA deje de observar la jurisprudencia de la Sala Superior de ese tribunal administrativo, y continúe ordenando al IMPI reconocer la extensión de la vigencia de las patentes pipe-line en los casos en que las autoridades competentes extiendan la vida de la patente extranjera correspondiente a la prioridad reclamada en México.

Habrá que ver si la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado provoca una denuncia de contradicción de tesis que deba ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo la sospecha que al menos la primera sentencia que integra la jurisprudencia de la Sala Superior del TFJFA (precedente V-P-SS-629 resuelto en sesión del 7 de julio de 2004), debe haber sido materia del Recurso de Revisión ante Tribunal Colegiado de Circuito, conforme lo preveía el artículo 248, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, derogado en diciembre de 2005 con motivo de la promulgación de la actual Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En este sentido, es probable que el Tribunal Colegiado de Circuito que resolvió el Recurso de Revisión antes precisado haya analizado el fondo de la impugnación, pronunciándose por la licitud de la ampliación de la vigencia de las patentes pipe-line, lo cual daría materia para una contradicción de tesis. Si tengo razón, desearía que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o las demás partes involucradas en los juicios respectivos, no demoren en hacer la denuncia de contradicción de tesis correspondiente (Actualización de enero 2011: Lamentablemente, debido a deficiencias formales en el recurso que el IMPI presentó contra el primer precedente de 2004, el tribunal colegiado de circuito decidió desecharlo por improcedente, sin analizar los agravios que la autoridad administrativa expuso. La intervención de la Suprema Corte en este tema, si alguna vez ocurre, tomará más tiempo del que yo quisiera).

* Ver jurisprudencia VI-J-SS-40. Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sexta Época, Año II, No. 21, septiembre de 2009, página 27.

** Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, XXXI, enero de 2010, página 2173.

La entrada Los tribunales mexicanos disienten acerca de la extensión de vigencia de las patentes «pipe-line» se publicó primero en Reyes Fenig.

No obstante lo anterior, la ley mexicana permite a los solicitantes de los registros marcarios, reivindicar a su favor la fecha de inicio de uso de la marca en México, la cual les proporciona ciertas ventajas, una vez emitido el registro marcario correspondiente.

Es importante insistir que los derechos y defensas que la legislación concede a favor de los usuarios de marcas no registradas no constituyen excepciones a la regla de first-to-file, mucho menos podría hablarse de derechos de common-law (no existe el common-law en México); el primero en presentar la solicitud de marca es el que tiene la preferencia para obtener el registro, independientemente de que alguno de los interesados hubiese reclamado una fecha de primer uso, qué fecha de primer uso es anterior o si el primer solicitante afirmó expresamente en la solicitud que no había comenzado a usar el signo distintivo en México.

En el mismo orden de ideas, sólo el titular del registro de marca mexicano goza de los derechos de exclusividad sobre la marca, sin que para ello obste que un tercero hubiese comenzado a usar esa misma marca con anterioridad, e incluso si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) hubiese reconocido dicho uso anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, el asentar una fecha de primer uso de la marca materia de la solicitud puede proporcionar beneficios y ventajas reales, una vez expedido el registro marcario, que no se obtendrían de haber omitido tal dato, y también puede viciar de nulidad el registro de marca respectivo.

I. ACCIONES Y DEFENSAS DERIVADOS DEL USO ANTERIOR DE LA MARCA NO REGISTRADA EN MÉXICO

El usuario de la marca en México, sin importar la antigüedad de su uso, no es reconocido como el propietario del signo distintivo. Por lo tanto, carece de derecho para ejercer acciones por infracción de marca en contra de los imitadores.

En teoría, el primer usuario de una marca no registrada cuenta con las acciones represoras de la competencia desleal (no relacionadas con la infracción de un derecho de propiedad industrial concreto) para combatir a los imitadores, aunque tendría que demostrar la intención del competidor para confundir o engañar a los consumidores, o que se imita una marca notoriamente conocida en México; en la práctica, es difícil obtener un fallo favorable si la solicitud de infracción por competencia desleal no involucra una marca registrada o una notoriamente conocida.

Adicionalmente, la legislación mexicana establece una cierta protección a favor del primer usuario de la marca respecto de terceros que tienen registrada la marca a su favor, pero solicitaron el registro con posterioridad a la fecha en que el primer usuario comenzó a explotar el signo distintivo.

A. Defensa en contra del registro de marca a favor del usuario anterior

El artículo 91, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone la inoponibilidad del registro de una marca respecto de un tercero que hubiese comenzado a usar de forma continua, en territorio mexicano y de buena fe, esa misma marca o una semejante en grado de confusión, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro del titular o la fecha de inicio de uso asentada en dicha solicitud, para identificar productos o servicios similares a los protegidos en el registro marcario.

Conforme a lo anterior, puede darse el caso de que coexistan dos personas diferentes y sin relación entre ellas, con derechos sobre la marca, con la diferencia es que los derechos de una (el titular del registro) serán exclusivos, plenamente licenciables y transferibles, y oponibles frente a todos excepto frente al usuario anterior, mientras que los del usuario anterior no son oponibles frente a terceros, no son licenciables y la posibilidad jurídica de transferirlos a terceros es sumamente cuestionable.

B. Acción contra registros de marca

Conforme el artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, el usuario anterior y continuo de una marca, ya sea en México o en el extranjero, tiene acción para pedir la nulidad del registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la utilizada, que ampare los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando dicho uso hubiese comenzado antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro impugnado, o la fecha de inicio de uso asentada en dicha solicitud.

El ejercicio de la acción antes descrita esta sujeta a un plazo de caducidad de tres años, contados a partir del día siguiente de publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

La acción que establece el artículo 151, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial es peculiar del sistema mexicano, y tal vez única en el mundo, porque no exige que se demuestre el uso en México. La utilización anterior y continua de la marca en cualquier país del mundo es suficiente para lograr la anulación del registro de marca en México; ni siquiera es necesario demostrar que la marca usada es notoriamente conocida o famosa en México (hay otra acción para esos casos), ni tampoco se requiere reciprocidad con el país donde el uso anterior ha tenido lugar.

II. VENTAJAS DE ASENTAR UNA FECHA DE PRIMER USO EN LA SOLICITUD DE MARCA MEXICANA

Es indudable que las prerrogativas que otorga un registro de marca derivado de una solicitud donde se manifestó una fecha de primer uso son más amplias que aquellas que se hubiesen obtenido de no declarar ninguna fecha.

Es importante recalcar que el asentar una fecha de primer uso de marca no agiliza ni estorba en forma alguna el procedimiento de concesión del registro. Tampoco es necesario acompañar a la solicitud un ejemplo de cómo la marca ha venido siendo usada por el solicitante o pruebas que demuestren la veracidad de la fecha de inicio de uso indicada.

La declaración sobre la fecha de primer uso, o bien su omisión, o la aseveración expresa de que la marca no se ha usado, no puede ser modificada con posterioridad.

1. Defensa del registro de marca en contra de usuarios anteriores

Si un tercero busca impugnar la validez de un registro de marca con base en el uso anterior y continuo de su propia marca, ya sea en México y en el extranjero (como se expuso arriba en el apartado I.B), y la solicitud de la marca impugnada tiene una fecha de primer uso asentada, el tercero deberá demostrar que comenzó a utilizar su marca con anterioridad a la fecha de primer uso declarada en la solicitud del registro impugnado, en vez de la fecha de presentación de dicha solicitud (como ocurriría con un registro marcario “ordinario”).

2. Oponibilidad del registro de marca en contra de nombres comerciales y denominaciones y razones sociales de personas morales constituidas con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca.

Por regla general, el titular de una marca registrada podrá solicitar la declaración de infracción en contra de una persona que use en su nombre comercial, denominación o razón social, la marca registrada sin autorización del titular del registro respectivo, siempre y cuando:

(i) Las actividades del establecimiento identificado con el nombre comercial o de la sociedad identificada con la denominación o razón social se relacionan con los productos o servicios amparados por el registro de marca; y

(ii) La fecha de solicitud de la marca infringida es anterior a la fecha de constitución de la sociedad infractora o a la fecha de inicio de uso del nombre comercial.

La anterior es la regla general. Sin embargo, si se declaró una fecha de primer uso en la solicitud de la marca infringida, su titular podrá solicitar la declaración de infracción en contra de sociedades constituidas con anterioridad a la fecha de presentación de la marca pero posteriores a la fecha de primer uso asentada.

De forma similar, tratándose de los nombres comerciales, el registro de marca es oponible respecto de establecimientos que comenzaron a usar el nombre comercial con anterioridad a la fecha de solicitud pero con posterioridad a la fecha de inicio de uso en México declarada en la solicitud.

Un punto incidental, pero no por ello poco importante, es el relativo a si la acción de infracción en contra de una sociedad por el uso de una marca registrada como parte de la denominación social, y en general de todas las causales de infracción, prescriben o no.

La Ley de la Propiedad Industrial no contempla la figura de la prescripción de la acción tratándose de infracciones administrativas, pero el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sí la contempla, y señala un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se consumó la infracción, o bien desde la fecha en que cesó la infracción, en el caso de conductas continuas.

Una exposición sobre el tema de la prescripción en materia de propiedad industrial requiere un artículo separado (trabajo en ello). Por el momento, asumiendo que el plazo de prescripción previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo fuese aplicable, la pregunta sería ¿desde qué momento debe contarse la prescripción de la acción infracción administrativa en el caso de personas morales que incorporan a su denominación social la marca de un tercero sin autorización, suponiendo desde luego una relación entre las actividades de la persona moral y los bienes o servicios protegidos por la marca registrada? ¿Desde el momento de la constitución, asumiendo la infracción como una conducta consumada? ¿Desde el momento en que la persona moral involucrada cesa de realizar actividades relacionadas con la marca? ¿A partir de la disolución de la sociedad?

Por otro lado, la persona jurídica infractora no se nombró a sí misma. La denominación o razón social es producto del acuerdo de voluntades de los accionistas o socios. Por lo tanto ¿quién usó la marca, y por lo tanto, a quien le sería imputable la conducta infractora? ¿La persona moral, los socios, o ambos?

3. La oponibilidad del registro en contra de usuarios anteriores no autorizados de la marca registrada

Como se ha señalado, la regla general dispone que un registro de marca no es oponible en contra de usuarios de buena fe que comenzaron a usar de manera continua y en territorio nacional, antes de la fecha de presentación de la solicitud, la misma marca o una semejante en grado de confusión, para identificar los mismos o similares productos o servicios que los amparados por el registro marcario.

Sin embargo, el registro marcario sí será oponible en contra de dichos terceros (sin importar si son de buena o mala fe) que comenzaron a explotar la marca con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, para identificar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por el registro marcario, si al momento de solicitar el registro se asentó una fecha de primer uso del signo distintivo, y dicha fecha es anterior a aquélla en que el tercero comenzó a utilizar el signo distintivo.

III. LOS RIESGOS DE MANIFESTAR UNA FECHA DE PRIMER USO EN LA SOLICITUD DE MARCA

Desde luego, las ventajas que brinda la posibilidad de reivindicar una fecha de inicio de uso en la solicitud de marca no podían estar exentas de un cierto riesgo: la vulnerabilidad del registro de marca resultante a la nulidad por datos falsos contenidos en la solicitud.

El artículo 151, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial señala que será nulo el registro que se hubiese otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud. Los datos cuya falsedad puede conducir a la nulidad son cualquiera de los que se pueden asentar en la solicitud: domicilio o establecimiento de solicitante, nacionalidad, nombre, y desde luego, la fecha de primer uso.

La acción de nulidad antes descrita tiene un plazo de caducidad de cinco años, contados a partir de la fecha de publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cuando un interesado solicita la nulidad de un registro de marca, alegando que fue concedido con base en datos falsos contenidos en la solicitud, y concretamente la fecha de primer uso, la carga de la prueba recae en el titular de la marca, quien debe demostrar la veracidad de lo asentado en la solicitud. (Actualización diciembre de 2016: Una jurisprudencia del Pleno del Primer Circuito establece ahora la contrario: la carga de la prueba para demostrar que la fecha de primer uso asentada en la solicitud de registro de marca es falsa, corresponde al promovente de la acción de caducidad. Ver mi artículo: La jurisprudencia mexicana fortalece las marcas con reivindicación de fecha de primer uso).

Las instancias jurisdiccionales pueden ser extremadamente demandantes por lo que hace a demostrar una fecha de inicio de uso de marca, por lo que la carga de prueba llega a ser muy complicada.

Sin embargo, existe un precedente aislado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA)*(Tesis VI-TASR-XVIII-1) que establece que si la fecha de primer uso resulta inexacta por una diferencia de unos días, y que las pruebas acreditan que el propietario del registro de marca impugnado comenzó a utilizar la marca con mucha anterioridad al demandante, el registro no debe ser anulado. Aunque concuerdo con la justicia implícita en la resolución del TFJFA, el fallo no resulta totalmente consistente con la norma, toda vez que ésta no hace las distinciones que el tribunal efectuó.

En general, se recomienda verificar que la fecha de primer uso que se va a asentar en una solicitud de marca se encuentre apoyada en pruebas documentales (fundamentalmente una factura expedida por el solicitante) que permitan demostrar su veracidad, en caso de que resultase necesario.

Por otro lado, si el solicitante no tiene la certeza de que la marca se hubiese usado en México, o simplemente no tiene prueba alguna para demostrarlo, lo más usual es sugerir no hacer ninguna manifestación acerca del uso de la marca, o indicar que la marca no se ha usado.

Es importante insistir en que el uso de la marca por parte de personas diferentes al solicitante, tales como socios o sociedades relacionadas, no debe ser reivindicado a favor del que pide el registro de marca, por regla general.

Algunos tips:

(1) Si el solicitante ha utilizado la marca en México, pero para identificar bienes o servicios distintos de los enlistados en la solicitud de registro, no debe asentarse fecha de primer uso.

(2) En mi opinión, si el solicitante ha usado la marca en solo uno o alguno de los producto o servicios enlistado en la solicitud de marca, pero no en todos, es factible manifestar fecha de primer uso, y dicha reivindicación surtirá efecto en beneficio de todos los producto o servicios amparados por el registro.

Lo anterior, es mi posición personal, ya que la legislación no hace dicha aclaración, y hasta donde tengo conocimiento, no se han publicado precedentes que afirmen o nieguen mi postura.

(3) Soy de la opinión de que manifestar expresamente que una marca no se ha usado, o simplemente no asentar nada (la ley presume que la marca no se ha usado), cuando lo cierto es que sí ha sido explotada por el solicitante, no constituiría un dato falso que vicie de nulidad el registro de marca.

Desde mi perspectiva, señalar que la marca no se ha usado o no hacer manifestación alguna sobre el uso, a pesar de que el solicitante sí la ha usado, constituye una renuncia perfectamente legítima y válida al derecho de reivindicar una fecha de primer uso, y la misma no afectaría negativamente a ningún tercero.

Desde luego que las posiciones que tomamos los profesionales son siempre debatibles, especialmente ante la ausencia de precedentes jurisdiccionales publicados o normas legislativas que nos orienten claramente, por lo que sería deseable que los tribunales dieran a conocer sus fallos cuando les corresponda resolver controversias centradas en cuestiones como las antes expuestas.

* Ver Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, época VI, Año I, No. 11, Noviembre 2008, pág. 587. El fallo de alguna manera confirma un precedente aislado de 1990 sostenido por un tribunal colegiado de circuito acerca de la necesidad de demostrar mala fe por parte del solicitante de la marca donde se asentó un supuesto dato falso (Semanario Judicial de la Federación, 8ª. Época, Volumen VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre 1990, página 198).

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Se ha vinculado la sanción impuesta a ‘Starbucks’ con la contravención a las normas protectoras de la propiedad intelectual, erróneamente; este asunto no esta relacionado con la propiedad intelectual o el derecho de autor, sino con la singular normatividad que tenemos en México con relación a los monumentos y piezas precolombinas.

El uso de las imágenes y figuras representativas de monumentos, objetos y arte prehispánicos están regulados por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos (Ley de Monumentos). El artículo 27 de la Ley define como monumento arqueológico a “los bienes muebles e inmuebles, productos de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas”.

La reproducción de los monumentos arqueológicos con fines comerciales debe hacerse con autorización del INAH, y previo el pago de los derechos correspondientes.

Como se señaló anteriormente, dicha tutela no se relaciona con la protección y retribución a los autores; los autores de las obras prehispánicas, en su mayoría anónimas, fallecieron hace siglos y sus creaciones ya no son objeto de la protección del derecho de autor, es decir, pertenecen al dominio público. Paradójicamente, no obstante tratarse de obras del dominio público, la Ley de Monumentos restringe su libre reproducción por cuestiones de orden público, concretamente “la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos”. En todo caso, habría que preguntarse si restringir la libre reproducción de los monumentos arqueológicos y sus imágenes, que indudablemente pertenecen al dominio público desde la perspectiva del derecho intelectual, abona en algo a los fines de la legislación.

Tampoco debe perderse de vista que el derecho que establece la Ley de Monumentos y la Ley Federal de Derechos por la autorización de la reproducción de los monumentos arqueológicos (independientemente de la identidad del propietario del bien reproducido) es en beneficio del gobierno federal, y no constituye una regalía a favor del autor o sus herederos o causahabientes de cualquier orden (comunidades, grupos étnicos).

Lo anterior no implica que no pueda existir un derecho de autor involucrado en la reproducción de una pieza arqueológica, o que se establezca algún tipo de censura en perjuicio de los autores. Ciertamente, no hay impedimento para que cualquier persona reproduzca un monumento arqueológico por cualquier medio (fotografía, escultura, dibujo, etc.), y dicha reproducción gozará de la protección del derecho de autor, en lo que tenga de original. Sin embargo, para que la explotación comercial de una obra así producida sea lícita en México, requerirá de la autorización del INAH, además de la del autor de la obra.

Es importante recalcar que la Ley de Monumentos no es aplicable extraterritorialmente; es decir, sus efectos se limitan al territorio de la República Mexicana. Si una persona decidiera reproducir y comercializar la imagen de un monumento arqueológico fuera de México, no habría nada que legalmente pudiera hacer el INAH para supervisar dicha reproducción o exigir el pago del derecho correspondiente. Cosa diferente sucedería con los derechos autorales del autor de la reproducción, quien podría hacerlos valer incluso fuera de nuestras fronteras, conforme a la legislación aplicable en cada país.

Finalmente, declino comentar acerca de la responsabilidad de Starbucks, como vendedor de las tazas infractoras, y del proveedor de las mismas, por la violación a la Ley de Monumentos, ya que no poseo suficiente información acerca del caso concreto. Sin embargo, la autorización del INAH es aspecto que deberían cuidar todas aquellas empresas que, de una forma u otra, lucran con las imágenes de las piezas arqueológicas. La explotación comercial de las imágenes y reproducciones de los monumentos arqueológicos localizados en territorio nacional es lícita, pero deben tomarse las medidas apropiadas.

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El 5 de enero de 2009 comenzó a funcionar la nueva Sala Regional de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), con sede en el Distrito Federal.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la primera instancia en la mayoría de los casos de propiedad intelectual (registros y procedimientos administrativos materialmente jurisdiccionales sobre infracciones y validez de registros).

Para la segunda instancia, el inconforme cuenta con una variedad de posibilidades: (i) el Recurso de Revisión Administrativa ante el propio IMPI (con frecuencia una forma de sólo dilatar el procedimiento); (ii) el Juicio de Amparo Indirecto ante Juzgado de Distrito; (iii) o el Juicio Contencioso Administrativo ante el TFJFA. El juicio contencioso administrativo ante el TFJFA es la instancia más común.

La última instancia seguirá siendo el tribunal colegiado de circuito, ya sea que conozca del procedimiento en amparo directo, recurso de revisón fiscal o recurso de revisión contra sentencia en juicio de amparo.

Como es sabido, la competencia del TFJFA es sumamente amplia, incluyendo una enorme diversidad de áreas administrativas, entre las que podemos enumerar protección al ambiente, responsabilidad administrativa de servidores públicos federales, fiscal, marcas, patentes, derecho de autor, minero, forestal…

Aunque el TFJFA cuenta con Salas regionales distribuidas por toda la República, la mayor parte de la actividad administrativa federal se concentra en el Distrito Federal, donde existen trece Salas Regionales Metropolitanas no-especializadas, con tres magistrados cada una. Adicionalmente, hay una Sala Superior compuesta de once magistrados. Antes del 5 de enero de 2009, una demanda de juicio contencioso administrativo podría ser turnada, más o menos al azar, a cualquiera de las trece Salas Regionales Metropolitanas.

A partir del 5 de enero de 2009, una sola Sala Regional concentrará los juicios contenciosos administrativos vinculados a los actos de autoridad relacionados con propiedad intelectual. La mayoría de los asuntos sobre derechos de propiedad intelectual que ya se encontraban en trámite ante las otras Salas Regionales fueron transferidos a la Sala Regional de Propiedad Intelectual.

No obstante que la mayoría de los personas vinculadas con la propiedad intelectual consideran que la creación de la Sala Regional de Propiedad Intelectual es una avance importantísimo, la vida de esta instancia especializada podría ser breve, por lo que a casos relacionados con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se refiere, que constituyen la mayoría (marcas, patentes e infracciones en materia de comercio de derechos de autor).

La competencia del TFJFA para conocer de la impugnación de los actos de autoridad del IMPI nación como consecuencia de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de abril de 2001. Dicha reforma incluyó los actos de autoridad del IMPI dentro de la esfera de regulación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La reforma de 2001, y en general la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, fueron objeto de severas críticas por parte de la mayor parte de los especialistas en propiedad intelectual, dadas las múltiples deficiencias técnicas de esa ley, y particularmente el atípico mecanismo de supletoriedad que establece el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo*, el cual rompió por completo con las reglas de la supletoriedad prevalecientes en materia civil, mercantil y amparo**.

No obstante la anterior, aprendimos a vivir con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y eventualmente valoramos algunas de las ventajas que conlleva su aplicación, dado su perfil amigable con el particular.

Sin embargo, en noviembre de 2006, la Cámara de Diputados aprobó, con el voto unánime de todas las fracciones parlamentarias, una reforma al artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que excluye la propiedad intelectual del ámbito de aplicación de dicha ley, y como consecuencia, priva de competencia en esa materia al TFJFA.

En mi opinión, se trató de una reforma oscura y a contracorriente. La exposición de motivos de la reforma muestra un precario conocimiento de la materia y la práctica por parte del legislador, de filiación panista, que presentó la iniciativa. El TFJFA no fue consultado, y su Presidente no tenía siquiera conocimiento de la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, de las modificaciones a la Ley Federal de Procedimiento Administrativa en la época que anunció la creación de la Sala Regional en Propiedad Intelectual (diciembre de 2007).

La identidad de la persona que alentó la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es un misterio, al menos para mí, y lo único cierto es que, si bien algunos distinguidos colegas han expresado su beneplácito con la reforma, la mayoría de los juristas especializados en esta materia están inconformes. Hasta donde tengo conocimiento, el IMPI no ha asumido ninguna posición respecto al proyecto de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero es sabido que los funcionarios de ese organismo público descentralizado estaban descontentos con la aplicación de esa ley a los actos de autoridad del Instituto.

El proyecto de reforma debe ser aún aprobado por la Cámara de Senadores, y posteriormente promulgada por el Presidente de la República. El proyecto tiene más de un año pendiente en la Cámara de Senadores. La Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (capítulo mexicano de AIPPI) ha manifestado públicamente su oposición al proyectote reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ya veremos si las objeciones planteadas persuaden a los senadores a rechazar el proyecto de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Mientras tato, la nueva Sala Regional de Propiedad Intelectual, ubicada en Ciudad de México, ha comenzado sus labores. En mi opinión, no me parece que la creación de la Sala especializada vaya a solucionar el considerable rezago en la resolución de los asuntos relacionados con propiedad intelectual, ni la frustrante lentitud de muchos –no todos- procedimientos, pero sí abrigo esperanzas de comenzar a ver sentencias de mayor calidad.

* Sugiero revisar las tesis tituladas “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY RELATIVA INCLUYE TANTO LA SUSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS, LAS RESOLUCIONES Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, COMO EL DE SUPLETORIEDAD” (Novena Época; Tesis: I.4o.A.375 A; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Abril de 2003, Página 1121) y “SUPLETORIEDAD. RÉGIMEN ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO” (Novena Época; Tesis: I.4o.A.376 A; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Abril de 2003, Página: 1142).

** Las reglas generales de la supletoriedad de leyes son expuestas en diversas ejecutorias de los tribunales federales. Una que las explica con claridad es la jurisprudencia titulada: “SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE” (Octava Época; Tesis: I.4o.C. J/58; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Página: 33).

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La renovación de los registros de marca constituye un aspecto fundamental del mantenimiento de cualquier portafolio de propiedad intelectual. Tomar las decisiones correctas respecto a renovar o no renovar una marca, permite al titular maximizar el valor de los activos intangibles, y evitar gastos innecesarios.

En esta entrada, explicaré los aspectos básicos acerca de la renovación de registros marcarios en México, y llamaré la atención del lector a dos temas que exigen un cuidado especial cuando el dueño de la marca decide renovarla en nuestro país.

Aspectos fundamentales acerca de la renovación de marcas en México

Conforme la Ley de la Propiedad Industrial vigente hasta el 4 de noviembre de 2020, el registro de una marca en México es válido por un plazo de diez años contados a partir de la fecha de solicitud, independientemente de la fecha de emisión del registro, de la prioridad reclamada o de la fecha de primer uso. El registro puede ser renovado un número ilimitado de ocasiones por períodos de diez años.

Con la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la vigencia de los registros de marca solicitados a partir del 5 de noviembre de 2020* será de diez años a partir de la fecha de registro.

La ley mexicana no permite que una solicitud de registro de marca contenga productos o servicios de más de una clase (conforme el Clasificador Internacional previsto en el Arreglo de Niza), por lo que es frecuente que una misma persona sea titular de varios registros de marca para marcas idénticas pero en clases distintas. Adicionalmente, las normas mexicanas son menos restrictivas que las de otros países (particularmente los Estados Unidos) acerca de los bienes o servicios que se pueden enlistar en una solicitud de marca, permitiendo incluir productos o actividades adicionales a aquellos donde existe una intención real de identificar con la marca, siempre y cuando pertenezcan a la misma clase.

Sin embargo, al tercer aniversario de emisión del registro, y posteriormente con cada renovación, el titular de la marca debe presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca registrada. Los derechos marcarios se conservarán sólo para aquellos productos o servicios enumerados en la declaración de uso de marca.

El período para renovar un registro de marca es de doce meses; comienza seis meses antes de la fecha de vencimiento del registro y concluye a los seis meses posteriores a dicha fecha.

El cálculo del período de renovación dependerá de la fecha en que el registro fue solicitado, y deberá distinguirse entre registros solicitados antes del 5 de noviembre de 2020 y los solicitados a partir del 5 de noviembre de 2020.

Por ejemplo, tratándose de un registro de marca solicitado antes del 5 de noviembre de 2020, si el día de presentación de una marca fue el 1 de agosto de 2009, el registro de marca vencería el 1 de agosto de 2019, y la solicitud de renovación de marca podría presentarse entre el 1 de febrero de 2019 y el 1 de febrero de 2020 (existe discusión acerca de si la fecha límite debería ser 2 de febrero de 2020). No hay prórrogas.

Por otro lado, si se trata de una marca registrada que fue solicitada conforme la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial,  asumiendo como fecha de solicitud el mismo 5 de noviembre y la de otorgamiento el 17 de diciembre de 2020, el registro de marca vencería el 17 de diciembre de 2030, y la solicitud de renovación podría presentarse dentro del periodo comprendido entre el 17 de junio de 2030 y el 17 de junio de 2031. No hay prórrogas.

Temas controvertidos acerca de la renovación de marcas

(1) Declaración de uso

Aunque no es necesario exhibir una representación de la marca como es usada, o una muestra del producto distinguido con el signo distintivo, la legislación mexicana es explícita al exigir que el solicitante de la renovación de la marca declare que la marca a renovar ha sido usada de manera real y efectiva en México, identificando los productos o servicios en los que ha tenido lugar la utilización de la marca. Los efectos de la renovación y los derechos de exclusividad sobre la marca se limitarán a los productos o servicios señalados en la declaración de uso.

En el caso de los registros nacionales, la declaración de uso real y efectivo se presenta simultáneamente con la solicitud de renovación.

En el caso de los registros internacionales de marca, si titular solicita la renovación sin presentar la declaración de uso real y efectivo (lo cual ocurrirá en virtualmente todos los casos), el IMPI requerirá la presentación de la declaración de uso real y efectivo de la marca en un plazo de dos meses, a partir del día siguiente de la notificación del requerimiento. Está por verse cómo notificará el IMPI dicho requerimiento: mediante aviso entregado a través de la OMPI, o mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, como es la actual regla para la totalidad de los requerimientos que el IMPI expide; desde luego que esta segunda opción implicaría una situación de incertidumbre importante, e incluso podría dejar en estado de indefensión a los usuarios del sistema de Madrid.

Las marcas que no se han usado en México en al menos uno de los productos o servicios enumerados en el registro correspondiente, no deben ser renovadas. Por esa razón, es frecuente que los agentes y abogados de marcas mexicanos (incluyéndome) soliciten a sus clientes una declaración escrita relativa al uso de la marca, para reducir el riesgo de solicitar la renovación de marcas que no han sido utilizadas.

(2) Tarifa de renovación

Como expresé anteriormente, México no permite que las solicitudes de registro de marca incluyan productos o servicios de más de una clase. Sin embargo, dado el cambio de la antigua Clasificación Nacional a la Clasificación Internacional, y las modificaciones posteriores a ésta última, IMPI ha reclasificado unilateralmente los bienes y servicios amparados contenidos en el enlistado original, ocasionalmente dando lugar a registros de marca que abarcan más de una clase.

Por ejemplo, los registros de marca ubicados en la antigua clase 46 nacional, que abarcaban ‘alimentos y sus ingredientes’ fueron posteriormente clasificados en las clases 01, 05, 29, 30 y 31 internacionales. Otras reclasificaciones similares han tenido lugar con las modificaciones al Clasificador Internacional de Productos y Servicios o por cambios en los criterios aplicados por los examinadores del IMPI (por ejemplo, bajo la 7a. edición del Clasificador Internacional, las autoridades mexicanas ubicaban los servicios de compraventa al detalle y al mayoreo en la clase 42, en vez de la clase 35).

Ahora bien, la norma que establece la tarifa (tasa) que cobra el IMPI por los servicios y trámites relacionados con propiedad industrial, señala que el pago debe calcularse “por cada clase”. No obstante, la mayoría de los abogados y agentes de marca en México calculan el monto a pagar “por registro”.

La diferencia entre calcular el pago “por registro” o “por clase” es irrelevante en la mayoría de los casos, toda vez que un muy alto porcentaje de los registros de marca protegen producto o servicios de una sola clase. Sin embargo, sigue existiendo un número considerable de marcas registradas que abarcan expresamente productos o servicios de más de una clase.

El criterio implícito actual del IMPI (no hay un documento escrito al respecto) es que la tarifa de renovación debe ser calculada “por registro”, a pesar de que la norma relativa al pago por la renovación de marcas registradas expresamente dispone que el monto debe calcularse “por cada clase”. Desde luego, si el titular de la marca calcula la tarifa “por clase” y paga un monto mayor al que hubiese resultado si el cálculo se hubiese efectuado “por registro”, el IMPI aceptará el pago y renovará la marca, pero no efectuará reembolso alguno.

La tarifa por renovar una marca registrada es relativamente alta, por lo que calcularla “por registro” en vez de “por clase” resulta muy atractivo ($3,015.00 Pesos Mexicanos por registro en vez de $3,015.00 por cada clase incluida en el registro).

Considerando que el IMPI nunca ha objetado el cálculo de la tarifa de renovación “por registro” y que no se han publicado resoluciones en las que se anule la renovación de una marca, la mayoría de los abogados y agentes de marcas en México se sienten confiados con la práctica de pagar una tarifa más baja que la señalada expresamente en la norma, para el caso de registros con clases múltiples.

Sin embargo, la ausencia de precedentes publicados, o jurisprudencia, acerca de la validez de renovaciones donde no se pagó la tarifa en los términos previstos en la norma no implica que no existan riesgos. En mi experiencia, los tribunales se han negado a reconocer la caducidad de pleno derecho de registros de marca que, aun cubriendo más de una clase, el titular decidió calcular el pago de la tasa “por registro”.

* Existe alguna controversia acerca de la fecha de entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (ver aquí). La fecha mas aceptada es 5 de noviembre de 2020, y esperamos que los tribunales pronto lo confirmen o corrijan.

La entrada La Renovación de Marcas en México (actualizado a 2020) se publicó primero en Reyes Fenig.