En esta oportunidad, presento una lista actualizada de las marcas que han sido declaradas notoriamente conocidas y famosas en México hasta el 2018, mediante el procedimiento ad hoc ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) establecido en el artículo 98 Ter 1 (Artículo 98 Bis 1 antes de las reformas de mayo de 2018) de la Ley de la Propiedad Industrial.

Cabe reiterar que hay varias maneras como una marca puede ser reconocida como notoriamente conocida o famosa en México; la declaración ad hoc no es la única. Una marca puede ser reconocida como notoriamente conocida o famosa como consecuencia de procedimientos materialmente jurisdiccionales, como las declaraciones administrativas de nulidad e infracción ante el IMPI. Otra fuente de reconocimiento del carácter notoriamente conocido o famoso de una marca es el procedimiento de solicitud de registro marca, en el que el IMPI señala como impedimento legal para la concesión del registro una marca que el IMPI estima notoriamente conocida o famosa, sin la existencia previa de un reconocimiento adhoc o emanado de un proceso jurisdiccional; ejemplo de este caso fue la marca AMEX de American Express Marketing & Development Corp., señalada como famosa en los expedientes de solicitud de marca número 1,981,308 “AMEX” y diseño, 1,981,310 “AMEX” y diseño y 1,981,311 “AMEX” y diseño en oficios (acciones oficiales) no contestados por el solicitante, provocando el abandono de las solicitudes. Cabe aclarar que la marca «AMERICAN EXPRESS» ha sido declarada como famosa en México mediante el procedimiento ad hoc.

Me parece también importante recalcar que la notoriedad o fama de una marca es una cuestión de hecho, no de derecho. La marca famosa o notoriamente conocida hoy no necesariamente conservará ese carácter mañana. El reconocimiento de una marca como notoriamente conocida o famosa no otorga derechos al uso exclusivo, pero sí confiere la facultad de impedir a otros, con mayor o menor extensión dependiendo de cada caso, el uso y registro de signos distintivos iguales o semejantes en grado de confusión. Por ello la declaración ad hoc ofrece algunas ventajas, al prolongar en el tiempo (al menos cinco años) los efectos del reconocimiento por parte de la administración de una situación de hecho, y se pueden actualizar (figura parecida a la renovación), previa comprobación de que la marca sigue siendo notoriamente conocida o famosa.

Como dije, el carácter de marca famosa o notoriamente conocida puede tener diversas fuentes, pero las declaraciones ad hoc son las que ofrecen la fuente más accesible para conocer qué marcas han recibido el reconocimiento como notoriamente conocida o famosa.

Observando la lista de marcas que han pedido la declaración ad hoc de notoriedad o fama y sus actualizaciones, encuentro que los titulares de estas marcas han seguido prefiriendo el reconocimiento de marca famosa, llegando a omitir la actualización de la declaración de marca notoriamente conocida para tramitar la declaración de marca famosa (por ejemplo, las marcas “MOMIAS DE GUANAJUATO” y “RICOLINO”). Hasta el 2018, sólo cinco declaraciones de marca notoriamente conocida fueron actualizadas, contra diecinueve actualizaciones de marca famosa. Esta tendencia ya era visible en el año 2013.

Lo anterior podría explicarse por la mayor protección que brinda la declaración de marca famosa frente a la marca notoriamente conocida: el artículo 90, fracción XVII de la actual Ley de la Propiedad Industrial (reformada en mayo de 2018) prohíbe el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras que el IMPI considere famosas en México, para cualquier producto o servicio. Adicionalmente, el artículo 213, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, en su texto reformado en mayo de 2018, ahora contempla expresamente como infracción administrativa el uso de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a marcas que el IMPI estime como famosa, siendo irrelevante el producto o servicio al que se aplica la marca infractora.

El que el titular de una marca declarada como notoriamente conocida o famosa en el proceso ad hoc se abstenga de solicitar la actualización no significa que la marca pierda dicho carácter. Como dije antes, se trata de una situación de hecho que subsiste en tanto las condiciones fácticas que le dieron origen se mantengan. Lo que sí es cierto es que, de resultar necesario demostrar la notoriedad o fama de la marca y la declaratoria ha vencido, el titular deberá aportar todos los elementos de prueba para probar dicha circunstancia, en vez de la declaración vigente de notoriedad o fama emitida por el IMPI.

Aún es discutible si, para solicitar una declaración administrativa de infracción exitosamente, la sola declaración de marca notoriamente conocida o famosa mediante el procedimiento ad hoc del IMPI sería suficiente, o si el solicitante tendría que aportar elementos de prueba adicionales para acreditar tal situación.

Presento ahora el listado de marcas declaradas notoriamente conocidas o famosas por el IMPI mediante el procedimiento ad hoc hasta el año 2018, insistiendo en que se trata de un listado enunciativo y que hay otras marcas reconocidas como notoriamente conocidas o famosas que no han sido objeto de la declaratoria ad hoc del artículo 98 Ter 1 actual de la Ley de la Propiedad Industrial. El medio de comunicación que el IMPI usa para publicar la declaración de marca notoriamente conocida o famosa es el volumen de Protección de la Propiedad Intelectual de la Gaceta de la Propiedad Industrial, identificada en la siguiente lista simplemente como «Gaceta».

A. Marcas declaradas notoriamente conocidas conforme el procedimiento ad hoc:

A.1. Marca: “ANDREA”

Registro de marca número: 572,692

Fecha de resolución: Noviembre 4, 2008.

Número de expediente M.N. 2197/2007 (G-1) 18189

Titular: Fábricas de Calzado Andrea, S.A de C.V.

Gaceta: Mayo 2009

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta febrero 2016)

A.2. Marca: “PRITT”

Registro de marca número: 154,268

Fecha de resolución: Junio 30, 2010

Número de expediente: M.N. 638/2009 (T-4) 5766

Titular: Henkel AG & Co. KGAA

Gaceta: Junio 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta agosto 2016)

A.3. Marca: “BARCEL”

Registro de marca número: 164,548

Fecha de resolución: Marzo 22, 2010

Número de expediente: M.N. 102/2009 (T-1) 1032

Titular: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Gaceta: Marzo 2010

Estado: Vencida

A.4. Marca: “RICOLINO”

Registro de marca número: 255,612

Fecha de resolución: Abril 5, 2010

Número de expediente: M.N. 104/2009 (T-2) 1037

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Abril 2010

Estado: Vencida

A.5. Marca: “RESISTOL”

Registro de marca número: 41,955

Fecha de resolución: Septiembre 28, 2010

Número de expediente: M.N. 480/2009 (T-3) 4037

Titular: Henkel Capital, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta julio 2016)

A.6. Marca: “LAS MOMIAS DE GUANAJUATO”

Registro de marca número: 857,331

Fecha de resolución: Diciembre. 7, 2010

Número de expediente: M.N. 785/2009 (T-5) 7179

Titular: Municipio de Guanajuato

Gaceta: Diciembre 2010

Estado: Vencida

A.7. Marca: “HOTELES CITY EXPRESS”

Registro de marca número: 780,478

Fecha de resolución: Diciembre 21, 2010

Número de expediente: M.N. 1848/2009 (T-6) 15328

Titular: Hoteles City Express, S.A.B. de C.V

Gaceta: Diciembre 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta febrero 2017)

A.8. Marca: “ADO”

Registro de marca número: 843,017

Fecha de resolución: Mayo 31, 2011

Número de expediente: M.N. 1429/2010 (T-2) 14091

Titular: Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.

Gaceta: Mayo 2011

Estado: Vencida

A.9. Marca: “ELEKTRA”

Registro de marca número: 390,819

Fecha de resolución: Julio 29, 2011

Número de expediente: M.N. 1355/2010 (T-1) 13639

Titular: Elektra Trading & Consulting Group, S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2011

Estado: Vencida

A.10. Marca: “SUPER PRECIO”

Registro de marca número: 650,945

Fecha de resolución: Noviembre 18, 2011

Número de expediente: M.N. 1600/2011 (T-2) 14855

Titular: Tiendas Súper Precio S.A. de C.V.

Gaceta: Noviembre 2011

Estado: Vencida

A.11. Marca: “PAYASO”

Registro de marca número: 757,764

Fecha de resolución: Diciembre 16, 2011

Número de expediente: M.N. 2148/2010 (T-3) 19884

Titular: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Gaceta: Diciembre, 2011

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta septiembre 2018)

A.12. Marca: “CORONADO”

Registro de marca número: 887,611

Fecha de resolución: Febrero 9, 2012

Número de expediente: M.N. 2150/2010 (T-4)19900

Titular: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Gaceta: Febrero 2012

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta julio 2018)

A.13. Marca: “MELATE”

Registro de marca número: 932,323

Fecha de resolución: Octubre 31, 2012

Número de expediente: M.N. 2141/2011 (T-3) 19611

Titular: Pronósticos Para la Asistencia Pública

Gaceta: Octubre 2012

Estado: Vencida

A.14. Marca: “ARENA MÉXICO”

Registro de marca número: 1,238,811

Fecha de resolución: Junio 30, 2014

Número de expediente: M.N. 2440/2012 (T1) 22105

Titular: Nueva Arena México S.A. de C.V.

Gaceta: Junio 2014

Estado: Vigente a junio de 2019

A.15. Marca: “EKCO”

Registro de marca número: 51,806

Fecha de resolución: Julio 29, 2014

Número de expediente: M,N. 1420/2013 (T-4) 14609

Titular: Grupo Vasconia S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2014

Estado: Vigente a julio de 2019

A.16. Marca: “VASCONIA”

Registro de marca número: 256,034

Fecha de resolución: Julio 31, 2014

Número de expediente: M.N. 789/2013 (T-3) 8609

Titular: Grupo Vasconia S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2014

Estado: Vigente a julio de 2019

A.17. Marca: “ENSUEÑO”

Registro de marca número: 891,080

Fecha de resolución: Noviembre 24, 2014

Número de expediente: M.N. 2350/2013 (T-6) 23478

Titular: Industrias Alen S.A. de C.V.

Gaceta: Noviembre 2014

Estado: Vigente

A.18. Marca: “DINA”

Registro de marca número: 380,305

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2014

Número de expediente: M.N. 1618/2013 (T-5) 16571

Titular: Dina Camiones S.A. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2014

Estado: Vigente

A.19. Marca: “S MART” y Diseño

Registro de marca número: 1,409,909

Fecha de resolución: Marzo 31, 2015

Número de expediente: M.N. 672/2014 (T-2) 6386

Titular: S-Mart Mexicana, S.A. de C.V.

Gaceta: Marzo 2015

Estado: Vigente

A.18. Marca: “VERO”

Registro de marca número: 658,862

Fecha de resolución: Marzo 31, 2015

Número de expediente: M.N. 2617/2013 (T-7) 26053

Titular: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Gaceta: Marzo 2015

Estado: Vigente

A.19. Marca: “CAPRICE”

Registro de marca número: 354,077

Fecha de resolución: Abril 30, 2015

Número de expediente: M.N. 839/2014 (T-3) 8395

Titular: CPIF Venture, Inc.

Gaceta: Abril 2015

Estado: Vigente

A.20. Marca: “ELECTROLIT”

Registro de marca número: 461,398

Fecha de resolución: Mayo 27, 2015

Número de expediente: M.N. 1494/2014 (T-4) 15324

Titular: Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.

Gaceta: Mayo 2015

Estado: Vigente

A.21. Marca: “TECATE TITANIUM”

Registro de marca número: 1,522,414

Fecha de resolución: Diciembre 15, 2015

Número de expediente: M.N. 109/2015 (T-1) 869

Titular: Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2015

Estado: Vigente

A.22. Marca: “LEXUS”

Registro de marca número: 707,597

Fecha de resolución: Diciembre 20, 2016

Número de expediente: M.N. 1861/2015 (T-3)16847

Titular: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha

Gaceta: Diciembre 2016

Estado: Vigente

A.23. Marca: “MERCK”

Registro de marca número: 85,741

Fecha de resolución: Diciembre 20, 2016

Número de expediente: M.N: 3344/2015 (T-4) 29581

Titular: Merck KGAA

Gaceta: Diciembre 2016

Estado: Vigente

A.24. Marca: “WET LINE XTREME PROFESSIONAL X” y diseño

Registro de marca número: 982,278

Fecha de resolución: Enero, 31 2017

Número de expediente: M.N. 1393/2015 (T-2)11408

Titular: Henkel AG & Co. KGAA

Gaceta: Enero 2017

Estado: Vigente

A.25. Marca: “D`PORTENIS” y Diseño

Registro de marca número: 706,852

Fecha de resolución: Julio 31, 2017

Número de expediente: M.N. 2008/2016 (T-2) 19837

Titular: Mas Diferente, S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

A.26. Marca: “NAVITEK”

Registro de marca número: 538,768

Fecha de resolución: Julio 31, 2017

Número de expediente: M.N. 2149/2016 (T-3)21177

Titular: Navilux, S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

A.27 Marca: “SENOSIAIN”

Registro de marca número: 62,173

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2017

Número de expediente: M.N. 821/2017 (T-3) 9522

Titular: Alparis, S.A. de C.V.

Gaceta: Noviembre 2017

Estado: Vigente

A.28. Marca: “TAJIN”

Registro de marca número: 320,328

Fecha de resolución: Mayo 31, 2018

Número de expediente: M.N. 2528/2016 (T-4) 24787

Titular: Golosinas de México, S.A. de C.V.

Gaceta: Mayo 2018

Estado: Vigente

A.29. Marca: “ANNTAYLOR Y DISEÑO”

Registro de marca número: 1,831,474

Fecha de resolución: Septiembre 14, 2018

Número de expediente: M.N. 225/2014 (T-1) 1758

Titular: Annco, Inc.

Gaceta: Septiembre 2018

Estado: Vigente

A.30. Marca: “KOTEX” y Diseño

Registro de marca número: 20,937

Fecha de resolución: Noviembre 28, 2018

Número de expediente: M.N. 544/2017 (T-2) 6847

Titular: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Gaceta: Noviembre 2018

Estado: Vigente

A.31. Marca: “ANCE” y Diseño

Registro de marca número: 1,761,532

Fecha de resolución: Diciembre 7, 2018

Número de expediente: 1096/2018 (T-1) 11698

Titular: Asociación de Normalización y Certificación, A.C.

Gaceta: Diciembre 2018

Estado: Vigente

B. Marcas declaradas famosas conforme el procedimiento ad hoc:

B 1. Marca: “CINÉPOLIS”

Registro de marca número: 1,039,899

Fecha de resolución: Noviembre 20, 2009

Número de expediente: M.F. 1256/2008 (G-1) 10963

Titular: Cinemas de la República, S.A. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2009

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta enero 2015)

B.2. Marca: “INTEL”

Registro de marca número: 277,115

Fecha de resolución: Agosto 23, 2010

Número de expediente: M.F. 1577/2008 (G-2) 13777

Titular: Intel Corporation

Gaceta: Agosto 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta mayo 2016)

B.3. Marca: “RED BULL”

Registro de marca número: 848,424

Fecha de resolución: Febrero 19, 2010

Número de expediente: M.F. 2284/2008 (G-3) 18288

Titular: Red Bull GmbH

Gaceta: Febrero 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta Septiembre 2015)

B.4. Marca: “MARINELA”

Registro de marca número: 261,258

Fecha de resolución: Marzo 12, 2010

Número de expediente: M.F. 103/2009 (G-3) 1033

Propietario: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Marzo 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta octubre 2015)

B.5. Marca: “GANSITO”

Registro de marca número: 95,836

Fecha de resolución: Marzo 12, 2010

Número de expediente: M.F. 101/2009 (G-2) 1031

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Marzo 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta septiembre 2015)

B.6. Marca: “BIMBO”

Registro de marca número: 697,020

Fecha de resolución: Abril 23, 2010

Número de expediente M.F. 100/2009 (G-1) 1030

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Abril 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta febrero 2016)

B.7. Marca: “HARMON HALL” Y DISEÑO”

Registro de marca número: 707,108

Fecha de resolución: Septiembre 3, 2010

Número de expediente: M.F. 1766/2009 (G-5) 14323

Titular: Harmon Hall Holding, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta junio 2016)

B.8. Marca: “BMW Y DISEÑO”

Registro de marca número: 416,369

Fecha de resolución: Septiembre 14, 2010

Número de expediente: M.F. 1782/2009 (G-6) 14483

Titular: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta agosto 2016)

B.9. Marca: “JOSE CUERVO”

Registro de marca número: 382,031

Fecha de resolución: Septiembre 10, 2010

Número de expediente: M.F. 2107/2009 (G-9) 17586

Titular: Tequila Cuervo, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta junio 2016)

B.10. Marca: “MICROSOFT”

Registro de marca número: 283,589

Fecha de resolución: Noviembre 10, 2010

Número de expediente: M.F. 500/2009 (G-4) 4556

Titular: Microsoft Corporation

Gaceta: Noviembre 2010

Estado: Vencida

B.11. Marca: “FLEXI” y diseño

Registro de marca número: 674,758

Fecha de resolución: Diciembre 7, 2010

Número de expediente: M.F. 1794/2009 (G-7) 14570

Titular: Grupo Flexi de León, S.A.P.I. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2010

Estado: Vencida

B.12. Marca: “PEPSI”

Registro de marca número: 346,468

Fecha de resolución: Marzo 29, 2011

Número de expediente: M.F. 20175/2009 (G-8) 17296

Titular: Pepsico, Inc.

Gaceta: Marzo 2011

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta agosto 2017)

B.13. Marca: “BARDAHL”

Registro de marca número: 865,925

Fecha de resolución: Abril 15, 2011

Número de expediente: M.F. 734/2010 (G-1) 7654

Titular: Bardahl de México, S.A. de C.V.

Gaceta: Abril 2011

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta marzo 2018)

B.14. Marca: “PEMEX”

Registro de marca número: 522,165

Fecha de resolución: Mayo 27, 2011

Número de expediente: M.F. 2059/2010 (G-2) 19045

Titular: Petróleos Mexicanos

Gaceta: Mayo 2011

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta marzo 2017)

B.15. Marca: INNOMINADA (diseño de toros embistiendo de Redbull)

Registro de marca número: 1,165,190

Fecha de resolución: Febrero 28, 2012

Número de expediente: M.F. 2170/2010 (G-4) 19984

Titular: Red Bull GMBH

Gaceta: Febrero 2012

Estado: Vigente (Actualizada Gaceta Octubre 2018)

B.16. Marca: “TAKIS”

Registro de marca número: 547,799

Fecha de resolución: Marzo 16, 2012

Número de expediente: M.F. 2151/2010 (G-3) 19901

Titular: Grupo Bimbo S.A.B de C.V.

Gaceta: Marzo 2012

Estado: Vencida

B.17. Marca: “YAHOO”

Registro de marca número: 573,530

Fecha de resolución: Mayo 31, 2012

Número de expediente: M.F. 1151/2011 (T-1) 10840

Titular: Oath Inc.

Gaceta: Mayo 2012

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta Diciembre 2018)

B.18. Marca: “COHIBA”

Registro de marca número: 306,470

Fecha de resolución: Julio 20, 2012

Número de expediente: M.F. 2249/2011

Titular: Corporation Habanos, S.A.

Gaceta: Julio 2012

Estado: Vencida

B.19. Marca: “TELEVISA”

Registro de marca número: 858,155

Fecha de resolución: Agosto 31, 2012

Número de expediente: M.F. 2276/2011 (G-9) 20624

Titular: Mountrigi Management Group, LTD.

Gaceta: Agosto 2012

Estado: Vencida

B.20. Marca: “SOY TOTALMENTE”

Registro de marca número: 645,851

Fecha de resolución: Septiembre 28, 2012

Número de expediente: M.F. 2004/2011 (G-5) 18612

Titular: El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2012

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta noviembre 2018)

B.21. Marca: “EL PALACIO DE HIERRO” y diseño

Registro de marca número: 997,244

Fecha de resolución: Septiembre 28,2012

Número de expediente: M.F. 2005/2011 (G-6) 18613

Titular: El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2012

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta noviembre 2018)

B.22. Marca: “GANDHI”

Registro de marca número: 559,538

Fecha de resolución: Octubre 31, 2012

Número de expediente: M.F. 2076/2011 (G-7) 19072

Titular: Grupo 78. S.A. de C.V.

Gaceta: Octubre 2012

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta noviembre 2018)

B.23. Marca: INNOMINADA (Diseño de murciélago)

Registro de marca número: 376,283

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2012

Número de expediente: M.F. 1989/2011 (G-3) 184879

Titular: DC Comics

Gaceta: Noviembre 2012

Estado: Vencida

B.24. Marca: “BATMAN”

Registro de marca número: 371,343

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2012

Número de expediente: M.F. 1990/2011 (G-4) 18480

Titular: DC Comics

Gaceta: Noviembre 2012

Estado: Vencida

B.25. Marca: “SUPERMAN” y diseño

Registro de marca número: 366,500

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2012

Número de expediente: M.F. 1987/2011 (G-1) 18475

Titular: DC Comics

Gaceta: Abril 2015

Estado: Vencida

B.26. Marca: “S” y diseño

Registro de marca número: 580,446

Fecha de resolución: Enero 31, 2013

Número de expediente: M.F. 1988/2011 (G-2) 18477

Titular: DC Comics

Gaceta: Enero 2013

Estado: Vencida

B.27.Marca: “NACIONAL MONTE DE PIEDAD”

Registro de marca número: 1,338,179

Fecha de resolución: Julio 31, 2013

Número de expediente: M.F. 1544/2012(G-1) 13793

Titular: Nacional Monte de Piedad, I.A.P.

Gaceta: Julio 2013

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta noviembre 2018)

B.28. Marca: “TIA ROSA”

Registro de marca número: 168,816

Fecha de resolución: Septiembre 5, 2013

Número de expediente: M.F. 2444/2012 (G-3) 22119

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2013

Estado: Vencida

29. 29. Marca: “BUBULUBU”

Registro de marca número: 281,881

Fecha de resolución: Octubre 31, 2013

Número de expediente: M.F. 2476/2012 (G-4) 22289

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Octubre 2013

Estado: Vencida

B.30. Marca: “EL CHAVO” y diseño

Registro de marca número: 969,409

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2013

Número de expediente: M.F. 2031/2012(G-2) 18336

Titular: Roberto Gómez Fernández

Gaceta diciembre 2013

Estado: Vencida

B.31. Marca: “CKLASS Y DISEÑO”

Registro de marca número: 880,569

Fecha de resolución: Enero 29, 2014

Número de expediente: M.F. 49/2013 (G-1) 348

Titular: Wata Group, S.A. de C.V.

Gaceta: Enero 2104

Estado: Vigente a enero de 2019

B.32. Marca: “PINOL”

Registro de marca número: 472,540

Fecha de resolución: Marzo 31, 2014

Número de expediente: M.F. 1064/2013(G-2) 10856

Titular: Industrias Alen, S.A. de C.V.

Gaceta: Marzo 2014

Estado: Vigente a marzo de 2019

B.33 Marca: “LA COSTEÑA”

Registro de marca número: 375,684

Fecha de resolución: Abril 15,2014

Número de expediente: M.F. 1609/2013(G-3) 16521

Titular: Conservas la Costeña, S.A. de C.V.

Gaceta: Abril 2014

Estado: Vigente a abril de 2019

B.34. Marca: “HELVEX”

Registro de marca número: 957,168

Fecha de resolución: Agosto 20, 2014

Número de expediente: M.F. 1691/2013(G-4) 17540

Titular: Helvex, S.A. DE C.V.

Gaceta: Agosto 2014

Estado: Vigente a agosto de 2019

B.35. Marca: “CLORALEX”

Registro de marca número: 367,713

Fecha de resolución: Septiembre 15, 2014

Número de expediente: M.F. 2561/2013(G-5) 25449

Titular: Industrias Alen, S.A. DE C.V.

Gaceta: Septiembre 2014

Estado: Vigente

B.36. Marca: “IPHONE”

Registro de marca número: 1,039,157

Fecha de resolución: Septiembre 30, 2014

Número de expediente: M.F. 1273/2014 (G-4) 12770

Titular: Apple Inc.

Gaceta: Septiembre 2014

Estado: Vigente

B.37. Marca: “ILUSIÓN”

Registro de marca número: 1,474,836

Fecha de resolución: Octubre 10, 2014

Número de expediente: M.N. 303/2013(T-2) 4429

Titular: Diltex, S.A. DE C.V.

Gaceta: Octubre 2014

Estado: Vigente

B.38. Marca: “HERDEZ”

Registro de marca número: 61,432

Fecha de resolución: Octubre 22, 2014

Número de expediente: M.F. 1665/2014 (G-5) 17004

Titular: Herdez, S.A. DE C.V.

Gaceta: Octubre 2014

Estado: Vigente

B.39. Marca: “TORTILLINAS”

Registro de marca número: 409,826

Fecha de resolución: Diciembre 15, 2014

Número de expediente: M.F. 2615/2013 (G-6) 26049

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2014

Estado: Vigente

B.40. Marca: “TRIDIMENSIONAL” (Diseños de takis)

Registro de marca número: 1,172,732

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2014

Número de expediente: M.F. 2616/2013 (G-7) 26051

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2014

Estado: Vigente

B.41. Marca: “OMNILIFE”

Registro de marca número: 556,402

Fecha de resolución: Febrero 27, 2015

Número de expediente: M.F. 949/2014 (G-3) 9814

Titular: Grupo Omnilife, S.A. de C.V

Gaceta: Febrero 2015

Estado: Vigente

B.42. Marca: “SICO”

Registro de marca número: 391,088

Fecha de resolución: Abril 29,2015

Número de expediente: M.F. 270/2014 (G-1) 2375

Titular: Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V.

Gaceta: Junio 2015

Estado: Vigente

B.43. Marca: “LEGO” y diseño

Registro de marca número: 443,052

Fecha de resolución: Junio 30, 2015

Número de expediente: M.F. 419/2014 (G-2) 4009

Titular: Lego Juris A/S

Gaceta: Septiembre 2015

Estado: Vigente

B.43. Marca: “BUFALO Y DISEÑO”

Registro de marca número: 663,658

Fecha de resolución: Septiembre 30, 2015

Número de expediente: M.F. 2559/2014 (G-8) 25562

Titular: Herdez, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2015

Estado: Vigente

B.44. Marca: “FIRESTONE”

Registro de marca número: 14,524

Fecha de resolución: Octubre 22, 2015

Número de expediente: M.F. 539/2015 (G-3) 4859

Titular: Bridgestone Licensing Services, Inc.

Gaceta: Octubre 2015

Estado: Vigente

B.45. Marca: “BRIDGESTONE”

Registro de marca número: 1,440,418

Fecha de resolución: Octubre 22, 2015

Número de expediente: M.F. 538/2015 (G-2) 4853

Titular: Bidgestone Corporation

Gaceta: Octubre 2015

Estado: Vigente

B.46. Marca: “EL CHAPULIN COLORADO”

Registro de marca número: 555,383

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2015

Número de expediente: M.F. 2201/2014 (G-6) 22873

Titular: Roberto Gómez Fernández

Gaceta: Noviembre 2015

Estado: Vigente

B.47. Marca: “LG” y diseño

Registro de marca número: 509,298

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2015

Número de expediente: M.F. 2456/2014 (G-7) 24867

Titular: LG Corp.

Gaceta: Noviembre 2015

Estado: Vigente

B.48. Marca: “TECATE”

Registro de marca número: 134,004

Fecha de resolución: Diciembre 15, 2015

Número de expediente: M.N. 123/2015 (G-1) 1073

Titular: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2015

Estado: Vigente

B.49. Marca: “HARPIC”

Registro de marca número: 236,065

Fecha de resolución: Febrero 19,2016

Número de expediente: M.F. 782/2015 (G-5) 6460

Titular: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Gaceta: Febrero 2016

Estado: Vigente

B.50. Marca: “DOÑA MARIA”

Registro de marca número: 186,178

Fecha de resolución: Marzo 31, 2016

Número de expediente: M.F. 1962/2015(G-6) 17984

Titular: Herdez, S.A. de C.V.

Gaceta: Marzo 2016

Estado: Vigente

B.51. Marca: “BARCEL”

Registro de marca número: 164,548

Fecha de resolución: Abril 29, 2016

Número de expediente: 563/2015 (G-4) 5056

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Abril 2016

Estado: Vigente

B.52. Marca: “SIETE MACHOS”

Registro de marca número: 30,648

Fecha de resolución: Mayo 30, 2016

Número de expediente: M.F. 3321/2015 (G-11) 29540

Titular: Comercial Urania, S.A. de C.V.

Gaceta: Mayo 2016

Estado: Vigente

B.53 Marca: “RICOLINO”

Registro de marca número: 255,612

Fecha de resolución: Junio 28, 2016

Número de expediente: M.F. 2074/2015 (G-7) 19463

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Junio 2016

Estado: Vigente

B.54. Marca: “DEL FUERTE”

Registro de marca número: 216,397

Fecha de resolución: Junio 29, 2016

Número de expediente: M.F. 2357/2015 (G-9) 20992

Titular: Alimentos del Fuerte, S.A. de C.V.

Gaceta: Junio 2016

Estado: Vigente

B.55. Marca: “BENOTTO”

Registro de marca número: 138,139

Fecha de resolución: Agosto 30, 2016

Número de expediente: 1240/2016 (G-6) 12339

Titular: Distribuidora de Bicicletas Benotto, S.A. de C.V.

Gaceta: Agosto 2016

Estado: Vigente

B.56. Marca: “IMSS SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL” y diseño

Registro de marca número: 550,086

Fecha de resolución: Septiembre 13, 2016

Número de expediente: M.F. 413/2016 (G-1) 5379

Titular: Instituto Mexicano del Seguro Social

Gaceta: Septiembre 2016

Estado: Vigente

B.57. Marca: “GAMESA”

Registro de marca número: 347,617

Fecha de resolución: Octubre 31,2016

Número de expediente: M.F. 3361/2015 (G-13) 29660

Titular: Corporativo Internacional Mexicano, S. de R.L. de C.V.

Gaceta: Octubre 2016

Estado: Vigente

B.58. Marca: “EMPERADOR”

Registro de marca número: 448,088

Fecha de resolución: Octubre 31, 2016

Número de expediente: M,F. 3371/2015 (G-13) 29689

Titular: Corporativo Internacional Mexicano, S. de R.L. de C.V.

Gaceta: Octubre 2016

Estado: Vigente

B.59. Marca: “SABRITAS”

Registro de marca número: 98,999

Fecha de resolución: Noviembre 30,2016

Número de expediente: 3375/2015 (G-17) 29707

Titular: Pepsico, Inc.

Gaceta: Noviembre 2016

Estado: Vigente

B.60. Marca: “ACTIVIA”

Registro de marca número: 658,926

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2016

Número de expediente: M.F. 930/2016 (G-3) 10003

Titular: Companie Gervais Danone

Gaceta: Noviembre 2016

Estado: Vigente

B.61. Marca: “BEST DAY”

Registro de marca número: 1,115,026

Fecha de resolución: Enero 31, 2017

Número de expediente: 3157/2015 (G-10) 28680

Titular: Viajes Beda, S.A. DE C.V.

Gaceta: Enero 2017

Estado: Vigente

B.62. Marca: “SALADITAS”

Registro de marca número: 551,018

Fecha de resolución: Marzo 31, 2017

Número de expediente: M.F. 3367/2015 (G-14) 29676

Titular: Corporativo Internacional Mexicano, S. de R.L. de C.V.

Gaceta: Marzo 2017

Estado: Vigente

B.63 Marca: “VERDE VALLE”

Registro de marca número: 251,457

Fecha de resolución: Marzo 31, 2017

Número de expediente: M.F. 941/2016 (G-5) 10085

Titular: Productos Verde Valle, S.A. de C.V.

Gaceta: Marzo 2017

Estado: Vigente

B.64. Marca: “EXA”

Registro de marca número: 630,027

Fecha de resolución: Marzo 31, 2017

Número de expediente: 2964/2016 (G-10) 28889

Titular: Stereorey México, S.A.

Gaceta: Marzo 2017

Estado: Vigente

B.65. Marca: “VINCI”

Registro de marca número: 890,229

Fecha de resolución: Marzo 31, 2017

Número de expediente: M.F. 1447/2016 (G-8) 14704

Titular: Grupo Fila-Dixon, S.A. de C.V.

Gaceta: Marzo 2017

Estado: Vigente

B.66. Marca: “SCHICK”

Registro de marca número: 287,891

Fecha de resolución: Marzo 31, 2017

Número de expediente: M.F. 2189/2015 (G-8) 19956

Titular: Edgewell Personal Care Brands, LLC

Gaceta: Marzo 2017

Estado: Vigente

B.67. Marca: “OXXO” y diseño

Registro de marca número: 453,234

Fecha de resolución: Abril 18,2017

Número de expediente: M.F. 186/2017 (G-3) 1747

Titular: Grupo Industrial Emprex, S.A. de C.V.

Gaceta: Abril 2017

Estado: Vigente

B.68. Marca: “SI VALE”

Registro de marca número: 593,922

Fecha de resolución: Abril 28, 2017

Número de expediente: M.F. 940/2016 (G-4) 10075

Titular: Si Vale México, S.A. de C.V.

Gaceta: Abril 2017

Estado: Vigente

B.69. Marca: “NISSAN”

Registro de marca número: 96,287

Fecha de resolución: Julio 28, 2017

Número de expediente: M.F. 3365/2016 (G-12) 33551

Titular: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

B.70. Marca: “FLEXI”

Registro de marca número: 868,350

Fecha de resolución: Julio 31,2017

Número de expediente: M.F. 489/2016 (G-2) 6130

Titular: Grupo Flexi de León, S.A.P.I. de C.V.

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

B.71. Marca: “BARCELÓ”

Registro de marca número: 918,959

Fecha de resolución: Julio 31, 2017

Número de expediente: M.F. 1261/2016 (G-7) 12839

Titular: Quiroocan, S.A. DE C.V.

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

B.72. Marca: “ANDREA” y diseño

Registro de marca número: 739,383

Fecha de resolución: Julio 31, 2017

Número de expediente: M.F. 3304/2016 (G-11) 33128

Titular: Fábricas de Calzado Andrea, S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

B.73. Marca: “CORONA”

Registro de marca número: 841,746

Fecha de resolución: Agosto 31, 2017

Número de expediente: M.F. 3417/2016 (G-13) 33798

Titular: Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.

Gaceta: Agosto 2017

Estado: Vigente

B.74. Marca: “PUEBLOS MÁGICOS”

Registro de marca número: 740,363

Fecha de resolución: Septiembre 18, 2017

Número de expediente: M.F. 2273/2017 (G-12) 22931

Titular: Secretaría de Turismo

Gaceta: Septiembre 2017

Estado: Vigente

B.75. Marca: “VOGUE”

Registro de marca número: 740,363

Fecha de resolución: Septiembre 29, 2017

Número de expediente: M.N. 23/2017 (T-1) 231

Titular: Advance Magazine Publishers, Inc.

Gaceta: Septiembre 2017

Estado: Vigente

B.76. Marca: “NIKE”

Registro de marca número:  252,062

Fecha de resolución: febrero 28, 2018

Número de expediente: M.F. 913/2017 (G-6) 11030

Titular: Nike Innovate C.V.

Gaceta: Febrero 2018

Estado: Vigente

B.77. Marca: “INNOMINADA” (Nike’s checkmark logo)

Registro de marca número: 797,100

Fecha de resolución: Febrero 28, 2018

Número de expediente: M.F. 914/2017 (G-7) 11033

Titular: Nike Innovate C.V.

Gaceta: Febrero 2018

Estado: Vigente

B.78. Marca: “LAS MOMIAS DE GUANAJUATO”

Registro de marca número: 1,634,161

Fecha de resolución: Marzo 20, 2018

Número de expediente: M.F. 279/2017 (G-4) 3401

Titular: Municipio de Guanajuato

Gaceta: Marzo 2018

Estado: Vigente

B.79. Marca: “SUAVITEL”

Registro de marca número: 415,924

Fecha de resolución: Abril 27, 2018

Número de expediente: M.F. 2707/2016 (G-9) 27373

Titular: CPIF Venture, Inc.

Gaceta: Abril 2018

Estado: Vigente

B.80. Marca: “COFLEX”

Registro de marca número: 836,301

Fecha de resolución: Abril 30, 2018

Número de expediente: M.F. 509/2017 (G-5) 6252

Titular: Coflex, S.A. de C.V.

Gaceta: Abril 2018

Estado: Vigente

B.81. Marca: “MERCK”

Registro de marca número: 85,741

Fecha de resolución: Abril 30, 2018

Número de expediente: M.F. 1823/2017 (G-10) 19853

Titular: Merck KGAA

Gaceta: Abril 2018

Estado: Vigente

B.81. Marca: “KIDZANIA”

Registro de marca número: 810,047

Fecha de resolución: Abril 30, 2018

Número de expediente: M.F. 291/2018 (G-2) 2544

Titular: Kidzania, S.A.P.I. de C.V.

Gaceta: Abril 2018

Estado: Vigente

B.82. Marca: “THE HOME DEPOT”

Registro de marca número: 382,465

Fecha de resolución: Mayo 29, 2018

Número de expediente: M.F. 2136/2017(G-11) 22554

Titular: Home Depot International, Inc.

Gaceta: Mayo 2018

Estado: Vigente

B.83. Marca: “BONAFONT”

Registro de marca número: 420,754

Fecha de resolución: Mayo 31, 2018

Número de expediente: M.F. 2680/2017 (G-15) 27444

Titular: Bonafont, S.A. de C.V.

Gaceta: Mayo 2018

Estado: Vigente

B.84. Marca: “BODEGA AURRERA”

Registro de marca número: 1,174,787

Fecha de resolución: Mayo 31, 2018

Número de expediente: M.F. 3278/2017 (G-17) 33470

Titular: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Mayo 2018

Estado: Vigente

B.85. Marca: “AXA”

Registro de marca número: 1,740,983

Fecha de resolución: Junio 28, 2018

Número de expediente: M.F. 3232/2017 (G-16) 32897

Titular: Axa

Gaceta: Junio 2018

Estado: Vigente

B.86. Marca: “NUTRISA”

Registro de marca número: 817,447

Fecha de resolución: Junio 29, 2018

Número de expediente: M.F. 1522/2017 (G-9) 17197

Titular: Nutrisa, S.A de C.V.

Gaceta: Junio 2018

Estado: Vigente

B.87. Marca: “LALA” y diseño

Registro de marca número: 1,522,214

Fecha de resolución: Julio 23, 2018

Número de expediente: M.F. 478/2018 (G-3) 5740

Titular: Comercializadora de Lácteos y Derivaos S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2018

Estado: Vigente

B.88. Marca: “ZARA”

Registro de marca número: 400,136

Fecha de resolución: Septiembre 27, 2018

Número de expediente: M.F. 133/2018 (G-1) 599

Titular: Industrial de Diseño Textil, S.A. (Inditex S.A.)

Gaceta: Septiembre 2018

Estado: Vigente

B.89. Marca: “CAGUAMA”

Registro de marca número: 570,851

Fecha de resolución: Octubre 29, 2018

Número de expediente: M.F. 1922/2018 (G-14) 21171

Titular: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.

Gaceta: Octubre 2018

Estado: Vigente

B.90. Marca: “SONORA GRILL”

Registro de marca número: 1,933,263

Fecha de resolución: Octubre 30, 2018

Número de expediente: M.F. 1990/2018 (G-16) 22204

Titular: Ricardo Añorve Martinez

Gaceta: Octubre 2018

Estado: Vigente

B.91. Marca: “AMERICAN EXPRESS”

Registro de marca número: 199,952

Fecha de resolución: Octubre 31, 2018

Número de expediente: M.F. 2632/2017 (G-14) 26842

Titular: American Express Marketing & Development Corp.

Gaceta: Octubre 2018

Estado: Vigente

B.92. Marca: “ANDATTI”

Registro de marca número: 1,917,496

Fecha de resolución: Noviembre 29, 2018

Número de expediente: M.F. 2170/2018 (G-17) 23685

Titular: Grupo Industrial Emprex, S.A. de C.V.

Gaceta: Noviembre 2018

Estado: Vigente

B.93. Marca: “M” y Diseño (logo de Monster)

Registro de marca número: 942,216

Fecha de resolución: Noviembre 29, 2018

Número de expediente: M.F. 807/2018 (G-5) 8365

Titular: Monster Energy Company

Gaceta: Noviembre 2018

Estado: Vigente

B.94. Marca: “MONSTER”

Registro de marca número: 766,635

Fecha de resolución: Noviembre 29, 2018

Número de expediente: M.F. 666/2018 (G-4) 7220

Titular: Monster Energy Company

Gaceta: Noviembre 2018

Estado: Vigente

B.95. Marca: “PHOTOSHOP”

Registro de marca número: 670,716

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2018

Número de expediente: M.F. 1200/2017 (G-8) 13779

Titular: Adobe System Incorporated

Gaceta: Noviembre 2018

Estado: Vigente

B.96. Marca: “MASSIMO DUTTI”

Registro de marca número: 627,417

Fecha de resolución: Diciembre 17, 2018

Número de expediente: M.F. 1144/2018 (G-6) 12420

Titular: Grupo Massimo Dutti, S.A.

Gaceta: Agosto 2009

Estado: Vigente

B.97. Marca: “ELD ESCUELA LIBRE DE DERECHO” y diseño

Registro de marca número: 711,239

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2018

Número de expediente: 1964/2018 (G-15) 21884

Titular: Escuela Libre de Derecho

Gaceta: Noviembre 2011

Estado: Vigente

B.98. Marca: “PARAMETRÍA DE FRANCISCO ABUNDIS

Registro de marca número: 1,858,409

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2018

Número de expediente: M.F. 1887/2018 (G-12) 20974

Titular: Parametría S.A de C.V.

Gaceta: Diciembre 2018

Estado: Vigente

La entrada Las marcas reconocidas hasta el 2018 como famosas o notoriamente conocidas en México mediante el procedimiento ad hoc. se publicó primero en Reyes Fenig.

Antes de 1976, la fuente de la defensa de las marcas notoriamente conocidas descansaba en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. De esa época, existen ejecutorias que demuestran la aplicación directa de diversas disposiciones del Convenio de París a fin de llenar los huecos de la legislación local, aunque ninguna de las tesis publicadas hace referencia al tema de las marcas notoriamente conocidas.

El 16 de junio de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por virtud del cual se reformaron y agregaron diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial en el campo de las marcas notoriamente conocidas.

Antes de la reforma, sólo había dos maneras para que una marca fuese reconocida como notoriamente conocida en México:

a) Cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) negaba una solicitud de marca, motivando la negativa en el hecho de que la marca solicitada era idéntica o semejante en grado de confusión a una marca estimada como notoriamente conocida, y que el otorgamiento del registro podría confundir a los consumidores acerca del origen de los productos o servicios amparados por la marca solicitada.

No debe pederse de vista, sin embargo, que dada la falta de un procedimiento de oposición a las solicitudes de marca, en casos como el descrito, el titular de la marca notoriamente conocida tenia poca o ninguna injerencia en el reconocimiento de la marca como notoriamente conocida, y en ocasiones dicho propietario ni siquiera tenía conocimiento de la existencia de tal circunstancia.

b) Cuando el IMPI anulaba un registro de marca, o resolvía la comisión de una infracción administrativa, como consecuencia de la lesión a una marca considerada como notoriamente conocida en México; normalmente, este tipo de asuntos se tramitaba a instancia del propietario de la marca notoriamente conocida.

Las resoluciones de nulidad e infracción del IMPI no constituyen precedentes obligatorio para la Autoridad (el IMPI puede cambiar de opinión en casos futuros), y no había una publicación o listado especial para difundir las marcas que el IMPI había reconocido como notoriamente conocidas.

No obstante lo anterior, la única manera como el titular de una marca podía proactivamente buscar la declaración de notoriedad de su marca era iniciado un procedimiento de nulidad o infracción administrativa ante el IMPI, y el titular de la marca notoriamente conocida tenía la pesada carga de probar dicho carácter dentro de cada procedimiento.

Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial promulgadas en 2005, tuvieron por objeto mejorar y dar mayor certidumbre a la protección de las marcas notoriamente conocidas.

(1) Marcas famosas y marcas notoriamente conocidas

La ley ahora distingue entre marcas famosas y marcas notoriamente conocidas.

La principal diferencia es que la marca notoriamente conocida puede obstaculizar la aprobación de una solicitud para una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la notoriamente conocida, sin importar la clase, si la marca solicitada puede ocasionar confusión entre los consumidores acerca del origen del producto o servicio así distinguido, o bien constituye un aprovechamiento ilegítimo del prestigio de la marca notoriamente conocida, o bien puede poner el riesgo la reputación de la marca notoriamente conocida.

En el caso de la marca famosa, ésta obstaculiza las solicitudes de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión, sin importar la clase, e independientemente de que pueda haber riesgo de asociación entre la marca solicitada y la marca famosa o su titular, o un aprovechamiento ilícito del prestigio de la marca famosa, o un peligro de desprestigio para la marca famosa.

De alguna manera, podemos afirmar que la ley establece la presunción iuris et de iure de que los riegos antes mencionados siempre van a existir en el caso de la marca famosa.

Si el IMPI llegara a emitir, ilegalmente, el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una marca notoriamente conocida o famosa, el titular de dicha marca notoria o famosa puede solicitar administrativamente la nulidad del registro de marca indebidamente otorgado.

Sin embargo, y mostrando una lamentable falta de técnica legislativa (además de un conocimiento sumamente precario de la materia), el legislador olvidó reformar las disposiciones relativas a la represión de la competencia desleal para adaptarlas a la introducción de la figura de la marca famosa, de tal suerte que únicamente la imitación de la marca notoriamente conocida está expresamente señalada como causa de infracción administrativa.

(Actualización agosto de 2019. Un precedente aislado publicado en mayo de 2018 señala que «una marca catalogada como famosa, necesariamente implica que es notoriamente conocida» y, por lo tanto, el uso de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra reconocida como famosa actualiza la causal de infracción administrativa asociada a la marca notoriamente conocida*)

 (Actualización agosto 2019. La reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en mayo de 2018, y en concreto la introducción de un nuevo artículo 90, fracción XVII, ocasionó que el uso de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra reconocida como famosa actualice expresamente la causal de infracción administrativa del artículo 213, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial).

(2) El Reconocimiento ad-hoc de Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

Como ya se expuso, antes de la reforma de 2005, la única forma como el titular de una marca podía activamente obtener el reconocimiento del signo distintivo como notoriamente conocido era solicitando la declaración administrativa de nulidad o infracción, e invocando como causal específica de nulidad o infracción, la imitación de una marca notoriamente conocida.

Con la reforma, además del pronunciamiento acerca del carácter notorio o famoso que puede llevar a cabo el Instituto al resolver un procedimiento de declaración administrativa, la ley dispone de un procedimiento y publicación ad-hoc para reconocer a una marca como notoriamente conocida o famosa en México.

Los efectos del reconocimiento ad-hoc de notoriedad o fama de una marca se mantienen por cinco años, y se pueden renovar (la norma dice “actualizar”), previa comprobación de que la marca sigue siendo notoriamente conocida o famosa.

La ley establece una lista bastante detallada, y no limitativa, de las pruebas que debe aportar el interesado en que su marca sea declarada notoriamente conocida o famoso mediante el procedimiento ad-hoc.

Si un tercero estima que el reconocimiento de la marca como notoriamente conocida o famosa fue ilegal, puede impugnarlo ante el propio Instituto, aunque el legislador olvidó establecer un plazo para dicha acción; tampoco está claro si la solicitud de declaración de nulidad procede únicamente contra la declaratoria de notoriedad o fama, o si también contra las “actualizaciones”.

Tres años después

Han transcurrido más de tres años desde la reforma a la ley, y a la fecha no se ha emitido ninguna declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa usando el procedimiento ad-hoc. (Ver actualizaciones de noviembre de 2010 y enero de 2013 al final de este artículo)

Incluso, durante una exposición en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en marzo en 2008, las Autoridades admitieron que han recibido menos de cinco solicitudes de declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida o famosa desde la reforma a la ley de 2005.

Debe aclararse, sin embargo, que el IMPI dio a conocer la Tarifa por los conceptos relacionados con el procedimiento ad-hoc de declaratoria de marca notoriamente conocida y marca famosa apenas el 13 de septiembre de 2007, y que el trámite de todas las solicitudes en estos campos presentadas entre el 17 de junio de 2005 y el 13 de septiembre de 2007 fueron mantenidas en suspenso.

En todo caso, no debe suponerse que durante los tres últimos años, las marcas notoriamente conocidas y famosas han carecido de protección o reconocimiento en México; lo que ha sucedido es que dicho reconocimiento se ha dado en el marco de procedimientos litigiosos de nulidad o infracción, no como resultado del procedimiento ad-hoc.

Aparentemente, las razones principales del fracaso del procedimiento ad-hoc de declaratoria de marcas notoriamente conocidas y famosas son las siguientes:

a. Carga de la prueba

Aunque algunos distinguidos colegas insisten que si una marca es verdaderamente notoriamente conocida, no necesitaría de pruebas, o bien que la carga de la prueba deberá ser mínima, lo cierto es que la práctica mexicana exige una considerable cantidad de pruebas para que una marca sea declarada notoriamente conocida, no se diga famosa.

En el caso de la declaratoria ad-hoc, el artículo 98 Bis-2 de la Ley de la Propiedad Industrial establece una lista extremadamente larga, no limitativa, de datos y pruebas requeridas para demostrar que una marca es notoriamente conocida o famosa:

I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.

VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.

IX. La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.

X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.

XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Por el momento, el IMPI ha determinado que el solicitante debe presentar todos y cada uno de los datos y documentos antes mencionados, para que el IMPI pueda analizar el fondo de la solicitud.

Como resultado de lo anterior, la mayoría de los titulares de marcas con el potencial de ser declaradas notoriamente conocidas han decidido que es imposible o impráctico reunir la totalidad de la información antes señalada, lo que ha traído como consecuencia que el número de solicitudes para la declaración ad-hoc de notoriedad o fama de una marca resulte extremadamente bajo.

b. Beneficios limitados

También existe incertidumbre acerca de las ventajas reales que brinda la declaratoria ad hoc de marca famosa o notoriamente conocida.

Una consecuencia que parece clara hasta ahora, es que la declaración ad-hoc de notoriedad de marca constituirá un impedimento para que terceros obtenga el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión en ciertas clases de productos o servicios señalados en la declaratorio, mientras que la declaratoria ad-hoc sobre marca famosa bloquearía solicitudes de marca en cualquier clase de productos o servicios.

El uso de una marca notoriamente conocida sin autorización es, en si misma, causal de infracción administrativa. Sin embargo, el uso sin autorización de una marca famosa, en sí misma, no es causa de infracción administrativa. Desde luego, el titular de la marca famosa podrá invocar las disposiciones que sancionan los actos de competencia desleal de forma general, pero el esfuerzo e inversión de recursos que implica el lograr que una marca sea declarada famosa parece demasiado grande y costosa como para que las normas que sancionaría su imitación se limiten a la de competencia desleal.

Tampoco es claro si, en caso de una infracción por uso indebido de marca declaradas notoriamente conocida, si la declaratoria obtenida sería suficiente para probar que la marca es notoriamente conocida, o si esta circunstancia deberá ser demostrada nuevamente en el procedimiento contencioso.

Me parece importante señalar que, contrario a lo que algunos colegas opinan, la notoriedad o fama de una marca no es una cualidad que conceda derechos de exclusividad. Es decir, el derecho al uso exclusivo de la marca no tiene nada que ver con que ésta sea notoriamente conocida o famosa. El reconocimiento de la notoriedad o fama del signo distintivo es útil para prevenir y combatir actos de competencia desleal, pero la fuente del derecho al uso exclusivo del signo distintivo sigue siendo su registro ante el IMPI.

c. Costo

La reunión y preparación de las pruebas requeridas para solicitar la declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida o famosa implica gastos considerables.

Adicionalmente, aunque la Tarifa o tasa que cobra el IMPI por una declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida es relativamente baja ($2,991.21 M.N. por el estudio de la solicitud más $1,108.90 M.N. por cada clase donde se reconoce la notoriedad de la marca), el cargo oficial por la declaratoria ad-hoc de marca famosa es muy alto ($2,861.45 M.N. por el estudio de la solicitud más $51,877.93 M.N. por la emisión de la declaratoria, más $51,877.93 M.N. por la “actualización”).

Considerando la falta de resultados, y confianza, que se percibe hacia los procedimientos de declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida y famosa, los procesos contenciosos continúan siendo la única opción real para obtener el reconocimiento por parte de la Autoridades mexicanas de una marca como notoriamente conocida o famosa en nuestro país.

* Ver «MARCA FAMOSA. ESTÁ PROTEGIDA EN LA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL» en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo III, libro 54, mayo de 2018, pág. 2616.

Actualización noviembre de 2010: Con posterioridad a la redacción de este artículo, el IMPI ha reconocido, mediante el procedimiento ad hoc, diversas marcas registrada en México, las cuales se enlistan en el artículo titulado Marcas reconocidas como notoriamente conocidas y famosas mediante el procedimiento ad hoc. 

Actualización enero 2013: Lista actualizada de marcas reconocidas como famosas y notoriamente conocidas a enero de 2013.

Actualización agosto 2019: Lista actualizada de marcas reconocidas como famosas y notoriamente conocidas a diciembre de 2018.

La entrada Una Revisión a la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas en México se publicó primero en Reyes Fenig.