Conforme la legislación mexicana, las marcas son una especie del género signo distintivo, que incluye los avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen.

El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial contempla dos condiciones mínimas que debe reunir todo signo distintivo para ser objeto de tutela: (i) ser visible (en contraposición a las marcas sonoras y olfativas que nuestro derecho aún no reconoce) y; (ii) ser distintivo, es decir, debe tener la capacidad intrínseca para diferenciar el producto o servicio al que se aplica de otros de su misma especie y clase.

Las marcas, en tanto son signos visibles, pueden consistir en denominaciones, en dibujos, en formas tridimensionales o en una combinación de las anteriores. Las denominaciones, a su vez, pueden consistir de una sola palabra (como “NOVARTIS”) o de varias (como “SANTA RITA” o “LA ÚNICA DE GUERRERO”); en éste último caso se les llama denominaciones compuestas.

Los signos distintivos en general, y las marcas en particular, existen y se usan independientemente de su registro; el registro es el acto administrativo por virtud del cual nace en favor de su titular el derecho al uso exclusivo de la marca.

No cualquier signo visible es registrable como marca. La Ley de la Propiedad Industrial establece diversas causas por las cuales determinados signos visibles no deben registrarse. Algunas prohibiciones tienen su origen en la protección del interés público, como es el caso de la prohibición de registrar como marca los emblemas de organizaciones internacionales o los sellos oficiales de control y garantía[1]. Otras prohibiciones se relacionan con la protección de los consumidores, como es el caso de la prohibición de inscribir marcas que induzcan a error por constituir una falsa indicación sobre la naturaleza de los productos que se buscan identificar[2]. Existen prohibiciones que encuentran su razón de ser en la defensa del sistema de competencia, al buscar impedir que un agente económico se apropie de un signo visible que cualquier otro comerciante, industrial o prestador de servicios del miso giro tendría derecho a utilizar en el ejercicio de sus actividades mercantiles, como es el caso de la prohibición de registrar marcas genéricas y descriptivas[3]. Por último, hay marcas que no deben registrarse porque el registro lesionaría derechos subjetivos de terceros, como es el caso de la prohibición de inscribir como marca el nombre o pseudónimo de una persona sin su autorización[4] y la prohibición de registrar marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras vigentes previamente registradas o solicitadas por terceros para distinguir productos o servicios iguales o similares a los protegidos por el registro o solicitud anterior[5].

Las palabras de uso común, como los sustantivos y los adjetivos, pueden ser usadas y registradas como marca, mientras sean distintivos de los productos o servicios a los que se aplican. Por ejemplo, un sustantivo común como “MANGO” es plenamente distintivo para vestuario (registro número 561,068, propiedad de Diknah S.L.); un nombre propio como “AMÉRICA” es distintivo para colchones (registro número 821,632, propiedad de Industrias D.K., S.A. de C.V.) y un adjetivo como “ALTO” es distintivo para paraguas (registro número 1,526,204, propiedad de Shedrain Corporation).

Puede darse el caso que una marca originalmente distintiva se transforme en el nombre genérico o de uso común del producto o servicio que originalmente iba a distinguir, como consecuencia de su uso en el mercado por consumidores y comerciantes. Cuando ello ocurre y se trata de una marca registrada, el registro puede ser objeto de una solicitud de declaración administrativa de cancelación. Probablemente los casos más conocidos de marcas originalmente distintivas que se transformaron en denominaciones genéricas son “NYLON”, “CLIP” y “COMPACT DISC”, aunque en ningún caso hubo necesidad de cancelar el registro marcario porque la transformación de la marca en palabra genérica ocurrió antes de que se intentasen registrar en México.

Ahora bien, hay un caso especial de marcas –sobre todo denominaciones– que, sin ser expresiones genéricas o descriptivas, han visto su distintividad disminuida como consecuencia de su reiterada incorporación a marcas registradas por la autoridad administrativa en favor de diferentes personas para identificar los mismos o similares productos o servicios.

Palabras como “EVA” con relación a vestuario, “VITA” respecto a carne, pescado y productos lácteos, “SKY” vinculado a aparatos electrónicos o “BLANCO” para papelería, no son palabras genéricas para designar ninguno de los productos o servicios antes señalados, ni tampoco hacen referencia a alguna de las cualidades, propiedades o características intrínsecas de dichos bienes, como sí ocurre con los términos descriptivos. Dentro de cada clase, hay un número significativo de marcas registradas que comparten la palabra “EVA”, “VITA”, “SKY” y “BLANCO” acompañadas de otra expresión más o menos distintiva. Cuando algún solicitante ha tratado de registrar sólo “EVA”, “VITA”, “SKY” o “BLANCO” para productos de las Clases 25, 29, 09 o 16, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha decidido objetar o negar los registros de estas marcas, señalando que son semejantes en grado de confusión a todas las demás marcas registradas que usan “EVA”, “VITA”, “SKY” o “BLANCO” para amparar productos iguales o similares, es decir, con fundamento en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el caso de la marca “EVA” para vestuario, calzado y sombrerería, el IMPI ha determinado que las marcas “EVA INTERNACIONAL”, “EVA VARGASLUGO”, “EVA LIGHT”, “EVA DASSI” y “EVA  BRAZZI” no son, entre sí, semejantes en grado de confusión, no obstante compartir la palabra “EVA”, mismo que a su vez sí es semejante en grado de confusión a todas las marcas antes señaladas. En otro ejemplo, la autoridad administrativa ha considerado, tratándose de productos de papelería, que las marcas registradas “RÍO BLANCO”, “PUNTO BLANCO” y el aviso comercial registrado “JAMÁS EL BLANCO TUVO TANTO COLOR” no son semejantes en grado de confusión entre sí, pero “BLANCO” sí lo es respecto a las tres. Situación similar se ha dado entre la marca “VITA” y las marcas registradas “VITA GEA”, “VITA FUD”, “VITA TEAM” y “VITA LECHE” para identificar pescado, carne y lácteos; y la marca “SKY” y las marcas registradas MI SKY, SKY BLUE, SKY PHONE, SKY GATE, SKY PLUS, SKY SPORTS, SKY MUSIC, SKY HD, SKY TOTAL, SKY LIGHTS, SKY FRIENDS, SKY FRIENDS PREPAGO, VE TV POR SKY, SKY EMERGENCY, SKY GLOBAL, SKY ELECTRONICS y SKY KIDS en el caso de aparatos electrónicos y otros artículos de la Clase 09.

El IMPI no ha señalado expresamente que se trate de palabras intrínsecamente de pobre distintividad al momento de negar los registros o citar las anterioridades, pero la afirmación sobre esta condición está –en mi opinión- implícita en las determinaciones de la autoridad administrativa ha emitido. En estos asuntos, la semejanza en grado de confusión se ha visto como consecuencia automática de que la marca solicitada se encuentre ya integrada en las marcas citadas como anterioridad.

Debo aclarar que el tema del estudio de la semejanza en grado de confusión de las marcas compuestas ha sido abordado por los tribunales. Existe jurisprudencia por reiteración de tesis que ha señalado que es válido, al analizar las denominaciones que integran las marcas, distinguir entre palabras dominantes y palabras no dominantes[6], siendo que la semejanza en grado de confusión entre dos marcas no puede tener su origen en la palabra no dominante. Los precedentes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Industrial han coincidido, en principio, con el criterio sostenido en la aludida jurisprudencia[7].

En una marca compuesta, las palabras que la integran pueden ser ambas dominantes, o una dominante y otra secundaria; un elemento puede ser secundario por ser una palabra descriptiva, genérica o evocativa. Sin embargo, un elemento puede ser secundario o de plano carente de distintividad por ser de uso común en una pluralidad de marcas registradas pertenecientes a diferentes titulares referidos a servicios o productos de la misma Clase, sin llegar a convertirse en una denominación genérica. Existen precedentes que sugieren –sin afirmarlo claramente- que una palabra reiterada constantemente en diferentes marcas compuestas registradas, aplicadas a productos o servicios de la misma Clase, ve disminuida su distintividad intrínseca, a tal grado que dejan de cumplir con una función distintiva, lo que deriva en su incapacidad para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase[8]. Yo denomino a este fenómeno como “erosión” de la distintividad de la marca (prefiero esta expresión a “diluida”, que podría dar lugar a confusiones con el concepto “diluted” usado en derecho norteamericano).

En mi opinión, lo interesante de las marcas de “distintividad erosionada” es que la disminución de la su distintividad tiene su origen, no en la interacción entre consumidores, comerciantes y fabricantes –el mercado, en otras palabras-, como ocurre en el caso de las marcas que se transforman en genéricos, sino de la actuación conjunta de la autoridad administrativa y los solicitante de registros marcarios. En efecto, para que una denominación vea su distintividad erosionada, debe combinarse que diferentes comerciantes, prestadores de servicios o fabricantes solicitan en distintos momentos el registro de marcas diversas que comparten una palabra, en principio distintiva, para los mismos o similares productos y servicios, y que la Administración, a través del IMPI, les otorgue los registros de marca correspondientes.

Siguiendo los ejemplos que antes expuse, “EVA” (para ropa), “SKY” (para artículos electrónicos), “BLANCO” (papelería) y “VITA” (carne, pescado y lácteos) serían palabras de distintividad erosionada. Si bien no son expresiones genéricas ni descriptivas de los artículos señalados, tampoco se pueden registrar por sí solas, e incluso su uso aislado puede implicar riesgos.

En efecto, el que el IMPI niegue el registro de las marcas de distintividad “erosionada” motivando su fallo en una supuesta semejanza en grado de confusión con las marcas previamente inscritas que ya comparten la marca erosionada y ser aplicadas a los mismos o similares artículos, sin explícitamente indicar que se trata de palabras que perdieron su distintividad, tiene consecuencias de alcance diverso.

La primera, las marcas de distintividad erosionada no están disponibles para ser registradas, aún si existe reserva sobre una estilización específica de la denominación o si son acompañadas de un elemento figurativo.

En segundo lugar, las marcas de distintividad erosionada pueden ser parte de marcas con denominación compuesta, si están acompañadas de otra palabra que sea intrínsecamente distintiva y que no resulte semejante en grado de confusión con las marcas previamente registradas para productos o servicios iguales o similares.

Tercero, la marca de distintividad erosionada no está disponible para ser usada de forma aislada, sin riesgo de invadir derechos de terceros. Parece paradójico que una denominación de baja distintividad no pueda usarse libremente de forma aislada, pero esta situación deriva de la forma como el IMPI ha fundamentado las negativas de registro de este tipo de marcas.

Las decisiones del IMPI, han sostenido principalmente que la marca de distintividad erosionada no es registrable por ser semejante en grado de confusión a las marcas previamente registradas que incorporan la denominación de distintividad erosionada acompañada de una o más palabras distintivas y aplicarse a los mismos o similares productos. Luego entonces, el uso de la marca de distintividad erosionada puede considerarse infractora de los derechos de exclusividad que emanan de todos y cada uno de los registros de marca previos que motivaron la decisión de negar el registro, derivado precisamente de la semejanza en grado de confusión entre la marca negada y las marcas anteriores y su aplicación a los mismos o similares productos o servicios.

Por lo anterior cabe distinguir entre denominaciones desprovistas de distintividad, ya sea que nunca la tuvieron o la perdieron por completo, de las denominaciones de distintividad erosionada[9].

Las denominaciones sin distintividad alguna pueden ser usadas de forma aislada sin riesgo de infringir derechos de terceros, mientras que el uso de una denominación con distintividad erosionada conlleva el riesgo de lesionar los derechos de exclusividad de todos los terceros que han incorporado dicha denominación de distintividad erosionada a sus propias marcas registradas, siempre que se trate de productos o servicios iguales o similares.

No obstante lo anterior, hay casos en que la erosión de la distintividad de una denominación es sólo aparente. Una marca cuya distintividad pareciera erosionada podría ser usada y registrada de forma aislada, incluso en versión nominativa, en tanto se aplique a productos o servicios que no sean iguales o similares a los descritos en los registros anteriores de marcas semejantes en grado de confusión por incorporar el término de distintividad erosionada como parte de la marca. Por lo anterior, conocer las clases en que se clasifican los productos o servicios identificados por las anterioridades de la marca en apariencia erosionada es insuficiente para evaluar su disponibilidad. Es necesario revisar con detenimiento las listas de bienes y servicios protegidos por los registros anteriores, para así determinar si realmente estamos ante una marca de distintividad erosionada. Si es factible argumentar que los productos o servicios que busca distinguir la marca que nos interesa no son similares a los enlistados en las anterioridades, entonces no se trata de una marca de distintividad erosionada, sino de una denominación perfectamente distintiva y apropiable mediante el registro.

[1] Artículo 90, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[2] Artículo 90, fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[3] Artículo 90, fracciones II y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[4] Artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[5] Artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[6] “Marcas. Similitud fonética en grado de confusión. Debe atenderse al elemento dominante”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Tribunales Colegiados de Circuito, noviembre de 2010, página 1347. (Jurisprudencia).

[7] “Marcas.- No existe confusión fonética cuando éstas se encuentran conformadas por un elemento común siempre que contengan elementos lo suficientemente distintivos”, en R.T.F.J.F.A., Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009, página 275. “Marcas.- Caso en el que no existe semejanza en grado de confusión aun cuando “contengan un elemento común y pertenezcan a la misma clase”, en R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. Tomo II. No. 49. Enero 2005, página: 528.

[8] “Similitud fonética en grado de confusión.- La existencia de registros marcarios previos que incluyan entre sus elementos nominativos, la totalidad de la denominación de la marca solicitada a registro, por regla general, sólo corrobora la actualización de dicho supuesto” en R.T.F.J.F.A, Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010, página 469.

[9] Debo aclarar que la categoría de denominaciones de distintividad erosionada no está en la legislación mexicana; estas elaboraciones están basadas en mi experiencia y en los precedentes de los órganos jurisdiccionales y de las autoridades administrativas, pero la ley no lo establece así.

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No se dejen engañar. Los suscriptores de la “propuesta”, quienes dicen llamarse Trademark International Index Corp., Trademark Info Corp. Portal de Marcas y/o Distintivos de México o Madimex, no tienen ninguna relación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o alguna otra autoridad.

La “publicación de la marca registrada» y «la indexación de los productos y/o servicios que esta protege” que dicen ofrecer los remitentes de los documentos es inútil; no conceden ninguna ventaja o beneficio al titular del registro, ni siquiera sirven para constituir prueba de uso de la marca ni contribuye a la conservación del registro marcario o a prevenir acciones de caducidad, como sostiene uno de estos supuestos proveedores de servicios.

No es que no cumplan lo que ofrecen; lo que ocurre es que lo que ofrecen no sirve para nada.

La información detallada sobre la marca registrada y su dueño que aparecen en estas propuestas están disponibles públicamente a través de la página de Internet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que no debe sorprender que cuenten con esos datos. Se trata de un modelo de negocio, muy bien montado, que busca causar en el receptor la impresión errónea de que es importante pagar el monto requerido en el formato para mantener o salvaguardar los derechos marcarios. Comunicaciones similares también han circulado en los Estados Unidos y Europa.

Si el propietario del registro de una marca considera, por el motivo que sea, que es importante preconstituir prueba del uso del signo distintivo, la recomendación es que acuda con un profesional para asesorarse adecuadamente, y no caer en trampas como la que describo en líneas anteriores.

Si reciben un aviso de Madimex, Trademark International Index Corp. o Trademark Info Corp., proponiendo publicar su marca registrada en Internet, mi sugerencia es que simplemente lo ignoren.

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Conforme la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, las marcas deben registrarse respecto a productos o servicios determinados, y cada solicitud de registro no debe incluir productos o servicios de más de una Clase, conforme el Clasificador previsto en el Arreglo de Niza. En caso de dudas sobre la aplicación del Clasificador, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene amplias facultades para interpretarlo.

Actualmente en México, el estudio de la lista de servicios y productos de las solicitudes de marca para determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, se lleva a cabo antes del inicio del examen de fondo o sustantivo, y de forma simultánea al examen de forma, aunque en mi opinión, no debe confundirse el examen de las formalidades de la solicitud con el examen de la lista de productos o servicios.

Antes de la publicación de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, la única forma de conocer de antemano la forma como el IMPI resolveria las lagunas del Clasificador era con la práctica, y desde luego los criterios podían variar de un momento a otro. Uno de los ejemplos más notables se dio con los servicios de intermediación comercial; durante varios años y a diferencia de lo que sucedía en otros países al mismo tiempo, los servicios de intermediación comercial eran clasificados por el IMPI en la Clase 42, en vez de la 35; un día el IMPI decidió que los servicios de intermediación comercial debían ubicarse en la Clase 35, y los practicantes nos enteramos del cambio cuando comenzamos a recibir requerimientos para corregir la indicación de la clase en las solicitudes de registro de marca que estaban en trámite.

Precisamente, el propósito de publicar un acuerdo estableciendo CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN de la Clasificación de Productos y Servicios fue, como lo indica el propio Acuerdo, brindar certeza y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial, proporcionando lineamientos de interpretación a los que deberán ceñirse los examinadores cuando lleven a cabo la revisión de la lista de bienes o servicios de las solicitudes de marca. Sin embargo, independientemente de las intenciones, es frecuente que los cambios en las “reglas del juego” generen dudas acerca de su alcance y aplicación.

Quiero enfocar este artículo a un criterio interpretativo concreto, relativo al alcance de los encabezados de las Clases del Clasificador de Productos y Servicios.

Los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN señalan que los encabezados de cada clase serán interpretados de forma restrictiva, y cuando se sean utilizados por el interesado en la solicitud de registro, se entenderán enlistados sólo los productos o servicios expresamente mencionados en dichos encabezados.

Hasta la promulgación, en 1991, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, era posible solicitar el registro de una marca para amparar la totalidad de una clase. Aunque la ley de 1991 eliminó la posibilidad de obtener una cobertura en la totalidad de la Clase, en los hechos esta amplia protección subsistió, mediante la transcripción de los encabezados del Clasificador como lista de productos o servicios a ser distinguidos por la marca.

El IMPI, y buena parte de los usuarios del sistema de propiedad industrial, dieron a los encabezados del Clasificador una interpretación sumamente extensa, al considerar que, cuando la lista de productos o servicios de una solicitud o registro de marca reproducía el encabezado de la Clase, la cobertura de la marca se extendía a la totalidad de los artículos o actividades ubicados en dicha Clase, incluyendo aquellos que no estaban siquiera implícitamente descritos (a través de sus géneros) en los encabezados.

Un ejemplo son los tacos como producto. Los tacos se clasifican en la Clase 30, cuyo encabezado actual es: café, te, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

En mi opinión, ninguno de los artículos y géneros especificados en el encabezado de la Clase 30 incluyen a los tacos. No obstante, una interpretación extensa del encabezado de la Clase, llevaba al IMPI a considerar que los tacos sí estaban comprendidos en aquella, y que por lo tanto, una solicitud o registro de marca que reprodujera el encabezado de la Clase 30, amparaba tacos. Ahora, una lectura restringida del encabezado conforme los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN debe hacer que el IMPI concluya lo opuesto, es decir, que los tacos no están protegidos en una solicitud o registro de marca que reproduzca el encabezado de la Clase 30.

Un punto inquietante es si los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN serán aplicables retroactivamente con relación a marcas solicitadas, pero sobre todo, a las registradas con anterioridad a su entrada en vigor.

En contra de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, con relación a la cobertura de los registros de marca y aviso comercial expedidos con anterioridad al 4 de octubre de 2012, tenemos que el texto del Acuerdo que establece los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN sólo hace referencia a solicitudes de registro de signos distintivos, sin precisar si las presentadas con anterioridad a su entrada en vigor serían examinadas de acuerdo los nuevos criterios.

El último párrafo de del apartado de “Consideraciones” (análoga a una exposición de motivos) expresamente señala que la finalidad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN tienen con finalidad “brindar certeza y seguridad jurídica al público usuario del sistema de propiedad industrial para la presentación y el estudio de examen de las solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales…”, por lo que es evidente la intención del IMPI de limitar el alcance de los “CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN” a las solicitudes de marca.

A favor de la aplicación retroactiva de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, es que el acuerdo, como norma administrativa de observancia general, obliga sólo a las autoridades; no contiene obligaciones a cargo de los particulares adicionales a los que ya estaban contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, y no existe un derecho subjetivo a que una norma se interprete en un sentido o en otro.

Extrapolando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en materia de jurisprudencia¹, las interpretaciones de las normas en  casos concretos no constituyen, a su vez, normas de observancia general, y por lo tanto, su aplicación a solicitudes y marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no violaría el principio de irretroactividad.

Actualización 25 de mayo de 2103: El último párrafo del artículo 217 de la nueva Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013) señala que: «La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna». ¿Cómo puede aplicarse una interpretación de la norma de forma retroactiva en perjuicio de alguien? Esta disposición pareciera indicar que sí existe un derecho subjetivo a una interpretación concreta de la norma.

Por otro lado, me parecería absurdo que, como consecuencia de interpretaciones diferentes pero simultáneas del Clasificador, dos registros de marca con listas de productos o servicios idénticos reproduciendo los mismos encabezados de la misma Clase, tuviesen al mismo tiempo alcances y cobertura diferentes, dependiendo de la fecha de registro.

La relevancia de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no se limita al ámbito académico. Sus consecuencias prácticas son importantísimas con relación al uso de la marca y sus efectos sobre solicitudes de caducidad por falta de uso de la marca registrada, nulidad por falsedad de la fecha de primer uso reclamada en la solicitud y renovación de registros de marca. Tampoco debemos obviar su probable impacto en temas de infracciones, anterioridades y nulidades por uso o registro anteriores.

1. Ver jurisprudencia 145/2000, JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo: XII, Diciembre de 2000, Página 16.

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a. Mediante un procedimiento ad-hoc previsto en el artículo 98 bis-1 de la Ley de la Propiedad Industrial, consecuencia de una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en el año 2005. Esta alternativa está disponible sólo en caso de que la marca a ser declarada como notoriamente conocida o famosa ya esté registrada en México, y si el registro enlista los bienes o servicios con los cuales la fama o notoriedad de la marca esta asociada.

b. Por la negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a registrar una marca, motivando la resolución en el hecho de que la marca solicitada era idéntica o semejante en grado de confusión a una marca estimada como notoriamente conocida o famosa, y que el otorgamiento del registro podría confundir a los consumidores acerca del origen de los productos o servicios amparados por la marca solicitada.

c. Por el reconocimiento expreso en una declaración administrativa de infracción o nulidad de marca, en el que el carácter notoriamente conocido o famoso de una marca fue objeto de análisis y resolución favorable en el fallo respectivo.

En los artículos antes mencionado expuse las ventajas e inconvenientes que veo en el sistema, en especial el procedimiento ad-hoc que contempla el artículo 98 bis-1 de la Ley de la Propiedad Industrial.

A continuación proporciono un listado actualizado al 31 de enero de 2013 sobre las marcas registradas reconocidas como notoriamente conocidas o famosas en México, a través del procedimiento ad hoc del artículo 98 bis-1 de la Ley de la Propiedad Industrial.

QUIERO INSISTIR QUE NO SE TRATA DE UNA LISTA LIMITATIVA. Existen otras marcas que han sido declaradas notoriamente conocidas en nuestro país (y posiblemente famosas también, pero no me consta) que no enuncio porque el reconocimiento de su calidad de notoriamente conocidas ha sido consecuencia de un procedimiento de declaración administrativa de infracción o nulidad, y no del procedimiento ad hoc, por lo que su reconocimiento no ha sido objeto de una publicación expresa en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Los interesados en revisar el texto de las resoluciones expedidas por el IMPI reconociendo la notoriedad o fama de marcas mediante el procedimiento ad hoc y los pormenores del signo distintivo reconocido, pueden consultarlos en la Gaceta de la Propiedad Industrial, Sección Protección a la Propiedad Intelectual, mismas que están disponibles en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial o SIGA.

La primera marca en ser reconocida como notoriamente conocida en México mediante el procedimiento ad hoc fue «ANDREA». Los efectos del reconocimiento ad hoc de marca notoriamente conocida de la marca «ANDREA» concluirán en 2013. Será interesante conocer si el titular de dicha marca mantendrá su interés en este reconocimiento, solicitando su «actualización», para lo cual deberá demostrar que las condiciones que dieron origen a la declaración de marca notoriamente conocida se han mantenido en la fecha de solicitud de la «actualización».

MARCAS FAMOSAS (Procedimiento ad hoc al 31 de enero de 2013)

Marca: “CINEPOLIS”
Fecha de resolución: Noviembre 20, 2009
Número de Resolución 25663
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre 2009

Marca: “RED BULL”
Fecha de resolución: Febrero 19, 2010
Número de Resolución 3248
Gaceta de la Propiedad Industrial: Abril 2010

Marca: “GANSITO”
Fecha de resolución: Marzo 12, 2010
Número de Resolución 5224
Gaceta de la Propiedad Industrial: Marzo, 2010

Marca: “MARINELA”
Fecha de resolución: Marzo 12, 2010
Número de Resolución 5223
Gaceta de la Propiedad Industrial: Marzo, 2010

Marca: “BIMBO”
Fecha de resolución: Abril 23, 2010
Número de Resolución 8830
Gaceta de la Propiedad Industrial: Abril, 2010

Marca: “INTEL”
Fecha de resolución: Agosto 23, 2010
Número de Resolución 19407
Gaceta de la Propiedad Industrial: Agosto, 2010

Marca: “HARMON HALL” y Diseño
Fecha de resolución: Septiembre 3, 2010
Número de Resolución 20422
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2010

Marca: “BMW” y Diseño
Fecha de resolución: Septiembre 14, 2010
Número de Resolución 21484
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2010

Marca: “JOSE CUERVO”
Fecha de resolución: Septiembre 10, 2010
Número de Resolución 21086
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2010

Marca: “MICROSOFT”
Fecha de resolución: Noviembre 10, 2010
Número de Resolución 26121
Gaceta de la Propiedad Industrial: Noviembre, 2010

Marca: «FLEXI» y Diseño
Fecha de resolución: Diciembre 7, 2010
Número de Resolución 28262
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre, 2010

Marca: “PEPSI”
Fecha de resolución: Marzo 29, 2011
Número de Resolución 7154
Gaceta de la Propiedad Industrial: Marzo, 2011

Marca: “BARDAHL”
Fecha de resolución: Abril 15, 2011
Número de Resolución 9079
Gaceta de la Propiedad Industrial: Abril, 2011

Marca: “PEMEX”
Fecha de resolución: Mayo 27, 2011
Número de Resolución 12540
Gaceta de la Propiedad Industrial: Mayo, 2011

Marca: INNOMINADA (Figura de Toros de REDBULL)
Fecha de resolución: Febrero 28, 2012
Número de Resolución 5075
Gaceta de la Propiedad Industrial: Febrero, 2012

Marca: “TAKIS”
Fecha de resolución: Marzo 16, 2010
Número de Resolución 7297
Gaceta de la Propiedad Industrial: Marzo, 2012

Marca: “YAHOO”
Fecha de resolución: Mayo 31, 2012
Número de Resolución 14927
Gaceta de la Propiedad Industrial: Mayo, 2012

Marca: “COHIBA”
Fecha de resolución: Julio 20, 2011
Número de Resolución 20218
Gaceta de la Propiedad Industrial: Julio, 2012

Marca: “TELEVISA”
Fecha de resolución: Agosto 31, 2012
Número de Resolución 26648
Gaceta de la Propiedad Industrial: Agosto, 2012

Marca: “SOY TOTALMENTE”
Fecha de resolución: Septiembre 28, 2012
Número de Resolución 27900
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2012

Marca: «EL PALACIO DE HIERRO» y Diseño
Fecha de resolución: Septiembre 28, 2012
Número de Resolución 27901
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2012

Marca: “GANDHI”
Fecha de resolución: Octubre 31, 2012
Número de Resolución 31277
Gaceta de la Propiedad Industrial: Octubre, 2012

Marca: INNOMINADA (Figura de murciélago de BATMAN)
Fecha de resolución: Noviembre 30, 2012
Número de Resolución 34417
Gaceta de la Propiedad Industrial: Noviembre, 2012

Marca: “BATMAN”
Fecha de resolución: Noviembre 30, 2012
Número de Resolución 34418
Gaceta de la Propiedad Industrial: Noviembre, 2012

Marca: «SUPERMAN» y Diseño
Fecha de resolución: Diciembre 19, 2012
Número de Resolución 37122
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre, 2012

Marca “S” y Diseño (Figura de S de SUPERMAN)
Fecha de resolución: 31 de enero de 2013
Número de resolución 2665
Gaceta de la Propiedad Industrial: Enero 2013

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS (Procedimiento ad hoc al 31 de enero de 2013)

Marca: “ANDREA”
Fecha de resolución: Noviembre 4, 2008
Número de Resolución 22721
Gaceta de la Propiedad Industrial: Mayo, 2009

Marca: “PRITT”
Fecha de resolución: Junio 30, 2010
Número de Resolución 14716
Gaceta de la Propiedad Industrial: Junio, 2010

Marca: “BARCEL”
Fecha de resolución: Marzo 22, 2010
Número de Resolución 5786
Gaceta de la Propiedad Industrial: Marzo, 2010

Marca: “RICOLINO”
Fecha de resolución: Abril 5, 2010
Número de Resolución 6972
Gaceta de la Propiedad Industrial: Abril, 2010

Marca: “RESISTOL”
Fecha de resolución: Septiembre 28, 2010
Número de Resolución 22372
Gaceta de la Propiedad Industrial: Septiembre, 2010

Marca: “LAS MOMIAS DE GUANAJUATO”
Fecha de resolución: Diciembre, 2010
Número de Resolución 28263
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre, 2010

Marca: “HOTELES CITY EXPRESS”
Fecha de resolución: Diciembre 21, 2010
Número de Resolución 30046
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre, 2010

Marca: “ADO”
Fecha de resolución: Mayo 31, 2011
Número de Resolución 12869
Gaceta de la Propiedad Industrial: Mayo, 2011/

Marca: “ELEKTRA”
Fecha de resolución: Julio 29, 2011
Número de Resolución 18926
Gaceta de la Propiedad Industrial: Julio, 2011

Marca: “SUPER PRECIO”
Fecha de resolución: Noviembre 18, 2011
Número de Resolución 29373
Gaceta de la Propiedad Industrial: Noviembre, 2011

Marca: “PAYASO”
Fecha de resolución: Diciembre 16, 2011
Número de Resolución 33028
Gaceta de la Propiedad Industrial: Diciembre, 2011

Marca: “CORONADO”
Fecha de resolución: Febrero 9, 2012
Número de Resolución 3277
Gaceta de la Propiedad Industrial: Febrero, 2012

Marca: “MELATE”
Fecha de resolución: Octubre 31, 2012
Número de Resolución 31280
Gaceta de la Propiedad Industrial: Octubre, 2012

La entrada Actualización a enero de 2013 de Marcas Reconocidas Como Famosas o Notoriamente Conocidas en México Mediante el Procedimiento Ad Hoc se publicó primero en Reyes Fenig.

El Protocolo de Madrid deberá entrar en vigor en México el 19 de febrero de 2013 (a los tres meses del depósito del instrumento de adhesión), aunque hasta el día de hoy su texto no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Lamentablemente, no sabemos todavía cómo se va a instrumentar este tratado internacional en nuestro país; ni siquiera tenemos certeza de si existen planes concretos para instaurar un procedimiento de oposición a solicitudes de marca (actualización del 2 de mayo de 2015. Ver México introduce la oposición al sistema de marcas). La opinión generalizada entre los especialistas en México es que sería importante –por no decir esencial- contar con un procedimiento de oposición para el adecuado funcionamiento del Protocolo de Madrid. No obstante, en Italia, el Protocolo de Madrid entró en vigor sin que la legislación local previera la oposición, por lo que no parece que la inserción de este procedimiento dentro del de solicitud de registro de marca sea imprescindible.

Los legisladores deberán ser cuidadosos al momento de diseñar el procedimiento de oposición, si se deciden por esa opción, a fin de evitar que se convierta en un mecanismo que dilate excesivamente los procedimientos de solicitud de marca.

Sin embargo, soy pesimista acerca de la calidad de las posibles reformas a la legislación mexicana con motivo de la adhesión al Protocolo de Madrid. El hecho que la adhesión al Protocolo de Madrid se haya motivado por la presión de la Unión Americana (principal socio comercial de México) y no por las necesidades o demandas del sector empresarial mexicano –como lo confesó el Secretario de Economía– sumado al plazo perentorio en que entrará en vigor el Protocolo de Madrid, me hacen pensar en que habrá improvisación y precipitación al momento de concebir y efectuar las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para a eficacia del tratado internacional en México. Espero equivocarme.

Tampoco debe soslayarse la hostil recepción que ha tenido la adhesión al Protocolo de Madrid por parte de la comunidad de profesionales especializados en propiedad industrial. No nos deberá sorprender que la adhesión de México a este tratado internacional sea materia de impugnaciones y que las solicitudes y registros internacionales sean objeto de todo tipo de ataques jurídicos en los diversos tribunales (Actualización del 2 de mayo de 2016. A la fecha, no tengo conocimiento de alguna impugnación a la adhesión de México al Protocolo o de alguna de sus normas).

Un punto que me parece no ha sido suficientemente debatido es el lugar que le debe corresponde al Reglamento del Protocolo de Madrid dentro de la pirámide de jerarquía de normas. Este problema también se plantea en el caso del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Si hay una contradicción entre el Reglamento del Protocolo de Madrid o el Reglamento del PCT y la ley federal, o un reglamento expedido por el Presidente de la República, ¿Cuál debe aplicarse y qué jerarquía le debe corresponder estos reglamentos de tratados internacionales? Los Reglamentos del Protocolo de Madrid y del PCT no son parte de tratado internacional (no lo suscribe el Ejecutivo Federal ni los ratifica la Cámara de Senadores), no constituyen acuerdos interinstitucionales, tampoco son leyes del Congreso de la Unión ni disposiciones reglamentarias del Presidente de la República. No son acuerdos, circulares u oficios. He considerado que este problema podría resolverse a través del principio de especialidad de la norma, pero es una solución que no me deja totalmente satisfecho.

Habrá que aguardar a que las controversias derivadas de las contradicciones entre los Reglamentos del Protocolo de Madrid y del PCT y las normas nacionales sean sometidos a los tribunales, tanto administrativos como del Poder Judicial Federal, pero el tema me parece lo suficientemente interesante como para irlo discutiendo.

La entrada México se adhiere al Protocolo de Madrid se publicó primero en Reyes Fenig.

En mi opinión, la declaratoria de marca famosa o notoriamente conocida exige una inversión de recursos desproporcionada a los beneficios reales que conlleva, lo cual evidentemente desalienta a los potenciales interesados. En estas circunstancias, no es de extrañar que existan pocas solicitudes de reconocimientos ad hoc de marca famosa o notoriamente conocida.

No obstante lo anterior, y desde que escribí el artículo a que hice referencia en el primer párrafo de esta entrada, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha emitido un pequeño número de reconocimientos de notoriedad de marca o de marca famosa a través del mecanismo ad hoc introducido a la Ley de la Propiedad Industrial en 2005 (Ver lista actualizada a enero de 2013 y la lista actualizada al 2018).

Marcas declaradas famosas conforme el procedimiento ad hoc:

Marca: “ANDREA”
Fecha de resolución: Noviembre 4, 2008
Número de solicitud. 2197/2007.
Titular: Fábricas de Calzado Andrea, S.A de C.V.
Estado: Famosa

Marca: “CINÉPOLIS”
Fecha de resolución: Noviembre 20, 2008
Número de solicitud 1256/2008
Titular: Cinemas de la República, S.A. de C.V.
Estado: Famosa

Marca: “INTEL”
Fecha de resolución: Julio 31, 2009
Número de solicitud 1577/2008
Titular: Intel Corporation
Estado: Famosa

Marca: “RED BULL”
Fecha de resolución: Febrero 19, 2010
Número de solicitud. 2284/2008
Titular: Red Bull GmbH
Estado: Famosa

Marca: “MARINELA”
Fecha de resolución: Marzo 12, 2010
Número de solicitud 103/2009
Propietario: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Estado: Famosa

Marca: “GANSITO”
Fecha de resolución: Marzo 12, 2010
Número de solicitud: 101/2009
Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Estado: Famosa

Marca: “BIMBO”
Fecha de resolución: Abril 23, 2010
Número de solicitud 100/2009
Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Estado: Famosa

Marcas declaradas notoriamente conocidas conforme el procedimiento ad hoc:

Marca: “BARCEL”
Fecha de resolución: Marzo 22, 2010
Número de solicitud: 102/2009
Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Estado: Notoriamente conocida

Marca: “RICOLINO”
Fecha de resolución: Abril 5, 2010
Número de solicitud: 104/2009
Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Estado: Notoriamente conocida

Marca: “PRITT”
Fecha de resolución: June 30, 2010
Número de solicitud: 638/2009
Titular: Henkel AG & Co. EGAA
Estado: Notoriamente conocida

Desde luego, las dos listas anteriores no incluyen todas las marcas que han sido declaradas o que pueden ser actualmente estimadas como notoriamente conocidas o famosas en México. Las listas que aquí se proporcionan se limitan a las marcas que han sido declaradas, hasta el 5 de agosto de 2010, como notoriamente conocidas o famosas en nuestro país mediante el procedimiento ad hoc que contempla el artículo 98 bis-1 de la Ley de la Propiedad Industrial (Actualización agosto 2019: A partir de la reforma de mayo de 2018, el proceso ad hoc esta contemplado en el artículo 98 Ter 1). Existen otras marcas que han sido declaradas como notoriamente conocidas (supongo que famosas también, pero desconozco algún caso concreto) como producto de acciones de nulidad o de infracción, o simplemente porque el examinador del IMPI estimó, al momento de efectuar el examen de fondo de alguna solicitud de registro de marca, que determinado signo distintivo debía ser considerado como notoriamente conocido o famoso, aún en ausencia de una declaratoria expresa anterior por parte del Instituto.

La entrada Marcas reconocidas como notoriamente conocidas y famosas en México mediante el procedimiento ad hoc se publicó primero en Reyes Fenig.

La legislación mexicana es completamente omisa en cuanto a la regulación de los convenios de coexistencia de marcas y las llamadas “cartas de consentimiento”. No obstante, estos instrumentos jurídicos son utilizados ampliamente en México para prevenir o superar las objeciones que plantea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a solicitudes de registro de marca relacionadas con la existencia anterior de una marca registrada o solicitada idéntica o semejante en grado de confusión, para amparar los mismos o similares productos o servicios.

El artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial señala que debe negarse el registro de marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente registradas o solicitadas, para amparar los mismos o similares productos o servicios. No obstante lo anterior, la misma disposición autoriza a los titulares de marcas registradas la inscripción de marcas idénticas a la ya registrada para proteger bienes o servicios similares a los amparados por el registro anterior.

Por otro lado, la actitud del IMPI hacia las cartas de consentimiento y los contratos de coexistencia de marcas se ha endurecido en los últimos dieciocho meses, a tal grado que cabe preguntarse si este tipo de actos jurídicos son realmente eficaces en México.

Sin pretender definirlos, me resulta claro que las cartas de consentimiento y los convenios de coexistencia de marcas son actos jurídicos atípicos e innominados que tienen dos objetivos fundamentales:

a) Que el IMPI desestime una objeción fundada en la existencia de una marca registrada o solicitada anterior, perteneciente a un tercero, denominada en la práctica ‘cita de anterioridades’; y

b) Prevenir o transigir una controversia de marcas entre dos personas diferentes.

Con frecuencia, los especialistas en materia de propiedad industrial privilegian la función ‘administrativa’ de la carta o contrato (como un medio para convencer a la autoridad administrativa de desestimar una cita de anterioridades), y conceden poca importancia al aspecto contractual del acto, pasando por alto definir cuáles son los derechos y obligaciones de las partes.

Efectos de las cartas de consentimientos y los contratos de coexistencia de marcas con relación al IMPI

Como indiqué anteriormente, no existe en México una regulación específica de los acuerdos de coexistencia de marcas y de las cartas de consentimiento. Desde luego, el que se trate de contratos atípicos no afecta en nada la licitud per se de ese tipo de actos y de las obligaciones que de ellos derivan. Sin embargo, precisamente su falta de regulación ocasiona que la voluntad manifestada en tales instrumentos no sea vinculativa para el IMPI. (Actualización agosto 2019: Desde la reforma a la ley de mayo de 2018. los llamados consentimientos obligan al IMPI a desestimar la anterioridad citada en el procedimiento administrativo de solicitud de registro de marca, pero únicamente en el caso de marcas semejantes).

El artículo 2º de la Ley de la Propiedad Industrial señala que uno de los objetivos de la Ley es proteger la propiedad industrial y prevenir los actos que atenten contra ésta o que constituyan competencia desleal. Ese mismo numeral también dispone que la Ley se propone “propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme los intereses de los consumidores”.

De la revisión de las diversas fracciones que componen el artículo 2º de la Ley de la Propiedad Industrial, puede afirmarse existen tres distintos ámbitos de protección en los que incide la Ley de la Propiedad Industrial:

(a) El ámbito estrictamente privado, donde se tutelan de los derechos de los propietarios de los diversos derechos de propiedad industrial.

(b) El ámbito colectivo de protección de intereses de grupos, como los consumidores. También estarían incluidos aquí los comerciantes, industriales, prestadores de servicios, agricultores y cualquier otro conjunto de agentes económicos definidos según diferentes criterios.

(c) El ámbito del interés público, inherente a la actuación de la Administración. En el campo de la propiedad industrial, el interés público se vincula principalmente con el proceso de libre competencia, sin limitarse a éste.

Siempre existe tensión entre el interés privado, el interés colectivo y el interés público, y cuando dichos intereses no coinciden, la Administración debe favorecer alguno de ellos en detrimento del otro. Si el interés colectivo de los consumidores se enfrenta al interés privado de los dueños de la propiedad industrial, es razonable asumir que el interés de los consumidores deba prevalecer sobre el de los titulares de los derechos de propiedad industrial.

De conformidad con lo anterior, desde hace ya varios meses, el IMPI ha venido argumentando que la protección de los consumidores debe tener preferencia sobre los intereses y voluntad de los solicitantes y titulares de las marcas. Por lo anterior, el Instituto ha ido endureciendo su posición respecto a marcas solicitadas que supuestamente contienen elementos engañosos para los consumidores y a los convenios de coexistencia de signos distintivos y cartas de consentimiento.

Como parte de los esfuerzos para proporcionar algo de certeza respecto a la eficacia de las cartas de consentimiento y contratos de coexistencia, como instrumentos para mejorar las probabilidades de que una marca solicitada alcance el registro, a pesar de la existencia de marcas previamente registradas o solicitadas semejantes en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, el IMPI ha dado a conocer algunos lineamientos sobre este tema.

Los lineamientos del IMPI no constituyen verdaderas directivas; no son normas administrativas de observancia general y no constan en algún acuerdo o circular que se haya dado a conocer a nivel general. La divulgación de los lineamientos se ha llevado a cabo de forma oral por parte del Director Divisional de Marcas del IMPI en conferencias organizadas por los propios especialistas en la materia. Lo anterior implica que los lineamientos del IMPI pueden volverse más o menos rígidos en cualquier momento y sin advertencia previa.

Básicamente, el criterio actual es que el IMPI aceptará una carta de consentimiento o un acuerdo de coexistencia de marcas, para desestimar una cita de anterioridades, en los siguientes casos:

(i) Marcas semejantes que protegiendo los mismos o similares productos o servicios, si el elemento distintivo de una de las marcas no este incluido en la otra marca; y

(ii) Marcas idénticas para amparar productos o servicios similares, siempre y cuando los productos o servicios enlistados en la marca solicitada no se encuentren implícitamente incluidos en el registro/solicitud de marca anterior, o viceversa.

Por otro lado, el IMPI rechazará las cartas de consentimiento en los siguientes casos:

(a) Marcas idénticas que amparen los mismos productos o servicios. Una marca mixta será considerada idéntica a una marca nominativa si comparten la misma palabra.

(b) Marcas que compartan el mismo elemento distintivo y para proteger, de forma implícita o expresa, los mismos productos o servicios.

Este último lineamiento ha causado graves inconvenientes a las empresas que permiten a diferentes entidades bajo su control, o pertenecientes al mismo grupo, registrar marcas que comparten un mismo signo distintivo para aplicarlas a sus áreas de negocio específicas, toda vez que el IMPI esta negando dichas solicitudes de marca, incluso cuando el solicitante exhibe un convenio de coexistencia de marcas o una carta de consentimiento firmada por el propietario de las marcas anteriores (Ver actualización de enero de 2011).

De forma ejemplificativa, y realizando una búsqueda rápida en la base de datos en línea del IMPI, encontré que el 20 de febrero de 2009, el IMPI negó la solicitud de marca número 919,139 “ILT ON SITE”, presentada por una persona jurídica mexicana, para amparar “negocios inmobiliarios”, debida a la existencia de un registro anterior (No. 982,020) para la marca “ILT”, que también cubría “negocios inmobiliarios”. El IMPI negó la solicitud, a pesar del hecho que el propietario de la marca anterior era accionista del solicitante y que firmó una carta de consentimiento, manifestando su conformidad con que la sociedad registrara la marca “ILT ON SITE”.

Cuando el IMPI decide que la carta de consentimiento o convenio de coexistencia de marcas es insuficiente para desestimar la cita de anterioridades, lo común es que no gire una nueva comunicación, informando acerca de la determinación y reiterando la anterioridad, sino que emite la resolución final, negando el registro solicitado.

Si el IMPI niega la solicitud de marca, las únicas alternativas viables para el solicitante son los medios de impugnación que señalan las leyes aplicables: Recurso de Revisión Administrativa ante el superior jerárquico, dentro del propio IMPI, del servidor público que decidió negar la marca (frecuentemente una pérdida de tiempo y dinero); Amparo Indirecto ante un Juzgado de Distrito; o Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA); esta última instancia es la más frecuente para combatir las resoluciones del IMPI.

Es de destacarse que las Salas Regionales Metropolitanas no especializadas del TFJFA han emitido sentencias en diversos sentidos acerca de las cartas de consentimiento y contratos de coexistencia, y sus efectos frente al IMPI; no tengo información acerca de cuál es la posición sostenida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del TFJFA

† Actualización del 18 de enero de 2010: La Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del TFJFA publicó una tesis en octubre de 2009 -los datos de localización se citan al final de esta entrada**- sosteniendo que las cartas de consentimiento pueden no ser suficientes para desvirtuar una anterioridad y obtener el registro de la marca.

Mi conocimiento de la existencia de sentencias contradictorias dictadas por las Salas Regionales Metropolitanas no especializadas del TFJFA se debe a que intervine directamente en dichos juicios. Sin embargo, por lo que hace a los precedentes publicados en la Revista el TFJFA, los que he encontrado*, y que no han constituido jurisprudencia aún, sostienen que el IMPI debe negar aquellas solicitudes de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente solicitadas o registradas, si se piden para amparar los mismos o similares productos o servicios, aún si el titular de la marca citada como anterioridad manifestó su conformidad para que el IMPI otorgara el registro a favor del solicitante.

Por lo tanto, es claro que las cartas de consentimiento y los convenios de coexistencia de marca no garantizan en forma alguna el otorgamiento por parte del IMPI de un registro de marca; en el mejor escenario posible, se trata de instrumentos que sólo tienden a mejorar las posibilidades de éxito de una solicitud, y siempre que siga los lineamientos dados a conocer por el propio Instituto.

† Actualización 26 de enero de 2011: El Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de octubre de 2010 publicó la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (los datos de localización aparecen al final de esta entrada***), en el que el órgano jurisdiccional afirma que debe reconocerse el consentimiento otorgado por el titular de un registro marcario para que otra persona moral, perteneciente al mismo grupo económico o de interés común, pueda registrar a su nombre una marca idéntica o semejante en grado de confusión para proteger los mismos o similares productos o servicios.

 A juicio del tribunal, la pertenencia al mismo grupo económico o de interés común garantiza que no habrá conflictos entre los titulares de las marcas (protección del interés privado), por una parte, y además, que el público consumidor no se verá afectado o confundido por la coexistencia de marcas idénticas o semejantes pertenecientes a personas diferentes (tutela del interés colectivo). La tesis no hace referencia a acuerdos de coexistencia, llámense cartas de consentimiento o contratos de coexistencia, entre personas que no pertenecen al mismo grupo económico o de interés común.

El precedente es muy relevante porque, hasta donde yo sé, es la primera proveniente del Poder Judicial Federal que aborda el tema de los acuerdos para la coexistencia de las marcas, y ciertamente discrepa con las resoluciones del IMPI y de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, no debe perderse de vista que se trata de una tesis aislada, por lo que no es obligatoria para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mucho menos para el IMPI.

† Actualización 25 de abril de 2013: El Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de diciembre de 2011 publicó la jurisprudencia por contradicción de tesis 2/2011  de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la que contendió la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito arriba indicada (los datos precisos de localización aparecen al final de esta entrada****). Contrario a lo afirmado por el Cuarto Tribunal Colegiado, la Corte sostuvo que el IMPI debe negar el registro de una marca idéntica a otra previamente registrada para identificar productos o servicios similares cuando la solicitud es planteada por una persona diferente del titular del registro marcario previamente concedido, siendo irrelevante si pertenecen al mismo grupo económico o si el propietario de la marca registrada manifestó su consentimiento para que el solicitante posterior obtuviese el registro.

Las consecuencias de las cartas de consentimiento y los contratos de coexistencia de marcas con relación a las partes

Cuando el titular de una marca registrada firma una carta de consentimiento, se trata en ese momento de una declaración unilateral de voluntad, sin generar obligaciones a cargo del beneficiario de la misma. Sin embargo, cuando el solicitante presenta dicha declaración unilateral de voluntad al IMPI, debe entenderse que existe una aceptación tácita de lo expresado en la carta de consentimiento, y en ese momento podemos hablar de la formalización de un contrato, con derechos y obligaciones a cargo de las partes.

Las cartas de consentimiento, una vez perfeccionado el acuerdo de voluntades, y los convenios de coexistencia de marcas son actos mercantiles (dado que su objeto es una marca, el cual es un bien incorpóreo de naturaleza mercantil) atípicos. A pesar de la falta de un marco normativo que regule las relaciones contractuales entre las partes, reitero que los acuerdos de coexistencia de marcas y cartas de consentimiento son por regla general lícitos, aunque excepcionalmente su objeto puede llegar a ser ilícito cuando el acto resulte contrario al orden público (por ejemplo, cuando se inscriben en un contexto de prácticas monopólicas), situación que dependerá del análisis del caso concreto.

La mayoría de las cartas de consentimiento que he tenido oportunidad de revisar, son más o menos vagas acerca de los derechos y obligaciones de las partes contratantes. En muchos casos, la carta se limita a manifestar que el titular de la marca anterior ‘autoriza’ el registro de la marca del solicitante, para ciertos productos o servicios o para una o varias Clases Internacionales concretas.

Una simple autorización para que un tercero registre una marca debe implicar, cuando menos, algunas obligaciones para la parte suscriptora, y derechos correlativos para el beneficiario. Sin embargo, el profesionista debe, idealmente, procurar que las obligaciones contenidas en cualquier acto, y especialmente en un convenio atípico, sean expresas, evitando en la medida de lo posible las obligaciones implícitas.

En mi opinión, si la carta de consentimiento o el acuerdo de coexistencia de marcas se limitan a prever una ‘autorización’, el titular de la marca anterior sólo se obliga implícitamente a abstenerse de estorbar las gestiones del solicitante ante el IMPI para obtener el registro de marca pedido. Sin embargo, no habría sustento para afirmar que la ‘autorización’ también impide al titular del registro anterior solicitar la nulidad del registro de marca de la solicitud autorizada, argumentando la lesión de los derechos de exclusividad emanados del registro marcario anterior, toda vez que la renuncia implícita de derechos es inadmisible en un convenio mercantil atípico, conforme a los artículos 2º y 78 del Código de Comercio y 6º y 7º del Código Civil Federal.

Lo anterior es solo un ejemplo de la importancia que el profesional debe dar al aspecto contractual de las cartas de consentimiento y a los contratos de coexistencia de marcas. Adicionalmente, si el solicitante no tuviese éxito en obtener la aprobación del registro de marca, a pesar del convenio de coexistencia o la carta de consentimiento, dicho instrumento podría ser el único sustento para que el solicitante defienda el uso lícito del signo distintivo sin registro, en caso de que el titular del registro de marca que dio la autorización, o su causahabiente, decidan presentar una solicitud de infracción de marca. Es decir, aún si la carta de consentimiento o el convenio de coexistencia de marcas resultan ineficaces para obtener el IMPI la concesión del registro de la marca del solicitante, las obligaciones y derechos estipulados entre las partes no dejan de ser plenamente válidos y exigibles entre ellas. Por lo anterior, es esencial estar atento a que la carta de consentimiento o convenio de coexistencia establezcan de forma expresa los derechos, obligaciones y renuncias de las partes contratantes.

* Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Quinta Época, Año VII, Tomo IV, No. 73, Enero 2007, Página 1927. Tesis V-TASR-I-2346.

* Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Quinta Época, Año VII, Tomo IV, No. 73, Enero 2007, Página 1929. Tesis V-TASR-II-2347.

** (Actualización de enero de 2010) Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sexta Época, Año II, No. 22, Octubre 2009, p. 292. Tesis VI-TASR-EPI-105.

*** (Actualización de enero de 2011) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 3119.

**** (Actualización de abril de 2013) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Segunda Sala, Libro III, Diciembre 2011, Tomo 4, página 2887.

La entrada Las cartas de consentimiento y los acuerdos de coexistencia de marcas en México se publicó primero en Reyes Fenig.

Antes de 1976, la fuente de la defensa de las marcas notoriamente conocidas descansaba en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. De esa época, existen ejecutorias que demuestran la aplicación directa de diversas disposiciones del Convenio de París a fin de llenar los huecos de la legislación local, aunque ninguna de las tesis publicadas hace referencia al tema de las marcas notoriamente conocidas.

El 16 de junio de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por virtud del cual se reformaron y agregaron diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial en el campo de las marcas notoriamente conocidas.

Antes de la reforma, sólo había dos maneras para que una marca fuese reconocida como notoriamente conocida en México:

a) Cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) negaba una solicitud de marca, motivando la negativa en el hecho de que la marca solicitada era idéntica o semejante en grado de confusión a una marca estimada como notoriamente conocida, y que el otorgamiento del registro podría confundir a los consumidores acerca del origen de los productos o servicios amparados por la marca solicitada.

No debe pederse de vista, sin embargo, que dada la falta de un procedimiento de oposición a las solicitudes de marca, en casos como el descrito, el titular de la marca notoriamente conocida tenia poca o ninguna injerencia en el reconocimiento de la marca como notoriamente conocida, y en ocasiones dicho propietario ni siquiera tenía conocimiento de la existencia de tal circunstancia.

b) Cuando el IMPI anulaba un registro de marca, o resolvía la comisión de una infracción administrativa, como consecuencia de la lesión a una marca considerada como notoriamente conocida en México; normalmente, este tipo de asuntos se tramitaba a instancia del propietario de la marca notoriamente conocida.

Las resoluciones de nulidad e infracción del IMPI no constituyen precedentes obligatorio para la Autoridad (el IMPI puede cambiar de opinión en casos futuros), y no había una publicación o listado especial para difundir las marcas que el IMPI había reconocido como notoriamente conocidas.

No obstante lo anterior, la única manera como el titular de una marca podía proactivamente buscar la declaración de notoriedad de su marca era iniciado un procedimiento de nulidad o infracción administrativa ante el IMPI, y el titular de la marca notoriamente conocida tenía la pesada carga de probar dicho carácter dentro de cada procedimiento.

Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial promulgadas en 2005, tuvieron por objeto mejorar y dar mayor certidumbre a la protección de las marcas notoriamente conocidas.

(1) Marcas famosas y marcas notoriamente conocidas

La ley ahora distingue entre marcas famosas y marcas notoriamente conocidas.

La principal diferencia es que la marca notoriamente conocida puede obstaculizar la aprobación de una solicitud para una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la notoriamente conocida, sin importar la clase, si la marca solicitada puede ocasionar confusión entre los consumidores acerca del origen del producto o servicio así distinguido, o bien constituye un aprovechamiento ilegítimo del prestigio de la marca notoriamente conocida, o bien puede poner el riesgo la reputación de la marca notoriamente conocida.

En el caso de la marca famosa, ésta obstaculiza las solicitudes de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión, sin importar la clase, e independientemente de que pueda haber riesgo de asociación entre la marca solicitada y la marca famosa o su titular, o un aprovechamiento ilícito del prestigio de la marca famosa, o un peligro de desprestigio para la marca famosa.

De alguna manera, podemos afirmar que la ley establece la presunción iuris et de iure de que los riegos antes mencionados siempre van a existir en el caso de la marca famosa.

Si el IMPI llegara a emitir, ilegalmente, el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una marca notoriamente conocida o famosa, el titular de dicha marca notoria o famosa puede solicitar administrativamente la nulidad del registro de marca indebidamente otorgado.

Sin embargo, y mostrando una lamentable falta de técnica legislativa (además de un conocimiento sumamente precario de la materia), el legislador olvidó reformar las disposiciones relativas a la represión de la competencia desleal para adaptarlas a la introducción de la figura de la marca famosa, de tal suerte que únicamente la imitación de la marca notoriamente conocida está expresamente señalada como causa de infracción administrativa.

(Actualización agosto de 2019. Un precedente aislado publicado en mayo de 2018 señala que «una marca catalogada como famosa, necesariamente implica que es notoriamente conocida» y, por lo tanto, el uso de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra reconocida como famosa actualiza la causal de infracción administrativa asociada a la marca notoriamente conocida*)

 (Actualización agosto 2019. La reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en mayo de 2018, y en concreto la introducción de un nuevo artículo 90, fracción XVII, ocasionó que el uso de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra reconocida como famosa actualice expresamente la causal de infracción administrativa del artículo 213, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial).

(2) El Reconocimiento ad-hoc de Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

Como ya se expuso, antes de la reforma de 2005, la única forma como el titular de una marca podía activamente obtener el reconocimiento del signo distintivo como notoriamente conocido era solicitando la declaración administrativa de nulidad o infracción, e invocando como causal específica de nulidad o infracción, la imitación de una marca notoriamente conocida.

Con la reforma, además del pronunciamiento acerca del carácter notorio o famoso que puede llevar a cabo el Instituto al resolver un procedimiento de declaración administrativa, la ley dispone de un procedimiento y publicación ad-hoc para reconocer a una marca como notoriamente conocida o famosa en México.

Los efectos del reconocimiento ad-hoc de notoriedad o fama de una marca se mantienen por cinco años, y se pueden renovar (la norma dice “actualizar”), previa comprobación de que la marca sigue siendo notoriamente conocida o famosa.

La ley establece una lista bastante detallada, y no limitativa, de las pruebas que debe aportar el interesado en que su marca sea declarada notoriamente conocida o famoso mediante el procedimiento ad-hoc.

Si un tercero estima que el reconocimiento de la marca como notoriamente conocida o famosa fue ilegal, puede impugnarlo ante el propio Instituto, aunque el legislador olvidó establecer un plazo para dicha acción; tampoco está claro si la solicitud de declaración de nulidad procede únicamente contra la declaratoria de notoriedad o fama, o si también contra las “actualizaciones”.

Tres años después

Han transcurrido más de tres años desde la reforma a la ley, y a la fecha no se ha emitido ninguna declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa usando el procedimiento ad-hoc. (Ver actualizaciones de noviembre de 2010 y enero de 2013 al final de este artículo)

Incluso, durante una exposición en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en marzo en 2008, las Autoridades admitieron que han recibido menos de cinco solicitudes de declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida o famosa desde la reforma a la ley de 2005.

Debe aclararse, sin embargo, que el IMPI dio a conocer la Tarifa por los conceptos relacionados con el procedimiento ad-hoc de declaratoria de marca notoriamente conocida y marca famosa apenas el 13 de septiembre de 2007, y que el trámite de todas las solicitudes en estos campos presentadas entre el 17 de junio de 2005 y el 13 de septiembre de 2007 fueron mantenidas en suspenso.

En todo caso, no debe suponerse que durante los tres últimos años, las marcas notoriamente conocidas y famosas han carecido de protección o reconocimiento en México; lo que ha sucedido es que dicho reconocimiento se ha dado en el marco de procedimientos litigiosos de nulidad o infracción, no como resultado del procedimiento ad-hoc.

Aparentemente, las razones principales del fracaso del procedimiento ad-hoc de declaratoria de marcas notoriamente conocidas y famosas son las siguientes:

a. Carga de la prueba

Aunque algunos distinguidos colegas insisten que si una marca es verdaderamente notoriamente conocida, no necesitaría de pruebas, o bien que la carga de la prueba deberá ser mínima, lo cierto es que la práctica mexicana exige una considerable cantidad de pruebas para que una marca sea declarada notoriamente conocida, no se diga famosa.

En el caso de la declaratoria ad-hoc, el artículo 98 Bis-2 de la Ley de la Propiedad Industrial establece una lista extremadamente larga, no limitativa, de datos y pruebas requeridas para demostrar que una marca es notoriamente conocida o famosa:

I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.

VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.

IX. La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.

X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.

XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Por el momento, el IMPI ha determinado que el solicitante debe presentar todos y cada uno de los datos y documentos antes mencionados, para que el IMPI pueda analizar el fondo de la solicitud.

Como resultado de lo anterior, la mayoría de los titulares de marcas con el potencial de ser declaradas notoriamente conocidas han decidido que es imposible o impráctico reunir la totalidad de la información antes señalada, lo que ha traído como consecuencia que el número de solicitudes para la declaración ad-hoc de notoriedad o fama de una marca resulte extremadamente bajo.

b. Beneficios limitados

También existe incertidumbre acerca de las ventajas reales que brinda la declaratoria ad hoc de marca famosa o notoriamente conocida.

Una consecuencia que parece clara hasta ahora, es que la declaración ad-hoc de notoriedad de marca constituirá un impedimento para que terceros obtenga el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión en ciertas clases de productos o servicios señalados en la declaratorio, mientras que la declaratoria ad-hoc sobre marca famosa bloquearía solicitudes de marca en cualquier clase de productos o servicios.

El uso de una marca notoriamente conocida sin autorización es, en si misma, causal de infracción administrativa. Sin embargo, el uso sin autorización de una marca famosa, en sí misma, no es causa de infracción administrativa. Desde luego, el titular de la marca famosa podrá invocar las disposiciones que sancionan los actos de competencia desleal de forma general, pero el esfuerzo e inversión de recursos que implica el lograr que una marca sea declarada famosa parece demasiado grande y costosa como para que las normas que sancionaría su imitación se limiten a la de competencia desleal.

Tampoco es claro si, en caso de una infracción por uso indebido de marca declaradas notoriamente conocida, si la declaratoria obtenida sería suficiente para probar que la marca es notoriamente conocida, o si esta circunstancia deberá ser demostrada nuevamente en el procedimiento contencioso.

Me parece importante señalar que, contrario a lo que algunos colegas opinan, la notoriedad o fama de una marca no es una cualidad que conceda derechos de exclusividad. Es decir, el derecho al uso exclusivo de la marca no tiene nada que ver con que ésta sea notoriamente conocida o famosa. El reconocimiento de la notoriedad o fama del signo distintivo es útil para prevenir y combatir actos de competencia desleal, pero la fuente del derecho al uso exclusivo del signo distintivo sigue siendo su registro ante el IMPI.

c. Costo

La reunión y preparación de las pruebas requeridas para solicitar la declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida o famosa implica gastos considerables.

Adicionalmente, aunque la Tarifa o tasa que cobra el IMPI por una declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida es relativamente baja ($2,991.21 M.N. por el estudio de la solicitud más $1,108.90 M.N. por cada clase donde se reconoce la notoriedad de la marca), el cargo oficial por la declaratoria ad-hoc de marca famosa es muy alto ($2,861.45 M.N. por el estudio de la solicitud más $51,877.93 M.N. por la emisión de la declaratoria, más $51,877.93 M.N. por la “actualización”).

Considerando la falta de resultados, y confianza, que se percibe hacia los procedimientos de declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida y famosa, los procesos contenciosos continúan siendo la única opción real para obtener el reconocimiento por parte de la Autoridades mexicanas de una marca como notoriamente conocida o famosa en nuestro país.

* Ver «MARCA FAMOSA. ESTÁ PROTEGIDA EN LA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL» en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo III, libro 54, mayo de 2018, pág. 2616.

Actualización noviembre de 2010: Con posterioridad a la redacción de este artículo, el IMPI ha reconocido, mediante el procedimiento ad hoc, diversas marcas registrada en México, las cuales se enlistan en el artículo titulado Marcas reconocidas como notoriamente conocidas y famosas mediante el procedimiento ad hoc. 

Actualización enero 2013: Lista actualizada de marcas reconocidas como famosas y notoriamente conocidas a enero de 2013.

Actualización agosto 2019: Lista actualizada de marcas reconocidas como famosas y notoriamente conocidas a diciembre de 2018.

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La carga de indicar la existencia de un derecho de propiedad vinculado a una determinada marca, o a una determinada tecnología, tiene por objeto que el público en general conozca acerca de la existencia de dicho derecho, y de esa manera prevenir o desalentar las infracciones a la propiedad industrial. Si, a pesar de la presencia de información acerca de los derechos de propiedad industrial, algún tercero infringe la marca registrada o la patente, las acciones que podrá tomar el titular o usuario afectados serán más contundentes.

Es necesario observar ciertas reglas acerca del marcado de productos o servicios:

1. El uso del símbolo ®, la abreviatura M.R. y las leyendas “Marca Registrada”, “Patente en trámite” o “patentado”  sólo pueden emplearse cuando la marca se encuentre registrada en México o la patente sobre la invención solicitada u otorgada en México.

El uso de cualquiera de los indicativos antes señalados sin que la marca se encuentre ya registrada en nuestro país constituye una infracción y es sancionable por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con multas, o incluso con la clausura del establecimiento infractor.

Existen casos de productos importado a México que ostentan el símbolo ® por provenir de países donde la marca esta ya inscrita, pero en México no. En esos casos, el uso de la ® será también ilícito en México.

La misma regla se aplica a los productos patentados. La indicación de la existencia de una patente o que la patente esta pendiente sólo es admisible en los casos en que hay una solicitud de patente en México o una patente concedida. La legislación no limita el marcado de un producto con “patente pendiente” a los que utilizan invenciones objeto de solicitudes publicadas, por lo que basta con la solicitud correspondiente se encuentre depositada en México.

2. El uso de abreviaturas tales como TM (para marcas de productos) y SM (para marcas de servicios) es irrelevante en México, y no tienen consecuencia jurídica alguna en nuestro país.

Los símbolos TM y SM son propios de los Estados Unidos y e indican la existencia de un derecho tutelado por el common law en ese país. En todo caso, los derechos de common law no son reconocidos ni protegidos en México, y el uso de la TM de ninguna manera puede sustituir al símbolo ®, la “M.R.” o la leyenda “Marca Registrada”.

3. Beneficios de usar las indicaciones sobre derechos de propiedad industrial.

El uso de las indicaciones acerca de la existencia de un derecho de propiedad industrial vinculado a un producto o servicio (símbolo ® o expresión “patentado”, por ejemplo) otorga al que los usa (si cuenta con el derecho a hacerlo) los siguientes beneficios, conforme el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial:

a) Solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial medidas provisionales en contra de infractores.

b) Demandar el pago de la indemnización por los daños y perjuicios que la infracción causó al titular o usuario autorizado de los derechos de propiedad industrial violados.

c) Presentar querellas ante el Ministerio Público federal por falsificación de los productos que ostentan la marca registrada.

4. Formas alternativas de informar sobre los derechos de propiedad industrial.

Existen formas de subsanar la omisión de usar los símbolos o expresiones que la ley prevé para informar a terceros acerca de la existencia de los derechos de propiedad industrial relacionados con algún producto o servicio.

En efecto, además del uso del símbolo ®, la leyenda Marca Registrada, la abreviatura “M.R.” o las expresiones “patentado” y “patente en trámite”, el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial permite que se anuncie la existencia de los derechos industriales por “algún otro medio”, sin hacer mayores distinciones. En esos casos, los beneficios que recibe el titular de los derechos de propiedad industrial son los mismos que si hubiera marcado el producto o servicio con alguno de los símbolos o términos antes citados.

En la práctica, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha aceptado que el titular de los derechos de propiedad industrial informe acerca de su existencia a través de inserciones pagadas en diarios de circulación nacional.

5. Algunas cuestiones pendientes de resolver.

Existen algunos temas que aún están pendientes de resolverse por los tribunales acerca del marcado de productos.

Uno de ellos es el caso en que la advertencia acerca del derecho de propiedad industrial se hace en un idioma distinto al español (usando expresiones tales como Registered o Patented). La pregunta obvia sería si el uso de dichas expresiones en otras lenguas brindan al titular de los derechos involucrados los beneficios previstos en el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial. La Ley no hace ninguna distinción, y no debemos olvidar que en México se hablan otros idiomas además del castellano (existen al menos 62 lenguas indígenas).

Otro punto dudoso es el relativo al posible efecto retroactivo del uso de las indicaciones relativas a derechos de propiedad industrial o de la publicación informando acerca de tales derechos; es decir, si el derecho a demandar el pago de daños y perjuicios también comprendería el período en el que, existiendo el derecho de marca o de patente, el titular no había aún comenzado a usar el símbolo ® o la indicación de patentado o no había informado todavía acerca de esos derechos por “algún otro medio”.

6. Otros signos. Para aquellos menos familiarizados con el derecho intelectual, el símbolo ©, y las expresiones copyright y “derechos reservados” no se vinculan con derechos de marca o de patente, sino con derecho de autor; en todo caso, su utilización tiene otros fundamentos y consecuencias legales, mismas que serán analizadas en otra oportunidad.

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