Con los cambios a la ley, México protege, a través del registro marcario, los siguientes signos distintivos:

1. Signos visibles, tales como letras, palabras, números, nombres, frases, y figuras y dibujos bidimensionales, con o sin reserva de colores.
2. Hologramas (¡nuevo!)
3. Formas tridimensionales
4. Sonidos (¡nuevo!)
5. Olores (¡nuevo!)
6. Imagen comercial (¡nuevo!)[1]
7. La combinación de los anteriores signos distintivos.

Lo anterior no significa que, en el pasado, los sonidos, olores, hologramas y la imagen comercial (también llamada «trade dress») carecieran totalmente de protección. Sin embargo, dado que se trataba de signos no reconocidos como marca, las acciones que la legislación otorgaba para reprimir su imitación o uso ilícito estaban limitadas a las de combate de la competencia desleal.

Además de la marca, la Ley de la Propiedad Industrial contempla otras figuras para proteger otros signos distintivos, de naturaleza o función diferente a la marca tradicional, como son las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, las marcas de certificación, los avisos comerciales y los nombres comerciales.

El que actualmente existan signos distintivos registrables como marca que anteriormente ni marca eran, tiene implicaciones muy relevantes, si se considera que el registro, no el uso, es la fuente del derecho de exclusividad. Los usuarios de marcas no tradicionales, como los hologramas, los sonidos, los olores y la imagen comercial deberían apurarse a solicitar al IMPI el registro de dichos signos, con independencia de cualquier uso que hubiesen efectuado anteriormente en México. Sin la existencia de un registro marcario, o al menos una solicitud, el signo distintivo no puede ser objeto de contrato, ya sea licencia, transmisión o gravamen en México. Peor aún, un competidor podría solicitar a su nombre la marca no registrada (o una semejante en grado de confusión) para distinguir los mismos o similares productos o servicios, y luego tratar de obligar al usuario original a interrumpir la utilización del signo distintivo. Desde luego que la ley prevé defensas[2] y acciones[3] para contrarrestar tan injusta situación, pero es indudable que la posición del primer usuario estaría muy comprometida.

La solicitud de registro de las marcas no tradicionales

Para efectos de esta entrada, el concepto de marca no tradicional se limitará a los hologramas, sonidos, olores e imagen comercial; es decir, a los signos distintivos que no eran registrables como marca antes de la reforma a la ley de mayo de 2018. Las formas tridimensionales con frecuencia han sido identificadas como marcas no tradicionales, pero dado que la legislación mexicana las reconoció expresamente como marca desde 1991, no las incluiré en este trabajo. Para algunos comentarios sobre la regulación de la marca tridimensional, pueden revisar mi entrada La Suprema Corte de Justicia proporciona algunas reglas acerca del examen de marcas tridimensionales.

I. Signos holográficos

Los signos holográficos son ahora registrables como marca. Además de los datos ordinariamente requeridos a todos los solicitantes de registros marcarios (nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, ubicación del establecimiento comercial, industrial o de servicios, la fecha de primer uso y la lista de productos/servicios a ser distinguidos con la marca), el solicitante deberá asentar una descripción del holograma y anexar un ejemplar, mostrando la totalidad del efecto holográfico. De ser necesario, puede presentar tantas vistas adicionales como sean necesarias para ilustrar en su totalidad el holograma.

Cabe destacar que, antes de la reforma a la ley de 2018, el registro como marca de hologramas estaba implícitamente prohibido por el antiguo artículo 90, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial. En tal circunstancia, los usuarios de estos signos distintivos intentaron protegerlas a través de su registro como marcas innominadas o mixtas bidimensionales. Ahora que los hologramas son registrables como marca, me pregunto si el uso del holograma se consideraría como uso de una marca registrada innominada o mixta bidimensional para efectos de la veracidad de la declaración de uso real y efectivo exigible al titular para renovar el registro, y de la defensa de los derechos en contra de una acción de caducidad por falta de uso por tres años consecutivos.

II. Sonidos

Los sonidos son ahora también protegibles y registrables como marca, en tanto sean distintivos. Puede ser una melodía, un ruido o una combinación de éstos

El solicitante deben proporcionar una descripción del sonido que pretende se registre, e incluso puede exhibir una representación gráfica del sonido, como las notas de la melodía o la imagen de las ondas sonoras. En cualquier caso, el interesado debe entregar al IMPI un archivo digital sin protección (.avi, .mp3, .mp4, .wma, .wmv, .wav o .m4a), conteniendo el sonido materia de la marca, para que el servidor público encargado del examen de la marca y el público en general lo puedan reproducir desde el sitio de Internet del IMPI.

Si bien el IMPI ha otorgado el registro sobre un determinado sonido producido por la voz humana (por ejemplo, el registro de marca 2,038,934 expedido en septiembre de 2019[4]), no me queda claro todavía si un jingle (letra y música) podría ser registrado en México como marca sonora.

III. Olores

Los olores distintivos son también registrables como marca.

Además de la información ordinaria de cualquier solicitud de registro, el interesado deberá describir el olor. El solicitante tiene la opción de adjuntar el producto mismo con el aroma distintivo. El IMPI también podría requerir la exhibición de dicho producto, si el examinador lo considerase necesario.

El registro y protección de las marcas olfativas presenta muchos retos. En primer lugar, no hay reglas acerca de cómo describir un aroma. Algunos solicitantes han descrito la marca olfativa de una forma que me recuerda a las notas de cata de los vinos; por ejemplo, el registro número 1,966,698 “olor a pasta de modelar” para el aroma del Play Doh de Hasbro: “olor a una combinación dulce, un tanto musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo”… (esa masilla nunca será la misma). Otras descripciones de aromas son simples: “bambú”, para el registro número 1,966,701 aplicable al olor de una pintura.

Siendo la publicidad un principio natural de los derechos oponibles erga omnes, me pregunto qué tan eficaz será la publicación de la concesión del registro marcario en la Gaceta de la Propiedad Industrial, como medio para informar al público acerca de los aromas registrados como marca, ya que una descripción escrita podría no ser suficiente.

IV. Imagen comercial

Como en el caso de las otras marcas, tradicionales y no tradicionales, el solicitante deberá entregar la información que ordinariamente la ley y su reglamento exigen para todos los interesados en registrar signos distintivos y, además, una descripción escrita de los elementos operativos y/o elementos de imagen (tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro) que, al combinarse, distingan un producto o servicio en el mercado.

El IMPI ha registrado como marca la imagen comercial de una lata para cervezas y bebidas no alcohólicas (registro número 2,025,132), de una maceta para distinguir utensilios y recipientes de uso doméstico (registro número 1,966,699) y de una botella de champagne (registro número 2,053,192).

Parece ser que la dificultad más seria que han enfrentado los solicitantes del registro de la imagen comercial es la descripción completa y exhaustiva de los elementos operativos y/o de imagen que distinguen sus productos, servicios o establecimientos. Con frecuencia el IMPI señala que la descripción no es lo suficientemente específica y clara o que incluye elementos que no forman parte estrictamente de la imagen comercial, como una marca tradicional compuesta de una denominación o frase.

Me sorprendió el elevado número de solicitudes que han ingresado al IMPI para el registro de imagen comercial. Lo que encontré durante mi investigación es que el objeto de muchas solicitudes de registro de imagen comercial corresponde en realidad a marcas mixtas o innominadas bidimensionales tradicionales. El IMPI ha objetado estas solicitudes por descripción deficiente, y sus probabilidades de éxito no son alentadoras.

Curiosamente, no he visto hasta ahora un registro marcario de imagen comercial de un establecimiento de servicios, como un restaurante, una estación de servicio o un taller mecánico.

Los franquiciantes, y sus franquiciatarios, deberían tener muy presente la importancia de obtener el registro de todas las marcas incluidas en la franquicia, incluyendo ahora la imagen comercial de los establecimientos donde el negocio franquiciado opera, en caso de que la franquicia implique la explotación de una imagen comercial específica.

No debe olvidarse: la imagen comercial es marca. No es ilegal usar marcas sin registro, pero un franquiciante no puede licenciar lo que no le pertenece. La Ley de la Propiedad Industrial señala que para que una marca pueda ser objeto de una licencia, aquélla debe contar con al menos una solicitud de registro en México[5]. Reitero, incluso tenemos ahora el riesgo, que antes no existía, de que un tercero solicite y obtenga el registro de una imagen comercial idéntica o semejante a la que el franquiciatario está obligado al usar conforme el contrato de franquicia. Si el franquiciatario incurre en un ilícito por el uso de los signos distintivos impuestos por la franquicia, habría que preguntarse hasta donde llegaría la responsabilidad del franquiciante por ese hecho.

[1] El artículo 89, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial reformada en mayo de 2018 define la imagen comercial como “la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado.”

[2] La fracción I del artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial señala: “El registro de una marca no producirá efecto alguno contra: … Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste”.

[3] El artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial prevé que un registro de una marca será nulo cuando… “la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.”

[4] El registro número 2,038,934 fue concedido para distinguir: grupo musical; conciertos de música; grabación de música; producción de conciertos de música; producción de grabaciones de sonido y música; servicios de compositores y autores de música; servicios de entretenimiento y esparcimiento prestados por un grupo musical; actuaciones en directo por parte de un grupo musical; edición de música; espectáculos de música en directo; facilitación de música en directo; interpretación de música y canto; prestación de servicios de entretenimiento en forma de música grabada; servicios de edición de posproducción en música; servicios de entretenimiento prestados por grupos vocales de música; servicios de música en directo; organización de entretenimiento musical; producción musical.

[5] Ley de la Propiedad Industrial, artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca…

La entrada La protección de las marcas no tradicionales en México se publicó primero en Reyes Fenig.

El número y trascendencia de los cambios merecen muchos comentarios y análisis, los cuales espero ir compartiendo en este espacio. Mientras tanto, presentaré de forma más o menos breve las modificaciones que considero más relevantes.

Debo adelantar que un punto particularmente importante para los titulares de los registros marcarios en México es la nueva obligación de declarar el uso real y efectivo de la marca al tercer año de otorgamiento del registro (ver apartado 11 de esta entrada).

1. Vigencia. Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial entrarán en vigor el 10 de agosto de 2018.

2. Reglamento. Al 11 de junio de 2018, el Ejecutivo federal no ha publicado las nuevas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial que deberán contener los mecanismos para aplicar las normas legales reformadas en materia marcaria.

3. Tutela de las marcas no tradicionales. La ley abandonó la idea de que sólo los signos visibles podían constituir marca, para adoptar un concepto más moderno que acepta la existencia y tutela jurídica, a través del registro marca, de los signos visibles (incluyendo hologramas), los sonidos, los olores y el llamado “trade-dress”[1].

Aún está por definirse la manera como deberán describirse las llamadas marcas no tradicionales (sonidos, olores, trade-dress) al momento de solicitar su registro, a fin de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pueda llevar a cabo el examen de las mismas y determinar su registrabilidad. 

4. El trade-dress como marca. Veo aquí una situación peligrosa para los establecimientos comerciales y de servicios, así como para los fabricantes de productos, para quienes el trade-dress juega un papel importante en la identificación y diferenciación de la competencia.

El trade-dress era protegido a través de las normas represoras de la competencia desleal[2], sin que existiera un derecho al uso exclusivo. Ahora la ley mexicana reconocerá un derecho al uso exclusivo del trade-dress al autorizar su registro como marca[3].

Actualmente, México otorga la preferencia para la obtención del registro de marca al primero que presente la solicitud, con independencia de la posible fecha de inicio de uso en México del signo distintivo.

Lo anterior va a implicar una presión significativa sobre los fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios que emplean el trade-dress como elemento de identificación, quienes deberán solicitar el registro marcario respectivo tan pronto entre en vigor la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial. De otra forma, corren el riesgo de que un competidor solicite, antes que ellos, el registro de un trade-dress idéntico o semejante en grado de confusión, lo cual podría afectar gravemente sus actividades y hacerles incurrir en responsabilidad contractual frente a licenciatarios y franquiciatarios. 

5. Nuevas restricciones a los registros de marca. Al tiempo que la ampliación del concepto de marca permitirá el registro de signos perceptibles por otros sentidos además de la vista, el legislador aumentó y aclaró varios supuestos en que un signo no debe ser registrado como marca. Los cambios son numerosos, pero me llamaron la atención especialmente la prohibición expresa de registrar signos distintivos objeto de solicitudes de mala fe, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, las denominaciones idénticas o semejantes en grado de confusión a títulos de obras literarias o artísticas y la reproducción o imitación de los elementos de dichas obras.

6. Significado secundario. Ahora, una marca que pudiese haber sido genérica o descriptiva en un inicio, podrá ser registrada si el solicitante demuestra que ha desarrollado distintividad como consecuencia del uso en el comercio. Si bien se trata de una novedad en la Ley de la Propiedad Industrial, la posibilidad de que una marca carente de distintividad intrínseca pudiese ser registrada por distintividad adquirida, ya estaba contemplada en el artículo 15.1 de los ADPIC[4] y en algunos otros tratados comerciales internacionales, como el Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y México[5], aunque era cuestionable que las disposiciones en dichos instrumentos concediesen por sí solas a los particulares un derecho subjetivo exigible a la autoridad de conceder el registro a una marca originalmente descriptiva o genérica, por haber adquirido distintividad .
   

7. Eficacia de los consentimientos. El último párrafo del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial dota de obligatoriedad frente al IMPI a los acuerdos escritos entre el titular de un signo distintivo registrado con el solicitante de otro signo distintivo semejante en grado de confusión al registrado, para aplicarse a los mismos o similares productos o servicios, para efectos de que éste último pueda obtener el registro de su signo distintivo.

La palabra “consentimiento” es desafortunada en la ley, ya que el consentimiento es un elemento de existencia de los contratos, no un acto jurídico en sí. En todo caso, será el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial el que defina qué deberá expresar el citado acuerdo de voluntades para ser vinculante para la autoridad administrativa.

8. Marcas de certificación. La Ley de la Propiedad Industrial contempla ahora las marcas de certificación como una especie adicional del género signo distintivo.

9. Especificidad de la descripción de productos y servicios. El nuevo artículo 113, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que los productos o servicios señalados en la solicitud de registro de marca deberán ser específicos.

Aparentemente, la intención del legislador al incorporar la exigencia sobre la especificidad de los productos o servicios es suprimir la práctica de utilizar los encabezados de las diversas clases previstas en el Clasificador de Productos y Servicios del Arreglo de Niza como listas de productos y servicio. Falta por ver si los tribunales apoyarán esta interpretación.

10. Oposiciones más estrictas. El reformado artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial limita ahora la legitimación para la presentación de oposiciones.

Anteriormente, los opositores no necesitaban demostrar su interés jurídico o legítimo para promover oposición contra una solicitud de marca. Ahora, los opositores deberán acreditar su carácter de interesados. Asimismo, el texto reformado de la Ley regula con mayor precisión el ofrecimiento y desahogo de pruebas durante la etapa de oposición, aunque me parece que lo que logró la reforma es hacer más engorrosa la oposición, con la consecuente dilación en el examen de las solicitudes de registro de marca. 

11. Declaración de uso de marca. Los titulares de los registros de marca otorgados a partir del 10 de agosto de 2018, con independencia de su fecha de solicitud, deberán presentar una declaración sobre el uso real y efectivo de la marca un plazo de tres meses, contados a partir del tercer aniversario de otorgamiento del registro y, además, deberán pagar al IMPI un monto aún por definir al presentar la declaración de uso (Ver Las nuevas declaraciones de uso de marca).

La omisión en presentar la declaración de uso real y efectivo será causa para la caducidad, por ministerio de ley, del registro de marca de que se trate.

La declaración de uso real y efectivo de marca también deberá presentarse, y pagarse, al renovar registros marcarios con posterioridad al 10 de agosto de 2018, con independencia de la fecha de concesión.

(Actualización 14 de marzo de 2019) Esta carga está impuesta tanto a titulares de marcas registradas a nivel nacional como a los titulares de marcas internacionales registradas conforme al Arreglo de Madrid.

Adicionalmente, los productos y servicios descritos en el registro de marca quedarán limitados a aquellos que hayan sido incluidos en la declaración de uso real y efectivo de la marca.

12. Renovaciones más rigurosas. La renovación de un registro de marca estará condicionada a que el titular o su representante declare el uso real y efectivo de la marca (no tengo clara la diferencia entre “uso de marca” y “uso real y efectivo de la marca”). Lo más importante es que, aunque proceda la renovación de un registro de marca, el uso de dicha marca ya no beneficiará otros registros para la misma marca que se pretendan renovar. (Actualización 14 de marzo de 2019) La carga de presentar la declaración de uso real y efectivo de marca afecta tanto a marcas registradas a nivel nacional como a marcas internacionales registradas de acuerdo al Arreglo de Madrid. Los titulares de marcas registradas conforme el Arreglo de Madrid cuentan con tres meses para presentar ante el IMPI la declaración de uso real y efectivo de marca, contados a partir de la fecha en que OMPI notifique al IMPI la renovación del registro internacional.  El IMPI no emitirá requerimiento alguno. Al igual que en el caso de las declaraciones presentadas al tercer año, los productos y servicios descritos en el registro de marca quedarán limitados a aquellos que hayan sido incluidos en la declaración de uso presentada con motivo de la renovación.

13. Causas de nulidad adicionales y plazos más largos. Una nueva causa de nulidad es que el registro de marca se haya obtenido de mala fe.

Por su parte, el plazo para solicitar la nulidad de un registro de marca por uso anterior y continuo en México o el extranjero aumentó de tres a cinco años, a partir de la fecha de publicación del registro marcario a impugnar.

14. Notificaciones. Las notificaciones de los acuerdos y resoluciones de las autoridades dentro del procedimiento administrativo de solicitud de marca y patente serán notificados mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y ya no personalmente como se ha venido haciendo hasta ahora.

La justificación que los funcionarios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial han ofrecido para este importante grupo de reformas legislativas es la modernización del sistema mexicano de protección a la propiedad industrial. Habría que preguntarse si esta modernización responde a una demanda o necesidad real del sector empresarial mexicano, o si se trató de una imitación extralógica. Otros cambios, como la presentación de una declaración de uso de marca luego de tres años de concedido el registro, me parecen injustificados e implican un retroceso en el sistema de protección de la propiedad industrial en nuestro país, al imponer una carga excesiva a los comerciantes, prestadores de servicios, industriales y demás titulares de registros de marca, sin ningún beneficio a cambio.

[1] Ver artículo 89, fracciones V, VI y VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018.

[2] Ver artículo 213, fracción XXVI de la Ley de la Propiedad Industrial (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2010) previo a la reforma de mayo de 2018.

[3] Para efectos, de su registro como marca, el trade-dress se define como “la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado”. Ver artículo 89, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018.

[4] Acuerdos sobre los Aspecto de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, publicado en al Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994.

[5] Ver artículo 15-15.1 del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1999.

Diario oficial 18-may-18 (marcas)

La entrada Las nuevas disposiciones sobre marcas en México (promulgadas en mayo de 2018). se publicó primero en Reyes Fenig.