La fracción XII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que es infracción administrativa “ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva”.

Para entender qué es lo que ampara una patente, es necesario referirse a las reivindicaciones. Como precisa el artículo 21 de la Ley de la Propiedad Industrial, las reivindicaciones establecen las fronteras del derecho de exclusividad que confiere la patente.

Al respecto Jaime Delgado explica: “La descripción complementa las reivindicaciones, en cuanto enseñan cómo ejecutar prácticamente la invención, pero el derecho del inventor está delimitado por aquellas.”[1]. En el mismo sentido, Rafael Pérez Miranda, destaca “la extensión de los derechos de patente estarán limitados por las reivindicaciones que de manera precisa se reclamen en la solicitud y que fueran aprobadas al otorgarse”[2]. Oscar Solorio Pérez abunda “es decir, las reivindicaciones constituyen la descripción formal de aquello legalmente protegido como una patente”[3].

Con frecuencia he entendido las reivindicaciones como un acuerdo entre la administración y el solicitante, en donde éste último propone, en primera instancia, el alcance del derecho de exclusividad y las autoridades responden, ya sea aceptando la delimitación marcada por el administrado o señalando circunstancias que obligan a restringir o replantear la amplitud de la materia reivindicada, a lo cual el interesado puede contestar nuevamente. De ese juego quasicontractual nacen las reivindicaciones aprobadas que determinan el derecho conferido por la patente concedida.

Regresando al tema de la infracción, el artículo 213, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone que ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva, es infracción administrativa. Al respecto, la posición más “conservadora” entre los profesionales dedicados a la propiedad industrial, ha sido que la actualización de la citada hipótesis exige, entre otros requisitos, que el producto infractor se ajuste a lo literalmente señalado en las reivindicaciones. Dicho de otra manera, las reivindicaciones deben entenderse de forma restrictiva, y aquél producto que no cae dentro de la materia expresamente contenida en las reivindicaciones (particularmente la primera) no puede estimarse como infractor de la patente, aunque el producto señalado como infractor se parezca mucho al patentado.

La anterior interpretación sería aplicable, mutatis mutandi, a los supuestos de las fracciones XI y XIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que señalan que es infracción administrativa “fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva” y “utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva”.

La Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del mes de noviembre de 2016 publicó la tesis con el rubro “PATENTE. LA INTERPRETACIÓN PERIFÉRICA, POR IDENTIDAD O POR EQUIVALENCIA, CONSTITUYE UN MÉTODO PARA DEFINIR SI UN TERCERO HA INVADIDO EN PERJUICIO DE SU TITULAR LOS DERECHOS QUE DERIVAN DE ESA EXCLUSIVIDAD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN”, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito[4].

La relevancia de esta tesis radica en que el tribunal admite la posibilidad de declarar la infracción administrativa en el caso en que el producto infractor no reproduce la materia literalmente reivindicada, pero existe equivalencia de los medios utilizados, es decir, “para considerar que existe la infracción por equivalencia resulta necesario que el infractor utilice medios diferentes para resolver el mismo problema de la invención”.

Para determinar si estamos ante un caso de equivalencia que amerita la declaratoria de infracción, el tribunal señala que deben analizarse cinco circunstancias principales, con ayuda de un perito: “1) Los elementos contenidos en las reivindicaciones de la patente; 2) La evidencia de la sustitución, basándose en sus propios conocimientos y en los elementos que conformen el estado de la técnica; 3) La fecha en que se examina la posible existencia de la infracción; 4) La utilización de modos de realización o elementos que, a pesar de ser sustitutivos de la invención y que se puedan interpretar como comprendidos en el ámbito de la reivindicación de la patente, se hallen excluidos por estar comprendidos dentro del estado de la técnica; y, 5) Las innovaciones y desarrollos posteriores a la fecha de solicitud o prioridad de la patente presuntamente invadida.”

Explicando el contexto del precedente, la lectura de la versión pública de la ejecutoria muestra que emanó del juicio de amparo directo número 339/2016 vinculado con la solicitud de declaración administrativa de infracción de la patente número 214,691 (COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE MICOFENOLATO CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO, propiedad de Novartis AG) promovida el 25 de enero de 2011 contra Landsteiner Scientific, S.A. de C.V. con motivo de la comercialización del producto farmacéutico identificado con la marca “FEMULAN”.

Un detalle que debe considerarse es que la controversia giró alrededor de la infracción por “ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva”, contemplada en el artículo 213, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial. Si bien la infracción no se relacionó con las hipótesis de fabricación de un producto o proceso patentado, me parece que el principio sobre la infracción por equivalencia, expuesto en el precedente, sería igualmente aplicable.

La tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado es, sin duda, una buena noticia para los titulares de patentes, ya que fortalece la defensa de los derechos de propiedad industrial, particularmente en el campo farmacéutico.

Por otro lado, el que las autoridades puedan ir más allá de los límites sentados por las reivindicaciones literales y expresas puede ser causa de incertidumbre acerca de dónde termina el ejercicio lícito de una actividad industrial, comercial o de servicios, considerando que, para efectos de la infracción de una patente, las fronteras del derecho de exclusividad dejan de estar claramente determinadas para quedar a discreción –no arbitrio- de las autoridades.

Es cierto que el tribunal expuso una serie de elementos que deben estudiarse para concluir si es procedente declarar una infracción por equivalencia, pero su estudio queda en manos de un auxiliar de la administración, como lo es el perito, que ya no se limita al análisis del producto o proceso infractor, sino también a alargar el alcance de la materia amparada por la patente y que fue fijada por cláusulas reivindicatorias que, en principio, propuso el propio solicitante de la patente.

Cabe preguntarse si la interpretación del Primer Tribunal Colegiado fue contraria al principio de tipicidad de la infracción administrativa[5], al aparentemente ampliar el supuesto de infracción de “fabricar o elaborar productos amparados por una patente” a fabricar o elaborar productos por medios equivalentes a los amparados por una patente. Si la aplicación de la hipótesis de infracción rebasa los límites impuestos por el supuesto normativo, podría ser considerada inconstitucional y violatoria del derecho humano a la legalidad contemplada en los artículos 14 y 16 Constitucionales.

Además del criterio relacionado con la doctrina de los equivalentes, el juicio de amparo directo 339/016 dio origen a otra tesis, con el rubro PATENTE. EL PRINCIPIO DE UNIDAD INVENTIVA, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO CONSTITUYE UN MÉTODO PARA DEFINIR SI UN PARTICULAR HA INVADIDO EN PERJUICIO DEL TITULAR LOS DERECHOS QUE DERIVAN DE ESA EXCLUSIVIDAD EN UN PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN[6].

El principio de unidad inventiva, previsto en el artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial, constituye una regla aplicable al procedimiento de emisión de patentes, conforme a la cual la solicitud de patente “deberá referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conforme un único concepto inventivo”. La ausencia de unidad de invención obliga al Instituto a requerir al solicitante que divida la solicitud inicial en varias solicitudes “divisionales”, conservando la fecha de presentación y la prioridad que se hubiese reconocido.

Es ese sentido, el tribunal aclaró en la ejecutoria que “el artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial, si bien establece los lineamientos o directrices para determinar la materia inventiva que protege una patente, lo objetivamente cierto es que no establece los elementos que deben tomarse en cuenta para definir si un particular ha invadido en perjuicio del titular los derechos que derivan de esa exclusividad en un procedimiento de infracción”.

Aunque la ejecutoria no dice, la tesis expuesta por el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito nos lleva a sostener que no hay fundamento para afirmar que, conforme el principio de unidad de invención, la declaración administrativa de infracción exige la prueba de la invasión de todas y cada una de las reivindicaciones de la patente. Al contrario, basta que se demuestre la invasión de una o varias de las reivindicaciones independientes de la patente para que se actualice esta parte del supuesto de infracción del artículo 213, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, con independencia que también pueda demostrarse la invasión de reivindicaciones dependientes. A mi juicio, este lineamiento también sería aplicable al caso de la fabricación de productos y uso de procesos amparados por patente, sin autorización, a que se refieren las fracciones XI y XIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

La aclaración que brinda el precedente del Tribunal Colegiado  me parece muy oportuna y adecuada, y contribuirá a impedir que una lectura equivocada del principio de unidad de invención reste, injustamente, eficacia a los medios que establece la legislación para la defensa de los derechos que confieren las patentes en nuestro país.

[1] Jaime Delgado, Patentes de invención, diseños y modelos industriales, México, Oxford, 2001, pág. 57.

[2] Rafael J. Pérez Miranda, Derecho de la propiedad industrial. Patentes, marcas, obtentores de vegetales, informática. Un enfoque de derecho económico, 4a. ed., México, Porrúa, 2006, pág. 128.

[3] Óscar Javier Solorio Pérez, Derecho de la Propiedad Intelectual, México, Oxford, 2010, pág. 180.

[4] “Patente. La interpretación periférica, por identidad o por equivalencia, constituye un método para definir si un tercero ha invadido en perjuicio de su titular los derechos que derivan de esa exclusividad dentro de un procedimiento de infracción” en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Número 36, Volumen IV, noviembre 2016, página 2412. Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=interpretaci%25C3%25B3n%2520perif%25C3%25A9rica&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2013115&Hit=1&IDs=2013115&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2017.

[5] “Tipicidad. El principio relativo, normalmente referido a la materia penal, es aplicable a las infracciones y sanciones administrativas”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1667. Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=tipicidad%2520principio%2520relativo%2520administrativas&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=174326&Hit=1&IDs=174326&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2017.

[6] “Patente. El principio de Unidad Inventiva, contenido en el artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial, no constituye un método para definir si un particular ha invadido en perjuicio del titular los derechos que derivan de esa exclusividad en un procedimiento de infracción”, en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Tomo IV, noviembre de 2016, página 2411. Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=339%2F2016&Dominio=Precedentes&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=8&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2013114&Hit=6&IDs=2014940,2013996,2014005,2013618,2013619,2013114,2013115,2013049&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: Septiembre 4, 2017.

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La Constitución General de México caracteriza los derechos de exclusividad otorgados a los inventores como “privilegios temporales”.

Independientemente de la discusión acerca de la expresión “privilegios”, es evidente que una cualidad propia de los derechos de exclusividad conferidos sobre las invenciones es precisamente la temporalidad.

La temporalidad es variable, dependiendo del tipo de derecho de que se trate. Así, la vigencia de un modelo de utilidad es de apenas 10 años contados a partir de la fecha de solicitud, mientras que el de una patente es, por regla general 20 años a partir de la fecha de solicitud.

En este espacio trataremos brevemente el tema de la vigencia de los derechos de patente, y en particular de la prórroga que en algunos casos, probablemente sin proponérselo, autoriza la ley mexicana.

(Actualizacion 3 de abril de 2018: Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de marzo de 2018 redujeron el plazo de vigencia de los registros de diseño industrial a 5 años, pero son renovables por períodos de cinco años, hasta un máximo de vigencia de 25 años. Para más información, los invito a revisar esta entrada)

La regla general dicta que la vigencia de las patentes (20 años a partir de la fecha de solicitud) es improrrogable. Sin embargo, existe una excepción a esta regla, y la constituyen las llamadas patentes pipe-line.

En términos generales, las patentes pipe-line son aquellas que fueron solicitadas al amparo del artículo Duodécimo Transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI) entre el 28 de junio de 1991 y el 28 de junio de 1992 y cuya materia consistía básicamente en preparaciones farmacéuticas y agroquímicos. Bajo la antigua Ley de Invenciones y Marcas de 1976, los medicamentos, fertilizantes y plaguicidas no eran patentables, pero la LFPPI de 1991 no sólo las declaró patentables, sino que le dio a este beneficio un efecto retroactivo para que las invenciones relacionadas con los campos farmacéutico y agroquímico ya patentadas en otro países fueran patentables en México, aún en los casos de productos que ya habían caído al dominio público y carecían de novedad.

Independientemente de la justicia o injusticia de hacer reducibles a la propiedad privada invenciones que ya eran del dominio público, lo cierto es que la redacción del artículo Décimo Segundo Transitorio de la LFPPI fue bastante mala, e implícitamente dejó abierta la puerta a la posibilidad del extender la vigencia de las patentes pipe-line al señalar que “la vigencia de las patentes que fueren otorgadas al amparo de este artículo terminará en la misma fecha en que lo haga en el país donde se hubiere presentado la primera solicitud, pero en ningún caso la vigencia excederá de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en México.

Lo que sucedió fue que en algunos de los países donde se presentaron las primeras solicitudes relacionadas con las patentes pipe-line, concretamente Estados Unidos y Japón, las autoridades de esos países decidieron extender la vigencia dentro de esos territorios, de las patentes “hermanas” de las pipe-line, es decir las referidas a la misma invención. Dado que las patentes solo surten efectos en los países donde se otorgan, en condiciones normales una extensión de vigencia de patente concedida en los Estados Unidos no surte ninguna consecuencia en México. Pero en el caso de las patentes pipe-line, como la ley dispuso que su vigencia concluiría en la misma fecha en que lo hiciera la patente donde se presentó la primera solicitud, al ampliarse la vigencia de esas patentes “hermanas” extranjeras, automáticamente quedó extendida la vida de las patentes mexicanas relacionadas.

En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la autoridad administrativa responsable de la propiedad industrial, es decir de la concesión de patentes y registros de marca entre otras atribuciones. El IMPI ha sido severamente cuestionado en México por el sector de los fabricantes de medicamentos genéricos por extender la vigencia de patentes sobre medicamentos, argumentando que la extensión de la vida de las patentes es ilegal y que beneficia a las empresas farmacéuticas innovadoras (multinacionales todas ellas) en perjuicio de la industria nacional, pero sobre todo de los consumidores.

En descargo del IMPI, debo reconocer que éste siempre se ha opuesto a reconocer la extensión de la vida de las patentes. Los laboratorios que han invocado en su beneficio la prórroga de la vigencia de las patentes pipe-line como consecuencia de las extensiones concedidas en otros países han tenido que recurrir a los tribunales para obligar al IMPI a reconocer dichas prórrogas. Hasta donde yo sé, el los laboratorios innovadores han ganado la mayoría de los casos, pero no por culpa del IMPI, quien ha usando todos los recursos que la ley le concede para impedir la prórroga a las patentes. Tampoco es culpa de los tribunales; a ellos les toca interpretar la ley, no redactarla. En todo caso, si a alguien habría que señalar como “culpable” sería a los legisladores, quienes seguramente sin proponérselo dieron lugar a que las patentes pipe line sobre medicamentos y agroquímicos puedan gozar de vida adicional en México.

A este respecto, resulta sumamente interesante una tesis de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa identificada como V-P-SS-629 publicada en la página 87 de la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Enero 2005, No. 49, Año V, Quinta Época. En otra oportunidad analizaré esta tesis.

Actualización 18 de febrero de 2010: Ya existe jurisprudencia firme del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, confirmando la legalidad de la extensión de la vigencia de las patentes pipe-line, en tanto su vida total no supere los 20 años contados a partir de la fecha de solicitud. Esta jurisprudencia, al igual que la tesis mencionada en el párrafo anterior, no sólo sostiene la legalidad de las extensiones de vigencia de dichas patentes pipe-line, sino que, además, afirma que se trata de una extensión que opera de pleno derecho, es decir, se actualiza independientemente del momento en que el interesado solicite al IMPI el reconocimiento de la extensión de la vigencia de la patente, pudiendo hacerse dicha solicitud con posterioridad a su fecha de expiración original. La jurisprudencia es identificada como VI-J-SS-40, y fue publicada en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sexta Época, Año II, No. 21, septiembre 2009, página 27. La tesis puede consultarse aquí.

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