Las mencionadas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial entrarán en vigor 90 días naturales después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

(Actualización Junio 7, 2016: El Diario Oficial de la Federación del 1° de junio de 2016 publicó el decreto de promulgación de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que introduce la oposición a solicitudes de marcas. Las reformas entrarán en vigor el 30 de agosto de 2016.)

Bajo el sistema hoy vigente, las solicitudes de marca son examinadas oficiosamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Si el examinador encuentra alguna razón para negar el registro, como el que la marca resulte descriptiva de los productos o servicios a identificar, o que existiese una solicitud o registro anterior para una marca idéntica o semejante en grado de confusión para identificar los mismos o similares productos o servicios, emite una comunicación oficial, informando de sus hallazgos al solicitante, para que éste exprese lo que estime conducente para desvirtuar la objeción.

Las solicitudes de marca no se publican actualmente, pero cualquiera puede enterarse de su existencia a través de la base de datos Marcanet. Si un tercero se entera de la existencia de la solicitud de una marca que tiene el potencial de afectar sus derechos, podía presentar una “oposición” informal. Estas oposiciones informales no son otra cosas que escritos más o menos breves en donde el tercero informa al IMPI sobre los derechos que pudieran verse lesionados con el otorgamiento del registro marcario. Si la oposición sea presenta en una etapa temprana del procedimiento de solicitud de marca, existe una buena probabilidad de que llegue al examinador antes de que concluya el examen sustantivo de la solicitud e incluso que tenga como efecto que el IMPI niegue la solicitud de marca o que el solicitante la abandone como consecuencia de una objeción nacida a partir de la oposición informal.

Las oposiciones informales que hasta hoy existen han probado su efectividad para llamar la atención del examinador a solicitudes de marca que reclaman prioridad anterior a la fecha de presentación a la solicitud objeto de la oposición. Por otro lado, las oposiciones informales han tenido poco éxito cuando el oponente hace valer el uso anterior en México o en el extranjero de una marca idéntica o semejante en grado de confusión para identificar los mismos o similares productos o servicios. Cuando el IMPI expide el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una ya utilizada en el extranjero para amparar los mismos o similares bienes o servicios, la solución es presentar una solicitud de declaración administrativa de nulidad, siempre y cuando quien pide la nulidad demuestre el uso anterior y continuo de su marca.

No obstante, desde hace varios años existe la posibilidad real y plenamente prevista en la ley para oponerse a solicitudes de marca, aunque nunca se le ha denominado «oposición». Cuando una solicitud de marca es negada en definitiva por el IMPI por ser idéntica o semejante en grado de confusión a una anterior registrada o solicitada en México para amparar los mismos o similares bienes o servicios, el solicitante puede inconformarse mediante un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). El tribunal entregará copia de la demanda al titular de la marca o solicitud citados como anterioridad por el IMPI (y que provocaron la negativa final de la solicitud) y permitirá al dicho titular comparecer al juicio a defender la validez del fallo del IMPI como un tercero interesado. Incluso, dicho tercero interesado tiene derecho a demandar amparo (última instancia) en caso de que la sentencia del TFJFA sea desfavorable al IMPI (ver mi artículo Las oposiciones a solicitudes de marca en México).

Con las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, el IMPI debe publicar las solicitudes de marca en un plazo no mayor de diez días hábiles, después de la fecha de presentación, sin importar si la solicitud cumple con los requisitos formales correspondientes.

Los terceros contarán con un plazo de un mes para presentar su oposición.

Los procedimientos de oposición tendrán limitaciones en cuanto a las causas de negativa de registro de marca que los opositores podrán hacer valer, y que se reducen a las hipótesis substantivas de prohibición de registro marcario contempladas en los artículos 4° y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Por ejemplo, será válido hacer valer en una oposición la reproducción ilegal del nombre o pseudónimo de una persona, o la existencia con anterioridad de una marca registrada o solicitada idéntica o semejante en grado de confusión a la objeto de oposición para amparar los mismos o similares bienes o servicios.

En cambio, el uso anterior y continuo –en México o cualquier otro país- de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la solicitada en México para amparar los mismos o similares bienes o servicios, o la mala fe del solicitante por haber sido el representante, licenciatario, distribuidor o agente en México del titular extranjero de una marca registrada en otro país, no podrán ser materia de una oposición. Para casos como esos será necesario presentar una solicitud de declaración administrativa de nulidad, y sólo después que el registro de marca a impugnar haya sido emitido.

La reforma a la ley prevé el pago de una tasa gubernamental para presentar oposiciones, con el objeto de desalentar la promoción de oposiciones frívolas. Es probable que el monto a pagar por la oposición se encuentre entre los US$100.00 y US$150.00.

Las oposiciones que se vayan presentando también serán publicadas, dando al solicitante oportunidad de presentar argumentos y pruebas para desvirtuar la oposición del tercero.

Es evidente la intención de los legisladores de que el procedimiento de oposición sea sencillo y rápido. La oposición en ningún caso suspenderá el trámite de la solicitud de registro de marca; será más un medio para proporcionar información relevante IMPI acerca de la marca que pretende registrar el solicitante que un procedimiento de naturaleza contenciosa.

Una vez que el IMPI determine conceder el registro marcario o negarlo, lo comunicará por escrito al promovente de la oposición. Si la oposición no hubiese sido exitosa y el IMPI concede el registro marcario, el opositor tendrá expedita la solicitud de declaración administrativa de nulidad para tratar de invalidar el registro. El resultado de la oposición no prejuzga, al menos formalmente, sobre la validez del registro de marca.

Sería ahora pertinente preguntarnos si la oposición que recién se incorpora a la ley mexicana cambiará significativamente los procedimientos de solicitud de registro de marcas.

Mi opinión es que no habrá novedades importantes en el sistema marcario en general.

A mi parecer, las nuevas normas regulan la antigua oposición informal, dotándola desde luego de reglas y plazos, pero sin cambiar la práctica marcaria que ya venía ocurriendo en nuestro país. Los exámenes de forma y de fondo seguirán ocurriendo como lo han venido haciendo. Es importante reiterar que el resultado de la oposición no prejuzgará sobre las acciones de nulidad de registro de marca disponibles para los terceros interesados, incluso si no presentaron oposición alguna.

Los legisladores que propusieron la introducción de la oposición al sistema marcario mexicano argumentaron que uno de los motivos que los llevó a proponerlo fue la adhesión de México al Protocolo de Madrid. Francamente, no veo la conexión entre una cosa y la otra. Los legisladores también sostuvieron que el mecanismo de oposición contribuirá a disminuir el número de solicitudes de declaración administrativa de nulidad, mejorará la calidad del examen de fondo de las solicitudes de marca y proporcionará a los propietarios de marcas en México una herramienta eficaz y de bajo costo para proteger sus derechos.

La entrada México introduce la oposición al sistema de marcas se publicó primero en Reyes Fenig.

El Protocolo de Madrid deberá entrar en vigor en México el 19 de febrero de 2013 (a los tres meses del depósito del instrumento de adhesión), aunque hasta el día de hoy su texto no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Lamentablemente, no sabemos todavía cómo se va a instrumentar este tratado internacional en nuestro país; ni siquiera tenemos certeza de si existen planes concretos para instaurar un procedimiento de oposición a solicitudes de marca (actualización del 2 de mayo de 2015. Ver México introduce la oposición al sistema de marcas). La opinión generalizada entre los especialistas en México es que sería importante –por no decir esencial- contar con un procedimiento de oposición para el adecuado funcionamiento del Protocolo de Madrid. No obstante, en Italia, el Protocolo de Madrid entró en vigor sin que la legislación local previera la oposición, por lo que no parece que la inserción de este procedimiento dentro del de solicitud de registro de marca sea imprescindible.

Los legisladores deberán ser cuidadosos al momento de diseñar el procedimiento de oposición, si se deciden por esa opción, a fin de evitar que se convierta en un mecanismo que dilate excesivamente los procedimientos de solicitud de marca.

Sin embargo, soy pesimista acerca de la calidad de las posibles reformas a la legislación mexicana con motivo de la adhesión al Protocolo de Madrid. El hecho que la adhesión al Protocolo de Madrid se haya motivado por la presión de la Unión Americana (principal socio comercial de México) y no por las necesidades o demandas del sector empresarial mexicano –como lo confesó el Secretario de Economía– sumado al plazo perentorio en que entrará en vigor el Protocolo de Madrid, me hacen pensar en que habrá improvisación y precipitación al momento de concebir y efectuar las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para a eficacia del tratado internacional en México. Espero equivocarme.

Tampoco debe soslayarse la hostil recepción que ha tenido la adhesión al Protocolo de Madrid por parte de la comunidad de profesionales especializados en propiedad industrial. No nos deberá sorprender que la adhesión de México a este tratado internacional sea materia de impugnaciones y que las solicitudes y registros internacionales sean objeto de todo tipo de ataques jurídicos en los diversos tribunales (Actualización del 2 de mayo de 2016. A la fecha, no tengo conocimiento de alguna impugnación a la adhesión de México al Protocolo o de alguna de sus normas).

Un punto que me parece no ha sido suficientemente debatido es el lugar que le debe corresponde al Reglamento del Protocolo de Madrid dentro de la pirámide de jerarquía de normas. Este problema también se plantea en el caso del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Si hay una contradicción entre el Reglamento del Protocolo de Madrid o el Reglamento del PCT y la ley federal, o un reglamento expedido por el Presidente de la República, ¿Cuál debe aplicarse y qué jerarquía le debe corresponder estos reglamentos de tratados internacionales? Los Reglamentos del Protocolo de Madrid y del PCT no son parte de tratado internacional (no lo suscribe el Ejecutivo Federal ni los ratifica la Cámara de Senadores), no constituyen acuerdos interinstitucionales, tampoco son leyes del Congreso de la Unión ni disposiciones reglamentarias del Presidente de la República. No son acuerdos, circulares u oficios. He considerado que este problema podría resolverse a través del principio de especialidad de la norma, pero es una solución que no me deja totalmente satisfecho.

Habrá que aguardar a que las controversias derivadas de las contradicciones entre los Reglamentos del Protocolo de Madrid y del PCT y las normas nacionales sean sometidos a los tribunales, tanto administrativos como del Poder Judicial Federal, pero el tema me parece lo suficientemente interesante como para irlo discutiendo.

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