La Ley de la Propiedad Industrial actual dispone como regla que todos los signos perceptibles por los sentidos pueden constituir marca, en tanto sean distintivos de los productos o servicios a los cuales se aplican y, por lo tanto, se pueden registrar. Las excepciones a la regla están contenidas en dos grandes grupos: Por un lado, el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, contiene una larga enumeración de hipótesis más o menos específicas, relativas a signos que no deben ser registrados como marca, ya sea por carecer de distintividad, por cuestiones de orden público, por lesionar el sistema de libre competencia, por impactar negativamente los intereses de los consumidores o por afectar derechos concretos de terceros, ya sean personalísimos o patrimoniales.

El otro grupo de prohibiciones está contenido en el artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial, que de manera bastante general prohíbe el otorgamiento de patentes, registros y publicaciones a cualquier acto que sea contrario al orden público, la moral, las buenas costumbres o que viole cualquier disposición legal. Esta prohibición da apoyo a las autoridades administrativas para negar o anular el registro de marcas que, sin actualizar alguno de los supuestos normativos previstos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, son ilegales, como sería el caso de una marca figurativa que reproduce una obra protegida por el derecho de autor, sin autorización del titular de los derechos autorales respectivos.

El artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial también faculta a las autoridades administrativas para calificar los signos distintivos propuestos a registro desde la espinosa perspectiva de la moral, las buenas costumbres y el orden público. Digo espinoso porque, como el Cuarto Tribunal Colegiado destacó en la sentencia, la moral y las buenas costumbres tienen un contenido dinámico, que va cambiando con las circunstancias de tiempo, lugar e incluso grupo social. Por otro lado, el orden público tampoco cuenta con una definición clara en la Constitución y en las diferentes leyes que hacen mención de ellas, por lo que su afectación debe analizarse caso por caso. No obstante, nos explica el tribunal, puede afirmarse que el orden público está constituido por un mínimo de reglas que permiten la armonía social, y que encuentra su límite en las libertades individuales y los derechos humanos; pareciera que, a mayor protección del orden público, mayor será también la restricción a la libertad de las personas.

No es la primera vez que en este blog abordo el tema de las marcas con contenido contrario a la moral, a las buenas costumbres y al orden público, pero me he enfocado a los casos en que particulares han tratado de registrar como marca el nombre o pseudónimo de delincuentes o grupos criminales (Ver Las marcas de «El Chapo», “RAFAEL CARO QUINTERO” no es una marca registrada y El valor en México de las marcas relacionadas con criminales).

El caso concreto que resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado y que dio origen al precedente que ahora comento, tuvo que ver con la solicitud de registro número 1,832,646 (ahora registro número 2,038,916) para la marca “PINCHE GRINGO BBQ” y Diseño.

Los solicitantes fueron los señores Daniel Andrew De Fossey, persona física de nacionalidad estadounidense y Roberto Luna Aceves, de nacionalidad mexicana. Los servicios a identificar con la marca son restaurantes, cafeterías y bares.

Como saben, “gringo” es una expresión muy usada en México y otros países latinoamericanos para referirse a una persona u objeto proveniente de la Unión Americana, aunque con frecuencia es utilizado también para hacer alusión a cualquier persona de piel blanca que hable inglés[2]. Dependiendo del contexto, “gringo” puede expresar una extrema familiaridad con algo o alguien norteamericano, pero también puede tener una connotación despectiva.

Algo similar ocurre con “pinche”; en mi experiencia, “pinche” es usado principalmente como un adjetivo algo vulgar de connotación negativa para referirse a algo o alguien de poco valor o despreciable; pero “pinche” es también el ayudante de cocina[3].

Durante el examen de la solicitud de marca número 1,832,646 “PINCHE GRINGO BBQ” y Diseño, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) objetó primero y luego negó en definitiva el registro de la marca, argumentando que se trata de un signo contrario a las buenas costumbres y el orden público. El IMPI sostuvo que la marca era una frase ofensiva para una persona nacida en los Estados Unidos al calificarla de ruin o despreciable.

La siguiente instancia fue la contenciosa administrativa ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Sala Especializada decidió, por mayoría, confirmar la validez de la decisión del IMPI.

Por último, los solicitantes demandaron el amparo en contra de la sentencia de la SEPI, la cual fue turnada al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (en Ciudad de México). Los quejosos señalaron en los agravios que la marca “PINCHE GRINGO BBQ” hacía alusión a un ayudante de cocina de origen norteamericano, sin propósito de ofender; y que la Sala había actuado ilegalmente, al enfocarse únicamente en la connotación negativa de la marca a pesar de que ésta también tenía un significado perfectamente plausible que no insultaba a nadie y que era el pretendido por los solicitantes del registro marcario. Los quejosos también invocaron la inconstitucionalidad del artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial, por limitar el derecho humano a la libertad de ocupación.

El Cuarto Tribunal Colegiado dio la razón a los quejosos, sin entrar al análisis de la constitucionalidad del artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial. De manera muy resumida, lo que el Colegiado explicó fue que el carácter ofensivo de una marca depende del contexto particular en que se use. No existe el derecho a insultar y una marca que claramente constituye una ofensa no debe ser registrada (incuso, usarla es ilícito). Sin embargo, al ser uno de los solicitantes del registro marcario de nacionalidad norteamericana y tratándose de un signo distintivo dirigido a diferenciar los servicios de un restaurante presumiblemente enfocado en la cocina estadounidense, era razonable concluir que “PINCHE GRINGO BBQ” y Diseño no buscaba insultar a los estadounidenses o personas angloparlantes, sino aludir al ayudante de cocina de origen norteamericano. Por lo tanto, la marca resultaba registrable.

Ante el escenario de una frase o denominación que puede entenderse tanto en un sentido insultante como en un sentido no ofensivo, la autoridad administrativa debe analizar, caso por caso, cuál debería ser el significado atribuible a la marca para efectos de juzgar si es inmoral, contraria a las buenas costumbres o al orden público, preservando desde luego las reglas mínimas de convivencia, sin afectar en exceso la libertad y la creatividad y sin perder de vista que las buenas costumbres y la moral varían con el tiempo y en cada lugar.

Afortunadamente, el Tribunal Colegiado aportó algunos lineamientos interesantes, que la tesis publicada no refleja pero pueden leerse en la ejecutoria.

El Tribunal explicó que, para inclinarse en favor o en contra de la registrabilidad como marca de un signo distintivo con connotaciones tanto ofensivas como no ofensivas, es lícito tomar en consideración el grupo o comunidad que podría verse afectado o insultado con la frase o palabra propuesta como marca. En el caso de grupos y comunidades que han sido históricamente sujetos de escarnio, burla o insulto por motivo de género, raza, orientación sexual o color de piel, el grado de protección a que tienen derecho debe ser mayor, y la tolerancia por parte de las autoridades a expresiones potencialmente ofensivas contra dichos grupos debe ser menor, en comparación con conjuntos de personas menos vulnerables o dominantes.

A diferencia de las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes o los homosexuales, soy de la opinión que los norteamericanos residentes en México, no constituyen una comunidad particularmente discriminada u hostigada por parte de la sociedad. Lo anterior, sumado al hecho de que uno de los solicitantes era de nacionalidad norteamericana (un gringo) y que los servicios a identificar con la marca “PINCHE GRINGO BBQ” serían prestados por un restaurante presumiblemente identificado con la cocina estadounidense, permitió al tribunal afirmar expresamente que era razonable concluir que “PINCHE GRINGO BBQ” no implicaba un insulto, sino solo una frase llamativa que involucraba a un ayudante de cocina originario de los Estados Unidos.

Por otro lado, aplicando ese mismo criterio, si la marca hubiese sido “PINCHE INDIO BBQ”, es probable que el resultado final hubiese sido adverso para los solicitantes del registro marcario, independientemente de que “PINCHE INDIO BBQ” pueda entenderse en un sentido no ofensivo.

Lo anterior nos muestra la importancia que debe darse al contexto cuando se analiza la posible inmoralidad o ilicitud de una marca. Algunas palabras y signos que eran abiertamente aceptables hace cincuenta años, ya no pueden emplearse sin causar reacciones desfavorables, al tiempo que algunas expresiones vulgares e inadmisibles en una conversación familiar a finales del siglo pasado son ahora expuestas sin pudor en los medios masivos y la publicidad. Mi posición es que el tribunal elaboró un valioso criterio acerca de la disponibilidad como marca de expresiones posiblemente ofensivas que resulta objetivo y flexible a la vez.

[1] “Marcas. Debe permitirse su registro aun cuando su denominación contenga una palabra malsonante, si ésta no es su única connotación, debiendo tener en cuenta su uso en el caso específico y un criterio de excepcionalidad al invocar la afectación al orden público (inaplicabilidad del artículo 4o. de la Ley de la Propiedad Industrial)”, en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Tomo VI, junio de 2019, página 5205 (Versión electrónica: http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2020128&Dominio=Localizacion&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2020128&Hit=1&IDs=2020128&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2019).

[2] Ver Diccionario de la Lengua Española, versión en línea https://dle.rae.es/?w=gringo

[3] Ver Diccionario de la Lengua Española, versión en línea https://dle.rae.es/pinche?m=form.

La entrada Tómelo por el lado amable: “PINCHE GRINGO BBQ” no es ofensivo se publicó primero en Reyes Fenig.

El caso más reciente que me llamó la atención fue el de “RAFAEL CARO QUINTERO” (Ver “RAFAEL CARO QUINTERO” no es una marca registrada) y antes el del “CHAPO GUZMÁN” (Ver Las marcas de “El Chapo”). Con relación a este último, la prensa nos informó en julio de 2019 que Alejandrina Guzmán, hija del capo, había lanzado una línea de ropa con una marca “inspirada” en el Chapo Guzmán[1]. Si bien Alejandrina Guzmán es titular de la marca registrada número 948,338 “EL CHAPO”, para vestuario, calzado y sombrerería, no ha logrado hasta ahora el registro de un signo distintivo que incorpore “CHAPO” y “GUZMÁN”, contra lo que algunos medios podrían afirmar.

Es una práctica frecuente que los comerciantes, fabricantes y prestadores de servicios identifiquen los productos y servicios que ofrecen con el nombre y/o pseudónimos de personajes famosos, vivos y muertos, con el objeto de que el público los recuerde con mayor facilidad, se identifique con ellos y lograr incrementar sus ventas. Así, “CRISTIANO RONALDO” es una marca registrada para calzado, “USAIN BOLT” para artículos deportivos y “RAFA NADAL” para educación y actividades deportivas. Evidentemente, registrar como marca el nombre propio permite comercializarlo y generar ganancias.

Entonces, ¿cuánto vale o podría valer, como marca, el nombre de un criminal? La respuesta es: nada.

Un bien tiene valor económico en la medida que es susceptible de integrarse a nuestro patrimonio y hacerlo objeto de comercio. Por ejemplo, el nombre propio es un atributo de la personalidad, y está esencialmente fuera del comercio: no lo podemos vender, rentar o dar en garantía. La forma de convertir el nombre propio o el pseudónimo en un bien de tipo patrimonial es registrándolo como marca o nombre artístico protegido como reserva de derechos; o incluso autorizando a otros a efectuar ese registro en su propio nombre.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha sostenido, en el caso de las marcas “EL CHAPO GUZMÁN” (solicitud 1,121,734, entre otras), “LOS ZETAS” (solicitud 796,602) y “RAFAEL CARO QUINTERO” (solicitudes 1,896,536 y 1,896,538), que no son registrables por dos razones: (i) por corresponder al nombre y/o pseudónimo de una persona (RAFAEL CARO QUINTERO y EL CHAPO GUZMÁN), sin que conste que ésta hubiese autorizado su registro como marca[2]; y (ii) por tratarse del nombre de delincuentes o de organizaciones criminales, lo cual los convierte en signos contrarios a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

Poniendo a un lado la autorización que deben dar las personas físicas para que otros registren como marca sus nombres propios o pseudónimos, si el IMPI niega el registro de las marcas que reproducen el nombre de un delincuente o una organización criminal por estimarlos intrínsecamente no inscribibles al contravenir el orden público y/o la moral y las buenas costumbres, entonces estamos ante signos distintivos que no pueden incorporarse al patrimonio como bienes incorpóreos y ser materia de comercio. Estas marcas no sólo no se pueden registrar, sino además es ilícito usarlas, y su explotación acarrea sanciones administrativas[3].

Por lo tanto, siendo denominaciones no utilizables, no registrables y fuera del comercio, estamos ante marcas que no pueden ser objeto de actos jurídicos mercantiles o civiles[4], sin importar la naturaleza del acto. En consecuencia, mi opinión al día de hoy es que las marcas que reproducen el nombre de un delincuente u organización criminal valen absolutamente nada.

Lo más inquietante de este tema sería la posible existencia de un mercado con consumidores que se identifican con criminales y grupos delincuenciales y están dispuestos a gastar su dinero en bienes identificados con los nombres de éstos. Se trataría indudablemente de una manifestación más de la profunda descomposición que vive nuestra sociedad.

[1] “Esta es la marca de ropa inspirada en “El Chapo” Guzmán” en Aristegui Noticias (versión en línea: https://aristeguinoticias.com/1607/mexico/esta-es-la-marca-de-ropa-inspirada-en-el-chapo-guzman/. Fecha de consulta: 1 de diciembre de 2019).

[2] Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 90.- No serán registrables como marca:

XIII. Los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente;

Asimismo, no serán registrables como marca, la imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas de personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente;

[3] Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 4°.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

[4] Código Civil Federal. Artículo 1825.- La cosa objeto del contrato debe: 1o. Existir en la naturaleza. 2o. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie. 3o. Estar en el comercio.

La entrada El valor en México de las marcas relacionadas con criminales se publicó primero en Reyes Fenig.