Escenario inimaginable hace un par de años, la terminación del TLC parecería un paso más hacia la recomposición del orden económico internacional, originalmente organizado alrededor del llamado Consenso de Washington. No deja de sorprenderme el recuerdo del desbordado optimismo imperante a mediados de la década de los noventa del siglo pasado; el triunfo del liberalismo político y económico parecía asegurado.

Sin embargo, las preocupaciones sobre seguridad, la desigualdad, la desconfianza hacia las élites políticas tradicionales y el temor al “otro” han abonado para que algunos países hayan elegido caminar en una dirección inesperada. No me parece que se trate de una revolución en lo fundamental, pero observamos escenarios que, hace un lustro, no estaban en el libreto.

El TLC tuvo para México implicaciones enormes, que rebasaron el aspecto estrictamente comercial. Para nosotros fue un cambio del lugar que los mexicanos le dábamos a nuestro país en el mundo y profundizó un vínculo esencial con la Unión Americana principalmente. Al respecto, el historiador Lorenzo Mayer escribió:

La firma del TLC constituyó uno de los momentos simbólicos más importantes en la relaciones México-Estados Unidos desde la alianza formal de ambos países durante la segunda Guerra Mundial. Con el acuerdo, el fracaso del nacionalismo económico mexicano se convirtió, de golpe, en un triunfo personal para el presidente Carlos Salinas y un triunfo colectivo para el grupo gobernante. Con el TLC se perdió la política de Estado que se había mantenido vigente desde la Revolución mexicana hasta la política hacia Centroamérica en los años ochenta, y su lugar lo ocupó una mera política de gobierno que bien se puede definir como una nueva “relación especial” con la única superpotencia de fines del siglo XX”[1].

El TLC tuvo un impacto muy fuerte en la regulación de la propiedad intelectual en México. Buena parte de las normas contenidas hoy en la Ley de la Propiedad Industrial, Ley Federal del Derecho de Autor y Ley Federal de Variedades Vegetales fueron consecuencia directa del TLC. Ahora que la supervivencia del TLC está comprometida, hay quien pregunta si su terminación tendrá consecuencias a nivel legislativo en nuestra materia.

Jugar al profeta es riesgoso, pero pienso que puedo aventurar algunas conjeturas razonables para el caso que el TLC sea denunciado.

1. México, Canadá y la Unión Americana seguirán siendo vecinos, nadie se mudará de continente, y el comercio no se detendrá. A pesar de los supuestos esfuerzos por diversificar el destino de las exportaciones mexicanas, México continuará siendo altamente dependiente del intercambio con los Estados Unidos en una relación que permanecerá asimétrica.
2. Las economías de los países parte del TLC van a sufrir, más la mexicana que la estadounidense y canadiense (particularmente en los niveles de inversión y la tasa de crecimiento). No faltará quien salga ganando con el fin del acuerdo.
3. Las reglas comerciales van a cambiar, pero no demasiado. Tanto México como EEUU y Canadá son miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y seguirán sujetos a sus normas. Claro que las ventajas del TLC desparecerán, pero tampoco vamos a volver al sistema de sustitución de importaciones y al mercado protegido.
4. En ese mismo orden de ideas, veo improbable que la terminación de TLC tenga como consecuencia reformas a la leyes mexicanas que signifiquen disminuciones a los niveles de protección que la propiedad intelectual disfruta al día de hoy. Aún sin el TLC, México se encuentra obligado por múltiples acuerdos bilaterales y multilaterales (notablemente el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio o ADPIC) que obligan a nuestro país a contar con el marco normativo actualmente existente.
5. Por otro lado, sin el TLC, el Estado Mexicano tendrá pocos incentivos para profundizar y ampliar los actuales niveles de protección a la propiedad intelectual, en especial en el campo de la innovación tecnológica, en donde nuestros vecinos del norte mantienen una posición dominante. Se me ocurren algunos ejemplos de cosas que no ocurrirán si el TLC termina: a) la ampliación de la vigencia de algunas patentes como consecuencia de demoras injustificadas en la emisión de la patente o demoras injustificadas en la emisión de los permisos o autorizaciones para comercializarlo; b) elevar a rango reglamentario al menos el principio de “non-reliance” para datos sobre eficacia y toxicidad de nuevos ingredientes activos de medicamentos y agroquímicos presentados para obtener permisos y autorizaciones para su comercialización[2]; c) establecer un plazo mínimo de protección para los datos antes señalados[3]; d) extender el concepto de invención para incluir desarrollos y elaboraciones que actualmente no se consideran invenciones; e) el establecimiento de un sistema de protección provisional para invenciones objeto de solicitudes de patente publicadas pero no concedidas aún.

No sabemos qué futuro le depara al TLC; cálculos pesimistas en octubre de 2017 situaban las probabilidades de supervivencia del acuerdo comercial en menos del 50%[4]. En todo caso, el fin del TLC no sería el fin de mundo, y nos debe motivar a repensar la relación de México con nuestros vecinos y el resto de la comunidad internacional.

[1] Josefina Zoraida Vázquez y Lorenzo Meyer, México frente a Estados Unidos. Un ensayo histórico, 1776-2000, 4ª ed., México, FCE, 2001, p. 239.

[2] La protección de los datos de estudios y pruebas de seguridad y eficacia de las nuevas entidades químicas para uso en medicamentos y agroquímicos tiene dos aspectos: la preservación de su confidencialidad (“non-disclosure”) y el evitar que terceros usen dicha información para lograr la aprobación de sus propios productos equivalentes (“non-reliance”). Actualmente, el único apoyo que tiene el non-reliance en materia farmacoquímica es el oficio-circular CAS/01/OR/896/2012 signado por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que establece lineamientos para la protección de los datos clínicos que los particulares presentan. El citado oficio-circular continuaba vigente al 17 de agosto de 2017, pero podría ser revocado fácilmente en cualquier momento sin previo aviso.

[3] ADPIC no señala plazo mínimo de protección de los datos de estudios y pruebas de seguridad y eficacia de las nuevas entidades químicas para uso en medicamentos y agroquímicos. TLC, prevé un plazo de cinco años, al igual que el oficio-circular CAS/01/OR/896/2012, aunque este último sólo aplica a datos clínicos de nuevos medicamentos. La terminación del TLC dejará la protección de los datos de estudios y pruebas de seguridad y eficacia en una situación más endeble que la actual.

[4] “US demands raise fears that leaving NAFTA could hurt economy” en Chicago Tribune; versión electrónica visible en http://www.chicagotribune.com/business/sns-bc-us–nafta-in-danger-20171011-story.html. Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2017.

La entrada Las consecuencias para la propiedad intelectual del fin del TLC, si ocurre. se publicó primero en Reyes Fenig.

El artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial contempla diversas hipótesis de nulidad de registro de marca, agrupadas en cinco fracciones. La fracción III señala que un registro de marca será nulo cuando hubiese sido concedido con base en datos falsos asentados en la solicitud. El mismo artículo 151 dispone que la acción de nulidad de marca basada en la fracción III, caduca en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del otorgamiento del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Los formatos de solicitud de registro de marca requieren que el solicitante proporcione diversos datos, conforme lo ordena el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial. Algunos resultan muy familiares y, normalmente, no deberían causar problemas, como el domicilio y nacionalidad del solicitante. Hay que tener siempre presente que todos los datos que proporcionamos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se incorporan a un registro público y cualquiera puede tener acceso a ellos con poco esfuerzo; vale la pena que nuestros clientes personas físicas estén conscientes de esta circunstancia, antes de divulgar sus lugares de residencia.

Las solicitudes de registro de marca piden que el solicitante manifieste si hay usado la marca y, en su caso, señale la fecha de primer uso; existe una tercera opción, que el solicitante no diga nada, y entonces se presumirá que la marca no se ha usado. El dato relativo a la fecha de primer uso resulta uno de los más delicados de las solicitudes de registro de marca; reclamado adecuadamente, puede proporcionar importantes ventajas para el titular una vez que el registro hubiese sido otorgado (ver mi artículo Los efectos de asentar fecha de primer uso en las solicitudes de marca en México).

No obstante, así como la reivindicación de una fecha de primer uso de marca podía brindar beneficios significativos, también originaba el importante riesgo de que el registro fuese declarado nulo si la fecha de primer uso resultaba falsa o inexacta. En ocasiones, registros de marca que reclamaron fechas de primer uso perfectamente legítimas fueron anuladas porque el titular carecía de un respaldo documental sólido para probar su veracidad.

Los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles señalan la regla de que el que afirma debe probar. La excepción a dicha regla es el hecho negativo: el que sustenta la acción o excepción en un hecho negativo no requiere probar dicho hecho negativo (porque el hecho negativo es, por naturaleza, imposible de probar) revirtiéndose la carga de la prueba en el adversario, quien debe demostrar el hecho positivo que desvirtúa el negativo. Adicionalmente, quien base la pretensión en un hecho negativo que lleva implícito un hecho positivo, debe probar éste, así como las negativas tendientes a desvirtuar la capacidad y la presunción legal en favor de la contraparte.

Desde hace ya varios años, la posición defendida por la jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en los casos de solicitud de declaración administrativa de nulidad de un registro de marca por datos falsos asentados en la solicitud, ha sido que no corresponde al solicitante de la declaración de nulidad probar la falsedad de los datos, sino que la carga de la prueba recae en el titular del registro marcario impugnado, quien debe acreditar la veracidad de aquéllos para desvirtuar la acción[2]. A pesar de que la jurisprudencia no obliga al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el IMPI tendía a seguirla al dictar sus resoluciones.

La jurisprudencia del TFJA era congruente con la idea de que los hechos negativos son imposibles de probar y que el alegar la falsedad de un dato contenido en la solicitud de registro de marca constituye, esencialmente, un hecho negativo, a saber, la negación de la veracidad de determinada información.

En contra de lo anterior, algunos colegas argumentaban que el afirmar que determinada información manifestada en la solicitud era falsa obligaba al actor demostrar esa afirmación, ya que resultaba injusto obligar al titular del registro marcario impugnado a demostrar la veracidad de las manifestaciones de buena fe contenidas en la solicitud de marca, especialmente cuando el solicitante de la nulidad podía haber omitido aportar al procedimiento un indicio al menos, que justificase su aseveración respecto a la falsedad de los datos contenidos en la solicitud de registro de marca. Asimismo, los detractores de la jurisprudencia del TFJA alegaban que existía una presunción de buena fe sobre los datos asentados en las solicitudes de registro marcario, y que la carga de la prueba necesariamente debía recaer en quien pretendiera destruir dicha presunción.

La tesis PC.I.A. J/78 A (10a.) del Pleno del Primer Circuito, elaborada conforme la Ley de Amparo de 2013 y publicada el pasado mes de julio de 2016, establece de forma más o menos definitiva un criterio que resulta contrario al que ha venido sosteniendo el TFJA, al menos en principio. La decisión no fue unánime. De los veinte magistrados que integran el Pleno del Primer Circuito, trece apoyaron la tesis y siete votaron en contra; incluso, el Magistrado ponente Julio Humberto Hernández Fonseca publicó un voto particular en contra del proyecto de la mayoría.

El texto de la tesis es bastante parca. En su parte sustancial, señala:

Cuando se demanda la nulidad de un registro marcario por actualizarse la causa prevista en la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y el actor alega la falsedad de la fecha del primer uso declarada en la solicitud de registro, a él corresponde acreditar esa afirmación…

La ejecutoria que dio origen a la tesis contiene, por razones obvias, más precisiones y de alguna manera atempera lo que la tesis señala.

En la ejecutoria, la mayoría sostuvo lo siguiente:

… cuando se alegue la falsedad de la declaración de la fecha de primer uso de la marca, el solicitante se encuentra obligado a sustentarla con los medios probatorios de los que advirtió la presunta falsedad de la fecha referida, a efecto de que la autoridad administrativa cuente con los elementos que le permitan advertir que podría actualizarse el supuesto de nulidad invocado.

Lo anterior, con independencia de que quien alegue la falsedad, a su vez, exponga una fecha diversa que afirme cierta o que no lo haga, pues, en el primer caso, el solicitante de la nulidad, deberá probar que la marca fue usada en el día que afirma, ya que su pretensión introduce un elemento novedoso que implica una afirmativa, la cual debe ser probada fehacientemente por la parte que la formula y, en el segundo, deberá aportar los medios de los que advirtió la presunta falsedad de la data, al ser los elementos constitutivos de su acción.

Considerar lo contrario, implicaría que cualquier persona podría solicitar la declaratoria de nulidad de un registro de marca con la sola afirmación de que los datos son falsos, sin mayor carga que la de alegar tal circunstancia.

Máxime que, como se precisó párrafos atrás, la información plasmada en la solicitud de registro se presume cierta; de ahí que corresponda a quien alega su falsedad desvirtuar tal presunción.

El voto particular del Magistrado Hernández Fonseca exhibió la deficiencia técnica más grave, a mí juicio, de la jurisprudencia. Se refiere al caso en que la solicitud de declaración de nulidad en contra de una marca registrada se basa en la negación pura y simple de la veracidad de alguno de los datos contenidos en la solicitud, y en específico, de la fecha de primer uso. Cuando el demandante de la declaración administrativa de nulidad sostiene la fecha de primer uso es falsa, no porque la fecha de primer uso sea otra sino porque la marca no ha sido nunca usada por el solicitante/titular para los productos o servicios señalados en la solicitud, no hay hecho positivo qué demostrar, ni siquiera es posible aportar los medios de los que se advirtió la supuesta falsedad porque se trata de omisiones.

Adicionalmente, como atinadamente apuntó el Magistrado disidente, no es cierto que “cualquier persona podría solicitar la declaratoria de nulidad de un registro de marca con la sola afirmación de que los datos son falsos, sin mayor carga que la de alegar tal circunstancia” como afirma la sentencia que dio origen a la jurisprudencia. Ciertamente, cuando una persona solicita la declaración administrativa de nulidad de un registro de marca negando la veracidad de la fecha de primer uso de la marca asentada en la solicitud respectiva, la carga de la prueba puede limitarse a sólo demostrar el interés jurídico, pero de ahí a aseverar que “cualquier persona” puede pedir la nulidad de un registro marcario, hay una diferencia grande.

De la lectura de la tesis jurisprudencial y de la ejecutoria, concluyo que ya no será posible, con la misma liberalidad de antes, pedir la nulidad de un registro de marca afirmando que los datos asentados en la solicitud, y en especial la fecha de primer uso, es falsa, como lo dispone el artículo 151, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial. Además de la prueba del interés jurídico, el solicitante de la nulidad deberá acompañar a su solicitud los indicios, al menos, que lleven a suponer que la fecha de primer uso asentada en la solicitud no correspondía a la realidad.

Definitivamente, se tratará de una carga probatoria muy difícil, imposible en algunos casos, y sostenida por una jurisprudencia no del todo bien razonada, en mi opinión. Lo bueno de la jurisprudencia es que dará a solicitantes y practicantes más certeza acerca de la fortaleza de los derechos emanados de marcas registradas que reclaman fechas de primer uso, lo cual deberá redundar en una mejor protección de estos importantes bienes incorpóreos.

[1] “Nulidad de registro marcario. Cuando se alega la falsedad de la fecha del primer uso de la marca, corresponde al actor la carga de acreditar los hechos constitutivos de su acción”, en Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Tomo II, julio de 2016, pág. 1445. Tesis PC.I.A. J/78 A (10a.).

[2] “Marcas. Nulidad de su registro, procede cuando el titular no acredite la veracidad de los datos declarados frente a la negativa del tercero que pretende la nulidad del registro”, en R.T.F.J.F.A., Quinta Época, Año VI, Tomo I, No. 61, Enero 2006, pág. 30. Tesis: V-J-SS-90.

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Los derechos de autor, y concretamente los derechos patrimoniales de autor, son esencialmente temporales, y su vigencia ha ido cambiando con el tiempo en las diferentes legislaciones. Por tratarse de derechos sustantivos, las prerrogativas a la explotación exclusiva de la obra caducan cuando se cumple el término establecido en la ley aplicable.

La incorporación de nuevos y más extensos plazos de protección a las obras intelectuales en las diferentes leyes no ha sido uniforme. El propósito del artículo es mostrar que coexisten y han coexistido a lo largo de los años diferentes plazos de vigencia de derechos patrimoniales de autor, como consecuencia de la ausencia de una técnica legislativa consistente. Desarrollando esta idea, el fundamento para afirmar la vigencia al año 2014 de los derechos patrimoniales de autor en México de los autores fallecidos en 1981 o antes de ese año es, por decir lo menos, cuestionable.

Los Códigos Civiles de 1870[1] y 1884[2] regularon la “propiedad literaria”, la “propiedad dramática” y la “propiedad artística”, así como la represión de la falsificación, en los Capítulos II al VII del Título Octavo[3] del Libro Segundo “De los bienes”, en ambos códigos. La vigencia de los derechos en el caso de la propiedad literaria, dramática y artística era la vida del autor más treinta años contados desde su muerte (artículos 1,253, 1,284 y 1307, del Código Civil de 1870 y 1,138, 1,169 y 1,192 del Código Civil de 1884).

En el Código Civil de 1928[4], la regulación del derecho de autor ya no aparece dentro de un título dedicado al trabajo, sino en un título especial (Título Octavo) correspondiente al Libro Segundo “De los bienes”. Los artículos 1,181, 1,183, 1,186, 1,242 y 1,244 del Código Civil de 1928 señalaban un plazo de exclusividad de cincuenta años para la publicación, reproducción y traducción exclusivas de obras científicas; de treinta años para obras literarias, arquitectónicas, plásticas, musicales y artísticas en general; y veinte años respecto a la representación o ejecución de obras teatrales y composiciones musicales, contados a partir de la fecha en que la administración concediese dicha prerrogativa por medio del registro de la obra.

El artículo 8º de la Ley Federal Sobre los Derechos de Autor de 1947[5], que no enlistaba de forma separada derechos morales y derechos patrimoniales, señaló que la vigencia de los derechos de autor era igual a la vida del autor más 20 años después de su muerte. En el caso de las obras anónimas, la protección era por 30 años a partir de su creación, si el autor no se daba a conocer antes del vencimiento de este plazo.

El legislador amplió posteriormente el término de los derechos de autor en la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1956[6], que tampoco distinguió expresamente entre derechos patrimoniales y derechos morales. El artículo 20 de la Ley Federal Sobre el Derecho de Autor de 1956 contempló, como regla, que los derechos de autor tenían una vigencia igual a la vida del autor más 25 años después de su muerte, y excepcionalmente dicho plazo podía ser de 30 años a partir de la muerte del autor, en la caso de obras póstumas. Otra excepción la constituyeron las obras anónimas, en donde los derechos de autor tenían una vigencia de 30 años, comenzando en la fecha de su publicación si el autor no se daba a conocer antes. También quedaron protegidas por 30 años las obras hechas al servicio de la Federación, estados o municipios.

Las reformas de 1963 a la Ley Federal sobre el Derecho de Autor fueron tan profundas que, prácticamente, puede hablarse de una nueva ley; incluso cambió el nombre del ordenamiento a Ley Federal de Derechos de Autor[7]. En esta ley, el legislador tampoco introdujo expresamente la distinción, ya entonces presente pero aún doctrinal[8], de derechos morales y derechos patrimoniales. Conforme el artículo 23 de la Ley Federal de Derechos de Autor de 1963, la vigencia de los derechos de explotación en exclusiva de la obra fue extendida a la vida del autor más treinta años a partir de la fecha de su muerte; tratándose de obras póstumas, 30 años a partir de la fecha de la primera edición de la obra; para la obra anónima, 30 años contados desde el día en que se publique por vez primera, a menos que el autor se diera a conocer antes; 30 años a partir de su publicación de las obras elaboradas al servicio de la federación, los estados o municipios.

En 1982, el Congreso de la Unión reformó la Ley Federal de Derechos de Autor[9]. Entre otras modificaciones, el legislador incrementó el plazo de vigencia de los derechos a la explotación de la obra a la vida del autor más 50 años contados a partir de su fallecimiento; en el caso de las obras póstumas, el plazo de los derechos fue extendido a 50 años, contados desde la primera edición, y 50 años para las obras anónimas desde la primera publicación, si el autor no se daba a conocer previamente.

Es muy importante destacar que los artículos Cuarto Transitorio de la Ley Federal sobre los Derecho de Autor de 1947 y Tercero Transitorio de la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1956, dispusieron que, en los casos en que el plazo de caducidad los derechos de explotación estuviese corriendo al momento de la entrada en vigor de la ley, el plazo más amplio previsto esas nuevas leyes sería el aplicable; es decir, tanto la ley de 1947 como la de 1956 contemplaron la aplicación retroactiva del nuevo plazo de protección ahí señalados.

A diferencia de los ordenamientos de 1947 y 1956, las disposiciones transitorias de la Ley Federal de Derechos de Autor de 1963, y de la reforma de 1982, omitieron prever la aplicación retroactiva de los nuevos plazos de vigencia de los derechos de autor establecidos en dicho ordenamiento y reforma.

Interpretando el artículo 14 Constitucional, una norma puede válidamente aplicarse de forma retroactiva en tanto no se haga en perjuicio de alguna persona. Sin embargo, excepto en los casos de normas penales o administrativas en los que el Estado ejerce atribuciones punitivas o sancionadoras[10], la aplicación retroactiva de la ley no es automática, aún si con ello pretende alcanzarse un beneficio; es necesario que la misma ley prevea explícitamente su retroactividad para regular los efectos y consecuencias legales de actos y hechos jurídicos acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva norma[11].

Sin disposiciones transitorias o sustantivas que autoricen la aplicación retroactiva de los plazos de vigencia de los derechos de autor señalados en la Ley Federal de Derechos de Autor de 1963 y la reforma de 1982, encuentro muy difícil sostener que los derechos de explotación exclusiva de la obra de un autor fallecido bajo el imperio de la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1956 extendieron su plazo de vigencia al contemplado en la legislación de 1963 o en la reforma de 1982.

Bajo esta óptica, los derechos de autor relacionados con la reproducción de las obras de un autor fallecido en el mes de octubre de 1963 se habrían extinguido en 1988, de acuerdo a la norma (ley de 1956) y término (25 años después del fallecimiento) vigentes en la fecha de la muerte del autor.

De la misma forma, el plazo del derecho a explotar en exclusiva la obra de un autor fallecido bajo la Ley Federal de Derechos de Autor de 1963, pero con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma de 1982, se rigió por el texto original de ese ordenamiento, sin beneficiarse de la extensión del plazo prevista en la mencionada reforma, en atención a que ésta no previó su aplicación retroactiva. En este orden de ideas, los privilegios a la explotación en exclusiva de la obra de un autor fallecido en 1966 habrían prescrito irremediablemente en 1996, es decir, treinta años después de su muerte.

La actual Ley Federal del Derecho de Autor fue publicada el 24 de diciembre de 1996[12], y entró en vigor el 24 de marzo de 1997, es decir, a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, según lo dispuso el artículo Primero Transitorio. La Ley Federal del Derecho de Autor sí establece de forma explícita la diferenciación entre derechos morales y derechos patrimoniales de autor, y contempló que la vigencia de los segundos sería de 75 años a partir de la fecha de fallecimiento del autor, de conformidad con el artículo 29, fracción II. Los derechos patrimoniales sobre obras póstumas y las realizadas al servicio de la federación, las entidades federativas o los municipios, quedaron protegidas por 75 años después de la fecha de divulgación

Sin embargo, a semejanza de la legislación autoral de 1963, la ley de 1996 fue omisa en prever la aplicación retroactiva del plazo de vigencia aumentado de los derechos patrimoniales de autor.

Posteriormente, la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor publicada el 23 de julio del año 2003[13], y que comenzó a surtir efectos al día siguiente, amplió la vigencia de los derechos patrimoniales de autor a 100 años, contados a partir de la fecha de muerte del autor.

Técnicamente, la reforma de 2003 es una de las más deficientes que he leído. El legislador, de forma aparentemente involuntaria, suprimió los incisos a) y b) de la fracción II, del artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que hacían mención de las obras póstumas y las elaboradas al servicio oficial de la federación, los estados y municipios. A partir de 2003, el texto del artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor contempla un plazo de vigencia de derechos patrimoniales de 100 años contados a partir de la muerte del autor, y 100 años a partir de la divulgación de la obra, ya sin precisar que este último término se relaciona con las obras póstumas y las elaboradas al servicio oficial de la federación, entidades federativas y municipios. Han transcurrido más de diez años después de publicado el decreto de reforma de 2003, sin fe de erratas ni una nueva reforma que subsane el error en que el legislador incurrió al suprimir los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 29 de la Ley Federal del Derechos de Autor.

Por último, y también a semejanza de lo ocurrido con la reforma de 1982 a la ley de 1963, el decreto de 2003 que reformó la Ley Federal del Derecho de Autor de 1996, ampliando la vigencia de los derechos patrimoniales de autor a 100 años a partir de la fecha de muerte del autor, no previó su aplicación retroactiva.

Como anoté anteriormente, las leyes pueden aplicarse retroactivamente, pero si no se trata de disposiciones que imponen sanciones penales o fiscales, la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del titular de un derecho es una circunstancia excepcional que debe estar prevista expresamente en la legislación, por lo que no encuentro sustento para afirmar que el plazo señalado en la Ley Federal del Derecho de Autor a partir de la reforma legislativa de 2003 puede hacerse valer retroactivamente.

El plazo de vigencia de los derechos patrimoniales de autor fue objeto de la pregunta Q235 de la AIPPI hace menos de un año. Lamentablemente, la fundamentación de la aplicación retroactiva de los plazos de vigencia de estos derechos no fue objeto de análisis en la respuesta a la Q235, por lo que me parece se perdió una buena oportunidad para reflexionar públicamente este tema.

Conclusión

Así las cosas, mi opinión es que actualmente tenemos corriendo, simultáneamente, tres diferentes plazos de vigencia de derechos para la explotación exclusiva de obras, los cuales dependen de la legislación que estuvo vigente en la fecha de muerte del autor:

A. Para obras de autores fallecidos el 11 de enero de 1982, o antes, la vigencia de los derechos de explotación exclusiva de la obra caducaron el 11 de enero de 2012.

B. Para obras de autores fallecidos entre el 12 de enero de 1982 y el 23 de marzo de 1997, la vigencia de los derechos de explotación exclusiva de la obra es de cincuenta años a partir de la fecha de muerte.

C. Para obras de autores fallecidos entre el 24 de marzo de 1997 y el 23 de julio de 2003, la vigencia de los derechos patrimoniales de autor es de 75 años contados a partir de la fecha de muerte del autor.

D. Para obras de autores fallecidos a partir del 24 de julio de 2003, la vigencia de los derechos patrimoniales de autor es de 100 años contados a partir de la fecha de muerte del autor.

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El ACTA es un tratado internacional que tiene en los Estados Unidos a uno de sus principales promotores, y su objeto es fundamentalmente combatir “el comercio ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales”.

El ACTA es un tratado internacional que ha resultado sumamente polémico, no solo en México sino en varios de los países y áreas donde se ha propuesto su adopción. Uno de los ejemplos mas sonados es el rechazo de este tratado por parte del Parlamento Europeo, no obstante el apoyo al mismo por parte de la Comisión Europea.

Haciendo a un lado, por el momento, las posibles ventajas y riesgos que pueda entrañar el ACTA hay dos situaciones que me inquietan con motivo de la firma del ACTA por parte del embajador de México en Japón a nombre del Estado Mexicano: Primero, que el Presidente de la República, como responsable en última instancia de la firma del ACTA, haya decidido ignorar la oposición a que dicho tratado fuese suscrito expresada por otros órganos estatales intrínsecamente relevantes; segundo, que todavía prevalezca la idea de que Internet es un “medio libre” ajeno a la regulación estatal.

1. La firma de ACTA a pesar de la oposición de órganos del Estado mexicano.

La Cámara de Senadores, a través del Grupo Plural de Trabajo para analizar el tema referente al Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones, exhortó expresamente al Poder Ejecutivo Federal para que se abstuviera de firmar el ACTA.

La oposición del Senado me parece particularmente relevante porque será precisamente la Cámara de Senadores la encargada de ratificar el ACTA. Tampoco debemos olvidar que a partir del 1º de septiembre de 2012 habrá una nueva integración del Senado. Tal vez el Ejecutivo Federal pensó que en la nueva Cámara de Senadores, una vez pasadas las elecciones, habrá un ambiente mas favorable al ACTA que en la actual.

Por otro lado, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) también se manifestó en contra de la firma del ACTA. De acuerdo al comunicado de prensa 65/2010, la COFETEL señaló que el ACTA “podría impactar negativamente las tasas de penetración y la evolución general de la industria de internet nacional”.

En entrevista concedida a la periodista Carmen Aristegui, el Director General del IMPI descalificó la posición de COFETEL con un argumento formal, señalando que no había constancia de que el pleno de la COFETEL hubiese aprobado el contenido del comunicado contrario al ACTA y que COFETEL omitió ratificar por escrito la opinión sobre la firma del ACTA cuando el IMPI así lo solicitó. De lo anterior podemos entender que la Presidencia de la República (no el IMPI en realidad) decidió simplemente desatender las conclusiones del órgano regulador en materia de telecomunicaciones, no obstante la intención explícita de ACTA de incidir en medios digitales.

Es de llamar la atención que en el último tramo se su administración, en menos de dos meses el Ejecutivo Federal haya tomado pasos concretos dirigidos a convertir dos tratados internacionales (Protocolo de Madrid y ACTA) de contenido más o menos polémico y relacionados con propiedad intelectual en derecho positivo en México, con el elemento adicional que la aprobación del Senado a la adhesión al Protocolo de Madrid (México no ha depositado el instrumento de adhesión y no esta claro cuándo lo hará) y la firma de ACTA se llevaron a cabo de forma un tanto sorpresiva.

Si bien el IMPI lleva al menos un año difundiendo información acerca del Protocolo de Madrid, al 5 de septiembre de 2011 la Secretaría de Relaciones Exteriores parecía no tener información acerca de la posible adhesión de México al Protocolo de Madrid; no obstante, la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) envió en abril de 2012 la propuesta de adhesión al Senado, misma que fue rápidamente aprobada por esa Cámara.

De la misma forma, después de que el Senado y la Cofetel emitieron opiniones desfavorables al ACTA, parecía que ese tratado internacional tenía poco futuro en México, y sin embargo el Ejecutivo Federal se decidió a firmarlo sin aviso previo.

Actualización 3 de agosto de 2012: Ahora que el Secretario de Economía ha revelado que la aprobación del Protocolo de Madrid fue una concesión del gobierno mexicano a los Estados Unidos a cambio del apoyo de éste al ingreso de México al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica o TPP, no nos debería tomar por sorpresa enterarnos en el futuro que la firma del ACTA también fué parte de las negociaciones vinculadas al TPP.

2. Internet como “medio libre”

En la misma entrevista radiofónica, Carmen Aristegui sugiere que Internet es un “medio libre”, donde debería imperar la libre e irrestricta circulación de ideas y contenidos.

Lo expresado por la periodista refleja una opinión todavía muy difundida acerca de la ausencia de normas dentro de la Internet, como si se tratase de otro planeta inalcanzable para la potestad estatal.

Sin duda la Internet es una ambiente donde impera una enorme libertad para expresar las ideas; este blog es un ejemplo. Sin embargo la libertad y derechos de la persona terminan donde comienzan la libertad y derechos de los demás.

Lo anterior cobra especial importancia cuando hablamos de la circulación de contenidos, y por ende, de obras, en la Internet. La libertad que debe imperar en Internet no debe entenderse como una licencia para infringir derechos ajenos. La libertad de expresión y el derecho a la libre manifestación de la ideas merecen ser alentadas, pero una cosa es el derecho a expresar mis propias ideas y obras y otra muy diferente el pretender tener derecho a expresar y comunicar las ideas y contenidos ajenos, sobre todo cuando el titular de los contenidos ajenos está en desacuerdo con su libre divulgación.

La libre circulación de contenidos y obras en a red de redes debe ser sancionada cuando dicha circulación es contraria a la voluntad de sus autores, incluso si se hace sin lucro. El reproducir o transmitir gratuitamente contenidos y obras sin autorización de sus autores o titulares de derechos podrá no ser delito, pero sigue siendo una conducta ilegal y violatoria de derechos. Lamentablemente, esto no parece acabar de entenderse en favor de una mal entendida libertad en la Internet.

No hay duda que México debe mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, pero las leyes y los tratados no son suficientes por sí mismos para modificar la realidad. Lamentablemente en nuestro país el estado de derecho continua siendo una aspiración porque no hay certeza sobre el cumplimiento de las normas. En el campo de la protección de la propiedad intelectual en México y la represión de las conductas que atentan contra ella, las leyes existentes actualmente son razonablemente buenas, pero no son eficaces. A nuestras autoridades les faltan recursos materiales y técnicos, pero también voluntad para aplicar la ley. Claro, no es fácil encontrar voluntad para aplicar vigorosamente las normas represivas de la piratería cuando la sociedad considera la piratería y la falsificación de productos, salvo algunos casos, como faltas menores.

La motivación para consumir bienes falsificados es muy grande, y en tanto exista demanda tendremos oferta, sin importar las leyes o tratados internacionales o que tan duramente se castiguen estas conductas. Es necesario educar a la gente para que se dé cuenta no sólo de la importancia de proteger y respetar los derechos de propiedad intelectual sino para que aprenda que la propiedad intelectual reporta beneficios tanto a la sociedad en su conjunto como a los individuos que la integran. De otra forma, será una lucha que no podremos ganar.

La entrada México firma el ACTA se publicó primero en Reyes Fenig.

El presente estudio tiene como objeto analizar, desde la perspectiva del derecho privado, algunos aspectos del contrato de licencia de derechos de propiedad intelectual a la luz del derecho positivo mexicano.

Para efectos de este texto, por derechos de propiedad intelectual se entenderán los derechos patrimoniales sobre las obras intelectuales y reservas de derechos reguladas por la Ley Federal del Derecho de Autor, los derivados de patentes y demás registros reconocidos por la Ley de la Propiedad Industrial, los secretos industriales y los emanados del título de obtentor de una variedad vegetal protegida por la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Los contratos de licencia, incluso limitados a las figuras mencionadas en el párrafo anterior, pueden presentar diferentes particularidades, dependiendo de su objeto. Este trabajo es un esfuerzo sistematizador que busca identificar los elementos comunes a todos los contratos de licencia pero desde luego no pretende agotar el tema.

Es importante reiterar que en este artículo no abordaré el estudio de las licencias respecto de los nombres comerciales (publicados o no) ni sobre invenciones o signos distintivos objeto de solicitudes de patente y de registro en trámite, así como reservas de derechos solicitadas pero pendientes de otorgamiento, por presentar peculiaridades que ameritan un tratamiento aparte. También excluyo del presente estudio la autorización de uso de las denominaciones de origen, dado que el titular de éstas es el Estado Mexicano y la naturaleza privada de las autorizaciones de uso de dichos signos distintivos me parece muy discutible.

Tampoco haré referencia a la licencia sobre la imagen de las personas. Desde mi perspectiva, la imagen no es un derecho intelectual, sino un derivado de los derechos de personalidad, aunque como consecuencia de su naturaleza inmaterial y patrimonial, con frecuencia se le incluye como parte del mundo de la propiedad intelectual.

En cambio, incluyo como materia del estudio la licencia sobre el secreto industrial, no obstante tratarse de una figura de naturaleza jurídica distinta a las demás reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial, ya que no se trata de un derecho oponible erga omnes (un estudio más completo sobre la naturaleza jurídica del secreto industrial será materia de otro artículo).

Finalmente, todas las menciones del Código Civil se refieren al Código Civil Federal, dada la supletoriedad de dicha ley a la materia mercantil.

I. DEFINICIÓN

Los ordenamientos positivos vigentes en México no establecen una definición del contrato de licencia, situación que no es de ninguna manera criticable. La ley tiene como objeto regular conductas humanas, no enseñar derecho, por lo que la definición, en este caso, corresponde a la doctrina.

Esta parte del estudio se limitará a citar algunas de las definiciones del contrato de licencia ya existentes y una vez expuestas algunas ideas sobre los elementos de existencia y validez de esta figura, se propondrá una definición, correspondiendo al lector hacer su propio juicio al respecto.

El diccionario de la Real Academia Española define licenciacomo facultad o permiso de hacer una cosa. Documento en que consta la licencia. Abusiva libertad de decir u obrar. Grado de licenciado. claustro de licencias. Las que se dan a los eclesiásticos por los superiores para celebrar, predicar, etc., por tiempo indefinido. licencia absoluta. La que se concede a los militares, eximiéndolos completamente del servicio. de artes. Junta particular que en la Universidad de Alcalá formaban los sujetos que por designación de claustro pleno examinaban a los bachilleres de ella, hallándolos hábiles, arreglaban el rótulo o graduación de preferencia con que habían de tomar el grado de licenciado. Poética. Cada uno de ciertas infracciones de las leyes de lenguaje o del estilo que pueden cometerse lícitamente en la poesía, por haberlas autorizado el uso con aprobación de los doctos. Primero, segundo, etc. En licencias. En la Universidad de Alcalá decíase de los sujetos que en las licencias se señalaban para que recibiesen por este orden el grado de una facultad. Tomarse uno licencia. Hacer por sí e independientemente una cosa sin pedir licencia o facultad que por obligación o cortesía se necesita para ejecutarla¹.

Por otro lado, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual señala que licenciaes Permiso. Autorización. Vacación. Documento donde consta la facultad de obrar con mayor o menor amplitud; es decir la iniciativa o libertas concedida en un asunto, acto u operación², entre otros conceptos menos relevantes para este estudio.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha definido la licencia como la autorización concedida por el autor u otro titular del derecho de autor (licenciante) al usuario de la obra (licenciatario) para usar ésta en una forma determinada y de conformidad con unas condiciones convenidas entre ambos en el contrato pertinente (acuerdo de licencia)³ y también como un contrato que autoriza al licenciatario a hacer algo que, en la ausencia de la licencia, normalmente constituiría una infracción a los derechos de propiedad intelectual del licenciante⁴.

En doctrina extranjera se ha definido la licencia (de marcas) como el otorgamiento del derecho a usar una marca de bienes o de servicios por el propietario de la marca a otro bajo términos y condiciones específicas⁵. En España, Antonio Roncero define el contrato de licencia como el contrato en virtud del cual un sujeto titular de un derecho de propiedad industrial (licenciante) autoriza a otro (licenciatario) la utilización o explotación del bien inmaterial protegido con dicho derecho generalmente a cambio de un precio⁶, mientras que la Dra. Martín Aresti define a la licencia, refiriéndose concretamente a las patentes, como aquel contrato consensual de carácter duradero en virtud del cual el titular de una patente u otra persona que este facultada para ello, otorga un derecho de disfrute sobre la patente que se traduce en un derecho positivo a la explotación de la invención que la patente protege, con el alcance contractualmente establecido y a cambio de una contraprestación⁷.

De lo anterior se impone hacer una primera distinción: la licencia como contrato y la licencia como la facultad de usar o explotar un derecho de propiedad intelectual perteneciente a otro.

El elemento común que comparten todos los conceptos antes transcritos es la “autorización” otorgada a una persona para llevar a cabo una conducta determinada; en este caso, dicha conducta autorizada estaría relacionada con un derecho de propiedad intelectual.

El análisis de la licencia que a continuación se presenta se llevará a cabo sobre la base del anterior elemento común, y en las disposiciones de nuestros ordenamientos legislativos.

II. LA LICENCIA COMO NEGOCIO JURÍDICO

La doctrina⁸ ha definido al negocio jurídico como la manifestación o declaración externa de voluntad de la que nacen, se transmiten, modifican o extinguen derechos y obligaciones regulados por el derecho, emanando sus consecuencias jurídicas primordialmente de la voluntad de las partes. Se trata de una especie del género acto jurídico.

Ahora bien, los negocios jurídicos pueden originarse de manifestaciones unilaterales o bilaterales de voluntad. Ejemplo de un negocio jurídico emanado de una manifestación unilateral de voluntad es el testamento, mientras que el típico ejemplo de un negocio jurídico bilateral, en el que existe una concurrencia de voluntades, es el contrato.

Parece obvio que la licencia es un negocio jurídico. Se trata de una manifestación externa de la voluntad por virtud de la cual nacen y se transmiten derechos y obligaciones dentro de un ordenamiento legal, siendo dichos efectos jurídicos consecuencia de la voluntad expresada.

Sin embargo, hay que determinar si la licencia es un negocio jurídico bilateral, es decir un contrato, o si por el contrario, estamos ante un negocio jurídico unilateral. ¿Será esencial la concurrencia de voluntades para la existencia de la licencia, o sólo se requiere la declaración unilateral de voluntad de una persona para su perfeccionamiento?

Para dar respuesta, hay que revisar las normas legislativas que regulan específicamente la licencia contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la Ley Federal de Variedades Vegetales.

El primer párrafo del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece:

Art. 30.- El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, conforme a lo establecido por esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. En ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la determinarán los tribunales competentes.

Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente, por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho.

La anterior disposición poco nos dice sobre la naturaleza bilateral o unilateral del negocio jurídico denominado licencia. Si bien es cierto que el numeral en cuestión menciona negocios jurídicos bilaterales como lo son los contratos y los convenios, lo hace en referencia a las transmisiones de derechos patrimoniales de autor, y no a las licencias, las cuales son tratadas aparte.

Por lo que hace a las reservas de derechos, si bien la Ley Federal del Derecho de Autor no prevé expresamente la posibilidad de otorgar licencias sobre esta figura jurídica, el artículo 181 de la Ley sí contempla que su titularidad sea transmitida. Atendiendo al principio de que quien puede lo más, puede lo menos, me parece que no hay obstáculo para afirmar que las reservas de derechos pueden ser objeto de licencia, aunque ciertamente no habría fundamento para sostener que dicha licencia sería inscribible en el Instituto Nacional del Derecho de Autor para surtir efectos frente a terceros adquirentes de buena fe. En este mismo orden de ideas, la ley autoral mexicana no nos proporciona elementos para aseverar que la licencia que tiene por objeto una reserva de derechos es un negocio jurídico bilateral o unilateral.

A diferencia de la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial es clara respecto a la naturaleza bilateral que le atribuye a la licencia. En efecto, los artículos 63 y 136 de esa Ley establecen que los titulares de patentes, registros de marcas (y por analogía los titulares de registros de diseños industriales, modelos de utilidad, circuitos integrados y avisos comerciales) podrán otorgar mediante convenio licencia para el uso de sus derechos:

Art. 63. El titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación…

Art. 136. El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca.

Los dos artículos en comento señalan clara y expresamente que la licencia es un negocio jurídico bilateral, al mencionar que se trata de un convenio, aunque lo técnicamente correcto sería señalar que estamos ante un contrato. Como quiera que sea, la Ley de la Propiedad Industrial no deja lugar a dudas respecto a la naturaleza bilateral del negocio jurídico denominado licencia cuando tiene por objeto patentes y demás registros reconocidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

En cambio, el artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial, referente a secretos industriales, si bien contempla la posibilidad de que el poseedor del secreto industrial autorice a un tercero su uso, omite precisar si dicha autorización debe ser contractual.

Art. 84.- La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Los convenios que menciona el segundo párrafo del artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial son contratos de prestación de servicios por los que se brinda asistencia técnica y capacitación, no propiamente licencias de secretos industrial. Sin embargo, es posible deducir de esta disposición que los contratos de asistencia técnica pueden contener de forma accesoria licencias de secretos industriales, las cuales tendrán naturaleza contractual, y por lo tanto se trata de negocios jurídicos bilaterales.

La Ley Federal de Variedades Vegetales también contempla el otorgamiento de autorizaciones, para que terceros exploten los derechos emanados del título de obtentor, aunque no las denomina licencias:

Art. 4º.- Los derechos que esta ley otorga a los obtentores de variedades vegetales son los siguientes:

…

II. Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Estos derechos tendrán una duración de…

Del texto de la fracción II del artículo 4º de la Ley Federal de Variedades Vegetales se puede desprender que también este ordenamiento considera a la licencia como un negocio jurídico bilateral, específicamente un contrato, toda vez que exige la existencia de consentimiento para que un tercero pueda explotar los derechos sobre las variedades vegetales, y el consentimiento implica concurrencia de voluntades.

Es cierto que la Ley de la Propiedad Industrial establece las llamadas licencias obligatorias y de utilidad pública y la Ley Federal de Variedades Vegetales la licencia de emergencia, pero estas figuras merecerían un estudio aparte, toda vez que en su celebración es ajena a la voluntad del titular de los derechos de propiedad intelectual involucrados.

De la misma forma, y como se advirtió al inicio de este texto, la Ley de la Propiedad Industrial prevé la celebración de licencias respecto a invenciones y marcas que se encuentran en trámite. Sin embargo, este tipo de contratos, al tener como objeto un bien inmaterial respecto del cual no se ha constituido aún derecho de exclusividad alguno, presenta características únicas que merecen tratarse en un estudio aparte.

En mi opinión, el hecho que la naturaleza bilateral del negocio jurídico denominado licencia no se desprenda claramente del texto de la Ley Federal del Derecho de Autor o de la Ley de la Propiedad Industrial por lo que respecta a los secretos industriales, no significa que la naturaleza de dichos actos sea diferente de la de los previstos en la Ley Federal de Variedades Vegetales y Ley de la Propiedad Industrial para la patente y demás registros.

Suponer que la licencia de derechos de autor o de secretos industriales puede nacer de una declaración unilateral de voluntad implicaría el aceptar la existencia de obligaciones a cargo del titular del derecho, sin la presencia de un sujeto acreedor, el licenciatario en este caso. En ausencia de un sujeto que válidamente pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones del licenciatario, la manifestación de voluntad no produce vínculo jurídico alguno.

El vínculo jurídico es un elemento esencial de la obligación⁹. Si de la manifestación unilateral de voluntad cuyo contenido es autorizar el uso de un derecho de propiedad intelectual, no nace vínculo jurídico, y por tanto ninguna obligación, debe concluirse que dicha manifestación unilateral de voluntad es insuficiente, por sí sola, para el perfeccionamiento de la licencia.

Por lo tanto, soy de la opinión que para el nacimiento de la licencia, es necesario el concurso de voluntades; es decir, el consentimiento, por lo que debe considerarse que la licencia es un negocio jurídico bilateral, y específicamente un contrato, por lo que el resto del desarrollo de este estudio tendrá como objeto analizar la licencia como un contrato. En este contrato, el titular de los derechos de propiedad intelectual es denominado licenciante y el autorizado es denominado licenciatario.

III. EL CONTRATO DE LICENCIA

A. Clasificación

Las clasificaciones tienden a ser arbitrarias. Se guían por presupuestos que varían de autor a autor. En este apartado se mencionarán sólo algunas de las más usuales, sin que con ello se pretenda agotar el tema.

1. La licencia es un contrato bilateral, es decir, tanto el licenciatario como el licenciante adquieren derechos y obligaciones.

Además, el contrato de licencia puede considerarse sinalagmático si “las obligaciones que nacen a cargo de una y otra parte tienen una interdependencia recíproca”¹⁰. La interdependencia de las obligaciones que nacen del contrato parece propia de la naturaleza de la licencia, pero no lo considero una característica esencial de la licencia.

2. Es un contrato conmutativo, toda vez que “las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause éste”¹¹.

3. Respecto a la clasificación que hace el Código Civil con relación al beneficio económico contenido en el artículo 1837, no es posible afirmar categóricamente que la licencia sea un contrato oneroso o gratuito.

Por regla general, la onerosidad o gratuidad de la licencia depende única y exclusivamente de la voluntad de las partes, y no de la esencia del contrato.

Desde luego, no puedo ignorar que la doctrina le da enorme relevancia a la existencia de una contraprestación de parte del licenciatario. Tampoco podemos perder de vista que la licencia reviste, por regla general, carácter mercantil. En consecuencia, parecería adecuado afirmar que la licencia es un contrato por naturaleza oneroso. El problema que veo en sostener la naturaleza –que no esencia- onerosa del contrato de licencia es que en ausencia de estipulación expresa entre las partes, no contamos con una norma que supla el silencio de los contratantes para establecer la existencia de una contraprestación.

Cabe destacar que en materia de derechos de autor, la Ley Federal del Derecho de Autor exige que la cesión de derechos patrimoniales de autor sea siempre onerosa, pero no indica nada con relación a la licencia, por lo que sostengo que la licencia de derechos de propiedad intelectual puede ser onerosa o gratuita, según lo estipulen las partes que intervienen, y si las partes no manifiestan nada acerca de la contraprestación, el contrato será gratuito.

4. Es un contrato atípico y nominado. Si bien recibe una denominación específica en varias de las leyes que hemos mencionado, la regulación del negocio en la legislación resulta insuficiente para establecer que existe una verdadera “disciplina en la legislación respecto a la relación de Derecho Privado entre los particulares que contratan”¹².

Cabe señalar que la Ley Federal de Variedades Vegetales no usa el término licencia, y en materia de Propiedad Industrial, la ley tampoco denomina licencia a la autorización de uso que otorga el titular de un secreto industrial a un tercero.

5. Es un contrato consensual por regla general. En la mayoría de los casos de licencia, el contrato no requiere de formalidad alguna para su validez, perfeccionándose con el mero acuerdo de voluntades.

Existen tres excepciones:

a) El contrato de licencia sobre derechos patrimoniales de autor, el cual es formal, toda vez que el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor dispone que siempre deberá constar por escrito.

b) También debe considerarse formal el contrato de licencia sobre variedades vegetales, el cual, además debe constar en documento otorgado ante fedatario público, de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

c) El contrato de franquicia debe constar también por escrito, conforme el artículo 142 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que la licencia de uso de marca integrada a dicho contrato complejo también deben constar por escrito.

Desde luego es frecuente que los contratos de licencia se hagan constar por escrito, pero dicha forma escrita tiene una finalidad probatoria nada más, sin constituir un elemento de validez del negocio jurídico, con las tres excepciones antes apuntadas.

Por otra parte, la inscripción de los contratos de licencia establecido en la Ley de la Propiedad Industrial para el caso de las patentes y los registros, y que presupone la existencia de un documento escrito, tiene como objeto que el negocio jurídico surta efectos ante terceros. Sin embargo, la falta de inscripción de ninguna manera afecta la validez intrínseca del contrato, tal y como se desprende de lo establecido en los artículos 63 y 136 de la Ley de la Propiedad Industrial. La inscripción de la licencia en el Registro Público del Derecho de Autor tiene como propósito el otorgar publicidad al acto, pero no es un requisito formal de validez de la licencia.

6. Es un contrato principal por lo general, en contrapartida de los contratos preparatorios y accesorios, toda vez “que puede existir en sí y tiene fin propio independiente de los demás”¹³.

Lo anterior desde luego no excluye la posibilidad de que la licencia forme parte de un contrato complejo (franquicia), o incluso que se configure como accesorio a otro que para las partes sea el principal (distribución con una licencia subordinada a la existencia de la primera relación), pero ello no afecta la naturaleza principal del contrato.

7. Por regla general, se trata de un contrato mercantil, y excepcionalmente civil.

Los contratos de licencia que tengan como objeto derechos patrimoniales de autor y reservas de derechos¹⁴, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales¹⁵, secretos industriales¹⁶ y variedades vegetales¹⁷ son contratos mercantiles, independientemente de la calidad de las partes contratantes. Los contratos de licencia que tengan por objeto secretos industriales, patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales y circuitos integrados serán civiles o mercantiles, dependiendo de la calidad de los sujetos que intervengan. Cuando uno de ellos sea comerciante (en el sentido más amplio del término), el contrato será mercantil¹⁸, circunstancia que sin duda debe ser la más frecuente.

El interés por precisar el carácter mercantil o civil del contrato de licencia no es puramente teórico. Las disposiciones supletorias pueden variar, y por ende las obligaciones de los contratantes, dependiendo de si la licencia es mercantil (se aplica supletoriamente el Código de Comercio y luego el Código Civil Federal) o civil (se aplica supletoriamente el código civil local que corresponda), así como la vía y el tribunal competente para resolver controversias.

8. Es un contrato de tracto sucesivoen atención a que los efectos del contrato no se agotan en una prestación única sino que se desenvuelven en prestaciones duraderas en el tiempo¹⁹.

9. Es un contrato intuitu personae, en particular tratándose del licenciatario, toda vez que éste no puede sublicenciar el derecho de propiedad intelectual ni ceder los derechos derivados del contrato de licencia, aplicando por analogía las disposiciones contenidas en el Código Civil respecto del arrendamiento²⁰ y comodato²¹.

B. Negocios jurídicos análogos

1. Mandato. El contrato de licencia se distingue del de mandato primordialmente en que el licenciatario actúa y usa el derecho de propiedad intelectual licenciado por su propia cuenta, y no en nombre y representación del licenciante. Las obligaciones que contrae el licenciatario con terceros como usuario del derecho de propiedad intelectual no obligan directamente al licenciante.

2. Sociedad. El contrato de licencia se distingue del de sociedad en que el contrato de licencia no crea una persona jurídica nueva distinta del licenciante y del licenciatario, ni tampoco hay una aportación conjunta de bienes y servicios para la realización de una finalidad común.

3. Usufructo. El contrato por virtud del cual se establece un usufructo es generador derechos real, mientras que de la licencia únicamente emanan derechos personales a favor de las partes.

4. Arrendamiento. Probablemente, el contrato que más de asemeja a la licencia onerosa es el arrendamiento. El maestro Lozano Noriega acepta abiertamente la existencia del arrendamiento de derechos y bienes incorpóreos, incluyendo expresamente el arrendamiento de patente²².

Una diferencia insuperable entre los contratos de arrendamiento y licencia es que el contrato de arrendamiento es esencialmente oneroso, es decir, siempre debe pactarse una contraprestación cierta y determinada o determinable a cambio del otorgamiento del uso y disfrute del bien objeto del contrato, mientras que en la licencia dicha contraprestación no es esencial al contrato.

Las normas relativas al contrato de arrendamiento fueron elaboradas teniendo en mente bienes corpóreos, mientras que los derechos de propiedad intelectual son inmateriales. En el caso del arrendamiento parece imposible suponer la existencia de un arrendamiento del mismo bien de forma simultánea en favor de dos personas diferentes, mientras que en el caso de la licencia dicha posibilidad es plenamente aceptable.

Sin embargo, la semejanza estructural entre el contrato de licencia onerosa y arrendamiento es tal, que con frecuencia recurriré a las disposiciones establecidas en el Código Civil para el contrato de arrendamiento de bienes muebles²³ para aplicarlas a la licencia onerosa, en particular lo relativo a las obligaciones de las partes contratantes en el caso de licencias onerosas, de conformidad con los artículos 1858 y 1859 del Código Civil.

En congruencia con lo anterior, las normas aplicables al comodato deben aplicarse a la licencia gratuita para determinar las obligaciones entre las partes, pero ciertamente la licencia gratuita no se identifica con el comodato civil.

5. Licencia obligatoria y licencia de utilidad pública. La Ley de la Propiedad Industrial establece las figuras de la licencia obligatoria y la licencia de utilidad pública, por la que el Estado autoriza a una persona, bajo circunstancias muy precisas, la explotación de una invención patentada por un tercero, sin que dicho tercero titular de la patente haya manifestado su voluntad para el nacimiento de la licencia.

Por otro lado, la Ley Federal de Variedades Vegetales prevé la figura de la licencia de emergencia, análoga a la de utilidad pública, por la que el Estado autoriza a una persona, bajo ciertas condiciones, la explotación de una variedad vegetal sin la voluntad del obtentor.

No es el propósito de este estudio llevar a cabo un análisis profundo de las licencias obligatorias, de utilidad pública y de emergencia. Las licencias obligatorias, de emergencia y de utilidad pública no son en realidad un contrato, sino un acto administrativo, dada la intervención que tiene el Estado, en su carácter de sujeto de derecho público. Por lo tanto, si la licencia obligatoria, de utilidad pública y de emergencia no es contrato, se trata de un acto jurídico muy distinto de la licencia analizada en este texto.

Conviene llamar la atención sobre el artículo 74 de la Ley de la Propiedad Industrial, que distingue entre las licencias contractuales y las obligatorias, lo cual refuerza la afirmación que la licencia obligatoria no es un contrato, sino que se trata de un acto de naturaleza distinta a la licencia objeto de este estudio:

Art. 74.- A petición del titular de la patente o de la persona que goce de la licencia obligatoria, las condiciones de ésta podrán ser modificadas por el Instituto cuando lo justifiquen causas supervenientes y, en particular, cuando el titular de la patente haya concedido licencias contractuales más favorables que la licencia obligatoria. El Instituto resolverá sobre la modificación de las condiciones de la licencia obligatoria, previa audiencia de las partes.

6. Franquicia. El contrato de franquicia tiene una vinculación importante con el contrato de licencia, pero no deben confundirse. Arce Gargollo afirma que el contrato de franquicia es aquel por el que el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de bienes o servicios, en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de marca(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los resultados de la operación de la negociación²⁴.

La Ley de la Propiedad Industrial señala que en el contrato de franquicia existe una licencia de marca por escrito y además se transmiten conocimientos técnico o se da asistencia técnica al usuario para que se produzcan, venda y ofrezcan productos o servicios de forma uniforme y usando los métodos proporcionados por el licenciante²⁵.

El contrato de franquicia es complejo. Si bien la franquicia supone el otorgamiento de una licencia, también implica la prestación de servicios de asistencia técnica con la finalidad de que el franquiciatario venda algún producto y/o servicio de acuerdo a los lineamientos señalados por el franquiciante a través una negociación comercial del franquiciatario

El contrato de licencia puede existir independientemente de que se celebre también un contrato de franquicia. En la franquicia, la licencia es integrante del negocio jurídico, sin que por ello se modifique la naturaleza principal de la licencia.

IV. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE LICENCIA

Como cualquier negocio jurídico, la licencia está compuesta por diversos elementos. Unos son los denominados elementos de existencia, sin los cuales el contrato simplemente no existe, y otros son los elementos de validez, de los cuales depende la eficacia del negocio jurídico. En este apartado se analizarán los elementos de existencia y algunos de los elementos de validez del contrato de licencia.

A. Elementos de existencia

Los elementos de existencia del contrato de licencia son el consentimiento y el objeto, de conformidad con el artículo 1794 del Código Civil:

Art. 1794.- Para la existencia del contrato se requiere:

I. Consentimiento;

II. Objeto que pueda ser materia del contrato.

1. El consentimiento

Respecto al consentimiento en el contrato de licencia no hay reglas especiales que se deban aplicar, es decir, deben seguirse lo establecido en la Teoría General de las Obligaciones.

El consentimiento no es otra cosa que el acuerdo de voluntades entre dos o más personas. El consentimiento debe, desde luego, exteriorizarse, y éste puede ser expreso o tácito²⁶.

Sin embargo, las reglas relativas al perfeccionamiento del consentimiento en el caso de contrato entre ausentes pueden variar, dependiendo que se trate de un contrato mercantil

o civil.

2. El objeto

El segundo elemento de existencia del contrato de licencia es el objeto que pueda ser materia del contrato. Desde un punto de vista doctrinal, el objeto directo de los contratos es la creación y transmisión de obligaciones, mientras que su objeto indirecto es una prestación de dar, hacer o no hacer. Este objeto indirecto del contrato es, a su vez, el objeto directo de la obligación, mientras que el objeto indirecto de la obligación es la cosa o hecho que el obligado debe entregar, hacer o abstenerse de hacer.

Precisamente nuestro Código Civil regula el objeto de los contratos a través del objeto indirecto de la obligación.

Para efectos de este estudio, y considerando que la licencia es, de acuerdo a las definiciones proporcionadas al inicio, un contrato por el cual una persona autoriza a otra el uso de un derecho de propiedad intelectual, el análisis de su objeto se llevará a cabo considerando que la licencia genera obligaciones de dar, siendo la cosa objeto de la obligación un derecho de propiedad intelectual. Lo anterior con la reserva de examinar posteriormente con mayor detalle las obligaciones de cada una de las partes.

De acuerdo con el artículo 1825 del Código Civil, tratándose de obligaciones de dar, la cosa objeto del contrato debe revestir tres requisitos:

Art. 1825.- La cosa objeto del contrato debe: 1° Existir en la naturaleza; 2° Ser determinada o determinable en cuanto a su especie; 3° Estar en el comercio.

En el caso de la licencia, la cosa objeto del contrato es un derecho de propiedad intelectual. Aquí se presenta el primer problema: una de las características de los derechos propiedad intelectual es que carecen de existencia material, es decir, se trata de bienes incorpóreos.

Para que una cosa pueda ser objeto de un contrato debe existir en la naturaleza, o cuando menos debe poder existir. Si los derechos de propiedad intelectual son bienes incorpóreos, ¿existen en la naturaleza? La conclusión lógica derivada de una respuesta negativa sería que los derechos de propiedad intelectual no pueden ser objeto de un contrato al no satisfacer el primer requisito establecido por la legislación, lo cual sería absurdo.

Si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual son en sí mismos incorpóreos, también es cierto que tienen una existencia o expresión material, como lo son el libro que contiene la obra literaria, la etiqueta que incorpora la marca registrada o el producto emanado de una invención patentada. Los derechos de propiedad intelectual no se agotan con su expresión material, ni el contrato de licencia se limita a dichas expresiones materiales, pero por otro lado, es innegable que los derechos de propiedad intelectual existen o pueden llegar a existir en el mundo físico a través de sus manifestaciones corpóreas, y en tal virtud existen en la naturaleza.

Un derecho de propiedad intelectual que careciera de una manifestación física no podría ser objeto de un contrato.

La cosa objeto de los contratos debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Este requisito también es aplicable tratándose del contrato de licencia.

No se puede otorgar una licencia simplemente sobre “propiedad intelectual”, sobre “marcas” o sobre “una patente”, porque el objeto no estaría determinado, ni sería determinable; en este caso se trataría de un contrato inexistente por falta de objeto. En cambio, es posible celebrar un contrato de licencia respecto de cierto derecho de propiedad intelectual individualmente determinado, e incluso licenciar la totalidad de los derechos de propiedad intelectual de una cierta persona y sin mayores precisiones, en atención a que la cosa objeto estaría determinado o sería, cuando menos, determinable en un momento dado.

Por lo que hace a que la cosa objeto del contrato esté en el comercio, debe atenderse lo dispuesto por el artículo 748 y 749 del Código Civil:

Art. 748.- Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de ley.

Art. 749.- Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular.

En el caso de los derechos de propiedad intelectual, éstos son excluidos del comercio cuando caen en el dominio público. La consecuencia de que un derecho de propiedad intelectual (entendiéndose por derechos de propiedad intelectual aquéllos que así fueron definidos al inicio de este trabajo) caiga en el dominio público es que el derecho en cuestión se extingue y es irreductible a propiedad particular.

También están fuera del comercio los derechos personalísimos, también denominados morales, que los derechos de propiedad intelectual generan a favor de los autores e inventores, como es el derecho a ser reconocido como inventor o autor de una determinada obra o invención, entre otros.

En el caso concreto de las marcas y otros signos distintivos, su registro es renovable un número indefinido de veces. Si el registro caduca por falta de renovación, el derecho se extingue y no puede ser objeto de propiedad particular. Si posteriormente el mismo signo distintivo se registra de nueva cuenta, nacerá un derecho a su uso exclusivo, pero de ninguna manera se debe entender que el derecho previamente extinto ha renacido, al menos desde un punto de vista técnico-jurídico.

En general, todos los derechos de propiedad intelectual de contenido patrimonial están en el comercio, y por lo tanto, pueden ser objeto de un contrato.

Ahora bien la doctrina distingue tres tipos de obligaciones de dar²⁷:

a) Obligaciones traslativas de dominio.

b) Obligaciones traslativas de uso.

c) Obligaciones de restitución de cosa ajena.

d) Obligaciones de pago de cosa debida.

El Código Civil recoge la anterior clasificación en su artículo 2011:

Art. 2011.- La prestación de cosa puede consistir:

I. En la traslación de dominio de cosa cierta;

II. En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta;

III. En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida.

En el caso de la licencia, estamos ante la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 2011 del Código Civil, y aquí se incorpora a este estudio un elemento fundamental: la traslación temporal del uso o goce de un bien.

Si nos atenemos a las definiciones proporcionadas al inicio del estudio, pareciera que el objeto del contrato de licencia es la autorización del uso de un derecho de propiedad intelectual. Esto no es así; la autorización, o mejor dicho, la facultad de una de las partes para usar un derecho de propiedad intelectual perteneciente a la otra parte es un efecto del contrato de licencia, pero no el objeto del mismo.

En mi opinión, el objeto del contrato de licencia es la transmisión temporal del uso y goce de un derecho de propiedad intelectual.

Sin embargo, dada la naturaleza inmaterial del objeto del contrato de licencia, la transmisión temporal del uso y goce del derecho de propiedad intelectual no priva al licenciante del derecho a usar y gozar por su cuenta del derecho licenciado o incluso celebrar otros contratos de licencia con terceros respecto del mismo derecho, a menos que se haya pactado expresamente algún tipo de exclusividad a favor del licenciatario. Esta es una diferencia fundamental con el arrendamiento y el comodato que distingue a la licencia de aquellos.

Es importante hacer énfasis en la temporalidad de la transmisión del uso y goce del derecho de propiedad intelectual que, en mi opinión, caracteriza el contrato de licencia. Soy de la idea que el contrato podrá ser de plazo indeterminado, pero no perpetuo ni indefinido.

B. Elementos de validez

Como en cualquier contrato, los elementos de validez del contrato de licencia son la capacidad, la forma, la ausencia de vicios del consentimiento, y la licitud en el objeto, motivo o fin del negocio jurídico.

La falta de forma establecida en la ley, la presencia de un vicio del consentimiento (error, dolo, mala fe, violencia), la lesión y la incapacidad de cualquiera de las partes, produce la nulidad relativa del contrato de licencia, según dispone el artículo 2228 del Código Civil, mientras que la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del contrato produce la nulidad, absoluta o relativa según sea el caso, del negocio jurídico, de conformidad con el artículo 2225 del Código Civil.

En el caso del contrato de licencia, únicamente haré referencia a las reglas especiales relativas a la capacidad de los contratantes y la forma que debe revestir el contrato de licencia, aclarando que si la licencia tiene carácter mercantil, la lesión no causa de ineficacia del contrato.

1. La capacidad

En primer lugar debe distinguirse la capacidad de goce de la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud que toda persona tiene para ser titular de derechos y obligaciones²⁸, mientras que la capacidad de ejercicio se define como la aptitud que tienen determinadas personas para hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones por sí mismas.

En principio, todas las personas tienen capacidad de goce, no así de ejercicio. Los menores de edad, las personas sujetas a interdicción y las personas morales pueden ser titulares de derechos y obligaciones, pero el ejercicio de tales derechos y el cumplimiento de sus obligaciones debe efectuarse a través de un representante.

En materia contractual, son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley²⁹.

En el contrato de licencia, además de la capacidad general para contratar, el licenciatario requiere de legitimación, es decir, de la facultad para disponer del derecho de propiedad intelectual materia del contrato.

La regla general es que el titular del derecho de propiedad intelectual goza de legitimación para celebrar un contrato de licencia, pero dicha legitimación también la pueden tener personas distintas al titular. El caso típico de una persona, diferente del titular, legitimada para licenciar un derecho de propiedad intelectual lo constituye el licenciatario facultado para sublicenciar a terceros.

Un caso muy particular en esta materia es el de las Sociedades de Gestión Colectiva reguladas por el Título IX de la Ley Federal del derecho de Autor.

El artículo 192 de la Ley Federal del Derecho de Autor señala que las sociedades de gestión colectiva tienen por objeto proteger a autores y titulares de derechos conexos tanto nacionales como extranjeros, así como recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por conceptos de derechos de autor o derechos conexos se generen a su favor. El artículo 197 de esa misma ley establece que los miembros de una sociedad de gestión colectiva cuando opten porque la sociedad sea la que realice los cobros a su nombre deberán otorgar a ésta un poder general para pleitos y cobranzas.

El mandato es un contrato civil intuitu personae en el que ordinariamente el mandatario es una persona física, ya que las personas morales están incapacitadas para celebrar por sí mismas los actos jurídicos que se les encomienda con el mandato. Sin embargo, la Ley Federal del Derecho de Autor permite el otorgar poderes a una persona moral que, por su propia naturaleza, es incapaz de ejercitarlo por sí. Si el mandatario no facultó expresamente a la sociedad de gestión colectiva para encomendar a un tercero el ejercicio del poder que se le confirió, no hay forma para que la sociedad pueda ejercitar válidamente las facultades de representación que se le otorgaron, a menos que se acepte que la facultad de delegar el poder conferido puede otorgarse implícitamente, posición que no comparto pero que muchos colegas y notarios públicos sí sostienen.

2. La forma

Como se mencionó al momento de clasificar el contrato de licencia, no existe uniformidad de normas sobre las formalidades que debe revestir el negocio. La forma exigible para la validez de la licencia depende del derecho de propiedad intelectual objeto del contrato.

El contrato de licencia que tenga como objeto la transmisión temporal del uso y goce de una patente, un registro de modelo de utilidad, de diseño industrial, de modelo de utilidad, de esquema de trazado de circuitos integrados, de marca, de aviso comercial o de secreto industrial es consensual, y se perfecciona con el mero acuerdo de voluntades.

Lo aconsejable es que los contratos de licencia relacionados con patentes y registros de modelo de utilidad, de diseño industrial, de modelo de utilidad, de esquema de trazado de circuitos integrados, de marca, de aviso comercial y de secretos industriales se celebren por escrito. Sin embargo, insisto que el documento escrito tiene una finalidad meramente probatoria, sin constituir por ello un elemento de validez del negocio jurídico.

En el mismo orden de ideas, la inscripción del contrato de licencia ante la autoridad administrativa no es una formalidad necesaria para la validez del acto, dado que la finalidad que se persigue con dicha inscripción es dar publicidad a la licencia, que el contrato de surta efectos ante terceros (entiendo yo que terceros adquirentes de buena fe) y que el uso de la marca por parte del licenciatario inscrito se entienda como efectuado por el titular del derecho, para efectos de la conservación del registro³⁰.

No obstante lo anterior, cuando la licencia de un derecho de propiedad industrial como los arriba transcritos se encuentre integrado en un contrato de franquicia, es necesario que conste por escrito, según lo dispone el artículo 142 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

El contrato de licencia relativo a derechos patrimoniales de autor debe celebrarse por escrito, según dispone el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El contrato de licencia que tenga por objeto los derechos derivados del título de obtentor de una variedad vegetal debe celebrarse ante un fedatario público, en términos del artículo 41 del Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Tanto el contrato de licencia sobre derechos patrimoniales de autor como el contrato de licencia respecto de los derechos emanados del título de obtentor de una variedad vegetal pueden inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor o en el Registro Nacional de Variedades Vegetales, según sea el caso, teniendo dicho registro efectos declarativos³¹ para que el contrato surta efectos ante terceros (terceros adquirentes de buena fe, en mi opinión).

El último párrafo del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor sanciona la falta de formalidad en el contrato de licencia que tenga por objeto derechos patrimoniales de autor con la nulidad de pleno derecho.

V. Definición Propuesta

Una vez analizados brevemente los elementos de existencia y validez del contrato de licencia, es posible proponer una definición general, con base únicamente en las características esenciales que lo distinguen de otros negocios jurídicos: El contrato de licencia es aquel por virtud del cual una persona llamada licenciante transmite temporalmente a otra llamada licenciatario, el uso y goce de un derecho de propiedad intelectual.

VI. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Para la determinación de las obligaciones de las partes, recurriré principalmente a la similitud estructural que, en mi opinión, tiene licencia con el arrendamiento y el comodato.

A. Obligaciones a cargo del licenciante

El licenciante tiene cuatro obligaciones básicas:

a) Transmitir el uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual.

b) Entregar el derecho de propiedad intelectual.

c) Conservar el derecho de propiedad intelectual.

d) Garantizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual.

e) Supervisar la calidad de los productos o servicios licenciadados.

a) Transmitir el uso y goce del derecho de propiedad intelectual

Esta es una obligación que nace cumplida una vez que se perfecciona el contrato. En efecto, dado que se trata de un bien incorpóreo, la consecuente transmisión del uso y goce del derecho de propiedad intelectual se verifica con el mero acuerdo de voluntades, de conformidad con el artículo 1796 del Código Civil, independientemente de que se trate de un contrato oneroso o gratuito.

b) Entregar el bien objeto del contrato de licencia

El licenciante está obligado a entregar el bien objeto de la licencia, de acuerdo con los artículos 2412, fracción I y 2459, del Código Civil, con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido.

En la mayoría de los casos, la entrega de un derecho de propiedad intelectual se hace de manera virtual, toda vez que se trata de bienes incorpóreos.

Sin embargo, la entrega virtualpodría ser insuficiente para considerar cumplida esta obligación, siendo necesario entregar también las manifestaciones materiales del derecho licenciado, de manera que el licenciatario pueda usarlo en los términos convenidos.

Por ejemplo, en el caso de una licencia de un secreto industrial, el licenciante debe entregar al licenciatario el documento en el que consta materialmente la información confidencial cuyo uso y goce se transmite; en el caso de la licencia sobre una obra musical, el licenciante deberá entregar al licenciatario el soporte material que contiene la obra licenciada, a fin de que ésta pueda ser usada en conforme lo pactado en el contrato respectivo.

c) Conservar el derecho de propiedad intelectual

La obligación a cargo del licenciante de conservar el derecho de propiedad intelectual nace únicamente en caso del contrato de licencia oneroso, salvo estipulación en contrario, siguiendo las normas establecidas para los contratos de arrendamiento y comodato.

Durante el plazo de vigencia del contrato de licencia onerosa, el licenciante está obligado a conservar el derecho de propiedad intelectual en condiciones de ser explotado por el licenciatario de conformidad
con lo acordado por las partes. Esta obligación es consecuencia lógica de la de transmitir el uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual al licenciatario a cambio de un precio, y encuentra fundamento en los artículos 1858 y 2412, fracción II, del Código Civil.

De esta forma, el licenciante debe defender la validez del derecho de propiedad intelectual frente a las acciones legales que pudieran ser ejercitadas por terceros que pudiesen tener como consecuencia la extinción del derecho, así como llevar a cabo todos los actos necesarios para la conservación del derecho licenciado, como lo sería el pago de las denominadas anualidades en el caso de las patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados.

La pérdida parcial del derecho de propiedad intelectual licenciado de forma onerosa, como sería el caso de la nulidad parcial de una patente, daría derecho al licenciatario a exigir un ajuste en la contraprestación que se obligó a pagar a cambio de la transmisión del uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual o la rescisión del contrato de licencia y el pago de los daños y perjuicios que sufra, de conformidad con los artículos 2420 y 2490, fracción I, del Código Civil.

En el caso particular de las marcas y avisos comerciales, cuyo registro es renovable un número ilimitado de ocasiones, el licenciante estará obligado a llevar a cabo la renovación correspondiente, en caso de que la duración del contrato de licencia onerosa sea mayor al período restante de vigencia del registro correspondiente. El incumplimiento por parte del licenciante de esta obligación dará derecho al licenciatario a demandar la rescisión del contrato o su cumplimiento forzoso si éste fuera posible y el pago de daños y perjuicios.

d) Garantizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual

Al igual que en la obligación anteriormente descrita, la obligación a cargo del licenciante de garantizar su uso y goce nacen únicamente en caso del contrato de licencia oneroso, salvo estipulación en contrario en el caso de la licencia gratuita.

Siguiendo lo expuesto por el maestro Sánchez Medal cuando analiza el contrato de arrendamiento, el cual, reitero, presenta importantes similitudes estructurales con el contrato de licencia onerosa, la obligación de garantizar el uso y goce del bien es una obligación compleja, compuesta a su vez por tres obligaciones:

1. Abstenerse de estorbar u obstaculizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual.

El licenciante está obligado a abstenerse de toda clase de perturbaciones, de hecho o de derecho³² que pueda impedir al licenciatario el uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado, en los términos convenidos por las partes en el contrato correspondiente.

Esta obligación, prevista en el artículo 2412, fracción III, del Código Civil, aplicado por analogía, no es fácil de visualizar, dado que los derechos de propiedad intelectual son bienes incorpóreos. Puede considerarse difícil que el licenciante estorbe el uso y goce de un bien incorpóreo, de la misma forma en que un arrendador podría perturbar el uso y goce de un bien mueble arrendado, toda vez que el licenciante puede usar por sí el derecho licenciado, sin con ello estorbar o perturbar el uso a que tienen derecho el licenciatario.

Sin embargo, en el caso el contrato de licencia con cláusula de exclusividad, resulta clara la existencia de esta obligación y cómo se puede incumplir con ella.

En términos muy generales, la cláusula de exclusividad o pacto de exclusiva es una cláusula accesoria al contrato de licencia cuyo contenido consiste en “una obligación de no

recibir de terceros una determinada prestación, bien de no realizarla a favor de terceros o bien ambas obligaciones recíprocamente”³³.

En el caso del contrato de licencia, un ejemplo de pacto de exclusividad sería el del licenciante que se obliga a no usar el derecho de propiedad intelectual licenciado por sí y/o mediante terceros durante un plazo determinado, dentro del territorio materia de la exclusividad.

En caso de que el licenciante incumpla con la obligación derivada de la cláusula de exclusividad, dicho incumplimiento puede entenderse como un estorbo o perturbación del uso y goce convenidos del derecho de propiedad intelectual licenciado, y el licenciatario tendrá derecho a reclamar el pago de los daños y perjuicios que se le hubieren causado, en términos del último párrafo del artículo 2104 del Código Civil, o bien el pago de la pena convencional que se hubiera pactado.

Adicionalmente, si de la redacción del contrato se desprende que la exclusividad resultaba ser un elemento sustancial de la licencia, el incumplimiento de la obligación puede dar lugar a que el licenciatario reclame al licenciante el cumplimiento forzoso o la rescisión del contrato, y el pago de daños y perjuicios, de acuerdo con el artículo 1949 del Código Civil.

2. Garantizar el uso y goce pacífico del derecho de propiedad intelectual.

Esta obligación se manifiesta cuando existe una perturbación de derecho emanada de un tercero que priva al licenciatario, total o parcialmente, del uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado.

Entre las perturbaciones de derecho emanadas de terceros que privan total o parcialmente del uso y goce del derecho de propiedad intelectual al licenciatario se encuentra la declaración, administrativa de nulidad, caducidad o cancelación del derecho licenciado³⁴; la evicción del derecho de propiedad intelectual licenciado³⁵; que un tercero venza en juicio al licenciatario por haber, el licenciante, dado en licencia el mismo derecho de propiedad intelectual por separado a dos o más personas por el mismo tiempo violando un pacto de exclusividad³⁶; el remate judicial del derecho licenciado si el contrato de licencia no fue inscrito con la autoridad administrativa correspondiente con anterioridad al embargo del bien³⁷.

Cuando el licenciatario se vea privado total o parcialmente del uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado onerosamente, podrá demandar del licenciante la disminución de la contraprestación pactada, o bien, la rescisión del contrato, y el pago de los daños y perjuicios que se hayan causado, de acuerdo con los artículos 1949, 2106, 2107 y 2434 del Código Civil.

3. Responder de los vicios ocultos del derecho de propiedad intelectual.

El fundamento legal de esta obligación se encuentra en los artículos 2142 y 2142, fracción V, del Código Civil.

Los derechos de propiedad intelectual, al igual que los bienes corpóreos, pueden tener vicios que no son manifiestos ni se encuentran “a la vista”, mismos que pueden causar que el derecho de propiedad intelectual sea impropio para los usos a los que se destina o que disminuyan su uso, y que de haber sido del conocimiento del licenciatario, éste no habría celebrado el contrato o hubiese pactado una contraprestación menor.

Un ejemplo de vicio oculto en un derecho de propiedad intelectual sería el de una obra, de las que se enumera en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, respecto de la cual se celebra un contrato de licencia pero carece, parcial o totalmente, de originalidad. Concretizando, una obra musical compuesta de música y letra puede ser objeto de licencia para que un tercero la use y reproduzca; sin embargo si resulta que la música de dicha obra no es original, sino copia de una obra atribuible a otra persona, se tratará de una derecho de propiedad intelectual con un vicio oculto, en atención a que el vicio no era necesariamente manifiesto, y el licenciatario, de haber tenido conocimiento de dicha circunstancia, probablemente se hubiese abstenido de celebrar el contrato o habría pactado una contraprestación menor.

Otro caso de vicio oculto sería el de la patente que, si bien fue otorgada, carece de novedad en alguna de sus reivindicaciones, lo que sería causa de anulación total o parcial.

e) Supervisar la calidad de los productos o servicios licenciadados.

En realidad no se trata de una obligación contractual sino de una carga impuesta por el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial, que señala que los productos o servicios elaborados, vendidos o prestados por el licenciatario sean de la misma calidad que los que elabora, vende o presta el licenciante.

Sostengo que no es una obligación porque, a menos que el contrato de licencia  faculte al licenciatario a exigir esa conducta, no existe sujeto acreedor, no obstante la existencia de la norma legal. Por otro lado, aparentemente se trataría de una carga sólo del licenciatario, y sin embargo, soy de la opinión que se trata de una carga compartida: por un lado el licenciatario debe mantener determinados estándares de calidad en sus productos y servicios, y por el otro, el licenciante debe supervisar de forma efectiva dicha calidad. Si bien no existe sanción expresa en caso de incumplimiento de la norma, conforme la última fracción del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, la contravención de lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley puede derivar en una infracción administrativa.

B. Obligaciones a cargo del licenciatario

a) Pagar la contraprestación pactada.

Esta obligación a cargo del licenciatario únicamente tiene lugar cuando las partes pactan una prestación por la transmisión del derecho a usar y disfrutar el derecho de propiedad intelectual; en mi opinión, la contraprestación no es esencial al contrato de licencia.

En materia de derechos de autor, el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. A primera vista, pareciera que el contrato de licencia que tenga por objeto derechos patrimoniales de autor siempre debe ser oneroso.

Sin embargo, el último párrafo del citado artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor hace una distinción entre los actos, convenios y contratos por los que se transmiten derechos patrimoniales y las licencias. Si bien es cierto que el contrato de licencia tiene por objeto transmitir temporalmente el uso y goce de un derecho de propiedad intelectual, en este caso un derecho patrimonial de autor, los actos, convenios y contratos que transmiten derechos patrimoniales mencionados en el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor son aquellos en los que se transmite la titularidad del derecho, y no sólo el uso y goce; de otra forma, no habría manera de entender la distinción que hizo el legislador en el citado numeral.

Consecuentemente, la exigencia establecida en la ley para que se pacte una contraprestación a favor del titular de los derechos patrimoniales en los actos, convenios y contratos por los que se transmitan dichos derechos patrimoniales es aplicable únicamente cuando se trate de actos traslativos de la titularidad de los mencionados derechos patrimoniales.

La contraprestación por la transmisión del uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual, en caso de que se pacte, puede consistir en la entrega de una cantidad de dinero u otro bien determinado o determinable, y se denomina comúnmente regalía. Teóricamente, la contraprestación también podría consistir en una obligación de hacer, en atención a que no hay ninguna disposición que señale que ésta deba consistir en una obligación de dar.

El monto y características de la contraprestación quedan al arbitrio de las partes contratantes. La contraprestación a que se obliga el licenciatario debe ajustarse a las normas previstas por el Código Civil para las obligaciones de dar, o de hacer, según corresponda. Es decir, si la contraprestación pactada consiste en una conducta de dar, el bien que el licenciatario debe entregar deberá existir en la naturaleza, ser determinado o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio³⁸; si la contraprestación que se estipuló está constituida por una obligación de hacer, ésta deberá ser lícita y posible, tanto física como jurídicamente³⁹.

Si el contrato omite señalar el momento en que deba hacerse el pago de la contraprestación pactada, tratándose de obligaciones de dar, éste se deberá realizar por períodos vencidos, o al vencer el plazo, de conformidad con los artículos 2461 y 2462 del Código Civil. Si por el contrario, las partes convinieron en que la contraprestación consistiera en una obligación de hacer, el pago deberá efectuarse cuando así lo exija el licenciante, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación, según dispone el artículo 2080 del Código Civil.

Por otra parte, si las partes omitieron acordar el lugar en que se debía pagar la contraprestación estipulada, el pago se deberá efectuar en el domicilio del licenciatario, de acuerdo con los artículos 2082 y 2427 del Código Civil, salvo que la naturaleza de la obligación exija que el pago deba efectuarse en otro lugar, según señala el ya mencionado artículo 2082 del Código Civil.

La falta de pago otorga derecho al licenciante para exigir el cumplimiento forzoso de la obligación o la rescisión del contrato, y el pago de daños y perjuicios, según lo previenen los artículos 1949 y 2489, fracción I, del Código Civil.

b) Usar el derecho de propiedad intelectual de conformidad con lo pactado en el convenio de licencia.

El licenciatario no sólo tiene del derecho, sino también la obligación, de usar el derecho de propiedad intelectual objeto del convenio de licencia, debiendo realizarse conforme a lo establecido en el propio contrato.

Con frecuencia, los contratos de licencia contienen limitaciones en cuanto al uso del derecho de propiedad intelectual por parte del licenciatario que pueden referirse al territorio dentro del cual puede usarse el derecho, al número de obras o artículos que, incorporando el derecho de propiedad intelectual, puede o debe producir el licenciatario, o bien al tipo y características de los artículos y servicios respecto a los cuales se puede usar el derecho de propiedad intelectual licenciado.

De esa forma, el titular de una marca registrada que proteja toda clase de vestuario y calzado, podrá celebrar un contrato de licencia en la que se limite el uso de la marca por parte del licenciatario para identificar calcetines únicamente. En el mismo caso, el licenciatario podría estar obligado a que los productos que produzca estén compuestos de determinado material con ciertas características, y a no venderlos fuera del territorio acordado.

Al respecto, es necesario llamar la atención a la obligación para el licenciatario prevista en el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial, referente al uso de la marca:

Art. 139.- Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta Ley.

De esa forma, la conducta del licenciatario de una marca registrada estará regulada no sólo por las obligaciones de naturaleza contractual pactadas en el contrato de licencia, sino que además, la Ley de la Propiedad Industrial le impone ciertas obligaciones respecto a la calidad de los productos a los que se aplica la marca y a comunicar al público que la marca es usada por un licenciatario.

Puede ocurrir que el contrato de licencia omita establecer la obligación a cargo del licenciatario para que los servicios o productos que fabrique, venda o preste identificados con la marca licenciada, sean de la misma calidad que los que fabrica, vende o presta el licenciante (o quizá el licenciante no fabrique ni venda nada ni preste servicio alguno). En este caso, la disposición legal sigue exigiendo una conducta del licenciatario, pero a falta de estipulación contractual, habría que preguntarse si se trata de una verdadera obligación  (dada la ausencia de un sujeto acreedor) o más bien de una carga. En todo caso, el incumplimiento por parte del licenciatario a esta carga impuesta por el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial podría ser causa de infracción administrativa sancionable por la autoridad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad contractual que pudiese haber.

El artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor impone al licenciatario la obligación de señalar en las reproducciones que haga de la obra publicada las menciones Derechos Reservados o su abreviatura D.R., seguida del símbolo ©, el nombre completo del titular del derecho de autor, su dirección y el año de la primera publicación de la obra.

Adicionalmente, el licenciatario deberá poner “todos los medios necesarios” para la efectividad de la “explotación concedida”, según dispone el artículo 36 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

La ley no proporciona elementos para determinar cuándo se han puesto “todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida”, por lo que corresponderá al juez o árbitro decidir respecto del cumplimiento de esta obligación, tomando en consideración los usos y costumbres que resulten aplicables y cuya prueba queda, desde luego, a cargo de las partes interesadas.

c) Devolver el bien objeto del contrato de licencia.

Así como el licenciante tiene la obligación de entregar al licenciatario el bien objeto del contrato de licencia, realizándose dicha entrega de forma virtual en muchos casos dada la naturaleza de los bienes incorpóreos, de la misma manera el licenciatario debe entregar, de forma virtual en muchas ocasiones, el bien objeto del convenio una vez que la licencia termine por cualquier causa.

Sin embargo, el licenciatario deberá devolver al licenciante también los objetos materiales que contienen el derecho de propiedad intelectual licenciado. Un ejemplo claro de la obligación de este tipo de devolución se da en el caso de la licencia sobre secretos industriales, en el que la entrega virtual del bien objeto del convenio del licenciatario al licenciante es insuficiente, debiendo además devolverse a su titular los medios materiales en los que conste el secreto industrial.

Dada la naturaleza intangible de los derechos de propiedad intelectual, podría suponerse que la obligación de “devolver” el bien objeto de la licencia presenta dos aspectos: un hecho positivo, que es la devolución, ya sea virtual o real, del bien, y un hecho negativo, consistente en la obligación del licenciatario de abstenerse de continuar usando el derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, sólo el aspecto positivo de la obligación deriva realmente del contrato de licencia. Por regla general, el aspecto negativo de la obligación es consecuencia, no del contrato, sino de la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual y su oponibilidad erga omnes. Afirmo “por regla general”, ya que si bien soy de la idea que los derechos de propiedad intelectual son una especie de derecho real, los secretos industriales no participan de esta naturaleza, no son oponibles erga omnes y la protección que la ley les otorga siempre está vinculada a una relación de tipo contractual previamente existente.

En el caso concreto de los secretos industriales, además de las antes señaladas, el licenciatario tiene la obligación de abstenerse de divulgar a terceros el secreto industrial que fue materia de la licencia, aún después de la terminación del contrato de licencia, de conformidad con los artículos 84 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial.

VII. Temporalidad

Como ya se destacó anteriormente, el titular del derecho de propiedad intelectual objeto del contrato de licencia transmite al licenciatario de manera temporal el uso y goce del derecho. Una licencia otorgada de forma perpetua equivaldría a una obligación personal perpetua, lo cual es contrario al principio de que nadie puede obligarse para siempre.

Nuestra legislación no impone limitaciones en cuanto a la duración del contrato de licencia, quedando ésta a la voluntad de las partes, pudiendo éstas pactar un plazo de vigencia o una duración indeterminada. Sin embargo, cabe señalar que la regla es que los derechos de propiedad intelectual tienen una vigencia temporal limitada, por lo que si bien las partes están en libertad para acordar la duración del contrato de licencia, algunas de las obligaciones, principalmente por lo que hacen al licenciante, se ven necesariamente limitadas por el tiempo de vigencia que le reste al derecho licenciado.

Por ejemplo, las obligaciones del licenciante en un contrato de licencia que tenga por objeto una patente no podrá durar más de veinte años, toda vez que la patente se extingue precisamente en un plazo de veinte años contados a partir de la fecha en que se solicitó⁴⁰. Una vez transcurrido dicho plazo el objeto materia del contrato, las obligaciones del licenciante se extinguen.

Como excepción, las obligaciones a cargo del licenciante en el contrato de licencia que tenga por objeto un secreto industrial no necesariamente tendrán un plazo máximo fijado de antemano, ya que el secreto industrial nace y subsiste en tanto las condiciones de hecho que le dan origen se mantengan.

Respecto a las obligaciones del licenciatario, éstas no necesariamente van a terminar con la vigencia del derecho de propiedad industrial, o incluso con el vencimiento del plazo fijado para la licencia. Hay obligaciones que subsisten al cumplimiento del plazo de la licencia, como las de confidencialidad en el caso de la licencia.

En el caso de las marcas y avisos comerciales registrados, la temporalidad de las obligaciones a cargo de las partes opera de forma diferente. Los registros marcarios tienen una duración temporal limitada a diez años contados a partir de la fecha de solicitud, pero se trata de registros renovables por períodos iguales de tiempo. De esa forma, las partes pueden convenir que la licencia tenga una duración mayor a la vigencia del registro de marca, dado que éste se puede renovar. No obstante lo anterior, si las partes pactan una licencia por un plazo mayor a la vigencia de la marca, y el registro por cualquier causa no se renueva dentro de los términos dispuestos por la ley, el contrato quedará sin objeto y deberá darse por terminado, sin perjuicio de la responsabilidad del licenciante por el incumplimiento contractual que conllevaría esa situación.

Ahora bien, el hecho que el contrato de licencia transmita temporalmente el uso de un derecho de propiedad intelectual no excluye la posibilidad de que las partes le fijen una duración indeterminada, o incluso que no prevean plazo alguno, siendo que en este último caso también se deberá entender que el plazo de la licencia es indeterminado.

Si la licencia es de duración indeterminada, ya sea porque las partes así lo estipularon o porque no señalaron duración alguna, ni tampoco se expresó el uso a que el derecho de propiedad intelectual se destina, el licenciatario lo puede dar por terminado en cualquier momento y el licenciante después de cinco días de “entregado” el bien objeto del contrato en condiciones aptas de ser usado por el licenciatario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2460 del Código Civil:

Art. 2460.- Si en el contrato no se hubiese fijado plazo ni se hubiere expresado el uso a que la cosa se destina, el arrendatario será libre para devolverla cuando quiera, y el arrendador no podrá pedirla, sino después de cinco días de celebrado el contrato.

Al respecto es de llamar la atención lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de la Propiedad Industrial que señala que no se inscribirán los convenios que otorguen licencias cuya duración sea mayor a la de la patente o registro (de modelo de utilidad, diseño industrial o circuito integrado) de que se trate, o bien, cuando dicha patente o registro ya hubiese caducado:

Art. 66.- No se inscribirá la licencia cuando la patente o registro hubiesen caducado o la duración de aquélla sea mayor que su vigencia.

No deja de ser curiosa la disposición antes transcrita.

En primer lugar, es incompleta. Se entiende que la ley niegue la inscripción de licencias sobre patentes o registros caducos, pero no señala nada acerca de las patentes o registros declarados nulos. Sería absurdo suponer que la ley autorice la inscripción de licencias cuando la patente o registro hayan sido declarados nulos, pero ello no da motivo a que el legislador haya guardado silencio al respecto. Una expresión más adecuada hubiese sido no se inscribirá la licencia cuando los derechos emanados de la patente o registro se hubiesen extinguido.

Más curiosa aún es la prohibición para inscribir licencias cuya duración sea mayor a la patente o registro. Pareciera que el legislador supuso que permitir el registro de contratos de licencia de duración mayor que la patente o registro respectivos equivaldría a extender artificialmente la vigencia del derecho de propiedad industrial. Tal vez supuso que permitir la inscripción de este tipo de contratos sería tanto como aprobar que el licenciatario continuara obligado al pago de regalías, no obstante la extinción del derecho de propiedad intelectual licenciado.

Como quiera que sea, no es justificable la negativa a inscribir los contratos de licencia de vigencia mayor a la de la patente o registro correspondiente. La inscripción del contrato de licencia no tiene efectos constitutivos de derechos, sino meramente declarativos y de publicidad con respecto a terceros. La vigencia del contrato de licencia y sus efectos entre las partes contratantes son independientes de la inscripción ante la Administración, y ésta no puede modificarlos.

VIII. Terminación

En cuanto a la terminación del contrato de licencia sobre derechos de propiedad intelectual, no existen reglas especiales.

El contrato puede terminarse por acuerdo mutuo de las partes, por agotamiento del plazo de vigencia, o por la extinción del derecho de propiedad intelectual licenciado.

Respecto a este último caso, existen varias hipótesis en las cuales se extingue el derecho de propiedad intelectual licenciado, y como consecuencia de ello termina el contrato de licencia:

1. Vencimiento del plazo de vigencia de los derechos de propiedad intelectual no renovables (derechos patrimoniales de autor, patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, título de obtentor de una variedad vegetal).

2. Vencimiento del plazo de vigencia de los derechos de propiedad intelectual renovables, que no se hubiesen renovado en tiempo y forma (registros de marca y aviso comercial).

3. Divulgación pública de la información constitutiva del secreto industrial, o bien, que dejen de existir las condiciones de hecho que dan origen a la protección del secreto industrial.

4. Nulidad, caducidad o cancelación del derecho de propiedad intelectual licenciado, declarado por autoridad competente.

5. Declaratoria judicial que determine que el licenciante no es el titular del derecho de propiedad intelectual licenciado.

En materia de arrendamiento, el artículo 2483, fracción VI, del Código Civil prevé como causa de terminación del contrato la expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública. Esta causa de terminación es plenamente entendible tratándose del arrendamiento de bienes materiales, ya que la expropiación tendrá como efecto que el arrendatario se vea privado del uso y goce del bien. Sin embargo, en el caso de bienes incorpóreos, como los derechos de propiedad intelectual, la expropiación no implica necesariamente la privación del uso y goce del derecho licenciado, e incluso podría no implicar siquiera una modificación sustancial de las condiciones de uso del derecho licenciado pactadas en el contrato de licencia, si la licencia fue inscrita.

Por lo anterior, en este caso no es posible establecer una regla general respecto a si se trata de una causa de terminación del contrato de licencia, por lo que se tendría de revisa el caso concreto para determinar el efecto del decreto expropiatorio en el contrato de licencia y los derechos de las partes.

Otras causas de extinción de la relación jurídica contractual nacida de la licencia son la nulidad y la rescisión del contrato, así como la confusión de derechos entre el licenciante y el licenciatario, las cuales no son privativas de la licencia, sino comunes a la generalidad de los contratos.

Notas al pie.

1. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, 21ª. ed., 1992 Madrid, pp. 1254, 1255.

2. Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 12ª. ed., Editorial Heliasta, Buenos Aires, p. 199.

3. OMPI Glosario de Derechos de Autor y Derechos Conexos, World Intellectual Property Organization, Ginebra 1980, p. 145.

4. Primer on Electronic Commerce and Intellectual Property Issues, World Intellectual Property Organization, Ginebra, 2000, p. 8. (traducción libre)

5. Thomas B. Small, Trademark Licensing and Franchising, Les Nouvelles, Vol. XXXIV, No. 2, Junio 1999, pp. 64-69 (traducción libre).

6. Antonio Roncero Sánchez, El Contrato de Licencia de Marca, Civitas, 1999, p. 64.

7. Pilar Martín Aresti, La Licencia Contractual de Patente, Aranzadi, 1997, p. 54.

8. Ver Raúl Ortiz-Urquidi, Derecho Civil, 3ª. ed., Porrúa, 1986, p. 241 y Miguel Villoro Toranzo, Introducción al Estudio del Derecho, 8ª ed., Porrúa, 1988, p. 363.

9. El maestro Rojina Villegas define a la obligación como un vínculo jurídico por virtud del cual una persona denominada deudor, se encuentra constreñida jurídicamente a ejecutar algo a favor de otra persona, llamada acreedor.

10. Ramón Sánchez Medal, De los Contratos Civiles, 11ª. ed., Porrúa, 1991, México, p. 103.

11. Artículo 1836 del Código Civil Federal.

12. Javier Arce Gargollo, Contratos Mercantiles Atípicos, 5ª ed. Porrúa, 1998, p. 112.

13. Ramón Sánchez Medal, op. cit., p. 113.

14. El artículo 10 de la Ley Federal del de Autor establece: En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará la legislación mercantil, el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

15. Los signos distintivos se consideran, en sí mismos, como bienes mercantiles, y por lo tanto, los actos jurídicos que tienen por objeto cosas mercantiles se consideran también como mercantiles. Joaquín Garrigues (Curso de Derecho Mercantil) señala que la propiedad industrial, incluyendo en ella los derechos que tienen como objeto las invenciones industriales y los signos distintivos es parte integrante del patrimonio de la empresa, entendiendo por patrimonio de la empresa el conjunto de bienes que se ponen a disposición del empresario para que éste pueda desarrollar su actividad lucrativa. Por otro lado, Mantilla Molina (Derecho Mercantil) menciona que entre los elementos incorporales que constituyen la negociación mercantil se encuentran la propiedad industrial, incluyendo dentro de esta categoría a los signos distintivos.

16. Los secretos industriales, por definición, deben ser de aplicación industrial o comercial, por lo que se les puede considerar como bienes mercantiles por naturaleza.

17. El artículo 4°, fracción II, de la Ley Federal de Variedades Vegetales señala, primeramente, que el título de obtentor otorga el derecho a explotar la variedad vegetal de que se trate y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución y venta, y además para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Los términos producción y distribución parecen hacer referencia a una actividad mercantil, mientras que la alusión al comercio es muy clara cuando se señala el derecho a explotar la variedad vegetal y su material de propagación para la producción de variedades vegetales e híbridos.

18. El artículo 1050 del Código de Comercio señala que cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles.

19 Antonio Roncero Sánchez, op. cit. p. 104.

20 El artículo 2480 del Código Civil dispone que el arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo, ni en parte ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador; si lo hiciere, responderá solidariamente con el subarrendatario de los daños y perjuicios.

21. El artículo 2500 del Código Civil señala que sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso de la cosa entregada en comodato.

22. Francisco Lozano Noriega, Cuarto Curso de Derecho Civil Contratos, 5ª. ed., Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 1990, México, p. 197.

23. En mi opinión, los derechos de propiedad intelectual se consideran bienes muebles, en términos de los artículos 758 y 759 del Código Civil.

24. Javier Arce Gargollo, El Contrato de Franquicia, 4ª. ed., Themis, 1997, México, p. 39.

25. Artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial.

26. Artículo 1803 del Código Civil.

27. Rafael Rojina Villegas, Tratado de Derecho Civil Mexicano, Tomo V – I, 5ª ed., Porrúa, 1985, México, p. 291.

28. Raúl Ortiz-Urquidi, Derecho Civil, 3ª. ed., Porrúa, 1986, México, p. 297.

29. Artículo 1798 del Código Civil.

30. Diversas interpretaciones de los artículos 1708.9 del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y 19.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio del Tribunal Federa de Justicia Fiscal y Administrativa y de los Tribunales Colegiados de Circuito sostienen que ya no es necesario inscribir la licencia con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que el uso de la marca por parte del licenciatario se entienda como efectuado por el licenciante, para efectos de la defensa del registro de marca contra acciones de caducidad y de la renovación del registro marcario.

31. Artículos 162 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 34 de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

32. Ramón Sánchez Medal, op. cit. p. 240.

33. Puente Muñoz, citado por Javier Arce Gargollo, Contratos Mercantiles Atípicos, 5ª ed., Porrúa, 1998, México, p. 340.

34. Artículo 2431 del Código Civil. 31 Artículos 2434, 2459 y 2483, fracción VIII, del Código Civil.

35. Artículo 2446 del Código Civil.

36. Artículo 2495 del Código Civil.

37. Artículo 1825 del Código Civil.

38. Artículo 1826 del Código Civil.

39. Artículo 1827 del Código Civil.

40. Artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial.

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No conozco personalmente a José Rodrigo Roque Díaz. Entiendo que es abogado y que la propiedad intelectual no le es desconocida, ya que colaboró en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Le deseo el mejor de los éxitos.

Jorge Amigo fue director del IMPI durante casi 17 años. Fue nombrado por el entonces presidente Carlos Salinas y se mantuvo en su puesto en las siguientes dos administraciones completas y buena parte de la actual.

Mi impresión es que Jorge Amigo dejó un IMPI ordenado, financieramente sano, con una importante infraestructura material, una innegable vocación a innovar en lo que a tecnología se refiere y, me parece, como un administrador maduro de la propiedad industrial que incluso ha extendido su competencia a la protección del derecho de autor.

Desde luego, hay muchísima cosas por hacer y mejorar en el IMPI como Institución y en el sistema de propiedad industrial. Yo destaco tres puntos:

1. El IMPI debe mejorar su eficacia como autoridad administrativa encargada de la represión de la competencia desleal.

Como en otras muchas áreas del derecho, el IMPI debe ser un mejor protector de los derechos de propiedad intelectual. Desde luego existen limitantes, unas son normativas, pero hay otras vinculadas a la actuación de la autoridad administrativa; mejorar las primeras esta fuera el alcance del IMPI, pero es su responsabilidad incrementar su nivel de eficacia en la segunda.

2. El IMPI debe mejorar su función como diseminador de información tecnológica.

El IMPI es, en mi opinión, un buen administrador de la propiedad industrial: tiene procedimientos razonablemente rápidos y eficaces para tramitar solicitudes de marca y patentes y atender su mantenimiento. Pero no es suficiente. El IMPI debe mejorar sustancialmente su actuación como diseminador de tecnología. No se trata sólo de escanear en su totalidad los expedientes de las patentes y tenerlos disponibles en Internet; eso es muy bueno, pero se necesita mucho más.

Lamentablemente, no es un secreto que México no es un país innovador. Se genera tecnología, incluso exportable, pero es muy poca. Desde luego hay muchísimas causas para ello: un sistema educativo deficiente donde no se despierta en los estudiantes el interés por la ciencia, los criterios gubernamentales para que los investigadores tengan acceso a los subsidios públicos, y un pobre esfuerzo diseminador del conocimiento tecnológico.

El IMPI debe de forma proactiva lograr que la información tecnológica en su poder, llegue a quienes puedan aprovecharla, tanto en el ámbito académico como en el científico y el industrial.

El IMPI se ha preocupado mucho por mejorar sus procesos para conceder patentes en un país donde la inmensa mayoría de las solicitudes de patente provienen del extranjero; eso está muy bien, pero el IMPI debe trabajar mucho más en diseminar la información tecnológica que custodia, porque registrada y guardada en los archivos del IMPI le sirve de muy poco al país.

3. El IMPI debe trabajar en mejorar la calidad de sus resoluciones.

Esta tarea está vinculada a la mejora de la eficacia de la represión de la competencia desleal, pero no se limita a ella.

No se trata de que me den siempre la razón en los asuntos que llevo ante el IMPI (no estaría mal tampoco). El punto es que es posible percatarse al analizar una resolución, favorable o adversa, si quien resolvió estudió el caso y trabajó para decidirlo de forma coherente. Podré estar en desacuerdo con el sentido del fallo, pero puedo reconocer un fallo que refleja esfuerzo por hacer las cosas congruente y correctamente, y el IMPI debe cuidar más este campo.

Sin haberlo hecho nunca, tengo la certeza que emitir resoluciones, ya sean materialmente administrativas o materialmente jurisdiccionales, es una labor muy difícil. Sin embargo, el IMPI tiene esa responsabilidad, y debe estar a la altura de ella.

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El texto reformado de la Ley de la Propiedad Industrial dejó de requerir la presentación de un poder para que el representante de una persona física o moral, mexicana o extranjera, pueda solicitar el registro de una marca a nombre de su poderdante, lo cual me resulta sorprendente.

En un sistema tan formalista como el mexicano, la Ley de la Propiedad Industrial ya era “avanzada” en cuanto a exigir que los poderes exhibidos por los apoderados de los solicitantes cumplieran con un mínimo de formalidades, y desde luego, dichas formalidades eran bastante menores que las que prevé el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. No hay que olvidar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pretende uniformar la mayor parte de los procedimientos administrativos, incluyendo los relacionados con las Autoridades Administrativas encargadas de la propiedad intelectual.

Durante algún tiempo sostuve que sería importante analizar si el texto del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial había sido derogado tácitamente por el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dado el curioso régimen derogatorio-supletorio-complementario de esa legislación. Lo que encontré es que nadie estaba interesado en siquiera imaginar todos los problemas que hubiese acarreado aplicar las normas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (en donde se exigen poderes notariales o ratificados ante fedatario público) a la representación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Hasta donde yo sé, la discusión no salió de las conversaciones amistosas entre colegas.

Ahora, aún existiendo un conflicto entre los artículos 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, el que exista una norma posterior especial (como el artículo 181 reformado) me parece que inclina la balanza a favor de la legislación especial, en beneficio de los particulares, pero en detrimento de un sistema jurídico que debería ser coherente.

Soy de la opinión que una sociedad, entre más primitiva es su mentalidad, más formalidades exige para reconocer la validez de un acto. Por lo tanto, doy la bienvenida a una reforma donde se le da un valor real y efectivo a la palabra. Con la reforma al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial el IMPI reconocerá, en los trámites relacionados con las solicitudes y registros de marca, la personalidad del apoderado del solicitante con la simple afirmación bajo protesta de decir verdad de que sí cuenta con dicha representación.

Desde luego, la reforma tiene sus limitaciones No me quedó claro el motivo por el que el legislador no incluyó en la reforma los procedimientos administrativos relacionados con las invenciones. Por otro lado, para los procedimientos contenciosos iniciados ante el IMPI, las formalidades exigidas para los instrumentos donde constan los mandatos no han cambiado nada. Finalmente, cuando un apoderado diferente del que inició un determinado trámite intervenga en el procedimiento, el IMPI debe exigir que presente el documento donde conste el poder conferido por el solicitante.

Por otra parte, tampoco debe asumirse que ahora la gestión de negocios es una figura admisible dentro de los procedimientos administrativos relacionados con solicitudes y registros de marca.

Cuando una persona actúa ante el IMPI en nombre de un solicitante o titular de registro de marca, la existencia de un mandato expreso sigue siendo esencial. Lo que cambió, a mi parecer, es la forma y momento para probar la representación. La prueba del mandato no debe confundirse con la existencia misma del acto.

Por lo tanto, aunque la presentación del documento en que consta el poder deja de ser un requisito esencial para aprobar el examen de forma de la solicitud, y eventualmente conseguir el registro de la marca (o una renovación o la inscripción de una licencia o transmisión de derechos), siempre es necesario que el profesional cuente con un documento que le permita probar la existencia del mandato, para el caso de que llegase a ser necesario.

En todo caso, lo cierto es que la existencia de una ley en donde es suficiente la manifestación bajo protesta de decir verdad para que la Autoridad tenga por acreditada la existencia de un mandato es excepcional, y me pregunto si, a la larga, la ausencia absoluta de un documento poder dentro de los expedientes de registro de marca podría comprometer la validez de éstos.

Desde luego que el apoderado del solicitante podría voluntariamente exhibir un documento de poder en los expedientes a su cargo, pero el IMPI le exigirá que haga un pago por reposición de documentos, bajo el apercibimiento de tener por abandonado el trámite de la solicitud. Lo cierto es que la exigencia de hacer un pago por la presentación de un documento que ya no es requerido (y que por lo tanto no constituye una reposición de documentación, subsanación de omisión o aclaración) parece arbitrario, así como lo desproporcionado del apercibimiento.

También hubo cambios al Acuerdo que Establece las Reglas de Presentación de Solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las modificaciones mas obvias fueron la reducción en el número de ejemplares que había que presentar con la solicitud y la entrada en vigor de nuevos formatos (el de renovación es ahora mucho más simple), incluyendo formatos para solicitar la inscripción de licencias, transmisiones de derechos de propiedad industrial y fusiones. Anteriormente, este tipo de inscripciones se solicitaban mediante escrito libre, y supongo que con ello el IMPI logrará mayor celeridad y eficiencia en los trámites de registro de los actos antes indicados.

Aparentemente, también han entrado en efecto modificaciones a algunas prácticas del IMPI que impactarán negativamente en los particulares. Digo aparentemente porque dichas prácticas no constan en manuales, circulares o algún otro tipo de instrumento al que los administrados tengamos acceso, y por lo tanto pueden ir cambiando sin previo aviso, obviamente en menoscabo de la seguridad jurídica.

Probablemente, el cambio más significativo consiste en que el IMPI dejará de expedir copias certificadas de documentos que constan en expedientes diferentes de aquellos en donde se esta llevando a cabo la petición y que normalmente son solicitadas para cumplir algún requerimiento o formalidad en procedimientos ajenos a aquellos en donde obran los documentos.

Por ejemplo, supongamos que existen tres solicitudes en las que se reclama la misma prioridad. El solicitante tendrá tres meses para presentar la copia certificada de la solicitud extranjera cuya prioridad se reclamó. Conforme a la práctica anterior, el solicitante depositaba la copia certificada emitida por la oficina de marcas extranjera en una de las solicitudes, y simultáneamente solicitaba al IMPI la expedición de dos copias certificada de dichos documentos de prioridad para agregarlas a las otras solicitudes donde se reclamaba la misma prioridad, y así obtener el reconocimiento de la prioridad en las tres solicitudes.

Ahora, con la nueva práctica asumida por el IMPI, si hubiera tres solicitudes de marca con la misma prioridad, el solicitante deberá obtener por su cuenta las copias certificadas de los documentos de prioridad que le hagan falta para depositarlas ante el IMPI, antes de solicitar el reconocimiento de los derechos de prioridad. De esta forma, el solicitante deberá presentar en cada solicitud la copia certificada de la solicitud prioritaria, y ya no podrá pedir al IMPI que emita las constancias al momento de solicitar el reconocimiento de las prioridades.

Por otro lado, otro cambio en la práctica del IMPI es que éste comenzará a obstaculizar la intervención de más de un profesional en los procedimientos administrativos relacionados con solicitudes o registros de marca, mediante el requerimiento de poderes o exigiendo el pago por la acreditación de una nuevo apoderado, incluso en los casos en los que ya consta en el expediente un poder donde se designan a todos los promoventes.

Una situación similar se dará en muchos casos de inscripciones de transmisiones de derechos, licencias, franquicias, fusiones, cambios de nombre y gravámenes, cuando involucren más de una solicitud/registro de marca

En la práctica, el cambio en la práctica del IMPI implicará un mayor gasto para los solicitantes de registros de marca, y seguramente en muchos casos pondrá en riesgo el cumplimiento de los plazos perentorios para la presentación de ciertos documentos.

De nueva cuenta, resulta paradójico ver como, por una parte, los procedimientos administrativos se hace menos formales, y al mismo tiempo, que los trámites pierdan agilidad por un cambio en la prácticas y políticas del IMPI.

Lo anterior es tan absurdo que me parece que en poco tiempo algunos solicitantes comenzar a impugnar la negativa del IMPI a expedir copias certificadas de documentos que constan en expedientes diferentes a aquellos en los que se esta llevando a cabo un determinado trámite, o a reconocer la legitimidad de un apoderado diverso al que inició el trámite para intervenir en un procedimiento administrativo.

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Se ha vinculado la sanción impuesta a ‘Starbucks’ con la contravención a las normas protectoras de la propiedad intelectual, erróneamente; este asunto no esta relacionado con la propiedad intelectual o el derecho de autor, sino con la singular normatividad que tenemos en México con relación a los monumentos y piezas precolombinas.

El uso de las imágenes y figuras representativas de monumentos, objetos y arte prehispánicos están regulados por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos (Ley de Monumentos). El artículo 27 de la Ley define como monumento arqueológico a “los bienes muebles e inmuebles, productos de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas”.

La reproducción de los monumentos arqueológicos con fines comerciales debe hacerse con autorización del INAH, y previo el pago de los derechos correspondientes.

Como se señaló anteriormente, dicha tutela no se relaciona con la protección y retribución a los autores; los autores de las obras prehispánicas, en su mayoría anónimas, fallecieron hace siglos y sus creaciones ya no son objeto de la protección del derecho de autor, es decir, pertenecen al dominio público. Paradójicamente, no obstante tratarse de obras del dominio público, la Ley de Monumentos restringe su libre reproducción por cuestiones de orden público, concretamente “la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos”. En todo caso, habría que preguntarse si restringir la libre reproducción de los monumentos arqueológicos y sus imágenes, que indudablemente pertenecen al dominio público desde la perspectiva del derecho intelectual, abona en algo a los fines de la legislación.

Tampoco debe perderse de vista que el derecho que establece la Ley de Monumentos y la Ley Federal de Derechos por la autorización de la reproducción de los monumentos arqueológicos (independientemente de la identidad del propietario del bien reproducido) es en beneficio del gobierno federal, y no constituye una regalía a favor del autor o sus herederos o causahabientes de cualquier orden (comunidades, grupos étnicos).

Lo anterior no implica que no pueda existir un derecho de autor involucrado en la reproducción de una pieza arqueológica, o que se establezca algún tipo de censura en perjuicio de los autores. Ciertamente, no hay impedimento para que cualquier persona reproduzca un monumento arqueológico por cualquier medio (fotografía, escultura, dibujo, etc.), y dicha reproducción gozará de la protección del derecho de autor, en lo que tenga de original. Sin embargo, para que la explotación comercial de una obra así producida sea lícita en México, requerirá de la autorización del INAH, además de la del autor de la obra.

Es importante recalcar que la Ley de Monumentos no es aplicable extraterritorialmente; es decir, sus efectos se limitan al territorio de la República Mexicana. Si una persona decidiera reproducir y comercializar la imagen de un monumento arqueológico fuera de México, no habría nada que legalmente pudiera hacer el INAH para supervisar dicha reproducción o exigir el pago del derecho correspondiente. Cosa diferente sucedería con los derechos autorales del autor de la reproducción, quien podría hacerlos valer incluso fuera de nuestras fronteras, conforme a la legislación aplicable en cada país.

Finalmente, declino comentar acerca de la responsabilidad de Starbucks, como vendedor de las tazas infractoras, y del proveedor de las mismas, por la violación a la Ley de Monumentos, ya que no poseo suficiente información acerca del caso concreto. Sin embargo, la autorización del INAH es aspecto que deberían cuidar todas aquellas empresas que, de una forma u otra, lucran con las imágenes de las piezas arqueológicas. La explotación comercial de las imágenes y reproducciones de los monumentos arqueológicos localizados en territorio nacional es lícita, pero deben tomarse las medidas apropiadas.

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El amicus brief se relaciona con una figura jurídica del common law anglosajón llamada amicus curiae. La expresión latina amicus curiae significa, literalmente, “amigo del tribunal”, y en derecho estadounidense, se define como una persona que no es parte en un proceso pero que presenta, espontáneamente o a petición del mismo tribunal, una opinión sobre la acción materia del juicio, en atención a que esa persona tiene un fuerte interés en la materia*.

El “amigo del tribunal” debe ser neutral. Su interés en la controversia no se relaciona con los intereses de las partes contendientes, sino con la materia misma de la contienda, y en tal virtud tiene una pretensión para que el fallo se dicte en un determinado sentido. La opinión formulada por el “amigo del tribunal” se denomina en inglés amicus brief y yo lo he traducido al español como “amigable opinión”.

Hasta donde yo sé, la figura del amicus curiae no es utilizada en México; sin embargo, para quien quiera ahondar en esta figura desde la perspectiva del sistema romanista, existe un estudio bastante completo y muy formativo del jurista argentino Víctor Bazán en el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, número 20041, año 2004, y consultable en línea.

Regresando a nuestro asunto concreto, el boletín de INTA afirma que el propósito de la “amigable opinión” es convencer al TFJFA, y concretamente a la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, de “anular una resolución emitida por el IMPI e interpretar la ley en el sentido de reconocer a los titulares mexicano de marcas el derecho a solicitar la nulidad de un registro con base en la mala fe (del solicitante), un derecho actualmente establecido en favor de los propietarios extranjeros de marcas.”

La publicación no pudo menos que llamar mi atención. Desde luego, resultaba interesante enterarse que una organización tan prestigiada como INTA se involucraba en un caso de marcas mexicano, pero principalmente porque el objeto de la “amigable opinión” expresado en el boletín no me hacía mucho sentido.

La edición de The Trademark Reporter (Vol. 99 Julio-Agosto, 2009, No. 4) publicado por INTA y disponible tanto en papel como en línea para los miembros de INTA, reproduce, en inglés, la “amigable opinión” presentada a nombre de INTA con el TFJFA.

La “amigable opinión” esta relacionada con un conjunto de juicios contencioso administrativos derivados de tres solicitudes de declaración administrativa de nulidad promovidas ante el IMPI en contra de tres registros de marca diferentes, y con la interpretación de la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial; el demandante fue la conocida empresa mexicana de restaurantes Grupo Anderson’s, S.A. de C.V. (Grupo Anderson’s).

Las marcas objeto de las solicitudes de nulidad amparan el dibujo de una rana, para identificar vestuario; su titular era la sociedad mercantil mexicana Tiendas Oficiales, S.A. de C.V.

La “amigable opinión” omite precisar los registros de marca impugnados, pero después de algunas búsquedas, sospecho que se trata de los registros mexicanos de marca números 743,437 DISEÑO DE ROSTRO DE RANA (Clase Internacional 25) y 804,371 DISEÑO DE ROSTRO DE RANA (Clase Internacional 35).

Casualmente, en abril de 2008, Tiendas Oficiales, S.A. de C.V. transfirió los derechos sobre las marcas antes mencionadas a una sociedad mercantil mexicana denominada Grupo Serigráfico, S.A. de C.V.

La “amigable opinión” hace mención de un registro de marca en la Clase Internacional 27 –algo curioso, dado que es una marca dirigida a distinguir fundamentalmente vestuario- para el DISEÑO DE ROSTRO DE RANA, pero las búsquedas que llevé a cabo no revelaron de qué marca podría tratarse. Desde luego, sería posible hacer una búsqueda más exhaustiva para tratar de determinar a qué marca en Clase 27 se refiere la amigable opinión, pero exigiría una inversión de tiempo y recursos que, por ahora, no me interesa efectuar.

La legislación mexicana

El artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial contiene cinco fracciones donde se establecen las causales de nulidad de un registro de marca en México:

I. Registro concedido en contra de alguna disposición de la Ley de la Propiedad Industrial y otros ordenamientos, incluyendo tratados internacionales, vigente en la fecha de expedición del registro.

II. Uso anterior, en México o en el extranjero, de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la registrada, para distinguir los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuado dicho uso haya sido continuo y haya comenzado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud en México, o a la fecha de primer uso asentada en la solicitud.

III. Registro otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud.

IV. La existencia de un registro previamente otorgado, para una marca idéntica o semejante en grado de confusión para amparar los mismos o similares productos o servicios.

V. Registro, por parte del licenciatario, agente, representante o distribuidor, de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una registrada en el extranjero, siempre y cuando no exista autorización expresa del titular de la marca. En este caso, el registro se reputará como obtenido de mala fe.

La “amigable opinión” expone que la solicitud de nulidad en contra de las marcas registradas por Tiendas Oficiales se sustentó en las causales de nulidad previstas en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, cuando se solicita la anulación de un registro de marca con fundamento en el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, es necesario demostrar que el licenciatario, agente, representante o distribuidor del legítimo propietario del signo distintivo registró, sin autorización, dicha marca en México, o una semejante en grado de confusión, y además que la marca ya se encontraba registrada en el extranjero por el citado propietario legítimo. Siendo la falta de autorización un hecho negativo, la carga de la prueba se revierte en el licenciatario, agente, distribuidor o representante demandado, quien debe demostrar haber contado con la autorización correspondiente.

La “amigable opinión” señala que el IMPI negó la petición de anular de los registros de marca de Tiendas Oficiales con base en las fracciones I, II, III y IV del artículo 151, de la ley de la Propiedad Industrial, y que la autoridad omitió resolver acerca de las causales de nulidad relacionadas con la fracción V de dicha disposición.

La omisión antes descrita sería suficiente, por sí sola, para que el TFJFA anule la resolución del IMPI, y que el tribunal entrara al estudio del fondo de las causales de nulidad que el IMPI se abstuvo de analizar, o bien para el efecto de devolver los asuntos al IMPI para que éste lleve a cabo los análisis omitidos y emita un nuevo fallo.

La “amigable opinión” sostiene que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, es discriminatoria de las personas físicas y morales mexicanas, en virtud de que “un registro de marca puede ser anulado con base en que fue otorgado de mala fe sólo cuando interviene un titular extranjero de marca. De esta forma, el propietario de un registro mexicano de marca no tiene acción en contra del agente, representante, licenciatario o distribuidor que solicite el registro de una marca idéntica, o semejante en grado de confusión, a su propio nombre y sin consentimiento”.

Adicionalmente, la “amigable opinión” señala que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, es contraria a los artículos 1º de la Constitución General (garantía de igualdad), 41, párrafos 2 y 3, y 62, párrafo 4, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y 1708 del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN).

Una vez leída la versión en inglés de la amigable opinión, encuentro que los argumentos (agrupados en tres “consideraciones”) y conclusiones expuestas en ese documento tiene un sustento legal muy cuestionable.

Antes de continuar, me parece pertinente aclarar que no tengo interés en este asunto; no defiendo ni patrocino (ni me patrocina) ninguna de las partes en esa contienda. Ignoro si las resoluciones que el IMPI emitió fueron legales o justas. Lo que lleva a escribir este artículo es hacer constar que lo que la “amigable opinión” de INTA asevera acerca de nuestra ley, y que se ha divulgado a nivel internacional (The Trademark Reporter es distribuido por todo el mundo) es incorrecto.

Primera consideración, relacionada con la ausencia de una acción disponible para las personas de nacionalidad mexicana para impugnar los registros de marca solicitados y obtenidos de “mala fe”.

La primera consideración es infundada

La fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial proporciona una protección especial a los titulares de marcas registradas en el extranjero en contra del registro desleal, por parte de sus licenciatarios, agentes, distribuidores y representantes, independientemente de la nacionalidad de dichos titulares.

Es esencial no perder de vista que México es un país en el que el derecho de exclusividad sobre la marca se obtiene a través del registro; no existen los derechos de common law como en los sistemas de tradición anglosajona.

En mi opinión, el derecho de exclusividad sobre las marcas es un derecho real, y la fuente del dicho derecho real es un acto administrativo, concretamente el registro de la marca.

El usuario de una marca que no se encuentra registrada, pero que se usa en México, no se considera propietario del signo distintivo, y por lo tanto, la protección que la ley prevé a su favor es bastante más limitada que en el caso de la marca registrada. La posibilidad de disfrutar y disponer, en México, de una marca no registrada se encuentra severamente limitada por la ausencia de registro.

Ahora bien, conforme el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, una marca puede ser objeto del contrato de licencia en México, sólo si se encuentra registrada o, al menos, en etapa de solicitud de registro de marca**. La limitación de la ley es lógica, toda vez que no es posible transmitir el derecho a usar un bien intangible del que no se es propietario, o no existe al menos la expectativa razonable de que se será propietario.

Tomando en cuenta lo anterior, si el licenciatario, distribuidor, agente o representante del propietario mexicano de una marca intentara registrar una marca que es idéntica o semejante en grado de confusión a una marca previamente solicitada o registrada para los mismos o similares productos o servicios, el registro o solicitud de marca anterior de dicho propietario de marca debería bloquear la pretensión del licenciatario o distribuidor (si no existe el registro de marca, o al menos la solicitud, no podríamos hablar ni de licenciatarios ni de propietarios afectados).

Ahora bien, el IMPI no está exento de incurrir en errores. Suponiendo que el licenciatario, distribuidor, agente o representante del propietario mexicano de la marca, obtuviera el registro para un signo distintivo idéntico o semejante en grado de confusión a la marca del propietario afectado, para los mismos o similares artículos o servicios, éste tendría acción para pedir la anulación del registro obtenido por su licenciatario, distribuidor, agente o representante desleal, con base en las fracciones I (argumentando la existencia de la solicitud de marca anterior), II (uso anterior y continuo de la marca) o IV (invocando la existencia del registro de marca anterior), independientemente de que el licenciatario o agente hubiese actuado de buena o mala fe.

En derecho mexicano, si la marca registrada por el licenciatario, distribuidor, agente o representante no es idéntica o semejante en grado de confusión a la del licenciante, representado o productor o no tiene por objeto amparar los mismos o similares productos o actividades que los cubiertos por la marca de estos últimos, entonces no existe lesión a los derechos de exclusividad del licenciante, representado o productor. El licenciatario, distribuidor, agente o representante no estaría registrando la marca del licenciante, representado o productor porque sencillamente no sería su marca, ya sea porque es diferente o porque los bienes o actividades que distingue son distintas (De hecho, de acuerdo a lo asentado en la amigable opinión, ésta parece ser la razón por la que el IMPI negó la nulidad de las marcas de Tiendas Oficinales solicitada conforme el artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial).

Sin perjuicio de lo anterior, si un licenciatario, agente, representante o distribuidor registrara una marca idéntica o semejante a la del licenciante o productor, para amparar servicios o productos diferentes a los protegidos por el registro de marca de dicho licenciante o productor, sería posible anularla si la marca de éstos fuera notoriamente conocida o famosa en México. Sin embargo, la nulidad del registro de la marca del licenciatario, agente, distribuidor o representante no emanaría de la violación a los derechos de exclusividad emanados del registro marcario anterior, sino del acto de competencia desleal implícito en el registro de una marca notoriamente conocida o famosa por alguien sin derecho a ello.

Ciertamente, la causa de nulidad prevista en la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial brinda una ventaja sobre los supuestos de las fracciones II (uso continuo anterior) y IV (registro anterior en México) del mismo artículo. La ventaja esta referida a los plazos de prescripción de las acciones de nulidad. Mientras que la nulidad de un registro de marca fundada en las fracciones II y IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial debe promoverse dentro de los tres y cinco años siguientes a la fecha de publicación del registro, respectivamente, la causa de nulidad sustentada en la fracción V del mismo numeral, no tiene plazo de prescripción.

En todo caso, aunque la hipótesis de nulidad prevista en el artículo 151, fracción V, de la Ley de ala Propiedad Industrial, puede ser invocada únicamente por los propietarios de marcas registradas en el extranjero, cuando los licenciatarios, distribuidores, agentes o representantes obtienen, sin autorización, un registro de marca en México para dichas marcas ya registradas en otros países, ello no implica de forma alguna que un mexicano esté impedido para hacer valer la citada causal de nulidad, toda vez su ejercicio no depende de la nacionalidad del promovente, sino de la existencia de una marca registrada en el extranjero, independientemente de que su titular sea mexicano o extranjero.

Segunda consideración, relacionada con que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, es contrario a la Garantía de Igualdad consagrada en el artículo 1º de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

La segunda consideración es infundada

Como se explicó anteriormente, la hipótesis de nulidad del artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, puede ser hecha valer por cualquier titular de una marca registrada en el extranjero, independientemente de su nacionalidad.

El trato que dispone la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial es idéntico para todas las personas que se coloquen en el supuesto. Por ejemplo, si la Ley de la Propiedad Industrial estableciera diferentes plazos de prescripción de la acción, dependiendo de la nacionalidad del demandante, entonces sería posible argumentar un trato discriminatorio, contrario a la Garantía de Igualdad, pero no sucede así en nuestro caso.

Tercera consideración, relacionada con el cumplimiento de los tratados internacionales.

La “amigable opinión” afirma que la Suprema Corte de Justicia resolvió que todos los tratados internacionales suscritos por el Presidente de la República y ratificados por la Cámara de Senadores son de mayor jerarquía que las leyes federales, concretamente la Ley de la Propiedad Industrial y “de igual jerarquía que la Constitución”.

Desde luego, la anterior posición acerca de la jerarquía de los tratados internacionales respecto de la Constitución carece por completo de sustento.

Si bien es cierto que el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, a través de un criterio de 1999 confirmado en 2007 y que no constituye jurisprudencia aún, que los tratados internacionales son normas de mayor jerarquía que las leyes federales y estatales***, interrumpiendo una jurisprudencia anterior que les reconocía igual nivel, la Corte nunca afirmó que los tratados internacionales fueran de la misma jerarquía que la Constitución Federal. Conforme el artículo 133 de nuestra Ley Fundamental, la Constitución Federal es la Ley Suprema, y todas las demás normas le están subordinadas, incluyendo todos los tratados internacionales, sin importar su materia****.

Aclarado lo anterior, puedo comentar la posición sostenida en la “amigable opinión” acerca de la supuesta inconsistencia entre el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y las obligaciones que establecen los tratados internacionales.

Tanto ADPIC como ALCAN exigen que los países parte de dichos tratados concedan a los interesados con procedimientos y formalidades razonables que sean justos y equitativos. Desde mi punto de vista, la legislación actual mexicana sí establece procedimientos razonables y equitativos. No me parece que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, que protege a los titulares –mexicanos o no- de marcas registradas en el extranjero, pueda ser considerado injusto, contrario a la equidad o poco razonable.

Mi opinión es que el todos y cada una de las fracciones del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, incluyendo la fracción V, establecen supuestos razonables (y a veces más que razonables) para la anulación de registros de marca, como lo pide el artículo 1708 de ALCAN, ejercitables dentro de plazos razonables, siendo que el plazo de prescripción más corto es tres años, mientras que la acción de nulidad sustentada en la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial puede ejercitarse en cualquier tiempo.

Contrario a lo sostenido por la amigable opinión, tampoco veo que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, sea contrario al principio de trato nacional previsto en el artículo 3 de ADPIC y 1703 del ALCAN.

Todas las personas, físicas y jurídicas, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, tienen derecho a solicitar la nulidad de un registro mexicano de marca con fundamento en el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, siempre y cuando acrediten la actualización de los supuestos que integran la hipótesis normativa, y concretamente que prueben ser titulares de un registro de marca otorgado en otro país, reiterando que es irrelevante si dicho titular es mexicano o extranjero.

Ahora bien si el demandante, mexicano o extranjero, fuera titular de un registro de marca mexicano, entonces podría pedir la anulación del registro marcario deslealmente obtenido por su licenciatario, distribuidor, agente o representante, pero con fundamento en una disposición diferente al artículo 151, fracción V, de nuestra Ley de la Propiedad Industrial, y que sería la fracción IV del mismo numeral.

Es cierto, como señala la amigable opinión, que cuando hay discrepancias entre una ley federal (o estatal) y un tratado internacional, el tratado internacional debe prevalecer, por lo que los tribunales (y el IMPI) debe aplicar los disposiciones del tratado internacional, siempre y cuando dicho tratado internacional establezca un derecho subjetivo concreto a favor del interesado exigible ante una autoridad mexicana.

Por ejemplo, la antigua Ley de la Propiedad Industrial de 1942 (vigente hasta 1976) no establecía la protección para las marcas de servicios. No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las marcas de servicio eran protegibles y registrables en México, mediante la aplicación directa de las disposiciones del Convenio de París*****, entendiendo que dichas disposiciones establecían un derecho subjetivo en favor del gobernado y exigible a la Oficina Mexicana de Marcas de esa época.

Sin embargo, ningún tribunal, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede modificar una ley para ajustarla a un tratado internacional. Los órganos del Poder Judicial Federal pueden dejar sin efectos una disposición legal, pero no pueden reformar la ley.

La “amigable opinión” le pide al TFJFA que interprete la Ley de la Propiedad Industrial de forma armónica con los tratados internacionales, en el sentido de “que no se limita la nulidad de los registros de marca obtenidos de mala fe sólo a los casos en que se involucran titulares extranjeros de marcas”.

Como dije antes, la Ley de la Propiedad Industrial no limita el ejercicio de la acción de nulidad contemplada en la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial a los titulares extranjeros de marcas, sino a los titulares de marcas registradas en el extranjero, que no es lo mismo.

Por otro lado, contrario a lo que sugiere la amigable opinión, ni ADPIC ni ALCAN establecen que los titular de un registro marcario tengan derecho a invalidar otro registro de marca porque éste hubiese sido obtenido por el licenciatario, distribuidor, representante o agente de dicho titular, y que un registro así logrado debe presumirse obtenido de mala fe. Por lo tanto, no hay derecho subjetivo previsto en un tratado internacional que pudiera ser aplicado directamente por el TFJFA en favor de alguna de las partes.

Si la ausencia de una disposición legal en México, estableciendo una causal de nulidad como la descrita en el párrafo que antecede, fuera considerada como violatoria de las obligaciones del Mexicano para proporcionar a los interesados procedimientos equitativos y justos, o prever oportunidades razonables para invalidar un registro de marca mexicano (posición con la que yo no estaría de acuerdo), no estaría en manos de los tribunales poner remedio a tal situación, al menos no en nuestro marco constitucional actual. Sería el Congreso de la Unión la encargada de reformar la legislación para ampliar las causales de nulidad establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial. Mientras tanto, la supuesta falta de cumplimiento por parte de México de las obligaciones impuestas en los tratados internacionales sería fuente de responsabilidad internacional.

No debe dejarse de mencionar que el artículo 6 Septies del Convenio de París establece el derecho a pedir la anulación de un registro de marca solicitado por el agente o representante del titular de la marca, sin su autorización, sin distinguir si dicho titular debe tener su marca registra en México o en extranjero. La disposición no hace ninguna referencia a los licenciatarios, por lo que sería sumamente cuestionable extender esta causa de nulidad a los registros marcarios obtenidos por licenciatarios, como en el caso de Grupo Anderson’s.

Conclusiones

La afirmación contenida en la amigable opinión, en el sentido que el titular mexicano de una marca previamente registrada no tiene derecho, a diferencia de los titulares extranjeros de marcas, para impugnar la validez de un registro obtenido con posterioridad para una marca idéntica o semejante en grado de confusión, obtenida de mala fe, es errónea. Tanto mexicanos como extranjeros gozan de este derecho, siempre y cuando sean titulares de una marca registrada en otro país, y que el registro de marca impugnado en México haya sido obtenido por el licenciatario, agente, distribuidor o representante sin autorización del titular del registro extranjero de marca. Esta acción es adicional a la más general que tiene cualquier titular de un registro marcario mexicano a impugnar la validez de un registro posterior para una marca idéntica o semejante en grado de confusión, aplicable a los mismos o similares bienes o actividades, sin importar si hubo buena o mala fe por parte del solicitante de la marca posterior.

No ha duda que sería saludable una reforma al artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, que proporcione una protección ampliada a los titulares de marcas registrada en México y en el extranjero en contra de los registros de marca obtenidos de mala fe por parte de sus agentes, distribuidores, licenciatarios y representantes. Sin embargo, es indudable que el actual artículo 151 ya otorga acción a todos los titulares de una marca registrada o solicitada en México, ya sean mexicanos o extranjeros, (e incluso a los usuarios anteriores de una marca no registrada en México) a pedir la nulidad de cualquier registro posterior de marca que implique una invasión de los derechos de exclusividad previamente otorgados.

* Black’s Law Dictionary, Second Pocket Edition, 2001, West Group, página 35 (traducción libre)

** El que una marca solicitada pero pendiente de registro sea objeto de un contrato de licencia presenta ciertos problemas muy interesantes desde una perspectiva estrictamente obligacional. En otro artículo abordaremos este tema.

*** TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril 2007, página 6).

**** SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril 2007, página 6).

***** Jurisprudencias por contradicción de tesis: CONVENIO DE PARIS PARA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE CATEGORÍA DE LEY SUPREMA (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72 Tercera parte, página 23) y MARCAS DE SERVICIO. LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ESTA OBLIGADA A REGISTRARLAS (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72 Tercera parte, página 25).

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La marca solicitada es “NOVO DENT”; el solicitante es Jorge Sharon Cohen Cherbowski (nacionalidad mexicana). La marca ampara servicios de blanqueado de dientes.

No obstante lo anterior, lo cierto es que, si bien el IMPI comenzó con su régimen jurídico y denominación actual en 1994, la oficina mexicana de marcas ha recibido mas de un millón de solicitudes de marca a lo largo de su historia.

Por alguna razón que desconozco, en algún momento la década de los ochentas, las autoridades mexicanas decidieron reiniciar el contador de solicitudes de marcas; adicionalmente, las solicitudes de registro de avisos comerciales y de publicación de nombres comerciales se contabilizan por separado.

En cualquier caso, el creciente número de solicitudes de marca depositadas cada año ante el IMPI representa un gran reto para las autoridades de nuestro país, tanto en términos de capacidad operativa como de preparación técnica y profesional.

El IMPI ha realizado inversiones nada despreciables para incrementar sus recursos tecnológicos. Aunque hay que aceptar que las bases de datos y los servicios de información prestados por el IMPI requieren algunos ajustes y mejorías, y que no se vislumbra aún la posibilidad real de llevar a cabo presentación electrónicas de solicitudes de marca y patente, los nuevos servicios en línea para la revisión de archivos y documentos electrónicos merecen un reconocimiento especial.

Desde luego que el IMPI está aún lejos de lo que los usuarios de los servicios desearíamos. Existen numerosas deficiencias operativas, tecnológicas y normativas que deben corregirse, y los examinadores son blanco frecuente de fuertes críticas de parte de los agentes y abogados por los criterios y decisiones adoptadas. Sin embargo, no conozco aún ningún especialista en marcas de ningún país que se sienta satisfecho con los examinadores de su oficina de marcas local.

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