En general, las reformas a la Ley son percibidas como positivas. Sin embargo, un cambio que ha sido criticado es el referente a las declaraciones de uso de marca que los titulares de registros marcarios deben ahora presentar al tercer año de emisión del registro.

Como antecedente, la Ley de Invenciones y Marcas[1] de 1976 contemplaba la carga de demostrar ante la autoridad administrativa el uso efectivo de la marca dentro de los tres años siguientes a su registro. El incumplimiento acarreaba la extinción del registro marcario[2]. En aquel entonces, la justificación de la exigencia de la comprobación del uso de la marca impedir que permanecieran registradas marcas “de reserva” que impedían el registro de otras”[3].

La carga de comprobar periódicamente el uso de marcas desapareció con la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial[4] de 1991. La derogación de la obligación de comprobar el uso de la marca fue bien recibida; la doctrina resaltó entonces la simplificación fundamental en cuanto al uso de la marca y la superación de “la confusión generada bajo el esquema anterior en que el uso debía ser probado primeramente dentro de los tres años siguientes a la fecha de registro y posteriormente al solicitar la renovación de una marca dentro delos cinco años siguientes a la ‘fecha legal’.”[5].

Ahora, casi 27 años después de extinta, renació la carga para los titulares de los registros marcarios de presentar una declaración sobre el uso real y efectivo de la marca registrada una vez alcanzado el tercer aniversario de la concesión del registro, y posteriormente con cada renovación. La sanción por omitir presentar la declaración de uso es grave: la caducidad de pleno derecho del registro marcario. El plazo concedido para la presentación de la declaración de uso es breve, sólo tres meses, contados a partir de la fecha en que se cumplan tres años del otorgamiento del registro de marca[6].

(Actualización 14 de marzo de 2019) Cuando la declaración de uso real y efectivo de marca se haga con motivo de la renovación, dicha declaración deberá ser presentada simultáneamente con la solicitud de renovación. En el caso de los registros internacionales de marca conforme el Protocolo al Arreglo de Madrid, la declaración deberá presentarse en la ventanilla del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por un apoderado del titular del registro internacional, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que OMPI notifique a IMPI la renovación del registro internacional, siempre y cuando la concesión de la protección en México ya haya cumplido tres años al momento de dicha renovación.

(Actualización 14 de marzo de 2019) También es necesario tener cuidado con el texto de la declaración de uso. La cobertura del registro de marca objeto de la declaración de uso quedará limitada a los productos y servicios asentados en la declaración.

(Actualización 11 de agosto de 2021) La carga de presentar la declaración de uso es ya efectiva a partir del 10 de agosto de 2021, como explico aquí.

Los motivos para el regreso de la carga de declarar el uso de la marca para mantener su vigencia no son claros. Aparentemente, existe otra vez la imperiosa necesidad de eliminar las marcas registradas “de reserva” que impiden el registro de nuevas marcas iguales o semejantes en grado de confusión, además de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Oficina Mexicana de Marcas) recibirá un pago por cada declaración de uso que reciba.

Los profesionales estamos de acuerdo en cuanto a que los titulares de todos los registros de marca concedidos a partir del 10 de agosto de 2018, con independencia de la fecha de solicitud, tienen la carga de declarar el uso real y efectivo de la marca una vez cumplidos tres años desde el otorgamiento de la inscripción, como lo dispone el actual artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, existe una creciente alarma por cómo afectará la renacida carga de declarar el uso real y efectivo de la marca a los registros de marca existentes antes de la entrada en vigor de la disposición reformada; es decir, hay preocupación acerca de la posible aplicación retroactiva de los artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial reformada, de tal suerte que imponga a todos los registros marcarios concedidos antes del 10 de agosto de 2018 y que cumplen el tercer aniversario de su concesión el 10 de agosto o después (registros concedidos a partir del 10 de agosto de 2015), la obligación de presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca registrada en nuestro país, bajo pena de quedar caducas de pleno derecho en caso de omisión.

Yo opino que no hay motivo de inquietud, más allá de la reinstauración de la obligación de declarar el uso real y efectivo de las marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018.

La revisión del texto del decreto que reformó la Ley de la Propiedad Industrial, en especial las disposiciones transitorias, publicadas el 18 de mayo de 2018, muestra que no hay base para sostener la aplicación retroactiva de las nuevas cargas contenidas en las normas modificadas.

En nuestro sistema rige el principio de irretroactividad de la aplicación de la Ley, contemplada en el artículo 14 Constitucional. “Las leyes se dictan para regir en el futuro (ex nunc), no en el pasado (ex tunc)”[7].

Ahora bien, el artículo 14 de la Ley Fundamental introduce un matiz: la aplicación retroactiva de la ley es violatoria de derechos fundamentales si se hace en perjuicio de alguien, lo cual nos lleva a la teoría de los derechos adquiridos.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó su postura acerca de la aplicación retroactiva de la ley y la doctrina de los derechos adquiridos[8], hace ya muchos años, el Alto Tribunal aclaró que una nueva norma no debe aplicarse a situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la nueva ley, como regla.

Excepcionalmente, una norma puede aplicarse retroactivamente en dos situaciones:

La primera, si el legislador expresamente previó la aplicación retroactiva de la nueva norma[9]. Si dicha aplicación retroactiva, avalada expresamente por el texto legal, redunda en la lesión o privación de un bien, facultad o provecho ya integrados al patrimonio de una persona con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, entonces se tratará de aplicación retroactiva de la Ley en perjuicio del gobernado y podría ser declarada inconstitucional.

En el caso de los artículos 128 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial reformados, no hay lugar a suponer su aplicación retroactiva ni una posible violación de derechos fundamentales, porque no hay disposición transitoria que contemple la retroactividad de las normas enmendadas. No se trata de un tema de interpretación, sino de técnica jurídica.

El segundo caso de aplicación retroactiva lícita, sería el de las normas que mejoran la condición civil de las personas o que mejoran la condición de aquellas personas sujetas a procesos punitivos, ya sean penales, fiscales o administrativos; en estos casos, no se necesitaría una disposición expresa del legislador para aplicar retroactivamente la nueva norma en beneficio del gobernado.

La reintroducción para los titulares de registros marcarios de la carga de declarar el uso real y efectivo de la marca registrada, a cambio de nada, no constituye una mejora en su condición, por lo que no sería admisible la aplicación retroactiva automática de los nuevos artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por último, el decreto de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial contiene un artículo Segundo Transitorio que señala que “las solicitudes de registro de marca o aviso comercial o publicación de nombre comercial, incluyendo las oposiciones que se hayan presentado, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación”[10]. Esta disposición transitoria afectó, a mi juicio, a los derechos derivados de la aplicación de normas de tipo adjetivo. De no haberse estipulado la irretroactividad de las nuevas normas procesales, el procedimiento de solicitud de registro habría continuado, a partir del 10 de agosto de 2018, conforme las nuevas disposiciones adjetivas de la ley reformada.

En resumen, la exigencia de que los titulares de registros de marca presenten, luego del tercer año de la concesión del registro, una declaración de uso real y efectivo de la marca para mantener la vigencia del derecho prevista en los actuales artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial no es aplicable retroactivamente a las marcas y avisos comerciales registrados con anterioridad al 10 de agosto de 2018.

Por otro lado, gracias al artículo Segundo Transitorio del decreto de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de mayo de 2018, los procedimiento de solicitud de registro de marca iniciados con anterioridad al 10 de agosto de 2018, deben continuar tramitándose conforme las normas adjetivas vigentes hasta esa fecha.

(Actualización 14 de marzo de 2019). En cambio, es necesario presentar una declaración de uso real y efectivo de marca con cada renovación solicitada a partir del 10 de agosto de 2018, sin importar la fecha de solicitud o concesión del registro correspondiente, ya sea simultáneamente con la solicitud de renovación (marcas nacionales) o dentro de los tres meses siguientes  a que la OMPI notifique al IMPI la renovación del registro internacional conforme el Arreglo de Madrid. 

El que actualmente haya colegas especialistas que aconsejan a sus clientes presentar las declaraciones de uso de marcas registradas que fueron otorgadas antes del 10 de agosto de 2018 con base en lo dispuesto por los artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industria reformada, tiene su origen -creo yo- en una comprensión deficiente de la figura de la aplicación retroactiva de las normas de la distinción que debe hacerse entre derechos sustantivos y derechos adjetivos afectados por reformas a la ley.

[1] “Ley de Invenciones y Marcas” en Diario Oficial de la Federación, 10 de febrero de 1976.

[2] Artículo 177 de la Ley de Invenciones y Marcas.

[3] César Sepúlveda, El sistema mexicano de propiedad industrial, 2a ed., México, Porrúa, 1981, p. 142.

[4] “Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial”, en Diario Oficial de la Federación, 27 de junio de 1991.

[5] R. Villareal, citado por Carlos Müggenburg R.V. y John B. McKnight, “Régimen de la propiedad intelectual en México” en Revista de Investigaciones Jurídicas, Número 17, México, Escuela Libre de Derecho, 1993, p. 389.

[6] Artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial en “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial” en Diario Oficial de la Federación, 18 de mayo de 2018.

[7] Juventino V. Castro, Garantías y Amparo, 7a ed., México, Porrúa, 1991, p. 244.

[8] “RETROACTIVIDAD DE LA LEY, CUANDO EXISTE” en  Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo L, página 879; “RETROACTIVIDAD, TEORIAS SOBRE LA,” en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXII, página 2108.

[9] “RETROACTIVIDAD DE LA LEY”, en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, página 726; “RETROACTIVIDAD DE LA LEY (TEORÍA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS) (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE YUCATÁN)”, en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXVIII, página 2435; “RETROACTIVIDAD. CUANDO ES JURIDICA LA APLICACION RETROACTIVA DE LA LEY”, en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXXII, página 304.

[10] “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial” en Diario Oficial de la Federación, 18 de mayo de 2018.

La entrada Las nuevas declaraciones de uso de marca. se publicó primero en Reyes Fenig.

El número y trascendencia de los cambios merecen muchos comentarios y análisis, los cuales espero ir compartiendo en este espacio. Mientras tanto, presentaré de forma más o menos breve las modificaciones que considero más relevantes.

Debo adelantar que un punto particularmente importante para los titulares de los registros marcarios en México es la nueva obligación de declarar el uso real y efectivo de la marca al tercer año de otorgamiento del registro (ver apartado 11 de esta entrada).

1. Vigencia. Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial entrarán en vigor el 10 de agosto de 2018.

2. Reglamento. Al 11 de junio de 2018, el Ejecutivo federal no ha publicado las nuevas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial que deberán contener los mecanismos para aplicar las normas legales reformadas en materia marcaria.

3. Tutela de las marcas no tradicionales. La ley abandonó la idea de que sólo los signos visibles podían constituir marca, para adoptar un concepto más moderno que acepta la existencia y tutela jurídica, a través del registro marca, de los signos visibles (incluyendo hologramas), los sonidos, los olores y el llamado “trade-dress”[1].

Aún está por definirse la manera como deberán describirse las llamadas marcas no tradicionales (sonidos, olores, trade-dress) al momento de solicitar su registro, a fin de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pueda llevar a cabo el examen de las mismas y determinar su registrabilidad. 

4. El trade-dress como marca. Veo aquí una situación peligrosa para los establecimientos comerciales y de servicios, así como para los fabricantes de productos, para quienes el trade-dress juega un papel importante en la identificación y diferenciación de la competencia.

El trade-dress era protegido a través de las normas represoras de la competencia desleal[2], sin que existiera un derecho al uso exclusivo. Ahora la ley mexicana reconocerá un derecho al uso exclusivo del trade-dress al autorizar su registro como marca[3].

Actualmente, México otorga la preferencia para la obtención del registro de marca al primero que presente la solicitud, con independencia de la posible fecha de inicio de uso en México del signo distintivo.

Lo anterior va a implicar una presión significativa sobre los fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios que emplean el trade-dress como elemento de identificación, quienes deberán solicitar el registro marcario respectivo tan pronto entre en vigor la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial. De otra forma, corren el riesgo de que un competidor solicite, antes que ellos, el registro de un trade-dress idéntico o semejante en grado de confusión, lo cual podría afectar gravemente sus actividades y hacerles incurrir en responsabilidad contractual frente a licenciatarios y franquiciatarios. 

5. Nuevas restricciones a los registros de marca. Al tiempo que la ampliación del concepto de marca permitirá el registro de signos perceptibles por otros sentidos además de la vista, el legislador aumentó y aclaró varios supuestos en que un signo no debe ser registrado como marca. Los cambios son numerosos, pero me llamaron la atención especialmente la prohibición expresa de registrar signos distintivos objeto de solicitudes de mala fe, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, las denominaciones idénticas o semejantes en grado de confusión a títulos de obras literarias o artísticas y la reproducción o imitación de los elementos de dichas obras.

6. Significado secundario. Ahora, una marca que pudiese haber sido genérica o descriptiva en un inicio, podrá ser registrada si el solicitante demuestra que ha desarrollado distintividad como consecuencia del uso en el comercio. Si bien se trata de una novedad en la Ley de la Propiedad Industrial, la posibilidad de que una marca carente de distintividad intrínseca pudiese ser registrada por distintividad adquirida, ya estaba contemplada en el artículo 15.1 de los ADPIC[4] y en algunos otros tratados comerciales internacionales, como el Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y México[5], aunque era cuestionable que las disposiciones en dichos instrumentos concediesen por sí solas a los particulares un derecho subjetivo exigible a la autoridad de conceder el registro a una marca originalmente descriptiva o genérica, por haber adquirido distintividad .
   

7. Eficacia de los consentimientos. El último párrafo del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial dota de obligatoriedad frente al IMPI a los acuerdos escritos entre el titular de un signo distintivo registrado con el solicitante de otro signo distintivo semejante en grado de confusión al registrado, para aplicarse a los mismos o similares productos o servicios, para efectos de que éste último pueda obtener el registro de su signo distintivo.

La palabra “consentimiento” es desafortunada en la ley, ya que el consentimiento es un elemento de existencia de los contratos, no un acto jurídico en sí. En todo caso, será el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial el que defina qué deberá expresar el citado acuerdo de voluntades para ser vinculante para la autoridad administrativa.

8. Marcas de certificación. La Ley de la Propiedad Industrial contempla ahora las marcas de certificación como una especie adicional del género signo distintivo.

9. Especificidad de la descripción de productos y servicios. El nuevo artículo 113, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que los productos o servicios señalados en la solicitud de registro de marca deberán ser específicos.

Aparentemente, la intención del legislador al incorporar la exigencia sobre la especificidad de los productos o servicios es suprimir la práctica de utilizar los encabezados de las diversas clases previstas en el Clasificador de Productos y Servicios del Arreglo de Niza como listas de productos y servicio. Falta por ver si los tribunales apoyarán esta interpretación.

10. Oposiciones más estrictas. El reformado artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial limita ahora la legitimación para la presentación de oposiciones.

Anteriormente, los opositores no necesitaban demostrar su interés jurídico o legítimo para promover oposición contra una solicitud de marca. Ahora, los opositores deberán acreditar su carácter de interesados. Asimismo, el texto reformado de la Ley regula con mayor precisión el ofrecimiento y desahogo de pruebas durante la etapa de oposición, aunque me parece que lo que logró la reforma es hacer más engorrosa la oposición, con la consecuente dilación en el examen de las solicitudes de registro de marca. 

11. Declaración de uso de marca. Los titulares de los registros de marca otorgados a partir del 10 de agosto de 2018, con independencia de su fecha de solicitud, deberán presentar una declaración sobre el uso real y efectivo de la marca un plazo de tres meses, contados a partir del tercer aniversario de otorgamiento del registro y, además, deberán pagar al IMPI un monto aún por definir al presentar la declaración de uso (Ver Las nuevas declaraciones de uso de marca).

La omisión en presentar la declaración de uso real y efectivo será causa para la caducidad, por ministerio de ley, del registro de marca de que se trate.

La declaración de uso real y efectivo de marca también deberá presentarse, y pagarse, al renovar registros marcarios con posterioridad al 10 de agosto de 2018, con independencia de la fecha de concesión.

(Actualización 14 de marzo de 2019) Esta carga está impuesta tanto a titulares de marcas registradas a nivel nacional como a los titulares de marcas internacionales registradas conforme al Arreglo de Madrid.

Adicionalmente, los productos y servicios descritos en el registro de marca quedarán limitados a aquellos que hayan sido incluidos en la declaración de uso real y efectivo de la marca.

12. Renovaciones más rigurosas. La renovación de un registro de marca estará condicionada a que el titular o su representante declare el uso real y efectivo de la marca (no tengo clara la diferencia entre “uso de marca” y “uso real y efectivo de la marca”). Lo más importante es que, aunque proceda la renovación de un registro de marca, el uso de dicha marca ya no beneficiará otros registros para la misma marca que se pretendan renovar. (Actualización 14 de marzo de 2019) La carga de presentar la declaración de uso real y efectivo de marca afecta tanto a marcas registradas a nivel nacional como a marcas internacionales registradas de acuerdo al Arreglo de Madrid. Los titulares de marcas registradas conforme el Arreglo de Madrid cuentan con tres meses para presentar ante el IMPI la declaración de uso real y efectivo de marca, contados a partir de la fecha en que OMPI notifique al IMPI la renovación del registro internacional.  El IMPI no emitirá requerimiento alguno. Al igual que en el caso de las declaraciones presentadas al tercer año, los productos y servicios descritos en el registro de marca quedarán limitados a aquellos que hayan sido incluidos en la declaración de uso presentada con motivo de la renovación.

13. Causas de nulidad adicionales y plazos más largos. Una nueva causa de nulidad es que el registro de marca se haya obtenido de mala fe.

Por su parte, el plazo para solicitar la nulidad de un registro de marca por uso anterior y continuo en México o el extranjero aumentó de tres a cinco años, a partir de la fecha de publicación del registro marcario a impugnar.

14. Notificaciones. Las notificaciones de los acuerdos y resoluciones de las autoridades dentro del procedimiento administrativo de solicitud de marca y patente serán notificados mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y ya no personalmente como se ha venido haciendo hasta ahora.

La justificación que los funcionarios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial han ofrecido para este importante grupo de reformas legislativas es la modernización del sistema mexicano de protección a la propiedad industrial. Habría que preguntarse si esta modernización responde a una demanda o necesidad real del sector empresarial mexicano, o si se trató de una imitación extralógica. Otros cambios, como la presentación de una declaración de uso de marca luego de tres años de concedido el registro, me parecen injustificados e implican un retroceso en el sistema de protección de la propiedad industrial en nuestro país, al imponer una carga excesiva a los comerciantes, prestadores de servicios, industriales y demás titulares de registros de marca, sin ningún beneficio a cambio.

[1] Ver artículo 89, fracciones V, VI y VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018.

[2] Ver artículo 213, fracción XXVI de la Ley de la Propiedad Industrial (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2010) previo a la reforma de mayo de 2018.

[3] Para efectos, de su registro como marca, el trade-dress se define como “la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado”. Ver artículo 89, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018.

[4] Acuerdos sobre los Aspecto de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, publicado en al Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994.

[5] Ver artículo 15-15.1 del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1999.

Diario oficial 18-may-18 (marcas)

La entrada Las nuevas disposiciones sobre marcas en México (promulgadas en mayo de 2018). se publicó primero en Reyes Fenig.

Lo más relevante fue la creación de una tutela jurídica específica para las “indicaciones geográficas” y la introducción de cambios a las disposiciones relacionadas con diseños industriales.

Las mencionadas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial entrarán en vigor el 27 de abril de 2018.

En esta primera parte comentaré brevemente los cambios en el campo de los diseños industriales. Debo aclarar que también hubo modificaciones a algunas normas relativas a la tramitación del registro de modelos de utilidad que, sin dejar de ser significativas, no guardan la importancia que tienen las reformas a las disposiciones sobre diseños industriales, en mi opinión.

Diseños industriales.

1. El legislador cambió la vigencia de los registros de diseño industrial.

En vez de quince años contados a partir de la fecha de solicitud (no renovables), la vigencia será ahora de cinco años desde la fecha de solicitud, renovables hasta en cuatro ocasiones para llegar a un total de veinticinco años[1]. El plazo para renovar comenzará a correr seis meses antes de la fecha de vencimiento; una vez alcanzado el día de expiración del registro, el titular contará con un plazo de gracia de seis meses para solicitar la renovación[2].

La exposición de motivos* explicó que los diseños industriales tienden a hacerse obsoletos en poco tiempo, por lo que la reducción en su período de vida y la posibilidad ir renovando la vigencia del registro hasta por un máximo de veinticinco años, según vaya conviniendo a su titular mantener el derecho de exclusividad, intenta hacer más eficiente la inversión que implica desarrollar y registrar un diseño industrial.

Lo anterior será verdad si la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es cambiada para reflejar, en el monto de la tarifa por la expedición del título de registro de diseño industrial, la disminución en el plazo de vigencia inicial de dicho registro.

Asimismo, según la exposición de motivos, el incremento en el plazo máximo de vigencia de los registros de diseño industrial a 25 años pretende armonizar la legislación mexicana con las de otros países, que reconocen a dicha figura jurídica una vida de entre veinte y veinticinco años, aunque el mínimo dispuesto en los acuerdos ADPIC sea de 10 años[3].

Yo sospecho que también influyó en el ánimo del legislador el hecho de que México es un país en donde los diseños industriales ocupan un lugar muy importante dentro de las figuras de protección que buscan las empresas y diseñadores mexicanos, en comparación con la patente.

 2. Las solicitudes de registro de diseño industrial en trámite al día de entrada en vigor del decreto de reformas podrán quedar sujetas a las disposiciones reformadas, si los interesados manifiestan su voluntad en ese sentido en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su entrada en vigor[4]. El término para ello será el 11 de junio de 2018.

 3. Los registros de diseño industrial ya concedidos y vigentes al inicio de vigencia de la reforma conservarán los quince años de vida original, pero ahora serán renovables hasta por dos períodos de cinco años cada uno, debiendo presentar la solicitud de renovación dentro de los seis meses previos al vencimiento o en el plazo de gracia de seis meses posteriores a la expiración del registro[5].

 4. El texto reformado de la ley busca mayor precisión en cuanto a la definición de novedad de los diseños industriales.

La Ley de la  Propiedad Industrial dispone que serán registrables los diseños nuevos susceptibles de aplicación industrial, aclarado que se consideraban nuevos los diseños “de creación independiente y que difirieran en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños”[6].

La ley reformada explica ahora que un diseño es de creación independiente “cuando ningún otro diseño industrial idéntico haya sido hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o antes de la fecha de la prioridad reconocida”, aclarando  que “se considerarán idénticos los diseños industriales cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes” ^[7]. Queda a criterio del IMPI (y eventualmente de los tribunales) la determinación acerca de cuándo un detalle es “irrelevante”.

Adicionalmente, la ley indica que, para estimar que un diseño difiere en grado significativo de otros diseños anteriores conocidos, debe atenderse a la impresión general que el diseño industrial produce en un experto en la materia, y a la impresión general producida por cualquier otro diseño industrial que se haya hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad reconocida, considerando el grado de libertad del diseñador para la creación del diseño industrial^[8].

La pretensión expresa del legislador fue facilitar el examen de novedad de los diseños industriales y su tramitación, aclarando los aspectos que integran el concepto de “novedad” del diseño industrial. Sin embargo, no me parece que haya logrado la claridad buscada sobre la definición del grado significativo de diferenciación de un diseño respecto de otros. La ley exige ahora considerar la impresión que el diseño produce en un experto en la materia, pero no sabemos de qué materia está hablando, ya que el objeto de protección del diseño industrial es lo ornamental o estético, no los elementos técnicos involucrados. Además, el grado de conocimiento exigido es el de “experto” y no el de una persona con pericia media en la materia.

5. Anteriormente, los diseños industriales podían registrarse con relación a un género de productos. Ahora la ley exige al solicitante señalar el producto específico al que se aplicará el diseño cuyo registro solicita.

6. Algo peculiar ocurrió con la protección de los productos artesanales a través del diseño industrial.

De acuerdo a la exposición de motivos, los propulsores de la reforma expresamente pretendían modificar el artículo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial para incorporar, como materia susceptible de ser registrada, los dibujos bidimensionales y modelos tridimensionales aplicables a los productos artesanales. Algún articulista madrugador lo dio como un hecho en la prensa capitalina al día siguiente en que la reforma fue publicada en al Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, la publicación de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la Federación omitió el cambio del citado artículo 32. Si no hubo una errata en la publicación, la omisión sugiere que, durante el proceso legislativo, el Congreso Federal estimó que el diseño industrial no era una figura adecuada para proteger los bienes producto de la actividad artesanal. Sería interesante rastrear el debate para conocer cuáles fueron los razonamientos concretos de los legisladores para omitir la referencia expresa a los productos artesanales.

7. Las solicitudes de diseño industrial deberán ser objeto de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial tan pronto aprueben el examen de forma. El objeto de la publicación es dar a conocer al público la pretensión de obtener un derecho de exclusividad sobre el diseño industrial publicado, y de esa forma procurar disminuir las posibilidades de infracciones por parte de terceros[9].

8. Por último, mediante la reforma del artículo 186 de la Ley de la Propiedad Industrial, el legislador decidió hacer públicos los expedientes de solicitudes de patente, diseño industrial y modelo de utilidad en trámite, una vez que las solicitudes de patente o registro correspondientes hubiesen sido publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Me parece que ésta fue una medida atinada en función del objeto de la Ley de la Propiedad Industrial de diseminar la información y conocimiento tecnológicos[10]. A mismo tiempo, permite a los terceros conocer con tiempo y en detalle la materia potencialmente protegible mediante patente o registro de diseño industrial o modelo de utilidad, dándoles así oportunidad suficiente de evitar incurrir en actos lesivos de los eventuales derechos de exclusividad que el IMPI llegue a otorgar.

* Agradezco la ayuda del Lic. Alejandro Luna Fandiño, Coordinador de la Comisión de Legislación de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, por haberme facilitado la exposición de motivos de la reforma que ahora comento.

[1] Artículo 36 de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[2] Artículo 36 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[3] Artículo 26.3 de los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

[4] Artículo Segundo Transitorio de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[5] Artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[6] Artículo 31 de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado como Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

[7][7] Artículo 32 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[8][8] Artículo 32 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[9] Artículo 37 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[10] Art. 2°.- Esta Ley tiene por objeto: … II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos.

Diario oficial 13-mar-18 (diseños)

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