El pasado 3 de abril de 2012 la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) entregó a la Cámara de Senadores el texto del Protocolo de Madrid para su estudio y ratificación. El día de hoy 24 de abril se ha informado que las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Comercio y Fomento Industrial aprobaron el proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo de Madrid y lo someterán al Pleno de la Cámara de Senadores, por lo que es altamente probable que la adhesión de México a ese tratado internacional sea aprobado en los próximos días. (Actualización del 14 de mayo de 2012: El día 25 de abril de 2012, la Cámara de Senadores aprobó la adhesión de México al Protocolo de Madrid. Actualización del 26 de noviembre de 2012: El día 19 de noviembre de 2012, México depositó el instrumento de adhesión ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Actualización del 18 de julio de 2012: En un reunión privada con miembros de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Director General del IMPI aclaró que si bien la Cámara de Senadores había aprobado la adhesión de México al Protocolo de Madrid, México no había depositado el instrumento de adhesión y no había fecha señalada para tal depósito, de tal forma que México no es aún formalmente parte del Protocolo de Madrid ni tenemos una fecha para que el tratado internacional entre en vigor en nuestro país.

El Protocolo de Madrid es un tratado internacional que tiene por objeto el proporcionar un registro internacional de marca, de tal suerte que con una sola solicitud y registro una persona puede obtener el derecho al uso exclusivo de la marca en todos los países que son miembros del tratado internacional (84 países al día de hoy). Asimismo, será posible renovar el registro internacional con un solo trámite.

México fue parte del Arreglo de Madrid (emparentado con el Protocolo de Madrid) del 26 de julio de 1909 al 10 de marzo de 1943¹. Nuestro país denunció dicho tratado internacional debido al bajo número de marcas que las empresas mexicanas registraban a través del sistema de Arreglo de Madrid, comparado con el número de marcas presentadas por extranjeros que se beneficiaban de dicho tratado.

El mundo y México han cambiado mucho de 1943 a la fecha. La globalización y la apertura económica del México de hoy era inimaginable en los años inmediatos posteriores al Cardenismo. Sin embargo hay situaciones que, por diferentes causas, guardan similitudes.

Considerando el tamaño de su economía (México se ubica entre las 20 economías más grandes del mundo) y el dinamismo del comercio exterior, las empresas mexicanas registran un número relativamente pequeño de marcas en el extranjero. Me parece que esto se explica por la profundísima vinculación económica y comercial (por no hablar de otros ámbitos) que existe entre México y los Estados Unidos de América. Actualmente, alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a la Unión Americana, lo que ocasiona que cuando algún mexicano busca obtener derechos sobre una marca en el extranjero, con frecuencia dicho interés se concentre en los Estados Unidos; con las peculiaridades del sistema norteamericano, un tratado multilateral como el Protocolo de Madrid en poco ayuda a obtener registros de marca en ese país.

La concentración del mercado de exportación me lleva a opinar que la adhesión de México al Protocolo de Madrid beneficiará poco a los empresarios mexicanos, y sí en cambio representa una importante mejora en la situación de las empresas extranjeras (hace varios años que Estados Unidos es parte del Protocolo de Madrid), las cuales podrán prescindir -en el corto plazo- de tener que acudir con las Autoridades de nuestro país para registrar y mantener sus marcas en México.

Adicionalmente, tengo la impresión de que el gobierno mexicano esta convencido de que la adhesión de México al Protocolo de Madrid hará más atractivo nuestro país al capital foráneo. Lo anterior puede ser cierto, pero de ahí a afirmar que el Protocolo de Madrid beneficiará a las empresas mexicanas en la misma medida que beneficiará a los extranjeros es bastante ingenuo.

Actualización del 3 de agosto de 2012: Periódico El Economista dió a conocer en su portal electrónico que Bruno Ferrari, Secretario de Economía, aceptó que la aprobación de México del Protocolo de Madrid  obedeció básicamente a presiones del gobierno de los Estados Unidos para apoyar el ingreso de México al Acuerdo Estratégico Transpacífico  de Asociación Económica o TPP.

¿Deficiencias técnicas?

El gremio de los abogados de propiedad industrial siempre se ha sentido amenazado por la adhesión de México al Protocolo de Madrid. Públicamente el principal argumento que se ha utilizado es que el Protocolo de Madrid presenta “serias” deficiencias técnico-jurídicas. El problema es que, hasta donde sé, nadie ha expuesto en qué consisten dichas deficiencias.

Si el Protocolo de Madrid tiene tantos problemas técnicos como dicen sus detractores, la verdad es que éstos hicieron un pésimo trabajo en darlos a conocer.

No hay sistema perfecto. Los abogados somos, casi por definición, conservadores y odiamos los cambios, en especial los radicales, y soy de la idea que la inminente adhesión de México al Protocolo de Madrid puede implicar una modificación radical a nuestro sistema de marcas. La adhesión de México al Protocolo de Madrid nos obligará a replantear la práctica profesional en el campo de las marcas y a realizar numerosos ajustes en el marco normativo (establecimiento de un sistema de oposición a solicitudes de marcas (Actualización del 2 de mayo de 2016: México introduce la oposición al sistema de marcas), conciliar la existencia de registros de marca nacionales e internacionales), pero nada de ello implica que el Protocolo de Madrid sea técnicamente deficiente.

Actualización del 18 de julio de 2012: Durante un Seminario privado realizado en Ciudad de México el 5 de julio de 2012, el Lic. Sergio Ampudia, Coordinador de Planeación Estratégica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, explicó que el Instituto no estimaba esencial la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, o introducir el sistema de oposición, como requisitos para el depósito del instrumento de adhesión del Protocolo de Madrid y la consecuente entrada en vigor del tratado internacional en nuestro país.

Yo sostengo mis objeciones a la adhesión del Protocolo de Madrid, pero mis reservas son más de tipo económico y político que jurídicas.

1. David Rangel Medina, Tratado de derecho marcario, México, 1960, p. 65.

La entrada México y el Protocolo de Madrid se publicó primero en Reyes Fenig.

En mi opinión, la declaratoria de marca famosa o notoriamente conocida exige una inversión de recursos desproporcionada a los beneficios reales que conlleva, lo cual evidentemente desalienta a los potenciales interesados. En estas circunstancias, no es de extrañar que existan pocas solicitudes de reconocimientos ad hoc de marca famosa o notoriamente conocida.

No obstante lo anterior, y desde que escribí el artículo a que hice referencia en el primer párrafo de esta entrada, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha emitido un pequeño número de reconocimientos de notoriedad de marca o de marca famosa a través del mecanismo ad hoc introducido a la Ley de la Propiedad Industrial en 2005 (Ver lista actualizada a enero de 2013 y la lista actualizada al 2018).

Marcas declaradas famosas conforme el procedimiento ad hoc:

Marca: “ANDREA”
Fecha de resolución: Noviembre 4, 2008
Número de solicitud. 2197/2007.
Titular: Fábricas de Calzado Andrea, S.A de C.V.
Estado: Famosa

Marca: “CINÉPOLIS”
Fecha de resolución: Noviembre 20, 2008
Número de solicitud 1256/2008
Titular: Cinemas de la República, S.A. de C.V.
Estado: Famosa

Marca: “INTEL”
Fecha de resolución: Julio 31, 2009
Número de solicitud 1577/2008
Titular: Intel Corporation
Estado: Famosa

Marca: “RED BULL”
Fecha de resolución: Febrero 19, 2010
Número de solicitud. 2284/2008
Titular: Red Bull GmbH
Estado: Famosa

Marca: “MARINELA”
Fecha de resolución: Marzo 12, 2010
Número de solicitud 103/2009
Propietario: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Estado: Famosa

Marca: “GANSITO”
Fecha de resolución: Marzo 12, 2010
Número de solicitud: 101/2009
Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Estado: Famosa

Marca: “BIMBO”
Fecha de resolución: Abril 23, 2010
Número de solicitud 100/2009
Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Estado: Famosa

Marcas declaradas notoriamente conocidas conforme el procedimiento ad hoc:

Marca: “BARCEL”
Fecha de resolución: Marzo 22, 2010
Número de solicitud: 102/2009
Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Estado: Notoriamente conocida

Marca: “RICOLINO”
Fecha de resolución: Abril 5, 2010
Número de solicitud: 104/2009
Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Estado: Notoriamente conocida

Marca: “PRITT”
Fecha de resolución: June 30, 2010
Número de solicitud: 638/2009
Titular: Henkel AG & Co. EGAA
Estado: Notoriamente conocida

Desde luego, las dos listas anteriores no incluyen todas las marcas que han sido declaradas o que pueden ser actualmente estimadas como notoriamente conocidas o famosas en México. Las listas que aquí se proporcionan se limitan a las marcas que han sido declaradas, hasta el 5 de agosto de 2010, como notoriamente conocidas o famosas en nuestro país mediante el procedimiento ad hoc que contempla el artículo 98 bis-1 de la Ley de la Propiedad Industrial (Actualización agosto 2019: A partir de la reforma de mayo de 2018, el proceso ad hoc esta contemplado en el artículo 98 Ter 1). Existen otras marcas que han sido declaradas como notoriamente conocidas (supongo que famosas también, pero desconozco algún caso concreto) como producto de acciones de nulidad o de infracción, o simplemente porque el examinador del IMPI estimó, al momento de efectuar el examen de fondo de alguna solicitud de registro de marca, que determinado signo distintivo debía ser considerado como notoriamente conocido o famoso, aún en ausencia de una declaratoria expresa anterior por parte del Instituto.

La entrada Marcas reconocidas como notoriamente conocidas y famosas en México mediante el procedimiento ad hoc se publicó primero en Reyes Fenig.

El texto reformado de la Ley de la Propiedad Industrial dejó de requerir la presentación de un poder para que el representante de una persona física o moral, mexicana o extranjera, pueda solicitar el registro de una marca a nombre de su poderdante, lo cual me resulta sorprendente.

En un sistema tan formalista como el mexicano, la Ley de la Propiedad Industrial ya era “avanzada” en cuanto a exigir que los poderes exhibidos por los apoderados de los solicitantes cumplieran con un mínimo de formalidades, y desde luego, dichas formalidades eran bastante menores que las que prevé el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. No hay que olvidar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pretende uniformar la mayor parte de los procedimientos administrativos, incluyendo los relacionados con las Autoridades Administrativas encargadas de la propiedad intelectual.

Durante algún tiempo sostuve que sería importante analizar si el texto del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial había sido derogado tácitamente por el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dado el curioso régimen derogatorio-supletorio-complementario de esa legislación. Lo que encontré es que nadie estaba interesado en siquiera imaginar todos los problemas que hubiese acarreado aplicar las normas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (en donde se exigen poderes notariales o ratificados ante fedatario público) a la representación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Hasta donde yo sé, la discusión no salió de las conversaciones amistosas entre colegas.

Ahora, aún existiendo un conflicto entre los artículos 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, el que exista una norma posterior especial (como el artículo 181 reformado) me parece que inclina la balanza a favor de la legislación especial, en beneficio de los particulares, pero en detrimento de un sistema jurídico que debería ser coherente.

Soy de la opinión que una sociedad, entre más primitiva es su mentalidad, más formalidades exige para reconocer la validez de un acto. Por lo tanto, doy la bienvenida a una reforma donde se le da un valor real y efectivo a la palabra. Con la reforma al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial el IMPI reconocerá, en los trámites relacionados con las solicitudes y registros de marca, la personalidad del apoderado del solicitante con la simple afirmación bajo protesta de decir verdad de que sí cuenta con dicha representación.

Desde luego, la reforma tiene sus limitaciones No me quedó claro el motivo por el que el legislador no incluyó en la reforma los procedimientos administrativos relacionados con las invenciones. Por otro lado, para los procedimientos contenciosos iniciados ante el IMPI, las formalidades exigidas para los instrumentos donde constan los mandatos no han cambiado nada. Finalmente, cuando un apoderado diferente del que inició un determinado trámite intervenga en el procedimiento, el IMPI debe exigir que presente el documento donde conste el poder conferido por el solicitante.

Por otra parte, tampoco debe asumirse que ahora la gestión de negocios es una figura admisible dentro de los procedimientos administrativos relacionados con solicitudes y registros de marca.

Cuando una persona actúa ante el IMPI en nombre de un solicitante o titular de registro de marca, la existencia de un mandato expreso sigue siendo esencial. Lo que cambió, a mi parecer, es la forma y momento para probar la representación. La prueba del mandato no debe confundirse con la existencia misma del acto.

Por lo tanto, aunque la presentación del documento en que consta el poder deja de ser un requisito esencial para aprobar el examen de forma de la solicitud, y eventualmente conseguir el registro de la marca (o una renovación o la inscripción de una licencia o transmisión de derechos), siempre es necesario que el profesional cuente con un documento que le permita probar la existencia del mandato, para el caso de que llegase a ser necesario.

En todo caso, lo cierto es que la existencia de una ley en donde es suficiente la manifestación bajo protesta de decir verdad para que la Autoridad tenga por acreditada la existencia de un mandato es excepcional, y me pregunto si, a la larga, la ausencia absoluta de un documento poder dentro de los expedientes de registro de marca podría comprometer la validez de éstos.

Desde luego que el apoderado del solicitante podría voluntariamente exhibir un documento de poder en los expedientes a su cargo, pero el IMPI le exigirá que haga un pago por reposición de documentos, bajo el apercibimiento de tener por abandonado el trámite de la solicitud. Lo cierto es que la exigencia de hacer un pago por la presentación de un documento que ya no es requerido (y que por lo tanto no constituye una reposición de documentación, subsanación de omisión o aclaración) parece arbitrario, así como lo desproporcionado del apercibimiento.

También hubo cambios al Acuerdo que Establece las Reglas de Presentación de Solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las modificaciones mas obvias fueron la reducción en el número de ejemplares que había que presentar con la solicitud y la entrada en vigor de nuevos formatos (el de renovación es ahora mucho más simple), incluyendo formatos para solicitar la inscripción de licencias, transmisiones de derechos de propiedad industrial y fusiones. Anteriormente, este tipo de inscripciones se solicitaban mediante escrito libre, y supongo que con ello el IMPI logrará mayor celeridad y eficiencia en los trámites de registro de los actos antes indicados.

Aparentemente, también han entrado en efecto modificaciones a algunas prácticas del IMPI que impactarán negativamente en los particulares. Digo aparentemente porque dichas prácticas no constan en manuales, circulares o algún otro tipo de instrumento al que los administrados tengamos acceso, y por lo tanto pueden ir cambiando sin previo aviso, obviamente en menoscabo de la seguridad jurídica.

Probablemente, el cambio más significativo consiste en que el IMPI dejará de expedir copias certificadas de documentos que constan en expedientes diferentes de aquellos en donde se esta llevando a cabo la petición y que normalmente son solicitadas para cumplir algún requerimiento o formalidad en procedimientos ajenos a aquellos en donde obran los documentos.

Por ejemplo, supongamos que existen tres solicitudes en las que se reclama la misma prioridad. El solicitante tendrá tres meses para presentar la copia certificada de la solicitud extranjera cuya prioridad se reclamó. Conforme a la práctica anterior, el solicitante depositaba la copia certificada emitida por la oficina de marcas extranjera en una de las solicitudes, y simultáneamente solicitaba al IMPI la expedición de dos copias certificada de dichos documentos de prioridad para agregarlas a las otras solicitudes donde se reclamaba la misma prioridad, y así obtener el reconocimiento de la prioridad en las tres solicitudes.

Ahora, con la nueva práctica asumida por el IMPI, si hubiera tres solicitudes de marca con la misma prioridad, el solicitante deberá obtener por su cuenta las copias certificadas de los documentos de prioridad que le hagan falta para depositarlas ante el IMPI, antes de solicitar el reconocimiento de los derechos de prioridad. De esta forma, el solicitante deberá presentar en cada solicitud la copia certificada de la solicitud prioritaria, y ya no podrá pedir al IMPI que emita las constancias al momento de solicitar el reconocimiento de las prioridades.

Por otro lado, otro cambio en la práctica del IMPI es que éste comenzará a obstaculizar la intervención de más de un profesional en los procedimientos administrativos relacionados con solicitudes o registros de marca, mediante el requerimiento de poderes o exigiendo el pago por la acreditación de una nuevo apoderado, incluso en los casos en los que ya consta en el expediente un poder donde se designan a todos los promoventes.

Una situación similar se dará en muchos casos de inscripciones de transmisiones de derechos, licencias, franquicias, fusiones, cambios de nombre y gravámenes, cuando involucren más de una solicitud/registro de marca

En la práctica, el cambio en la práctica del IMPI implicará un mayor gasto para los solicitantes de registros de marca, y seguramente en muchos casos pondrá en riesgo el cumplimiento de los plazos perentorios para la presentación de ciertos documentos.

De nueva cuenta, resulta paradójico ver como, por una parte, los procedimientos administrativos se hace menos formales, y al mismo tiempo, que los trámites pierdan agilidad por un cambio en la prácticas y políticas del IMPI.

Lo anterior es tan absurdo que me parece que en poco tiempo algunos solicitantes comenzar a impugnar la negativa del IMPI a expedir copias certificadas de documentos que constan en expedientes diferentes a aquellos en los que se esta llevando a cabo un determinado trámite, o a reconocer la legitimidad de un apoderado diverso al que inició el trámite para intervenir en un procedimiento administrativo.

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No obstante lo anterior, la ley mexicana permite a los solicitantes de los registros marcarios, reivindicar a su favor la fecha de inicio de uso de la marca en México, la cual les proporciona ciertas ventajas, una vez emitido el registro marcario correspondiente.

Es importante insistir que los derechos y defensas que la legislación concede a favor de los usuarios de marcas no registradas no constituyen excepciones a la regla de first-to-file, mucho menos podría hablarse de derechos de common-law (no existe el common-law en México); el primero en presentar la solicitud de marca es el que tiene la preferencia para obtener el registro, independientemente de que alguno de los interesados hubiese reclamado una fecha de primer uso, qué fecha de primer uso es anterior o si el primer solicitante afirmó expresamente en la solicitud que no había comenzado a usar el signo distintivo en México.

En el mismo orden de ideas, sólo el titular del registro de marca mexicano goza de los derechos de exclusividad sobre la marca, sin que para ello obste que un tercero hubiese comenzado a usar esa misma marca con anterioridad, e incluso si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) hubiese reconocido dicho uso anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, el asentar una fecha de primer uso de la marca materia de la solicitud puede proporcionar beneficios y ventajas reales, una vez expedido el registro marcario, que no se obtendrían de haber omitido tal dato, y también puede viciar de nulidad el registro de marca respectivo.

I. ACCIONES Y DEFENSAS DERIVADOS DEL USO ANTERIOR DE LA MARCA NO REGISTRADA EN MÉXICO

El usuario de la marca en México, sin importar la antigüedad de su uso, no es reconocido como el propietario del signo distintivo. Por lo tanto, carece de derecho para ejercer acciones por infracción de marca en contra de los imitadores.

En teoría, el primer usuario de una marca no registrada cuenta con las acciones represoras de la competencia desleal (no relacionadas con la infracción de un derecho de propiedad industrial concreto) para combatir a los imitadores, aunque tendría que demostrar la intención del competidor para confundir o engañar a los consumidores, o que se imita una marca notoriamente conocida en México; en la práctica, es difícil obtener un fallo favorable si la solicitud de infracción por competencia desleal no involucra una marca registrada o una notoriamente conocida.

Adicionalmente, la legislación mexicana establece una cierta protección a favor del primer usuario de la marca respecto de terceros que tienen registrada la marca a su favor, pero solicitaron el registro con posterioridad a la fecha en que el primer usuario comenzó a explotar el signo distintivo.

A. Defensa en contra del registro de marca a favor del usuario anterior

El artículo 91, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone la inoponibilidad del registro de una marca respecto de un tercero que hubiese comenzado a usar de forma continua, en territorio mexicano y de buena fe, esa misma marca o una semejante en grado de confusión, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro del titular o la fecha de inicio de uso asentada en dicha solicitud, para identificar productos o servicios similares a los protegidos en el registro marcario.

Conforme a lo anterior, puede darse el caso de que coexistan dos personas diferentes y sin relación entre ellas, con derechos sobre la marca, con la diferencia es que los derechos de una (el titular del registro) serán exclusivos, plenamente licenciables y transferibles, y oponibles frente a todos excepto frente al usuario anterior, mientras que los del usuario anterior no son oponibles frente a terceros, no son licenciables y la posibilidad jurídica de transferirlos a terceros es sumamente cuestionable.

B. Acción contra registros de marca

Conforme el artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, el usuario anterior y continuo de una marca, ya sea en México o en el extranjero, tiene acción para pedir la nulidad del registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la utilizada, que ampare los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando dicho uso hubiese comenzado antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro impugnado, o la fecha de inicio de uso asentada en dicha solicitud.

El ejercicio de la acción antes descrita esta sujeta a un plazo de caducidad de tres años, contados a partir del día siguiente de publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

La acción que establece el artículo 151, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial es peculiar del sistema mexicano, y tal vez única en el mundo, porque no exige que se demuestre el uso en México. La utilización anterior y continua de la marca en cualquier país del mundo es suficiente para lograr la anulación del registro de marca en México; ni siquiera es necesario demostrar que la marca usada es notoriamente conocida o famosa en México (hay otra acción para esos casos), ni tampoco se requiere reciprocidad con el país donde el uso anterior ha tenido lugar.

II. VENTAJAS DE ASENTAR UNA FECHA DE PRIMER USO EN LA SOLICITUD DE MARCA MEXICANA

Es indudable que las prerrogativas que otorga un registro de marca derivado de una solicitud donde se manifestó una fecha de primer uso son más amplias que aquellas que se hubiesen obtenido de no declarar ninguna fecha.

Es importante recalcar que el asentar una fecha de primer uso de marca no agiliza ni estorba en forma alguna el procedimiento de concesión del registro. Tampoco es necesario acompañar a la solicitud un ejemplo de cómo la marca ha venido siendo usada por el solicitante o pruebas que demuestren la veracidad de la fecha de inicio de uso indicada.

La declaración sobre la fecha de primer uso, o bien su omisión, o la aseveración expresa de que la marca no se ha usado, no puede ser modificada con posterioridad.

1. Defensa del registro de marca en contra de usuarios anteriores

Si un tercero busca impugnar la validez de un registro de marca con base en el uso anterior y continuo de su propia marca, ya sea en México y en el extranjero (como se expuso arriba en el apartado I.B), y la solicitud de la marca impugnada tiene una fecha de primer uso asentada, el tercero deberá demostrar que comenzó a utilizar su marca con anterioridad a la fecha de primer uso declarada en la solicitud del registro impugnado, en vez de la fecha de presentación de dicha solicitud (como ocurriría con un registro marcario “ordinario”).

2. Oponibilidad del registro de marca en contra de nombres comerciales y denominaciones y razones sociales de personas morales constituidas con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca.

Por regla general, el titular de una marca registrada podrá solicitar la declaración de infracción en contra de una persona que use en su nombre comercial, denominación o razón social, la marca registrada sin autorización del titular del registro respectivo, siempre y cuando:

(i) Las actividades del establecimiento identificado con el nombre comercial o de la sociedad identificada con la denominación o razón social se relacionan con los productos o servicios amparados por el registro de marca; y

(ii) La fecha de solicitud de la marca infringida es anterior a la fecha de constitución de la sociedad infractora o a la fecha de inicio de uso del nombre comercial.

La anterior es la regla general. Sin embargo, si se declaró una fecha de primer uso en la solicitud de la marca infringida, su titular podrá solicitar la declaración de infracción en contra de sociedades constituidas con anterioridad a la fecha de presentación de la marca pero posteriores a la fecha de primer uso asentada.

De forma similar, tratándose de los nombres comerciales, el registro de marca es oponible respecto de establecimientos que comenzaron a usar el nombre comercial con anterioridad a la fecha de solicitud pero con posterioridad a la fecha de inicio de uso en México declarada en la solicitud.

Un punto incidental, pero no por ello poco importante, es el relativo a si la acción de infracción en contra de una sociedad por el uso de una marca registrada como parte de la denominación social, y en general de todas las causales de infracción, prescriben o no.

La Ley de la Propiedad Industrial no contempla la figura de la prescripción de la acción tratándose de infracciones administrativas, pero el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sí la contempla, y señala un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se consumó la infracción, o bien desde la fecha en que cesó la infracción, en el caso de conductas continuas.

Una exposición sobre el tema de la prescripción en materia de propiedad industrial requiere un artículo separado (trabajo en ello). Por el momento, asumiendo que el plazo de prescripción previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo fuese aplicable, la pregunta sería ¿desde qué momento debe contarse la prescripción de la acción infracción administrativa en el caso de personas morales que incorporan a su denominación social la marca de un tercero sin autorización, suponiendo desde luego una relación entre las actividades de la persona moral y los bienes o servicios protegidos por la marca registrada? ¿Desde el momento de la constitución, asumiendo la infracción como una conducta consumada? ¿Desde el momento en que la persona moral involucrada cesa de realizar actividades relacionadas con la marca? ¿A partir de la disolución de la sociedad?

Por otro lado, la persona jurídica infractora no se nombró a sí misma. La denominación o razón social es producto del acuerdo de voluntades de los accionistas o socios. Por lo tanto ¿quién usó la marca, y por lo tanto, a quien le sería imputable la conducta infractora? ¿La persona moral, los socios, o ambos?

3. La oponibilidad del registro en contra de usuarios anteriores no autorizados de la marca registrada

Como se ha señalado, la regla general dispone que un registro de marca no es oponible en contra de usuarios de buena fe que comenzaron a usar de manera continua y en territorio nacional, antes de la fecha de presentación de la solicitud, la misma marca o una semejante en grado de confusión, para identificar los mismos o similares productos o servicios que los amparados por el registro marcario.

Sin embargo, el registro marcario sí será oponible en contra de dichos terceros (sin importar si son de buena o mala fe) que comenzaron a explotar la marca con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, para identificar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por el registro marcario, si al momento de solicitar el registro se asentó una fecha de primer uso del signo distintivo, y dicha fecha es anterior a aquélla en que el tercero comenzó a utilizar el signo distintivo.

III. LOS RIESGOS DE MANIFESTAR UNA FECHA DE PRIMER USO EN LA SOLICITUD DE MARCA

Desde luego, las ventajas que brinda la posibilidad de reivindicar una fecha de inicio de uso en la solicitud de marca no podían estar exentas de un cierto riesgo: la vulnerabilidad del registro de marca resultante a la nulidad por datos falsos contenidos en la solicitud.

El artículo 151, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial señala que será nulo el registro que se hubiese otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud. Los datos cuya falsedad puede conducir a la nulidad son cualquiera de los que se pueden asentar en la solicitud: domicilio o establecimiento de solicitante, nacionalidad, nombre, y desde luego, la fecha de primer uso.

La acción de nulidad antes descrita tiene un plazo de caducidad de cinco años, contados a partir de la fecha de publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cuando un interesado solicita la nulidad de un registro de marca, alegando que fue concedido con base en datos falsos contenidos en la solicitud, y concretamente la fecha de primer uso, la carga de la prueba recae en el titular de la marca, quien debe demostrar la veracidad de lo asentado en la solicitud. (Actualización diciembre de 2016: Una jurisprudencia del Pleno del Primer Circuito establece ahora la contrario: la carga de la prueba para demostrar que la fecha de primer uso asentada en la solicitud de registro de marca es falsa, corresponde al promovente de la acción de caducidad. Ver mi artículo: La jurisprudencia mexicana fortalece las marcas con reivindicación de fecha de primer uso).

Las instancias jurisdiccionales pueden ser extremadamente demandantes por lo que hace a demostrar una fecha de inicio de uso de marca, por lo que la carga de prueba llega a ser muy complicada.

Sin embargo, existe un precedente aislado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA)*(Tesis VI-TASR-XVIII-1) que establece que si la fecha de primer uso resulta inexacta por una diferencia de unos días, y que las pruebas acreditan que el propietario del registro de marca impugnado comenzó a utilizar la marca con mucha anterioridad al demandante, el registro no debe ser anulado. Aunque concuerdo con la justicia implícita en la resolución del TFJFA, el fallo no resulta totalmente consistente con la norma, toda vez que ésta no hace las distinciones que el tribunal efectuó.

En general, se recomienda verificar que la fecha de primer uso que se va a asentar en una solicitud de marca se encuentre apoyada en pruebas documentales (fundamentalmente una factura expedida por el solicitante) que permitan demostrar su veracidad, en caso de que resultase necesario.

Por otro lado, si el solicitante no tiene la certeza de que la marca se hubiese usado en México, o simplemente no tiene prueba alguna para demostrarlo, lo más usual es sugerir no hacer ninguna manifestación acerca del uso de la marca, o indicar que la marca no se ha usado.

Es importante insistir en que el uso de la marca por parte de personas diferentes al solicitante, tales como socios o sociedades relacionadas, no debe ser reivindicado a favor del que pide el registro de marca, por regla general.

Algunos tips:

(1) Si el solicitante ha utilizado la marca en México, pero para identificar bienes o servicios distintos de los enlistados en la solicitud de registro, no debe asentarse fecha de primer uso.

(2) En mi opinión, si el solicitante ha usado la marca en solo uno o alguno de los producto o servicios enlistado en la solicitud de marca, pero no en todos, es factible manifestar fecha de primer uso, y dicha reivindicación surtirá efecto en beneficio de todos los producto o servicios amparados por el registro.

Lo anterior, es mi posición personal, ya que la legislación no hace dicha aclaración, y hasta donde tengo conocimiento, no se han publicado precedentes que afirmen o nieguen mi postura.

(3) Soy de la opinión de que manifestar expresamente que una marca no se ha usado, o simplemente no asentar nada (la ley presume que la marca no se ha usado), cuando lo cierto es que sí ha sido explotada por el solicitante, no constituiría un dato falso que vicie de nulidad el registro de marca.

Desde mi perspectiva, señalar que la marca no se ha usado o no hacer manifestación alguna sobre el uso, a pesar de que el solicitante sí la ha usado, constituye una renuncia perfectamente legítima y válida al derecho de reivindicar una fecha de primer uso, y la misma no afectaría negativamente a ningún tercero.

Desde luego que las posiciones que tomamos los profesionales son siempre debatibles, especialmente ante la ausencia de precedentes jurisdiccionales publicados o normas legislativas que nos orienten claramente, por lo que sería deseable que los tribunales dieran a conocer sus fallos cuando les corresponda resolver controversias centradas en cuestiones como las antes expuestas.

* Ver Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, época VI, Año I, No. 11, Noviembre 2008, pág. 587. El fallo de alguna manera confirma un precedente aislado de 1990 sostenido por un tribunal colegiado de circuito acerca de la necesidad de demostrar mala fe por parte del solicitante de la marca donde se asentó un supuesto dato falso (Semanario Judicial de la Federación, 8ª. Época, Volumen VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre 1990, página 198).

La entrada Los efectos de asentar fecha de primer uso en las solicitudes de marca en México se publicó primero en Reyes Fenig.

El día 26 de junio de 2008, el diario Milenio publicó en la primera plana la intención del Gobierno del Distrito Federal de registrar como marca un dibujo que reproduce el “Ángel” colocado en la cúspide de la Columna de la Independencia en la Ciudad de México.

Como saben, la Columna de la Independencia es uno de los símbolos más significativos y queridos para los habitantes de la Ciudad de México y su área metropolitana. El dibujo que supuestamente se pretende registrar como marca ya es usado por el Gobierno del Distrito Federal en numerosos documentos oficiales, y la idea sería utilizarlo también para promover el turismo en la Ciudad del México y en “merchandising” como playeras, tazas y otros recuerdos.

Aunque la idea de promover el turismo a través del uso de los símbolos de la Ciudad parece inobjetable, la intención de registrar como marca una representación del famoso “Ángel de la Independencia” da lugar a algunos comentarios.

Desde luego, estamos suponiendo que el Gobierno del Distrito Federal tomó todas las medidas necesarias para poder gozar de la titularidad del dibujo del “Ángel”. Es importante recordar que la enajenación del original de una obra no implica de forma alguna la transmisión de los derechos patrimoniales de autor sobre la obra, incluyendo el derecho a hacer reproducciones.

Ahora bien, a primera vista, el proyecto del Gobierno del D.F. me parece criticable por dos motivos:

1. El Gobierno del Distrito Federal se estaría apropiando de un ícono de la Ciudad, es decir, estaría obteniendo derechos de exclusividad sobre una representación de uno de los monumentos más famosos de la Ciudad de México.

Si el Gobierno del D.F. obtiene un registro de marca sobre el dibujo del “Ángel de la Independencia”, tendría derecho a demandar por infracción a todo tercero que use un diseño igual o semejante en grado de confusión en productos iguales o similares a los amparados por el registro o registros de marca que el Gobierno de la Ciudad obtenga.

Desde mi punto de vista, cualquier reproducción y representación del “Ángel de la Independencia” -incluso una imagen fotográfica- sería semejante en grado de confusión al dibujo de este monumento. Por lo tanto, si el gobierno del D.F. obtuviera un registro de marca para el dibujo del “Ángel” para vestuario, entonces el Gobierno del D.F. sería el único legitimado para lícitamente reproducir el Ángel de la Independencia en gorras y camisetas, y autorizar a otros tal uso. Personalmente, me parecería indignante que el Gobierno del D.F., o cualquier otra instancia estatal se ostentara como la dueña del “Ángel” de la forma antes descrita, y ciertamente opino que eso sería lo que pasaría si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) le otorgara el registro de marca.

2. Otra objeción, de tipo puramente técnico, se relaciona con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos (Ley de Monumentos). Conforme a esta ley y a un decreto del ejecutivo federal, la Columna de la Independencia y el “Ángel” son monumento artístico*.

Por lo tanto, independientemente de que la Columna de la Independencia y el Ángel sean obras arquitectónicas y plásticas que ya están en el dominio público, el hecho de que se trate de un monumento artístico da al gobierno federal el derecho a autorizar u oponerse a la producción de reproducciones del Ángel, e incluso a cobrar derechos por permitir dentro del territorio nacional la reproducción de imágenes y representaciones de dicho monumento.

Alcanzar el registro de una marca implica la obtención del derecho a conceder licencias sobre la marca registrada, esto es, transmitir temporalmente el uso de la marca para identificar alguno de los productos o servicios descritos por el registro correspondiente.

Si el IMPI le concede el registro de marca al Gobierno del D.F. sobre el dibujo del “Ángel de la Independencia”, automáticamente estaría invadiendo las prerrogativas del Gobierno Federal para autorizar a los particulares la reproducción y uso de las imágenes del Ángel de la Independencia, toda vez que el Gobierno del Distrito Federal contaría con derecho a licenciar el diseño registrado como marca, independientemente de las prerrogativas que tienen las instancias federales y que nada tienen que ver con los derechos de propiedad intelectual.

Desde mi perspectiva, la existencia de una ley que permita al Gobierno Federal autorizar y cobrar por las reproducciones de los monumentos artísticos, históricos y arqueológicos es sumamente criticable, pero no por eso podemos pasar por alto el potencial conflicto de derechos y prerrogativas que un registro marcario sobre un dibujo del “Ángel de la Independencia” podría causar.

Incluso, sería interesante saber si el Gobierno del D.F. o el autor del dibujo solicitaron el permiso correspondiente al Instituto Nacional de Bellas Artes para realizar y explotar el dibujo del “Ángel de la Independencia”, y si pagaron los derechos correspondientes.

En todo caso, habrá que vigilar si el IMPI se percata de los problemas técnicos que implicaría que el Gobierno del Distrito Federal obtenga el registro de marca sobre un dibujo del «Ángel de la Independencia», y lo que hará al respecto.

* Otro artículo relevante relacionado con la aplicación de la Ley Federal de Monumentos, en este caso relativo al uso comercial de imágenes representativas de monumentos arqueológicos, puede leerse en esta entrada.

La entrada El registro como marca del «Ángel de la Independencia» se publicó primero en Reyes Fenig.