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	<title>registro de marcas en México archivos - Reyes Fenig</title>
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	<description>Propiedad Intelectual en México</description>
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	<title>registro de marcas en México archivos - Reyes Fenig</title>
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		<title>México introduce la oposición al sistema de marcas</title>
		<link>https://reyesfenig.com/2016/05/02/oposicion-en-marcas/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Arturo D. Reyes Lomelín]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 08:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Derecho de marcas]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un vistazo al nuevo mecanismo de oposición de marcas en México.</p>
<p>La entrada <a href="https://reyesfenig.com/2016/05/02/oposicion-en-marcas/">México introduce la oposición al sistema de marcas</a> se publicó primero en <a href="https://reyesfenig.com">Reyes Fenig</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>México fue, durante muchos años, uno de los pocos países en el continente en carecer de un sistema de oposición a solicitudes de marca. El pasado 28 de abril de 2016, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial que implementará un mecanismo de oposición a solicitudes de marca. La Cámara de Senadores aprobó hace varios meses esta reforma, por lo que sólo resta la promulgación y publicación por parte de Poder Ejecutivo Federal, lo cual deberá ocurrir en los próximos días.</p>
<p>Las mencionadas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial entrarán en vigor 90 días naturales después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.</p>
<p><em>(Actualización Junio 7, 2016: El Diario Oficial de la Federación del 1° de junio de 2016 publicó el decreto de promulgación de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que introduce la oposición a solicitudes de marcas. Las reformas entrarán en vigor el 30 de agosto de 2016.)</em></p>
<p>Bajo el sistema hoy vigente, las solicitudes de marca son examinadas oficiosamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Si el examinador encuentra alguna razón para negar el registro, como el que la marca resulte descriptiva de los productos o servicios a identificar, o que existiese una solicitud o registro anterior para una marca idéntica o semejante en grado de confusión para identificar los mismos o similares productos o servicios, emite una comunicación oficial, informando de sus hallazgos al solicitante, para que éste exprese lo que estime conducente para desvirtuar la objeción.</p>
<p>Las solicitudes de marca no se publican actualmente, pero cualquiera puede enterarse de su existencia a través de la base de datos <a href="http://acervomarcas.impi.gob.mx/marcanet/">Marcanet</a>. Si un tercero se entera de la existencia de la solicitud de una marca que tiene el potencial de afectar sus derechos, podía presentar una “oposición” informal. Estas oposiciones informales no son otra cosas que escritos más o menos breves en donde el tercero informa al IMPI sobre los derechos que pudieran verse lesionados con el otorgamiento del registro marcario. Si la oposición sea presenta en una etapa temprana del procedimiento de solicitud de marca, existe una buena probabilidad de que llegue al examinador antes de que concluya el examen sustantivo de la solicitud e incluso que tenga como efecto que el IMPI niegue la solicitud de marca o que el solicitante la abandone como consecuencia de una objeción nacida a partir de la oposición informal.</p>
<p>Las oposiciones informales que hasta hoy existen han probado su efectividad para llamar la atención del examinador a solicitudes de marca que reclaman prioridad anterior a la fecha de presentación a la solicitud objeto de la oposición. Por otro lado, las oposiciones informales han tenido poco éxito cuando el oponente hace valer el uso anterior en México o en el extranjero de una marca idéntica o semejante en grado de confusión para identificar los mismos o similares productos o servicios. Cuando el IMPI expide el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una ya utilizada en el extranjero para amparar los mismos o similares bienes o servicios, la solución es presentar una solicitud de declaración administrativa de nulidad, siempre y cuando quien pide la nulidad demuestre el uso anterior y continuo de su marca.</p>
<p>No obstante, desde hace varios años existe la posibilidad real y plenamente prevista en la ley para oponerse a solicitudes de marca, aunque nunca se le ha denominado «oposición». Cuando una solicitud de marca es negada en definitiva por el IMPI por ser idéntica o semejante en grado de confusión a una anterior registrada o solicitada en México para amparar los mismos o similares bienes o servicios, el solicitante puede inconformarse mediante un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). El tribunal entregará copia de la demanda al titular de la marca o solicitud citados como anterioridad por el IMPI (y que provocaron la negativa final de la solicitud) y permitirá al dicho titular comparecer al juicio a defender la validez del fallo del IMPI como un tercero interesado. Incluso, dicho tercero interesado tiene derecho a demandar amparo (última instancia) en caso de que la sentencia del TFJFA sea desfavorable al IMPI (ver mi artículo <a href="https://reyesfenigesp.wordpress.com/2008/06/21/oposiciones">Las oposiciones a solicitudes de marca en México</a>).</p>
<p>Con las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, el IMPI debe publicar las solicitudes de marca en un plazo no mayor de diez días hábiles, después de la fecha de presentación, sin importar si la solicitud cumple con los requisitos formales correspondientes.</p>
<p>Los terceros contarán con un plazo de un mes para presentar su oposición.</p>
<p>Los procedimientos de oposición tendrán limitaciones en cuanto a las causas de negativa de registro de marca que los opositores podrán hacer valer, y que se reducen a las hipótesis substantivas de prohibición de registro marcario contempladas en los artículos 4° y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Por ejemplo, será válido hacer valer en una oposición la reproducción ilegal del nombre o pseudónimo de una persona, o la existencia con anterioridad de una marca registrada o solicitada idéntica o semejante en grado de confusión a la objeto de oposición para amparar los mismos o similares bienes o servicios.</p>
<p>En cambio, el uso anterior y continuo –en México o cualquier otro país- de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la solicitada en México para amparar los mismos o similares bienes o servicios, o la mala fe del solicitante por haber sido el representante, licenciatario, distribuidor o agente en México del titular extranjero de una marca registrada en otro país, no podrán ser materia de una oposición. Para casos como esos será necesario presentar una solicitud de declaración administrativa de nulidad, y sólo después que el registro de marca a impugnar haya sido emitido.</p>
<p>La reforma a la ley prevé el pago de una tasa gubernamental para presentar oposiciones, con el objeto de desalentar la promoción de oposiciones frívolas. Es probable que el monto a pagar por la oposición se encuentre entre los US$100.00 y US$150.00.</p>
<p>Las oposiciones que se vayan presentando también serán publicadas, dando al solicitante oportunidad de presentar argumentos y pruebas para desvirtuar la oposición del tercero.</p>
<p>Es evidente la intención de los legisladores de que el procedimiento de oposición sea sencillo y rápido. La oposición en ningún caso suspenderá el trámite de la solicitud de registro de marca; será más un medio para proporcionar información relevante IMPI acerca de la marca que pretende registrar el solicitante que un procedimiento de naturaleza contenciosa.</p>
<p>Una vez que el IMPI determine conceder el registro marcario o negarlo, lo comunicará por escrito al promovente de la oposición. Si la oposición no hubiese sido exitosa y el IMPI concede el registro marcario, el opositor tendrá expedita la solicitud de declaración administrativa de nulidad para tratar de invalidar el registro. El resultado de la oposición no prejuzga, al menos formalmente, sobre la validez del registro de marca.</p>
<p>Sería ahora pertinente preguntarnos si la oposición que recién se incorpora a la ley mexicana cambiará significativamente los procedimientos de solicitud de registro de marcas.</p>
<p>Mi opinión es que no habrá novedades importantes en el sistema marcario en general.</p>
<p>A mi parecer, las nuevas normas regulan la antigua oposición informal, dotándola desde luego de reglas y plazos, pero sin cambiar la práctica marcaria que ya venía ocurriendo en nuestro país. Los exámenes de forma y de fondo seguirán ocurriendo como lo han venido haciendo. Es importante reiterar que el resultado de la oposición no prejuzgará sobre las acciones de nulidad de registro de marca disponibles para los terceros interesados, incluso si no presentaron oposición alguna.</p>
<p>Los legisladores que propusieron la introducción de la oposición al sistema marcario mexicano argumentaron que uno de los motivos que los llevó a proponerlo fue la adhesión de México al Protocolo de Madrid. Francamente, no veo la conexión entre una cosa y la otra. Los legisladores también sostuvieron que el mecanismo de oposición contribuirá a disminuir el número de solicitudes de declaración administrativa de nulidad, mejorará la calidad del examen de fondo de las solicitudes de marca y proporcionará a los propietarios de marcas en México una herramienta eficaz y de bajo costo para proteger sus derechos.</p>
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		<title>La erosión de la distintividad de las marcas y sus efectos</title>
		<link>https://reyesfenig.com/2016/03/09/marcas-erosionadas/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Arturo D. Reyes Lomelín]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 19:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Derecho de marcas]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Son denominaciones que no son genéricas ni descriptivas, pero tampoco son distintivas, y aunque no son engañosas, no se deben usar solas. Conozcan las marcas de distintividad erosionada.</p>
<p>La entrada <a href="https://reyesfenig.com/2016/03/09/marcas-erosionadas/">La erosión de la distintividad de las marcas y sus efectos</a> se publicó primero en <a href="https://reyesfenig.com">Reyes Fenig</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Conforme la legislación mexicana, las marcas son una especie del género signo distintivo, que incluye los avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen.</p>
<p>El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial contempla dos condiciones mínimas que debe reunir todo signo distintivo para ser objeto de tutela: (i) ser visible (en contraposición a las marcas sonoras y olfativas que nuestro derecho aún no reconoce) y; (ii) ser distintivo, es decir, debe tener la capacidad intrínseca para diferenciar el producto o servicio al que se aplica de otros de su misma especie y clase.</p>
<p>Las marcas, en tanto son signos visibles, pueden consistir en denominaciones, en dibujos, en formas tridimensionales o en una combinación de las anteriores. Las denominaciones, a su vez, pueden consistir de una sola palabra (como “NOVARTIS”) o de varias (como “SANTA RITA” o “LA ÚNICA DE GUERRERO”); en éste último caso se les llama denominaciones compuestas.</p>
<p>Los signos distintivos en general, y las marcas en particular, existen y se usan independientemente de su registro; el registro es el acto administrativo por virtud del cual nace en favor de su titular el derecho al uso exclusivo de la marca.</p>
<p>No cualquier signo visible es registrable como marca. La Ley de la Propiedad Industrial establece diversas causas por las cuales determinados signos visibles no deben registrarse. Algunas prohibiciones tienen su origen en la protección del interés público, como es el caso de la prohibición de registrar como marca los emblemas de organizaciones internacionales o los sellos oficiales de control y garantía<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Otras prohibiciones se relacionan con la protección de los consumidores, como es el caso de la prohibición de inscribir marcas que induzcan a error por constituir una falsa indicación sobre la naturaleza de los productos que se buscan identificar<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Existen prohibiciones que encuentran su razón de ser en la defensa del sistema de competencia, al buscar impedir que un agente económico se apropie de un signo visible que cualquier otro comerciante, industrial o prestador de servicios del miso giro tendría derecho a utilizar en el ejercicio de sus actividades mercantiles, como es el caso de la prohibición de registrar marcas genéricas y descriptivas<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. Por último, hay marcas que no deben registrarse porque el registro lesionaría derechos subjetivos de terceros, como es el caso de la prohibición de inscribir como marca el nombre o pseudónimo de una persona sin su autorización<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> y la prohibición de registrar marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras vigentes previamente registradas o solicitadas por terceros para distinguir productos o servicios iguales o similares a los protegidos por el registro o solicitud anterior<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<p>Las palabras de uso común, como los sustantivos y los adjetivos, pueden ser usadas y registradas como marca, mientras sean distintivos de los productos o servicios a los que se aplican. Por ejemplo, un sustantivo común como “MANGO” es plenamente distintivo para vestuario (registro número 561,068, propiedad de Diknah S.L.); un nombre propio como “AMÉRICA” es distintivo para colchones (registro número 821,632, propiedad de Industrias D.K., S.A. de C.V.) y un adjetivo como “ALTO” es distintivo para paraguas (registro número 1,526,204, propiedad de Shedrain Corporation).</p>
<p>Puede darse el caso que una marca originalmente distintiva se transforme en el nombre genérico o de uso común del producto o servicio que originalmente iba a distinguir, como consecuencia de su uso en el mercado por consumidores y comerciantes. Cuando ello ocurre y se trata de una marca registrada, el registro puede ser objeto de una solicitud de declaración administrativa de cancelación. Probablemente los casos más conocidos de marcas originalmente distintivas que se transformaron en denominaciones genéricas son “NYLON”, “CLIP” y “COMPACT DISC”, aunque en ningún caso hubo necesidad de cancelar el registro marcario porque la transformación de la marca en palabra genérica ocurrió antes de que se intentasen registrar en México.</p>
<p>Ahora bien, hay un caso especial de marcas –sobre todo denominaciones– que, sin ser expresiones genéricas o descriptivas, han visto su distintividad disminuida como consecuencia de su reiterada incorporación a marcas registradas por la autoridad administrativa en favor de diferentes personas para identificar los mismos o similares productos o servicios.</p>
<p>Palabras como “EVA” con relación a vestuario, “VITA” respecto a carne, pescado y productos lácteos, “SKY” vinculado a aparatos electrónicos o “BLANCO” para papelería, no son palabras genéricas para designar ninguno de los productos o servicios antes señalados, ni tampoco hacen referencia a alguna de las cualidades, propiedades o características intrínsecas de dichos bienes, como sí ocurre con los términos descriptivos. Dentro de cada clase, hay un número significativo de marcas registradas que comparten la palabra “EVA”, “VITA”, “SKY” y “BLANCO” acompañadas de otra expresión más o menos distintiva. Cuando algún solicitante ha tratado de registrar sólo “EVA”, “VITA”, “SKY” o “BLANCO” para productos de las Clases 25, 29, 09 o 16, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha decidido objetar o negar los registros de estas marcas, señalando que son semejantes en grado de confusión a todas las demás marcas registradas que usan “EVA”, “VITA”, “SKY” o “BLANCO” para amparar productos iguales o similares, es decir, con fundamento en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.</p>
<p>En el caso de la marca “EVA” para vestuario, calzado y sombrerería, el IMPI ha determinado que las marcas “EVA INTERNACIONAL”, “EVA VARGASLUGO”, “EVA LIGHT”, “EVA DASSI” y “EVA  BRAZZI” no son, entre sí, semejantes en grado de confusión, no obstante compartir la palabra “EVA”, mismo que a su vez sí es semejante en grado de confusión a todas las marcas antes señaladas. En otro ejemplo, la autoridad administrativa ha considerado, tratándose de productos de papelería, que las marcas registradas “RÍO BLANCO”, “PUNTO BLANCO” y el aviso comercial registrado “JAMÁS EL BLANCO TUVO TANTO COLOR” no son semejantes en grado de confusión entre sí, pero “BLANCO” sí lo es respecto a las tres. Situación similar se ha dado entre la marca “VITA” y las marcas registradas “VITA GEA”, “VITA FUD”, “VITA TEAM” y “VITA LECHE” para identificar pescado, carne y lácteos; y la marca “SKY” y las marcas registradas MI SKY, SKY BLUE, SKY PHONE, SKY GATE, SKY PLUS, SKY SPORTS, SKY MUSIC, SKY HD, SKY TOTAL, SKY LIGHTS, SKY FRIENDS, SKY FRIENDS PREPAGO, VE TV POR SKY, SKY EMERGENCY, SKY GLOBAL, SKY ELECTRONICS y SKY KIDS en el caso de aparatos electrónicos y otros artículos de la Clase 09.</p>
<p>El IMPI no ha señalado expresamente que se trate de palabras intrínsecamente de pobre distintividad al momento de negar los registros o citar las anterioridades, pero la afirmación sobre esta condición está –en mi opinión- implícita en las determinaciones de la autoridad administrativa ha emitido. En estos asuntos, la semejanza en grado de confusión se ha visto como consecuencia automática de que la marca solicitada se encuentre ya integrada en las marcas citadas como anterioridad.</p>
<p>Debo aclarar que el tema del estudio de la semejanza en grado de confusión de las marcas compuestas ha sido abordado por los tribunales. Existe jurisprudencia por reiteración de tesis que ha señalado que es válido, al analizar las denominaciones que integran las marcas, distinguir entre palabras dominantes y palabras no dominantes<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, siendo que la semejanza en grado de confusión entre dos marcas no puede tener su origen en la palabra no dominante. Los precedentes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Industrial han coincidido, en principio, con el criterio sostenido en la aludida jurisprudencia<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p>En una marca compuesta, las palabras que la integran pueden ser ambas dominantes, o una dominante y otra secundaria; un elemento puede ser secundario por ser una palabra descriptiva, genérica o evocativa. Sin embargo, un elemento puede ser secundario o de plano carente de distintividad por ser de uso común en una pluralidad de marcas registradas pertenecientes a diferentes titulares referidos a servicios o productos de la misma Clase, sin llegar a convertirse en una denominación genérica. Existen precedentes que sugieren –sin afirmarlo claramente- que una palabra reiterada constantemente en diferentes marcas compuestas registradas, aplicadas a productos o servicios de la misma Clase, ve disminuida su distintividad intrínseca, a tal grado que dejan de cumplir con una función distintiva, lo que deriva en su incapacidad para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Yo denomino a este fenómeno como “erosión” de la distintividad de la marca (prefiero esta expresión a “diluida”, que podría dar lugar a confusiones con el concepto “diluted” usado en derecho norteamericano).</p>
<p>En mi opinión, lo interesante de las marcas de “distintividad erosionada” es que la disminución de la su distintividad tiene su origen, no en la interacción entre consumidores, comerciantes y fabricantes –el mercado, en otras palabras-, como ocurre en el caso de las marcas que se transforman en genéricos, sino de la actuación conjunta de la autoridad administrativa y los solicitante de registros marcarios. En efecto, para que una denominación vea su distintividad erosionada, debe combinarse que diferentes comerciantes, prestadores de servicios o fabricantes solicitan en distintos momentos el registro de marcas diversas que comparten una palabra, en principio distintiva, para los mismos o similares productos y servicios, y que la Administración, a través del IMPI, les otorgue los registros de marca correspondientes.</p>
<p>Siguiendo los ejemplos que antes expuse, “EVA” (para ropa), “SKY” (para artículos electrónicos), “BLANCO” (papelería) y “VITA” (carne, pescado y lácteos) serían palabras de distintividad erosionada. Si bien no son expresiones genéricas ni descriptivas de los artículos señalados, tampoco se pueden registrar por sí solas, e incluso su uso aislado puede implicar riesgos.</p>
<p>En efecto, el que el IMPI niegue el registro de las marcas de distintividad “erosionada” motivando su fallo en una supuesta semejanza en grado de confusión con las marcas previamente inscritas que ya comparten la marca erosionada y ser aplicadas a los mismos o similares artículos, sin explícitamente indicar que se trata de palabras que perdieron su distintividad, tiene consecuencias de alcance diverso.</p>
<p>La primera, las marcas de distintividad erosionada no están disponibles para ser registradas, aún si existe reserva sobre una estilización específica de la denominación o si son acompañadas de un elemento figurativo.</p>
<p>En segundo lugar, las marcas de distintividad erosionada pueden ser parte de marcas con denominación compuesta, si están acompañadas de otra palabra que sea intrínsecamente distintiva y que no resulte semejante en grado de confusión con las marcas previamente registradas para productos o servicios iguales o similares.</p>
<p>Tercero, la marca de distintividad erosionada no está disponible para ser usada de forma aislada, sin riesgo de invadir derechos de terceros. Parece paradójico que una denominación de baja distintividad no pueda usarse libremente de forma aislada, pero esta situación deriva de la forma como el IMPI ha fundamentado las negativas de registro de este tipo de marcas.</p>
<p>Las decisiones del IMPI, han sostenido principalmente que la marca de distintividad erosionada no es registrable por ser semejante en grado de confusión a las marcas previamente registradas que incorporan la denominación de distintividad erosionada acompañada de una o más palabras distintivas y aplicarse a los mismos o similares productos. Luego entonces, el uso de la marca de distintividad erosionada puede considerarse infractora de los derechos de exclusividad que emanan de todos y cada uno de los registros de marca previos que motivaron la decisión de negar el registro, derivado precisamente de la semejanza en grado de confusión entre la marca negada y las marcas anteriores y su aplicación a los mismos o similares productos o servicios.</p>
<p>Por lo anterior cabe distinguir entre denominaciones desprovistas de distintividad, ya sea que nunca la tuvieron o la perdieron por completo, de las denominaciones de distintividad erosionada<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p>Las denominaciones sin distintividad alguna pueden ser usadas de forma aislada sin riesgo de infringir derechos de terceros, mientras que el uso de una denominación con distintividad erosionada conlleva el riesgo de lesionar los derechos de exclusividad de todos los terceros que han incorporado dicha denominación de distintividad erosionada a sus propias marcas registradas, siempre que se trate de productos o servicios iguales o similares.</p>
<p>No obstante lo anterior, hay casos en que la erosión de la distintividad de una denominación es sólo aparente. Una marca cuya distintividad pareciera erosionada podría ser usada y registrada de forma aislada, incluso en versión nominativa, en tanto se aplique a productos o servicios que no sean iguales o similares a los descritos en los registros anteriores de marcas semejantes en grado de confusión por incorporar el término de distintividad erosionada como parte de la marca. Por lo anterior, conocer las clases en que se clasifican los productos o servicios identificados por las anterioridades de la marca en apariencia erosionada es insuficiente para evaluar su disponibilidad. Es necesario revisar con detenimiento las listas de bienes y servicios protegidos por los registros anteriores, para así determinar si realmente estamos ante una marca de distintividad erosionada. Si es factible argumentar que los productos o servicios que busca distinguir la marca que nos interesa no son similares a los enlistados en las anterioridades, entonces no se trata de una marca de distintividad erosionada, sino de una denominación perfectamente distintiva y apropiable mediante el registro.</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Artículo 90, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Artículo 90, fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Artículo 90, fracciones II y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Artículo 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial.</p>
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.</p>
<p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> “Marcas. Similitud fonética en grado de confusión. Debe atenderse al elemento dominante”<em>, </em>en<em> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta</em>, Novena Época, Tomo XXXII, Tribunales Colegiados de Circuito, noviembre de 2010, página 1347. (Jurisprudencia).</p>
<p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> “Marcas.- No existe confusión fonética cuando éstas se encuentran conformadas por un elemento común siempre que contengan elementos lo suficientemente distintivos”, en <em>R.T.F.J.F.A.</em>, Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009, página 275. “Marcas.- Caso en el que no existe semejanza en grado de confusión aun cuando “contengan un elemento común y pertenezcan a la misma clase”, en <em>R.T.F.J.F.A.</em> Quinta Época. Año V. Tomo II. No. 49. Enero 2005, página: 528.</p>
<p><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> “Similitud fonética en grado de confusión.- La existencia de registros marcarios previos que incluyan entre sus elementos nominativos, la totalidad de la denominación de la marca solicitada a registro, por regla general, sólo corrobora la actualización de dicho supuesto” en <em>R.T.F.J.F.A</em>, Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010, página 469.</p>
<p><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Debo aclarar que la categoría de denominaciones de distintividad erosionada no está en la legislación mexicana; estas elaboraciones están basadas en mi experiencia y en los precedentes de los órganos jurisdiccionales y de las autoridades administrativas, pero la ley no lo establece así.</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Freyesfenig.com%2F2016%2F03%2F09%2Fmarcas-erosionadas%2F&amp;linkname=La%20erosi%C3%B3n%20de%20la%20distintividad%20de%20las%20marcas%20y%20sus%20efectos" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Freyesfenig.com%2F2016%2F03%2F09%2Fmarcas-erosionadas%2F&amp;linkname=La%20erosi%C3%B3n%20de%20la%20distintividad%20de%20las%20marcas%20y%20sus%20efectos" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Freyesfenig.com%2F2016%2F03%2F09%2Fmarcas-erosionadas%2F&amp;linkname=La%20erosi%C3%B3n%20de%20la%20distintividad%20de%20las%20marcas%20y%20sus%20efectos" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Freyesfenig.com%2F2016%2F03%2F09%2Fmarcas-erosionadas%2F&amp;linkname=La%20erosi%C3%B3n%20de%20la%20distintividad%20de%20las%20marcas%20y%20sus%20efectos" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_printfriendly" href="https://www.addtoany.com/add_to/printfriendly?linkurl=https%3A%2F%2Freyesfenig.com%2F2016%2F03%2F09%2Fmarcas-erosionadas%2F&amp;linkname=La%20erosi%C3%B3n%20de%20la%20distintividad%20de%20las%20marcas%20y%20sus%20efectos" title="PrintFriendly" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p>La entrada <a href="https://reyesfenig.com/2016/03/09/marcas-erosionadas/">La erosión de la distintividad de las marcas y sus efectos</a> se publicó primero en <a href="https://reyesfenig.com">Reyes Fenig</a>.</p>
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		<title>Las marcas de «El Chapo».</title>
		<link>https://reyesfenig.com/2016/01/15/las-marcas-del-chapo/</link>
					<comments>https://reyesfenig.com/2016/01/15/las-marcas-del-chapo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arturo D. Reyes Lomelín]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 00:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Derecho de marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo D. Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[buenas costumbress]]></category>
		<category><![CDATA[derecho marcario]]></category>
		<category><![CDATA[El Chapo Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[IMPI]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de la Propiedad Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[registro de marcas en México]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comentarios acerca de los esfuerzos por registrar como marca el nombre de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo".</p>
<p>La entrada <a href="https://reyesfenig.com/2016/01/15/las-marcas-del-chapo/">Las marcas de «El Chapo».</a> se publicó primero en <a href="https://reyesfenig.com">Reyes Fenig</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La reciente reaprehensión del jefe criminal Joaquín “el Chapo” Guzmán, y las circunstancias que rodearon el acontecimiento, han acaparado la atención de los medios de comunicación: desde la aparente intención de extraditar al capo hacia los Estados Unidos hasta la curiosa y telenovelesca relación entre Guzmán y la actriz Kate del Castillo.</p>
<p>Un poco menos atractiva para la prensa, pero más relevante para nuestra materia, ha sido la nota relativa a los intentos de registro como marca de los nombres “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN” y “EL CHAPO GUZMÁN” -por parte de Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar- y “JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA EL CHAPO GUZMÁN” -por Emma Coronel Aispuro-. Por su lado, María Alejandrina Salazar Hernández solicitó el registro de las marcas “EL CHAPITO” y “EL CHAPITO GUZMÁN”.</p>
<p>Alejandrina Gisselle Guzmán ha sido identificada como posible hija de Guzmán Loera<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a>, mientras que María Alejandrina Salazar Hernández fue la primera esposa del capo<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Emma Coronel Aispuro es la actual cónyuge del natural de Badiraguato<a name="_ftnref2"></a><a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p>Ignoro si alguna de las solicitantes antes citadas actuó por instrucciones del capo, pero es importante señalar que ninguna solicitud fue presentada por Joaquín Guzmán Loera o a su nombre.</p>
<p>El 24 de septiembre de 2010 Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar (probable hija) solicitó el registro de las marcas “EL CHAPO”<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN” y “EL CHAPO GUZMÁN”, mientras que María Alejandrina Salazar Hernández (primera esposa) pidió a su nombre el registro de las marcas “EL CHAPITO”, “EL CHAPITO GUZMÁN” y “DON CHAPO GUZMÁN”<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<p>Las solicitudes de registro de “EL CHAPO GUZMÁN” fueron presentadas para productos y servicios en las Clases 14 (joyería y relojes), 18 (artículos de piel y cuero), 25 (vestuario, calzado y sombrerería), 28 (juguetes y artículos deportivos) y 35 (publicidad y dirección de negocios), mientras que las solicitudes de registro “EL CHAPO” se dirigieron a las Clases 14, 18, 28 y 35. La inscripción de la marca “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN” fue pedida en las Clases 14, 18 y 25.</p>
<p>Por su parte, el registro de las marcas “EL CHAPITO”, “EL CHAPITO GUZMÁN” (a nombre de la primera esposa de Guzmán Loera) fueron pedidos para productos de las Clases 14, 18 y 25 (vestuario, calzado y sombrerería) y servicios de la Clase 35. Salazar Hernández solicitó la inscripción de la marca “DON CHAPO GUZMÁN” sólo para bebidas alcohólicas  excluyendo cerveza (clase 33).</p>
<p>En agosto de 2011 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) negó a María Alejandrina Salazar Hernández el registro de todas las marcas en cada una de las clases solicitadas y sólo concedió a Guzmán Salazar (probable hija) los registros de la marca “EL CHAPO” en las cuatro Clases solicitadas (registros de marca números 1205096, 1205097, 120509 y 1219281).</p>
<p>El IMPI negó los registros de las marcas “EL CHAPITO GUZMÁN”, “DON CHAPO GUZMÁN”, “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN” y “EL CHAPO GUZMÁN” alegando, en términos generales, que se trata de signos distintivos contrarios a la moral por coincidir con la forma de identificar a una persona buscada en esa época, por la comisión de diversos delitos, fundando la resolución en el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p>Por otro lado, Emma Coronel Aispuro (actual esposa) pidió el registro de la marca “JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA EL CHAPO GUZMÁN” en las Clases 9 (artículos electrónicos, de cómputo y científicos), 16 (papelería), 25 y 41 (educación y entretenimiento) en octubre de 2014.</p>
<p>En abril de 2015, el IMPI objetó la marca “JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA EL CHAPO GUZMÁN” durante el examen de fondo. El IMPI explicó que la ley prohíbe el registro como marca de nombres y pseudónimos de personas físicas sin su consentimiento o de alguien legitimado para darlo; por el otro lado, el IMPI señaló que, por tratarse de la identificación de una persona sujeta a procesos penales, se trata de un signo distintivo atentatorio contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. La solicitante se abstuvo de contestar las observaciones del IMPI y las solicitudes quedaron abandonadas.</p>
<p>No quiero abordar la discusión sobre lo que es moral y atentatorio de las buenas costumbres. Bien sabemos que lo que es inmoral e intolerable para algunos, es perfectamente justificable para otros. Incluso, tratándose de personas que pueden ser vistas hasta como enemigas del Estado, las razones del enfrentamiento pueden ser muy distintas en unos y otros casos, y por lo mismo la consideración de la moralidad de sus causas y acciones puede variar entre la gente de una misma comunidad. Sin embargo, me parece razonable la posición del Instituto, en cuanto a que el nombre y pseudónimo de un delincuente reconocido son totalmente inapropiados para ser materia de tutela por los derechos de propiedad industrial.</p>
<p>Entonces, ¿por qué el IMPI concedió a Alejandrina Gisselle Guzmán el registro de la marca “EL CHAPO” en cuatro clases diferentes de productos y servicios, y negó casi al mismo tiempo a María Alejandrina Salazar Hernández el registro de “EL CHAPITO”?</p>
<p>La palabra “chapo” es usada en varias regiones de México para identificar a la gente de baja estatura, sin nexos con actividades ilícitas. Me viene a la mente el habilidoso volante  Luis Montes (actualmente integrante del equipo de León), a quien apodan «Chapo» o «Chapito», y su sobrenombre nunca se ha interpretado como una alusión a Guzmán Loera.</p>
<p>Siendo «chapo» un sustantivo de uso común en México, que no es sinónimo de delincuente, es probable que el IMPI no hubiese tenido un argumento de peso para afirmar que «chapo» es una palabra con connotaciones intrínsecamente inmorales o contrarias a las buenas costumbres y negar el registro de la marca «EL CHAPO» en favor de la Sra. Guzmán Salazar. Es importante aclarar, sin embargo, que la constitución de un derecho al uso exclusivo de una marca no implica un permiso o autorización del Estado para llevar a cabo determinada actividad; son cosas distintas.</p>
<p>Además, quiero destacar que la marca “EL CHAPO” sí está registrada para diferentes productos y servicios por otras personas son lazos aparentes con Joaquín Guzmán Loera.</p>
<p>El IMPI ha otorgado al señor Ernesto Pérez Zagaste varios registros para la marca “<a href="http://elchapooficial.com/">EL CHAPO DE SINALOA</a>”, pero aparentemente se trata del nombre artístico de un cantante de música de banda originario, al igual que “El Chapo” Guzmán, del municipio de Badiraguato, Sinaloa. El señor Pérez Zagaste es también titular de los registros 1116647 y 1131017, desde 2009, para la marca “EL CHAPO” y Diseño con relación a productos de la Clase 09 (a la que corresponden los cds, dvs, el software, los equipos de cómputo y los anteojos) y servicios de la Clase 41.</p>
<p>María de los Ángeles Moreno Rodríguez registró la marca “EL CHAPO” para identificar vestuario calzado y sombrerería (registro marcario número 948,388) desde agosto de 2006. Esta persona trató de registrar como marca la denominación “LOS ZETAS” (solicitud número 796,602) en julio de 2006, pero el IMPI objetó ese signo distintivo con base en el ya citado artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial y la Sra. Moreno ya no trató de superar la objeción.</p>
<p>Ahora bien, el IMPI negó a María Alejandrina Salazar Hernández (primera esposa) el registro de “EL CHAPITO”, no por cuestiones de orden público o defensa de la moral y buenas costumbres, sino por la semejanza en grado de confusión con la marca “EL CHAPO” que Alejandrina Gisselle Guzmán presentó unos minutos antes en las Clases 14, 18, 28 y 35, y la marca registrada “EL CHAPO” de Moreno Rodríguez en la Clase 25. Si las solicitudes de registro de “EL CHAPITO” hubiesen sido presentadas a nombre de Guzmán Salazar en vez de Salazar Hernández, las probabilidades de obtener la marca registrada hubiesen sido mejores, al menos por lo que a las Clases 14, 18, 28 y 35 se refiere.</p>
<p>Mientras tanto, una víctima colateral de todo el ruido que han levantado «las marcas del Chapo» podría ser Luis «el Chapo» Montes quien, en aras de evitar malos entendidos o asociaciones poco gratas, podría pedir a la afición y prensa que dejen de usar el mote «Chapo» o «Chapito» para referirse a él. Procurando preservar el espíritu del apodo original, ¿qué les parecería Luis “el Chaparro” Montes?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> “‘El Chapo’ Guzmán trató de registrar su nombre como marca” en <em>Excélsior</em>, 12 de enero de 2016 [Edición en línea] <a href="http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/12/1068422">http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/12/1068422</a>. Fecha de consulta: 14 de enero de 2016.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> “Las Mujeres del ‘Chapo’ Guzmán” en <em>Zócalo Saltillo</em>, 24 de junio de 2012 [Edición en línea] <a href="http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/las-mujeres-del-chapo-guzman">http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/las-mujeres-del-chapo-guzman</a>. Fecha de consulta: 28 de enero de 2016.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> “Emma Coronel Aispuro es la esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, en <em>People en español</em>, 13 de enero de 2016 [Edición en línea] <a href="http://www.peopleenespanol.com/article/emma-coronel-aispuro-es-la-esposa-de-joaquin-el-chapo-guzman">http://www.peopleenespanol.com/article/emma-coronel-aispuro-es-la-esposa-de-joaquin-el-chapo-guzman</a>. Fecha de consulta: 14 de enero de 2016.</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <strong>chapo, pa </strong>1. m. y f. coloq. Méx. Persona de baja estatura. Real Academia Española [Edición en línea] <a href="http://dle.rae.es/?id=8azLK4e">http://dle.rae.es/?id=8azLK4e</a>. Fecha de consulta: 14 de enero de 2016.</p>
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Puede suponerse que María Alejandrina Salazar y Alejandrina Gisselle Guzmán actuaron de forma coordinada, ya que presentaron las solicitudes el mismo día, con minutos de diferencia, e intervino el mismo abogado a nombre de ambas.</p>
<p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Artículo 4º.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.</p>
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		<item>
		<title>La trampa de la «publicación de marcas por Internet»</title>
		<link>https://reyesfenig.com/2015/12/09/la-trampa/</link>
					<comments>https://reyesfenig.com/2015/12/09/la-trampa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arturo D. Reyes Lomelín]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 18:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Derecho de marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo D. Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[caducidad]]></category>
		<category><![CDATA[IMPI]]></category>
		<category><![CDATA[Madimex]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas Registradas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
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		<category><![CDATA[registros de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes Fenig]]></category>
		<category><![CDATA[Trademark Info Corp.]]></category>
		<category><![CDATA[Trademark International Index Corp]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Hay personas que ofrecen servicios de "publicación de marcas por Internet". No es lo que parece, no se dejen sorprender.</p>
<p>La entrada <a href="https://reyesfenig.com/2015/12/09/la-trampa/">La trampa de la «publicación de marcas por Internet»</a> se publicó primero en <a href="https://reyesfenig.com">Reyes Fenig</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De tiempo en tiempo, algunos propietarios de marcas registradas reciben por correo electrónico o a través del servicio postal una “propuesta de publicación de marcas por Internet”, como las que muestro en las siguientes imágenes.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-420" src="https://reyesfenigesp.files.wordpress.com/2015/12/trademark-intl.jpg" alt="Trademark Intl" width="1700" height="2200" srcset="https://reyesfenig.com/wp-content/uploads/2015/12/trademark-intl.jpg 1700w, https://reyesfenig.com/wp-content/uploads/2015/12/trademark-intl-232x300.jpg 232w, https://reyesfenig.com/wp-content/uploads/2015/12/trademark-intl-791x1024.jpg 791w, https://reyesfenig.com/wp-content/uploads/2015/12/trademark-intl-768x994.jpg 768w, https://reyesfenig.com/wp-content/uploads/2015/12/trademark-intl-1187x1536.jpg 1187w, https://reyesfenig.com/wp-content/uploads/2015/12/trademark-intl-1583x2048.jpg 1583w, https://reyesfenig.com/wp-content/uploads/2015/12/trademark-intl-113x146.jpg 113w, https://reyesfenig.com/wp-content/uploads/2015/12/trademark-intl-39x50.jpg 39w, https://reyesfenig.com/wp-content/uploads/2015/12/trademark-intl-58x75.jpg 58w" sizes="(max-width: 1700px) 100vw, 1700px" /></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-470" src="https://reyesfenigesp.files.wordpress.com/2015/12/trademark-info1.jpg" alt="Trademark Info" width="2550" height="3300" /></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-899" src="https://reyesfenigesp.files.wordpress.com/2015/12/madimex.jpg" alt="Madimex" width="1489" height="2095" /></p>
<p>No se dejen engañar. Los suscriptores de la “propuesta”, quienes dicen llamarse Trademark International Index Corp., Trademark Info Corp. Portal de Marcas y/o Distintivos de México o Madimex, no tienen ninguna relación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o alguna otra autoridad.</p>
<p>La “publicación de la marca registrada» y «la indexación de los productos y/o servicios que esta protege” que dicen ofrecer los remitentes de los documentos es inútil; no conceden ninguna ventaja o beneficio al titular del registro, ni siquiera sirven para constituir prueba de uso de la marca ni contribuye a la conservación del registro marcario o a prevenir acciones de caducidad, como sostiene uno de estos supuestos proveedores de servicios.</p>
<p>No es que no cumplan lo que ofrecen; lo que ocurre es que lo que ofrecen no sirve para nada.</p>
<p>La información detallada sobre la marca registrada y su dueño que aparecen en estas propuestas están disponibles públicamente a través de la página de Internet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que no debe sorprender que cuenten con esos datos. Se trata de un modelo de negocio, muy bien montado, que busca causar en el receptor la impresión errónea de que es importante pagar el monto requerido en el formato para mantener o salvaguardar los derechos marcarios. Comunicaciones similares también han circulado en los <a href="http://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/non-uspto-solicitations">Estados Unidos</a> y <a href="http://www.edwincoe.com/blogs/trade-mark-and-patent-owners-urged-to-use-caution-before-paying-official-looking-invoices/" target="_blank" rel="noopener">Europa</a>.</p>
<p>Si el propietario del registro de una marca considera, por el motivo que sea, que es importante preconstituir prueba del uso del signo distintivo, la recomendación es que acuda con un profesional para asesorarse adecuadamente, y no caer en trampas como la que describo en líneas anteriores.</p>
<p>Si reciben un aviso de Madimex, Trademark International Index Corp. o Trademark Info Corp., proponiendo publicar su marca registrada en Internet, mi sugerencia es que simplemente lo ignoren.</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Freyesfenig.com%2F2015%2F12%2F09%2Fla-trampa%2F&amp;linkname=La%20trampa%20de%20la%20%C2%ABpublicaci%C3%B3n%20de%20marcas%20por%20Internet%C2%BB" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Freyesfenig.com%2F2015%2F12%2F09%2Fla-trampa%2F&amp;linkname=La%20trampa%20de%20la%20%C2%ABpublicaci%C3%B3n%20de%20marcas%20por%20Internet%C2%BB" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Freyesfenig.com%2F2015%2F12%2F09%2Fla-trampa%2F&amp;linkname=La%20trampa%20de%20la%20%C2%ABpublicaci%C3%B3n%20de%20marcas%20por%20Internet%C2%BB" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Freyesfenig.com%2F2015%2F12%2F09%2Fla-trampa%2F&amp;linkname=La%20trampa%20de%20la%20%C2%ABpublicaci%C3%B3n%20de%20marcas%20por%20Internet%C2%BB" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_printfriendly" href="https://www.addtoany.com/add_to/printfriendly?linkurl=https%3A%2F%2Freyesfenig.com%2F2015%2F12%2F09%2Fla-trampa%2F&amp;linkname=La%20trampa%20de%20la%20%C2%ABpublicaci%C3%B3n%20de%20marcas%20por%20Internet%C2%BB" title="PrintFriendly" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p>La entrada <a href="https://reyesfenig.com/2015/12/09/la-trampa/">La trampa de la «publicación de marcas por Internet»</a> se publicó primero en <a href="https://reyesfenig.com">Reyes Fenig</a>.</p>
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		<title>Los Nuevos Criterios de Interpretacion del Clasificador y los Encabezados de las Clases</title>
		<link>https://reyesfenig.com/2013/03/08/clasificador/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Arturo D. Reyes Lomelín]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 17:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Derecho de marcas]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[Arreglo de Niza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comentarios acerca de cómo los recientes Criterios de Interpretación de la Clasificación de Productos y Servicios pueden afectar la cobertura de los registros marcarios que reproducen los encabezados de las Clases en México.</p>
<p>La entrada <a href="https://reyesfenig.com/2013/03/08/clasificador/">Los Nuevos Criterios de Interpretacion del Clasificador y los Encabezados de las Clases</a> se publicó primero en <a href="https://reyesfenig.com">Reyes Fenig</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 4 de octubre de 2012 entró en vigor el Acuerdo por el que se dan a Conocer los Criterios de Interpretación y Aplicación de la Clasificación del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en la Presentación y Examen de las Solicitudes de Signos Distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012.</p>
<p>Conforme la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, las marcas deben registrarse respecto a productos o servicios determinados, y cada solicitud de registro no debe incluir productos o servicios de más de una Clase, conforme el Clasificador previsto en el Arreglo de Niza. En caso de dudas sobre la aplicación del Clasificador, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene amplias facultades para interpretarlo.</p>
<p>Actualmente en México, el estudio de la lista de servicios y productos de las solicitudes de marca para determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, se lleva a cabo antes del inicio del examen de fondo o sustantivo, y de forma simultánea al examen de forma, aunque en mi opinión, no debe confundirse el examen de las formalidades de la solicitud con el examen de la lista de productos o servicios.</p>
<p>Antes de la publicación de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, la única forma de conocer de antemano la forma como el IMPI resolveria las lagunas del Clasificador era con la práctica, y desde luego los criterios podían variar de un momento a otro. Uno de los ejemplos más notables se dio con los servicios de intermediación comercial; durante varios años y a diferencia de lo que sucedía en otros países al mismo tiempo, los servicios de intermediación comercial eran clasificados por el IMPI en la Clase 42, en vez de la 35; un día el IMPI decidió que los servicios de intermediación comercial debían ubicarse en la Clase 35, y los practicantes nos enteramos del cambio cuando comenzamos a recibir requerimientos para corregir la indicación de la clase en las solicitudes de registro de marca que estaban en trámite.</p>
<p>Precisamente, el propósito de publicar un acuerdo estableciendo CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN de la Clasificación de Productos y Servicios fue, como lo indica el propio Acuerdo, brindar certeza y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial, proporcionando lineamientos de interpretación a los que deberán ceñirse los examinadores cuando lleven a cabo la revisión de la lista de bienes o servicios de las solicitudes de marca. Sin embargo, independientemente de las intenciones, es frecuente que los cambios en las “reglas del juego” generen dudas acerca de su alcance y aplicación.</p>
<p>Quiero enfocar este artículo a un criterio interpretativo concreto, relativo al alcance de los encabezados de las Clases del Clasificador de Productos y Servicios.</p>
<p>Los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN señalan que los encabezados de cada clase serán interpretados de forma restrictiva, y cuando se sean utilizados por el interesado en la solicitud de registro, se entenderán enlistados sólo los productos o servicios expresamente mencionados en dichos encabezados.</p>
<p>Hasta la promulgación, en 1991, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, era posible solicitar el registro de una marca para amparar la totalidad de una clase. Aunque la ley de 1991 eliminó la posibilidad de obtener una cobertura en la totalidad de la Clase, en los hechos esta amplia protección subsistió, mediante la transcripción de los encabezados del Clasificador como lista de productos o servicios a ser distinguidos por la marca.</p>
<p>El IMPI, y buena parte de los usuarios del sistema de propiedad industrial, dieron a los encabezados del Clasificador una interpretación sumamente extensa, al considerar que, cuando la lista de productos o servicios de una solicitud o registro de marca reproducía el encabezado de la Clase, la cobertura de la marca se extendía a la totalidad de los artículos o actividades ubicados en dicha Clase, incluyendo aquellos que no estaban siquiera implícitamente descritos (a través de sus géneros) en los encabezados.</p>
<p>Un ejemplo son los tacos como producto. Los tacos se clasifican en la Clase 30, cuyo encabezado actual es: café, te, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p>
<p>En mi opinión, ninguno de los artículos y géneros especificados en el encabezado de la Clase 30 incluyen a los tacos. No obstante, una interpretación extensa del encabezado de la Clase, llevaba al IMPI a considerar que los tacos sí estaban comprendidos en aquella, y que por lo tanto, una solicitud o registro de marca que reprodujera el encabezado de la Clase 30, amparaba tacos. Ahora, una lectura restringida del encabezado conforme los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN debe hacer que el IMPI concluya lo opuesto, es decir, que los tacos no están protegidos en una solicitud o registro de marca que reproduzca el encabezado de la Clase 30.</p>
<p>Un punto inquietante es si los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN serán aplicables retroactivamente con relación a marcas solicitadas, pero sobre todo, a las registradas con anterioridad a su entrada en vigor.</p>
<p>En contra de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, con relación a la cobertura de los registros de marca y aviso comercial expedidos con anterioridad al 4 de octubre de 2012, tenemos que el texto del Acuerdo que establece los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN sólo hace referencia a solicitudes de registro de signos distintivos, sin precisar si las presentadas con anterioridad a su entrada en vigor serían examinadas de acuerdo los nuevos criterios.</p>
<p>El último párrafo de del apartado de “Consideraciones” (análoga a una exposición de motivos) expresamente señala que la finalidad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN tienen con finalidad “brindar certeza y seguridad jurídica al público usuario del sistema de propiedad industrial para la presentación y el estudio de examen de las solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales…”, por lo que es evidente la intención del IMPI de limitar el alcance de los “CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN” a las solicitudes de marca.</p>
<p>A favor de la aplicación retroactiva de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, es que el acuerdo, como norma administrativa de observancia general, obliga sólo a las autoridades; no contiene obligaciones a cargo de los particulares adicionales a los que ya estaban contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, y no existe un derecho subjetivo a que una norma se interprete en un sentido o en otro.</p>
<p>Extrapolando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en materia de jurisprudencia<sup>1</sup>, las interpretaciones de las normas en  casos concretos no constituyen, a su vez, normas de observancia general, y por lo tanto, su aplicación a solicitudes y marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no violaría el principio de irretroactividad.</p>
<p><em>Actualización 25 de mayo de 2103: El último párrafo del artículo 217 de la nueva Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013) señala que: «La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna». ¿Cómo puede aplicarse una interpretación de la norma de forma retroactiva en perjuicio de alguien? Esta disposición pareciera indicar que sí existe un derecho subjetivo a una interpretación concreta de la norma.</em></p>
<p>Por otro lado, me parecería absurdo que, como consecuencia de interpretaciones diferentes pero simultáneas del Clasificador, dos registros de marca con listas de productos o servicios idénticos reproduciendo los mismos encabezados de la misma Clase, tuviesen al mismo tiempo alcances y cobertura diferentes, dependiendo de la fecha de registro.</p>
<p>La relevancia de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no se limita al ámbito académico. Sus consecuencias prácticas son importantísimas con relación al uso de la marca y sus efectos sobre solicitudes de caducidad por falta de uso de la marca registrada, nulidad por falsedad de la fecha de primer uso reclamada en la solicitud y renovación de registros de marca. Tampoco debemos obviar su probable impacto en temas de infracciones, anterioridades y nulidades por uso o registro anteriores.</p>
<p>1. Ver jurisprudencia 145/2000, JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo: XII, Diciembre de 2000, Página 16.</p>
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		<title>México se adhiere al Protocolo de Madrid</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Arturo D. Reyes Lomelín]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 17:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Derecho de marcas]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>México se adhirió al Protocolo de Madrid el 19 de noviembre de 2012. El artículo comenta algunos temas sobre tan importante acontecimiento.</p>
<p>La entrada <a href="https://reyesfenig.com/2012/11/26/adhesion-a-madrid/">México se adhiere al Protocolo de Madrid</a> se publicó primero en <a href="https://reyesfenig.com">Reyes Fenig</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 19 de noviembre de 2012, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial informó mediante un comunicado de prensa que ese mismo día fue depositado el instrumento de adhesión al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, mejor conocido simplemente como Protocolo de Madrid. La Cámara de Senadores ya había aprobado dicha adhesión desde el 25 de abril de 2012 (ver <a title="México y el Protocolo de Madrid" href="http://reyesfenigesp.wordpress.com/2012/04/24/mexico_y_madrid/" target="_blank" rel="noopener">México y el Protocolo de Madrid</a>).</p>
<p>El Protocolo de Madrid deberá entrar en vigor en México el 19 de febrero de 2013 (a los tres meses del depósito del instrumento de adhesión), aunque hasta el día de hoy su texto no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.</p>
<p>Lamentablemente, no sabemos todavía cómo se va a instrumentar este tratado internacional en nuestro país; ni siquiera tenemos certeza de si existen planes concretos para instaurar un procedimiento de oposición a solicitudes de marca (<em>actualización del 2 de mayo de 2015. Ver <a href="https://reyesfenigesp.wordpress.com/2016/05/02/oposicion-en-marcas/" target="_blank" rel="noopener">México introduce la oposición al sistema de marcas</a></em>). La opinión generalizada entre los especialistas en México es que sería importante –por no decir esencial- contar con un procedimiento de oposición para el adecuado funcionamiento del Protocolo de Madrid. No obstante, en Italia, el Protocolo de Madrid entró en vigor sin que la legislación local previera la oposición, por lo que no parece que la inserción de este procedimiento dentro del de solicitud de registro de marca sea imprescindible.</p>
<p>Los legisladores deberán ser cuidadosos al momento de diseñar el procedimiento de oposición, si se deciden por esa opción, a fin de evitar que se convierta en un mecanismo que dilate excesivamente los procedimientos de solicitud de marca.</p>
<p>Sin embargo, soy pesimista acerca de la calidad de las posibles reformas a la legislación mexicana con motivo de la adhesión al Protocolo de Madrid. El hecho que la adhesión al Protocolo de Madrid se haya motivado por la presión de la Unión Americana (principal socio comercial de México) y no por las necesidades o demandas del sector empresarial mexicano &#8211;<a title="Artículo de Períodico El Economista" href="http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/07/30/mexico-otorga-primera-cesion-platicas-tpp" target="_blank" rel="noopener">como lo confesó el Secretario de Economía</a>&#8211; sumado al plazo perentorio en que entrará en vigor el Protocolo de Madrid, me hacen pensar en que habrá improvisación y precipitación al momento de concebir y efectuar las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para a eficacia del tratado internacional en México. Espero equivocarme.</p>
<p>Tampoco debe soslayarse la hostil recepción que ha tenido la adhesión al Protocolo de Madrid por parte de la comunidad de profesionales especializados en propiedad industrial. No nos deberá sorprender que la adhesión de México a este tratado internacional sea materia de impugnaciones y que las solicitudes y registros internacionales sean objeto de todo tipo de ataques jurídicos en los diversos tribunales <em>(Actualización del 2 de mayo de 2016. A la fecha, no tengo conocimiento de alguna impugnación a la adhesión de México al Protocolo o de alguna de sus normas)</em>.</p>
<p>Un punto que me parece no ha sido suficientemente debatido es el lugar que le debe corresponde al Reglamento del Protocolo de Madrid dentro de la pirámide de jerarquía de normas. Este problema también se plantea en el caso del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Si hay una contradicción entre el Reglamento del Protocolo de Madrid o el Reglamento del PCT y la ley federal, o un reglamento expedido por el Presidente de la República, ¿Cuál debe aplicarse y qué jerarquía le debe corresponder estos reglamentos de tratados internacionales? Los Reglamentos del Protocolo de Madrid y del PCT no son parte de tratado internacional (no lo suscribe el Ejecutivo Federal ni los ratifica la Cámara de Senadores), no constituyen acuerdos interinstitucionales, tampoco son leyes del Congreso de la Unión ni disposiciones reglamentarias del Presidente de la República. No son acuerdos, circulares u oficios. He considerado que este problema podría resolverse a través del principio de especialidad de la norma, pero es una solución que no me deja totalmente satisfecho.</p>
<p>Habrá que aguardar a que las controversias derivadas de las contradicciones entre los Reglamentos del Protocolo de Madrid y del PCT y las normas nacionales sean sometidos a los tribunales, tanto administrativos como del Poder Judicial Federal, pero el tema me parece lo suficientemente interesante como para irlo discutiendo.</p>
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		<title>México y el Protocolo de Madrid</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Arturo D. Reyes Lomelín]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Derecho de marcas]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comentarios acerca de la adhesión de México al Protocolo de Madrid.</p>
<p>La entrada <a href="https://reyesfenig.com/2012/04/24/mexico_y_madrid/">México y el Protocolo de Madrid</a> se publicó primero en <a href="https://reyesfenig.com">Reyes Fenig</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un tema frecuente en los ámbitos de la propiedad industrial es el relativo al Sistema de Madrid y Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007, mejor conocido como Protocolo de Madrid.</p>
<p>El pasado 3 de abril de 2012 la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) entregó a la Cámara de Senadores el texto del Protocolo de Madrid para su estudio y ratificación. El día de hoy 24 de abril se ha informado que las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Comercio y Fomento Industrial aprobaron el proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo de Madrid y lo someterán al Pleno de la Cámara de Senadores, por lo que es altamente probable que la adhesión de México a ese tratado internacional sea aprobado en los próximos días. (<em>Actualización del 14 de mayo de 2012: El día 25 de abril de 2012, la Cámara de Senadores aprobó la adhesión de México al Protocolo de Madrid. Actualización del 26 de noviembre de 2012: El día 19 de noviembre de 2012, <a title="México de adhiere al Protocolo de Madrid" href="https://reyesfenigesp.wordpress.com/2012/11/26/adhesion-a-madrid/" target="_blank" rel="noopener">México depositó el instrumento de adhesión</a> ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).</em></p>
<p><em><del>Actualización del 18 de julio de 2012: En un reunión privada con miembros de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Director General del IMPI aclaró que si bien la Cámara de Senadores había aprobado la adhesión de México al Protocolo de Madrid, México no había depositado el instrumento de adhesión y no había fecha señalada para tal depósito, de tal forma que México no es aún formalmente parte del Protocolo de Madrid ni tenemos una fecha para que el tratado internacional entre en vigor en nuestro país</del>.</em></p>
<p>El Protocolo de Madrid es un tratado internacional que tiene por objeto el proporcionar un registro internacional de marca, de tal suerte que con una sola solicitud y registro una persona puede obtener el derecho al uso exclusivo de la marca en todos los países que son miembros del tratado internacional (84 países al día de hoy). Asimismo, será posible renovar el registro internacional con un solo trámite.</p>
<p>México fue parte del Arreglo de Madrid (emparentado con el Protocolo de Madrid) del 26 de julio de 1909 al 10 de marzo de 1943¹. Nuestro país denunció dicho tratado internacional debido al bajo número de marcas que las empresas mexicanas registraban a través del sistema de Arreglo de Madrid, comparado con el número de marcas presentadas por extranjeros que se beneficiaban de dicho tratado.</p>
<p>El mundo y México han cambiado mucho de 1943 a la fecha. La globalización y la apertura económica del México de hoy era inimaginable en los años inmediatos posteriores al Cardenismo. Sin embargo hay situaciones que, por diferentes causas, guardan similitudes.</p>
<p>Considerando el tamaño de su economía (México se ubica entre las 20 economías más grandes del mundo) y el dinamismo del comercio exterior, las empresas mexicanas registran un número relativamente pequeño de marcas en el extranjero. Me parece que esto se explica por la profundísima vinculación económica y comercial (por no hablar de otros ámbitos) que existe entre México y los Estados Unidos de América. Actualmente, alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a la Unión Americana, lo que ocasiona que cuando algún mexicano busca obtener derechos sobre una marca en el extranjero, con frecuencia dicho interés se concentre en los Estados Unidos; con las peculiaridades del sistema norteamericano, un tratado multilateral como el Protocolo de Madrid en poco ayuda a obtener registros de marca en ese país.</p>
<p>La concentración del mercado de exportación me lleva a opinar que la adhesión de México al Protocolo de Madrid beneficiará poco a los empresarios mexicanos, y sí en cambio representa una importante mejora en la situación de las empresas extranjeras (hace varios años que Estados Unidos es parte del Protocolo de Madrid), las cuales podrán prescindir -en el corto plazo- de tener que acudir con las Autoridades de nuestro país para registrar y mantener sus marcas en México.</p>
<p>Adicionalmente, tengo la impresión de que el gobierno mexicano esta convencido de que la adhesión de México al Protocolo de Madrid hará más atractivo nuestro país al capital foráneo. Lo anterior puede ser cierto, pero de ahí a afirmar que el Protocolo de Madrid beneficiará a las empresas mexicanas en la misma medida que beneficiará a los extranjeros es bastante ingenuo.</p>
<p><em>Actualización del 3 de agosto de 2012: <a title="Artículo con la declaración del Secretario" href="http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/07/30/mexico-otorga-primera-cesion-platicas-tpp">Periódico El Economista</a> dió a conocer en su portal electrónico que Bruno Ferrari, Secretario de Economía, aceptó que la aprobación de México del Protocolo de Madrid  obedeció básicamente a presiones del gobierno de los Estados Unidos para apoyar el ingreso de México al Acuerdo Estratégico Transpacífico  de Asociación Económica o TPP.</em></p>
<p><strong>¿Deficiencias técnicas?</strong></p>
<p>El gremio de los abogados de propiedad industrial siempre se ha sentido amenazado por la adhesión de México al Protocolo de Madrid. Públicamente el principal argumento que se ha utilizado es que el Protocolo de Madrid presenta “serias” deficiencias técnico-jurídicas. El problema es que, hasta donde sé, nadie ha expuesto en qué consisten dichas deficiencias.</p>
<p>Si el Protocolo de Madrid tiene tantos problemas técnicos como dicen sus detractores, la verdad es que éstos hicieron un pésimo trabajo en darlos a conocer.</p>
<p>No hay sistema perfecto. Los abogados somos, casi por definición, conservadores y odiamos los cambios, en especial los radicales, y soy de la idea que la inminente adhesión de México al Protocolo de Madrid puede implicar una modificación radical a nuestro sistema de marcas. La adhesión de México al Protocolo de Madrid nos obligará a replantear la práctica profesional en el campo de las marcas y a realizar numerosos ajustes en el marco normativo (establecimiento de un sistema de oposición a solicitudes de marcas (<em>Actualización del 2 de mayo de 2016: <a href="https://reyesfenigesp.wordpress.com/2016/05/02/oposicion-en-marcas/" target="_blank" rel="noopener">México introduce la oposición al sistema de marcas</a></em>), conciliar la existencia de registros de marca nacionales e internacionales), pero nada de ello implica que el Protocolo de Madrid sea técnicamente deficiente.</p>
<p><em>Actualización del 18 de julio de 2012: Durante un Seminario privado realizado en Ciudad de México el 5 de julio de 2012, el Lic. Sergio Ampudia, Coordinador de Planeación Estratégica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, explicó que el Instituto no estimaba esencial la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, o introducir el sistema de oposición, como requisitos para el depósito del instrumento de adhesión del Protocolo de Madrid y la consecuente entrada en vigor del tratado internacional en nuestro país.</em></p>
<p>Yo sostengo mis objeciones a la adhesión del Protocolo de Madrid, pero mis reservas son más de tipo económico y político que jurídicas.</p>
<p>1. David Rangel Medina, <em>Tratado de derecho marcario</em>, México, 1960, p. 65.</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Freyesfenig.com%2F2012%2F04%2F24%2Fmexico_y_madrid%2F&amp;linkname=M%C3%A9xico%20y%20el%20Protocolo%20de%20Madrid" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Freyesfenig.com%2F2012%2F04%2F24%2Fmexico_y_madrid%2F&amp;linkname=M%C3%A9xico%20y%20el%20Protocolo%20de%20Madrid" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Freyesfenig.com%2F2012%2F04%2F24%2Fmexico_y_madrid%2F&amp;linkname=M%C3%A9xico%20y%20el%20Protocolo%20de%20Madrid" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Freyesfenig.com%2F2012%2F04%2F24%2Fmexico_y_madrid%2F&amp;linkname=M%C3%A9xico%20y%20el%20Protocolo%20de%20Madrid" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_printfriendly" href="https://www.addtoany.com/add_to/printfriendly?linkurl=https%3A%2F%2Freyesfenig.com%2F2012%2F04%2F24%2Fmexico_y_madrid%2F&amp;linkname=M%C3%A9xico%20y%20el%20Protocolo%20de%20Madrid" title="PrintFriendly" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p>La entrada <a href="https://reyesfenig.com/2012/04/24/mexico_y_madrid/">México y el Protocolo de Madrid</a> se publicó primero en <a href="https://reyesfenig.com">Reyes Fenig</a>.</p>
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		<title>Las marcas nominativas y las reformas al Reglamento de la Ley</title>
		<link>https://reyesfenig.com/2011/06/14/marcas-nominativas/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Arturo D. Reyes Lomelín]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Derecho de marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo D. Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[derecho marcario]]></category>
		<category><![CDATA[IMPI]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de la Propiedad Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas nominativas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[registro de marcas]]></category>
		<category><![CDATA[registro de marcas en México]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes Fenig]]></category>
		<category><![CDATA[solicitudes de marca]]></category>
		<category><![CDATA[trámite de registro]]></category>
		<category><![CDATA[uso de marcas]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Se expone cómo las reformas al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial publicadas el 10 de junio de 2011 restringen el tipo de denominaciones que pueden ser materia de un registro marcario nominativo, y algunas dudas que surjen del nuevo texto reglamentario.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Diario Oficial de la Federación publicó el 10 de junio de 2011 diversas reformas al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (el Reglamento).</p>
<p>Vistas en su conjunto, en mi opinión las reformas eliminan algunas de las inconsistencias que existían entre el Reglamento y la Ley de la Propiedad Industrial (la Ley), ajustan ciertas normas reglamentarias a algunos muy reiterados precedentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aclaran algunos puntos relacionados con las marcas nominativas y simplifican el reconocimiento de derechos de prioridad en el caso de solicitudes de marca.</p>
<p><strong>MARCAS NOMINATIVAS</strong></p>
<p>Entre las reformas publicadas, destaca -no necesariamente para bien- la del artículo 56 del Reglamento, que, junto con el 113 de la Ley norman la información que los solicitantes de registros marcarios deben proporcionar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando presentan la solicitud.</p>
<p>En México, solo los signos visibles son susceptibles de ser reconocidos como marca, y registrarse para obtener los derechos de uso exclusivo. Dependiendo de sus características y del tipo de derechos que pretenda el solicitante, las marcas pueden registrarse en una de cuatro modalidades: Nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales.</p>
<p>Las marcas nominativas se componen exclusivamente de denominaciones, entendiendo por denominaciones las palabras, las frases y las letras y números en combinación entre sí o con palabras o frases. Sin embargo, un punto que ni la Ley ni el Reglamento aclaraban era si los símbolos, como &amp;, @ y +, y los signos no ortográficos en español, como la apóstrofe, podían ser materia de marcas nominativas.</p>
<p>La reforma del 10 de junio pretende aclarar, de forma restrictiva y un poco desaseada, lo que puede ser objeto de una solicitud de marca nominativa.</p>
<p>El nuevo artículo 56 del Reglamento, en su último párrafo, señala ahora que “las marcas nominativas o avisos comerciales sólo podrán conformarse de letras o palabras compuestas con el alfabeto romano, números arábigos occidentales, así como de aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura”.</p>
<p>El punto que más me llamó la atención es el señalamiento del “alfabeto romano”. En México, la lengua oficial es el español, y usamos el abecedario español, no el romano.</p>
<p>Lo más obvio primero.</p>
<p>Soy de la idea que el artículo 56 del Reglamento ahora establece claramente que quedan excluidos de la posibilidad ser parte de una marca registrada en forma nominativa, los símbolos: &amp;, #, @, los signos matemáticos (+, /, *) y los símbolos de monedas ($, €), entre otros.</p>
<p>Por otro lado, la reforma es categórica en cuanto a que las marcas nominativas no podrán consistir de palabras expresadas en caracteres diferentes al latino, como sería el caso de una marca expresada en caracteres griegos, hebreros, chinos, arábigos, cirílicos, etc.</p>
<p>Lo anterior no implica que las marcas que se integren con símbolos o que se expresen con caracteres diferentes a los latinos o número arábigos occidentales (no sé si la distinción realmente era necesaria) no son registrables como marca. Sí lo son, pero no podrán registrarse como marcas nominativas, ya que se consideran como dibujos. Por lo tanto, las marcas que contengan ese tipo de caracteres deberán ser solicitados y registrados como marcas mixtas (si se combinan con letras latinas o números, o innominadas).</p>
<p>No es un asunto menor. Cuando una marca se registra como nominativa, el solicitante puede usarla con cualquier tipo, tamaño y color de letra, y dicha utilización se considera uso de la marca tal cual se registró. Cuando la marca se  registra como mixta o innominada, los solicitantes deberán adherir o imprimir en la solicitud un ejemplar de la marca, y si obtienen el registro, tendrán la carga de usar el signo distintivo tal cual la registraron para que su utilización sea considerado como eficaz para efectos de defender la vigencia del registro en contra de una acción de caducidad (por falta de uso) y eventualmente tener derecho a renovar el registro de marca.</p>
<p>Lo relativo a que las marcas nominativas podrán incorporar “signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura” tampoco me parece claro. No comprendo la distinción ¿Cuáles son los signos ortográficos que auxilian a la correcta lectura de una marca? ¿Hay signos ortográficos que no auxilian a la correcta lectura, o peor, que auxilian a la incorrecta lectura? Mi opinión sería que todos los signos ortográficos ayudan a la correcta lectura de la marca, y por lo tanto todos los signos ortográficos deberían poder formar parte de las marcas nominativas. Entre los signos ortográficos que podrán formar parte de las marcas nominativas están los signos de puntuación, de exclamación e interrogación, la diéresis y el acento gráfico, pero es probable que surjan dudas respecto del guión y de la apóstrofe.</p>
<p>En otro terreno poco claro, y más entretenido. ¿Qué sucede con las marcas que incluyen letras que derivan del alfabeto romano, pero no pertenecen a este estrictamente? Por ejemplo: “Æ”, “Ç”, “Ø”, etc. La primera impresión es que una marca que las contenga no deberá ser registrable como nominativa.</p>
<p>¿Qué hacemos entonces con la “Ñ”, la «J» y la “W”? La “Ñ” forma parte del abecedario español desde luego, pero no del romano, mientras que el alfabeto romano clásico no contemplaba la “W” y la “J”.</p>
<p>Por supuesto, sería absurdo afirmar que, como consecuencia de la reforma al artículo 56 del Reglamento, las denominaciones que incluyan una “Ñ”, una “J” o la “W” ya no serán registrables como marcas nominativas.</p>
<p>Entonces, deberemos entender que en la expresión “alfabeto romano” se incluyen todas las letras que deriven del alfabeto usado por los romanos, que incluidas desde luego la “Ñ”, la “J” y la “W”, pero también la “ß”, “Å”, “Ŝ”, “Ų”, y demás letras que no existen en el español pero sí en otras lenguas que utilizan caracteres derivados de los latinos.</p>
<p>Ignoro si deberemos aplicar un concepto de “alfabeto romano” restringido (excluyendo a las denominaciones que tenga “Ñ”, “J” o “W” de la posibilidad de ser registrada como nominativas) o amplio (incluyendo todas y cada una de las letras derivadas de ese alfabeto), pero no sería la primera vez que el texto de la norma no coincide con lo que sus redactores “quisieron decir”. Por ejemplo, tenemos el caso de la extensión de vigencia de las patentes “pipe-line” y la inclusión de las patentes de formulación de medicamentos alopáticos al sistema de vinculación del artículo 67 Bis del Reglamento. A este paso, y no es broma, Wikipedia será la fuente autorizada para indicarnos cuáles letras pueden formar las marcas registrables como nominativas y cuáles no.</p>
<p>Mi opinión es que se hubiesen evitado problemas de interpretación si, en vez de “alfabeto romano”, hubiesen empleado la expresión “abecedario español”, que es la que utiliza el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia.</p>
<p>Otro tema más inquietante de examinar es la motivación de la reforma al artículo 56 del Reglamento. ¿Por qué restringir la posibilidad de lograr registros nominativos únicamente a las marcas expresadas con caracteres latinos? Precisamente en un mundo globalizado, con una economía como la mexicana sumamente abierta, en donde las importaciones superan las exportaciones, pareciera un contrasentido cerrarse a la influencia de otras culturas con las que mantenemos un intercambio comercial sumamente importante y que puede verse reflejado en las marcas.</p>
<p>Por otro lado, ¿Cuál es la razón detrás de la limitación al tipo de marcas que pueden ser materia de un registro nominativo, sobre todo con la exclusión de los signos no ortográficos y símbolos, como la +, la @ y el &amp;, por poner tres ejemplos? No veo una motivación de carácter técnico, ya que se trata de caracteres muy difundidos y hasta estandarizados por el uso. Adicionalmente, me preocupa el posible conflicto entre las nuevas disposiciones reglamentarias y el Convenio de París con relación a las solicitudes de marcas nominativas que reclamen prioridad y que contengan letras o símbolos que ahora ya no pueden ser materia de una marca nominativa.</p>
<p>También me parece que el Ejecutivo perdió una buena ocasión para aclarar si es posible excluir de reserva palabras, leyendas o letras no reservables en el caso de marcas nominativas, así como si el registro de una marca mixta o innominada presentada en blanco y negro o escala de grises da derecho a su titular a usarle en colores diferentes de aquella en que fue registrada.</p>
<p>En general, soy de la idea que cualquier cambio a la norma que nos proporcione mayor certidumbre acerca de los procesos y de los derechos sustantivos de los particulares es positiva, aunque no estemos de acuerdo con el fondo. Así, lo bueno de la reforma al artículo 56 del Reglamento es que aclararon que los signos y símbolos diferentes de los ortográficos, así como las denominaciones expresadas en alfabetos diferentes del romano no pueden ser objeto de solicitudes de marca nominativas. Falta ahora que nos aclaren, y probablemente eso quede en manos de los tribunales, cuál es el alcance del “alfabeto romano” que se menciona en la disposición reformada.</p>
<p><strong>NOVEDADES EN MATERIA DE PRIORIDADES EN MARCAS</strong></p>
<p>En un paso sin duda importante para la simplificación del trámite de registro de marcas, cuando el solicitante reclama la prioridad emanada de una solicitud extranjera de marca, ya no será necesario presentar la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica.</p>
<p>Anteriormente, el solicitante contaba con un plazo de tres meses -contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud- para exhibir al IMPI una copia certificada de la solicitud prioritaria. Ahora bastará con que el solicitante proporcione los datos de la prioridad reclamada (número de solicitud, fecha de presentación y país) para que el IMPI la tenga por reconocida. Si el solicitante reclama falsamente una prioridad, la solicitud estará viciada de nulidad.</p>
<p>La reforma sólo beneficia a las marcas presentadas con posterioridad al 11 de junio de 2011.</p>
<p>Una situación lamentable que ha estado surgiendo en los últimos meses, a raíz de las reformas a la Ley y ahora a su Reglamento, es que existe una creciente diferenciación entre las formalidades exigidas para solicitar patentes y las requeridas para solicitar registros de marca. El trámite de registro de marcas se ha ido haciendo menos formal, mientras que el de patentes ha mantenido, con cambios mínimos, las formalidades exigidas desde 1994.</p>
<p>Si dentro del procedimiento de solicitud de registros de marca ya no es necesario demostrar el mandato conferido por el solicitante en cada expediente, en patentes se mantiene la exigencia. Ahora, en marcas ya no es necesario exhibir la copia certificada de la solicitud prioritaria, pero en patentes sigue siendo necesario presentar dicha constancia. No solo eso, sino que la reforma al Reglamento reitera que el solicitante debe exhibir la traducción del documento de prioridad, y si no lo hace, el IMPI no está obligado a requerirla y deberá desechar la prioridad; lo anterior contraviene los precedentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al respecto en casos análogos<sup>1.</sup>.</p>
<p>Me gustaría que un día el IMPI nos explicara las razones técnicas para diferenciando las normas estrictamente adjetivas para la obtención de marcas y patentes, mismas que en un inicio eran iguales (el caso de la representación de los solicitantes) o sustancialmente iguales (prioridades).</p>
<p><span style="font-family:Arial;"><sup><span style="font-size:x-small;">1</span></sup><span style="font-size:small;"> Ver tesis PATENTE. EXISTE OBIGACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR LA TRADUCCIÓN OMITIDA A LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE.- visible en la página 463 dela Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sexta Época, Volumen 26, febrero 2010 (VI-TASR-EPI-222).</span></span></p>
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		<title>Marcas reconocidas como notoriamente conocidas y famosas en México mediante el procedimiento ad hoc</title>
		<link>https://reyesfenig.com/2010/11/17/marcas-reconocidas/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Arturo D. Reyes Lomelín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 05:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Derecho de marcas]]></category>
		<category><![CDATA[98 Bis 1]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo D. Reyes]]></category>
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		<category><![CDATA[declaratoria de notoriedad de marca]]></category>
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		<category><![CDATA[Reyes Fenig]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Algunas observaciones acerca del funcionamiento del mecanismo ad hoc previsto en el artículo 98 Bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial para el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida o famosa en México, con la lista de las marcas así declaradas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.</p>
<p>La entrada <a href="https://reyesfenig.com/2010/11/17/marcas-reconocidas/">Marcas reconocidas como notoriamente conocidas y famosas en México mediante el procedimiento ad hoc</a> se publicó primero en <a href="https://reyesfenig.com">Reyes Fenig</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En mi artículo titulado <a title="Editar “Una Revisión a la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas en México”" href="http://reyesfenigesp.wordpress.com/2008/10/15/marcas-notorias-y-famosas/" target="_blank" rel="noopener">Una Revisión a la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas en México</a>, expresé mis reservas respecto del procedimiento <em>ad hoc</em> para el reconocimiento de marcas como notoriamente conocidas o famosas en México, introducido en la Ley de la Propiedad Industrial a través de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial de 2005, y a las bondades que dicho mecanismo ofrece para la protección efectiva de ese tipo de signos distintivos.</p>
<p>En mi opinión, la declaratoria de marca famosa o notoriamente conocida exige una inversión de recursos desproporcionada a los beneficios reales que conlleva, lo cual evidentemente desalienta a los potenciales interesados. En estas circunstancias, no es de extrañar que existan pocas solicitudes de reconocimientos <em>ad hoc</em> de marca famosa o notoriamente conocida.</p>
<p>No obstante lo anterior, y desde que escribí el artículo a que hice referencia en el primer párrafo de esta entrada, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha emitido un pequeño número de reconocimientos de notoriedad de marca o de marca famosa a través del mecanismo <em>ad hoc</em> introducido a la Ley de la Propiedad Industrial en 2005 (<a title="Lista actualizada" href="http://reyesfenigesp.wordpress.com/2013/03/04/marcas-reconocidas-enero-2013/" target="_blank" rel="noopener">Ver lista actualizada a enero de 2013</a> y la <a href="https://reyesfenigesp.wordpress.com/2019/08/21/famosas_2018/">lista actualizada al 2018</a>).</p>
<p>Marcas declaradas <strong>famosas </strong>conforme el procedimiento <em>ad hoc</em>:</p>
<p>Marca: “ANDREA”<br />
Fecha de resolución: Noviembre 4, 2008<br />
Número de solicitud. 2197/2007.<br />
Titular: Fábricas de Calzado Andrea, S.A de C.V.<br />
Estado: Famosa</p>
<p>Marca: “CINÉPOLIS”<br />
Fecha de resolución: Noviembre 20, 2008<br />
Número de solicitud 1256/2008<br />
Titular: Cinemas de la República, S.A. de C.V.<br />
Estado: Famosa</p>
<p>Marca: “INTEL”<br />
Fecha de resolución: Julio 31, 2009<br />
Número de solicitud 1577/2008<br />
Titular: Intel Corporation<br />
Estado: Famosa</p>
<p>Marca: “RED BULL”<br />
Fecha de resolución: Febrero 19, 2010<br />
Número de solicitud. 2284/2008<br />
Titular: Red Bull GmbH<br />
Estado: Famosa</p>
<p>Marca: “MARINELA”<br />
Fecha de resolución: Marzo 12, 2010<br />
Número de solicitud 103/2009<br />
Propietario: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.<br />
Estado: Famosa</p>
<p>Marca: “GANSITO”<br />
Fecha de resolución: Marzo 12, 2010<br />
Número de solicitud: 101/2009<br />
Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.<br />
Estado: Famosa</p>
<p>Marca: “BIMBO”<br />
Fecha de resolución: Abril 23, 2010<br />
Número de solicitud 100/2009<br />
Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.<br />
Estado: Famosa</p>
<p>Marcas declaradas <strong>notoriamente conocidas </strong>conforme el procedimiento <em>ad hoc</em>:</p>
<p>Marca: “BARCEL”<br />
Fecha de resolución: Marzo 22, 2010<br />
Número de solicitud: 102/2009<br />
Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.<br />
Estado: Notoriamente conocida</p>
<p>Marca: “RICOLINO”<br />
Fecha de resolución: Abril 5, 2010<br />
Número de solicitud: 104/2009<br />
Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.<br />
Estado: Notoriamente conocida</p>
<p>Marca: “PRITT”<br />
Fecha de resolución: June 30, 2010<br />
Número de solicitud: 638/2009<br />
Titular: Henkel AG &amp; Co. EGAA<br />
Estado: Notoriamente conocida</p>
<p>Desde luego, las dos listas anteriores no incluyen todas las marcas que han sido declaradas o que pueden ser actualmente estimadas como notoriamente conocidas o famosas en México. Las listas que aquí se proporcionan se limitan a las marcas que han sido declaradas, hasta el 5 de agosto de 2010, como notoriamente conocidas o famosas en nuestro país mediante el procedimiento <em>ad hoc</em> que contempla el artículo 98 bis-1 de la Ley de la Propiedad Industrial <span style="color:#333399;"><strong>(Actualización agosto 2019: A partir de la reforma de mayo de 2018, el proceso <em>ad hoc</em> esta contemplado en el artículo 98 Ter 1)</strong></span>. Existen otras marcas que han sido declaradas como notoriamente conocidas (supongo que famosas también, pero desconozco algún caso concreto) como producto de acciones de nulidad o de infracción, o simplemente porque el examinador del IMPI estimó, al momento de efectuar el examen de fondo de alguna solicitud de registro de marca, que determinado signo distintivo debía ser considerado como notoriamente conocido o famoso, aún en ausencia de una declaratoria expresa anterior por parte del Instituto.</p>
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		<title>La Suprema Corte de Justicia proporciona algunas reglas acerca del examen de marcas tridimensionales</title>
		<link>https://reyesfenig.com/2010/07/24/marcas-tridimensionales/</link>
					<comments>https://reyesfenig.com/2010/07/24/marcas-tridimensionales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arturo D. Reyes Lomelín]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Derecho de marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo D. Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[derecho marcario]]></category>
		<category><![CDATA[IMPI]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de la Propiedad Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas no tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[marcas tridimensionales]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[registro de marcas]]></category>
		<category><![CDATA[registro de marcas en México]]></category>
		<category><![CDATA[registros de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes Fenig]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cometarios relativos al registro de marcas tridimensionales en México.</p>
<p>La entrada <a href="https://reyesfenig.com/2010/07/24/marcas-tridimensionales/">La Suprema Corte de Justicia proporciona algunas reglas acerca del examen de marcas tridimensionales</a> se publicó primero en <a href="https://reyesfenig.com">Reyes Fenig</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Una reciente tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece algunos lineamientos acerca de la forma como se debe efectuar el examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales, cuando éstas incluyen elementos figurativos bidimensionales, tales como dibujos o palabras*.</p>
<p>Es de llamar la atención el creciente interés de los órganos juridiccionales en las marcas tridimensionales. En 2009, los tribunales colegiados Cuarto y Noveno del primer circuito en materia administrativa publicaron sendas tesis acerca de los requisitos de registrabilidad de este tipo de signos distintivos**. Por otro lado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual también publicó un precedente relacionado con los elementos reservables de las marcas tridimensionales***.</p>
<p>El tema de la registrabilidad de las formas tridimensionales ha sido objeto de continuo debate, no sólo en México, sino en todo el mundo. Por un lado, existe el interés de las empresas por obtener la protección como marca de la forma, no sólo de los empaques y envases que utilizan para contener sus productos, sino también de las mercancías mismas. Por otra parte, y especialmente por lo que hace a la forma de los productos, es evidente la existencia de una tendencia de las oficinas de marcas de diversos países, incluyendo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en evitar conceder derechos de marca sobre la forma de los productos cuándo ésta esta influenciada por criterios relacionados con la funcionalidad y no sólo con la distintividad.</p>
<p>En el caso de este artículo, me enfocaré en la registrabilidad de la forma tridimensional de los productos mismos.</p>
<p>Por lo que hace a la norma, no hay duda que la forma de los productos es registrable como marca. El artículo 89, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial prevé la registrabilidad como marca de las formas tridimensionales, al tiempo que el artículo 53 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial aclara que, entre las formas tridimensionales susceptibles de registrarse como marcas, se encuentran la forma o la presentación de los productos, además de los envoltorios, empaques, envases.</p>
<p>Sin embargo, no deben perderse de vista los elementos positivos y negativos de registrabilidad de las marcas tridimensionales contenidas en la fracción III del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual prohíbe el registro de “formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial”.</p>
<p>Así, integrando los artículos 89, fracción II, y 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, y 53 de su Reglamento, tenemos que la forma tridimensional de un producto es registrable como marca, siempre que la misma presente un grado de originalidad que permita distinguirla fácilmente, y no sea del dominio público, ni se haya hecho de uso común, ni sea la forma usual y corriente del producto ni esté impuesta por su naturaleza y función industrial.</p>
<p>Con tantas limitaciones, el obtener el registro como marca de la forma tridimensional de un producto se ha vuelto extraordinariamente difícil en México, y aparentemente en el resto del mundo. Tratándose de la forma de una mercancía, por muy original que sea, parece imposible suponer la ausencia absoluta de criterios funcionales en su diseño, lo que provoca la actualización de la hipótesis de negativa de registro de marca prevista en el artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial.</p>
<p>Cabe aclarar que no pretendo afirmar que no sea posible obtener derechos de propiedad industrial sobre la forma de los productos. La figura del modelo industrial con frecuencia protege dichas formas. La cuestión que planteo es si es factible, en la práctica, registrar la forma de un producto como marca y al mismo tiempo evitar todas y cada una de las restricciones que plantea la legislación.</p>
<p>Por ejemplo, la forma tridimensional de un foco podría registrarse como modelo industrial si es novedoso y el diseño es fundamentalmente ornamental; señalo ‘fundamentalmente’ porque los modelos industriales siempre estarán referidos a un producto industrial, por lo que necesariamente deberá existir un nivel tolerable de funcionalidad en el diseño o de otra manera no habría producto industrial. En todo caso, en el caso de los registros de modelo industrial, los derechos de exclusividad no se extienden a los aspectos funcionales o técnicos del producto o diseño.</p>
<p>Pero en el campo de las marcas ¿Cómo afirmar que la forma del foco, por muy arbitraria, distintiva y original que sea, no esta dictada hasta cierto punto por su naturaleza y función? Una ausencia absoluta de criterio funcional en la forma de producto provocaría simple y sencillamente que no hubiera producto, o que este fuera inútil.</p>
<p>Consecuentemente, si apoyamos la idea de que la forma de un producto, para ser registrable como marca, debe estar desprovisto de todo carácter funcional (y desde mi perspectiva, ésta ha sido la posición sostenida por el IMPI en los últimos años), entonces no es factible registrar como marca tridimensional la forma del artículo, sin importar lo que disponga el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.</p>
<p>En mi opinión, el criterio que actualmente aplican las autoridades mexicanas es demasiado dogmático, convirtiendo en letra muerta a la norma, por lo que hace a la registrabilidad como marca de la forma de los productos.</p>
<p>En un esfuerzo por evitar la negativa del IMPI a la inscripción de marcas tridimensionales, bajo la justificación de que la forma estaba impuesta por consideraciones funcionales o por falta de distintividad, algunos solicitantes comenzaron a añadir elementos nominales y figurativos bidimensionales a las formas tridimensionales materia de las solicitudes de registro. Este tipo de intentos se dio tanto para marcas tridimensionales que amparaban la forma de un producto como para marcas que consistían en la forma tridimensional de un envase (los precedentes de los tribunales Cuarto y Noveno colegiados del primer circuito que aquí se mencionan se refieren concretamente al caso de formas de envases).</p>
<p>El argumento fundamental de los solicitantes de marcas tridimensionales que también incorporaban elementos figurativos y nominativos intrínsecamente distintivos, era que las marcas debían analizarse como un conjunto, sin separar el elemento tridimensional del bidimensional. Como afirma la gestalt, ‘el todo es más que la suma de sus partes’.</p>
<p>Conforme a lo anterior, si del análisis del ‘todo’ se concluye que es razonable suponer que la forma del envase o producto, con los elementos bidimensionales incluidos, permite a un consumidor promedio distinguir el producto al que se aplica dicha forma de otro de su misma especie o clase, entonces el registro de marca tridimensional debe ser otorgado, sin perjuicio de que el derecho de exclusividad se extienda también sobre los elementos figurativos y/o nominativos añadidos.</p>
<p>A la larga, diferentes tribunales colegiados emitieron resoluciones contradictorias sobre este tema, lo que motivó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Segunda Sala, la cual emitió una jurisprudencia por contradicción de tesis publicada en abril de 2010.</p>
<p>Lo que la Corte resolvió es que es aceptable que una solicitud de inscripción de marca tridimensional incluya elementos figurativos, ya sean denominaciones o dibujos, y en este caso se le considera como registro de marca mixto. Sin embargo, el análisis de la registrabilidad de la marca tridimensional-mixta debe hacerse en dos etapas. En una primera etapa, debe analizarse la forma tridimensional, sin tomar en cuenta los elementos bidimensionales incorporados, y sólo en caso de que la forma tridimensional se considere intrínsecamente registrable, entonces podrán también analizarse los demás elementos que la integran. La jurisprudencia aclara que si la autoridad estima que la forma tridimensional aislada no se considera en sí misma registrable, entonces el registro debe ser negado, sin requerirse el análisis de los demás elementos bidimensionales que componen el signo distintivo.</p>
<p>Personalmente, soy contrario al análisis en dos etapas que sostiene la Corte. Sin embargo, tratándose de una jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal y que favorece el sentido de las resoluciones que el IMPI ha emitido en casos análogos en el pasado, será difícil un cambio de criterios, a menos que ocurra una reforma legislativa clara en este materia.</p>
<p>Por otra parte, la sentencia de la Corte no prohíbe el registro como marca tridimensional de la forma de los productos, y lo que debe seguir siendo materia de discusión es si resulta razonable sostener que la forma de los productos es registrable sólo cuando aquella está desprovista de toda consideración funcional.</p>
<p>* Ver Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXI, Abril de 2010, página 430.</p>
<p>** Ver Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Enero de 2009, Página 2769; y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Marzo de 2009, página 2811.</p>
<p> *** Ver Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009, página 259.</p>
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