No se dejen engañar. Los suscriptores de la “propuesta”, quienes dicen llamarse Trademark International Index Corp., Trademark Info Corp. Portal de Marcas y/o Distintivos de México o Madimex, no tienen ninguna relación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o alguna otra autoridad.

La “publicación de la marca registrada» y «la indexación de los productos y/o servicios que esta protege” que dicen ofrecer los remitentes de los documentos es inútil; no conceden ninguna ventaja o beneficio al titular del registro, ni siquiera sirven para constituir prueba de uso de la marca ni contribuye a la conservación del registro marcario o a prevenir acciones de caducidad, como sostiene uno de estos supuestos proveedores de servicios.

No es que no cumplan lo que ofrecen; lo que ocurre es que lo que ofrecen no sirve para nada.

La información detallada sobre la marca registrada y su dueño que aparecen en estas propuestas están disponibles públicamente a través de la página de Internet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que no debe sorprender que cuenten con esos datos. Se trata de un modelo de negocio, muy bien montado, que busca causar en el receptor la impresión errónea de que es importante pagar el monto requerido en el formato para mantener o salvaguardar los derechos marcarios. Comunicaciones similares también han circulado en los Estados Unidos y Europa.

Si el propietario del registro de una marca considera, por el motivo que sea, que es importante preconstituir prueba del uso del signo distintivo, la recomendación es que acuda con un profesional para asesorarse adecuadamente, y no caer en trampas como la que describo en líneas anteriores.

Si reciben un aviso de Madimex, Trademark International Index Corp. o Trademark Info Corp., proponiendo publicar su marca registrada en Internet, mi sugerencia es que simplemente lo ignoren.

La entrada La trampa de la «publicación de marcas por Internet» se publicó primero en Reyes Fenig.

Conforme la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, las marcas deben registrarse respecto a productos o servicios determinados, y cada solicitud de registro no debe incluir productos o servicios de más de una Clase, conforme el Clasificador previsto en el Arreglo de Niza. En caso de dudas sobre la aplicación del Clasificador, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene amplias facultades para interpretarlo.

Actualmente en México, el estudio de la lista de servicios y productos de las solicitudes de marca para determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, se lleva a cabo antes del inicio del examen de fondo o sustantivo, y de forma simultánea al examen de forma, aunque en mi opinión, no debe confundirse el examen de las formalidades de la solicitud con el examen de la lista de productos o servicios.

Antes de la publicación de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, la única forma de conocer de antemano la forma como el IMPI resolveria las lagunas del Clasificador era con la práctica, y desde luego los criterios podían variar de un momento a otro. Uno de los ejemplos más notables se dio con los servicios de intermediación comercial; durante varios años y a diferencia de lo que sucedía en otros países al mismo tiempo, los servicios de intermediación comercial eran clasificados por el IMPI en la Clase 42, en vez de la 35; un día el IMPI decidió que los servicios de intermediación comercial debían ubicarse en la Clase 35, y los practicantes nos enteramos del cambio cuando comenzamos a recibir requerimientos para corregir la indicación de la clase en las solicitudes de registro de marca que estaban en trámite.

Precisamente, el propósito de publicar un acuerdo estableciendo CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN de la Clasificación de Productos y Servicios fue, como lo indica el propio Acuerdo, brindar certeza y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial, proporcionando lineamientos de interpretación a los que deberán ceñirse los examinadores cuando lleven a cabo la revisión de la lista de bienes o servicios de las solicitudes de marca. Sin embargo, independientemente de las intenciones, es frecuente que los cambios en las “reglas del juego” generen dudas acerca de su alcance y aplicación.

Quiero enfocar este artículo a un criterio interpretativo concreto, relativo al alcance de los encabezados de las Clases del Clasificador de Productos y Servicios.

Los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN señalan que los encabezados de cada clase serán interpretados de forma restrictiva, y cuando se sean utilizados por el interesado en la solicitud de registro, se entenderán enlistados sólo los productos o servicios expresamente mencionados en dichos encabezados.

Hasta la promulgación, en 1991, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, era posible solicitar el registro de una marca para amparar la totalidad de una clase. Aunque la ley de 1991 eliminó la posibilidad de obtener una cobertura en la totalidad de la Clase, en los hechos esta amplia protección subsistió, mediante la transcripción de los encabezados del Clasificador como lista de productos o servicios a ser distinguidos por la marca.

El IMPI, y buena parte de los usuarios del sistema de propiedad industrial, dieron a los encabezados del Clasificador una interpretación sumamente extensa, al considerar que, cuando la lista de productos o servicios de una solicitud o registro de marca reproducía el encabezado de la Clase, la cobertura de la marca se extendía a la totalidad de los artículos o actividades ubicados en dicha Clase, incluyendo aquellos que no estaban siquiera implícitamente descritos (a través de sus géneros) en los encabezados.

Un ejemplo son los tacos como producto. Los tacos se clasifican en la Clase 30, cuyo encabezado actual es: café, te, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

En mi opinión, ninguno de los artículos y géneros especificados en el encabezado de la Clase 30 incluyen a los tacos. No obstante, una interpretación extensa del encabezado de la Clase, llevaba al IMPI a considerar que los tacos sí estaban comprendidos en aquella, y que por lo tanto, una solicitud o registro de marca que reprodujera el encabezado de la Clase 30, amparaba tacos. Ahora, una lectura restringida del encabezado conforme los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN debe hacer que el IMPI concluya lo opuesto, es decir, que los tacos no están protegidos en una solicitud o registro de marca que reproduzca el encabezado de la Clase 30.

Un punto inquietante es si los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN serán aplicables retroactivamente con relación a marcas solicitadas, pero sobre todo, a las registradas con anterioridad a su entrada en vigor.

En contra de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, con relación a la cobertura de los registros de marca y aviso comercial expedidos con anterioridad al 4 de octubre de 2012, tenemos que el texto del Acuerdo que establece los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN sólo hace referencia a solicitudes de registro de signos distintivos, sin precisar si las presentadas con anterioridad a su entrada en vigor serían examinadas de acuerdo los nuevos criterios.

El último párrafo de del apartado de “Consideraciones” (análoga a una exposición de motivos) expresamente señala que la finalidad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN tienen con finalidad “brindar certeza y seguridad jurídica al público usuario del sistema de propiedad industrial para la presentación y el estudio de examen de las solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales…”, por lo que es evidente la intención del IMPI de limitar el alcance de los “CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN” a las solicitudes de marca.

A favor de la aplicación retroactiva de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, es que el acuerdo, como norma administrativa de observancia general, obliga sólo a las autoridades; no contiene obligaciones a cargo de los particulares adicionales a los que ya estaban contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, y no existe un derecho subjetivo a que una norma se interprete en un sentido o en otro.

Extrapolando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en materia de jurisprudencia¹, las interpretaciones de las normas en  casos concretos no constituyen, a su vez, normas de observancia general, y por lo tanto, su aplicación a solicitudes y marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no violaría el principio de irretroactividad.

Actualización 25 de mayo de 2103: El último párrafo del artículo 217 de la nueva Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013) señala que: «La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna». ¿Cómo puede aplicarse una interpretación de la norma de forma retroactiva en perjuicio de alguien? Esta disposición pareciera indicar que sí existe un derecho subjetivo a una interpretación concreta de la norma.

Por otro lado, me parecería absurdo que, como consecuencia de interpretaciones diferentes pero simultáneas del Clasificador, dos registros de marca con listas de productos o servicios idénticos reproduciendo los mismos encabezados de la misma Clase, tuviesen al mismo tiempo alcances y cobertura diferentes, dependiendo de la fecha de registro.

La relevancia de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no se limita al ámbito académico. Sus consecuencias prácticas son importantísimas con relación al uso de la marca y sus efectos sobre solicitudes de caducidad por falta de uso de la marca registrada, nulidad por falsedad de la fecha de primer uso reclamada en la solicitud y renovación de registros de marca. Tampoco debemos obviar su probable impacto en temas de infracciones, anterioridades y nulidades por uso o registro anteriores.

1. Ver jurisprudencia 145/2000, JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo: XII, Diciembre de 2000, Página 16.

La entrada Los Nuevos Criterios de Interpretacion del Clasificador y los Encabezados de las Clases se publicó primero en Reyes Fenig.

El Protocolo de Madrid deberá entrar en vigor en México el 19 de febrero de 2013 (a los tres meses del depósito del instrumento de adhesión), aunque hasta el día de hoy su texto no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Lamentablemente, no sabemos todavía cómo se va a instrumentar este tratado internacional en nuestro país; ni siquiera tenemos certeza de si existen planes concretos para instaurar un procedimiento de oposición a solicitudes de marca (actualización del 2 de mayo de 2015. Ver México introduce la oposición al sistema de marcas). La opinión generalizada entre los especialistas en México es que sería importante –por no decir esencial- contar con un procedimiento de oposición para el adecuado funcionamiento del Protocolo de Madrid. No obstante, en Italia, el Protocolo de Madrid entró en vigor sin que la legislación local previera la oposición, por lo que no parece que la inserción de este procedimiento dentro del de solicitud de registro de marca sea imprescindible.

Los legisladores deberán ser cuidadosos al momento de diseñar el procedimiento de oposición, si se deciden por esa opción, a fin de evitar que se convierta en un mecanismo que dilate excesivamente los procedimientos de solicitud de marca.

Sin embargo, soy pesimista acerca de la calidad de las posibles reformas a la legislación mexicana con motivo de la adhesión al Protocolo de Madrid. El hecho que la adhesión al Protocolo de Madrid se haya motivado por la presión de la Unión Americana (principal socio comercial de México) y no por las necesidades o demandas del sector empresarial mexicano –como lo confesó el Secretario de Economía– sumado al plazo perentorio en que entrará en vigor el Protocolo de Madrid, me hacen pensar en que habrá improvisación y precipitación al momento de concebir y efectuar las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para a eficacia del tratado internacional en México. Espero equivocarme.

Tampoco debe soslayarse la hostil recepción que ha tenido la adhesión al Protocolo de Madrid por parte de la comunidad de profesionales especializados en propiedad industrial. No nos deberá sorprender que la adhesión de México a este tratado internacional sea materia de impugnaciones y que las solicitudes y registros internacionales sean objeto de todo tipo de ataques jurídicos en los diversos tribunales (Actualización del 2 de mayo de 2016. A la fecha, no tengo conocimiento de alguna impugnación a la adhesión de México al Protocolo o de alguna de sus normas).

Un punto que me parece no ha sido suficientemente debatido es el lugar que le debe corresponde al Reglamento del Protocolo de Madrid dentro de la pirámide de jerarquía de normas. Este problema también se plantea en el caso del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Si hay una contradicción entre el Reglamento del Protocolo de Madrid o el Reglamento del PCT y la ley federal, o un reglamento expedido por el Presidente de la República, ¿Cuál debe aplicarse y qué jerarquía le debe corresponder estos reglamentos de tratados internacionales? Los Reglamentos del Protocolo de Madrid y del PCT no son parte de tratado internacional (no lo suscribe el Ejecutivo Federal ni los ratifica la Cámara de Senadores), no constituyen acuerdos interinstitucionales, tampoco son leyes del Congreso de la Unión ni disposiciones reglamentarias del Presidente de la República. No son acuerdos, circulares u oficios. He considerado que este problema podría resolverse a través del principio de especialidad de la norma, pero es una solución que no me deja totalmente satisfecho.

Habrá que aguardar a que las controversias derivadas de las contradicciones entre los Reglamentos del Protocolo de Madrid y del PCT y las normas nacionales sean sometidos a los tribunales, tanto administrativos como del Poder Judicial Federal, pero el tema me parece lo suficientemente interesante como para irlo discutiendo.

La entrada México se adhiere al Protocolo de Madrid se publicó primero en Reyes Fenig.

El presente estudio tiene como objeto analizar, desde la perspectiva del derecho privado, algunos aspectos del contrato de licencia de derechos de propiedad intelectual a la luz del derecho positivo mexicano.

Para efectos de este texto, por derechos de propiedad intelectual se entenderán los derechos patrimoniales sobre las obras intelectuales y reservas de derechos reguladas por la Ley Federal del Derecho de Autor, los derivados de patentes y demás registros reconocidos por la Ley de la Propiedad Industrial, los secretos industriales y los emanados del título de obtentor de una variedad vegetal protegida por la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Los contratos de licencia, incluso limitados a las figuras mencionadas en el párrafo anterior, pueden presentar diferentes particularidades, dependiendo de su objeto. Este trabajo es un esfuerzo sistematizador que busca identificar los elementos comunes a todos los contratos de licencia pero desde luego no pretende agotar el tema.

Es importante reiterar que en este artículo no abordaré el estudio de las licencias respecto de los nombres comerciales (publicados o no) ni sobre invenciones o signos distintivos objeto de solicitudes de patente y de registro en trámite, así como reservas de derechos solicitadas pero pendientes de otorgamiento, por presentar peculiaridades que ameritan un tratamiento aparte. También excluyo del presente estudio la autorización de uso de las denominaciones de origen, dado que el titular de éstas es el Estado Mexicano y la naturaleza privada de las autorizaciones de uso de dichos signos distintivos me parece muy discutible.

Tampoco haré referencia a la licencia sobre la imagen de las personas. Desde mi perspectiva, la imagen no es un derecho intelectual, sino un derivado de los derechos de personalidad, aunque como consecuencia de su naturaleza inmaterial y patrimonial, con frecuencia se le incluye como parte del mundo de la propiedad intelectual.

En cambio, incluyo como materia del estudio la licencia sobre el secreto industrial, no obstante tratarse de una figura de naturaleza jurídica distinta a las demás reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial, ya que no se trata de un derecho oponible erga omnes (un estudio más completo sobre la naturaleza jurídica del secreto industrial será materia de otro artículo).

Finalmente, todas las menciones del Código Civil se refieren al Código Civil Federal, dada la supletoriedad de dicha ley a la materia mercantil.

I. DEFINICIÓN

Los ordenamientos positivos vigentes en México no establecen una definición del contrato de licencia, situación que no es de ninguna manera criticable. La ley tiene como objeto regular conductas humanas, no enseñar derecho, por lo que la definición, en este caso, corresponde a la doctrina.

Esta parte del estudio se limitará a citar algunas de las definiciones del contrato de licencia ya existentes y una vez expuestas algunas ideas sobre los elementos de existencia y validez de esta figura, se propondrá una definición, correspondiendo al lector hacer su propio juicio al respecto.

El diccionario de la Real Academia Española define licenciacomo facultad o permiso de hacer una cosa. Documento en que consta la licencia. Abusiva libertad de decir u obrar. Grado de licenciado. claustro de licencias. Las que se dan a los eclesiásticos por los superiores para celebrar, predicar, etc., por tiempo indefinido. licencia absoluta. La que se concede a los militares, eximiéndolos completamente del servicio. de artes. Junta particular que en la Universidad de Alcalá formaban los sujetos que por designación de claustro pleno examinaban a los bachilleres de ella, hallándolos hábiles, arreglaban el rótulo o graduación de preferencia con que habían de tomar el grado de licenciado. Poética. Cada uno de ciertas infracciones de las leyes de lenguaje o del estilo que pueden cometerse lícitamente en la poesía, por haberlas autorizado el uso con aprobación de los doctos. Primero, segundo, etc. En licencias. En la Universidad de Alcalá decíase de los sujetos que en las licencias se señalaban para que recibiesen por este orden el grado de una facultad. Tomarse uno licencia. Hacer por sí e independientemente una cosa sin pedir licencia o facultad que por obligación o cortesía se necesita para ejecutarla¹.

Por otro lado, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual señala que licenciaes Permiso. Autorización. Vacación. Documento donde consta la facultad de obrar con mayor o menor amplitud; es decir la iniciativa o libertas concedida en un asunto, acto u operación², entre otros conceptos menos relevantes para este estudio.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha definido la licencia como la autorización concedida por el autor u otro titular del derecho de autor (licenciante) al usuario de la obra (licenciatario) para usar ésta en una forma determinada y de conformidad con unas condiciones convenidas entre ambos en el contrato pertinente (acuerdo de licencia)³ y también como un contrato que autoriza al licenciatario a hacer algo que, en la ausencia de la licencia, normalmente constituiría una infracción a los derechos de propiedad intelectual del licenciante⁴.

En doctrina extranjera se ha definido la licencia (de marcas) como el otorgamiento del derecho a usar una marca de bienes o de servicios por el propietario de la marca a otro bajo términos y condiciones específicas⁵. En España, Antonio Roncero define el contrato de licencia como el contrato en virtud del cual un sujeto titular de un derecho de propiedad industrial (licenciante) autoriza a otro (licenciatario) la utilización o explotación del bien inmaterial protegido con dicho derecho generalmente a cambio de un precio⁶, mientras que la Dra. Martín Aresti define a la licencia, refiriéndose concretamente a las patentes, como aquel contrato consensual de carácter duradero en virtud del cual el titular de una patente u otra persona que este facultada para ello, otorga un derecho de disfrute sobre la patente que se traduce en un derecho positivo a la explotación de la invención que la patente protege, con el alcance contractualmente establecido y a cambio de una contraprestación⁷.

De lo anterior se impone hacer una primera distinción: la licencia como contrato y la licencia como la facultad de usar o explotar un derecho de propiedad intelectual perteneciente a otro.

El elemento común que comparten todos los conceptos antes transcritos es la “autorización” otorgada a una persona para llevar a cabo una conducta determinada; en este caso, dicha conducta autorizada estaría relacionada con un derecho de propiedad intelectual.

El análisis de la licencia que a continuación se presenta se llevará a cabo sobre la base del anterior elemento común, y en las disposiciones de nuestros ordenamientos legislativos.

II. LA LICENCIA COMO NEGOCIO JURÍDICO

La doctrina⁸ ha definido al negocio jurídico como la manifestación o declaración externa de voluntad de la que nacen, se transmiten, modifican o extinguen derechos y obligaciones regulados por el derecho, emanando sus consecuencias jurídicas primordialmente de la voluntad de las partes. Se trata de una especie del género acto jurídico.

Ahora bien, los negocios jurídicos pueden originarse de manifestaciones unilaterales o bilaterales de voluntad. Ejemplo de un negocio jurídico emanado de una manifestación unilateral de voluntad es el testamento, mientras que el típico ejemplo de un negocio jurídico bilateral, en el que existe una concurrencia de voluntades, es el contrato.

Parece obvio que la licencia es un negocio jurídico. Se trata de una manifestación externa de la voluntad por virtud de la cual nacen y se transmiten derechos y obligaciones dentro de un ordenamiento legal, siendo dichos efectos jurídicos consecuencia de la voluntad expresada.

Sin embargo, hay que determinar si la licencia es un negocio jurídico bilateral, es decir un contrato, o si por el contrario, estamos ante un negocio jurídico unilateral. ¿Será esencial la concurrencia de voluntades para la existencia de la licencia, o sólo se requiere la declaración unilateral de voluntad de una persona para su perfeccionamiento?

Para dar respuesta, hay que revisar las normas legislativas que regulan específicamente la licencia contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la Ley Federal de Variedades Vegetales.

El primer párrafo del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece:

Art. 30.- El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, conforme a lo establecido por esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. En ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la determinarán los tribunales competentes.

Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente, por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho.

La anterior disposición poco nos dice sobre la naturaleza bilateral o unilateral del negocio jurídico denominado licencia. Si bien es cierto que el numeral en cuestión menciona negocios jurídicos bilaterales como lo son los contratos y los convenios, lo hace en referencia a las transmisiones de derechos patrimoniales de autor, y no a las licencias, las cuales son tratadas aparte.

Por lo que hace a las reservas de derechos, si bien la Ley Federal del Derecho de Autor no prevé expresamente la posibilidad de otorgar licencias sobre esta figura jurídica, el artículo 181 de la Ley sí contempla que su titularidad sea transmitida. Atendiendo al principio de que quien puede lo más, puede lo menos, me parece que no hay obstáculo para afirmar que las reservas de derechos pueden ser objeto de licencia, aunque ciertamente no habría fundamento para sostener que dicha licencia sería inscribible en el Instituto Nacional del Derecho de Autor para surtir efectos frente a terceros adquirentes de buena fe. En este mismo orden de ideas, la ley autoral mexicana no nos proporciona elementos para aseverar que la licencia que tiene por objeto una reserva de derechos es un negocio jurídico bilateral o unilateral.

A diferencia de la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial es clara respecto a la naturaleza bilateral que le atribuye a la licencia. En efecto, los artículos 63 y 136 de esa Ley establecen que los titulares de patentes, registros de marcas (y por analogía los titulares de registros de diseños industriales, modelos de utilidad, circuitos integrados y avisos comerciales) podrán otorgar mediante convenio licencia para el uso de sus derechos:

Art. 63. El titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación…

Art. 136. El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca.

Los dos artículos en comento señalan clara y expresamente que la licencia es un negocio jurídico bilateral, al mencionar que se trata de un convenio, aunque lo técnicamente correcto sería señalar que estamos ante un contrato. Como quiera que sea, la Ley de la Propiedad Industrial no deja lugar a dudas respecto a la naturaleza bilateral del negocio jurídico denominado licencia cuando tiene por objeto patentes y demás registros reconocidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

En cambio, el artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial, referente a secretos industriales, si bien contempla la posibilidad de que el poseedor del secreto industrial autorice a un tercero su uso, omite precisar si dicha autorización debe ser contractual.

Art. 84.- La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Los convenios que menciona el segundo párrafo del artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial son contratos de prestación de servicios por los que se brinda asistencia técnica y capacitación, no propiamente licencias de secretos industrial. Sin embargo, es posible deducir de esta disposición que los contratos de asistencia técnica pueden contener de forma accesoria licencias de secretos industriales, las cuales tendrán naturaleza contractual, y por lo tanto se trata de negocios jurídicos bilaterales.

La Ley Federal de Variedades Vegetales también contempla el otorgamiento de autorizaciones, para que terceros exploten los derechos emanados del título de obtentor, aunque no las denomina licencias:

Art. 4º.- Los derechos que esta ley otorga a los obtentores de variedades vegetales son los siguientes:

…

II. Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Estos derechos tendrán una duración de…

Del texto de la fracción II del artículo 4º de la Ley Federal de Variedades Vegetales se puede desprender que también este ordenamiento considera a la licencia como un negocio jurídico bilateral, específicamente un contrato, toda vez que exige la existencia de consentimiento para que un tercero pueda explotar los derechos sobre las variedades vegetales, y el consentimiento implica concurrencia de voluntades.

Es cierto que la Ley de la Propiedad Industrial establece las llamadas licencias obligatorias y de utilidad pública y la Ley Federal de Variedades Vegetales la licencia de emergencia, pero estas figuras merecerían un estudio aparte, toda vez que en su celebración es ajena a la voluntad del titular de los derechos de propiedad intelectual involucrados.

De la misma forma, y como se advirtió al inicio de este texto, la Ley de la Propiedad Industrial prevé la celebración de licencias respecto a invenciones y marcas que se encuentran en trámite. Sin embargo, este tipo de contratos, al tener como objeto un bien inmaterial respecto del cual no se ha constituido aún derecho de exclusividad alguno, presenta características únicas que merecen tratarse en un estudio aparte.

En mi opinión, el hecho que la naturaleza bilateral del negocio jurídico denominado licencia no se desprenda claramente del texto de la Ley Federal del Derecho de Autor o de la Ley de la Propiedad Industrial por lo que respecta a los secretos industriales, no significa que la naturaleza de dichos actos sea diferente de la de los previstos en la Ley Federal de Variedades Vegetales y Ley de la Propiedad Industrial para la patente y demás registros.

Suponer que la licencia de derechos de autor o de secretos industriales puede nacer de una declaración unilateral de voluntad implicaría el aceptar la existencia de obligaciones a cargo del titular del derecho, sin la presencia de un sujeto acreedor, el licenciatario en este caso. En ausencia de un sujeto que válidamente pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones del licenciatario, la manifestación de voluntad no produce vínculo jurídico alguno.

El vínculo jurídico es un elemento esencial de la obligación⁹. Si de la manifestación unilateral de voluntad cuyo contenido es autorizar el uso de un derecho de propiedad intelectual, no nace vínculo jurídico, y por tanto ninguna obligación, debe concluirse que dicha manifestación unilateral de voluntad es insuficiente, por sí sola, para el perfeccionamiento de la licencia.

Por lo tanto, soy de la opinión que para el nacimiento de la licencia, es necesario el concurso de voluntades; es decir, el consentimiento, por lo que debe considerarse que la licencia es un negocio jurídico bilateral, y específicamente un contrato, por lo que el resto del desarrollo de este estudio tendrá como objeto analizar la licencia como un contrato. En este contrato, el titular de los derechos de propiedad intelectual es denominado licenciante y el autorizado es denominado licenciatario.

III. EL CONTRATO DE LICENCIA

A. Clasificación

Las clasificaciones tienden a ser arbitrarias. Se guían por presupuestos que varían de autor a autor. En este apartado se mencionarán sólo algunas de las más usuales, sin que con ello se pretenda agotar el tema.

1. La licencia es un contrato bilateral, es decir, tanto el licenciatario como el licenciante adquieren derechos y obligaciones.

Además, el contrato de licencia puede considerarse sinalagmático si “las obligaciones que nacen a cargo de una y otra parte tienen una interdependencia recíproca”¹⁰. La interdependencia de las obligaciones que nacen del contrato parece propia de la naturaleza de la licencia, pero no lo considero una característica esencial de la licencia.

2. Es un contrato conmutativo, toda vez que “las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause éste”¹¹.

3. Respecto a la clasificación que hace el Código Civil con relación al beneficio económico contenido en el artículo 1837, no es posible afirmar categóricamente que la licencia sea un contrato oneroso o gratuito.

Por regla general, la onerosidad o gratuidad de la licencia depende única y exclusivamente de la voluntad de las partes, y no de la esencia del contrato.

Desde luego, no puedo ignorar que la doctrina le da enorme relevancia a la existencia de una contraprestación de parte del licenciatario. Tampoco podemos perder de vista que la licencia reviste, por regla general, carácter mercantil. En consecuencia, parecería adecuado afirmar que la licencia es un contrato por naturaleza oneroso. El problema que veo en sostener la naturaleza –que no esencia- onerosa del contrato de licencia es que en ausencia de estipulación expresa entre las partes, no contamos con una norma que supla el silencio de los contratantes para establecer la existencia de una contraprestación.

Cabe destacar que en materia de derechos de autor, la Ley Federal del Derecho de Autor exige que la cesión de derechos patrimoniales de autor sea siempre onerosa, pero no indica nada con relación a la licencia, por lo que sostengo que la licencia de derechos de propiedad intelectual puede ser onerosa o gratuita, según lo estipulen las partes que intervienen, y si las partes no manifiestan nada acerca de la contraprestación, el contrato será gratuito.

4. Es un contrato atípico y nominado. Si bien recibe una denominación específica en varias de las leyes que hemos mencionado, la regulación del negocio en la legislación resulta insuficiente para establecer que existe una verdadera “disciplina en la legislación respecto a la relación de Derecho Privado entre los particulares que contratan”¹².

Cabe señalar que la Ley Federal de Variedades Vegetales no usa el término licencia, y en materia de Propiedad Industrial, la ley tampoco denomina licencia a la autorización de uso que otorga el titular de un secreto industrial a un tercero.

5. Es un contrato consensual por regla general. En la mayoría de los casos de licencia, el contrato no requiere de formalidad alguna para su validez, perfeccionándose con el mero acuerdo de voluntades.

Existen tres excepciones:

a) El contrato de licencia sobre derechos patrimoniales de autor, el cual es formal, toda vez que el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor dispone que siempre deberá constar por escrito.

b) También debe considerarse formal el contrato de licencia sobre variedades vegetales, el cual, además debe constar en documento otorgado ante fedatario público, de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

c) El contrato de franquicia debe constar también por escrito, conforme el artículo 142 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que la licencia de uso de marca integrada a dicho contrato complejo también deben constar por escrito.

Desde luego es frecuente que los contratos de licencia se hagan constar por escrito, pero dicha forma escrita tiene una finalidad probatoria nada más, sin constituir un elemento de validez del negocio jurídico, con las tres excepciones antes apuntadas.

Por otra parte, la inscripción de los contratos de licencia establecido en la Ley de la Propiedad Industrial para el caso de las patentes y los registros, y que presupone la existencia de un documento escrito, tiene como objeto que el negocio jurídico surta efectos ante terceros. Sin embargo, la falta de inscripción de ninguna manera afecta la validez intrínseca del contrato, tal y como se desprende de lo establecido en los artículos 63 y 136 de la Ley de la Propiedad Industrial. La inscripción de la licencia en el Registro Público del Derecho de Autor tiene como propósito el otorgar publicidad al acto, pero no es un requisito formal de validez de la licencia.

6. Es un contrato principal por lo general, en contrapartida de los contratos preparatorios y accesorios, toda vez “que puede existir en sí y tiene fin propio independiente de los demás”¹³.

Lo anterior desde luego no excluye la posibilidad de que la licencia forme parte de un contrato complejo (franquicia), o incluso que se configure como accesorio a otro que para las partes sea el principal (distribución con una licencia subordinada a la existencia de la primera relación), pero ello no afecta la naturaleza principal del contrato.

7. Por regla general, se trata de un contrato mercantil, y excepcionalmente civil.

Los contratos de licencia que tengan como objeto derechos patrimoniales de autor y reservas de derechos¹⁴, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales¹⁵, secretos industriales¹⁶ y variedades vegetales¹⁷ son contratos mercantiles, independientemente de la calidad de las partes contratantes. Los contratos de licencia que tengan por objeto secretos industriales, patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales y circuitos integrados serán civiles o mercantiles, dependiendo de la calidad de los sujetos que intervengan. Cuando uno de ellos sea comerciante (en el sentido más amplio del término), el contrato será mercantil¹⁸, circunstancia que sin duda debe ser la más frecuente.

El interés por precisar el carácter mercantil o civil del contrato de licencia no es puramente teórico. Las disposiciones supletorias pueden variar, y por ende las obligaciones de los contratantes, dependiendo de si la licencia es mercantil (se aplica supletoriamente el Código de Comercio y luego el Código Civil Federal) o civil (se aplica supletoriamente el código civil local que corresponda), así como la vía y el tribunal competente para resolver controversias.

8. Es un contrato de tracto sucesivoen atención a que los efectos del contrato no se agotan en una prestación única sino que se desenvuelven en prestaciones duraderas en el tiempo¹⁹.

9. Es un contrato intuitu personae, en particular tratándose del licenciatario, toda vez que éste no puede sublicenciar el derecho de propiedad intelectual ni ceder los derechos derivados del contrato de licencia, aplicando por analogía las disposiciones contenidas en el Código Civil respecto del arrendamiento²⁰ y comodato²¹.

B. Negocios jurídicos análogos

1. Mandato. El contrato de licencia se distingue del de mandato primordialmente en que el licenciatario actúa y usa el derecho de propiedad intelectual licenciado por su propia cuenta, y no en nombre y representación del licenciante. Las obligaciones que contrae el licenciatario con terceros como usuario del derecho de propiedad intelectual no obligan directamente al licenciante.

2. Sociedad. El contrato de licencia se distingue del de sociedad en que el contrato de licencia no crea una persona jurídica nueva distinta del licenciante y del licenciatario, ni tampoco hay una aportación conjunta de bienes y servicios para la realización de una finalidad común.

3. Usufructo. El contrato por virtud del cual se establece un usufructo es generador derechos real, mientras que de la licencia únicamente emanan derechos personales a favor de las partes.

4. Arrendamiento. Probablemente, el contrato que más de asemeja a la licencia onerosa es el arrendamiento. El maestro Lozano Noriega acepta abiertamente la existencia del arrendamiento de derechos y bienes incorpóreos, incluyendo expresamente el arrendamiento de patente²².

Una diferencia insuperable entre los contratos de arrendamiento y licencia es que el contrato de arrendamiento es esencialmente oneroso, es decir, siempre debe pactarse una contraprestación cierta y determinada o determinable a cambio del otorgamiento del uso y disfrute del bien objeto del contrato, mientras que en la licencia dicha contraprestación no es esencial al contrato.

Las normas relativas al contrato de arrendamiento fueron elaboradas teniendo en mente bienes corpóreos, mientras que los derechos de propiedad intelectual son inmateriales. En el caso del arrendamiento parece imposible suponer la existencia de un arrendamiento del mismo bien de forma simultánea en favor de dos personas diferentes, mientras que en el caso de la licencia dicha posibilidad es plenamente aceptable.

Sin embargo, la semejanza estructural entre el contrato de licencia onerosa y arrendamiento es tal, que con frecuencia recurriré a las disposiciones establecidas en el Código Civil para el contrato de arrendamiento de bienes muebles²³ para aplicarlas a la licencia onerosa, en particular lo relativo a las obligaciones de las partes contratantes en el caso de licencias onerosas, de conformidad con los artículos 1858 y 1859 del Código Civil.

En congruencia con lo anterior, las normas aplicables al comodato deben aplicarse a la licencia gratuita para determinar las obligaciones entre las partes, pero ciertamente la licencia gratuita no se identifica con el comodato civil.

5. Licencia obligatoria y licencia de utilidad pública. La Ley de la Propiedad Industrial establece las figuras de la licencia obligatoria y la licencia de utilidad pública, por la que el Estado autoriza a una persona, bajo circunstancias muy precisas, la explotación de una invención patentada por un tercero, sin que dicho tercero titular de la patente haya manifestado su voluntad para el nacimiento de la licencia.

Por otro lado, la Ley Federal de Variedades Vegetales prevé la figura de la licencia de emergencia, análoga a la de utilidad pública, por la que el Estado autoriza a una persona, bajo ciertas condiciones, la explotación de una variedad vegetal sin la voluntad del obtentor.

No es el propósito de este estudio llevar a cabo un análisis profundo de las licencias obligatorias, de utilidad pública y de emergencia. Las licencias obligatorias, de emergencia y de utilidad pública no son en realidad un contrato, sino un acto administrativo, dada la intervención que tiene el Estado, en su carácter de sujeto de derecho público. Por lo tanto, si la licencia obligatoria, de utilidad pública y de emergencia no es contrato, se trata de un acto jurídico muy distinto de la licencia analizada en este texto.

Conviene llamar la atención sobre el artículo 74 de la Ley de la Propiedad Industrial, que distingue entre las licencias contractuales y las obligatorias, lo cual refuerza la afirmación que la licencia obligatoria no es un contrato, sino que se trata de un acto de naturaleza distinta a la licencia objeto de este estudio:

Art. 74.- A petición del titular de la patente o de la persona que goce de la licencia obligatoria, las condiciones de ésta podrán ser modificadas por el Instituto cuando lo justifiquen causas supervenientes y, en particular, cuando el titular de la patente haya concedido licencias contractuales más favorables que la licencia obligatoria. El Instituto resolverá sobre la modificación de las condiciones de la licencia obligatoria, previa audiencia de las partes.

6. Franquicia. El contrato de franquicia tiene una vinculación importante con el contrato de licencia, pero no deben confundirse. Arce Gargollo afirma que el contrato de franquicia es aquel por el que el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de bienes o servicios, en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de marca(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los resultados de la operación de la negociación²⁴.

La Ley de la Propiedad Industrial señala que en el contrato de franquicia existe una licencia de marca por escrito y además se transmiten conocimientos técnico o se da asistencia técnica al usuario para que se produzcan, venda y ofrezcan productos o servicios de forma uniforme y usando los métodos proporcionados por el licenciante²⁵.

El contrato de franquicia es complejo. Si bien la franquicia supone el otorgamiento de una licencia, también implica la prestación de servicios de asistencia técnica con la finalidad de que el franquiciatario venda algún producto y/o servicio de acuerdo a los lineamientos señalados por el franquiciante a través una negociación comercial del franquiciatario

El contrato de licencia puede existir independientemente de que se celebre también un contrato de franquicia. En la franquicia, la licencia es integrante del negocio jurídico, sin que por ello se modifique la naturaleza principal de la licencia.

IV. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE LICENCIA

Como cualquier negocio jurídico, la licencia está compuesta por diversos elementos. Unos son los denominados elementos de existencia, sin los cuales el contrato simplemente no existe, y otros son los elementos de validez, de los cuales depende la eficacia del negocio jurídico. En este apartado se analizarán los elementos de existencia y algunos de los elementos de validez del contrato de licencia.

A. Elementos de existencia

Los elementos de existencia del contrato de licencia son el consentimiento y el objeto, de conformidad con el artículo 1794 del Código Civil:

Art. 1794.- Para la existencia del contrato se requiere:

I. Consentimiento;

II. Objeto que pueda ser materia del contrato.

1. El consentimiento

Respecto al consentimiento en el contrato de licencia no hay reglas especiales que se deban aplicar, es decir, deben seguirse lo establecido en la Teoría General de las Obligaciones.

El consentimiento no es otra cosa que el acuerdo de voluntades entre dos o más personas. El consentimiento debe, desde luego, exteriorizarse, y éste puede ser expreso o tácito²⁶.

Sin embargo, las reglas relativas al perfeccionamiento del consentimiento en el caso de contrato entre ausentes pueden variar, dependiendo que se trate de un contrato mercantil

o civil.

2. El objeto

El segundo elemento de existencia del contrato de licencia es el objeto que pueda ser materia del contrato. Desde un punto de vista doctrinal, el objeto directo de los contratos es la creación y transmisión de obligaciones, mientras que su objeto indirecto es una prestación de dar, hacer o no hacer. Este objeto indirecto del contrato es, a su vez, el objeto directo de la obligación, mientras que el objeto indirecto de la obligación es la cosa o hecho que el obligado debe entregar, hacer o abstenerse de hacer.

Precisamente nuestro Código Civil regula el objeto de los contratos a través del objeto indirecto de la obligación.

Para efectos de este estudio, y considerando que la licencia es, de acuerdo a las definiciones proporcionadas al inicio, un contrato por el cual una persona autoriza a otra el uso de un derecho de propiedad intelectual, el análisis de su objeto se llevará a cabo considerando que la licencia genera obligaciones de dar, siendo la cosa objeto de la obligación un derecho de propiedad intelectual. Lo anterior con la reserva de examinar posteriormente con mayor detalle las obligaciones de cada una de las partes.

De acuerdo con el artículo 1825 del Código Civil, tratándose de obligaciones de dar, la cosa objeto del contrato debe revestir tres requisitos:

Art. 1825.- La cosa objeto del contrato debe: 1° Existir en la naturaleza; 2° Ser determinada o determinable en cuanto a su especie; 3° Estar en el comercio.

En el caso de la licencia, la cosa objeto del contrato es un derecho de propiedad intelectual. Aquí se presenta el primer problema: una de las características de los derechos propiedad intelectual es que carecen de existencia material, es decir, se trata de bienes incorpóreos.

Para que una cosa pueda ser objeto de un contrato debe existir en la naturaleza, o cuando menos debe poder existir. Si los derechos de propiedad intelectual son bienes incorpóreos, ¿existen en la naturaleza? La conclusión lógica derivada de una respuesta negativa sería que los derechos de propiedad intelectual no pueden ser objeto de un contrato al no satisfacer el primer requisito establecido por la legislación, lo cual sería absurdo.

Si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual son en sí mismos incorpóreos, también es cierto que tienen una existencia o expresión material, como lo son el libro que contiene la obra literaria, la etiqueta que incorpora la marca registrada o el producto emanado de una invención patentada. Los derechos de propiedad intelectual no se agotan con su expresión material, ni el contrato de licencia se limita a dichas expresiones materiales, pero por otro lado, es innegable que los derechos de propiedad intelectual existen o pueden llegar a existir en el mundo físico a través de sus manifestaciones corpóreas, y en tal virtud existen en la naturaleza.

Un derecho de propiedad intelectual que careciera de una manifestación física no podría ser objeto de un contrato.

La cosa objeto de los contratos debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Este requisito también es aplicable tratándose del contrato de licencia.

No se puede otorgar una licencia simplemente sobre “propiedad intelectual”, sobre “marcas” o sobre “una patente”, porque el objeto no estaría determinado, ni sería determinable; en este caso se trataría de un contrato inexistente por falta de objeto. En cambio, es posible celebrar un contrato de licencia respecto de cierto derecho de propiedad intelectual individualmente determinado, e incluso licenciar la totalidad de los derechos de propiedad intelectual de una cierta persona y sin mayores precisiones, en atención a que la cosa objeto estaría determinado o sería, cuando menos, determinable en un momento dado.

Por lo que hace a que la cosa objeto del contrato esté en el comercio, debe atenderse lo dispuesto por el artículo 748 y 749 del Código Civil:

Art. 748.- Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de ley.

Art. 749.- Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular.

En el caso de los derechos de propiedad intelectual, éstos son excluidos del comercio cuando caen en el dominio público. La consecuencia de que un derecho de propiedad intelectual (entendiéndose por derechos de propiedad intelectual aquéllos que así fueron definidos al inicio de este trabajo) caiga en el dominio público es que el derecho en cuestión se extingue y es irreductible a propiedad particular.

También están fuera del comercio los derechos personalísimos, también denominados morales, que los derechos de propiedad intelectual generan a favor de los autores e inventores, como es el derecho a ser reconocido como inventor o autor de una determinada obra o invención, entre otros.

En el caso concreto de las marcas y otros signos distintivos, su registro es renovable un número indefinido de veces. Si el registro caduca por falta de renovación, el derecho se extingue y no puede ser objeto de propiedad particular. Si posteriormente el mismo signo distintivo se registra de nueva cuenta, nacerá un derecho a su uso exclusivo, pero de ninguna manera se debe entender que el derecho previamente extinto ha renacido, al menos desde un punto de vista técnico-jurídico.

En general, todos los derechos de propiedad intelectual de contenido patrimonial están en el comercio, y por lo tanto, pueden ser objeto de un contrato.

Ahora bien la doctrina distingue tres tipos de obligaciones de dar²⁷:

a) Obligaciones traslativas de dominio.

b) Obligaciones traslativas de uso.

c) Obligaciones de restitución de cosa ajena.

d) Obligaciones de pago de cosa debida.

El Código Civil recoge la anterior clasificación en su artículo 2011:

Art. 2011.- La prestación de cosa puede consistir:

I. En la traslación de dominio de cosa cierta;

II. En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta;

III. En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida.

En el caso de la licencia, estamos ante la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 2011 del Código Civil, y aquí se incorpora a este estudio un elemento fundamental: la traslación temporal del uso o goce de un bien.

Si nos atenemos a las definiciones proporcionadas al inicio del estudio, pareciera que el objeto del contrato de licencia es la autorización del uso de un derecho de propiedad intelectual. Esto no es así; la autorización, o mejor dicho, la facultad de una de las partes para usar un derecho de propiedad intelectual perteneciente a la otra parte es un efecto del contrato de licencia, pero no el objeto del mismo.

En mi opinión, el objeto del contrato de licencia es la transmisión temporal del uso y goce de un derecho de propiedad intelectual.

Sin embargo, dada la naturaleza inmaterial del objeto del contrato de licencia, la transmisión temporal del uso y goce del derecho de propiedad intelectual no priva al licenciante del derecho a usar y gozar por su cuenta del derecho licenciado o incluso celebrar otros contratos de licencia con terceros respecto del mismo derecho, a menos que se haya pactado expresamente algún tipo de exclusividad a favor del licenciatario. Esta es una diferencia fundamental con el arrendamiento y el comodato que distingue a la licencia de aquellos.

Es importante hacer énfasis en la temporalidad de la transmisión del uso y goce del derecho de propiedad intelectual que, en mi opinión, caracteriza el contrato de licencia. Soy de la idea que el contrato podrá ser de plazo indeterminado, pero no perpetuo ni indefinido.

B. Elementos de validez

Como en cualquier contrato, los elementos de validez del contrato de licencia son la capacidad, la forma, la ausencia de vicios del consentimiento, y la licitud en el objeto, motivo o fin del negocio jurídico.

La falta de forma establecida en la ley, la presencia de un vicio del consentimiento (error, dolo, mala fe, violencia), la lesión y la incapacidad de cualquiera de las partes, produce la nulidad relativa del contrato de licencia, según dispone el artículo 2228 del Código Civil, mientras que la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del contrato produce la nulidad, absoluta o relativa según sea el caso, del negocio jurídico, de conformidad con el artículo 2225 del Código Civil.

En el caso del contrato de licencia, únicamente haré referencia a las reglas especiales relativas a la capacidad de los contratantes y la forma que debe revestir el contrato de licencia, aclarando que si la licencia tiene carácter mercantil, la lesión no causa de ineficacia del contrato.

1. La capacidad

En primer lugar debe distinguirse la capacidad de goce de la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud que toda persona tiene para ser titular de derechos y obligaciones²⁸, mientras que la capacidad de ejercicio se define como la aptitud que tienen determinadas personas para hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones por sí mismas.

En principio, todas las personas tienen capacidad de goce, no así de ejercicio. Los menores de edad, las personas sujetas a interdicción y las personas morales pueden ser titulares de derechos y obligaciones, pero el ejercicio de tales derechos y el cumplimiento de sus obligaciones debe efectuarse a través de un representante.

En materia contractual, son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley²⁹.

En el contrato de licencia, además de la capacidad general para contratar, el licenciatario requiere de legitimación, es decir, de la facultad para disponer del derecho de propiedad intelectual materia del contrato.

La regla general es que el titular del derecho de propiedad intelectual goza de legitimación para celebrar un contrato de licencia, pero dicha legitimación también la pueden tener personas distintas al titular. El caso típico de una persona, diferente del titular, legitimada para licenciar un derecho de propiedad intelectual lo constituye el licenciatario facultado para sublicenciar a terceros.

Un caso muy particular en esta materia es el de las Sociedades de Gestión Colectiva reguladas por el Título IX de la Ley Federal del derecho de Autor.

El artículo 192 de la Ley Federal del Derecho de Autor señala que las sociedades de gestión colectiva tienen por objeto proteger a autores y titulares de derechos conexos tanto nacionales como extranjeros, así como recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por conceptos de derechos de autor o derechos conexos se generen a su favor. El artículo 197 de esa misma ley establece que los miembros de una sociedad de gestión colectiva cuando opten porque la sociedad sea la que realice los cobros a su nombre deberán otorgar a ésta un poder general para pleitos y cobranzas.

El mandato es un contrato civil intuitu personae en el que ordinariamente el mandatario es una persona física, ya que las personas morales están incapacitadas para celebrar por sí mismas los actos jurídicos que se les encomienda con el mandato. Sin embargo, la Ley Federal del Derecho de Autor permite el otorgar poderes a una persona moral que, por su propia naturaleza, es incapaz de ejercitarlo por sí. Si el mandatario no facultó expresamente a la sociedad de gestión colectiva para encomendar a un tercero el ejercicio del poder que se le confirió, no hay forma para que la sociedad pueda ejercitar válidamente las facultades de representación que se le otorgaron, a menos que se acepte que la facultad de delegar el poder conferido puede otorgarse implícitamente, posición que no comparto pero que muchos colegas y notarios públicos sí sostienen.

2. La forma

Como se mencionó al momento de clasificar el contrato de licencia, no existe uniformidad de normas sobre las formalidades que debe revestir el negocio. La forma exigible para la validez de la licencia depende del derecho de propiedad intelectual objeto del contrato.

El contrato de licencia que tenga como objeto la transmisión temporal del uso y goce de una patente, un registro de modelo de utilidad, de diseño industrial, de modelo de utilidad, de esquema de trazado de circuitos integrados, de marca, de aviso comercial o de secreto industrial es consensual, y se perfecciona con el mero acuerdo de voluntades.

Lo aconsejable es que los contratos de licencia relacionados con patentes y registros de modelo de utilidad, de diseño industrial, de modelo de utilidad, de esquema de trazado de circuitos integrados, de marca, de aviso comercial y de secretos industriales se celebren por escrito. Sin embargo, insisto que el documento escrito tiene una finalidad meramente probatoria, sin constituir por ello un elemento de validez del negocio jurídico.

En el mismo orden de ideas, la inscripción del contrato de licencia ante la autoridad administrativa no es una formalidad necesaria para la validez del acto, dado que la finalidad que se persigue con dicha inscripción es dar publicidad a la licencia, que el contrato de surta efectos ante terceros (entiendo yo que terceros adquirentes de buena fe) y que el uso de la marca por parte del licenciatario inscrito se entienda como efectuado por el titular del derecho, para efectos de la conservación del registro³⁰.

No obstante lo anterior, cuando la licencia de un derecho de propiedad industrial como los arriba transcritos se encuentre integrado en un contrato de franquicia, es necesario que conste por escrito, según lo dispone el artículo 142 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

El contrato de licencia relativo a derechos patrimoniales de autor debe celebrarse por escrito, según dispone el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El contrato de licencia que tenga por objeto los derechos derivados del título de obtentor de una variedad vegetal debe celebrarse ante un fedatario público, en términos del artículo 41 del Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Tanto el contrato de licencia sobre derechos patrimoniales de autor como el contrato de licencia respecto de los derechos emanados del título de obtentor de una variedad vegetal pueden inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor o en el Registro Nacional de Variedades Vegetales, según sea el caso, teniendo dicho registro efectos declarativos³¹ para que el contrato surta efectos ante terceros (terceros adquirentes de buena fe, en mi opinión).

El último párrafo del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor sanciona la falta de formalidad en el contrato de licencia que tenga por objeto derechos patrimoniales de autor con la nulidad de pleno derecho.

V. Definición Propuesta

Una vez analizados brevemente los elementos de existencia y validez del contrato de licencia, es posible proponer una definición general, con base únicamente en las características esenciales que lo distinguen de otros negocios jurídicos: El contrato de licencia es aquel por virtud del cual una persona llamada licenciante transmite temporalmente a otra llamada licenciatario, el uso y goce de un derecho de propiedad intelectual.

VI. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Para la determinación de las obligaciones de las partes, recurriré principalmente a la similitud estructural que, en mi opinión, tiene licencia con el arrendamiento y el comodato.

A. Obligaciones a cargo del licenciante

El licenciante tiene cuatro obligaciones básicas:

a) Transmitir el uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual.

b) Entregar el derecho de propiedad intelectual.

c) Conservar el derecho de propiedad intelectual.

d) Garantizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual.

e) Supervisar la calidad de los productos o servicios licenciadados.

a) Transmitir el uso y goce del derecho de propiedad intelectual

Esta es una obligación que nace cumplida una vez que se perfecciona el contrato. En efecto, dado que se trata de un bien incorpóreo, la consecuente transmisión del uso y goce del derecho de propiedad intelectual se verifica con el mero acuerdo de voluntades, de conformidad con el artículo 1796 del Código Civil, independientemente de que se trate de un contrato oneroso o gratuito.

b) Entregar el bien objeto del contrato de licencia

El licenciante está obligado a entregar el bien objeto de la licencia, de acuerdo con los artículos 2412, fracción I y 2459, del Código Civil, con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido.

En la mayoría de los casos, la entrega de un derecho de propiedad intelectual se hace de manera virtual, toda vez que se trata de bienes incorpóreos.

Sin embargo, la entrega virtualpodría ser insuficiente para considerar cumplida esta obligación, siendo necesario entregar también las manifestaciones materiales del derecho licenciado, de manera que el licenciatario pueda usarlo en los términos convenidos.

Por ejemplo, en el caso de una licencia de un secreto industrial, el licenciante debe entregar al licenciatario el documento en el que consta materialmente la información confidencial cuyo uso y goce se transmite; en el caso de la licencia sobre una obra musical, el licenciante deberá entregar al licenciatario el soporte material que contiene la obra licenciada, a fin de que ésta pueda ser usada en conforme lo pactado en el contrato respectivo.

c) Conservar el derecho de propiedad intelectual

La obligación a cargo del licenciante de conservar el derecho de propiedad intelectual nace únicamente en caso del contrato de licencia oneroso, salvo estipulación en contrario, siguiendo las normas establecidas para los contratos de arrendamiento y comodato.

Durante el plazo de vigencia del contrato de licencia onerosa, el licenciante está obligado a conservar el derecho de propiedad intelectual en condiciones de ser explotado por el licenciatario de conformidad
con lo acordado por las partes. Esta obligación es consecuencia lógica de la de transmitir el uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual al licenciatario a cambio de un precio, y encuentra fundamento en los artículos 1858 y 2412, fracción II, del Código Civil.

De esta forma, el licenciante debe defender la validez del derecho de propiedad intelectual frente a las acciones legales que pudieran ser ejercitadas por terceros que pudiesen tener como consecuencia la extinción del derecho, así como llevar a cabo todos los actos necesarios para la conservación del derecho licenciado, como lo sería el pago de las denominadas anualidades en el caso de las patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados.

La pérdida parcial del derecho de propiedad intelectual licenciado de forma onerosa, como sería el caso de la nulidad parcial de una patente, daría derecho al licenciatario a exigir un ajuste en la contraprestación que se obligó a pagar a cambio de la transmisión del uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual o la rescisión del contrato de licencia y el pago de los daños y perjuicios que sufra, de conformidad con los artículos 2420 y 2490, fracción I, del Código Civil.

En el caso particular de las marcas y avisos comerciales, cuyo registro es renovable un número ilimitado de ocasiones, el licenciante estará obligado a llevar a cabo la renovación correspondiente, en caso de que la duración del contrato de licencia onerosa sea mayor al período restante de vigencia del registro correspondiente. El incumplimiento por parte del licenciante de esta obligación dará derecho al licenciatario a demandar la rescisión del contrato o su cumplimiento forzoso si éste fuera posible y el pago de daños y perjuicios.

d) Garantizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual

Al igual que en la obligación anteriormente descrita, la obligación a cargo del licenciante de garantizar su uso y goce nacen únicamente en caso del contrato de licencia oneroso, salvo estipulación en contrario en el caso de la licencia gratuita.

Siguiendo lo expuesto por el maestro Sánchez Medal cuando analiza el contrato de arrendamiento, el cual, reitero, presenta importantes similitudes estructurales con el contrato de licencia onerosa, la obligación de garantizar el uso y goce del bien es una obligación compleja, compuesta a su vez por tres obligaciones:

1. Abstenerse de estorbar u obstaculizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual.

El licenciante está obligado a abstenerse de toda clase de perturbaciones, de hecho o de derecho³² que pueda impedir al licenciatario el uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado, en los términos convenidos por las partes en el contrato correspondiente.

Esta obligación, prevista en el artículo 2412, fracción III, del Código Civil, aplicado por analogía, no es fácil de visualizar, dado que los derechos de propiedad intelectual son bienes incorpóreos. Puede considerarse difícil que el licenciante estorbe el uso y goce de un bien incorpóreo, de la misma forma en que un arrendador podría perturbar el uso y goce de un bien mueble arrendado, toda vez que el licenciante puede usar por sí el derecho licenciado, sin con ello estorbar o perturbar el uso a que tienen derecho el licenciatario.

Sin embargo, en el caso el contrato de licencia con cláusula de exclusividad, resulta clara la existencia de esta obligación y cómo se puede incumplir con ella.

En términos muy generales, la cláusula de exclusividad o pacto de exclusiva es una cláusula accesoria al contrato de licencia cuyo contenido consiste en “una obligación de no

recibir de terceros una determinada prestación, bien de no realizarla a favor de terceros o bien ambas obligaciones recíprocamente”³³.

En el caso del contrato de licencia, un ejemplo de pacto de exclusividad sería el del licenciante que se obliga a no usar el derecho de propiedad intelectual licenciado por sí y/o mediante terceros durante un plazo determinado, dentro del territorio materia de la exclusividad.

En caso de que el licenciante incumpla con la obligación derivada de la cláusula de exclusividad, dicho incumplimiento puede entenderse como un estorbo o perturbación del uso y goce convenidos del derecho de propiedad intelectual licenciado, y el licenciatario tendrá derecho a reclamar el pago de los daños y perjuicios que se le hubieren causado, en términos del último párrafo del artículo 2104 del Código Civil, o bien el pago de la pena convencional que se hubiera pactado.

Adicionalmente, si de la redacción del contrato se desprende que la exclusividad resultaba ser un elemento sustancial de la licencia, el incumplimiento de la obligación puede dar lugar a que el licenciatario reclame al licenciante el cumplimiento forzoso o la rescisión del contrato, y el pago de daños y perjuicios, de acuerdo con el artículo 1949 del Código Civil.

2. Garantizar el uso y goce pacífico del derecho de propiedad intelectual.

Esta obligación se manifiesta cuando existe una perturbación de derecho emanada de un tercero que priva al licenciatario, total o parcialmente, del uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado.

Entre las perturbaciones de derecho emanadas de terceros que privan total o parcialmente del uso y goce del derecho de propiedad intelectual al licenciatario se encuentra la declaración, administrativa de nulidad, caducidad o cancelación del derecho licenciado³⁴; la evicción del derecho de propiedad intelectual licenciado³⁵; que un tercero venza en juicio al licenciatario por haber, el licenciante, dado en licencia el mismo derecho de propiedad intelectual por separado a dos o más personas por el mismo tiempo violando un pacto de exclusividad³⁶; el remate judicial del derecho licenciado si el contrato de licencia no fue inscrito con la autoridad administrativa correspondiente con anterioridad al embargo del bien³⁷.

Cuando el licenciatario se vea privado total o parcialmente del uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado onerosamente, podrá demandar del licenciante la disminución de la contraprestación pactada, o bien, la rescisión del contrato, y el pago de los daños y perjuicios que se hayan causado, de acuerdo con los artículos 1949, 2106, 2107 y 2434 del Código Civil.

3. Responder de los vicios ocultos del derecho de propiedad intelectual.

El fundamento legal de esta obligación se encuentra en los artículos 2142 y 2142, fracción V, del Código Civil.

Los derechos de propiedad intelectual, al igual que los bienes corpóreos, pueden tener vicios que no son manifiestos ni se encuentran “a la vista”, mismos que pueden causar que el derecho de propiedad intelectual sea impropio para los usos a los que se destina o que disminuyan su uso, y que de haber sido del conocimiento del licenciatario, éste no habría celebrado el contrato o hubiese pactado una contraprestación menor.

Un ejemplo de vicio oculto en un derecho de propiedad intelectual sería el de una obra, de las que se enumera en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, respecto de la cual se celebra un contrato de licencia pero carece, parcial o totalmente, de originalidad. Concretizando, una obra musical compuesta de música y letra puede ser objeto de licencia para que un tercero la use y reproduzca; sin embargo si resulta que la música de dicha obra no es original, sino copia de una obra atribuible a otra persona, se tratará de una derecho de propiedad intelectual con un vicio oculto, en atención a que el vicio no era necesariamente manifiesto, y el licenciatario, de haber tenido conocimiento de dicha circunstancia, probablemente se hubiese abstenido de celebrar el contrato o habría pactado una contraprestación menor.

Otro caso de vicio oculto sería el de la patente que, si bien fue otorgada, carece de novedad en alguna de sus reivindicaciones, lo que sería causa de anulación total o parcial.

e) Supervisar la calidad de los productos o servicios licenciadados.

En realidad no se trata de una obligación contractual sino de una carga impuesta por el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial, que señala que los productos o servicios elaborados, vendidos o prestados por el licenciatario sean de la misma calidad que los que elabora, vende o presta el licenciante.

Sostengo que no es una obligación porque, a menos que el contrato de licencia  faculte al licenciatario a exigir esa conducta, no existe sujeto acreedor, no obstante la existencia de la norma legal. Por otro lado, aparentemente se trataría de una carga sólo del licenciatario, y sin embargo, soy de la opinión que se trata de una carga compartida: por un lado el licenciatario debe mantener determinados estándares de calidad en sus productos y servicios, y por el otro, el licenciante debe supervisar de forma efectiva dicha calidad. Si bien no existe sanción expresa en caso de incumplimiento de la norma, conforme la última fracción del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, la contravención de lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley puede derivar en una infracción administrativa.

B. Obligaciones a cargo del licenciatario

a) Pagar la contraprestación pactada.

Esta obligación a cargo del licenciatario únicamente tiene lugar cuando las partes pactan una prestación por la transmisión del derecho a usar y disfrutar el derecho de propiedad intelectual; en mi opinión, la contraprestación no es esencial al contrato de licencia.

En materia de derechos de autor, el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. A primera vista, pareciera que el contrato de licencia que tenga por objeto derechos patrimoniales de autor siempre debe ser oneroso.

Sin embargo, el último párrafo del citado artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor hace una distinción entre los actos, convenios y contratos por los que se transmiten derechos patrimoniales y las licencias. Si bien es cierto que el contrato de licencia tiene por objeto transmitir temporalmente el uso y goce de un derecho de propiedad intelectual, en este caso un derecho patrimonial de autor, los actos, convenios y contratos que transmiten derechos patrimoniales mencionados en el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor son aquellos en los que se transmite la titularidad del derecho, y no sólo el uso y goce; de otra forma, no habría manera de entender la distinción que hizo el legislador en el citado numeral.

Consecuentemente, la exigencia establecida en la ley para que se pacte una contraprestación a favor del titular de los derechos patrimoniales en los actos, convenios y contratos por los que se transmitan dichos derechos patrimoniales es aplicable únicamente cuando se trate de actos traslativos de la titularidad de los mencionados derechos patrimoniales.

La contraprestación por la transmisión del uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual, en caso de que se pacte, puede consistir en la entrega de una cantidad de dinero u otro bien determinado o determinable, y se denomina comúnmente regalía. Teóricamente, la contraprestación también podría consistir en una obligación de hacer, en atención a que no hay ninguna disposición que señale que ésta deba consistir en una obligación de dar.

El monto y características de la contraprestación quedan al arbitrio de las partes contratantes. La contraprestación a que se obliga el licenciatario debe ajustarse a las normas previstas por el Código Civil para las obligaciones de dar, o de hacer, según corresponda. Es decir, si la contraprestación pactada consiste en una conducta de dar, el bien que el licenciatario debe entregar deberá existir en la naturaleza, ser determinado o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio³⁸; si la contraprestación que se estipuló está constituida por una obligación de hacer, ésta deberá ser lícita y posible, tanto física como jurídicamente³⁹.

Si el contrato omite señalar el momento en que deba hacerse el pago de la contraprestación pactada, tratándose de obligaciones de dar, éste se deberá realizar por períodos vencidos, o al vencer el plazo, de conformidad con los artículos 2461 y 2462 del Código Civil. Si por el contrario, las partes convinieron en que la contraprestación consistiera en una obligación de hacer, el pago deberá efectuarse cuando así lo exija el licenciante, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación, según dispone el artículo 2080 del Código Civil.

Por otra parte, si las partes omitieron acordar el lugar en que se debía pagar la contraprestación estipulada, el pago se deberá efectuar en el domicilio del licenciatario, de acuerdo con los artículos 2082 y 2427 del Código Civil, salvo que la naturaleza de la obligación exija que el pago deba efectuarse en otro lugar, según señala el ya mencionado artículo 2082 del Código Civil.

La falta de pago otorga derecho al licenciante para exigir el cumplimiento forzoso de la obligación o la rescisión del contrato, y el pago de daños y perjuicios, según lo previenen los artículos 1949 y 2489, fracción I, del Código Civil.

b) Usar el derecho de propiedad intelectual de conformidad con lo pactado en el convenio de licencia.

El licenciatario no sólo tiene del derecho, sino también la obligación, de usar el derecho de propiedad intelectual objeto del convenio de licencia, debiendo realizarse conforme a lo establecido en el propio contrato.

Con frecuencia, los contratos de licencia contienen limitaciones en cuanto al uso del derecho de propiedad intelectual por parte del licenciatario que pueden referirse al territorio dentro del cual puede usarse el derecho, al número de obras o artículos que, incorporando el derecho de propiedad intelectual, puede o debe producir el licenciatario, o bien al tipo y características de los artículos y servicios respecto a los cuales se puede usar el derecho de propiedad intelectual licenciado.

De esa forma, el titular de una marca registrada que proteja toda clase de vestuario y calzado, podrá celebrar un contrato de licencia en la que se limite el uso de la marca por parte del licenciatario para identificar calcetines únicamente. En el mismo caso, el licenciatario podría estar obligado a que los productos que produzca estén compuestos de determinado material con ciertas características, y a no venderlos fuera del territorio acordado.

Al respecto, es necesario llamar la atención a la obligación para el licenciatario prevista en el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial, referente al uso de la marca:

Art. 139.- Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta Ley.

De esa forma, la conducta del licenciatario de una marca registrada estará regulada no sólo por las obligaciones de naturaleza contractual pactadas en el contrato de licencia, sino que además, la Ley de la Propiedad Industrial le impone ciertas obligaciones respecto a la calidad de los productos a los que se aplica la marca y a comunicar al público que la marca es usada por un licenciatario.

Puede ocurrir que el contrato de licencia omita establecer la obligación a cargo del licenciatario para que los servicios o productos que fabrique, venda o preste identificados con la marca licenciada, sean de la misma calidad que los que fabrica, vende o presta el licenciante (o quizá el licenciante no fabrique ni venda nada ni preste servicio alguno). En este caso, la disposición legal sigue exigiendo una conducta del licenciatario, pero a falta de estipulación contractual, habría que preguntarse si se trata de una verdadera obligación  (dada la ausencia de un sujeto acreedor) o más bien de una carga. En todo caso, el incumplimiento por parte del licenciatario a esta carga impuesta por el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial podría ser causa de infracción administrativa sancionable por la autoridad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad contractual que pudiese haber.

El artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor impone al licenciatario la obligación de señalar en las reproducciones que haga de la obra publicada las menciones Derechos Reservados o su abreviatura D.R., seguida del símbolo ©, el nombre completo del titular del derecho de autor, su dirección y el año de la primera publicación de la obra.

Adicionalmente, el licenciatario deberá poner “todos los medios necesarios” para la efectividad de la “explotación concedida”, según dispone el artículo 36 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

La ley no proporciona elementos para determinar cuándo se han puesto “todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida”, por lo que corresponderá al juez o árbitro decidir respecto del cumplimiento de esta obligación, tomando en consideración los usos y costumbres que resulten aplicables y cuya prueba queda, desde luego, a cargo de las partes interesadas.

c) Devolver el bien objeto del contrato de licencia.

Así como el licenciante tiene la obligación de entregar al licenciatario el bien objeto del contrato de licencia, realizándose dicha entrega de forma virtual en muchos casos dada la naturaleza de los bienes incorpóreos, de la misma manera el licenciatario debe entregar, de forma virtual en muchas ocasiones, el bien objeto del convenio una vez que la licencia termine por cualquier causa.

Sin embargo, el licenciatario deberá devolver al licenciante también los objetos materiales que contienen el derecho de propiedad intelectual licenciado. Un ejemplo claro de la obligación de este tipo de devolución se da en el caso de la licencia sobre secretos industriales, en el que la entrega virtual del bien objeto del convenio del licenciatario al licenciante es insuficiente, debiendo además devolverse a su titular los medios materiales en los que conste el secreto industrial.

Dada la naturaleza intangible de los derechos de propiedad intelectual, podría suponerse que la obligación de “devolver” el bien objeto de la licencia presenta dos aspectos: un hecho positivo, que es la devolución, ya sea virtual o real, del bien, y un hecho negativo, consistente en la obligación del licenciatario de abstenerse de continuar usando el derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, sólo el aspecto positivo de la obligación deriva realmente del contrato de licencia. Por regla general, el aspecto negativo de la obligación es consecuencia, no del contrato, sino de la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual y su oponibilidad erga omnes. Afirmo “por regla general”, ya que si bien soy de la idea que los derechos de propiedad intelectual son una especie de derecho real, los secretos industriales no participan de esta naturaleza, no son oponibles erga omnes y la protección que la ley les otorga siempre está vinculada a una relación de tipo contractual previamente existente.

En el caso concreto de los secretos industriales, además de las antes señaladas, el licenciatario tiene la obligación de abstenerse de divulgar a terceros el secreto industrial que fue materia de la licencia, aún después de la terminación del contrato de licencia, de conformidad con los artículos 84 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial.

VII. Temporalidad

Como ya se destacó anteriormente, el titular del derecho de propiedad intelectual objeto del contrato de licencia transmite al licenciatario de manera temporal el uso y goce del derecho. Una licencia otorgada de forma perpetua equivaldría a una obligación personal perpetua, lo cual es contrario al principio de que nadie puede obligarse para siempre.

Nuestra legislación no impone limitaciones en cuanto a la duración del contrato de licencia, quedando ésta a la voluntad de las partes, pudiendo éstas pactar un plazo de vigencia o una duración indeterminada. Sin embargo, cabe señalar que la regla es que los derechos de propiedad intelectual tienen una vigencia temporal limitada, por lo que si bien las partes están en libertad para acordar la duración del contrato de licencia, algunas de las obligaciones, principalmente por lo que hacen al licenciante, se ven necesariamente limitadas por el tiempo de vigencia que le reste al derecho licenciado.

Por ejemplo, las obligaciones del licenciante en un contrato de licencia que tenga por objeto una patente no podrá durar más de veinte años, toda vez que la patente se extingue precisamente en un plazo de veinte años contados a partir de la fecha en que se solicitó⁴⁰. Una vez transcurrido dicho plazo el objeto materia del contrato, las obligaciones del licenciante se extinguen.

Como excepción, las obligaciones a cargo del licenciante en el contrato de licencia que tenga por objeto un secreto industrial no necesariamente tendrán un plazo máximo fijado de antemano, ya que el secreto industrial nace y subsiste en tanto las condiciones de hecho que le dan origen se mantengan.

Respecto a las obligaciones del licenciatario, éstas no necesariamente van a terminar con la vigencia del derecho de propiedad industrial, o incluso con el vencimiento del plazo fijado para la licencia. Hay obligaciones que subsisten al cumplimiento del plazo de la licencia, como las de confidencialidad en el caso de la licencia.

En el caso de las marcas y avisos comerciales registrados, la temporalidad de las obligaciones a cargo de las partes opera de forma diferente. Los registros marcarios tienen una duración temporal limitada a diez años contados a partir de la fecha de solicitud, pero se trata de registros renovables por períodos iguales de tiempo. De esa forma, las partes pueden convenir que la licencia tenga una duración mayor a la vigencia del registro de marca, dado que éste se puede renovar. No obstante lo anterior, si las partes pactan una licencia por un plazo mayor a la vigencia de la marca, y el registro por cualquier causa no se renueva dentro de los términos dispuestos por la ley, el contrato quedará sin objeto y deberá darse por terminado, sin perjuicio de la responsabilidad del licenciante por el incumplimiento contractual que conllevaría esa situación.

Ahora bien, el hecho que el contrato de licencia transmita temporalmente el uso de un derecho de propiedad intelectual no excluye la posibilidad de que las partes le fijen una duración indeterminada, o incluso que no prevean plazo alguno, siendo que en este último caso también se deberá entender que el plazo de la licencia es indeterminado.

Si la licencia es de duración indeterminada, ya sea porque las partes así lo estipularon o porque no señalaron duración alguna, ni tampoco se expresó el uso a que el derecho de propiedad intelectual se destina, el licenciatario lo puede dar por terminado en cualquier momento y el licenciante después de cinco días de “entregado” el bien objeto del contrato en condiciones aptas de ser usado por el licenciatario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2460 del Código Civil:

Art. 2460.- Si en el contrato no se hubiese fijado plazo ni se hubiere expresado el uso a que la cosa se destina, el arrendatario será libre para devolverla cuando quiera, y el arrendador no podrá pedirla, sino después de cinco días de celebrado el contrato.

Al respecto es de llamar la atención lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de la Propiedad Industrial que señala que no se inscribirán los convenios que otorguen licencias cuya duración sea mayor a la de la patente o registro (de modelo de utilidad, diseño industrial o circuito integrado) de que se trate, o bien, cuando dicha patente o registro ya hubiese caducado:

Art. 66.- No se inscribirá la licencia cuando la patente o registro hubiesen caducado o la duración de aquélla sea mayor que su vigencia.

No deja de ser curiosa la disposición antes transcrita.

En primer lugar, es incompleta. Se entiende que la ley niegue la inscripción de licencias sobre patentes o registros caducos, pero no señala nada acerca de las patentes o registros declarados nulos. Sería absurdo suponer que la ley autorice la inscripción de licencias cuando la patente o registro hayan sido declarados nulos, pero ello no da motivo a que el legislador haya guardado silencio al respecto. Una expresión más adecuada hubiese sido no se inscribirá la licencia cuando los derechos emanados de la patente o registro se hubiesen extinguido.

Más curiosa aún es la prohibición para inscribir licencias cuya duración sea mayor a la patente o registro. Pareciera que el legislador supuso que permitir el registro de contratos de licencia de duración mayor que la patente o registro respectivos equivaldría a extender artificialmente la vigencia del derecho de propiedad industrial. Tal vez supuso que permitir la inscripción de este tipo de contratos sería tanto como aprobar que el licenciatario continuara obligado al pago de regalías, no obstante la extinción del derecho de propiedad intelectual licenciado.

Como quiera que sea, no es justificable la negativa a inscribir los contratos de licencia de vigencia mayor a la de la patente o registro correspondiente. La inscripción del contrato de licencia no tiene efectos constitutivos de derechos, sino meramente declarativos y de publicidad con respecto a terceros. La vigencia del contrato de licencia y sus efectos entre las partes contratantes son independientes de la inscripción ante la Administración, y ésta no puede modificarlos.

VIII. Terminación

En cuanto a la terminación del contrato de licencia sobre derechos de propiedad intelectual, no existen reglas especiales.

El contrato puede terminarse por acuerdo mutuo de las partes, por agotamiento del plazo de vigencia, o por la extinción del derecho de propiedad intelectual licenciado.

Respecto a este último caso, existen varias hipótesis en las cuales se extingue el derecho de propiedad intelectual licenciado, y como consecuencia de ello termina el contrato de licencia:

1. Vencimiento del plazo de vigencia de los derechos de propiedad intelectual no renovables (derechos patrimoniales de autor, patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, título de obtentor de una variedad vegetal).

2. Vencimiento del plazo de vigencia de los derechos de propiedad intelectual renovables, que no se hubiesen renovado en tiempo y forma (registros de marca y aviso comercial).

3. Divulgación pública de la información constitutiva del secreto industrial, o bien, que dejen de existir las condiciones de hecho que dan origen a la protección del secreto industrial.

4. Nulidad, caducidad o cancelación del derecho de propiedad intelectual licenciado, declarado por autoridad competente.

5. Declaratoria judicial que determine que el licenciante no es el titular del derecho de propiedad intelectual licenciado.

En materia de arrendamiento, el artículo 2483, fracción VI, del Código Civil prevé como causa de terminación del contrato la expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública. Esta causa de terminación es plenamente entendible tratándose del arrendamiento de bienes materiales, ya que la expropiación tendrá como efecto que el arrendatario se vea privado del uso y goce del bien. Sin embargo, en el caso de bienes incorpóreos, como los derechos de propiedad intelectual, la expropiación no implica necesariamente la privación del uso y goce del derecho licenciado, e incluso podría no implicar siquiera una modificación sustancial de las condiciones de uso del derecho licenciado pactadas en el contrato de licencia, si la licencia fue inscrita.

Por lo anterior, en este caso no es posible establecer una regla general respecto a si se trata de una causa de terminación del contrato de licencia, por lo que se tendría de revisa el caso concreto para determinar el efecto del decreto expropiatorio en el contrato de licencia y los derechos de las partes.

Otras causas de extinción de la relación jurídica contractual nacida de la licencia son la nulidad y la rescisión del contrato, así como la confusión de derechos entre el licenciante y el licenciatario, las cuales no son privativas de la licencia, sino comunes a la generalidad de los contratos.

Notas al pie.

1. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, 21ª. ed., 1992 Madrid, pp. 1254, 1255.

2. Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 12ª. ed., Editorial Heliasta, Buenos Aires, p. 199.

3. OMPI Glosario de Derechos de Autor y Derechos Conexos, World Intellectual Property Organization, Ginebra 1980, p. 145.

4. Primer on Electronic Commerce and Intellectual Property Issues, World Intellectual Property Organization, Ginebra, 2000, p. 8. (traducción libre)

5. Thomas B. Small, Trademark Licensing and Franchising, Les Nouvelles, Vol. XXXIV, No. 2, Junio 1999, pp. 64-69 (traducción libre).

6. Antonio Roncero Sánchez, El Contrato de Licencia de Marca, Civitas, 1999, p. 64.

7. Pilar Martín Aresti, La Licencia Contractual de Patente, Aranzadi, 1997, p. 54.

8. Ver Raúl Ortiz-Urquidi, Derecho Civil, 3ª. ed., Porrúa, 1986, p. 241 y Miguel Villoro Toranzo, Introducción al Estudio del Derecho, 8ª ed., Porrúa, 1988, p. 363.

9. El maestro Rojina Villegas define a la obligación como un vínculo jurídico por virtud del cual una persona denominada deudor, se encuentra constreñida jurídicamente a ejecutar algo a favor de otra persona, llamada acreedor.

10. Ramón Sánchez Medal, De los Contratos Civiles, 11ª. ed., Porrúa, 1991, México, p. 103.

11. Artículo 1836 del Código Civil Federal.

12. Javier Arce Gargollo, Contratos Mercantiles Atípicos, 5ª ed. Porrúa, 1998, p. 112.

13. Ramón Sánchez Medal, op. cit., p. 113.

14. El artículo 10 de la Ley Federal del de Autor establece: En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará la legislación mercantil, el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

15. Los signos distintivos se consideran, en sí mismos, como bienes mercantiles, y por lo tanto, los actos jurídicos que tienen por objeto cosas mercantiles se consideran también como mercantiles. Joaquín Garrigues (Curso de Derecho Mercantil) señala que la propiedad industrial, incluyendo en ella los derechos que tienen como objeto las invenciones industriales y los signos distintivos es parte integrante del patrimonio de la empresa, entendiendo por patrimonio de la empresa el conjunto de bienes que se ponen a disposición del empresario para que éste pueda desarrollar su actividad lucrativa. Por otro lado, Mantilla Molina (Derecho Mercantil) menciona que entre los elementos incorporales que constituyen la negociación mercantil se encuentran la propiedad industrial, incluyendo dentro de esta categoría a los signos distintivos.

16. Los secretos industriales, por definición, deben ser de aplicación industrial o comercial, por lo que se les puede considerar como bienes mercantiles por naturaleza.

17. El artículo 4°, fracción II, de la Ley Federal de Variedades Vegetales señala, primeramente, que el título de obtentor otorga el derecho a explotar la variedad vegetal de que se trate y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución y venta, y además para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Los términos producción y distribución parecen hacer referencia a una actividad mercantil, mientras que la alusión al comercio es muy clara cuando se señala el derecho a explotar la variedad vegetal y su material de propagación para la producción de variedades vegetales e híbridos.

18. El artículo 1050 del Código de Comercio señala que cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles.

19 Antonio Roncero Sánchez, op. cit. p. 104.

20 El artículo 2480 del Código Civil dispone que el arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo, ni en parte ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador; si lo hiciere, responderá solidariamente con el subarrendatario de los daños y perjuicios.

21. El artículo 2500 del Código Civil señala que sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso de la cosa entregada en comodato.

22. Francisco Lozano Noriega, Cuarto Curso de Derecho Civil Contratos, 5ª. ed., Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 1990, México, p. 197.

23. En mi opinión, los derechos de propiedad intelectual se consideran bienes muebles, en términos de los artículos 758 y 759 del Código Civil.

24. Javier Arce Gargollo, El Contrato de Franquicia, 4ª. ed., Themis, 1997, México, p. 39.

25. Artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial.

26. Artículo 1803 del Código Civil.

27. Rafael Rojina Villegas, Tratado de Derecho Civil Mexicano, Tomo V – I, 5ª ed., Porrúa, 1985, México, p. 291.

28. Raúl Ortiz-Urquidi, Derecho Civil, 3ª. ed., Porrúa, 1986, México, p. 297.

29. Artículo 1798 del Código Civil.

30. Diversas interpretaciones de los artículos 1708.9 del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y 19.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio del Tribunal Federa de Justicia Fiscal y Administrativa y de los Tribunales Colegiados de Circuito sostienen que ya no es necesario inscribir la licencia con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que el uso de la marca por parte del licenciatario se entienda como efectuado por el licenciante, para efectos de la defensa del registro de marca contra acciones de caducidad y de la renovación del registro marcario.

31. Artículos 162 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 34 de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

32. Ramón Sánchez Medal, op. cit. p. 240.

33. Puente Muñoz, citado por Javier Arce Gargollo, Contratos Mercantiles Atípicos, 5ª ed., Porrúa, 1998, México, p. 340.

34. Artículo 2431 del Código Civil. 31 Artículos 2434, 2459 y 2483, fracción VIII, del Código Civil.

35. Artículo 2446 del Código Civil.

36. Artículo 2495 del Código Civil.

37. Artículo 1825 del Código Civil.

38. Artículo 1826 del Código Civil.

39. Artículo 1827 del Código Civil.

40. Artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial.

La entrada Notas Sobre el Contrato de Licencia de Derechos de Propiedad Intelectual se publicó primero en Reyes Fenig.

Es de llamar la atención el creciente interés de los órganos juridiccionales en las marcas tridimensionales. En 2009, los tribunales colegiados Cuarto y Noveno del primer circuito en materia administrativa publicaron sendas tesis acerca de los requisitos de registrabilidad de este tipo de signos distintivos**. Por otro lado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual también publicó un precedente relacionado con los elementos reservables de las marcas tridimensionales***.

El tema de la registrabilidad de las formas tridimensionales ha sido objeto de continuo debate, no sólo en México, sino en todo el mundo. Por un lado, existe el interés de las empresas por obtener la protección como marca de la forma, no sólo de los empaques y envases que utilizan para contener sus productos, sino también de las mercancías mismas. Por otra parte, y especialmente por lo que hace a la forma de los productos, es evidente la existencia de una tendencia de las oficinas de marcas de diversos países, incluyendo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en evitar conceder derechos de marca sobre la forma de los productos cuándo ésta esta influenciada por criterios relacionados con la funcionalidad y no sólo con la distintividad.

En el caso de este artículo, me enfocaré en la registrabilidad de la forma tridimensional de los productos mismos.

Por lo que hace a la norma, no hay duda que la forma de los productos es registrable como marca. El artículo 89, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial prevé la registrabilidad como marca de las formas tridimensionales, al tiempo que el artículo 53 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial aclara que, entre las formas tridimensionales susceptibles de registrarse como marcas, se encuentran la forma o la presentación de los productos, además de los envoltorios, empaques, envases.

Sin embargo, no deben perderse de vista los elementos positivos y negativos de registrabilidad de las marcas tridimensionales contenidas en la fracción III del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual prohíbe el registro de “formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial”.

Así, integrando los artículos 89, fracción II, y 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, y 53 de su Reglamento, tenemos que la forma tridimensional de un producto es registrable como marca, siempre que la misma presente un grado de originalidad que permita distinguirla fácilmente, y no sea del dominio público, ni se haya hecho de uso común, ni sea la forma usual y corriente del producto ni esté impuesta por su naturaleza y función industrial.

Con tantas limitaciones, el obtener el registro como marca de la forma tridimensional de un producto se ha vuelto extraordinariamente difícil en México, y aparentemente en el resto del mundo. Tratándose de la forma de una mercancía, por muy original que sea, parece imposible suponer la ausencia absoluta de criterios funcionales en su diseño, lo que provoca la actualización de la hipótesis de negativa de registro de marca prevista en el artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Cabe aclarar que no pretendo afirmar que no sea posible obtener derechos de propiedad industrial sobre la forma de los productos. La figura del modelo industrial con frecuencia protege dichas formas. La cuestión que planteo es si es factible, en la práctica, registrar la forma de un producto como marca y al mismo tiempo evitar todas y cada una de las restricciones que plantea la legislación.

Por ejemplo, la forma tridimensional de un foco podría registrarse como modelo industrial si es novedoso y el diseño es fundamentalmente ornamental; señalo ‘fundamentalmente’ porque los modelos industriales siempre estarán referidos a un producto industrial, por lo que necesariamente deberá existir un nivel tolerable de funcionalidad en el diseño o de otra manera no habría producto industrial. En todo caso, en el caso de los registros de modelo industrial, los derechos de exclusividad no se extienden a los aspectos funcionales o técnicos del producto o diseño.

Pero en el campo de las marcas ¿Cómo afirmar que la forma del foco, por muy arbitraria, distintiva y original que sea, no esta dictada hasta cierto punto por su naturaleza y función? Una ausencia absoluta de criterio funcional en la forma de producto provocaría simple y sencillamente que no hubiera producto, o que este fuera inútil.

Consecuentemente, si apoyamos la idea de que la forma de un producto, para ser registrable como marca, debe estar desprovisto de todo carácter funcional (y desde mi perspectiva, ésta ha sido la posición sostenida por el IMPI en los últimos años), entonces no es factible registrar como marca tridimensional la forma del artículo, sin importar lo que disponga el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

En mi opinión, el criterio que actualmente aplican las autoridades mexicanas es demasiado dogmático, convirtiendo en letra muerta a la norma, por lo que hace a la registrabilidad como marca de la forma de los productos.

En un esfuerzo por evitar la negativa del IMPI a la inscripción de marcas tridimensionales, bajo la justificación de que la forma estaba impuesta por consideraciones funcionales o por falta de distintividad, algunos solicitantes comenzaron a añadir elementos nominales y figurativos bidimensionales a las formas tridimensionales materia de las solicitudes de registro. Este tipo de intentos se dio tanto para marcas tridimensionales que amparaban la forma de un producto como para marcas que consistían en la forma tridimensional de un envase (los precedentes de los tribunales Cuarto y Noveno colegiados del primer circuito que aquí se mencionan se refieren concretamente al caso de formas de envases).

El argumento fundamental de los solicitantes de marcas tridimensionales que también incorporaban elementos figurativos y nominativos intrínsecamente distintivos, era que las marcas debían analizarse como un conjunto, sin separar el elemento tridimensional del bidimensional. Como afirma la gestalt, ‘el todo es más que la suma de sus partes’.

Conforme a lo anterior, si del análisis del ‘todo’ se concluye que es razonable suponer que la forma del envase o producto, con los elementos bidimensionales incluidos, permite a un consumidor promedio distinguir el producto al que se aplica dicha forma de otro de su misma especie o clase, entonces el registro de marca tridimensional debe ser otorgado, sin perjuicio de que el derecho de exclusividad se extienda también sobre los elementos figurativos y/o nominativos añadidos.

A la larga, diferentes tribunales colegiados emitieron resoluciones contradictorias sobre este tema, lo que motivó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Segunda Sala, la cual emitió una jurisprudencia por contradicción de tesis publicada en abril de 2010.

Lo que la Corte resolvió es que es aceptable que una solicitud de inscripción de marca tridimensional incluya elementos figurativos, ya sean denominaciones o dibujos, y en este caso se le considera como registro de marca mixto. Sin embargo, el análisis de la registrabilidad de la marca tridimensional-mixta debe hacerse en dos etapas. En una primera etapa, debe analizarse la forma tridimensional, sin tomar en cuenta los elementos bidimensionales incorporados, y sólo en caso de que la forma tridimensional se considere intrínsecamente registrable, entonces podrán también analizarse los demás elementos que la integran. La jurisprudencia aclara que si la autoridad estima que la forma tridimensional aislada no se considera en sí misma registrable, entonces el registro debe ser negado, sin requerirse el análisis de los demás elementos bidimensionales que componen el signo distintivo.

Personalmente, soy contrario al análisis en dos etapas que sostiene la Corte. Sin embargo, tratándose de una jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal y que favorece el sentido de las resoluciones que el IMPI ha emitido en casos análogos en el pasado, será difícil un cambio de criterios, a menos que ocurra una reforma legislativa clara en este materia.

Por otra parte, la sentencia de la Corte no prohíbe el registro como marca tridimensional de la forma de los productos, y lo que debe seguir siendo materia de discusión es si resulta razonable sostener que la forma de los productos es registrable sólo cuando aquella está desprovista de toda consideración funcional.

* Ver Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXI, Abril de 2010, página 430.

** Ver Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Enero de 2009, Página 2769; y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Marzo de 2009, página 2811.

 *** Ver Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009, página 259.

La entrada La Suprema Corte de Justicia proporciona algunas reglas acerca del examen de marcas tridimensionales se publicó primero en Reyes Fenig.

El texto reformado de la Ley de la Propiedad Industrial dejó de requerir la presentación de un poder para que el representante de una persona física o moral, mexicana o extranjera, pueda solicitar el registro de una marca a nombre de su poderdante, lo cual me resulta sorprendente.

En un sistema tan formalista como el mexicano, la Ley de la Propiedad Industrial ya era “avanzada” en cuanto a exigir que los poderes exhibidos por los apoderados de los solicitantes cumplieran con un mínimo de formalidades, y desde luego, dichas formalidades eran bastante menores que las que prevé el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. No hay que olvidar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pretende uniformar la mayor parte de los procedimientos administrativos, incluyendo los relacionados con las Autoridades Administrativas encargadas de la propiedad intelectual.

Durante algún tiempo sostuve que sería importante analizar si el texto del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial había sido derogado tácitamente por el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dado el curioso régimen derogatorio-supletorio-complementario de esa legislación. Lo que encontré es que nadie estaba interesado en siquiera imaginar todos los problemas que hubiese acarreado aplicar las normas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (en donde se exigen poderes notariales o ratificados ante fedatario público) a la representación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Hasta donde yo sé, la discusión no salió de las conversaciones amistosas entre colegas.

Ahora, aún existiendo un conflicto entre los artículos 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, el que exista una norma posterior especial (como el artículo 181 reformado) me parece que inclina la balanza a favor de la legislación especial, en beneficio de los particulares, pero en detrimento de un sistema jurídico que debería ser coherente.

Soy de la opinión que una sociedad, entre más primitiva es su mentalidad, más formalidades exige para reconocer la validez de un acto. Por lo tanto, doy la bienvenida a una reforma donde se le da un valor real y efectivo a la palabra. Con la reforma al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial el IMPI reconocerá, en los trámites relacionados con las solicitudes y registros de marca, la personalidad del apoderado del solicitante con la simple afirmación bajo protesta de decir verdad de que sí cuenta con dicha representación.

Desde luego, la reforma tiene sus limitaciones No me quedó claro el motivo por el que el legislador no incluyó en la reforma los procedimientos administrativos relacionados con las invenciones. Por otro lado, para los procedimientos contenciosos iniciados ante el IMPI, las formalidades exigidas para los instrumentos donde constan los mandatos no han cambiado nada. Finalmente, cuando un apoderado diferente del que inició un determinado trámite intervenga en el procedimiento, el IMPI debe exigir que presente el documento donde conste el poder conferido por el solicitante.

Por otra parte, tampoco debe asumirse que ahora la gestión de negocios es una figura admisible dentro de los procedimientos administrativos relacionados con solicitudes y registros de marca.

Cuando una persona actúa ante el IMPI en nombre de un solicitante o titular de registro de marca, la existencia de un mandato expreso sigue siendo esencial. Lo que cambió, a mi parecer, es la forma y momento para probar la representación. La prueba del mandato no debe confundirse con la existencia misma del acto.

Por lo tanto, aunque la presentación del documento en que consta el poder deja de ser un requisito esencial para aprobar el examen de forma de la solicitud, y eventualmente conseguir el registro de la marca (o una renovación o la inscripción de una licencia o transmisión de derechos), siempre es necesario que el profesional cuente con un documento que le permita probar la existencia del mandato, para el caso de que llegase a ser necesario.

En todo caso, lo cierto es que la existencia de una ley en donde es suficiente la manifestación bajo protesta de decir verdad para que la Autoridad tenga por acreditada la existencia de un mandato es excepcional, y me pregunto si, a la larga, la ausencia absoluta de un documento poder dentro de los expedientes de registro de marca podría comprometer la validez de éstos.

Desde luego que el apoderado del solicitante podría voluntariamente exhibir un documento de poder en los expedientes a su cargo, pero el IMPI le exigirá que haga un pago por reposición de documentos, bajo el apercibimiento de tener por abandonado el trámite de la solicitud. Lo cierto es que la exigencia de hacer un pago por la presentación de un documento que ya no es requerido (y que por lo tanto no constituye una reposición de documentación, subsanación de omisión o aclaración) parece arbitrario, así como lo desproporcionado del apercibimiento.

También hubo cambios al Acuerdo que Establece las Reglas de Presentación de Solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las modificaciones mas obvias fueron la reducción en el número de ejemplares que había que presentar con la solicitud y la entrada en vigor de nuevos formatos (el de renovación es ahora mucho más simple), incluyendo formatos para solicitar la inscripción de licencias, transmisiones de derechos de propiedad industrial y fusiones. Anteriormente, este tipo de inscripciones se solicitaban mediante escrito libre, y supongo que con ello el IMPI logrará mayor celeridad y eficiencia en los trámites de registro de los actos antes indicados.

Aparentemente, también han entrado en efecto modificaciones a algunas prácticas del IMPI que impactarán negativamente en los particulares. Digo aparentemente porque dichas prácticas no constan en manuales, circulares o algún otro tipo de instrumento al que los administrados tengamos acceso, y por lo tanto pueden ir cambiando sin previo aviso, obviamente en menoscabo de la seguridad jurídica.

Probablemente, el cambio más significativo consiste en que el IMPI dejará de expedir copias certificadas de documentos que constan en expedientes diferentes de aquellos en donde se esta llevando a cabo la petición y que normalmente son solicitadas para cumplir algún requerimiento o formalidad en procedimientos ajenos a aquellos en donde obran los documentos.

Por ejemplo, supongamos que existen tres solicitudes en las que se reclama la misma prioridad. El solicitante tendrá tres meses para presentar la copia certificada de la solicitud extranjera cuya prioridad se reclamó. Conforme a la práctica anterior, el solicitante depositaba la copia certificada emitida por la oficina de marcas extranjera en una de las solicitudes, y simultáneamente solicitaba al IMPI la expedición de dos copias certificada de dichos documentos de prioridad para agregarlas a las otras solicitudes donde se reclamaba la misma prioridad, y así obtener el reconocimiento de la prioridad en las tres solicitudes.

Ahora, con la nueva práctica asumida por el IMPI, si hubiera tres solicitudes de marca con la misma prioridad, el solicitante deberá obtener por su cuenta las copias certificadas de los documentos de prioridad que le hagan falta para depositarlas ante el IMPI, antes de solicitar el reconocimiento de los derechos de prioridad. De esta forma, el solicitante deberá presentar en cada solicitud la copia certificada de la solicitud prioritaria, y ya no podrá pedir al IMPI que emita las constancias al momento de solicitar el reconocimiento de las prioridades.

Por otro lado, otro cambio en la práctica del IMPI es que éste comenzará a obstaculizar la intervención de más de un profesional en los procedimientos administrativos relacionados con solicitudes o registros de marca, mediante el requerimiento de poderes o exigiendo el pago por la acreditación de una nuevo apoderado, incluso en los casos en los que ya consta en el expediente un poder donde se designan a todos los promoventes.

Una situación similar se dará en muchos casos de inscripciones de transmisiones de derechos, licencias, franquicias, fusiones, cambios de nombre y gravámenes, cuando involucren más de una solicitud/registro de marca

En la práctica, el cambio en la práctica del IMPI implicará un mayor gasto para los solicitantes de registros de marca, y seguramente en muchos casos pondrá en riesgo el cumplimiento de los plazos perentorios para la presentación de ciertos documentos.

De nueva cuenta, resulta paradójico ver como, por una parte, los procedimientos administrativos se hace menos formales, y al mismo tiempo, que los trámites pierdan agilidad por un cambio en la prácticas y políticas del IMPI.

Lo anterior es tan absurdo que me parece que en poco tiempo algunos solicitantes comenzar a impugnar la negativa del IMPI a expedir copias certificadas de documentos que constan en expedientes diferentes a aquellos en los que se esta llevando a cabo un determinado trámite, o a reconocer la legitimidad de un apoderado diverso al que inició el trámite para intervenir en un procedimiento administrativo.

La entrada La reforma al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial hace el procedimiento de solicitud de marca menos formalista, pero hay preocupación se publicó primero en Reyes Fenig.

No obstante lo anterior, la ley mexicana permite a los solicitantes de los registros marcarios, reivindicar a su favor la fecha de inicio de uso de la marca en México, la cual les proporciona ciertas ventajas, una vez emitido el registro marcario correspondiente.

Es importante insistir que los derechos y defensas que la legislación concede a favor de los usuarios de marcas no registradas no constituyen excepciones a la regla de first-to-file, mucho menos podría hablarse de derechos de common-law (no existe el common-law en México); el primero en presentar la solicitud de marca es el que tiene la preferencia para obtener el registro, independientemente de que alguno de los interesados hubiese reclamado una fecha de primer uso, qué fecha de primer uso es anterior o si el primer solicitante afirmó expresamente en la solicitud que no había comenzado a usar el signo distintivo en México.

En el mismo orden de ideas, sólo el titular del registro de marca mexicano goza de los derechos de exclusividad sobre la marca, sin que para ello obste que un tercero hubiese comenzado a usar esa misma marca con anterioridad, e incluso si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) hubiese reconocido dicho uso anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, el asentar una fecha de primer uso de la marca materia de la solicitud puede proporcionar beneficios y ventajas reales, una vez expedido el registro marcario, que no se obtendrían de haber omitido tal dato, y también puede viciar de nulidad el registro de marca respectivo.

I. ACCIONES Y DEFENSAS DERIVADOS DEL USO ANTERIOR DE LA MARCA NO REGISTRADA EN MÉXICO

El usuario de la marca en México, sin importar la antigüedad de su uso, no es reconocido como el propietario del signo distintivo. Por lo tanto, carece de derecho para ejercer acciones por infracción de marca en contra de los imitadores.

En teoría, el primer usuario de una marca no registrada cuenta con las acciones represoras de la competencia desleal (no relacionadas con la infracción de un derecho de propiedad industrial concreto) para combatir a los imitadores, aunque tendría que demostrar la intención del competidor para confundir o engañar a los consumidores, o que se imita una marca notoriamente conocida en México; en la práctica, es difícil obtener un fallo favorable si la solicitud de infracción por competencia desleal no involucra una marca registrada o una notoriamente conocida.

Adicionalmente, la legislación mexicana establece una cierta protección a favor del primer usuario de la marca respecto de terceros que tienen registrada la marca a su favor, pero solicitaron el registro con posterioridad a la fecha en que el primer usuario comenzó a explotar el signo distintivo.

A. Defensa en contra del registro de marca a favor del usuario anterior

El artículo 91, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone la inoponibilidad del registro de una marca respecto de un tercero que hubiese comenzado a usar de forma continua, en territorio mexicano y de buena fe, esa misma marca o una semejante en grado de confusión, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro del titular o la fecha de inicio de uso asentada en dicha solicitud, para identificar productos o servicios similares a los protegidos en el registro marcario.

Conforme a lo anterior, puede darse el caso de que coexistan dos personas diferentes y sin relación entre ellas, con derechos sobre la marca, con la diferencia es que los derechos de una (el titular del registro) serán exclusivos, plenamente licenciables y transferibles, y oponibles frente a todos excepto frente al usuario anterior, mientras que los del usuario anterior no son oponibles frente a terceros, no son licenciables y la posibilidad jurídica de transferirlos a terceros es sumamente cuestionable.

B. Acción contra registros de marca

Conforme el artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, el usuario anterior y continuo de una marca, ya sea en México o en el extranjero, tiene acción para pedir la nulidad del registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la utilizada, que ampare los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando dicho uso hubiese comenzado antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro impugnado, o la fecha de inicio de uso asentada en dicha solicitud.

El ejercicio de la acción antes descrita esta sujeta a un plazo de caducidad de tres años, contados a partir del día siguiente de publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

La acción que establece el artículo 151, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial es peculiar del sistema mexicano, y tal vez única en el mundo, porque no exige que se demuestre el uso en México. La utilización anterior y continua de la marca en cualquier país del mundo es suficiente para lograr la anulación del registro de marca en México; ni siquiera es necesario demostrar que la marca usada es notoriamente conocida o famosa en México (hay otra acción para esos casos), ni tampoco se requiere reciprocidad con el país donde el uso anterior ha tenido lugar.

II. VENTAJAS DE ASENTAR UNA FECHA DE PRIMER USO EN LA SOLICITUD DE MARCA MEXICANA

Es indudable que las prerrogativas que otorga un registro de marca derivado de una solicitud donde se manifestó una fecha de primer uso son más amplias que aquellas que se hubiesen obtenido de no declarar ninguna fecha.

Es importante recalcar que el asentar una fecha de primer uso de marca no agiliza ni estorba en forma alguna el procedimiento de concesión del registro. Tampoco es necesario acompañar a la solicitud un ejemplo de cómo la marca ha venido siendo usada por el solicitante o pruebas que demuestren la veracidad de la fecha de inicio de uso indicada.

La declaración sobre la fecha de primer uso, o bien su omisión, o la aseveración expresa de que la marca no se ha usado, no puede ser modificada con posterioridad.

1. Defensa del registro de marca en contra de usuarios anteriores

Si un tercero busca impugnar la validez de un registro de marca con base en el uso anterior y continuo de su propia marca, ya sea en México y en el extranjero (como se expuso arriba en el apartado I.B), y la solicitud de la marca impugnada tiene una fecha de primer uso asentada, el tercero deberá demostrar que comenzó a utilizar su marca con anterioridad a la fecha de primer uso declarada en la solicitud del registro impugnado, en vez de la fecha de presentación de dicha solicitud (como ocurriría con un registro marcario “ordinario”).

2. Oponibilidad del registro de marca en contra de nombres comerciales y denominaciones y razones sociales de personas morales constituidas con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca.

Por regla general, el titular de una marca registrada podrá solicitar la declaración de infracción en contra de una persona que use en su nombre comercial, denominación o razón social, la marca registrada sin autorización del titular del registro respectivo, siempre y cuando:

(i) Las actividades del establecimiento identificado con el nombre comercial o de la sociedad identificada con la denominación o razón social se relacionan con los productos o servicios amparados por el registro de marca; y

(ii) La fecha de solicitud de la marca infringida es anterior a la fecha de constitución de la sociedad infractora o a la fecha de inicio de uso del nombre comercial.

La anterior es la regla general. Sin embargo, si se declaró una fecha de primer uso en la solicitud de la marca infringida, su titular podrá solicitar la declaración de infracción en contra de sociedades constituidas con anterioridad a la fecha de presentación de la marca pero posteriores a la fecha de primer uso asentada.

De forma similar, tratándose de los nombres comerciales, el registro de marca es oponible respecto de establecimientos que comenzaron a usar el nombre comercial con anterioridad a la fecha de solicitud pero con posterioridad a la fecha de inicio de uso en México declarada en la solicitud.

Un punto incidental, pero no por ello poco importante, es el relativo a si la acción de infracción en contra de una sociedad por el uso de una marca registrada como parte de la denominación social, y en general de todas las causales de infracción, prescriben o no.

La Ley de la Propiedad Industrial no contempla la figura de la prescripción de la acción tratándose de infracciones administrativas, pero el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sí la contempla, y señala un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se consumó la infracción, o bien desde la fecha en que cesó la infracción, en el caso de conductas continuas.

Una exposición sobre el tema de la prescripción en materia de propiedad industrial requiere un artículo separado (trabajo en ello). Por el momento, asumiendo que el plazo de prescripción previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo fuese aplicable, la pregunta sería ¿desde qué momento debe contarse la prescripción de la acción infracción administrativa en el caso de personas morales que incorporan a su denominación social la marca de un tercero sin autorización, suponiendo desde luego una relación entre las actividades de la persona moral y los bienes o servicios protegidos por la marca registrada? ¿Desde el momento de la constitución, asumiendo la infracción como una conducta consumada? ¿Desde el momento en que la persona moral involucrada cesa de realizar actividades relacionadas con la marca? ¿A partir de la disolución de la sociedad?

Por otro lado, la persona jurídica infractora no se nombró a sí misma. La denominación o razón social es producto del acuerdo de voluntades de los accionistas o socios. Por lo tanto ¿quién usó la marca, y por lo tanto, a quien le sería imputable la conducta infractora? ¿La persona moral, los socios, o ambos?

3. La oponibilidad del registro en contra de usuarios anteriores no autorizados de la marca registrada

Como se ha señalado, la regla general dispone que un registro de marca no es oponible en contra de usuarios de buena fe que comenzaron a usar de manera continua y en territorio nacional, antes de la fecha de presentación de la solicitud, la misma marca o una semejante en grado de confusión, para identificar los mismos o similares productos o servicios que los amparados por el registro marcario.

Sin embargo, el registro marcario sí será oponible en contra de dichos terceros (sin importar si son de buena o mala fe) que comenzaron a explotar la marca con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, para identificar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por el registro marcario, si al momento de solicitar el registro se asentó una fecha de primer uso del signo distintivo, y dicha fecha es anterior a aquélla en que el tercero comenzó a utilizar el signo distintivo.

III. LOS RIESGOS DE MANIFESTAR UNA FECHA DE PRIMER USO EN LA SOLICITUD DE MARCA

Desde luego, las ventajas que brinda la posibilidad de reivindicar una fecha de inicio de uso en la solicitud de marca no podían estar exentas de un cierto riesgo: la vulnerabilidad del registro de marca resultante a la nulidad por datos falsos contenidos en la solicitud.

El artículo 151, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial señala que será nulo el registro que se hubiese otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud. Los datos cuya falsedad puede conducir a la nulidad son cualquiera de los que se pueden asentar en la solicitud: domicilio o establecimiento de solicitante, nacionalidad, nombre, y desde luego, la fecha de primer uso.

La acción de nulidad antes descrita tiene un plazo de caducidad de cinco años, contados a partir de la fecha de publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cuando un interesado solicita la nulidad de un registro de marca, alegando que fue concedido con base en datos falsos contenidos en la solicitud, y concretamente la fecha de primer uso, la carga de la prueba recae en el titular de la marca, quien debe demostrar la veracidad de lo asentado en la solicitud. (Actualización diciembre de 2016: Una jurisprudencia del Pleno del Primer Circuito establece ahora la contrario: la carga de la prueba para demostrar que la fecha de primer uso asentada en la solicitud de registro de marca es falsa, corresponde al promovente de la acción de caducidad. Ver mi artículo: La jurisprudencia mexicana fortalece las marcas con reivindicación de fecha de primer uso).

Las instancias jurisdiccionales pueden ser extremadamente demandantes por lo que hace a demostrar una fecha de inicio de uso de marca, por lo que la carga de prueba llega a ser muy complicada.

Sin embargo, existe un precedente aislado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA)*(Tesis VI-TASR-XVIII-1) que establece que si la fecha de primer uso resulta inexacta por una diferencia de unos días, y que las pruebas acreditan que el propietario del registro de marca impugnado comenzó a utilizar la marca con mucha anterioridad al demandante, el registro no debe ser anulado. Aunque concuerdo con la justicia implícita en la resolución del TFJFA, el fallo no resulta totalmente consistente con la norma, toda vez que ésta no hace las distinciones que el tribunal efectuó.

En general, se recomienda verificar que la fecha de primer uso que se va a asentar en una solicitud de marca se encuentre apoyada en pruebas documentales (fundamentalmente una factura expedida por el solicitante) que permitan demostrar su veracidad, en caso de que resultase necesario.

Por otro lado, si el solicitante no tiene la certeza de que la marca se hubiese usado en México, o simplemente no tiene prueba alguna para demostrarlo, lo más usual es sugerir no hacer ninguna manifestación acerca del uso de la marca, o indicar que la marca no se ha usado.

Es importante insistir en que el uso de la marca por parte de personas diferentes al solicitante, tales como socios o sociedades relacionadas, no debe ser reivindicado a favor del que pide el registro de marca, por regla general.

Algunos tips:

(1) Si el solicitante ha utilizado la marca en México, pero para identificar bienes o servicios distintos de los enlistados en la solicitud de registro, no debe asentarse fecha de primer uso.

(2) En mi opinión, si el solicitante ha usado la marca en solo uno o alguno de los producto o servicios enlistado en la solicitud de marca, pero no en todos, es factible manifestar fecha de primer uso, y dicha reivindicación surtirá efecto en beneficio de todos los producto o servicios amparados por el registro.

Lo anterior, es mi posición personal, ya que la legislación no hace dicha aclaración, y hasta donde tengo conocimiento, no se han publicado precedentes que afirmen o nieguen mi postura.

(3) Soy de la opinión de que manifestar expresamente que una marca no se ha usado, o simplemente no asentar nada (la ley presume que la marca no se ha usado), cuando lo cierto es que sí ha sido explotada por el solicitante, no constituiría un dato falso que vicie de nulidad el registro de marca.

Desde mi perspectiva, señalar que la marca no se ha usado o no hacer manifestación alguna sobre el uso, a pesar de que el solicitante sí la ha usado, constituye una renuncia perfectamente legítima y válida al derecho de reivindicar una fecha de primer uso, y la misma no afectaría negativamente a ningún tercero.

Desde luego que las posiciones que tomamos los profesionales son siempre debatibles, especialmente ante la ausencia de precedentes jurisdiccionales publicados o normas legislativas que nos orienten claramente, por lo que sería deseable que los tribunales dieran a conocer sus fallos cuando les corresponda resolver controversias centradas en cuestiones como las antes expuestas.

* Ver Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, época VI, Año I, No. 11, Noviembre 2008, pág. 587. El fallo de alguna manera confirma un precedente aislado de 1990 sostenido por un tribunal colegiado de circuito acerca de la necesidad de demostrar mala fe por parte del solicitante de la marca donde se asentó un supuesto dato falso (Semanario Judicial de la Federación, 8ª. Época, Volumen VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre 1990, página 198).

La entrada Los efectos de asentar fecha de primer uso en las solicitudes de marca en México se publicó primero en Reyes Fenig.

El amicus brief se relaciona con una figura jurídica del common law anglosajón llamada amicus curiae. La expresión latina amicus curiae significa, literalmente, “amigo del tribunal”, y en derecho estadounidense, se define como una persona que no es parte en un proceso pero que presenta, espontáneamente o a petición del mismo tribunal, una opinión sobre la acción materia del juicio, en atención a que esa persona tiene un fuerte interés en la materia*.

El “amigo del tribunal” debe ser neutral. Su interés en la controversia no se relaciona con los intereses de las partes contendientes, sino con la materia misma de la contienda, y en tal virtud tiene una pretensión para que el fallo se dicte en un determinado sentido. La opinión formulada por el “amigo del tribunal” se denomina en inglés amicus brief y yo lo he traducido al español como “amigable opinión”.

Hasta donde yo sé, la figura del amicus curiae no es utilizada en México; sin embargo, para quien quiera ahondar en esta figura desde la perspectiva del sistema romanista, existe un estudio bastante completo y muy formativo del jurista argentino Víctor Bazán en el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, número 20041, año 2004, y consultable en línea.

Regresando a nuestro asunto concreto, el boletín de INTA afirma que el propósito de la “amigable opinión” es convencer al TFJFA, y concretamente a la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, de “anular una resolución emitida por el IMPI e interpretar la ley en el sentido de reconocer a los titulares mexicano de marcas el derecho a solicitar la nulidad de un registro con base en la mala fe (del solicitante), un derecho actualmente establecido en favor de los propietarios extranjeros de marcas.”

La publicación no pudo menos que llamar mi atención. Desde luego, resultaba interesante enterarse que una organización tan prestigiada como INTA se involucraba en un caso de marcas mexicano, pero principalmente porque el objeto de la “amigable opinión” expresado en el boletín no me hacía mucho sentido.

La edición de The Trademark Reporter (Vol. 99 Julio-Agosto, 2009, No. 4) publicado por INTA y disponible tanto en papel como en línea para los miembros de INTA, reproduce, en inglés, la “amigable opinión” presentada a nombre de INTA con el TFJFA.

La “amigable opinión” esta relacionada con un conjunto de juicios contencioso administrativos derivados de tres solicitudes de declaración administrativa de nulidad promovidas ante el IMPI en contra de tres registros de marca diferentes, y con la interpretación de la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial; el demandante fue la conocida empresa mexicana de restaurantes Grupo Anderson’s, S.A. de C.V. (Grupo Anderson’s).

Las marcas objeto de las solicitudes de nulidad amparan el dibujo de una rana, para identificar vestuario; su titular era la sociedad mercantil mexicana Tiendas Oficiales, S.A. de C.V.

La “amigable opinión” omite precisar los registros de marca impugnados, pero después de algunas búsquedas, sospecho que se trata de los registros mexicanos de marca números 743,437 DISEÑO DE ROSTRO DE RANA (Clase Internacional 25) y 804,371 DISEÑO DE ROSTRO DE RANA (Clase Internacional 35).

Casualmente, en abril de 2008, Tiendas Oficiales, S.A. de C.V. transfirió los derechos sobre las marcas antes mencionadas a una sociedad mercantil mexicana denominada Grupo Serigráfico, S.A. de C.V.

La “amigable opinión” hace mención de un registro de marca en la Clase Internacional 27 –algo curioso, dado que es una marca dirigida a distinguir fundamentalmente vestuario- para el DISEÑO DE ROSTRO DE RANA, pero las búsquedas que llevé a cabo no revelaron de qué marca podría tratarse. Desde luego, sería posible hacer una búsqueda más exhaustiva para tratar de determinar a qué marca en Clase 27 se refiere la amigable opinión, pero exigiría una inversión de tiempo y recursos que, por ahora, no me interesa efectuar.

La legislación mexicana

El artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial contiene cinco fracciones donde se establecen las causales de nulidad de un registro de marca en México:

I. Registro concedido en contra de alguna disposición de la Ley de la Propiedad Industrial y otros ordenamientos, incluyendo tratados internacionales, vigente en la fecha de expedición del registro.

II. Uso anterior, en México o en el extranjero, de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la registrada, para distinguir los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuado dicho uso haya sido continuo y haya comenzado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud en México, o a la fecha de primer uso asentada en la solicitud.

III. Registro otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud.

IV. La existencia de un registro previamente otorgado, para una marca idéntica o semejante en grado de confusión para amparar los mismos o similares productos o servicios.

V. Registro, por parte del licenciatario, agente, representante o distribuidor, de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una registrada en el extranjero, siempre y cuando no exista autorización expresa del titular de la marca. En este caso, el registro se reputará como obtenido de mala fe.

La “amigable opinión” expone que la solicitud de nulidad en contra de las marcas registradas por Tiendas Oficiales se sustentó en las causales de nulidad previstas en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, cuando se solicita la anulación de un registro de marca con fundamento en el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, es necesario demostrar que el licenciatario, agente, representante o distribuidor del legítimo propietario del signo distintivo registró, sin autorización, dicha marca en México, o una semejante en grado de confusión, y además que la marca ya se encontraba registrada en el extranjero por el citado propietario legítimo. Siendo la falta de autorización un hecho negativo, la carga de la prueba se revierte en el licenciatario, agente, distribuidor o representante demandado, quien debe demostrar haber contado con la autorización correspondiente.

La “amigable opinión” señala que el IMPI negó la petición de anular de los registros de marca de Tiendas Oficiales con base en las fracciones I, II, III y IV del artículo 151, de la ley de la Propiedad Industrial, y que la autoridad omitió resolver acerca de las causales de nulidad relacionadas con la fracción V de dicha disposición.

La omisión antes descrita sería suficiente, por sí sola, para que el TFJFA anule la resolución del IMPI, y que el tribunal entrara al estudio del fondo de las causales de nulidad que el IMPI se abstuvo de analizar, o bien para el efecto de devolver los asuntos al IMPI para que éste lleve a cabo los análisis omitidos y emita un nuevo fallo.

La “amigable opinión” sostiene que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, es discriminatoria de las personas físicas y morales mexicanas, en virtud de que “un registro de marca puede ser anulado con base en que fue otorgado de mala fe sólo cuando interviene un titular extranjero de marca. De esta forma, el propietario de un registro mexicano de marca no tiene acción en contra del agente, representante, licenciatario o distribuidor que solicite el registro de una marca idéntica, o semejante en grado de confusión, a su propio nombre y sin consentimiento”.

Adicionalmente, la “amigable opinión” señala que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, es contraria a los artículos 1º de la Constitución General (garantía de igualdad), 41, párrafos 2 y 3, y 62, párrafo 4, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y 1708 del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN).

Una vez leída la versión en inglés de la amigable opinión, encuentro que los argumentos (agrupados en tres “consideraciones”) y conclusiones expuestas en ese documento tiene un sustento legal muy cuestionable.

Antes de continuar, me parece pertinente aclarar que no tengo interés en este asunto; no defiendo ni patrocino (ni me patrocina) ninguna de las partes en esa contienda. Ignoro si las resoluciones que el IMPI emitió fueron legales o justas. Lo que lleva a escribir este artículo es hacer constar que lo que la “amigable opinión” de INTA asevera acerca de nuestra ley, y que se ha divulgado a nivel internacional (The Trademark Reporter es distribuido por todo el mundo) es incorrecto.

Primera consideración, relacionada con la ausencia de una acción disponible para las personas de nacionalidad mexicana para impugnar los registros de marca solicitados y obtenidos de “mala fe”.

La primera consideración es infundada

La fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial proporciona una protección especial a los titulares de marcas registradas en el extranjero en contra del registro desleal, por parte de sus licenciatarios, agentes, distribuidores y representantes, independientemente de la nacionalidad de dichos titulares.

Es esencial no perder de vista que México es un país en el que el derecho de exclusividad sobre la marca se obtiene a través del registro; no existen los derechos de common law como en los sistemas de tradición anglosajona.

En mi opinión, el derecho de exclusividad sobre las marcas es un derecho real, y la fuente del dicho derecho real es un acto administrativo, concretamente el registro de la marca.

El usuario de una marca que no se encuentra registrada, pero que se usa en México, no se considera propietario del signo distintivo, y por lo tanto, la protección que la ley prevé a su favor es bastante más limitada que en el caso de la marca registrada. La posibilidad de disfrutar y disponer, en México, de una marca no registrada se encuentra severamente limitada por la ausencia de registro.

Ahora bien, conforme el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, una marca puede ser objeto del contrato de licencia en México, sólo si se encuentra registrada o, al menos, en etapa de solicitud de registro de marca**. La limitación de la ley es lógica, toda vez que no es posible transmitir el derecho a usar un bien intangible del que no se es propietario, o no existe al menos la expectativa razonable de que se será propietario.

Tomando en cuenta lo anterior, si el licenciatario, distribuidor, agente o representante del propietario mexicano de una marca intentara registrar una marca que es idéntica o semejante en grado de confusión a una marca previamente solicitada o registrada para los mismos o similares productos o servicios, el registro o solicitud de marca anterior de dicho propietario de marca debería bloquear la pretensión del licenciatario o distribuidor (si no existe el registro de marca, o al menos la solicitud, no podríamos hablar ni de licenciatarios ni de propietarios afectados).

Ahora bien, el IMPI no está exento de incurrir en errores. Suponiendo que el licenciatario, distribuidor, agente o representante del propietario mexicano de la marca, obtuviera el registro para un signo distintivo idéntico o semejante en grado de confusión a la marca del propietario afectado, para los mismos o similares artículos o servicios, éste tendría acción para pedir la anulación del registro obtenido por su licenciatario, distribuidor, agente o representante desleal, con base en las fracciones I (argumentando la existencia de la solicitud de marca anterior), II (uso anterior y continuo de la marca) o IV (invocando la existencia del registro de marca anterior), independientemente de que el licenciatario o agente hubiese actuado de buena o mala fe.

En derecho mexicano, si la marca registrada por el licenciatario, distribuidor, agente o representante no es idéntica o semejante en grado de confusión a la del licenciante, representado o productor o no tiene por objeto amparar los mismos o similares productos o actividades que los cubiertos por la marca de estos últimos, entonces no existe lesión a los derechos de exclusividad del licenciante, representado o productor. El licenciatario, distribuidor, agente o representante no estaría registrando la marca del licenciante, representado o productor porque sencillamente no sería su marca, ya sea porque es diferente o porque los bienes o actividades que distingue son distintas (De hecho, de acuerdo a lo asentado en la amigable opinión, ésta parece ser la razón por la que el IMPI negó la nulidad de las marcas de Tiendas Oficinales solicitada conforme el artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial).

Sin perjuicio de lo anterior, si un licenciatario, agente, representante o distribuidor registrara una marca idéntica o semejante a la del licenciante o productor, para amparar servicios o productos diferentes a los protegidos por el registro de marca de dicho licenciante o productor, sería posible anularla si la marca de éstos fuera notoriamente conocida o famosa en México. Sin embargo, la nulidad del registro de la marca del licenciatario, agente, distribuidor o representante no emanaría de la violación a los derechos de exclusividad emanados del registro marcario anterior, sino del acto de competencia desleal implícito en el registro de una marca notoriamente conocida o famosa por alguien sin derecho a ello.

Ciertamente, la causa de nulidad prevista en la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial brinda una ventaja sobre los supuestos de las fracciones II (uso continuo anterior) y IV (registro anterior en México) del mismo artículo. La ventaja esta referida a los plazos de prescripción de las acciones de nulidad. Mientras que la nulidad de un registro de marca fundada en las fracciones II y IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial debe promoverse dentro de los tres y cinco años siguientes a la fecha de publicación del registro, respectivamente, la causa de nulidad sustentada en la fracción V del mismo numeral, no tiene plazo de prescripción.

En todo caso, aunque la hipótesis de nulidad prevista en el artículo 151, fracción V, de la Ley de ala Propiedad Industrial, puede ser invocada únicamente por los propietarios de marcas registradas en el extranjero, cuando los licenciatarios, distribuidores, agentes o representantes obtienen, sin autorización, un registro de marca en México para dichas marcas ya registradas en otros países, ello no implica de forma alguna que un mexicano esté impedido para hacer valer la citada causal de nulidad, toda vez su ejercicio no depende de la nacionalidad del promovente, sino de la existencia de una marca registrada en el extranjero, independientemente de que su titular sea mexicano o extranjero.

Segunda consideración, relacionada con que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, es contrario a la Garantía de Igualdad consagrada en el artículo 1º de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

La segunda consideración es infundada

Como se explicó anteriormente, la hipótesis de nulidad del artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, puede ser hecha valer por cualquier titular de una marca registrada en el extranjero, independientemente de su nacionalidad.

El trato que dispone la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial es idéntico para todas las personas que se coloquen en el supuesto. Por ejemplo, si la Ley de la Propiedad Industrial estableciera diferentes plazos de prescripción de la acción, dependiendo de la nacionalidad del demandante, entonces sería posible argumentar un trato discriminatorio, contrario a la Garantía de Igualdad, pero no sucede así en nuestro caso.

Tercera consideración, relacionada con el cumplimiento de los tratados internacionales.

La “amigable opinión” afirma que la Suprema Corte de Justicia resolvió que todos los tratados internacionales suscritos por el Presidente de la República y ratificados por la Cámara de Senadores son de mayor jerarquía que las leyes federales, concretamente la Ley de la Propiedad Industrial y “de igual jerarquía que la Constitución”.

Desde luego, la anterior posición acerca de la jerarquía de los tratados internacionales respecto de la Constitución carece por completo de sustento.

Si bien es cierto que el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, a través de un criterio de 1999 confirmado en 2007 y que no constituye jurisprudencia aún, que los tratados internacionales son normas de mayor jerarquía que las leyes federales y estatales***, interrumpiendo una jurisprudencia anterior que les reconocía igual nivel, la Corte nunca afirmó que los tratados internacionales fueran de la misma jerarquía que la Constitución Federal. Conforme el artículo 133 de nuestra Ley Fundamental, la Constitución Federal es la Ley Suprema, y todas las demás normas le están subordinadas, incluyendo todos los tratados internacionales, sin importar su materia****.

Aclarado lo anterior, puedo comentar la posición sostenida en la “amigable opinión” acerca de la supuesta inconsistencia entre el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y las obligaciones que establecen los tratados internacionales.

Tanto ADPIC como ALCAN exigen que los países parte de dichos tratados concedan a los interesados con procedimientos y formalidades razonables que sean justos y equitativos. Desde mi punto de vista, la legislación actual mexicana sí establece procedimientos razonables y equitativos. No me parece que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, que protege a los titulares –mexicanos o no- de marcas registradas en el extranjero, pueda ser considerado injusto, contrario a la equidad o poco razonable.

Mi opinión es que el todos y cada una de las fracciones del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, incluyendo la fracción V, establecen supuestos razonables (y a veces más que razonables) para la anulación de registros de marca, como lo pide el artículo 1708 de ALCAN, ejercitables dentro de plazos razonables, siendo que el plazo de prescripción más corto es tres años, mientras que la acción de nulidad sustentada en la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial puede ejercitarse en cualquier tiempo.

Contrario a lo sostenido por la amigable opinión, tampoco veo que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, sea contrario al principio de trato nacional previsto en el artículo 3 de ADPIC y 1703 del ALCAN.

Todas las personas, físicas y jurídicas, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, tienen derecho a solicitar la nulidad de un registro mexicano de marca con fundamento en el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, siempre y cuando acrediten la actualización de los supuestos que integran la hipótesis normativa, y concretamente que prueben ser titulares de un registro de marca otorgado en otro país, reiterando que es irrelevante si dicho titular es mexicano o extranjero.

Ahora bien si el demandante, mexicano o extranjero, fuera titular de un registro de marca mexicano, entonces podría pedir la anulación del registro marcario deslealmente obtenido por su licenciatario, distribuidor, agente o representante, pero con fundamento en una disposición diferente al artículo 151, fracción V, de nuestra Ley de la Propiedad Industrial, y que sería la fracción IV del mismo numeral.

Es cierto, como señala la amigable opinión, que cuando hay discrepancias entre una ley federal (o estatal) y un tratado internacional, el tratado internacional debe prevalecer, por lo que los tribunales (y el IMPI) debe aplicar los disposiciones del tratado internacional, siempre y cuando dicho tratado internacional establezca un derecho subjetivo concreto a favor del interesado exigible ante una autoridad mexicana.

Por ejemplo, la antigua Ley de la Propiedad Industrial de 1942 (vigente hasta 1976) no establecía la protección para las marcas de servicios. No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las marcas de servicio eran protegibles y registrables en México, mediante la aplicación directa de las disposiciones del Convenio de París*****, entendiendo que dichas disposiciones establecían un derecho subjetivo en favor del gobernado y exigible a la Oficina Mexicana de Marcas de esa época.

Sin embargo, ningún tribunal, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede modificar una ley para ajustarla a un tratado internacional. Los órganos del Poder Judicial Federal pueden dejar sin efectos una disposición legal, pero no pueden reformar la ley.

La “amigable opinión” le pide al TFJFA que interprete la Ley de la Propiedad Industrial de forma armónica con los tratados internacionales, en el sentido de “que no se limita la nulidad de los registros de marca obtenidos de mala fe sólo a los casos en que se involucran titulares extranjeros de marcas”.

Como dije antes, la Ley de la Propiedad Industrial no limita el ejercicio de la acción de nulidad contemplada en la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial a los titulares extranjeros de marcas, sino a los titulares de marcas registradas en el extranjero, que no es lo mismo.

Por otro lado, contrario a lo que sugiere la amigable opinión, ni ADPIC ni ALCAN establecen que los titular de un registro marcario tengan derecho a invalidar otro registro de marca porque éste hubiese sido obtenido por el licenciatario, distribuidor, representante o agente de dicho titular, y que un registro así logrado debe presumirse obtenido de mala fe. Por lo tanto, no hay derecho subjetivo previsto en un tratado internacional que pudiera ser aplicado directamente por el TFJFA en favor de alguna de las partes.

Si la ausencia de una disposición legal en México, estableciendo una causal de nulidad como la descrita en el párrafo que antecede, fuera considerada como violatoria de las obligaciones del Mexicano para proporcionar a los interesados procedimientos equitativos y justos, o prever oportunidades razonables para invalidar un registro de marca mexicano (posición con la que yo no estaría de acuerdo), no estaría en manos de los tribunales poner remedio a tal situación, al menos no en nuestro marco constitucional actual. Sería el Congreso de la Unión la encargada de reformar la legislación para ampliar las causales de nulidad establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial. Mientras tanto, la supuesta falta de cumplimiento por parte de México de las obligaciones impuestas en los tratados internacionales sería fuente de responsabilidad internacional.

No debe dejarse de mencionar que el artículo 6 Septies del Convenio de París establece el derecho a pedir la anulación de un registro de marca solicitado por el agente o representante del titular de la marca, sin su autorización, sin distinguir si dicho titular debe tener su marca registra en México o en extranjero. La disposición no hace ninguna referencia a los licenciatarios, por lo que sería sumamente cuestionable extender esta causa de nulidad a los registros marcarios obtenidos por licenciatarios, como en el caso de Grupo Anderson’s.

Conclusiones

La afirmación contenida en la amigable opinión, en el sentido que el titular mexicano de una marca previamente registrada no tiene derecho, a diferencia de los titulares extranjeros de marcas, para impugnar la validez de un registro obtenido con posterioridad para una marca idéntica o semejante en grado de confusión, obtenida de mala fe, es errónea. Tanto mexicanos como extranjeros gozan de este derecho, siempre y cuando sean titulares de una marca registrada en otro país, y que el registro de marca impugnado en México haya sido obtenido por el licenciatario, agente, distribuidor o representante sin autorización del titular del registro extranjero de marca. Esta acción es adicional a la más general que tiene cualquier titular de un registro marcario mexicano a impugnar la validez de un registro posterior para una marca idéntica o semejante en grado de confusión, aplicable a los mismos o similares bienes o actividades, sin importar si hubo buena o mala fe por parte del solicitante de la marca posterior.

No ha duda que sería saludable una reforma al artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, que proporcione una protección ampliada a los titulares de marcas registrada en México y en el extranjero en contra de los registros de marca obtenidos de mala fe por parte de sus agentes, distribuidores, licenciatarios y representantes. Sin embargo, es indudable que el actual artículo 151 ya otorga acción a todos los titulares de una marca registrada o solicitada en México, ya sean mexicanos o extranjeros, (e incluso a los usuarios anteriores de una marca no registrada en México) a pedir la nulidad de cualquier registro posterior de marca que implique una invasión de los derechos de exclusividad previamente otorgados.

* Black’s Law Dictionary, Second Pocket Edition, 2001, West Group, página 35 (traducción libre)

** El que una marca solicitada pero pendiente de registro sea objeto de un contrato de licencia presenta ciertos problemas muy interesantes desde una perspectiva estrictamente obligacional. En otro artículo abordaremos este tema.

*** TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril 2007, página 6).

**** SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril 2007, página 6).

***** Jurisprudencias por contradicción de tesis: CONVENIO DE PARIS PARA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE CATEGORÍA DE LEY SUPREMA (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72 Tercera parte, página 23) y MARCAS DE SERVICIO. LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ESTA OBLIGADA A REGISTRARLAS (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72 Tercera parte, página 25).

La entrada La «amigable opinión» que la INTA presentó al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en México (Caso de Grupo Anderson’s) se publicó primero en Reyes Fenig.

La legislación mexicana es completamente omisa en cuanto a la regulación de los convenios de coexistencia de marcas y las llamadas “cartas de consentimiento”. No obstante, estos instrumentos jurídicos son utilizados ampliamente en México para prevenir o superar las objeciones que plantea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a solicitudes de registro de marca relacionadas con la existencia anterior de una marca registrada o solicitada idéntica o semejante en grado de confusión, para amparar los mismos o similares productos o servicios.

El artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial señala que debe negarse el registro de marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente registradas o solicitadas, para amparar los mismos o similares productos o servicios. No obstante lo anterior, la misma disposición autoriza a los titulares de marcas registradas la inscripción de marcas idénticas a la ya registrada para proteger bienes o servicios similares a los amparados por el registro anterior.

Por otro lado, la actitud del IMPI hacia las cartas de consentimiento y los contratos de coexistencia de marcas se ha endurecido en los últimos dieciocho meses, a tal grado que cabe preguntarse si este tipo de actos jurídicos son realmente eficaces en México.

Sin pretender definirlos, me resulta claro que las cartas de consentimiento y los convenios de coexistencia de marcas son actos jurídicos atípicos e innominados que tienen dos objetivos fundamentales:

a) Que el IMPI desestime una objeción fundada en la existencia de una marca registrada o solicitada anterior, perteneciente a un tercero, denominada en la práctica ‘cita de anterioridades’; y

b) Prevenir o transigir una controversia de marcas entre dos personas diferentes.

Con frecuencia, los especialistas en materia de propiedad industrial privilegian la función ‘administrativa’ de la carta o contrato (como un medio para convencer a la autoridad administrativa de desestimar una cita de anterioridades), y conceden poca importancia al aspecto contractual del acto, pasando por alto definir cuáles son los derechos y obligaciones de las partes.

Efectos de las cartas de consentimientos y los contratos de coexistencia de marcas con relación al IMPI

Como indiqué anteriormente, no existe en México una regulación específica de los acuerdos de coexistencia de marcas y de las cartas de consentimiento. Desde luego, el que se trate de contratos atípicos no afecta en nada la licitud per se de ese tipo de actos y de las obligaciones que de ellos derivan. Sin embargo, precisamente su falta de regulación ocasiona que la voluntad manifestada en tales instrumentos no sea vinculativa para el IMPI. (Actualización agosto 2019: Desde la reforma a la ley de mayo de 2018. los llamados consentimientos obligan al IMPI a desestimar la anterioridad citada en el procedimiento administrativo de solicitud de registro de marca, pero únicamente en el caso de marcas semejantes).

El artículo 2º de la Ley de la Propiedad Industrial señala que uno de los objetivos de la Ley es proteger la propiedad industrial y prevenir los actos que atenten contra ésta o que constituyan competencia desleal. Ese mismo numeral también dispone que la Ley se propone “propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme los intereses de los consumidores”.

De la revisión de las diversas fracciones que componen el artículo 2º de la Ley de la Propiedad Industrial, puede afirmarse existen tres distintos ámbitos de protección en los que incide la Ley de la Propiedad Industrial:

(a) El ámbito estrictamente privado, donde se tutelan de los derechos de los propietarios de los diversos derechos de propiedad industrial.

(b) El ámbito colectivo de protección de intereses de grupos, como los consumidores. También estarían incluidos aquí los comerciantes, industriales, prestadores de servicios, agricultores y cualquier otro conjunto de agentes económicos definidos según diferentes criterios.

(c) El ámbito del interés público, inherente a la actuación de la Administración. En el campo de la propiedad industrial, el interés público se vincula principalmente con el proceso de libre competencia, sin limitarse a éste.

Siempre existe tensión entre el interés privado, el interés colectivo y el interés público, y cuando dichos intereses no coinciden, la Administración debe favorecer alguno de ellos en detrimento del otro. Si el interés colectivo de los consumidores se enfrenta al interés privado de los dueños de la propiedad industrial, es razonable asumir que el interés de los consumidores deba prevalecer sobre el de los titulares de los derechos de propiedad industrial.

De conformidad con lo anterior, desde hace ya varios meses, el IMPI ha venido argumentando que la protección de los consumidores debe tener preferencia sobre los intereses y voluntad de los solicitantes y titulares de las marcas. Por lo anterior, el Instituto ha ido endureciendo su posición respecto a marcas solicitadas que supuestamente contienen elementos engañosos para los consumidores y a los convenios de coexistencia de signos distintivos y cartas de consentimiento.

Como parte de los esfuerzos para proporcionar algo de certeza respecto a la eficacia de las cartas de consentimiento y contratos de coexistencia, como instrumentos para mejorar las probabilidades de que una marca solicitada alcance el registro, a pesar de la existencia de marcas previamente registradas o solicitadas semejantes en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, el IMPI ha dado a conocer algunos lineamientos sobre este tema.

Los lineamientos del IMPI no constituyen verdaderas directivas; no son normas administrativas de observancia general y no constan en algún acuerdo o circular que se haya dado a conocer a nivel general. La divulgación de los lineamientos se ha llevado a cabo de forma oral por parte del Director Divisional de Marcas del IMPI en conferencias organizadas por los propios especialistas en la materia. Lo anterior implica que los lineamientos del IMPI pueden volverse más o menos rígidos en cualquier momento y sin advertencia previa.

Básicamente, el criterio actual es que el IMPI aceptará una carta de consentimiento o un acuerdo de coexistencia de marcas, para desestimar una cita de anterioridades, en los siguientes casos:

(i) Marcas semejantes que protegiendo los mismos o similares productos o servicios, si el elemento distintivo de una de las marcas no este incluido en la otra marca; y

(ii) Marcas idénticas para amparar productos o servicios similares, siempre y cuando los productos o servicios enlistados en la marca solicitada no se encuentren implícitamente incluidos en el registro/solicitud de marca anterior, o viceversa.

Por otro lado, el IMPI rechazará las cartas de consentimiento en los siguientes casos:

(a) Marcas idénticas que amparen los mismos productos o servicios. Una marca mixta será considerada idéntica a una marca nominativa si comparten la misma palabra.

(b) Marcas que compartan el mismo elemento distintivo y para proteger, de forma implícita o expresa, los mismos productos o servicios.

Este último lineamiento ha causado graves inconvenientes a las empresas que permiten a diferentes entidades bajo su control, o pertenecientes al mismo grupo, registrar marcas que comparten un mismo signo distintivo para aplicarlas a sus áreas de negocio específicas, toda vez que el IMPI esta negando dichas solicitudes de marca, incluso cuando el solicitante exhibe un convenio de coexistencia de marcas o una carta de consentimiento firmada por el propietario de las marcas anteriores (Ver actualización de enero de 2011).

De forma ejemplificativa, y realizando una búsqueda rápida en la base de datos en línea del IMPI, encontré que el 20 de febrero de 2009, el IMPI negó la solicitud de marca número 919,139 “ILT ON SITE”, presentada por una persona jurídica mexicana, para amparar “negocios inmobiliarios”, debida a la existencia de un registro anterior (No. 982,020) para la marca “ILT”, que también cubría “negocios inmobiliarios”. El IMPI negó la solicitud, a pesar del hecho que el propietario de la marca anterior era accionista del solicitante y que firmó una carta de consentimiento, manifestando su conformidad con que la sociedad registrara la marca “ILT ON SITE”.

Cuando el IMPI decide que la carta de consentimiento o convenio de coexistencia de marcas es insuficiente para desestimar la cita de anterioridades, lo común es que no gire una nueva comunicación, informando acerca de la determinación y reiterando la anterioridad, sino que emite la resolución final, negando el registro solicitado.

Si el IMPI niega la solicitud de marca, las únicas alternativas viables para el solicitante son los medios de impugnación que señalan las leyes aplicables: Recurso de Revisión Administrativa ante el superior jerárquico, dentro del propio IMPI, del servidor público que decidió negar la marca (frecuentemente una pérdida de tiempo y dinero); Amparo Indirecto ante un Juzgado de Distrito; o Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA); esta última instancia es la más frecuente para combatir las resoluciones del IMPI.

Es de destacarse que las Salas Regionales Metropolitanas no especializadas del TFJFA han emitido sentencias en diversos sentidos acerca de las cartas de consentimiento y contratos de coexistencia, y sus efectos frente al IMPI; no tengo información acerca de cuál es la posición sostenida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del TFJFA

† Actualización del 18 de enero de 2010: La Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del TFJFA publicó una tesis en octubre de 2009 -los datos de localización se citan al final de esta entrada**- sosteniendo que las cartas de consentimiento pueden no ser suficientes para desvirtuar una anterioridad y obtener el registro de la marca.

Mi conocimiento de la existencia de sentencias contradictorias dictadas por las Salas Regionales Metropolitanas no especializadas del TFJFA se debe a que intervine directamente en dichos juicios. Sin embargo, por lo que hace a los precedentes publicados en la Revista el TFJFA, los que he encontrado*, y que no han constituido jurisprudencia aún, sostienen que el IMPI debe negar aquellas solicitudes de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente solicitadas o registradas, si se piden para amparar los mismos o similares productos o servicios, aún si el titular de la marca citada como anterioridad manifestó su conformidad para que el IMPI otorgara el registro a favor del solicitante.

Por lo tanto, es claro que las cartas de consentimiento y los convenios de coexistencia de marca no garantizan en forma alguna el otorgamiento por parte del IMPI de un registro de marca; en el mejor escenario posible, se trata de instrumentos que sólo tienden a mejorar las posibilidades de éxito de una solicitud, y siempre que siga los lineamientos dados a conocer por el propio Instituto.

† Actualización 26 de enero de 2011: El Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de octubre de 2010 publicó la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (los datos de localización aparecen al final de esta entrada***), en el que el órgano jurisdiccional afirma que debe reconocerse el consentimiento otorgado por el titular de un registro marcario para que otra persona moral, perteneciente al mismo grupo económico o de interés común, pueda registrar a su nombre una marca idéntica o semejante en grado de confusión para proteger los mismos o similares productos o servicios.

 A juicio del tribunal, la pertenencia al mismo grupo económico o de interés común garantiza que no habrá conflictos entre los titulares de las marcas (protección del interés privado), por una parte, y además, que el público consumidor no se verá afectado o confundido por la coexistencia de marcas idénticas o semejantes pertenecientes a personas diferentes (tutela del interés colectivo). La tesis no hace referencia a acuerdos de coexistencia, llámense cartas de consentimiento o contratos de coexistencia, entre personas que no pertenecen al mismo grupo económico o de interés común.

El precedente es muy relevante porque, hasta donde yo sé, es la primera proveniente del Poder Judicial Federal que aborda el tema de los acuerdos para la coexistencia de las marcas, y ciertamente discrepa con las resoluciones del IMPI y de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, no debe perderse de vista que se trata de una tesis aislada, por lo que no es obligatoria para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mucho menos para el IMPI.

† Actualización 25 de abril de 2013: El Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de diciembre de 2011 publicó la jurisprudencia por contradicción de tesis 2/2011  de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la que contendió la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito arriba indicada (los datos precisos de localización aparecen al final de esta entrada****). Contrario a lo afirmado por el Cuarto Tribunal Colegiado, la Corte sostuvo que el IMPI debe negar el registro de una marca idéntica a otra previamente registrada para identificar productos o servicios similares cuando la solicitud es planteada por una persona diferente del titular del registro marcario previamente concedido, siendo irrelevante si pertenecen al mismo grupo económico o si el propietario de la marca registrada manifestó su consentimiento para que el solicitante posterior obtuviese el registro.

Las consecuencias de las cartas de consentimiento y los contratos de coexistencia de marcas con relación a las partes

Cuando el titular de una marca registrada firma una carta de consentimiento, se trata en ese momento de una declaración unilateral de voluntad, sin generar obligaciones a cargo del beneficiario de la misma. Sin embargo, cuando el solicitante presenta dicha declaración unilateral de voluntad al IMPI, debe entenderse que existe una aceptación tácita de lo expresado en la carta de consentimiento, y en ese momento podemos hablar de la formalización de un contrato, con derechos y obligaciones a cargo de las partes.

Las cartas de consentimiento, una vez perfeccionado el acuerdo de voluntades, y los convenios de coexistencia de marcas son actos mercantiles (dado que su objeto es una marca, el cual es un bien incorpóreo de naturaleza mercantil) atípicos. A pesar de la falta de un marco normativo que regule las relaciones contractuales entre las partes, reitero que los acuerdos de coexistencia de marcas y cartas de consentimiento son por regla general lícitos, aunque excepcionalmente su objeto puede llegar a ser ilícito cuando el acto resulte contrario al orden público (por ejemplo, cuando se inscriben en un contexto de prácticas monopólicas), situación que dependerá del análisis del caso concreto.

La mayoría de las cartas de consentimiento que he tenido oportunidad de revisar, son más o menos vagas acerca de los derechos y obligaciones de las partes contratantes. En muchos casos, la carta se limita a manifestar que el titular de la marca anterior ‘autoriza’ el registro de la marca del solicitante, para ciertos productos o servicios o para una o varias Clases Internacionales concretas.

Una simple autorización para que un tercero registre una marca debe implicar, cuando menos, algunas obligaciones para la parte suscriptora, y derechos correlativos para el beneficiario. Sin embargo, el profesionista debe, idealmente, procurar que las obligaciones contenidas en cualquier acto, y especialmente en un convenio atípico, sean expresas, evitando en la medida de lo posible las obligaciones implícitas.

En mi opinión, si la carta de consentimiento o el acuerdo de coexistencia de marcas se limitan a prever una ‘autorización’, el titular de la marca anterior sólo se obliga implícitamente a abstenerse de estorbar las gestiones del solicitante ante el IMPI para obtener el registro de marca pedido. Sin embargo, no habría sustento para afirmar que la ‘autorización’ también impide al titular del registro anterior solicitar la nulidad del registro de marca de la solicitud autorizada, argumentando la lesión de los derechos de exclusividad emanados del registro marcario anterior, toda vez que la renuncia implícita de derechos es inadmisible en un convenio mercantil atípico, conforme a los artículos 2º y 78 del Código de Comercio y 6º y 7º del Código Civil Federal.

Lo anterior es solo un ejemplo de la importancia que el profesional debe dar al aspecto contractual de las cartas de consentimiento y a los contratos de coexistencia de marcas. Adicionalmente, si el solicitante no tuviese éxito en obtener la aprobación del registro de marca, a pesar del convenio de coexistencia o la carta de consentimiento, dicho instrumento podría ser el único sustento para que el solicitante defienda el uso lícito del signo distintivo sin registro, en caso de que el titular del registro de marca que dio la autorización, o su causahabiente, decidan presentar una solicitud de infracción de marca. Es decir, aún si la carta de consentimiento o el convenio de coexistencia de marcas resultan ineficaces para obtener el IMPI la concesión del registro de la marca del solicitante, las obligaciones y derechos estipulados entre las partes no dejan de ser plenamente válidos y exigibles entre ellas. Por lo anterior, es esencial estar atento a que la carta de consentimiento o convenio de coexistencia establezcan de forma expresa los derechos, obligaciones y renuncias de las partes contratantes.

* Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Quinta Época, Año VII, Tomo IV, No. 73, Enero 2007, Página 1927. Tesis V-TASR-I-2346.

* Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Quinta Época, Año VII, Tomo IV, No. 73, Enero 2007, Página 1929. Tesis V-TASR-II-2347.

** (Actualización de enero de 2010) Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sexta Época, Año II, No. 22, Octubre 2009, p. 292. Tesis VI-TASR-EPI-105.

*** (Actualización de enero de 2011) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 3119.

**** (Actualización de abril de 2013) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Segunda Sala, Libro III, Diciembre 2011, Tomo 4, página 2887.

La entrada Las cartas de consentimiento y los acuerdos de coexistencia de marcas en México se publicó primero en Reyes Fenig.

El artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que el derecho a demandar la indemnización es independiente de las sanciones administrativas que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pudiera imponer al responsable de la infracción de los derechos de marca o patente respectivos.

Durante algunos años, los artículos 221 y 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial se interpretaron en el sentido que no era necesario acudir al IMPI antes de poder demandar el pago de daños y perjuicios[1], y que además era válido exigir el pago de la indemnización equivalente al 40% del precio de venta de cada producto infractor sin tener que demostrar la causación de un daño o perjuicio reales o la relación causal entre el ilícito y el daño o perjuicio reclamados, de forma análoga a la indemnización que se origina por la falta de pago de un cheque por causas imputables al librador que prevé el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Aunque las sentencias emitidas se referían a demandas vinculadas con violaciones a derechos de marca, el mismo criterio era aplicable por igualdad de razón a las patentes.

En el año 2003, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito interpretó el artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial en un sentido opuesto al que venía prevaleciendo, al sostener que era necesario que el IMPI declarara administrativamente la infracción como requisito de procedibilidad para demandar el pago de daños y perjuicios[2]. Lo anterior motivó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente la Primera Sala, para dirimir la contradicción.

El resultado fue la jurisprudencia número 1a./J. 13/2004[3]. Es necesario destacar que la sentencia emitida por la Sala contiene diversas imprecisiones técnicas relacionadas con la materia de la propiedad industrial, de lo que se desprende que los Señores Ministros que participaron en este asunto lamentablemente carecían de pericia en derecho de la propiedad intelectual.

Independientemente de lo anterior, lo más relevante de la resolución de la Corte fue el radical cambio de criterio respecto a las acciones civiles para demandar el pago de indemnizaciones por la lesión a derechos de propiedad industrial.

En resumen, la Corte concluyó que es necesario que el IMPI hubiese emitido una declaración administrativa de infracción firme para la procedencia de la demanda de pago de daños y perjuicios. Adicionalmente, la Corte determinó que el hecho de que la Ley estableciera una precuantificación de los daños y perjuicios mínimos que tenía derecho a reclamar el demandante, ésta circunstancia no lo liberaba de la prueba debía demostrar que el ilícito le causó un daño y/o perjuicio real, así como el nexo causa-efecto entre la infracción cometida y el daño y/o perjuicio sufridos.

(Actualización 4 de septiembre de 2018: El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en un sentencia fechada en 2013, dio a la jurisprudencia 1a./J. 13/2004 una interpretación que permitió superar algunos de los obstáculos impuestos por la sentencia del máximo tribunal. Ver aquí.)

En mi opinión, el razonamiento e interpretación de la Corte no sólo fueron incorrectos y mal sustentados sino que, además, resulta contraria a la defensa de los intereses legítimos de los titulares de derechos de propiedad industrial en nuestro país. Contrario a lo que algún columnista afirmó, la sentencia de la Corte no fortaleció al IMPI, ya que no lo dotó de mejores instrumentos para realizar con más eficacia su labor, y en cambio debilitó el sistema de propiedad industrial en México en general.

[1] “MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1323; “PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACIÓN”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, marzo de 2001, página 1797.

[2] “ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS. VIOLACIÓN AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICIÓN PARA SU PROCEDENCIA EL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE ILICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDIMIENTO MERCANTIL)” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 1680.

[3] “PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Mayo de 2004, página 365.

La entrada Daños y perjuicios relacionados con infracciones a derechos de propiedad industrial se publicó primero en Reyes Fenig.