En este espacio me limitaré a hacer algunas observaciones sobre el uso de la marca. La utilización de otros signos distintivos, como los avisos comerciales y los nombres comerciales, presentan algunas particularidades que merecen un comentario aparte.

Las marcas nacen en el momento en que son utilizadas para distinguir ante los consumidores un producto o un servicio, independientemente de que se encuentren registradas. El registro es un acto administrativo por virtud del cual nace el derecho al uso exclusivo de la marca, pero no el signo distintivo en sí. Así como hay marcas que se usan lícitamente sin estar registradas, también hay registros de marcas que no están en uso y qué tal vez no se usen nunca. He sostenido que la marca es el contenido, mientras que el registro es el continente, y no deben confundirse.

La expresión “uso de marca” en la Ley de la Propiedad Industrial se refiere a diferentes conductas, las cuales agrupo en dos conjuntos diferentes, dependiendo del contexto: (i) uso de marca como requisito para el mantenimiento de un registro marcario, como situación de facto reivindicable al solicitar el registro de una marca, como elemento constitutivo de la acción de nulidad de un registro de signo distintivo, o como defensa en contra en un procedimiento de infracción; y (ii) uso de marca como ilícito sancionable como infracción administrativa.

Sobre el primer concepto, la Ley de la Propiedad Industrial señala que los registros marcarios podrán declararse caducos si su titular o un licenciatario o usuario autorizado han omitido usarlas en territorio nacional dentro de los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que un tercero con interés jurídico solicite la declaración administrativa de caducidad[1]. Asimismo, la falta de uso por tres años consecutivos de la marca registrada puede impedir la renovación lícita del registro, a menos que la marca se esté usando en otros productos o servicios para los que el mundo signo distintivo se encuentre también registrado. Por otro lado, el uso anterior y continuo de una marca en México o en el extranjero puede dar causa a declarar la nulidad del registro de una marca idéntica o semejante en grado de cumplimiento confusión si identifica los mismos o similares productos o servicios[2]. De forma consistente con lo anterior, el registro de una marca no es oponible ante el tercero que, de buena fe, usaba en México una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios, si dicho uso inició con anterioridad a la fecha de solicitud o de primer uso manifestado de la marca registrada[3]. Por último, al solicitar un registro de marca, el solicitante puede reclamar a su favor la fecha de inicio de la marca en México, lo cual puede darle algunas ventajas una vez otorgado el registro[4].

En estos casos, es mi opinión que el concepto de uso de marca a considerar debe ser el más amplio posible y debe comprender tanto la incorporación de la marca por el fabricante o intermediario como la importación al territorio nacional y la comercialización de productos identificados con la marca.

Dentro de este primer conjunto de conductas que implica uso de marca, me parecería válido establecer diferenciaciones y jerarquías: el que usa la marca propia o licenciada incorporándola al producto que elabora; el que incorpora la marca ajena en cumplimiento de una licencia; el que adhiere la marca propia o licenciada al producto elaborado sin signo distintivo por un tercero; el que comercializa lícitamente el producto marcado y el que importa el producto marcado. Para efectos de los artículos 92, fracción I, 113, fracción III, 130 y 15I, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, todos los anteriores son usuarios de marca, y entre ellos podría haber conflictos respecto a quien goza de un mejor derecho, lo que justificaría la distinción y jerarquización.

En cambio, un concepto más restringido de “uso de marca” lo encontramos, a mi juicio, relacionado con la infracción administrativa que contemplan las fracciones IV y XVIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial establece diferentes causas de infracción administrativa en 30 diferentes fracciones. Las fracciones IV y XVIII de ese artículo sancionan el “usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada”[5] y el “usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique”[6].

Afirmo que el concepto de “uso de marca” en infracciones es más restringido que en los casos de uso lícito, porque el ofrecimiento en venta de artículos identificados ilegalmente con una marca es castigable como infracción administrativa en un supuesto diferente[7] que distingue expresamente entre oferta en venta y uso. En efecto, la hipótesis en comento dispone que será infracción administrativa “ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular”; luego entonces, usar la marca y vender el producto marcando no son lo mismo en el caso de una infracción administrativa. Esta posición ha sido apoyada por el Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, como lo evidencia el precedente con el rubro MARCAS. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SE REFIERE A UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON SU USO Y NO CON SU COMERCIALIZACIÓN[8].

La distinción que sostuvo el tribunal es válida, incluso con la reforma al artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial publicada apenas en el mes de diciembre de 2016[9], que buscó aclarar cuándo se entiende que una marca está siendo usada en México. El texto original del artículo 62 del Reglamento estaba específicamente dirigido al concepto de uso de marca para el mantenimiento del registro, aunque podía ser aplicado a cualquier otro caso: “para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación”[10].

La nueva redacción del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial disipó las dudas sobre la amplitud de su aplicación, al eliminar la referencia expresa al artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial: “para efectos de la Ley, se entenderá que una marca se encuentra en uso, entre otros casos, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación”[11].

Con el actual texto del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial podría sostenerse que algunas conductas distintas a la fabricación o elaboración de mercancías que tienen como finalidad que un producto esté disponible en México (por ejemplo, la importación), y que no están tipificadas como infracción administrativa aunque el bien ostente ilícitamente marcas registradas, puedan ser consideradas como uso de marca y sancionables en términos de las fracciones IV y XVIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial. Hasta antes de la reforma de diciembre de 2016, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa había considerado la importación de productos identificados con marcas usadas sin autorización de su titular como una forma de competencia desleal[12], no como uso de marca.

La aclaración del concepto de uso de marca en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial deberá ser un importante avance en la defensa de los derechos de propiedad industrial. No obstante, será importante vigilar el alcance que le darán las diferentes autoridades que intervienen en la interpretación de las normas al nuevo texto del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como seguir la evolución del concepto de “uso de marcas”, tanto a nivel administrativo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como en los tribunales, los tratados internacionales, la legislación y las disposiciones reglamentarias.

[1] Artículos 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial

[2] Artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[3] Artículos 92, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[4] Artículo 113, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[5] Artículo 213, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[6] Artículo 213, fracción XVIII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[7] Artículo 213, fracción XIX, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[8] “MARCAS. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SE REFIERE A UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON SU USO Y NO CON SU COMERCIALIZACIÓN” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, p. 1902.

[9] “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial”, en Diario Oficial de la Federación, 16 de diciembre de 2016.

[10] Artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 23 de noviembre de 1994.

[11] Artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 12 de diciembre de 2016.

[12] “INFRACCIONES EN MATERIA DE COMERCIO. EL ABANDONO DE LA MERCANCÍA EN ADUANA NO EXIME DE QUE SE CONSTITUYA UNA CONDUCTA INFRACTORA ORIGINADA EN LA MOTIVACIÓN PSICOLÓGICA DEL DOLO AL MOMENTO DE REALIZAR LA IMPORTACIÓN”, en R.T.F.J.F.A., Séptima Época, Año V, No. 49, agosto 2015, p. 468.

La entrada Uso de marca. Sus acepciones y cambios. se publicó primero en Reyes Fenig.

Vistas en su conjunto, en mi opinión las reformas eliminan algunas de las inconsistencias que existían entre el Reglamento y la Ley de la Propiedad Industrial (la Ley), ajustan ciertas normas reglamentarias a algunos muy reiterados precedentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aclaran algunos puntos relacionados con las marcas nominativas y simplifican el reconocimiento de derechos de prioridad en el caso de solicitudes de marca.

MARCAS NOMINATIVAS

Entre las reformas publicadas, destaca -no necesariamente para bien- la del artículo 56 del Reglamento, que, junto con el 113 de la Ley norman la información que los solicitantes de registros marcarios deben proporcionar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando presentan la solicitud.

En México, solo los signos visibles son susceptibles de ser reconocidos como marca, y registrarse para obtener los derechos de uso exclusivo. Dependiendo de sus características y del tipo de derechos que pretenda el solicitante, las marcas pueden registrarse en una de cuatro modalidades: Nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales.

Las marcas nominativas se componen exclusivamente de denominaciones, entendiendo por denominaciones las palabras, las frases y las letras y números en combinación entre sí o con palabras o frases. Sin embargo, un punto que ni la Ley ni el Reglamento aclaraban era si los símbolos, como &, @ y +, y los signos no ortográficos en español, como la apóstrofe, podían ser materia de marcas nominativas.

La reforma del 10 de junio pretende aclarar, de forma restrictiva y un poco desaseada, lo que puede ser objeto de una solicitud de marca nominativa.

El nuevo artículo 56 del Reglamento, en su último párrafo, señala ahora que “las marcas nominativas o avisos comerciales sólo podrán conformarse de letras o palabras compuestas con el alfabeto romano, números arábigos occidentales, así como de aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura”.

El punto que más me llamó la atención es el señalamiento del “alfabeto romano”. En México, la lengua oficial es el español, y usamos el abecedario español, no el romano.

Lo más obvio primero.

Soy de la idea que el artículo 56 del Reglamento ahora establece claramente que quedan excluidos de la posibilidad ser parte de una marca registrada en forma nominativa, los símbolos: &, #, @, los signos matemáticos (+, /, *) y los símbolos de monedas ($, €), entre otros.

Por otro lado, la reforma es categórica en cuanto a que las marcas nominativas no podrán consistir de palabras expresadas en caracteres diferentes al latino, como sería el caso de una marca expresada en caracteres griegos, hebreros, chinos, arábigos, cirílicos, etc.

Lo anterior no implica que las marcas que se integren con símbolos o que se expresen con caracteres diferentes a los latinos o número arábigos occidentales (no sé si la distinción realmente era necesaria) no son registrables como marca. Sí lo son, pero no podrán registrarse como marcas nominativas, ya que se consideran como dibujos. Por lo tanto, las marcas que contengan ese tipo de caracteres deberán ser solicitados y registrados como marcas mixtas (si se combinan con letras latinas o números, o innominadas).

No es un asunto menor. Cuando una marca se registra como nominativa, el solicitante puede usarla con cualquier tipo, tamaño y color de letra, y dicha utilización se considera uso de la marca tal cual se registró. Cuando la marca se  registra como mixta o innominada, los solicitantes deberán adherir o imprimir en la solicitud un ejemplar de la marca, y si obtienen el registro, tendrán la carga de usar el signo distintivo tal cual la registraron para que su utilización sea considerado como eficaz para efectos de defender la vigencia del registro en contra de una acción de caducidad (por falta de uso) y eventualmente tener derecho a renovar el registro de marca.

Lo relativo a que las marcas nominativas podrán incorporar “signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura” tampoco me parece claro. No comprendo la distinción ¿Cuáles son los signos ortográficos que auxilian a la correcta lectura de una marca? ¿Hay signos ortográficos que no auxilian a la correcta lectura, o peor, que auxilian a la incorrecta lectura? Mi opinión sería que todos los signos ortográficos ayudan a la correcta lectura de la marca, y por lo tanto todos los signos ortográficos deberían poder formar parte de las marcas nominativas. Entre los signos ortográficos que podrán formar parte de las marcas nominativas están los signos de puntuación, de exclamación e interrogación, la diéresis y el acento gráfico, pero es probable que surjan dudas respecto del guión y de la apóstrofe.

En otro terreno poco claro, y más entretenido. ¿Qué sucede con las marcas que incluyen letras que derivan del alfabeto romano, pero no pertenecen a este estrictamente? Por ejemplo: “Æ”, “Ç”, “Ø”, etc. La primera impresión es que una marca que las contenga no deberá ser registrable como nominativa.

¿Qué hacemos entonces con la “Ñ”, la «J» y la “W”? La “Ñ” forma parte del abecedario español desde luego, pero no del romano, mientras que el alfabeto romano clásico no contemplaba la “W” y la “J”.

Por supuesto, sería absurdo afirmar que, como consecuencia de la reforma al artículo 56 del Reglamento, las denominaciones que incluyan una “Ñ”, una “J” o la “W” ya no serán registrables como marcas nominativas.

Entonces, deberemos entender que en la expresión “alfabeto romano” se incluyen todas las letras que deriven del alfabeto usado por los romanos, que incluidas desde luego la “Ñ”, la “J” y la “W”, pero también la “ß”, “Å”, “Ŝ”, “Ų”, y demás letras que no existen en el español pero sí en otras lenguas que utilizan caracteres derivados de los latinos.

Ignoro si deberemos aplicar un concepto de “alfabeto romano” restringido (excluyendo a las denominaciones que tenga “Ñ”, “J” o “W” de la posibilidad de ser registrada como nominativas) o amplio (incluyendo todas y cada una de las letras derivadas de ese alfabeto), pero no sería la primera vez que el texto de la norma no coincide con lo que sus redactores “quisieron decir”. Por ejemplo, tenemos el caso de la extensión de vigencia de las patentes “pipe-line” y la inclusión de las patentes de formulación de medicamentos alopáticos al sistema de vinculación del artículo 67 Bis del Reglamento. A este paso, y no es broma, Wikipedia será la fuente autorizada para indicarnos cuáles letras pueden formar las marcas registrables como nominativas y cuáles no.

Mi opinión es que se hubiesen evitado problemas de interpretación si, en vez de “alfabeto romano”, hubiesen empleado la expresión “abecedario español”, que es la que utiliza el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia.

Otro tema más inquietante de examinar es la motivación de la reforma al artículo 56 del Reglamento. ¿Por qué restringir la posibilidad de lograr registros nominativos únicamente a las marcas expresadas con caracteres latinos? Precisamente en un mundo globalizado, con una economía como la mexicana sumamente abierta, en donde las importaciones superan las exportaciones, pareciera un contrasentido cerrarse a la influencia de otras culturas con las que mantenemos un intercambio comercial sumamente importante y que puede verse reflejado en las marcas.

Por otro lado, ¿Cuál es la razón detrás de la limitación al tipo de marcas que pueden ser materia de un registro nominativo, sobre todo con la exclusión de los signos no ortográficos y símbolos, como la +, la @ y el &, por poner tres ejemplos? No veo una motivación de carácter técnico, ya que se trata de caracteres muy difundidos y hasta estandarizados por el uso. Adicionalmente, me preocupa el posible conflicto entre las nuevas disposiciones reglamentarias y el Convenio de París con relación a las solicitudes de marcas nominativas que reclamen prioridad y que contengan letras o símbolos que ahora ya no pueden ser materia de una marca nominativa.

También me parece que el Ejecutivo perdió una buena ocasión para aclarar si es posible excluir de reserva palabras, leyendas o letras no reservables en el caso de marcas nominativas, así como si el registro de una marca mixta o innominada presentada en blanco y negro o escala de grises da derecho a su titular a usarle en colores diferentes de aquella en que fue registrada.

En general, soy de la idea que cualquier cambio a la norma que nos proporcione mayor certidumbre acerca de los procesos y de los derechos sustantivos de los particulares es positiva, aunque no estemos de acuerdo con el fondo. Así, lo bueno de la reforma al artículo 56 del Reglamento es que aclararon que los signos y símbolos diferentes de los ortográficos, así como las denominaciones expresadas en alfabetos diferentes del romano no pueden ser objeto de solicitudes de marca nominativas. Falta ahora que nos aclaren, y probablemente eso quede en manos de los tribunales, cuál es el alcance del “alfabeto romano” que se menciona en la disposición reformada.

NOVEDADES EN MATERIA DE PRIORIDADES EN MARCAS

En un paso sin duda importante para la simplificación del trámite de registro de marcas, cuando el solicitante reclama la prioridad emanada de una solicitud extranjera de marca, ya no será necesario presentar la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica.

Anteriormente, el solicitante contaba con un plazo de tres meses -contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud- para exhibir al IMPI una copia certificada de la solicitud prioritaria. Ahora bastará con que el solicitante proporcione los datos de la prioridad reclamada (número de solicitud, fecha de presentación y país) para que el IMPI la tenga por reconocida. Si el solicitante reclama falsamente una prioridad, la solicitud estará viciada de nulidad.

La reforma sólo beneficia a las marcas presentadas con posterioridad al 11 de junio de 2011.

Una situación lamentable que ha estado surgiendo en los últimos meses, a raíz de las reformas a la Ley y ahora a su Reglamento, es que existe una creciente diferenciación entre las formalidades exigidas para solicitar patentes y las requeridas para solicitar registros de marca. El trámite de registro de marcas se ha ido haciendo menos formal, mientras que el de patentes ha mantenido, con cambios mínimos, las formalidades exigidas desde 1994.

Si dentro del procedimiento de solicitud de registros de marca ya no es necesario demostrar el mandato conferido por el solicitante en cada expediente, en patentes se mantiene la exigencia. Ahora, en marcas ya no es necesario exhibir la copia certificada de la solicitud prioritaria, pero en patentes sigue siendo necesario presentar dicha constancia. No solo eso, sino que la reforma al Reglamento reitera que el solicitante debe exhibir la traducción del documento de prioridad, y si no lo hace, el IMPI no está obligado a requerirla y deberá desechar la prioridad; lo anterior contraviene los precedentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al respecto en casos análogos^1..

Me gustaría que un día el IMPI nos explicara las razones técnicas para diferenciando las normas estrictamente adjetivas para la obtención de marcas y patentes, mismas que en un inicio eran iguales (el caso de la representación de los solicitantes) o sustancialmente iguales (prioridades).

¹ Ver tesis PATENTE. EXISTE OBIGACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR LA TRADUCCIÓN OMITIDA A LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE.- visible en la página 463 dela Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sexta Época, Volumen 26, febrero 2010 (VI-TASR-EPI-222).

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