Conforme la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, las marcas deben registrarse respecto a productos o servicios determinados, y cada solicitud de registro no debe incluir productos o servicios de más de una Clase, conforme el Clasificador previsto en el Arreglo de Niza. En caso de dudas sobre la aplicación del Clasificador, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene amplias facultades para interpretarlo.

Actualmente en México, el estudio de la lista de servicios y productos de las solicitudes de marca para determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, se lleva a cabo antes del inicio del examen de fondo o sustantivo, y de forma simultánea al examen de forma, aunque en mi opinión, no debe confundirse el examen de las formalidades de la solicitud con el examen de la lista de productos o servicios.

Antes de la publicación de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, la única forma de conocer de antemano la forma como el IMPI resolveria las lagunas del Clasificador era con la práctica, y desde luego los criterios podían variar de un momento a otro. Uno de los ejemplos más notables se dio con los servicios de intermediación comercial; durante varios años y a diferencia de lo que sucedía en otros países al mismo tiempo, los servicios de intermediación comercial eran clasificados por el IMPI en la Clase 42, en vez de la 35; un día el IMPI decidió que los servicios de intermediación comercial debían ubicarse en la Clase 35, y los practicantes nos enteramos del cambio cuando comenzamos a recibir requerimientos para corregir la indicación de la clase en las solicitudes de registro de marca que estaban en trámite.

Precisamente, el propósito de publicar un acuerdo estableciendo CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN de la Clasificación de Productos y Servicios fue, como lo indica el propio Acuerdo, brindar certeza y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial, proporcionando lineamientos de interpretación a los que deberán ceñirse los examinadores cuando lleven a cabo la revisión de la lista de bienes o servicios de las solicitudes de marca. Sin embargo, independientemente de las intenciones, es frecuente que los cambios en las “reglas del juego” generen dudas acerca de su alcance y aplicación.

Quiero enfocar este artículo a un criterio interpretativo concreto, relativo al alcance de los encabezados de las Clases del Clasificador de Productos y Servicios.

Los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN señalan que los encabezados de cada clase serán interpretados de forma restrictiva, y cuando se sean utilizados por el interesado en la solicitud de registro, se entenderán enlistados sólo los productos o servicios expresamente mencionados en dichos encabezados.

Hasta la promulgación, en 1991, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, era posible solicitar el registro de una marca para amparar la totalidad de una clase. Aunque la ley de 1991 eliminó la posibilidad de obtener una cobertura en la totalidad de la Clase, en los hechos esta amplia protección subsistió, mediante la transcripción de los encabezados del Clasificador como lista de productos o servicios a ser distinguidos por la marca.

El IMPI, y buena parte de los usuarios del sistema de propiedad industrial, dieron a los encabezados del Clasificador una interpretación sumamente extensa, al considerar que, cuando la lista de productos o servicios de una solicitud o registro de marca reproducía el encabezado de la Clase, la cobertura de la marca se extendía a la totalidad de los artículos o actividades ubicados en dicha Clase, incluyendo aquellos que no estaban siquiera implícitamente descritos (a través de sus géneros) en los encabezados.

Un ejemplo son los tacos como producto. Los tacos se clasifican en la Clase 30, cuyo encabezado actual es: café, te, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

En mi opinión, ninguno de los artículos y géneros especificados en el encabezado de la Clase 30 incluyen a los tacos. No obstante, una interpretación extensa del encabezado de la Clase, llevaba al IMPI a considerar que los tacos sí estaban comprendidos en aquella, y que por lo tanto, una solicitud o registro de marca que reprodujera el encabezado de la Clase 30, amparaba tacos. Ahora, una lectura restringida del encabezado conforme los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN debe hacer que el IMPI concluya lo opuesto, es decir, que los tacos no están protegidos en una solicitud o registro de marca que reproduzca el encabezado de la Clase 30.

Un punto inquietante es si los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN serán aplicables retroactivamente con relación a marcas solicitadas, pero sobre todo, a las registradas con anterioridad a su entrada en vigor.

En contra de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, con relación a la cobertura de los registros de marca y aviso comercial expedidos con anterioridad al 4 de octubre de 2012, tenemos que el texto del Acuerdo que establece los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN sólo hace referencia a solicitudes de registro de signos distintivos, sin precisar si las presentadas con anterioridad a su entrada en vigor serían examinadas de acuerdo los nuevos criterios.

El último párrafo de del apartado de “Consideraciones” (análoga a una exposición de motivos) expresamente señala que la finalidad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN tienen con finalidad “brindar certeza y seguridad jurídica al público usuario del sistema de propiedad industrial para la presentación y el estudio de examen de las solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales…”, por lo que es evidente la intención del IMPI de limitar el alcance de los “CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN” a las solicitudes de marca.

A favor de la aplicación retroactiva de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, es que el acuerdo, como norma administrativa de observancia general, obliga sólo a las autoridades; no contiene obligaciones a cargo de los particulares adicionales a los que ya estaban contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, y no existe un derecho subjetivo a que una norma se interprete en un sentido o en otro.

Extrapolando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en materia de jurisprudencia¹, las interpretaciones de las normas en  casos concretos no constituyen, a su vez, normas de observancia general, y por lo tanto, su aplicación a solicitudes y marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no violaría el principio de irretroactividad.

Actualización 25 de mayo de 2103: El último párrafo del artículo 217 de la nueva Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013) señala que: «La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna». ¿Cómo puede aplicarse una interpretación de la norma de forma retroactiva en perjuicio de alguien? Esta disposición pareciera indicar que sí existe un derecho subjetivo a una interpretación concreta de la norma.

Por otro lado, me parecería absurdo que, como consecuencia de interpretaciones diferentes pero simultáneas del Clasificador, dos registros de marca con listas de productos o servicios idénticos reproduciendo los mismos encabezados de la misma Clase, tuviesen al mismo tiempo alcances y cobertura diferentes, dependiendo de la fecha de registro.

La relevancia de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no se limita al ámbito académico. Sus consecuencias prácticas son importantísimas con relación al uso de la marca y sus efectos sobre solicitudes de caducidad por falta de uso de la marca registrada, nulidad por falsedad de la fecha de primer uso reclamada en la solicitud y renovación de registros de marca. Tampoco debemos obviar su probable impacto en temas de infracciones, anterioridades y nulidades por uso o registro anteriores.

1. Ver jurisprudencia 145/2000, JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo: XII, Diciembre de 2000, Página 16.

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El pasado 3 de abril de 2012 la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) entregó a la Cámara de Senadores el texto del Protocolo de Madrid para su estudio y ratificación. El día de hoy 24 de abril se ha informado que las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Comercio y Fomento Industrial aprobaron el proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo de Madrid y lo someterán al Pleno de la Cámara de Senadores, por lo que es altamente probable que la adhesión de México a ese tratado internacional sea aprobado en los próximos días. (Actualización del 14 de mayo de 2012: El día 25 de abril de 2012, la Cámara de Senadores aprobó la adhesión de México al Protocolo de Madrid. Actualización del 26 de noviembre de 2012: El día 19 de noviembre de 2012, México depositó el instrumento de adhesión ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Actualización del 18 de julio de 2012: En un reunión privada con miembros de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Director General del IMPI aclaró que si bien la Cámara de Senadores había aprobado la adhesión de México al Protocolo de Madrid, México no había depositado el instrumento de adhesión y no había fecha señalada para tal depósito, de tal forma que México no es aún formalmente parte del Protocolo de Madrid ni tenemos una fecha para que el tratado internacional entre en vigor en nuestro país.

El Protocolo de Madrid es un tratado internacional que tiene por objeto el proporcionar un registro internacional de marca, de tal suerte que con una sola solicitud y registro una persona puede obtener el derecho al uso exclusivo de la marca en todos los países que son miembros del tratado internacional (84 países al día de hoy). Asimismo, será posible renovar el registro internacional con un solo trámite.

México fue parte del Arreglo de Madrid (emparentado con el Protocolo de Madrid) del 26 de julio de 1909 al 10 de marzo de 1943¹. Nuestro país denunció dicho tratado internacional debido al bajo número de marcas que las empresas mexicanas registraban a través del sistema de Arreglo de Madrid, comparado con el número de marcas presentadas por extranjeros que se beneficiaban de dicho tratado.

El mundo y México han cambiado mucho de 1943 a la fecha. La globalización y la apertura económica del México de hoy era inimaginable en los años inmediatos posteriores al Cardenismo. Sin embargo hay situaciones que, por diferentes causas, guardan similitudes.

Considerando el tamaño de su economía (México se ubica entre las 20 economías más grandes del mundo) y el dinamismo del comercio exterior, las empresas mexicanas registran un número relativamente pequeño de marcas en el extranjero. Me parece que esto se explica por la profundísima vinculación económica y comercial (por no hablar de otros ámbitos) que existe entre México y los Estados Unidos de América. Actualmente, alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a la Unión Americana, lo que ocasiona que cuando algún mexicano busca obtener derechos sobre una marca en el extranjero, con frecuencia dicho interés se concentre en los Estados Unidos; con las peculiaridades del sistema norteamericano, un tratado multilateral como el Protocolo de Madrid en poco ayuda a obtener registros de marca en ese país.

La concentración del mercado de exportación me lleva a opinar que la adhesión de México al Protocolo de Madrid beneficiará poco a los empresarios mexicanos, y sí en cambio representa una importante mejora en la situación de las empresas extranjeras (hace varios años que Estados Unidos es parte del Protocolo de Madrid), las cuales podrán prescindir -en el corto plazo- de tener que acudir con las Autoridades de nuestro país para registrar y mantener sus marcas en México.

Adicionalmente, tengo la impresión de que el gobierno mexicano esta convencido de que la adhesión de México al Protocolo de Madrid hará más atractivo nuestro país al capital foráneo. Lo anterior puede ser cierto, pero de ahí a afirmar que el Protocolo de Madrid beneficiará a las empresas mexicanas en la misma medida que beneficiará a los extranjeros es bastante ingenuo.

Actualización del 3 de agosto de 2012: Periódico El Economista dió a conocer en su portal electrónico que Bruno Ferrari, Secretario de Economía, aceptó que la aprobación de México del Protocolo de Madrid  obedeció básicamente a presiones del gobierno de los Estados Unidos para apoyar el ingreso de México al Acuerdo Estratégico Transpacífico  de Asociación Económica o TPP.

¿Deficiencias técnicas?

El gremio de los abogados de propiedad industrial siempre se ha sentido amenazado por la adhesión de México al Protocolo de Madrid. Públicamente el principal argumento que se ha utilizado es que el Protocolo de Madrid presenta “serias” deficiencias técnico-jurídicas. El problema es que, hasta donde sé, nadie ha expuesto en qué consisten dichas deficiencias.

Si el Protocolo de Madrid tiene tantos problemas técnicos como dicen sus detractores, la verdad es que éstos hicieron un pésimo trabajo en darlos a conocer.

No hay sistema perfecto. Los abogados somos, casi por definición, conservadores y odiamos los cambios, en especial los radicales, y soy de la idea que la inminente adhesión de México al Protocolo de Madrid puede implicar una modificación radical a nuestro sistema de marcas. La adhesión de México al Protocolo de Madrid nos obligará a replantear la práctica profesional en el campo de las marcas y a realizar numerosos ajustes en el marco normativo (establecimiento de un sistema de oposición a solicitudes de marcas (Actualización del 2 de mayo de 2016: México introduce la oposición al sistema de marcas), conciliar la existencia de registros de marca nacionales e internacionales), pero nada de ello implica que el Protocolo de Madrid sea técnicamente deficiente.

Actualización del 18 de julio de 2012: Durante un Seminario privado realizado en Ciudad de México el 5 de julio de 2012, el Lic. Sergio Ampudia, Coordinador de Planeación Estratégica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, explicó que el Instituto no estimaba esencial la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, o introducir el sistema de oposición, como requisitos para el depósito del instrumento de adhesión del Protocolo de Madrid y la consecuente entrada en vigor del tratado internacional en nuestro país.

Yo sostengo mis objeciones a la adhesión del Protocolo de Madrid, pero mis reservas son más de tipo económico y político que jurídicas.

1. David Rangel Medina, Tratado de derecho marcario, México, 1960, p. 65.

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El texto reformado de la Ley de la Propiedad Industrial dejó de requerir la presentación de un poder para que el representante de una persona física o moral, mexicana o extranjera, pueda solicitar el registro de una marca a nombre de su poderdante, lo cual me resulta sorprendente.

En un sistema tan formalista como el mexicano, la Ley de la Propiedad Industrial ya era “avanzada” en cuanto a exigir que los poderes exhibidos por los apoderados de los solicitantes cumplieran con un mínimo de formalidades, y desde luego, dichas formalidades eran bastante menores que las que prevé el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. No hay que olvidar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pretende uniformar la mayor parte de los procedimientos administrativos, incluyendo los relacionados con las Autoridades Administrativas encargadas de la propiedad intelectual.

Durante algún tiempo sostuve que sería importante analizar si el texto del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial había sido derogado tácitamente por el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dado el curioso régimen derogatorio-supletorio-complementario de esa legislación. Lo que encontré es que nadie estaba interesado en siquiera imaginar todos los problemas que hubiese acarreado aplicar las normas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (en donde se exigen poderes notariales o ratificados ante fedatario público) a la representación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Hasta donde yo sé, la discusión no salió de las conversaciones amistosas entre colegas.

Ahora, aún existiendo un conflicto entre los artículos 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, el que exista una norma posterior especial (como el artículo 181 reformado) me parece que inclina la balanza a favor de la legislación especial, en beneficio de los particulares, pero en detrimento de un sistema jurídico que debería ser coherente.

Soy de la opinión que una sociedad, entre más primitiva es su mentalidad, más formalidades exige para reconocer la validez de un acto. Por lo tanto, doy la bienvenida a una reforma donde se le da un valor real y efectivo a la palabra. Con la reforma al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial el IMPI reconocerá, en los trámites relacionados con las solicitudes y registros de marca, la personalidad del apoderado del solicitante con la simple afirmación bajo protesta de decir verdad de que sí cuenta con dicha representación.

Desde luego, la reforma tiene sus limitaciones No me quedó claro el motivo por el que el legislador no incluyó en la reforma los procedimientos administrativos relacionados con las invenciones. Por otro lado, para los procedimientos contenciosos iniciados ante el IMPI, las formalidades exigidas para los instrumentos donde constan los mandatos no han cambiado nada. Finalmente, cuando un apoderado diferente del que inició un determinado trámite intervenga en el procedimiento, el IMPI debe exigir que presente el documento donde conste el poder conferido por el solicitante.

Por otra parte, tampoco debe asumirse que ahora la gestión de negocios es una figura admisible dentro de los procedimientos administrativos relacionados con solicitudes y registros de marca.

Cuando una persona actúa ante el IMPI en nombre de un solicitante o titular de registro de marca, la existencia de un mandato expreso sigue siendo esencial. Lo que cambió, a mi parecer, es la forma y momento para probar la representación. La prueba del mandato no debe confundirse con la existencia misma del acto.

Por lo tanto, aunque la presentación del documento en que consta el poder deja de ser un requisito esencial para aprobar el examen de forma de la solicitud, y eventualmente conseguir el registro de la marca (o una renovación o la inscripción de una licencia o transmisión de derechos), siempre es necesario que el profesional cuente con un documento que le permita probar la existencia del mandato, para el caso de que llegase a ser necesario.

En todo caso, lo cierto es que la existencia de una ley en donde es suficiente la manifestación bajo protesta de decir verdad para que la Autoridad tenga por acreditada la existencia de un mandato es excepcional, y me pregunto si, a la larga, la ausencia absoluta de un documento poder dentro de los expedientes de registro de marca podría comprometer la validez de éstos.

Desde luego que el apoderado del solicitante podría voluntariamente exhibir un documento de poder en los expedientes a su cargo, pero el IMPI le exigirá que haga un pago por reposición de documentos, bajo el apercibimiento de tener por abandonado el trámite de la solicitud. Lo cierto es que la exigencia de hacer un pago por la presentación de un documento que ya no es requerido (y que por lo tanto no constituye una reposición de documentación, subsanación de omisión o aclaración) parece arbitrario, así como lo desproporcionado del apercibimiento.

También hubo cambios al Acuerdo que Establece las Reglas de Presentación de Solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las modificaciones mas obvias fueron la reducción en el número de ejemplares que había que presentar con la solicitud y la entrada en vigor de nuevos formatos (el de renovación es ahora mucho más simple), incluyendo formatos para solicitar la inscripción de licencias, transmisiones de derechos de propiedad industrial y fusiones. Anteriormente, este tipo de inscripciones se solicitaban mediante escrito libre, y supongo que con ello el IMPI logrará mayor celeridad y eficiencia en los trámites de registro de los actos antes indicados.

Aparentemente, también han entrado en efecto modificaciones a algunas prácticas del IMPI que impactarán negativamente en los particulares. Digo aparentemente porque dichas prácticas no constan en manuales, circulares o algún otro tipo de instrumento al que los administrados tengamos acceso, y por lo tanto pueden ir cambiando sin previo aviso, obviamente en menoscabo de la seguridad jurídica.

Probablemente, el cambio más significativo consiste en que el IMPI dejará de expedir copias certificadas de documentos que constan en expedientes diferentes de aquellos en donde se esta llevando a cabo la petición y que normalmente son solicitadas para cumplir algún requerimiento o formalidad en procedimientos ajenos a aquellos en donde obran los documentos.

Por ejemplo, supongamos que existen tres solicitudes en las que se reclama la misma prioridad. El solicitante tendrá tres meses para presentar la copia certificada de la solicitud extranjera cuya prioridad se reclamó. Conforme a la práctica anterior, el solicitante depositaba la copia certificada emitida por la oficina de marcas extranjera en una de las solicitudes, y simultáneamente solicitaba al IMPI la expedición de dos copias certificada de dichos documentos de prioridad para agregarlas a las otras solicitudes donde se reclamaba la misma prioridad, y así obtener el reconocimiento de la prioridad en las tres solicitudes.

Ahora, con la nueva práctica asumida por el IMPI, si hubiera tres solicitudes de marca con la misma prioridad, el solicitante deberá obtener por su cuenta las copias certificadas de los documentos de prioridad que le hagan falta para depositarlas ante el IMPI, antes de solicitar el reconocimiento de los derechos de prioridad. De esta forma, el solicitante deberá presentar en cada solicitud la copia certificada de la solicitud prioritaria, y ya no podrá pedir al IMPI que emita las constancias al momento de solicitar el reconocimiento de las prioridades.

Por otro lado, otro cambio en la práctica del IMPI es que éste comenzará a obstaculizar la intervención de más de un profesional en los procedimientos administrativos relacionados con solicitudes o registros de marca, mediante el requerimiento de poderes o exigiendo el pago por la acreditación de una nuevo apoderado, incluso en los casos en los que ya consta en el expediente un poder donde se designan a todos los promoventes.

Una situación similar se dará en muchos casos de inscripciones de transmisiones de derechos, licencias, franquicias, fusiones, cambios de nombre y gravámenes, cuando involucren más de una solicitud/registro de marca

En la práctica, el cambio en la práctica del IMPI implicará un mayor gasto para los solicitantes de registros de marca, y seguramente en muchos casos pondrá en riesgo el cumplimiento de los plazos perentorios para la presentación de ciertos documentos.

De nueva cuenta, resulta paradójico ver como, por una parte, los procedimientos administrativos se hace menos formales, y al mismo tiempo, que los trámites pierdan agilidad por un cambio en la prácticas y políticas del IMPI.

Lo anterior es tan absurdo que me parece que en poco tiempo algunos solicitantes comenzar a impugnar la negativa del IMPI a expedir copias certificadas de documentos que constan en expedientes diferentes a aquellos en los que se esta llevando a cabo un determinado trámite, o a reconocer la legitimidad de un apoderado diverso al que inició el trámite para intervenir en un procedimiento administrativo.

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La renovación de los registros de marca constituye un aspecto fundamental del mantenimiento de cualquier portafolio de propiedad intelectual. Tomar las decisiones correctas respecto a renovar o no renovar una marca, permite al titular maximizar el valor de los activos intangibles, y evitar gastos innecesarios.

En esta entrada, explicaré los aspectos básicos acerca de la renovación de registros marcarios en México, y llamaré la atención del lector a dos temas que exigen un cuidado especial cuando el dueño de la marca decide renovarla en nuestro país.

Aspectos fundamentales acerca de la renovación de marcas en México

Conforme la Ley de la Propiedad Industrial vigente hasta el 4 de noviembre de 2020, el registro de una marca en México es válido por un plazo de diez años contados a partir de la fecha de solicitud, independientemente de la fecha de emisión del registro, de la prioridad reclamada o de la fecha de primer uso. El registro puede ser renovado un número ilimitado de ocasiones por períodos de diez años.

Con la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la vigencia de los registros de marca solicitados a partir del 5 de noviembre de 2020* será de diez años a partir de la fecha de registro.

La ley mexicana no permite que una solicitud de registro de marca contenga productos o servicios de más de una clase (conforme el Clasificador Internacional previsto en el Arreglo de Niza), por lo que es frecuente que una misma persona sea titular de varios registros de marca para marcas idénticas pero en clases distintas. Adicionalmente, las normas mexicanas son menos restrictivas que las de otros países (particularmente los Estados Unidos) acerca de los bienes o servicios que se pueden enlistar en una solicitud de marca, permitiendo incluir productos o actividades adicionales a aquellos donde existe una intención real de identificar con la marca, siempre y cuando pertenezcan a la misma clase.

Sin embargo, al tercer aniversario de emisión del registro, y posteriormente con cada renovación, el titular de la marca debe presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca registrada. Los derechos marcarios se conservarán sólo para aquellos productos o servicios enumerados en la declaración de uso de marca.

El período para renovar un registro de marca es de doce meses; comienza seis meses antes de la fecha de vencimiento del registro y concluye a los seis meses posteriores a dicha fecha.

El cálculo del período de renovación dependerá de la fecha en que el registro fue solicitado, y deberá distinguirse entre registros solicitados antes del 5 de noviembre de 2020 y los solicitados a partir del 5 de noviembre de 2020.

Por ejemplo, tratándose de un registro de marca solicitado antes del 5 de noviembre de 2020, si el día de presentación de una marca fue el 1 de agosto de 2009, el registro de marca vencería el 1 de agosto de 2019, y la solicitud de renovación de marca podría presentarse entre el 1 de febrero de 2019 y el 1 de febrero de 2020 (existe discusión acerca de si la fecha límite debería ser 2 de febrero de 2020). No hay prórrogas.

Por otro lado, si se trata de una marca registrada que fue solicitada conforme la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial,  asumiendo como fecha de solicitud el mismo 5 de noviembre y la de otorgamiento el 17 de diciembre de 2020, el registro de marca vencería el 17 de diciembre de 2030, y la solicitud de renovación podría presentarse dentro del periodo comprendido entre el 17 de junio de 2030 y el 17 de junio de 2031. No hay prórrogas.

Temas controvertidos acerca de la renovación de marcas

(1) Declaración de uso

Aunque no es necesario exhibir una representación de la marca como es usada, o una muestra del producto distinguido con el signo distintivo, la legislación mexicana es explícita al exigir que el solicitante de la renovación de la marca declare que la marca a renovar ha sido usada de manera real y efectiva en México, identificando los productos o servicios en los que ha tenido lugar la utilización de la marca. Los efectos de la renovación y los derechos de exclusividad sobre la marca se limitarán a los productos o servicios señalados en la declaración de uso.

En el caso de los registros nacionales, la declaración de uso real y efectivo se presenta simultáneamente con la solicitud de renovación.

En el caso de los registros internacionales de marca, si titular solicita la renovación sin presentar la declaración de uso real y efectivo (lo cual ocurrirá en virtualmente todos los casos), el IMPI requerirá la presentación de la declaración de uso real y efectivo de la marca en un plazo de dos meses, a partir del día siguiente de la notificación del requerimiento. Está por verse cómo notificará el IMPI dicho requerimiento: mediante aviso entregado a través de la OMPI, o mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, como es la actual regla para la totalidad de los requerimientos que el IMPI expide; desde luego que esta segunda opción implicaría una situación de incertidumbre importante, e incluso podría dejar en estado de indefensión a los usuarios del sistema de Madrid.

Las marcas que no se han usado en México en al menos uno de los productos o servicios enumerados en el registro correspondiente, no deben ser renovadas. Por esa razón, es frecuente que los agentes y abogados de marcas mexicanos (incluyéndome) soliciten a sus clientes una declaración escrita relativa al uso de la marca, para reducir el riesgo de solicitar la renovación de marcas que no han sido utilizadas.

(2) Tarifa de renovación

Como expresé anteriormente, México no permite que las solicitudes de registro de marca incluyan productos o servicios de más de una clase. Sin embargo, dado el cambio de la antigua Clasificación Nacional a la Clasificación Internacional, y las modificaciones posteriores a ésta última, IMPI ha reclasificado unilateralmente los bienes y servicios amparados contenidos en el enlistado original, ocasionalmente dando lugar a registros de marca que abarcan más de una clase.

Por ejemplo, los registros de marca ubicados en la antigua clase 46 nacional, que abarcaban ‘alimentos y sus ingredientes’ fueron posteriormente clasificados en las clases 01, 05, 29, 30 y 31 internacionales. Otras reclasificaciones similares han tenido lugar con las modificaciones al Clasificador Internacional de Productos y Servicios o por cambios en los criterios aplicados por los examinadores del IMPI (por ejemplo, bajo la 7a. edición del Clasificador Internacional, las autoridades mexicanas ubicaban los servicios de compraventa al detalle y al mayoreo en la clase 42, en vez de la clase 35).

Ahora bien, la norma que establece la tarifa (tasa) que cobra el IMPI por los servicios y trámites relacionados con propiedad industrial, señala que el pago debe calcularse “por cada clase”. No obstante, la mayoría de los abogados y agentes de marca en México calculan el monto a pagar “por registro”.

La diferencia entre calcular el pago “por registro” o “por clase” es irrelevante en la mayoría de los casos, toda vez que un muy alto porcentaje de los registros de marca protegen producto o servicios de una sola clase. Sin embargo, sigue existiendo un número considerable de marcas registradas que abarcan expresamente productos o servicios de más de una clase.

El criterio implícito actual del IMPI (no hay un documento escrito al respecto) es que la tarifa de renovación debe ser calculada “por registro”, a pesar de que la norma relativa al pago por la renovación de marcas registradas expresamente dispone que el monto debe calcularse “por cada clase”. Desde luego, si el titular de la marca calcula la tarifa “por clase” y paga un monto mayor al que hubiese resultado si el cálculo se hubiese efectuado “por registro”, el IMPI aceptará el pago y renovará la marca, pero no efectuará reembolso alguno.

La tarifa por renovar una marca registrada es relativamente alta, por lo que calcularla “por registro” en vez de “por clase” resulta muy atractivo ($3,015.00 Pesos Mexicanos por registro en vez de $3,015.00 por cada clase incluida en el registro).

Considerando que el IMPI nunca ha objetado el cálculo de la tarifa de renovación “por registro” y que no se han publicado resoluciones en las que se anule la renovación de una marca, la mayoría de los abogados y agentes de marcas en México se sienten confiados con la práctica de pagar una tarifa más baja que la señalada expresamente en la norma, para el caso de registros con clases múltiples.

Sin embargo, la ausencia de precedentes publicados, o jurisprudencia, acerca de la validez de renovaciones donde no se pagó la tarifa en los términos previstos en la norma no implica que no existan riesgos. En mi experiencia, los tribunales se han negado a reconocer la caducidad de pleno derecho de registros de marca que, aun cubriendo más de una clase, el titular decidió calcular el pago de la tasa “por registro”.

* Existe alguna controversia acerca de la fecha de entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (ver aquí). La fecha mas aceptada es 5 de noviembre de 2020, y esperamos que los tribunales pronto lo confirmen o corrijan.

La entrada La Renovación de Marcas en México (actualizado a 2020) se publicó primero en Reyes Fenig.

(Actualización 30 de abril de 2018: Existe un proyecto de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que podría hacer obligatoria la comprobación de explotación de la marca registrada para mantener el registro. Muchos colegas dan por hecho que la reforma será promulgada, pero hasta el día de hoy no ha salido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Mientras esa supuesta reforma no sea publicada, lo afirmado en esta entrada sigue vigente).

(Actualización 3 de agosto de 2018. El 18 de mayo de 2018 fue finalmente publicada la reforma en materia de marcas. Entre otros cambios, la reforma introdujo la obligación de presentar declaraciones de uso de marca una vez cumplidos tres años desde la fecha de expedición del registro. La reforma afecta sólo las marcas otorgadas a partir del 10 de agosto de 2018 (Ver Las nuevas declaraciones de uso de marca). Para los registros de marca concedidos con anterioridad al 10 de agosto de 2018, lo explicado en esta entrada sigue siendo aplicable).

En muchos casos, la siguiente pregunta es por qué los profesionales especializados en materia de marcas insisten con la necesidad de presentar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pruebas de uso de marcas cada tres años.

Desde la promulgación de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, renombrada Ley de la Propiedad Industrial en 1994, no es necesario presentar comprobaciones de uso de marca cada tres años para mantener la vigencia del derecho de propiedad industrial. Lo anterior no significa que la interrupción en el uso de una marca registrada esté exenta de consecuencias negativas. El cese en la explotación de una marca registrada por tres años consecutivos o más hace al registro vulnerable al registro a una acción de caducidad por parte de un tercero con interés jurídico.

No obstante lo anterior, al renovar el registro marcario, el apoderado del titular de la marca debe manifestar bajo protesta de decir verdad que la marca esta en uso y que su explotación no se ha interrumpido por un plazo de tres años o mayor para distinguir cuando menos uno de los productos o servicios para los que se solicitó la marca, sin que sea necesario exhibir alguna etiqueta o muestra del artículo contraseñado.

En estricto derecho, una marca que no se ha usado no debe ser renovada.

Algunos colegas opinan que presentar comprobaciones de uso de marca cada tres años al IMPI previene que terceros promueva solicitudes de caducidad de marca, aunque dicha posición carece de fundamento en la ley o en la jurisprudencia.

Los efectos de presentar unilateralmente pruebas de uso de marca sin que medie procedimiento de declaración administrativa de caducidad se limitan a intentar disuadir a terceros de intentar promover la caducidad de la marca registrada mediante la demostración de que el titular de la marca cuenta con los elementos de prueba necesarios para la defensa del registro, en caso de ser necesario.

Consecuentemente, asumiendo que no se trata del trámite de la renovación de un registro marcario, la presentación de una declaración de uso de la marca (incluso juradas o bajo protesta de decir verdad) no se traduce en un beneficio real para el propietario del signo distintivo registrado. En todo caso, el IMPI se limita a emitir un oficio ordenando agregar al expediente la declaración de uso y los anexos que se hubiesen presentado, pero en ningún momento tiene por acreditado el uso de la marca.

Si un tercero solicita la declaración administrativa de caducidad, afirmando que la marca no se ha usado en los tres años consecutivos anteriores a la fecha de presentación de la demanda, el titular afectado deberá demostrar dentro del procedimiento de caducidad que la marca se ha usado, independientemente de las comprobaciones de uso de marca que hubiese presentado con anterioridad.

Ahora bien, si el titular de una marca registrada esta interesado en presentar al IMPI pruebas de explotación de la marca para desalentar posibles ataques por parte de terceros basados en falta de uso, lo que se sugiere es presentar pruebas que realmente demuestren la utilización de la marca, como si se tratara de un procedimiento de declaración administrativa de caducidad; en ese orden de idea, exhibir una etiqueta o una declaración jurada no serían adecuados.

Es muy importante ser cuidadoso con las pruebas de uso de marca que se presenten al IMPI. El mostrar pruebas insuficientes podría provocar un resultado totalmente adverso al que se pretende y alentar a terceros a solicitar la caducidad de la marca en vez de desanimarlos.

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