México se adhirió al Protocolo de Madrid en el mes de noviembre de 2012, y entró en vigor en febrero del siguiente año.

Ciertamente el Protocolo de Madrid no es perfecto y los solicitantes deben enfrentar diferentes problemas con el examen simultáneo de la marca en diferentes países. No obstante, tengo la impresión que el Protocolo de Madrid ha probado ser una herramienta eficaz para los negocios y empresas globales.

Cada país tiene sus propias normas y contemplan distintas obligaciones y cargas para los titulares de registros nacionales e internacionales de marcas. En ocasiones, los propietarios de marcas se ven en la necesidad de presentar, cada cierto tiempo, documentos y declaraciones ante las Oficinas Nacionales de Marcas para la conservación de los derechos.

En el mes de mayo de 2018, el Diario Oficial de la Federación publicó significativas reformas y adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial; las normas relativas a signos distintivos se vieron especialmente afectadas. Entre los cambios encontramos la reinstauración de la obligación de presentar, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), una declaración de uso real y efectivo de la marca registrada para la conservación de los derechos (Ver nuestra entrada sobre la nueva declaración de uso de marca).

Todos los registros de marca mexicanos, incluyendo los otorgados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las reformas a la ley (10 de agosto de 2018) serán impactados tarde o temprano por la carga de presentar la declaración de uso real y efectivo del signo distintivo.

La carga de presentar la declaración de uso de marca ante el IMPI debe cumplirse en dos momentos:

1) Declaración de uso al tercer año de expedición del registro.

Esta carga solo afecta a las marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018. El plazo para presentar la declaración de uso inicia en la fecha del tercer aniversario de la emisión del registro y termina a los tres meses.

Es necesario presentar una declaración de uso por registro. En el caso de Registros Internacionales protegidos en México, el titular debe depositar una declaración de uso de marca por Clase, a través de un apoderado designado conforme la ley mexicana. Si el IMPI decretó la protección del registro internacional sin la intervención de un apoderado en México, entonces es necesario designar uno y proveerle de un poder escrito y firmado en original. También será necesario pagar la tasa gubernamental (alrededor de US$85.00) por la presentación de una declaración de uso.

El IMPI no emitirá requerimientos ni recordatorios y el plazo es improrrogable. La omisión en la presentación de la declaración de uso de marcas provocará la caducidad de pleno derecho del registro marcario, con la consecuente extinción de los derechos de exclusividad.

Adicionalmente, la esfera de protección brindada por el registro de marca se restringirá a los productos o servicios enlistados en la declaración de uso real y efectivo de la marca. Si bien el fundamento para tal restricción es inexistente para el caso de registros de marca nacionales (lo que podría viciar la legalidad de cualquier determinación del IMPI sobre limitar la cobertura de las marcas registradas a los productos/servicios contenidos en la declaración), el artículo 34 de los Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos administrativos para la Atención de Solicitudes, Peticiones y Promociones presentadas conforme al Protocolo de Madrid, reformado el 6 de septiembre de 2018, expresamente dispone tal restricción para los Registros Internacionales[1].

2) Declaración de uso al renovar.

Como regla, los titulares de todos los registros marcarios con efectos en México, deben presentar, con posterioridad a cada renovación, una declaración de uso real y efectivo de la marca a renovar.

Excepcionalmente, la citada carga no existe para el caso de renovaciones presentadas antes del 10 de agosto de 2018.

En el caso de las marcas registradas nacionales, la declaración de uso real y efectivo de la marca es presentada simultáneamente con la solicitud de renovación. Omitir la declaración de uso al momento de renovar exigiría un descuido o desconocimiento importantes en la preparación de la renovación que, en la práctica, me parece sumamente improbable.

En el caso de los registros internacionales de marca protegidos en México conforme al Protocolo de Madrid, la situación es diferente. Como la declaración de uso real y efectivo de la marca no puede presentarse al solicitar la renovación a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), dicha declaración deberá ser depositada directamente ante el IMPI, en un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la fecha en que la OMPI notifique al IMPI la renovación del registro internacional de marca.

Una declaración de uso deberá ser presentada por cada clase comprendida en el registro internacional protegido en México, en la ventanilla del IMPI, por un apoderado designado por el titular del registro marcario, y cubrir la tasa por presentación de cada declaración de uso (alrededor de US$85.00), con independencia de lo pagado a OMPI por la renovación del registro internacional de marca.

Por lo tanto, los titulares de los registros internacionales de marca deben estar conscientes que la presentación de la renovación de marca con OMPI es insuficiente para conservar los derechos de marca en México. Hipotéticamente, si la renovación ante OMPI de un registro internacional designando a México hubiese sido efectuada el 10 de agosto de 2018, entonces la declaración de uso real y efectivo de marca tendría que haberse ingresado al IMPI entro de los tres meses siguientes a que OMPI hubiese notificado al IMPI la renovación del registro internacional.

El actual artículo 35 de los Lineamientos administrativos para la Atención de Solicitudes, Peticiones y Promociones presentadas conforme al Protocolo de Madrid dispone expresamente que el IMPI se abstendrá de emitir recordatorios o requerimientos al solicitante de la renovación acerca de la presentación de la declaración de uso real y efectivo de la marca registrada. No existen prórrogas para presentar la declaración de uso, y la protección del registro internacional de marca se limitarán a los expresamente enlistados en la declaración de uso real y efectivo de la marca.

Ahora bien, el artículo 35 de los Lineamientos administrativos para la Atención de Solicitudes, Peticiones y Promociones presentadas conforme al Protocolo de Madrid señala que, si la protección en México del registro internacional tiene menos de tres años de antigüedad, entonces no existe la carga de presentar la declaración de uso real y efectivo ante el IMPI con posterioridad a la renovación del registro internacional. Esta disposición prevé una excepción no contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial. Habría que preguntarse, otra vez, si es válido que un acuerdo administrativo introduzca una excepción a la regla que la legislación establece. Si estamos ante una deficiencia técnica en la norma administrativa, la validez de la excepción del artículo 35 de los Lineamientos administrativos podría verse afectada. Mi recomendación es no correr riesgos y presentar al IMPI la declaración de uso posterior a la renovación del registro internacional, con independencia de la antigüedad de la concesión de la protección en México.

Un ejemplo podrá facilitar la compresión de este tema. Supongamos un registro internacional presentado el 2 de octubre de 2008; que México hubiese sido designado con fecha 1° de abril de 2013, y que IMPI hubiese concedido la protección el 3 de agosto de 2015. Asumamos que la renovación del registro internacional fue oportunamente presentada el 2 de octubre de 2018 y que OMPI notificó la renovación al IMPI el 27 de noviembre de 2018. Tenemos, entonces, que el titular del hipotético registro internacional debió presentar al IMPI la declaración de uso efectivo de marca entre el 28 de noviembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019. Si la declaración de uso real y efectivo de marca no fue presentada para el 28 de febrero de 2019, la consecuencia sería que los efectos del registro internacional en México estarían extintos en nuestro país a partir del 1° de marzo de 2019.

Como yo lo veo, el escenario para los titulares de registros de marca se ha complicado, en especial en el caso de los Registros Internacionales. Es probable que, al día de hoy, ya existan algunos registros internacionales de marca caducos de pleno derecho por haber omitido presentar la declaración de uso real y efectivo de la marca. Si los plazos previstos en la ley para presentar las declaraciones de uso de marca no son extendidos, facilitando con ello el cumplimiento esa carga para todos los titulares de registros marcarios, me temo que veremos un número importante de registros de marca -nacionales e internacionales- inadvertidamente caducos de pleno derecho en los próximos diez años.

[1] Sería cuestionable la legalidad de una resolución del IMPI limitando la cobertura de los registros internacionales, fundada en un acuerdo administrativo, cuando la Ley de la Propiedad Industrial omite prever tal limitación.

La entrada Usuarios del Sistema de Madrid: tengan cuidado, renovar el registro internacional no es suficiente. se publicó primero en Reyes Fenig.

La renovación de los registros de marca constituye un aspecto fundamental del mantenimiento de cualquier portafolio de propiedad intelectual. Tomar las decisiones correctas respecto a renovar o no renovar una marca, permite al titular maximizar el valor de los activos intangibles, y evitar gastos innecesarios.

En esta entrada, explicaré los aspectos básicos acerca de la renovación de registros marcarios en México, y llamaré la atención del lector a dos temas que exigen un cuidado especial cuando el dueño de la marca decide renovarla en nuestro país.

Aspectos fundamentales acerca de la renovación de marcas en México

Conforme la Ley de la Propiedad Industrial vigente hasta el 4 de noviembre de 2020, el registro de una marca en México es válido por un plazo de diez años contados a partir de la fecha de solicitud, independientemente de la fecha de emisión del registro, de la prioridad reclamada o de la fecha de primer uso. El registro puede ser renovado un número ilimitado de ocasiones por períodos de diez años.

Con la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la vigencia de los registros de marca solicitados a partir del 5 de noviembre de 2020* será de diez años a partir de la fecha de registro.

La ley mexicana no permite que una solicitud de registro de marca contenga productos o servicios de más de una clase (conforme el Clasificador Internacional previsto en el Arreglo de Niza), por lo que es frecuente que una misma persona sea titular de varios registros de marca para marcas idénticas pero en clases distintas. Adicionalmente, las normas mexicanas son menos restrictivas que las de otros países (particularmente los Estados Unidos) acerca de los bienes o servicios que se pueden enlistar en una solicitud de marca, permitiendo incluir productos o actividades adicionales a aquellos donde existe una intención real de identificar con la marca, siempre y cuando pertenezcan a la misma clase.

Sin embargo, al tercer aniversario de emisión del registro, y posteriormente con cada renovación, el titular de la marca debe presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca registrada. Los derechos marcarios se conservarán sólo para aquellos productos o servicios enumerados en la declaración de uso de marca.

El período para renovar un registro de marca es de doce meses; comienza seis meses antes de la fecha de vencimiento del registro y concluye a los seis meses posteriores a dicha fecha.

El cálculo del período de renovación dependerá de la fecha en que el registro fue solicitado, y deberá distinguirse entre registros solicitados antes del 5 de noviembre de 2020 y los solicitados a partir del 5 de noviembre de 2020.

Por ejemplo, tratándose de un registro de marca solicitado antes del 5 de noviembre de 2020, si el día de presentación de una marca fue el 1 de agosto de 2009, el registro de marca vencería el 1 de agosto de 2019, y la solicitud de renovación de marca podría presentarse entre el 1 de febrero de 2019 y el 1 de febrero de 2020 (existe discusión acerca de si la fecha límite debería ser 2 de febrero de 2020). No hay prórrogas.

Por otro lado, si se trata de una marca registrada que fue solicitada conforme la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial,  asumiendo como fecha de solicitud el mismo 5 de noviembre y la de otorgamiento el 17 de diciembre de 2020, el registro de marca vencería el 17 de diciembre de 2030, y la solicitud de renovación podría presentarse dentro del periodo comprendido entre el 17 de junio de 2030 y el 17 de junio de 2031. No hay prórrogas.

Temas controvertidos acerca de la renovación de marcas

(1) Declaración de uso

Aunque no es necesario exhibir una representación de la marca como es usada, o una muestra del producto distinguido con el signo distintivo, la legislación mexicana es explícita al exigir que el solicitante de la renovación de la marca declare que la marca a renovar ha sido usada de manera real y efectiva en México, identificando los productos o servicios en los que ha tenido lugar la utilización de la marca. Los efectos de la renovación y los derechos de exclusividad sobre la marca se limitarán a los productos o servicios señalados en la declaración de uso.

En el caso de los registros nacionales, la declaración de uso real y efectivo se presenta simultáneamente con la solicitud de renovación.

En el caso de los registros internacionales de marca, si titular solicita la renovación sin presentar la declaración de uso real y efectivo (lo cual ocurrirá en virtualmente todos los casos), el IMPI requerirá la presentación de la declaración de uso real y efectivo de la marca en un plazo de dos meses, a partir del día siguiente de la notificación del requerimiento. Está por verse cómo notificará el IMPI dicho requerimiento: mediante aviso entregado a través de la OMPI, o mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, como es la actual regla para la totalidad de los requerimientos que el IMPI expide; desde luego que esta segunda opción implicaría una situación de incertidumbre importante, e incluso podría dejar en estado de indefensión a los usuarios del sistema de Madrid.

Las marcas que no se han usado en México en al menos uno de los productos o servicios enumerados en el registro correspondiente, no deben ser renovadas. Por esa razón, es frecuente que los agentes y abogados de marcas mexicanos (incluyéndome) soliciten a sus clientes una declaración escrita relativa al uso de la marca, para reducir el riesgo de solicitar la renovación de marcas que no han sido utilizadas.

(2) Tarifa de renovación

Como expresé anteriormente, México no permite que las solicitudes de registro de marca incluyan productos o servicios de más de una clase. Sin embargo, dado el cambio de la antigua Clasificación Nacional a la Clasificación Internacional, y las modificaciones posteriores a ésta última, IMPI ha reclasificado unilateralmente los bienes y servicios amparados contenidos en el enlistado original, ocasionalmente dando lugar a registros de marca que abarcan más de una clase.

Por ejemplo, los registros de marca ubicados en la antigua clase 46 nacional, que abarcaban ‘alimentos y sus ingredientes’ fueron posteriormente clasificados en las clases 01, 05, 29, 30 y 31 internacionales. Otras reclasificaciones similares han tenido lugar con las modificaciones al Clasificador Internacional de Productos y Servicios o por cambios en los criterios aplicados por los examinadores del IMPI (por ejemplo, bajo la 7a. edición del Clasificador Internacional, las autoridades mexicanas ubicaban los servicios de compraventa al detalle y al mayoreo en la clase 42, en vez de la clase 35).

Ahora bien, la norma que establece la tarifa (tasa) que cobra el IMPI por los servicios y trámites relacionados con propiedad industrial, señala que el pago debe calcularse “por cada clase”. No obstante, la mayoría de los abogados y agentes de marca en México calculan el monto a pagar “por registro”.

La diferencia entre calcular el pago “por registro” o “por clase” es irrelevante en la mayoría de los casos, toda vez que un muy alto porcentaje de los registros de marca protegen producto o servicios de una sola clase. Sin embargo, sigue existiendo un número considerable de marcas registradas que abarcan expresamente productos o servicios de más de una clase.

El criterio implícito actual del IMPI (no hay un documento escrito al respecto) es que la tarifa de renovación debe ser calculada “por registro”, a pesar de que la norma relativa al pago por la renovación de marcas registradas expresamente dispone que el monto debe calcularse “por cada clase”. Desde luego, si el titular de la marca calcula la tarifa “por clase” y paga un monto mayor al que hubiese resultado si el cálculo se hubiese efectuado “por registro”, el IMPI aceptará el pago y renovará la marca, pero no efectuará reembolso alguno.

La tarifa por renovar una marca registrada es relativamente alta, por lo que calcularla “por registro” en vez de “por clase” resulta muy atractivo ($3,015.00 Pesos Mexicanos por registro en vez de $3,015.00 por cada clase incluida en el registro).

Considerando que el IMPI nunca ha objetado el cálculo de la tarifa de renovación “por registro” y que no se han publicado resoluciones en las que se anule la renovación de una marca, la mayoría de los abogados y agentes de marcas en México se sienten confiados con la práctica de pagar una tarifa más baja que la señalada expresamente en la norma, para el caso de registros con clases múltiples.

Sin embargo, la ausencia de precedentes publicados, o jurisprudencia, acerca de la validez de renovaciones donde no se pagó la tarifa en los términos previstos en la norma no implica que no existan riesgos. En mi experiencia, los tribunales se han negado a reconocer la caducidad de pleno derecho de registros de marca que, aun cubriendo más de una clase, el titular decidió calcular el pago de la tasa “por registro”.

* Existe alguna controversia acerca de la fecha de entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (ver aquí). La fecha mas aceptada es 5 de noviembre de 2020, y esperamos que los tribunales pronto lo confirmen o corrijan.

La entrada La Renovación de Marcas en México (actualizado a 2020) se publicó primero en Reyes Fenig.