En este espacio me limitaré a hacer algunas observaciones sobre el uso de la marca. La utilización de otros signos distintivos, como los avisos comerciales y los nombres comerciales, presentan algunas particularidades que merecen un comentario aparte.

Las marcas nacen en el momento en que son utilizadas para distinguir ante los consumidores un producto o un servicio, independientemente de que se encuentren registradas. El registro es un acto administrativo por virtud del cual nace el derecho al uso exclusivo de la marca, pero no el signo distintivo en sí. Así como hay marcas que se usan lícitamente sin estar registradas, también hay registros de marcas que no están en uso y qué tal vez no se usen nunca. He sostenido que la marca es el contenido, mientras que el registro es el continente, y no deben confundirse.

La expresión “uso de marca” en la Ley de la Propiedad Industrial se refiere a diferentes conductas, las cuales agrupo en dos conjuntos diferentes, dependiendo del contexto: (i) uso de marca como requisito para el mantenimiento de un registro marcario, como situación de facto reivindicable al solicitar el registro de una marca, como elemento constitutivo de la acción de nulidad de un registro de signo distintivo, o como defensa en contra en un procedimiento de infracción; y (ii) uso de marca como ilícito sancionable como infracción administrativa.

Sobre el primer concepto, la Ley de la Propiedad Industrial señala que los registros marcarios podrán declararse caducos si su titular o un licenciatario o usuario autorizado han omitido usarlas en territorio nacional dentro de los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que un tercero con interés jurídico solicite la declaración administrativa de caducidad[1]. Asimismo, la falta de uso por tres años consecutivos de la marca registrada puede impedir la renovación lícita del registro, a menos que la marca se esté usando en otros productos o servicios para los que el mundo signo distintivo se encuentre también registrado. Por otro lado, el uso anterior y continuo de una marca en México o en el extranjero puede dar causa a declarar la nulidad del registro de una marca idéntica o semejante en grado de cumplimiento confusión si identifica los mismos o similares productos o servicios[2]. De forma consistente con lo anterior, el registro de una marca no es oponible ante el tercero que, de buena fe, usaba en México una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios, si dicho uso inició con anterioridad a la fecha de solicitud o de primer uso manifestado de la marca registrada[3]. Por último, al solicitar un registro de marca, el solicitante puede reclamar a su favor la fecha de inicio de la marca en México, lo cual puede darle algunas ventajas una vez otorgado el registro[4].

En estos casos, es mi opinión que el concepto de uso de marca a considerar debe ser el más amplio posible y debe comprender tanto la incorporación de la marca por el fabricante o intermediario como la importación al territorio nacional y la comercialización de productos identificados con la marca.

Dentro de este primer conjunto de conductas que implica uso de marca, me parecería válido establecer diferenciaciones y jerarquías: el que usa la marca propia o licenciada incorporándola al producto que elabora; el que incorpora la marca ajena en cumplimiento de una licencia; el que adhiere la marca propia o licenciada al producto elaborado sin signo distintivo por un tercero; el que comercializa lícitamente el producto marcado y el que importa el producto marcado. Para efectos de los artículos 92, fracción I, 113, fracción III, 130 y 15I, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, todos los anteriores son usuarios de marca, y entre ellos podría haber conflictos respecto a quien goza de un mejor derecho, lo que justificaría la distinción y jerarquización.

En cambio, un concepto más restringido de “uso de marca” lo encontramos, a mi juicio, relacionado con la infracción administrativa que contemplan las fracciones IV y XVIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial establece diferentes causas de infracción administrativa en 30 diferentes fracciones. Las fracciones IV y XVIII de ese artículo sancionan el “usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada”[5] y el “usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique”[6].

Afirmo que el concepto de “uso de marca” en infracciones es más restringido que en los casos de uso lícito, porque el ofrecimiento en venta de artículos identificados ilegalmente con una marca es castigable como infracción administrativa en un supuesto diferente[7] que distingue expresamente entre oferta en venta y uso. En efecto, la hipótesis en comento dispone que será infracción administrativa “ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular”; luego entonces, usar la marca y vender el producto marcando no son lo mismo en el caso de una infracción administrativa. Esta posición ha sido apoyada por el Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, como lo evidencia el precedente con el rubro MARCAS. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SE REFIERE A UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON SU USO Y NO CON SU COMERCIALIZACIÓN[8].

La distinción que sostuvo el tribunal es válida, incluso con la reforma al artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial publicada apenas en el mes de diciembre de 2016[9], que buscó aclarar cuándo se entiende que una marca está siendo usada en México. El texto original del artículo 62 del Reglamento estaba específicamente dirigido al concepto de uso de marca para el mantenimiento del registro, aunque podía ser aplicado a cualquier otro caso: “para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación”[10].

La nueva redacción del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial disipó las dudas sobre la amplitud de su aplicación, al eliminar la referencia expresa al artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial: “para efectos de la Ley, se entenderá que una marca se encuentra en uso, entre otros casos, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación”[11].

Con el actual texto del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial podría sostenerse que algunas conductas distintas a la fabricación o elaboración de mercancías que tienen como finalidad que un producto esté disponible en México (por ejemplo, la importación), y que no están tipificadas como infracción administrativa aunque el bien ostente ilícitamente marcas registradas, puedan ser consideradas como uso de marca y sancionables en términos de las fracciones IV y XVIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial. Hasta antes de la reforma de diciembre de 2016, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa había considerado la importación de productos identificados con marcas usadas sin autorización de su titular como una forma de competencia desleal[12], no como uso de marca.

La aclaración del concepto de uso de marca en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial deberá ser un importante avance en la defensa de los derechos de propiedad industrial. No obstante, será importante vigilar el alcance que le darán las diferentes autoridades que intervienen en la interpretación de las normas al nuevo texto del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como seguir la evolución del concepto de “uso de marcas”, tanto a nivel administrativo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como en los tribunales, los tratados internacionales, la legislación y las disposiciones reglamentarias.

[1] Artículos 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial

[2] Artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[3] Artículos 92, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[4] Artículo 113, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[5] Artículo 213, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[6] Artículo 213, fracción XVIII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[7] Artículo 213, fracción XIX, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[8] “MARCAS. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SE REFIERE A UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON SU USO Y NO CON SU COMERCIALIZACIÓN” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, p. 1902.

[9] “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial”, en Diario Oficial de la Federación, 16 de diciembre de 2016.

[10] Artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 23 de noviembre de 1994.

[11] Artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 12 de diciembre de 2016.

[12] “INFRACCIONES EN MATERIA DE COMERCIO. EL ABANDONO DE LA MERCANCÍA EN ADUANA NO EXIME DE QUE SE CONSTITUYA UNA CONDUCTA INFRACTORA ORIGINADA EN LA MOTIVACIÓN PSICOLÓGICA DEL DOLO AL MOMENTO DE REALIZAR LA IMPORTACIÓN”, en R.T.F.J.F.A., Séptima Época, Año V, No. 49, agosto 2015, p. 468.

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La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (SEPI) del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa) ha consistentemente aceptado que los actores hagan valer argumentos novedosos que no fueron puestos a la consideración de la autoridad administrativa, e incluso que ofrezcan pruebas que no fueron exhibidas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y que, por lo tanto, la autoridad administrativa nunca tuvo la posibilidad de tomar en cuenta al momento de resolver. Esto ha ocasionado que la SEPI anule fallos administrativos ajustados a derecho, expedidos en estricta conformidad con lo alegado y probado en sede administrativa, por cuestiones que no se plantearon ni probaron ante el IMPI o el INDAUTOR. La mayoría de los tribunales colegiados en materia administrativa del primer circuito, encargados de revisar las sentencias definitivas de la SEPI a través del juicio de amparo o del recurso de revisión fiscal, han estado conformes con la forma como la Sala ha venido aplicando el principio de litis abierta. No obstante, el Cuarto Tribunal Colegiado ha expresado su desacuerdo con la utilización de la litis abierta en juicios emanados de procedimientos de declaración administrativa de caducidad de marca, en los que el titular del registro marcario se abstuvo de presentar pruebas de uso de la marca atacada en la sede administrativa, y pretende hacerlo ante el tribunal, apelando al principio de litis abierta[2].

La competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el ámbito de aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el principio de litis abierta, no se limitan a la propiedad intelectual. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa goza de competencia en casi la totalidad de las áreas jurídicas en los que la Administración tiene injerencia, y de forma destacada en materia tributaria. Precisamente los antecedentes de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fueron el Código Fiscal de la Federación (en la parte relativa al juicio de nulidad) y el Tribunal Federal de la Federación, y el cambio en la interpretación de la litis abierta que motiva este artículo surgió en el campo fiscal.

A mediados de 2013, el Semanario Judicial de la Federación publicó la tesis jurisprudencial 73/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[3] que modifica (parcialmente a mi juicio) la jurisprudencia 69/2001.

Sustancialmente, la Segunda Sala ha señalado que, si bien la litis abierta que contempla el artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo permite a los demandantes hacer valer argumentos que no se invocaron en la instancia previa, dicho principio no los faculta a ofrecer pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo.

Evidentemente se trata de un cambio importante respecto a la posición que la Corte venía manteniendo, y he de decir que mis colegas fiscalistas han expresado un fuerte disgusto con esta tesis, al verla como una restricción al derecho a la defensa de los gobernados frente a la Administración. En materia de propiedad intelectual, en cambio, el tema de la litis abierta era fuente de controversia, ya que al existir un considerable número de casos formalmente administrativos pero materialmente jurisdiccionales, en el que la autoridad administrativa (IMPI O INDAUTOR) resuelve una contienda entablada entre dos particulares, la litis abierta ante la SEPI ha sido percibida como una fuente de incertidumbre, al existir la posibilidad de que todo lo actuado en el procedimiento administrativo se vuelva inútil ante la posibilidad de volver a plantear la estrategia probatoria en la etapa jurisdiccional.

Hay algunos puntos que vale la pena comentar sobre la tesis de jurisprudencia 73/2013.

Respecto a la posibilidad de plantear conceptos de impugnación o argumentos que no fueron hechos valer en la instancia o en el recurso administrativo, me parece que la jurisprudencia de la Corte no introduce cambios; la tesis va dirigida sólo al aspecto probatorio y a la posibilidad de ofrecer pruebas ante el tribunal que o fueron ofrecidas en la sede administrativa.

Cualquiera que revise la tesis podrá percatarse que se trata de una interpretación referida primordialmente a las pruebas en materia fiscal, y que su objetivo es evitar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se vea constreñido a sustituir a las autoridades hacendarias en el examen de documentos contables cuyo volumen y complejidad supera las capacidades técnicas del tribunal. Sin embargo, al tratarse de la interpretación de una ley aplicable a la totalidad de los litigios que se tramitan en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, su impacto no se limitará a la materia fiscal y va a afectar a la propiedad intelectual.

Por otro lado, el lenguaje que usa la Sala en la tesis es ambiguo. En un párrafo establece “no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo”. La expresión que llama mi atención es “estando obligado a ello”. La prueba en general es una carga, no una obligación porque no hay acreedor. Incluso hay litigantes que afirman que la prueba es un derecho. ¿Cuándo un particular está, en estricto sentido, obligado a probar?

Una interpretación, que me parece razonable, afirma que la prueba se convierte en una obligación cuando la autoridad administrativa requiere expresamente, dentro del procedimiento administrativo, la presentación de un documento o documentos específicamente identificados. De esta forma, si el actor en el juicio contencioso administrativo tuvo la obligación de exhibir un determinado documento en la instancia administrativa porque la autoridad le requirió su presentación, e incumplió con el requerimiento, entonces ya no tiene derecho a ofrecer dicho documento como prueba ante la instancia jurisdiccional. En el mismo orden de ideas, tratándose de documentos que no fueron materia expresa de un requerimiento de exhibición concreto por parte de las autoridades, el particular tenía la carga, más no la obligación, de presentarlos en la instancia administrativa o recurso respectivos, y por lo tanto no debería tener limitación alguna para ofrecerlos ante el órgano jurisdiccional conforme al principio de litis abierta.

Sin embargo, mi impresión es que los tribunales colegiados van a dar a la jurisprudencia 73/2013 una interpretación más amplia que la que propongo arriba, en el sentido de que, en el juicio contencioso administrativo federal, los demandantes pueden hacer valer argumentos y violaciones no invocados en las instancias previas, sin poder ofrecer más pruebas que las ofrecidas en la instancia o recurso administrativos. Por ejemplo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito aplicó de forma amplia ates descrita la jurisprudencia 73/2013 al sentenciar en el juicio de amparo directo DA 552/2013 (Actualización 5 de abril de 2020: El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo directo número  477/2015, dio una interpretación a la jurisprudencia 73/2013 restringida (en algunos aspectos similar a la que propongo), al señalar que no es aplicable en un juicio contencioso administrativo vinculado a un procedimiento de declaración administrativa de infracción ante el IMPI[4]).

El principio de litis abierta en el juicio contencioso administrativo seguramente seguirá evolucionando, y espero que los tribunales y la misma Sala publiquen tesis que atemperen la interpretación amplia que se ha dado a esta relativamente nueva jurisprudencia 73/2013.

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