Conforme la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, las marcas deben registrarse respecto a productos o servicios determinados, y cada solicitud de registro no debe incluir productos o servicios de más de una Clase, conforme el Clasificador previsto en el Arreglo de Niza. En caso de dudas sobre la aplicación del Clasificador, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene amplias facultades para interpretarlo.

Actualmente en México, el estudio de la lista de servicios y productos de las solicitudes de marca para determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, se lleva a cabo antes del inicio del examen de fondo o sustantivo, y de forma simultánea al examen de forma, aunque en mi opinión, no debe confundirse el examen de las formalidades de la solicitud con el examen de la lista de productos o servicios.

Antes de la publicación de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, la única forma de conocer de antemano la forma como el IMPI resolveria las lagunas del Clasificador era con la práctica, y desde luego los criterios podían variar de un momento a otro. Uno de los ejemplos más notables se dio con los servicios de intermediación comercial; durante varios años y a diferencia de lo que sucedía en otros países al mismo tiempo, los servicios de intermediación comercial eran clasificados por el IMPI en la Clase 42, en vez de la 35; un día el IMPI decidió que los servicios de intermediación comercial debían ubicarse en la Clase 35, y los practicantes nos enteramos del cambio cuando comenzamos a recibir requerimientos para corregir la indicación de la clase en las solicitudes de registro de marca que estaban en trámite.

Precisamente, el propósito de publicar un acuerdo estableciendo CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN de la Clasificación de Productos y Servicios fue, como lo indica el propio Acuerdo, brindar certeza y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial, proporcionando lineamientos de interpretación a los que deberán ceñirse los examinadores cuando lleven a cabo la revisión de la lista de bienes o servicios de las solicitudes de marca. Sin embargo, independientemente de las intenciones, es frecuente que los cambios en las “reglas del juego” generen dudas acerca de su alcance y aplicación.

Quiero enfocar este artículo a un criterio interpretativo concreto, relativo al alcance de los encabezados de las Clases del Clasificador de Productos y Servicios.

Los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN señalan que los encabezados de cada clase serán interpretados de forma restrictiva, y cuando se sean utilizados por el interesado en la solicitud de registro, se entenderán enlistados sólo los productos o servicios expresamente mencionados en dichos encabezados.

Hasta la promulgación, en 1991, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, era posible solicitar el registro de una marca para amparar la totalidad de una clase. Aunque la ley de 1991 eliminó la posibilidad de obtener una cobertura en la totalidad de la Clase, en los hechos esta amplia protección subsistió, mediante la transcripción de los encabezados del Clasificador como lista de productos o servicios a ser distinguidos por la marca.

El IMPI, y buena parte de los usuarios del sistema de propiedad industrial, dieron a los encabezados del Clasificador una interpretación sumamente extensa, al considerar que, cuando la lista de productos o servicios de una solicitud o registro de marca reproducía el encabezado de la Clase, la cobertura de la marca se extendía a la totalidad de los artículos o actividades ubicados en dicha Clase, incluyendo aquellos que no estaban siquiera implícitamente descritos (a través de sus géneros) en los encabezados.

Un ejemplo son los tacos como producto. Los tacos se clasifican en la Clase 30, cuyo encabezado actual es: café, te, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

En mi opinión, ninguno de los artículos y géneros especificados en el encabezado de la Clase 30 incluyen a los tacos. No obstante, una interpretación extensa del encabezado de la Clase, llevaba al IMPI a considerar que los tacos sí estaban comprendidos en aquella, y que por lo tanto, una solicitud o registro de marca que reprodujera el encabezado de la Clase 30, amparaba tacos. Ahora, una lectura restringida del encabezado conforme los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN debe hacer que el IMPI concluya lo opuesto, es decir, que los tacos no están protegidos en una solicitud o registro de marca que reproduzca el encabezado de la Clase 30.

Un punto inquietante es si los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN serán aplicables retroactivamente con relación a marcas solicitadas, pero sobre todo, a las registradas con anterioridad a su entrada en vigor.

En contra de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, con relación a la cobertura de los registros de marca y aviso comercial expedidos con anterioridad al 4 de octubre de 2012, tenemos que el texto del Acuerdo que establece los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN sólo hace referencia a solicitudes de registro de signos distintivos, sin precisar si las presentadas con anterioridad a su entrada en vigor serían examinadas de acuerdo los nuevos criterios.

El último párrafo de del apartado de “Consideraciones” (análoga a una exposición de motivos) expresamente señala que la finalidad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN tienen con finalidad “brindar certeza y seguridad jurídica al público usuario del sistema de propiedad industrial para la presentación y el estudio de examen de las solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales…”, por lo que es evidente la intención del IMPI de limitar el alcance de los “CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN” a las solicitudes de marca.

A favor de la aplicación retroactiva de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, es que el acuerdo, como norma administrativa de observancia general, obliga sólo a las autoridades; no contiene obligaciones a cargo de los particulares adicionales a los que ya estaban contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, y no existe un derecho subjetivo a que una norma se interprete en un sentido o en otro.

Extrapolando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en materia de jurisprudencia¹, las interpretaciones de las normas en  casos concretos no constituyen, a su vez, normas de observancia general, y por lo tanto, su aplicación a solicitudes y marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no violaría el principio de irretroactividad.

Actualización 25 de mayo de 2103: El último párrafo del artículo 217 de la nueva Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013) señala que: «La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna». ¿Cómo puede aplicarse una interpretación de la norma de forma retroactiva en perjuicio de alguien? Esta disposición pareciera indicar que sí existe un derecho subjetivo a una interpretación concreta de la norma.

Por otro lado, me parecería absurdo que, como consecuencia de interpretaciones diferentes pero simultáneas del Clasificador, dos registros de marca con listas de productos o servicios idénticos reproduciendo los mismos encabezados de la misma Clase, tuviesen al mismo tiempo alcances y cobertura diferentes, dependiendo de la fecha de registro.

La relevancia de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no se limita al ámbito académico. Sus consecuencias prácticas son importantísimas con relación al uso de la marca y sus efectos sobre solicitudes de caducidad por falta de uso de la marca registrada, nulidad por falsedad de la fecha de primer uso reclamada en la solicitud y renovación de registros de marca. Tampoco debemos obviar su probable impacto en temas de infracciones, anterioridades y nulidades por uso o registro anteriores.

1. Ver jurisprudencia 145/2000, JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo: XII, Diciembre de 2000, Página 16.

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La legislación mexicana es completamente omisa en cuanto a la regulación de los convenios de coexistencia de marcas y las llamadas “cartas de consentimiento”. No obstante, estos instrumentos jurídicos son utilizados ampliamente en México para prevenir o superar las objeciones que plantea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a solicitudes de registro de marca relacionadas con la existencia anterior de una marca registrada o solicitada idéntica o semejante en grado de confusión, para amparar los mismos o similares productos o servicios.

El artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial señala que debe negarse el registro de marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente registradas o solicitadas, para amparar los mismos o similares productos o servicios. No obstante lo anterior, la misma disposición autoriza a los titulares de marcas registradas la inscripción de marcas idénticas a la ya registrada para proteger bienes o servicios similares a los amparados por el registro anterior.

Por otro lado, la actitud del IMPI hacia las cartas de consentimiento y los contratos de coexistencia de marcas se ha endurecido en los últimos dieciocho meses, a tal grado que cabe preguntarse si este tipo de actos jurídicos son realmente eficaces en México.

Sin pretender definirlos, me resulta claro que las cartas de consentimiento y los convenios de coexistencia de marcas son actos jurídicos atípicos e innominados que tienen dos objetivos fundamentales:

a) Que el IMPI desestime una objeción fundada en la existencia de una marca registrada o solicitada anterior, perteneciente a un tercero, denominada en la práctica ‘cita de anterioridades’; y

b) Prevenir o transigir una controversia de marcas entre dos personas diferentes.

Con frecuencia, los especialistas en materia de propiedad industrial privilegian la función ‘administrativa’ de la carta o contrato (como un medio para convencer a la autoridad administrativa de desestimar una cita de anterioridades), y conceden poca importancia al aspecto contractual del acto, pasando por alto definir cuáles son los derechos y obligaciones de las partes.

Efectos de las cartas de consentimientos y los contratos de coexistencia de marcas con relación al IMPI

Como indiqué anteriormente, no existe en México una regulación específica de los acuerdos de coexistencia de marcas y de las cartas de consentimiento. Desde luego, el que se trate de contratos atípicos no afecta en nada la licitud per se de ese tipo de actos y de las obligaciones que de ellos derivan. Sin embargo, precisamente su falta de regulación ocasiona que la voluntad manifestada en tales instrumentos no sea vinculativa para el IMPI. (Actualización agosto 2019: Desde la reforma a la ley de mayo de 2018. los llamados consentimientos obligan al IMPI a desestimar la anterioridad citada en el procedimiento administrativo de solicitud de registro de marca, pero únicamente en el caso de marcas semejantes).

El artículo 2º de la Ley de la Propiedad Industrial señala que uno de los objetivos de la Ley es proteger la propiedad industrial y prevenir los actos que atenten contra ésta o que constituyan competencia desleal. Ese mismo numeral también dispone que la Ley se propone “propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme los intereses de los consumidores”.

De la revisión de las diversas fracciones que componen el artículo 2º de la Ley de la Propiedad Industrial, puede afirmarse existen tres distintos ámbitos de protección en los que incide la Ley de la Propiedad Industrial:

(a) El ámbito estrictamente privado, donde se tutelan de los derechos de los propietarios de los diversos derechos de propiedad industrial.

(b) El ámbito colectivo de protección de intereses de grupos, como los consumidores. También estarían incluidos aquí los comerciantes, industriales, prestadores de servicios, agricultores y cualquier otro conjunto de agentes económicos definidos según diferentes criterios.

(c) El ámbito del interés público, inherente a la actuación de la Administración. En el campo de la propiedad industrial, el interés público se vincula principalmente con el proceso de libre competencia, sin limitarse a éste.

Siempre existe tensión entre el interés privado, el interés colectivo y el interés público, y cuando dichos intereses no coinciden, la Administración debe favorecer alguno de ellos en detrimento del otro. Si el interés colectivo de los consumidores se enfrenta al interés privado de los dueños de la propiedad industrial, es razonable asumir que el interés de los consumidores deba prevalecer sobre el de los titulares de los derechos de propiedad industrial.

De conformidad con lo anterior, desde hace ya varios meses, el IMPI ha venido argumentando que la protección de los consumidores debe tener preferencia sobre los intereses y voluntad de los solicitantes y titulares de las marcas. Por lo anterior, el Instituto ha ido endureciendo su posición respecto a marcas solicitadas que supuestamente contienen elementos engañosos para los consumidores y a los convenios de coexistencia de signos distintivos y cartas de consentimiento.

Como parte de los esfuerzos para proporcionar algo de certeza respecto a la eficacia de las cartas de consentimiento y contratos de coexistencia, como instrumentos para mejorar las probabilidades de que una marca solicitada alcance el registro, a pesar de la existencia de marcas previamente registradas o solicitadas semejantes en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, el IMPI ha dado a conocer algunos lineamientos sobre este tema.

Los lineamientos del IMPI no constituyen verdaderas directivas; no son normas administrativas de observancia general y no constan en algún acuerdo o circular que se haya dado a conocer a nivel general. La divulgación de los lineamientos se ha llevado a cabo de forma oral por parte del Director Divisional de Marcas del IMPI en conferencias organizadas por los propios especialistas en la materia. Lo anterior implica que los lineamientos del IMPI pueden volverse más o menos rígidos en cualquier momento y sin advertencia previa.

Básicamente, el criterio actual es que el IMPI aceptará una carta de consentimiento o un acuerdo de coexistencia de marcas, para desestimar una cita de anterioridades, en los siguientes casos:

(i) Marcas semejantes que protegiendo los mismos o similares productos o servicios, si el elemento distintivo de una de las marcas no este incluido en la otra marca; y

(ii) Marcas idénticas para amparar productos o servicios similares, siempre y cuando los productos o servicios enlistados en la marca solicitada no se encuentren implícitamente incluidos en el registro/solicitud de marca anterior, o viceversa.

Por otro lado, el IMPI rechazará las cartas de consentimiento en los siguientes casos:

(a) Marcas idénticas que amparen los mismos productos o servicios. Una marca mixta será considerada idéntica a una marca nominativa si comparten la misma palabra.

(b) Marcas que compartan el mismo elemento distintivo y para proteger, de forma implícita o expresa, los mismos productos o servicios.

Este último lineamiento ha causado graves inconvenientes a las empresas que permiten a diferentes entidades bajo su control, o pertenecientes al mismo grupo, registrar marcas que comparten un mismo signo distintivo para aplicarlas a sus áreas de negocio específicas, toda vez que el IMPI esta negando dichas solicitudes de marca, incluso cuando el solicitante exhibe un convenio de coexistencia de marcas o una carta de consentimiento firmada por el propietario de las marcas anteriores (Ver actualización de enero de 2011).

De forma ejemplificativa, y realizando una búsqueda rápida en la base de datos en línea del IMPI, encontré que el 20 de febrero de 2009, el IMPI negó la solicitud de marca número 919,139 “ILT ON SITE”, presentada por una persona jurídica mexicana, para amparar “negocios inmobiliarios”, debida a la existencia de un registro anterior (No. 982,020) para la marca “ILT”, que también cubría “negocios inmobiliarios”. El IMPI negó la solicitud, a pesar del hecho que el propietario de la marca anterior era accionista del solicitante y que firmó una carta de consentimiento, manifestando su conformidad con que la sociedad registrara la marca “ILT ON SITE”.

Cuando el IMPI decide que la carta de consentimiento o convenio de coexistencia de marcas es insuficiente para desestimar la cita de anterioridades, lo común es que no gire una nueva comunicación, informando acerca de la determinación y reiterando la anterioridad, sino que emite la resolución final, negando el registro solicitado.

Si el IMPI niega la solicitud de marca, las únicas alternativas viables para el solicitante son los medios de impugnación que señalan las leyes aplicables: Recurso de Revisión Administrativa ante el superior jerárquico, dentro del propio IMPI, del servidor público que decidió negar la marca (frecuentemente una pérdida de tiempo y dinero); Amparo Indirecto ante un Juzgado de Distrito; o Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA); esta última instancia es la más frecuente para combatir las resoluciones del IMPI.

Es de destacarse que las Salas Regionales Metropolitanas no especializadas del TFJFA han emitido sentencias en diversos sentidos acerca de las cartas de consentimiento y contratos de coexistencia, y sus efectos frente al IMPI; no tengo información acerca de cuál es la posición sostenida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del TFJFA

† Actualización del 18 de enero de 2010: La Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del TFJFA publicó una tesis en octubre de 2009 -los datos de localización se citan al final de esta entrada**- sosteniendo que las cartas de consentimiento pueden no ser suficientes para desvirtuar una anterioridad y obtener el registro de la marca.

Mi conocimiento de la existencia de sentencias contradictorias dictadas por las Salas Regionales Metropolitanas no especializadas del TFJFA se debe a que intervine directamente en dichos juicios. Sin embargo, por lo que hace a los precedentes publicados en la Revista el TFJFA, los que he encontrado*, y que no han constituido jurisprudencia aún, sostienen que el IMPI debe negar aquellas solicitudes de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente solicitadas o registradas, si se piden para amparar los mismos o similares productos o servicios, aún si el titular de la marca citada como anterioridad manifestó su conformidad para que el IMPI otorgara el registro a favor del solicitante.

Por lo tanto, es claro que las cartas de consentimiento y los convenios de coexistencia de marca no garantizan en forma alguna el otorgamiento por parte del IMPI de un registro de marca; en el mejor escenario posible, se trata de instrumentos que sólo tienden a mejorar las posibilidades de éxito de una solicitud, y siempre que siga los lineamientos dados a conocer por el propio Instituto.

† Actualización 26 de enero de 2011: El Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de octubre de 2010 publicó la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (los datos de localización aparecen al final de esta entrada***), en el que el órgano jurisdiccional afirma que debe reconocerse el consentimiento otorgado por el titular de un registro marcario para que otra persona moral, perteneciente al mismo grupo económico o de interés común, pueda registrar a su nombre una marca idéntica o semejante en grado de confusión para proteger los mismos o similares productos o servicios.

 A juicio del tribunal, la pertenencia al mismo grupo económico o de interés común garantiza que no habrá conflictos entre los titulares de las marcas (protección del interés privado), por una parte, y además, que el público consumidor no se verá afectado o confundido por la coexistencia de marcas idénticas o semejantes pertenecientes a personas diferentes (tutela del interés colectivo). La tesis no hace referencia a acuerdos de coexistencia, llámense cartas de consentimiento o contratos de coexistencia, entre personas que no pertenecen al mismo grupo económico o de interés común.

El precedente es muy relevante porque, hasta donde yo sé, es la primera proveniente del Poder Judicial Federal que aborda el tema de los acuerdos para la coexistencia de las marcas, y ciertamente discrepa con las resoluciones del IMPI y de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, no debe perderse de vista que se trata de una tesis aislada, por lo que no es obligatoria para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mucho menos para el IMPI.

† Actualización 25 de abril de 2013: El Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de diciembre de 2011 publicó la jurisprudencia por contradicción de tesis 2/2011  de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la que contendió la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito arriba indicada (los datos precisos de localización aparecen al final de esta entrada****). Contrario a lo afirmado por el Cuarto Tribunal Colegiado, la Corte sostuvo que el IMPI debe negar el registro de una marca idéntica a otra previamente registrada para identificar productos o servicios similares cuando la solicitud es planteada por una persona diferente del titular del registro marcario previamente concedido, siendo irrelevante si pertenecen al mismo grupo económico o si el propietario de la marca registrada manifestó su consentimiento para que el solicitante posterior obtuviese el registro.

Las consecuencias de las cartas de consentimiento y los contratos de coexistencia de marcas con relación a las partes

Cuando el titular de una marca registrada firma una carta de consentimiento, se trata en ese momento de una declaración unilateral de voluntad, sin generar obligaciones a cargo del beneficiario de la misma. Sin embargo, cuando el solicitante presenta dicha declaración unilateral de voluntad al IMPI, debe entenderse que existe una aceptación tácita de lo expresado en la carta de consentimiento, y en ese momento podemos hablar de la formalización de un contrato, con derechos y obligaciones a cargo de las partes.

Las cartas de consentimiento, una vez perfeccionado el acuerdo de voluntades, y los convenios de coexistencia de marcas son actos mercantiles (dado que su objeto es una marca, el cual es un bien incorpóreo de naturaleza mercantil) atípicos. A pesar de la falta de un marco normativo que regule las relaciones contractuales entre las partes, reitero que los acuerdos de coexistencia de marcas y cartas de consentimiento son por regla general lícitos, aunque excepcionalmente su objeto puede llegar a ser ilícito cuando el acto resulte contrario al orden público (por ejemplo, cuando se inscriben en un contexto de prácticas monopólicas), situación que dependerá del análisis del caso concreto.

La mayoría de las cartas de consentimiento que he tenido oportunidad de revisar, son más o menos vagas acerca de los derechos y obligaciones de las partes contratantes. En muchos casos, la carta se limita a manifestar que el titular de la marca anterior ‘autoriza’ el registro de la marca del solicitante, para ciertos productos o servicios o para una o varias Clases Internacionales concretas.

Una simple autorización para que un tercero registre una marca debe implicar, cuando menos, algunas obligaciones para la parte suscriptora, y derechos correlativos para el beneficiario. Sin embargo, el profesionista debe, idealmente, procurar que las obligaciones contenidas en cualquier acto, y especialmente en un convenio atípico, sean expresas, evitando en la medida de lo posible las obligaciones implícitas.

En mi opinión, si la carta de consentimiento o el acuerdo de coexistencia de marcas se limitan a prever una ‘autorización’, el titular de la marca anterior sólo se obliga implícitamente a abstenerse de estorbar las gestiones del solicitante ante el IMPI para obtener el registro de marca pedido. Sin embargo, no habría sustento para afirmar que la ‘autorización’ también impide al titular del registro anterior solicitar la nulidad del registro de marca de la solicitud autorizada, argumentando la lesión de los derechos de exclusividad emanados del registro marcario anterior, toda vez que la renuncia implícita de derechos es inadmisible en un convenio mercantil atípico, conforme a los artículos 2º y 78 del Código de Comercio y 6º y 7º del Código Civil Federal.

Lo anterior es solo un ejemplo de la importancia que el profesional debe dar al aspecto contractual de las cartas de consentimiento y a los contratos de coexistencia de marcas. Adicionalmente, si el solicitante no tuviese éxito en obtener la aprobación del registro de marca, a pesar del convenio de coexistencia o la carta de consentimiento, dicho instrumento podría ser el único sustento para que el solicitante defienda el uso lícito del signo distintivo sin registro, en caso de que el titular del registro de marca que dio la autorización, o su causahabiente, decidan presentar una solicitud de infracción de marca. Es decir, aún si la carta de consentimiento o el convenio de coexistencia de marcas resultan ineficaces para obtener el IMPI la concesión del registro de la marca del solicitante, las obligaciones y derechos estipulados entre las partes no dejan de ser plenamente válidos y exigibles entre ellas. Por lo anterior, es esencial estar atento a que la carta de consentimiento o convenio de coexistencia establezcan de forma expresa los derechos, obligaciones y renuncias de las partes contratantes.

* Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Quinta Época, Año VII, Tomo IV, No. 73, Enero 2007, Página 1927. Tesis V-TASR-I-2346.

* Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Quinta Época, Año VII, Tomo IV, No. 73, Enero 2007, Página 1929. Tesis V-TASR-II-2347.

** (Actualización de enero de 2010) Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sexta Época, Año II, No. 22, Octubre 2009, p. 292. Tesis VI-TASR-EPI-105.

*** (Actualización de enero de 2011) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 3119.

**** (Actualización de abril de 2013) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Segunda Sala, Libro III, Diciembre 2011, Tomo 4, página 2887.

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La carga de indicar la existencia de un derecho de propiedad vinculado a una determinada marca, o a una determinada tecnología, tiene por objeto que el público en general conozca acerca de la existencia de dicho derecho, y de esa manera prevenir o desalentar las infracciones a la propiedad industrial. Si, a pesar de la presencia de información acerca de los derechos de propiedad industrial, algún tercero infringe la marca registrada o la patente, las acciones que podrá tomar el titular o usuario afectados serán más contundentes.

Es necesario observar ciertas reglas acerca del marcado de productos o servicios:

1. El uso del símbolo ®, la abreviatura M.R. y las leyendas “Marca Registrada”, “Patente en trámite” o “patentado”  sólo pueden emplearse cuando la marca se encuentre registrada en México o la patente sobre la invención solicitada u otorgada en México.

El uso de cualquiera de los indicativos antes señalados sin que la marca se encuentre ya registrada en nuestro país constituye una infracción y es sancionable por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con multas, o incluso con la clausura del establecimiento infractor.

Existen casos de productos importado a México que ostentan el símbolo ® por provenir de países donde la marca esta ya inscrita, pero en México no. En esos casos, el uso de la ® será también ilícito en México.

La misma regla se aplica a los productos patentados. La indicación de la existencia de una patente o que la patente esta pendiente sólo es admisible en los casos en que hay una solicitud de patente en México o una patente concedida. La legislación no limita el marcado de un producto con “patente pendiente” a los que utilizan invenciones objeto de solicitudes publicadas, por lo que basta con la solicitud correspondiente se encuentre depositada en México.

2. El uso de abreviaturas tales como TM (para marcas de productos) y SM (para marcas de servicios) es irrelevante en México, y no tienen consecuencia jurídica alguna en nuestro país.

Los símbolos TM y SM son propios de los Estados Unidos y e indican la existencia de un derecho tutelado por el common law en ese país. En todo caso, los derechos de common law no son reconocidos ni protegidos en México, y el uso de la TM de ninguna manera puede sustituir al símbolo ®, la “M.R.” o la leyenda “Marca Registrada”.

3. Beneficios de usar las indicaciones sobre derechos de propiedad industrial.

El uso de las indicaciones acerca de la existencia de un derecho de propiedad industrial vinculado a un producto o servicio (símbolo ® o expresión “patentado”, por ejemplo) otorga al que los usa (si cuenta con el derecho a hacerlo) los siguientes beneficios, conforme el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial:

a) Solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial medidas provisionales en contra de infractores.

b) Demandar el pago de la indemnización por los daños y perjuicios que la infracción causó al titular o usuario autorizado de los derechos de propiedad industrial violados.

c) Presentar querellas ante el Ministerio Público federal por falsificación de los productos que ostentan la marca registrada.

4. Formas alternativas de informar sobre los derechos de propiedad industrial.

Existen formas de subsanar la omisión de usar los símbolos o expresiones que la ley prevé para informar a terceros acerca de la existencia de los derechos de propiedad industrial relacionados con algún producto o servicio.

En efecto, además del uso del símbolo ®, la leyenda Marca Registrada, la abreviatura “M.R.” o las expresiones “patentado” y “patente en trámite”, el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial permite que se anuncie la existencia de los derechos industriales por “algún otro medio”, sin hacer mayores distinciones. En esos casos, los beneficios que recibe el titular de los derechos de propiedad industrial son los mismos que si hubiera marcado el producto o servicio con alguno de los símbolos o términos antes citados.

En la práctica, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha aceptado que el titular de los derechos de propiedad industrial informe acerca de su existencia a través de inserciones pagadas en diarios de circulación nacional.

5. Algunas cuestiones pendientes de resolver.

Existen algunos temas que aún están pendientes de resolverse por los tribunales acerca del marcado de productos.

Uno de ellos es el caso en que la advertencia acerca del derecho de propiedad industrial se hace en un idioma distinto al español (usando expresiones tales como Registered o Patented). La pregunta obvia sería si el uso de dichas expresiones en otras lenguas brindan al titular de los derechos involucrados los beneficios previstos en el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial. La Ley no hace ninguna distinción, y no debemos olvidar que en México se hablan otros idiomas además del castellano (existen al menos 62 lenguas indígenas).

Otro punto dudoso es el relativo al posible efecto retroactivo del uso de las indicaciones relativas a derechos de propiedad industrial o de la publicación informando acerca de tales derechos; es decir, si el derecho a demandar el pago de daños y perjuicios también comprendería el período en el que, existiendo el derecho de marca o de patente, el titular no había aún comenzado a usar el símbolo ® o la indicación de patentado o no había informado todavía acerca de esos derechos por “algún otro medio”.

6. Otros signos. Para aquellos menos familiarizados con el derecho intelectual, el símbolo ©, y las expresiones copyright y “derechos reservados” no se vinculan con derechos de marca o de patente, sino con derecho de autor; en todo caso, su utilización tiene otros fundamentos y consecuencias legales, mismas que serán analizadas en otra oportunidad.

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