Conforme la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, las marcas deben registrarse respecto a productos o servicios determinados, y cada solicitud de registro no debe incluir productos o servicios de más de una Clase, conforme el Clasificador previsto en el Arreglo de Niza. En caso de dudas sobre la aplicación del Clasificador, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene amplias facultades para interpretarlo.

Actualmente en México, el estudio de la lista de servicios y productos de las solicitudes de marca para determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, se lleva a cabo antes del inicio del examen de fondo o sustantivo, y de forma simultánea al examen de forma, aunque en mi opinión, no debe confundirse el examen de las formalidades de la solicitud con el examen de la lista de productos o servicios.

Antes de la publicación de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, la única forma de conocer de antemano la forma como el IMPI resolveria las lagunas del Clasificador era con la práctica, y desde luego los criterios podían variar de un momento a otro. Uno de los ejemplos más notables se dio con los servicios de intermediación comercial; durante varios años y a diferencia de lo que sucedía en otros países al mismo tiempo, los servicios de intermediación comercial eran clasificados por el IMPI en la Clase 42, en vez de la 35; un día el IMPI decidió que los servicios de intermediación comercial debían ubicarse en la Clase 35, y los practicantes nos enteramos del cambio cuando comenzamos a recibir requerimientos para corregir la indicación de la clase en las solicitudes de registro de marca que estaban en trámite.

Precisamente, el propósito de publicar un acuerdo estableciendo CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN de la Clasificación de Productos y Servicios fue, como lo indica el propio Acuerdo, brindar certeza y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial, proporcionando lineamientos de interpretación a los que deberán ceñirse los examinadores cuando lleven a cabo la revisión de la lista de bienes o servicios de las solicitudes de marca. Sin embargo, independientemente de las intenciones, es frecuente que los cambios en las “reglas del juego” generen dudas acerca de su alcance y aplicación.

Quiero enfocar este artículo a un criterio interpretativo concreto, relativo al alcance de los encabezados de las Clases del Clasificador de Productos y Servicios.

Los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN señalan que los encabezados de cada clase serán interpretados de forma restrictiva, y cuando se sean utilizados por el interesado en la solicitud de registro, se entenderán enlistados sólo los productos o servicios expresamente mencionados en dichos encabezados.

Hasta la promulgación, en 1991, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, era posible solicitar el registro de una marca para amparar la totalidad de una clase. Aunque la ley de 1991 eliminó la posibilidad de obtener una cobertura en la totalidad de la Clase, en los hechos esta amplia protección subsistió, mediante la transcripción de los encabezados del Clasificador como lista de productos o servicios a ser distinguidos por la marca.

El IMPI, y buena parte de los usuarios del sistema de propiedad industrial, dieron a los encabezados del Clasificador una interpretación sumamente extensa, al considerar que, cuando la lista de productos o servicios de una solicitud o registro de marca reproducía el encabezado de la Clase, la cobertura de la marca se extendía a la totalidad de los artículos o actividades ubicados en dicha Clase, incluyendo aquellos que no estaban siquiera implícitamente descritos (a través de sus géneros) en los encabezados.

Un ejemplo son los tacos como producto. Los tacos se clasifican en la Clase 30, cuyo encabezado actual es: café, te, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

En mi opinión, ninguno de los artículos y géneros especificados en el encabezado de la Clase 30 incluyen a los tacos. No obstante, una interpretación extensa del encabezado de la Clase, llevaba al IMPI a considerar que los tacos sí estaban comprendidos en aquella, y que por lo tanto, una solicitud o registro de marca que reprodujera el encabezado de la Clase 30, amparaba tacos. Ahora, una lectura restringida del encabezado conforme los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN debe hacer que el IMPI concluya lo opuesto, es decir, que los tacos no están protegidos en una solicitud o registro de marca que reproduzca el encabezado de la Clase 30.

Un punto inquietante es si los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN serán aplicables retroactivamente con relación a marcas solicitadas, pero sobre todo, a las registradas con anterioridad a su entrada en vigor.

En contra de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, con relación a la cobertura de los registros de marca y aviso comercial expedidos con anterioridad al 4 de octubre de 2012, tenemos que el texto del Acuerdo que establece los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN sólo hace referencia a solicitudes de registro de signos distintivos, sin precisar si las presentadas con anterioridad a su entrada en vigor serían examinadas de acuerdo los nuevos criterios.

El último párrafo de del apartado de “Consideraciones” (análoga a una exposición de motivos) expresamente señala que la finalidad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN tienen con finalidad “brindar certeza y seguridad jurídica al público usuario del sistema de propiedad industrial para la presentación y el estudio de examen de las solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales…”, por lo que es evidente la intención del IMPI de limitar el alcance de los “CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN” a las solicitudes de marca.

A favor de la aplicación retroactiva de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, es que el acuerdo, como norma administrativa de observancia general, obliga sólo a las autoridades; no contiene obligaciones a cargo de los particulares adicionales a los que ya estaban contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, y no existe un derecho subjetivo a que una norma se interprete en un sentido o en otro.

Extrapolando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en materia de jurisprudencia¹, las interpretaciones de las normas en  casos concretos no constituyen, a su vez, normas de observancia general, y por lo tanto, su aplicación a solicitudes y marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no violaría el principio de irretroactividad.

Actualización 25 de mayo de 2103: El último párrafo del artículo 217 de la nueva Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013) señala que: «La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna». ¿Cómo puede aplicarse una interpretación de la norma de forma retroactiva en perjuicio de alguien? Esta disposición pareciera indicar que sí existe un derecho subjetivo a una interpretación concreta de la norma.

Por otro lado, me parecería absurdo que, como consecuencia de interpretaciones diferentes pero simultáneas del Clasificador, dos registros de marca con listas de productos o servicios idénticos reproduciendo los mismos encabezados de la misma Clase, tuviesen al mismo tiempo alcances y cobertura diferentes, dependiendo de la fecha de registro.

La relevancia de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no se limita al ámbito académico. Sus consecuencias prácticas son importantísimas con relación al uso de la marca y sus efectos sobre solicitudes de caducidad por falta de uso de la marca registrada, nulidad por falsedad de la fecha de primer uso reclamada en la solicitud y renovación de registros de marca. Tampoco debemos obviar su probable impacto en temas de infracciones, anterioridades y nulidades por uso o registro anteriores.

1. Ver jurisprudencia 145/2000, JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo: XII, Diciembre de 2000, Página 16.

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El Protocolo de Madrid deberá entrar en vigor en México el 19 de febrero de 2013 (a los tres meses del depósito del instrumento de adhesión), aunque hasta el día de hoy su texto no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Lamentablemente, no sabemos todavía cómo se va a instrumentar este tratado internacional en nuestro país; ni siquiera tenemos certeza de si existen planes concretos para instaurar un procedimiento de oposición a solicitudes de marca (actualización del 2 de mayo de 2015. Ver México introduce la oposición al sistema de marcas). La opinión generalizada entre los especialistas en México es que sería importante –por no decir esencial- contar con un procedimiento de oposición para el adecuado funcionamiento del Protocolo de Madrid. No obstante, en Italia, el Protocolo de Madrid entró en vigor sin que la legislación local previera la oposición, por lo que no parece que la inserción de este procedimiento dentro del de solicitud de registro de marca sea imprescindible.

Los legisladores deberán ser cuidadosos al momento de diseñar el procedimiento de oposición, si se deciden por esa opción, a fin de evitar que se convierta en un mecanismo que dilate excesivamente los procedimientos de solicitud de marca.

Sin embargo, soy pesimista acerca de la calidad de las posibles reformas a la legislación mexicana con motivo de la adhesión al Protocolo de Madrid. El hecho que la adhesión al Protocolo de Madrid se haya motivado por la presión de la Unión Americana (principal socio comercial de México) y no por las necesidades o demandas del sector empresarial mexicano –como lo confesó el Secretario de Economía– sumado al plazo perentorio en que entrará en vigor el Protocolo de Madrid, me hacen pensar en que habrá improvisación y precipitación al momento de concebir y efectuar las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para a eficacia del tratado internacional en México. Espero equivocarme.

Tampoco debe soslayarse la hostil recepción que ha tenido la adhesión al Protocolo de Madrid por parte de la comunidad de profesionales especializados en propiedad industrial. No nos deberá sorprender que la adhesión de México a este tratado internacional sea materia de impugnaciones y que las solicitudes y registros internacionales sean objeto de todo tipo de ataques jurídicos en los diversos tribunales (Actualización del 2 de mayo de 2016. A la fecha, no tengo conocimiento de alguna impugnación a la adhesión de México al Protocolo o de alguna de sus normas).

Un punto que me parece no ha sido suficientemente debatido es el lugar que le debe corresponde al Reglamento del Protocolo de Madrid dentro de la pirámide de jerarquía de normas. Este problema también se plantea en el caso del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Si hay una contradicción entre el Reglamento del Protocolo de Madrid o el Reglamento del PCT y la ley federal, o un reglamento expedido por el Presidente de la República, ¿Cuál debe aplicarse y qué jerarquía le debe corresponder estos reglamentos de tratados internacionales? Los Reglamentos del Protocolo de Madrid y del PCT no son parte de tratado internacional (no lo suscribe el Ejecutivo Federal ni los ratifica la Cámara de Senadores), no constituyen acuerdos interinstitucionales, tampoco son leyes del Congreso de la Unión ni disposiciones reglamentarias del Presidente de la República. No son acuerdos, circulares u oficios. He considerado que este problema podría resolverse a través del principio de especialidad de la norma, pero es una solución que no me deja totalmente satisfecho.

Habrá que aguardar a que las controversias derivadas de las contradicciones entre los Reglamentos del Protocolo de Madrid y del PCT y las normas nacionales sean sometidos a los tribunales, tanto administrativos como del Poder Judicial Federal, pero el tema me parece lo suficientemente interesante como para irlo discutiendo.

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El pasado 3 de abril de 2012 la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) entregó a la Cámara de Senadores el texto del Protocolo de Madrid para su estudio y ratificación. El día de hoy 24 de abril se ha informado que las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Comercio y Fomento Industrial aprobaron el proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo de Madrid y lo someterán al Pleno de la Cámara de Senadores, por lo que es altamente probable que la adhesión de México a ese tratado internacional sea aprobado en los próximos días. (Actualización del 14 de mayo de 2012: El día 25 de abril de 2012, la Cámara de Senadores aprobó la adhesión de México al Protocolo de Madrid. Actualización del 26 de noviembre de 2012: El día 19 de noviembre de 2012, México depositó el instrumento de adhesión ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Actualización del 18 de julio de 2012: En un reunión privada con miembros de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Director General del IMPI aclaró que si bien la Cámara de Senadores había aprobado la adhesión de México al Protocolo de Madrid, México no había depositado el instrumento de adhesión y no había fecha señalada para tal depósito, de tal forma que México no es aún formalmente parte del Protocolo de Madrid ni tenemos una fecha para que el tratado internacional entre en vigor en nuestro país.

El Protocolo de Madrid es un tratado internacional que tiene por objeto el proporcionar un registro internacional de marca, de tal suerte que con una sola solicitud y registro una persona puede obtener el derecho al uso exclusivo de la marca en todos los países que son miembros del tratado internacional (84 países al día de hoy). Asimismo, será posible renovar el registro internacional con un solo trámite.

México fue parte del Arreglo de Madrid (emparentado con el Protocolo de Madrid) del 26 de julio de 1909 al 10 de marzo de 1943¹. Nuestro país denunció dicho tratado internacional debido al bajo número de marcas que las empresas mexicanas registraban a través del sistema de Arreglo de Madrid, comparado con el número de marcas presentadas por extranjeros que se beneficiaban de dicho tratado.

El mundo y México han cambiado mucho de 1943 a la fecha. La globalización y la apertura económica del México de hoy era inimaginable en los años inmediatos posteriores al Cardenismo. Sin embargo hay situaciones que, por diferentes causas, guardan similitudes.

Considerando el tamaño de su economía (México se ubica entre las 20 economías más grandes del mundo) y el dinamismo del comercio exterior, las empresas mexicanas registran un número relativamente pequeño de marcas en el extranjero. Me parece que esto se explica por la profundísima vinculación económica y comercial (por no hablar de otros ámbitos) que existe entre México y los Estados Unidos de América. Actualmente, alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a la Unión Americana, lo que ocasiona que cuando algún mexicano busca obtener derechos sobre una marca en el extranjero, con frecuencia dicho interés se concentre en los Estados Unidos; con las peculiaridades del sistema norteamericano, un tratado multilateral como el Protocolo de Madrid en poco ayuda a obtener registros de marca en ese país.

La concentración del mercado de exportación me lleva a opinar que la adhesión de México al Protocolo de Madrid beneficiará poco a los empresarios mexicanos, y sí en cambio representa una importante mejora en la situación de las empresas extranjeras (hace varios años que Estados Unidos es parte del Protocolo de Madrid), las cuales podrán prescindir -en el corto plazo- de tener que acudir con las Autoridades de nuestro país para registrar y mantener sus marcas en México.

Adicionalmente, tengo la impresión de que el gobierno mexicano esta convencido de que la adhesión de México al Protocolo de Madrid hará más atractivo nuestro país al capital foráneo. Lo anterior puede ser cierto, pero de ahí a afirmar que el Protocolo de Madrid beneficiará a las empresas mexicanas en la misma medida que beneficiará a los extranjeros es bastante ingenuo.

Actualización del 3 de agosto de 2012: Periódico El Economista dió a conocer en su portal electrónico que Bruno Ferrari, Secretario de Economía, aceptó que la aprobación de México del Protocolo de Madrid  obedeció básicamente a presiones del gobierno de los Estados Unidos para apoyar el ingreso de México al Acuerdo Estratégico Transpacífico  de Asociación Económica o TPP.

¿Deficiencias técnicas?

El gremio de los abogados de propiedad industrial siempre se ha sentido amenazado por la adhesión de México al Protocolo de Madrid. Públicamente el principal argumento que se ha utilizado es que el Protocolo de Madrid presenta “serias” deficiencias técnico-jurídicas. El problema es que, hasta donde sé, nadie ha expuesto en qué consisten dichas deficiencias.

Si el Protocolo de Madrid tiene tantos problemas técnicos como dicen sus detractores, la verdad es que éstos hicieron un pésimo trabajo en darlos a conocer.

No hay sistema perfecto. Los abogados somos, casi por definición, conservadores y odiamos los cambios, en especial los radicales, y soy de la idea que la inminente adhesión de México al Protocolo de Madrid puede implicar una modificación radical a nuestro sistema de marcas. La adhesión de México al Protocolo de Madrid nos obligará a replantear la práctica profesional en el campo de las marcas y a realizar numerosos ajustes en el marco normativo (establecimiento de un sistema de oposición a solicitudes de marcas (Actualización del 2 de mayo de 2016: México introduce la oposición al sistema de marcas), conciliar la existencia de registros de marca nacionales e internacionales), pero nada de ello implica que el Protocolo de Madrid sea técnicamente deficiente.

Actualización del 18 de julio de 2012: Durante un Seminario privado realizado en Ciudad de México el 5 de julio de 2012, el Lic. Sergio Ampudia, Coordinador de Planeación Estratégica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, explicó que el Instituto no estimaba esencial la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, o introducir el sistema de oposición, como requisitos para el depósito del instrumento de adhesión del Protocolo de Madrid y la consecuente entrada en vigor del tratado internacional en nuestro país.

Yo sostengo mis objeciones a la adhesión del Protocolo de Madrid, pero mis reservas son más de tipo económico y político que jurídicas.

1. David Rangel Medina, Tratado de derecho marcario, México, 1960, p. 65.

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Vistas en su conjunto, en mi opinión las reformas eliminan algunas de las inconsistencias que existían entre el Reglamento y la Ley de la Propiedad Industrial (la Ley), ajustan ciertas normas reglamentarias a algunos muy reiterados precedentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aclaran algunos puntos relacionados con las marcas nominativas y simplifican el reconocimiento de derechos de prioridad en el caso de solicitudes de marca.

MARCAS NOMINATIVAS

Entre las reformas publicadas, destaca -no necesariamente para bien- la del artículo 56 del Reglamento, que, junto con el 113 de la Ley norman la información que los solicitantes de registros marcarios deben proporcionar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando presentan la solicitud.

En México, solo los signos visibles son susceptibles de ser reconocidos como marca, y registrarse para obtener los derechos de uso exclusivo. Dependiendo de sus características y del tipo de derechos que pretenda el solicitante, las marcas pueden registrarse en una de cuatro modalidades: Nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales.

Las marcas nominativas se componen exclusivamente de denominaciones, entendiendo por denominaciones las palabras, las frases y las letras y números en combinación entre sí o con palabras o frases. Sin embargo, un punto que ni la Ley ni el Reglamento aclaraban era si los símbolos, como &, @ y +, y los signos no ortográficos en español, como la apóstrofe, podían ser materia de marcas nominativas.

La reforma del 10 de junio pretende aclarar, de forma restrictiva y un poco desaseada, lo que puede ser objeto de una solicitud de marca nominativa.

El nuevo artículo 56 del Reglamento, en su último párrafo, señala ahora que “las marcas nominativas o avisos comerciales sólo podrán conformarse de letras o palabras compuestas con el alfabeto romano, números arábigos occidentales, así como de aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura”.

El punto que más me llamó la atención es el señalamiento del “alfabeto romano”. En México, la lengua oficial es el español, y usamos el abecedario español, no el romano.

Lo más obvio primero.

Soy de la idea que el artículo 56 del Reglamento ahora establece claramente que quedan excluidos de la posibilidad ser parte de una marca registrada en forma nominativa, los símbolos: &, #, @, los signos matemáticos (+, /, *) y los símbolos de monedas ($, €), entre otros.

Por otro lado, la reforma es categórica en cuanto a que las marcas nominativas no podrán consistir de palabras expresadas en caracteres diferentes al latino, como sería el caso de una marca expresada en caracteres griegos, hebreros, chinos, arábigos, cirílicos, etc.

Lo anterior no implica que las marcas que se integren con símbolos o que se expresen con caracteres diferentes a los latinos o número arábigos occidentales (no sé si la distinción realmente era necesaria) no son registrables como marca. Sí lo son, pero no podrán registrarse como marcas nominativas, ya que se consideran como dibujos. Por lo tanto, las marcas que contengan ese tipo de caracteres deberán ser solicitados y registrados como marcas mixtas (si se combinan con letras latinas o números, o innominadas).

No es un asunto menor. Cuando una marca se registra como nominativa, el solicitante puede usarla con cualquier tipo, tamaño y color de letra, y dicha utilización se considera uso de la marca tal cual se registró. Cuando la marca se  registra como mixta o innominada, los solicitantes deberán adherir o imprimir en la solicitud un ejemplar de la marca, y si obtienen el registro, tendrán la carga de usar el signo distintivo tal cual la registraron para que su utilización sea considerado como eficaz para efectos de defender la vigencia del registro en contra de una acción de caducidad (por falta de uso) y eventualmente tener derecho a renovar el registro de marca.

Lo relativo a que las marcas nominativas podrán incorporar “signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura” tampoco me parece claro. No comprendo la distinción ¿Cuáles son los signos ortográficos que auxilian a la correcta lectura de una marca? ¿Hay signos ortográficos que no auxilian a la correcta lectura, o peor, que auxilian a la incorrecta lectura? Mi opinión sería que todos los signos ortográficos ayudan a la correcta lectura de la marca, y por lo tanto todos los signos ortográficos deberían poder formar parte de las marcas nominativas. Entre los signos ortográficos que podrán formar parte de las marcas nominativas están los signos de puntuación, de exclamación e interrogación, la diéresis y el acento gráfico, pero es probable que surjan dudas respecto del guión y de la apóstrofe.

En otro terreno poco claro, y más entretenido. ¿Qué sucede con las marcas que incluyen letras que derivan del alfabeto romano, pero no pertenecen a este estrictamente? Por ejemplo: “Æ”, “Ç”, “Ø”, etc. La primera impresión es que una marca que las contenga no deberá ser registrable como nominativa.

¿Qué hacemos entonces con la “Ñ”, la «J» y la “W”? La “Ñ” forma parte del abecedario español desde luego, pero no del romano, mientras que el alfabeto romano clásico no contemplaba la “W” y la “J”.

Por supuesto, sería absurdo afirmar que, como consecuencia de la reforma al artículo 56 del Reglamento, las denominaciones que incluyan una “Ñ”, una “J” o la “W” ya no serán registrables como marcas nominativas.

Entonces, deberemos entender que en la expresión “alfabeto romano” se incluyen todas las letras que deriven del alfabeto usado por los romanos, que incluidas desde luego la “Ñ”, la “J” y la “W”, pero también la “ß”, “Å”, “Ŝ”, “Ų”, y demás letras que no existen en el español pero sí en otras lenguas que utilizan caracteres derivados de los latinos.

Ignoro si deberemos aplicar un concepto de “alfabeto romano” restringido (excluyendo a las denominaciones que tenga “Ñ”, “J” o “W” de la posibilidad de ser registrada como nominativas) o amplio (incluyendo todas y cada una de las letras derivadas de ese alfabeto), pero no sería la primera vez que el texto de la norma no coincide con lo que sus redactores “quisieron decir”. Por ejemplo, tenemos el caso de la extensión de vigencia de las patentes “pipe-line” y la inclusión de las patentes de formulación de medicamentos alopáticos al sistema de vinculación del artículo 67 Bis del Reglamento. A este paso, y no es broma, Wikipedia será la fuente autorizada para indicarnos cuáles letras pueden formar las marcas registrables como nominativas y cuáles no.

Mi opinión es que se hubiesen evitado problemas de interpretación si, en vez de “alfabeto romano”, hubiesen empleado la expresión “abecedario español”, que es la que utiliza el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia.

Otro tema más inquietante de examinar es la motivación de la reforma al artículo 56 del Reglamento. ¿Por qué restringir la posibilidad de lograr registros nominativos únicamente a las marcas expresadas con caracteres latinos? Precisamente en un mundo globalizado, con una economía como la mexicana sumamente abierta, en donde las importaciones superan las exportaciones, pareciera un contrasentido cerrarse a la influencia de otras culturas con las que mantenemos un intercambio comercial sumamente importante y que puede verse reflejado en las marcas.

Por otro lado, ¿Cuál es la razón detrás de la limitación al tipo de marcas que pueden ser materia de un registro nominativo, sobre todo con la exclusión de los signos no ortográficos y símbolos, como la +, la @ y el &, por poner tres ejemplos? No veo una motivación de carácter técnico, ya que se trata de caracteres muy difundidos y hasta estandarizados por el uso. Adicionalmente, me preocupa el posible conflicto entre las nuevas disposiciones reglamentarias y el Convenio de París con relación a las solicitudes de marcas nominativas que reclamen prioridad y que contengan letras o símbolos que ahora ya no pueden ser materia de una marca nominativa.

También me parece que el Ejecutivo perdió una buena ocasión para aclarar si es posible excluir de reserva palabras, leyendas o letras no reservables en el caso de marcas nominativas, así como si el registro de una marca mixta o innominada presentada en blanco y negro o escala de grises da derecho a su titular a usarle en colores diferentes de aquella en que fue registrada.

En general, soy de la idea que cualquier cambio a la norma que nos proporcione mayor certidumbre acerca de los procesos y de los derechos sustantivos de los particulares es positiva, aunque no estemos de acuerdo con el fondo. Así, lo bueno de la reforma al artículo 56 del Reglamento es que aclararon que los signos y símbolos diferentes de los ortográficos, así como las denominaciones expresadas en alfabetos diferentes del romano no pueden ser objeto de solicitudes de marca nominativas. Falta ahora que nos aclaren, y probablemente eso quede en manos de los tribunales, cuál es el alcance del “alfabeto romano” que se menciona en la disposición reformada.

NOVEDADES EN MATERIA DE PRIORIDADES EN MARCAS

En un paso sin duda importante para la simplificación del trámite de registro de marcas, cuando el solicitante reclama la prioridad emanada de una solicitud extranjera de marca, ya no será necesario presentar la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica.

Anteriormente, el solicitante contaba con un plazo de tres meses -contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud- para exhibir al IMPI una copia certificada de la solicitud prioritaria. Ahora bastará con que el solicitante proporcione los datos de la prioridad reclamada (número de solicitud, fecha de presentación y país) para que el IMPI la tenga por reconocida. Si el solicitante reclama falsamente una prioridad, la solicitud estará viciada de nulidad.

La reforma sólo beneficia a las marcas presentadas con posterioridad al 11 de junio de 2011.

Una situación lamentable que ha estado surgiendo en los últimos meses, a raíz de las reformas a la Ley y ahora a su Reglamento, es que existe una creciente diferenciación entre las formalidades exigidas para solicitar patentes y las requeridas para solicitar registros de marca. El trámite de registro de marcas se ha ido haciendo menos formal, mientras que el de patentes ha mantenido, con cambios mínimos, las formalidades exigidas desde 1994.

Si dentro del procedimiento de solicitud de registros de marca ya no es necesario demostrar el mandato conferido por el solicitante en cada expediente, en patentes se mantiene la exigencia. Ahora, en marcas ya no es necesario exhibir la copia certificada de la solicitud prioritaria, pero en patentes sigue siendo necesario presentar dicha constancia. No solo eso, sino que la reforma al Reglamento reitera que el solicitante debe exhibir la traducción del documento de prioridad, y si no lo hace, el IMPI no está obligado a requerirla y deberá desechar la prioridad; lo anterior contraviene los precedentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al respecto en casos análogos^1..

Me gustaría que un día el IMPI nos explicara las razones técnicas para diferenciando las normas estrictamente adjetivas para la obtención de marcas y patentes, mismas que en un inicio eran iguales (el caso de la representación de los solicitantes) o sustancialmente iguales (prioridades).

¹ Ver tesis PATENTE. EXISTE OBIGACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR LA TRADUCCIÓN OMITIDA A LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE.- visible en la página 463 dela Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sexta Época, Volumen 26, febrero 2010 (VI-TASR-EPI-222).

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La legislación mexicana es completamente omisa en cuanto a la regulación de los convenios de coexistencia de marcas y las llamadas “cartas de consentimiento”. No obstante, estos instrumentos jurídicos son utilizados ampliamente en México para prevenir o superar las objeciones que plantea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a solicitudes de registro de marca relacionadas con la existencia anterior de una marca registrada o solicitada idéntica o semejante en grado de confusión, para amparar los mismos o similares productos o servicios.

El artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial señala que debe negarse el registro de marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente registradas o solicitadas, para amparar los mismos o similares productos o servicios. No obstante lo anterior, la misma disposición autoriza a los titulares de marcas registradas la inscripción de marcas idénticas a la ya registrada para proteger bienes o servicios similares a los amparados por el registro anterior.

Por otro lado, la actitud del IMPI hacia las cartas de consentimiento y los contratos de coexistencia de marcas se ha endurecido en los últimos dieciocho meses, a tal grado que cabe preguntarse si este tipo de actos jurídicos son realmente eficaces en México.

Sin pretender definirlos, me resulta claro que las cartas de consentimiento y los convenios de coexistencia de marcas son actos jurídicos atípicos e innominados que tienen dos objetivos fundamentales:

a) Que el IMPI desestime una objeción fundada en la existencia de una marca registrada o solicitada anterior, perteneciente a un tercero, denominada en la práctica ‘cita de anterioridades’; y

b) Prevenir o transigir una controversia de marcas entre dos personas diferentes.

Con frecuencia, los especialistas en materia de propiedad industrial privilegian la función ‘administrativa’ de la carta o contrato (como un medio para convencer a la autoridad administrativa de desestimar una cita de anterioridades), y conceden poca importancia al aspecto contractual del acto, pasando por alto definir cuáles son los derechos y obligaciones de las partes.

Efectos de las cartas de consentimientos y los contratos de coexistencia de marcas con relación al IMPI

Como indiqué anteriormente, no existe en México una regulación específica de los acuerdos de coexistencia de marcas y de las cartas de consentimiento. Desde luego, el que se trate de contratos atípicos no afecta en nada la licitud per se de ese tipo de actos y de las obligaciones que de ellos derivan. Sin embargo, precisamente su falta de regulación ocasiona que la voluntad manifestada en tales instrumentos no sea vinculativa para el IMPI. (Actualización agosto 2019: Desde la reforma a la ley de mayo de 2018. los llamados consentimientos obligan al IMPI a desestimar la anterioridad citada en el procedimiento administrativo de solicitud de registro de marca, pero únicamente en el caso de marcas semejantes).

El artículo 2º de la Ley de la Propiedad Industrial señala que uno de los objetivos de la Ley es proteger la propiedad industrial y prevenir los actos que atenten contra ésta o que constituyan competencia desleal. Ese mismo numeral también dispone que la Ley se propone “propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme los intereses de los consumidores”.

De la revisión de las diversas fracciones que componen el artículo 2º de la Ley de la Propiedad Industrial, puede afirmarse existen tres distintos ámbitos de protección en los que incide la Ley de la Propiedad Industrial:

(a) El ámbito estrictamente privado, donde se tutelan de los derechos de los propietarios de los diversos derechos de propiedad industrial.

(b) El ámbito colectivo de protección de intereses de grupos, como los consumidores. También estarían incluidos aquí los comerciantes, industriales, prestadores de servicios, agricultores y cualquier otro conjunto de agentes económicos definidos según diferentes criterios.

(c) El ámbito del interés público, inherente a la actuación de la Administración. En el campo de la propiedad industrial, el interés público se vincula principalmente con el proceso de libre competencia, sin limitarse a éste.

Siempre existe tensión entre el interés privado, el interés colectivo y el interés público, y cuando dichos intereses no coinciden, la Administración debe favorecer alguno de ellos en detrimento del otro. Si el interés colectivo de los consumidores se enfrenta al interés privado de los dueños de la propiedad industrial, es razonable asumir que el interés de los consumidores deba prevalecer sobre el de los titulares de los derechos de propiedad industrial.

De conformidad con lo anterior, desde hace ya varios meses, el IMPI ha venido argumentando que la protección de los consumidores debe tener preferencia sobre los intereses y voluntad de los solicitantes y titulares de las marcas. Por lo anterior, el Instituto ha ido endureciendo su posición respecto a marcas solicitadas que supuestamente contienen elementos engañosos para los consumidores y a los convenios de coexistencia de signos distintivos y cartas de consentimiento.

Como parte de los esfuerzos para proporcionar algo de certeza respecto a la eficacia de las cartas de consentimiento y contratos de coexistencia, como instrumentos para mejorar las probabilidades de que una marca solicitada alcance el registro, a pesar de la existencia de marcas previamente registradas o solicitadas semejantes en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, el IMPI ha dado a conocer algunos lineamientos sobre este tema.

Los lineamientos del IMPI no constituyen verdaderas directivas; no son normas administrativas de observancia general y no constan en algún acuerdo o circular que se haya dado a conocer a nivel general. La divulgación de los lineamientos se ha llevado a cabo de forma oral por parte del Director Divisional de Marcas del IMPI en conferencias organizadas por los propios especialistas en la materia. Lo anterior implica que los lineamientos del IMPI pueden volverse más o menos rígidos en cualquier momento y sin advertencia previa.

Básicamente, el criterio actual es que el IMPI aceptará una carta de consentimiento o un acuerdo de coexistencia de marcas, para desestimar una cita de anterioridades, en los siguientes casos:

(i) Marcas semejantes que protegiendo los mismos o similares productos o servicios, si el elemento distintivo de una de las marcas no este incluido en la otra marca; y

(ii) Marcas idénticas para amparar productos o servicios similares, siempre y cuando los productos o servicios enlistados en la marca solicitada no se encuentren implícitamente incluidos en el registro/solicitud de marca anterior, o viceversa.

Por otro lado, el IMPI rechazará las cartas de consentimiento en los siguientes casos:

(a) Marcas idénticas que amparen los mismos productos o servicios. Una marca mixta será considerada idéntica a una marca nominativa si comparten la misma palabra.

(b) Marcas que compartan el mismo elemento distintivo y para proteger, de forma implícita o expresa, los mismos productos o servicios.

Este último lineamiento ha causado graves inconvenientes a las empresas que permiten a diferentes entidades bajo su control, o pertenecientes al mismo grupo, registrar marcas que comparten un mismo signo distintivo para aplicarlas a sus áreas de negocio específicas, toda vez que el IMPI esta negando dichas solicitudes de marca, incluso cuando el solicitante exhibe un convenio de coexistencia de marcas o una carta de consentimiento firmada por el propietario de las marcas anteriores (Ver actualización de enero de 2011).

De forma ejemplificativa, y realizando una búsqueda rápida en la base de datos en línea del IMPI, encontré que el 20 de febrero de 2009, el IMPI negó la solicitud de marca número 919,139 “ILT ON SITE”, presentada por una persona jurídica mexicana, para amparar “negocios inmobiliarios”, debida a la existencia de un registro anterior (No. 982,020) para la marca “ILT”, que también cubría “negocios inmobiliarios”. El IMPI negó la solicitud, a pesar del hecho que el propietario de la marca anterior era accionista del solicitante y que firmó una carta de consentimiento, manifestando su conformidad con que la sociedad registrara la marca “ILT ON SITE”.

Cuando el IMPI decide que la carta de consentimiento o convenio de coexistencia de marcas es insuficiente para desestimar la cita de anterioridades, lo común es que no gire una nueva comunicación, informando acerca de la determinación y reiterando la anterioridad, sino que emite la resolución final, negando el registro solicitado.

Si el IMPI niega la solicitud de marca, las únicas alternativas viables para el solicitante son los medios de impugnación que señalan las leyes aplicables: Recurso de Revisión Administrativa ante el superior jerárquico, dentro del propio IMPI, del servidor público que decidió negar la marca (frecuentemente una pérdida de tiempo y dinero); Amparo Indirecto ante un Juzgado de Distrito; o Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA); esta última instancia es la más frecuente para combatir las resoluciones del IMPI.

Es de destacarse que las Salas Regionales Metropolitanas no especializadas del TFJFA han emitido sentencias en diversos sentidos acerca de las cartas de consentimiento y contratos de coexistencia, y sus efectos frente al IMPI; no tengo información acerca de cuál es la posición sostenida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del TFJFA

† Actualización del 18 de enero de 2010: La Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del TFJFA publicó una tesis en octubre de 2009 -los datos de localización se citan al final de esta entrada**- sosteniendo que las cartas de consentimiento pueden no ser suficientes para desvirtuar una anterioridad y obtener el registro de la marca.

Mi conocimiento de la existencia de sentencias contradictorias dictadas por las Salas Regionales Metropolitanas no especializadas del TFJFA se debe a que intervine directamente en dichos juicios. Sin embargo, por lo que hace a los precedentes publicados en la Revista el TFJFA, los que he encontrado*, y que no han constituido jurisprudencia aún, sostienen que el IMPI debe negar aquellas solicitudes de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente solicitadas o registradas, si se piden para amparar los mismos o similares productos o servicios, aún si el titular de la marca citada como anterioridad manifestó su conformidad para que el IMPI otorgara el registro a favor del solicitante.

Por lo tanto, es claro que las cartas de consentimiento y los convenios de coexistencia de marca no garantizan en forma alguna el otorgamiento por parte del IMPI de un registro de marca; en el mejor escenario posible, se trata de instrumentos que sólo tienden a mejorar las posibilidades de éxito de una solicitud, y siempre que siga los lineamientos dados a conocer por el propio Instituto.

† Actualización 26 de enero de 2011: El Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de octubre de 2010 publicó la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (los datos de localización aparecen al final de esta entrada***), en el que el órgano jurisdiccional afirma que debe reconocerse el consentimiento otorgado por el titular de un registro marcario para que otra persona moral, perteneciente al mismo grupo económico o de interés común, pueda registrar a su nombre una marca idéntica o semejante en grado de confusión para proteger los mismos o similares productos o servicios.

 A juicio del tribunal, la pertenencia al mismo grupo económico o de interés común garantiza que no habrá conflictos entre los titulares de las marcas (protección del interés privado), por una parte, y además, que el público consumidor no se verá afectado o confundido por la coexistencia de marcas idénticas o semejantes pertenecientes a personas diferentes (tutela del interés colectivo). La tesis no hace referencia a acuerdos de coexistencia, llámense cartas de consentimiento o contratos de coexistencia, entre personas que no pertenecen al mismo grupo económico o de interés común.

El precedente es muy relevante porque, hasta donde yo sé, es la primera proveniente del Poder Judicial Federal que aborda el tema de los acuerdos para la coexistencia de las marcas, y ciertamente discrepa con las resoluciones del IMPI y de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, no debe perderse de vista que se trata de una tesis aislada, por lo que no es obligatoria para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mucho menos para el IMPI.

† Actualización 25 de abril de 2013: El Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de diciembre de 2011 publicó la jurisprudencia por contradicción de tesis 2/2011  de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la que contendió la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito arriba indicada (los datos precisos de localización aparecen al final de esta entrada****). Contrario a lo afirmado por el Cuarto Tribunal Colegiado, la Corte sostuvo que el IMPI debe negar el registro de una marca idéntica a otra previamente registrada para identificar productos o servicios similares cuando la solicitud es planteada por una persona diferente del titular del registro marcario previamente concedido, siendo irrelevante si pertenecen al mismo grupo económico o si el propietario de la marca registrada manifestó su consentimiento para que el solicitante posterior obtuviese el registro.

Las consecuencias de las cartas de consentimiento y los contratos de coexistencia de marcas con relación a las partes

Cuando el titular de una marca registrada firma una carta de consentimiento, se trata en ese momento de una declaración unilateral de voluntad, sin generar obligaciones a cargo del beneficiario de la misma. Sin embargo, cuando el solicitante presenta dicha declaración unilateral de voluntad al IMPI, debe entenderse que existe una aceptación tácita de lo expresado en la carta de consentimiento, y en ese momento podemos hablar de la formalización de un contrato, con derechos y obligaciones a cargo de las partes.

Las cartas de consentimiento, una vez perfeccionado el acuerdo de voluntades, y los convenios de coexistencia de marcas son actos mercantiles (dado que su objeto es una marca, el cual es un bien incorpóreo de naturaleza mercantil) atípicos. A pesar de la falta de un marco normativo que regule las relaciones contractuales entre las partes, reitero que los acuerdos de coexistencia de marcas y cartas de consentimiento son por regla general lícitos, aunque excepcionalmente su objeto puede llegar a ser ilícito cuando el acto resulte contrario al orden público (por ejemplo, cuando se inscriben en un contexto de prácticas monopólicas), situación que dependerá del análisis del caso concreto.

La mayoría de las cartas de consentimiento que he tenido oportunidad de revisar, son más o menos vagas acerca de los derechos y obligaciones de las partes contratantes. En muchos casos, la carta se limita a manifestar que el titular de la marca anterior ‘autoriza’ el registro de la marca del solicitante, para ciertos productos o servicios o para una o varias Clases Internacionales concretas.

Una simple autorización para que un tercero registre una marca debe implicar, cuando menos, algunas obligaciones para la parte suscriptora, y derechos correlativos para el beneficiario. Sin embargo, el profesionista debe, idealmente, procurar que las obligaciones contenidas en cualquier acto, y especialmente en un convenio atípico, sean expresas, evitando en la medida de lo posible las obligaciones implícitas.

En mi opinión, si la carta de consentimiento o el acuerdo de coexistencia de marcas se limitan a prever una ‘autorización’, el titular de la marca anterior sólo se obliga implícitamente a abstenerse de estorbar las gestiones del solicitante ante el IMPI para obtener el registro de marca pedido. Sin embargo, no habría sustento para afirmar que la ‘autorización’ también impide al titular del registro anterior solicitar la nulidad del registro de marca de la solicitud autorizada, argumentando la lesión de los derechos de exclusividad emanados del registro marcario anterior, toda vez que la renuncia implícita de derechos es inadmisible en un convenio mercantil atípico, conforme a los artículos 2º y 78 del Código de Comercio y 6º y 7º del Código Civil Federal.

Lo anterior es solo un ejemplo de la importancia que el profesional debe dar al aspecto contractual de las cartas de consentimiento y a los contratos de coexistencia de marcas. Adicionalmente, si el solicitante no tuviese éxito en obtener la aprobación del registro de marca, a pesar del convenio de coexistencia o la carta de consentimiento, dicho instrumento podría ser el único sustento para que el solicitante defienda el uso lícito del signo distintivo sin registro, en caso de que el titular del registro de marca que dio la autorización, o su causahabiente, decidan presentar una solicitud de infracción de marca. Es decir, aún si la carta de consentimiento o el convenio de coexistencia de marcas resultan ineficaces para obtener el IMPI la concesión del registro de la marca del solicitante, las obligaciones y derechos estipulados entre las partes no dejan de ser plenamente válidos y exigibles entre ellas. Por lo anterior, es esencial estar atento a que la carta de consentimiento o convenio de coexistencia establezcan de forma expresa los derechos, obligaciones y renuncias de las partes contratantes.

* Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Quinta Época, Año VII, Tomo IV, No. 73, Enero 2007, Página 1927. Tesis V-TASR-I-2346.

* Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Quinta Época, Año VII, Tomo IV, No. 73, Enero 2007, Página 1929. Tesis V-TASR-II-2347.

** (Actualización de enero de 2010) Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sexta Época, Año II, No. 22, Octubre 2009, p. 292. Tesis VI-TASR-EPI-105.

*** (Actualización de enero de 2011) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 3119.

**** (Actualización de abril de 2013) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Segunda Sala, Libro III, Diciembre 2011, Tomo 4, página 2887.

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