El Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de diciembre de 2017, publicó un precedente aislado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[1], confirmando la constitucionalidad del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, relacionado con la acción civil para el pago de daños y perjuicios originados por infracción a los derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Para mayor claridad, trascribo el artículo en cuestión:

Artículo 221 Bis.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso serpa inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de los servicios que impliquen una violación a alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados por esta ley.

La Corte determinó que, si bien el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial omite identificar de forma expresa los derechos de propiedad industrial cuya infracción dan al titular afectado la facultad de reclamar la indemnización por daños y perjuicios, dicha omisión no es violatoria de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y a la igualdad.

El Alto Tribunal reconoció que no todas las hipótesis de infracción del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial involucran lesiones a derechos de propiedad industrial, aunque se trate de supuestos de competencia desleal. Incluso la Sala aceptó en el párrafo 124 de la ejecutoria que “resulta evidente que aquellas situaciones de competencia desleal o de infracciones administrativas donde no esté presente la violación de derechos de propiedad industrial, quedan fuera del universo de aplicación de la norma analizada, sin necesidad de que en ésta se haga precisión alguna”.

Lo anterior resulta paradójico, porque el litigio que dio origen al precedente en comento se relacionó con la determinación, por parte del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Ciudad de México), de la procedencia de la indemnización de los daños y perjuicios vinculados a una declaración de infracción administrativa apoyada en las fracciones I y IX, inciso a) del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial; es decir, a un caso de competencia desleal que no involucró la lesión de un derecho de propiedad industrial concreto. La Corte no analizó la licitud de la decisión del tribunal colegiado porque la materia de la controversia ante el máximo tribunal se limitó a la constitucionalidad del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, y no a la interpretación que el órgano inferior dio a la norma.

Sin restar importancia a la determinación del Alto Tribunal sobre la constitucionalidad del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, me parece más relevante el estudio de la sentencia emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (cuya revisión fue materia del precedente analizado), porque plantea nuevos problemas y renueva, en mi opinión, la discusión sobre temas que yo pensaba ya definidos por la jurisprudencia 1a./J. 13/2004[2] de la Primera Sala del máximo tribunal

La decisión del Octavo Tribunal Colegiado será materia de la siguiente entrada.

[1] “PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 221 BIS DE LA LEY RESPECTIVA NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA” en Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, Tomo I, diciembre de 2017, página 437. Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=%25202015750&Dominio=Localizacion&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2015750&Hit=1&IDs=2015750&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 19 de agosto de 2018.

[2] “PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo 2004, página 365. Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=31%2F2003&Dominio=Precedentes&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=22&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=181491&Hit=4&IDs=177542,180811,181380,181491,182529,183520,183622,183621,183396,183958,184164,184492,184719,185984,186222,186411,187246,188243,189364,190110&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2018.

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La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (SEPI) del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa) ha consistentemente aceptado que los actores hagan valer argumentos novedosos que no fueron puestos a la consideración de la autoridad administrativa, e incluso que ofrezcan pruebas que no fueron exhibidas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y que, por lo tanto, la autoridad administrativa nunca tuvo la posibilidad de tomar en cuenta al momento de resolver. Esto ha ocasionado que la SEPI anule fallos administrativos ajustados a derecho, expedidos en estricta conformidad con lo alegado y probado en sede administrativa, por cuestiones que no se plantearon ni probaron ante el IMPI o el INDAUTOR. La mayoría de los tribunales colegiados en materia administrativa del primer circuito, encargados de revisar las sentencias definitivas de la SEPI a través del juicio de amparo o del recurso de revisión fiscal, han estado conformes con la forma como la Sala ha venido aplicando el principio de litis abierta. No obstante, el Cuarto Tribunal Colegiado ha expresado su desacuerdo con la utilización de la litis abierta en juicios emanados de procedimientos de declaración administrativa de caducidad de marca, en los que el titular del registro marcario se abstuvo de presentar pruebas de uso de la marca atacada en la sede administrativa, y pretende hacerlo ante el tribunal, apelando al principio de litis abierta[2].

La competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el ámbito de aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el principio de litis abierta, no se limitan a la propiedad intelectual. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa goza de competencia en casi la totalidad de las áreas jurídicas en los que la Administración tiene injerencia, y de forma destacada en materia tributaria. Precisamente los antecedentes de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fueron el Código Fiscal de la Federación (en la parte relativa al juicio de nulidad) y el Tribunal Federal de la Federación, y el cambio en la interpretación de la litis abierta que motiva este artículo surgió en el campo fiscal.

A mediados de 2013, el Semanario Judicial de la Federación publicó la tesis jurisprudencial 73/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[3] que modifica (parcialmente a mi juicio) la jurisprudencia 69/2001.

Sustancialmente, la Segunda Sala ha señalado que, si bien la litis abierta que contempla el artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo permite a los demandantes hacer valer argumentos que no se invocaron en la instancia previa, dicho principio no los faculta a ofrecer pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo.

Evidentemente se trata de un cambio importante respecto a la posición que la Corte venía manteniendo, y he de decir que mis colegas fiscalistas han expresado un fuerte disgusto con esta tesis, al verla como una restricción al derecho a la defensa de los gobernados frente a la Administración. En materia de propiedad intelectual, en cambio, el tema de la litis abierta era fuente de controversia, ya que al existir un considerable número de casos formalmente administrativos pero materialmente jurisdiccionales, en el que la autoridad administrativa (IMPI O INDAUTOR) resuelve una contienda entablada entre dos particulares, la litis abierta ante la SEPI ha sido percibida como una fuente de incertidumbre, al existir la posibilidad de que todo lo actuado en el procedimiento administrativo se vuelva inútil ante la posibilidad de volver a plantear la estrategia probatoria en la etapa jurisdiccional.

Hay algunos puntos que vale la pena comentar sobre la tesis de jurisprudencia 73/2013.

Respecto a la posibilidad de plantear conceptos de impugnación o argumentos que no fueron hechos valer en la instancia o en el recurso administrativo, me parece que la jurisprudencia de la Corte no introduce cambios; la tesis va dirigida sólo al aspecto probatorio y a la posibilidad de ofrecer pruebas ante el tribunal que o fueron ofrecidas en la sede administrativa.

Cualquiera que revise la tesis podrá percatarse que se trata de una interpretación referida primordialmente a las pruebas en materia fiscal, y que su objetivo es evitar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se vea constreñido a sustituir a las autoridades hacendarias en el examen de documentos contables cuyo volumen y complejidad supera las capacidades técnicas del tribunal. Sin embargo, al tratarse de la interpretación de una ley aplicable a la totalidad de los litigios que se tramitan en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, su impacto no se limitará a la materia fiscal y va a afectar a la propiedad intelectual.

Por otro lado, el lenguaje que usa la Sala en la tesis es ambiguo. En un párrafo establece “no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo”. La expresión que llama mi atención es “estando obligado a ello”. La prueba en general es una carga, no una obligación porque no hay acreedor. Incluso hay litigantes que afirman que la prueba es un derecho. ¿Cuándo un particular está, en estricto sentido, obligado a probar?

Una interpretación, que me parece razonable, afirma que la prueba se convierte en una obligación cuando la autoridad administrativa requiere expresamente, dentro del procedimiento administrativo, la presentación de un documento o documentos específicamente identificados. De esta forma, si el actor en el juicio contencioso administrativo tuvo la obligación de exhibir un determinado documento en la instancia administrativa porque la autoridad le requirió su presentación, e incumplió con el requerimiento, entonces ya no tiene derecho a ofrecer dicho documento como prueba ante la instancia jurisdiccional. En el mismo orden de ideas, tratándose de documentos que no fueron materia expresa de un requerimiento de exhibición concreto por parte de las autoridades, el particular tenía la carga, más no la obligación, de presentarlos en la instancia administrativa o recurso respectivos, y por lo tanto no debería tener limitación alguna para ofrecerlos ante el órgano jurisdiccional conforme al principio de litis abierta.

Sin embargo, mi impresión es que los tribunales colegiados van a dar a la jurisprudencia 73/2013 una interpretación más amplia que la que propongo arriba, en el sentido de que, en el juicio contencioso administrativo federal, los demandantes pueden hacer valer argumentos y violaciones no invocados en las instancias previas, sin poder ofrecer más pruebas que las ofrecidas en la instancia o recurso administrativos. Por ejemplo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito aplicó de forma amplia ates descrita la jurisprudencia 73/2013 al sentenciar en el juicio de amparo directo DA 552/2013 (Actualización 5 de abril de 2020: El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo directo número  477/2015, dio una interpretación a la jurisprudencia 73/2013 restringida (en algunos aspectos similar a la que propongo), al señalar que no es aplicable en un juicio contencioso administrativo vinculado a un procedimiento de declaración administrativa de infracción ante el IMPI[4]).

El principio de litis abierta en el juicio contencioso administrativo seguramente seguirá evolucionando, y espero que los tribunales y la misma Sala publiquen tesis que atemperen la interpretación amplia que se ha dado a esta relativamente nueva jurisprudencia 73/2013.

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