En este espacio me limitaré a hacer algunas observaciones sobre el uso de la marca. La utilización de otros signos distintivos, como los avisos comerciales y los nombres comerciales, presentan algunas particularidades que merecen un comentario aparte.

Las marcas nacen en el momento en que son utilizadas para distinguir ante los consumidores un producto o un servicio, independientemente de que se encuentren registradas. El registro es un acto administrativo por virtud del cual nace el derecho al uso exclusivo de la marca, pero no el signo distintivo en sí. Así como hay marcas que se usan lícitamente sin estar registradas, también hay registros de marcas que no están en uso y qué tal vez no se usen nunca. He sostenido que la marca es el contenido, mientras que el registro es el continente, y no deben confundirse.

La expresión “uso de marca” en la Ley de la Propiedad Industrial se refiere a diferentes conductas, las cuales agrupo en dos conjuntos diferentes, dependiendo del contexto: (i) uso de marca como requisito para el mantenimiento de un registro marcario, como situación de facto reivindicable al solicitar el registro de una marca, como elemento constitutivo de la acción de nulidad de un registro de signo distintivo, o como defensa en contra en un procedimiento de infracción; y (ii) uso de marca como ilícito sancionable como infracción administrativa.

Sobre el primer concepto, la Ley de la Propiedad Industrial señala que los registros marcarios podrán declararse caducos si su titular o un licenciatario o usuario autorizado han omitido usarlas en territorio nacional dentro de los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que un tercero con interés jurídico solicite la declaración administrativa de caducidad[1]. Asimismo, la falta de uso por tres años consecutivos de la marca registrada puede impedir la renovación lícita del registro, a menos que la marca se esté usando en otros productos o servicios para los que el mundo signo distintivo se encuentre también registrado. Por otro lado, el uso anterior y continuo de una marca en México o en el extranjero puede dar causa a declarar la nulidad del registro de una marca idéntica o semejante en grado de cumplimiento confusión si identifica los mismos o similares productos o servicios[2]. De forma consistente con lo anterior, el registro de una marca no es oponible ante el tercero que, de buena fe, usaba en México una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios, si dicho uso inició con anterioridad a la fecha de solicitud o de primer uso manifestado de la marca registrada[3]. Por último, al solicitar un registro de marca, el solicitante puede reclamar a su favor la fecha de inicio de la marca en México, lo cual puede darle algunas ventajas una vez otorgado el registro[4].

En estos casos, es mi opinión que el concepto de uso de marca a considerar debe ser el más amplio posible y debe comprender tanto la incorporación de la marca por el fabricante o intermediario como la importación al territorio nacional y la comercialización de productos identificados con la marca.

Dentro de este primer conjunto de conductas que implica uso de marca, me parecería válido establecer diferenciaciones y jerarquías: el que usa la marca propia o licenciada incorporándola al producto que elabora; el que incorpora la marca ajena en cumplimiento de una licencia; el que adhiere la marca propia o licenciada al producto elaborado sin signo distintivo por un tercero; el que comercializa lícitamente el producto marcado y el que importa el producto marcado. Para efectos de los artículos 92, fracción I, 113, fracción III, 130 y 15I, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, todos los anteriores son usuarios de marca, y entre ellos podría haber conflictos respecto a quien goza de un mejor derecho, lo que justificaría la distinción y jerarquización.

En cambio, un concepto más restringido de “uso de marca” lo encontramos, a mi juicio, relacionado con la infracción administrativa que contemplan las fracciones IV y XVIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial establece diferentes causas de infracción administrativa en 30 diferentes fracciones. Las fracciones IV y XVIII de ese artículo sancionan el “usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada”[5] y el “usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique”[6].

Afirmo que el concepto de “uso de marca” en infracciones es más restringido que en los casos de uso lícito, porque el ofrecimiento en venta de artículos identificados ilegalmente con una marca es castigable como infracción administrativa en un supuesto diferente[7] que distingue expresamente entre oferta en venta y uso. En efecto, la hipótesis en comento dispone que será infracción administrativa “ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular”; luego entonces, usar la marca y vender el producto marcando no son lo mismo en el caso de una infracción administrativa. Esta posición ha sido apoyada por el Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, como lo evidencia el precedente con el rubro MARCAS. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SE REFIERE A UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON SU USO Y NO CON SU COMERCIALIZACIÓN[8].

La distinción que sostuvo el tribunal es válida, incluso con la reforma al artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial publicada apenas en el mes de diciembre de 2016[9], que buscó aclarar cuándo se entiende que una marca está siendo usada en México. El texto original del artículo 62 del Reglamento estaba específicamente dirigido al concepto de uso de marca para el mantenimiento del registro, aunque podía ser aplicado a cualquier otro caso: “para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación”[10].

La nueva redacción del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial disipó las dudas sobre la amplitud de su aplicación, al eliminar la referencia expresa al artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial: “para efectos de la Ley, se entenderá que una marca se encuentra en uso, entre otros casos, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación”[11].

Con el actual texto del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial podría sostenerse que algunas conductas distintas a la fabricación o elaboración de mercancías que tienen como finalidad que un producto esté disponible en México (por ejemplo, la importación), y que no están tipificadas como infracción administrativa aunque el bien ostente ilícitamente marcas registradas, puedan ser consideradas como uso de marca y sancionables en términos de las fracciones IV y XVIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial. Hasta antes de la reforma de diciembre de 2016, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa había considerado la importación de productos identificados con marcas usadas sin autorización de su titular como una forma de competencia desleal[12], no como uso de marca.

La aclaración del concepto de uso de marca en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial deberá ser un importante avance en la defensa de los derechos de propiedad industrial. No obstante, será importante vigilar el alcance que le darán las diferentes autoridades que intervienen en la interpretación de las normas al nuevo texto del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como seguir la evolución del concepto de “uso de marcas”, tanto a nivel administrativo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como en los tribunales, los tratados internacionales, la legislación y las disposiciones reglamentarias.

[1] Artículos 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial

[2] Artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[3] Artículos 92, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[4] Artículo 113, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[5] Artículo 213, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[6] Artículo 213, fracción XVIII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[7] Artículo 213, fracción XIX, de la Ley de la Propiedad Industrial.

[8] “MARCAS. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SE REFIERE A UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON SU USO Y NO CON SU COMERCIALIZACIÓN” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, p. 1902.

[9] “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial”, en Diario Oficial de la Federación, 16 de diciembre de 2016.

[10] Artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 23 de noviembre de 1994.

[11] Artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 12 de diciembre de 2016.

[12] “INFRACCIONES EN MATERIA DE COMERCIO. EL ABANDONO DE LA MERCANCÍA EN ADUANA NO EXIME DE QUE SE CONSTITUYA UNA CONDUCTA INFRACTORA ORIGINADA EN LA MOTIVACIÓN PSICOLÓGICA DEL DOLO AL MOMENTO DE REALIZAR LA IMPORTACIÓN”, en R.T.F.J.F.A., Séptima Época, Año V, No. 49, agosto 2015, p. 468.

La entrada Uso de marca. Sus acepciones y cambios. se publicó primero en Reyes Fenig.

Conforme la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, las marcas deben registrarse respecto a productos o servicios determinados, y cada solicitud de registro no debe incluir productos o servicios de más de una Clase, conforme el Clasificador previsto en el Arreglo de Niza. En caso de dudas sobre la aplicación del Clasificador, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene amplias facultades para interpretarlo.

Actualmente en México, el estudio de la lista de servicios y productos de las solicitudes de marca para determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, se lleva a cabo antes del inicio del examen de fondo o sustantivo, y de forma simultánea al examen de forma, aunque en mi opinión, no debe confundirse el examen de las formalidades de la solicitud con el examen de la lista de productos o servicios.

Antes de la publicación de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, la única forma de conocer de antemano la forma como el IMPI resolveria las lagunas del Clasificador era con la práctica, y desde luego los criterios podían variar de un momento a otro. Uno de los ejemplos más notables se dio con los servicios de intermediación comercial; durante varios años y a diferencia de lo que sucedía en otros países al mismo tiempo, los servicios de intermediación comercial eran clasificados por el IMPI en la Clase 42, en vez de la 35; un día el IMPI decidió que los servicios de intermediación comercial debían ubicarse en la Clase 35, y los practicantes nos enteramos del cambio cuando comenzamos a recibir requerimientos para corregir la indicación de la clase en las solicitudes de registro de marca que estaban en trámite.

Precisamente, el propósito de publicar un acuerdo estableciendo CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN de la Clasificación de Productos y Servicios fue, como lo indica el propio Acuerdo, brindar certeza y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial, proporcionando lineamientos de interpretación a los que deberán ceñirse los examinadores cuando lleven a cabo la revisión de la lista de bienes o servicios de las solicitudes de marca. Sin embargo, independientemente de las intenciones, es frecuente que los cambios en las “reglas del juego” generen dudas acerca de su alcance y aplicación.

Quiero enfocar este artículo a un criterio interpretativo concreto, relativo al alcance de los encabezados de las Clases del Clasificador de Productos y Servicios.

Los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN señalan que los encabezados de cada clase serán interpretados de forma restrictiva, y cuando se sean utilizados por el interesado en la solicitud de registro, se entenderán enlistados sólo los productos o servicios expresamente mencionados en dichos encabezados.

Hasta la promulgación, en 1991, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, era posible solicitar el registro de una marca para amparar la totalidad de una clase. Aunque la ley de 1991 eliminó la posibilidad de obtener una cobertura en la totalidad de la Clase, en los hechos esta amplia protección subsistió, mediante la transcripción de los encabezados del Clasificador como lista de productos o servicios a ser distinguidos por la marca.

El IMPI, y buena parte de los usuarios del sistema de propiedad industrial, dieron a los encabezados del Clasificador una interpretación sumamente extensa, al considerar que, cuando la lista de productos o servicios de una solicitud o registro de marca reproducía el encabezado de la Clase, la cobertura de la marca se extendía a la totalidad de los artículos o actividades ubicados en dicha Clase, incluyendo aquellos que no estaban siquiera implícitamente descritos (a través de sus géneros) en los encabezados.

Un ejemplo son los tacos como producto. Los tacos se clasifican en la Clase 30, cuyo encabezado actual es: café, te, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

En mi opinión, ninguno de los artículos y géneros especificados en el encabezado de la Clase 30 incluyen a los tacos. No obstante, una interpretación extensa del encabezado de la Clase, llevaba al IMPI a considerar que los tacos sí estaban comprendidos en aquella, y que por lo tanto, una solicitud o registro de marca que reprodujera el encabezado de la Clase 30, amparaba tacos. Ahora, una lectura restringida del encabezado conforme los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN debe hacer que el IMPI concluya lo opuesto, es decir, que los tacos no están protegidos en una solicitud o registro de marca que reproduzca el encabezado de la Clase 30.

Un punto inquietante es si los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN serán aplicables retroactivamente con relación a marcas solicitadas, pero sobre todo, a las registradas con anterioridad a su entrada en vigor.

En contra de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, con relación a la cobertura de los registros de marca y aviso comercial expedidos con anterioridad al 4 de octubre de 2012, tenemos que el texto del Acuerdo que establece los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN sólo hace referencia a solicitudes de registro de signos distintivos, sin precisar si las presentadas con anterioridad a su entrada en vigor serían examinadas de acuerdo los nuevos criterios.

El último párrafo de del apartado de “Consideraciones” (análoga a una exposición de motivos) expresamente señala que la finalidad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN tienen con finalidad “brindar certeza y seguridad jurídica al público usuario del sistema de propiedad industrial para la presentación y el estudio de examen de las solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales…”, por lo que es evidente la intención del IMPI de limitar el alcance de los “CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN” a las solicitudes de marca.

A favor de la aplicación retroactiva de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, es que el acuerdo, como norma administrativa de observancia general, obliga sólo a las autoridades; no contiene obligaciones a cargo de los particulares adicionales a los que ya estaban contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, y no existe un derecho subjetivo a que una norma se interprete en un sentido o en otro.

Extrapolando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en materia de jurisprudencia¹, las interpretaciones de las normas en  casos concretos no constituyen, a su vez, normas de observancia general, y por lo tanto, su aplicación a solicitudes y marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no violaría el principio de irretroactividad.

Actualización 25 de mayo de 2103: El último párrafo del artículo 217 de la nueva Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013) señala que: «La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna». ¿Cómo puede aplicarse una interpretación de la norma de forma retroactiva en perjuicio de alguien? Esta disposición pareciera indicar que sí existe un derecho subjetivo a una interpretación concreta de la norma.

Por otro lado, me parecería absurdo que, como consecuencia de interpretaciones diferentes pero simultáneas del Clasificador, dos registros de marca con listas de productos o servicios idénticos reproduciendo los mismos encabezados de la misma Clase, tuviesen al mismo tiempo alcances y cobertura diferentes, dependiendo de la fecha de registro.

La relevancia de la retroactividad de los CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN no se limita al ámbito académico. Sus consecuencias prácticas son importantísimas con relación al uso de la marca y sus efectos sobre solicitudes de caducidad por falta de uso de la marca registrada, nulidad por falsedad de la fecha de primer uso reclamada en la solicitud y renovación de registros de marca. Tampoco debemos obviar su probable impacto en temas de infracciones, anterioridades y nulidades por uso o registro anteriores.

1. Ver jurisprudencia 145/2000, JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo: XII, Diciembre de 2000, Página 16.

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Vistas en su conjunto, en mi opinión las reformas eliminan algunas de las inconsistencias que existían entre el Reglamento y la Ley de la Propiedad Industrial (la Ley), ajustan ciertas normas reglamentarias a algunos muy reiterados precedentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aclaran algunos puntos relacionados con las marcas nominativas y simplifican el reconocimiento de derechos de prioridad en el caso de solicitudes de marca.

MARCAS NOMINATIVAS

Entre las reformas publicadas, destaca -no necesariamente para bien- la del artículo 56 del Reglamento, que, junto con el 113 de la Ley norman la información que los solicitantes de registros marcarios deben proporcionar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando presentan la solicitud.

En México, solo los signos visibles son susceptibles de ser reconocidos como marca, y registrarse para obtener los derechos de uso exclusivo. Dependiendo de sus características y del tipo de derechos que pretenda el solicitante, las marcas pueden registrarse en una de cuatro modalidades: Nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales.

Las marcas nominativas se componen exclusivamente de denominaciones, entendiendo por denominaciones las palabras, las frases y las letras y números en combinación entre sí o con palabras o frases. Sin embargo, un punto que ni la Ley ni el Reglamento aclaraban era si los símbolos, como &, @ y +, y los signos no ortográficos en español, como la apóstrofe, podían ser materia de marcas nominativas.

La reforma del 10 de junio pretende aclarar, de forma restrictiva y un poco desaseada, lo que puede ser objeto de una solicitud de marca nominativa.

El nuevo artículo 56 del Reglamento, en su último párrafo, señala ahora que “las marcas nominativas o avisos comerciales sólo podrán conformarse de letras o palabras compuestas con el alfabeto romano, números arábigos occidentales, así como de aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura”.

El punto que más me llamó la atención es el señalamiento del “alfabeto romano”. En México, la lengua oficial es el español, y usamos el abecedario español, no el romano.

Lo más obvio primero.

Soy de la idea que el artículo 56 del Reglamento ahora establece claramente que quedan excluidos de la posibilidad ser parte de una marca registrada en forma nominativa, los símbolos: &, #, @, los signos matemáticos (+, /, *) y los símbolos de monedas ($, €), entre otros.

Por otro lado, la reforma es categórica en cuanto a que las marcas nominativas no podrán consistir de palabras expresadas en caracteres diferentes al latino, como sería el caso de una marca expresada en caracteres griegos, hebreros, chinos, arábigos, cirílicos, etc.

Lo anterior no implica que las marcas que se integren con símbolos o que se expresen con caracteres diferentes a los latinos o número arábigos occidentales (no sé si la distinción realmente era necesaria) no son registrables como marca. Sí lo son, pero no podrán registrarse como marcas nominativas, ya que se consideran como dibujos. Por lo tanto, las marcas que contengan ese tipo de caracteres deberán ser solicitados y registrados como marcas mixtas (si se combinan con letras latinas o números, o innominadas).

No es un asunto menor. Cuando una marca se registra como nominativa, el solicitante puede usarla con cualquier tipo, tamaño y color de letra, y dicha utilización se considera uso de la marca tal cual se registró. Cuando la marca se  registra como mixta o innominada, los solicitantes deberán adherir o imprimir en la solicitud un ejemplar de la marca, y si obtienen el registro, tendrán la carga de usar el signo distintivo tal cual la registraron para que su utilización sea considerado como eficaz para efectos de defender la vigencia del registro en contra de una acción de caducidad (por falta de uso) y eventualmente tener derecho a renovar el registro de marca.

Lo relativo a que las marcas nominativas podrán incorporar “signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura” tampoco me parece claro. No comprendo la distinción ¿Cuáles son los signos ortográficos que auxilian a la correcta lectura de una marca? ¿Hay signos ortográficos que no auxilian a la correcta lectura, o peor, que auxilian a la incorrecta lectura? Mi opinión sería que todos los signos ortográficos ayudan a la correcta lectura de la marca, y por lo tanto todos los signos ortográficos deberían poder formar parte de las marcas nominativas. Entre los signos ortográficos que podrán formar parte de las marcas nominativas están los signos de puntuación, de exclamación e interrogación, la diéresis y el acento gráfico, pero es probable que surjan dudas respecto del guión y de la apóstrofe.

En otro terreno poco claro, y más entretenido. ¿Qué sucede con las marcas que incluyen letras que derivan del alfabeto romano, pero no pertenecen a este estrictamente? Por ejemplo: “Æ”, “Ç”, “Ø”, etc. La primera impresión es que una marca que las contenga no deberá ser registrable como nominativa.

¿Qué hacemos entonces con la “Ñ”, la «J» y la “W”? La “Ñ” forma parte del abecedario español desde luego, pero no del romano, mientras que el alfabeto romano clásico no contemplaba la “W” y la “J”.

Por supuesto, sería absurdo afirmar que, como consecuencia de la reforma al artículo 56 del Reglamento, las denominaciones que incluyan una “Ñ”, una “J” o la “W” ya no serán registrables como marcas nominativas.

Entonces, deberemos entender que en la expresión “alfabeto romano” se incluyen todas las letras que deriven del alfabeto usado por los romanos, que incluidas desde luego la “Ñ”, la “J” y la “W”, pero también la “ß”, “Å”, “Ŝ”, “Ų”, y demás letras que no existen en el español pero sí en otras lenguas que utilizan caracteres derivados de los latinos.

Ignoro si deberemos aplicar un concepto de “alfabeto romano” restringido (excluyendo a las denominaciones que tenga “Ñ”, “J” o “W” de la posibilidad de ser registrada como nominativas) o amplio (incluyendo todas y cada una de las letras derivadas de ese alfabeto), pero no sería la primera vez que el texto de la norma no coincide con lo que sus redactores “quisieron decir”. Por ejemplo, tenemos el caso de la extensión de vigencia de las patentes “pipe-line” y la inclusión de las patentes de formulación de medicamentos alopáticos al sistema de vinculación del artículo 67 Bis del Reglamento. A este paso, y no es broma, Wikipedia será la fuente autorizada para indicarnos cuáles letras pueden formar las marcas registrables como nominativas y cuáles no.

Mi opinión es que se hubiesen evitado problemas de interpretación si, en vez de “alfabeto romano”, hubiesen empleado la expresión “abecedario español”, que es la que utiliza el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia.

Otro tema más inquietante de examinar es la motivación de la reforma al artículo 56 del Reglamento. ¿Por qué restringir la posibilidad de lograr registros nominativos únicamente a las marcas expresadas con caracteres latinos? Precisamente en un mundo globalizado, con una economía como la mexicana sumamente abierta, en donde las importaciones superan las exportaciones, pareciera un contrasentido cerrarse a la influencia de otras culturas con las que mantenemos un intercambio comercial sumamente importante y que puede verse reflejado en las marcas.

Por otro lado, ¿Cuál es la razón detrás de la limitación al tipo de marcas que pueden ser materia de un registro nominativo, sobre todo con la exclusión de los signos no ortográficos y símbolos, como la +, la @ y el &, por poner tres ejemplos? No veo una motivación de carácter técnico, ya que se trata de caracteres muy difundidos y hasta estandarizados por el uso. Adicionalmente, me preocupa el posible conflicto entre las nuevas disposiciones reglamentarias y el Convenio de París con relación a las solicitudes de marcas nominativas que reclamen prioridad y que contengan letras o símbolos que ahora ya no pueden ser materia de una marca nominativa.

También me parece que el Ejecutivo perdió una buena ocasión para aclarar si es posible excluir de reserva palabras, leyendas o letras no reservables en el caso de marcas nominativas, así como si el registro de una marca mixta o innominada presentada en blanco y negro o escala de grises da derecho a su titular a usarle en colores diferentes de aquella en que fue registrada.

En general, soy de la idea que cualquier cambio a la norma que nos proporcione mayor certidumbre acerca de los procesos y de los derechos sustantivos de los particulares es positiva, aunque no estemos de acuerdo con el fondo. Así, lo bueno de la reforma al artículo 56 del Reglamento es que aclararon que los signos y símbolos diferentes de los ortográficos, así como las denominaciones expresadas en alfabetos diferentes del romano no pueden ser objeto de solicitudes de marca nominativas. Falta ahora que nos aclaren, y probablemente eso quede en manos de los tribunales, cuál es el alcance del “alfabeto romano” que se menciona en la disposición reformada.

NOVEDADES EN MATERIA DE PRIORIDADES EN MARCAS

En un paso sin duda importante para la simplificación del trámite de registro de marcas, cuando el solicitante reclama la prioridad emanada de una solicitud extranjera de marca, ya no será necesario presentar la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica.

Anteriormente, el solicitante contaba con un plazo de tres meses -contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud- para exhibir al IMPI una copia certificada de la solicitud prioritaria. Ahora bastará con que el solicitante proporcione los datos de la prioridad reclamada (número de solicitud, fecha de presentación y país) para que el IMPI la tenga por reconocida. Si el solicitante reclama falsamente una prioridad, la solicitud estará viciada de nulidad.

La reforma sólo beneficia a las marcas presentadas con posterioridad al 11 de junio de 2011.

Una situación lamentable que ha estado surgiendo en los últimos meses, a raíz de las reformas a la Ley y ahora a su Reglamento, es que existe una creciente diferenciación entre las formalidades exigidas para solicitar patentes y las requeridas para solicitar registros de marca. El trámite de registro de marcas se ha ido haciendo menos formal, mientras que el de patentes ha mantenido, con cambios mínimos, las formalidades exigidas desde 1994.

Si dentro del procedimiento de solicitud de registros de marca ya no es necesario demostrar el mandato conferido por el solicitante en cada expediente, en patentes se mantiene la exigencia. Ahora, en marcas ya no es necesario exhibir la copia certificada de la solicitud prioritaria, pero en patentes sigue siendo necesario presentar dicha constancia. No solo eso, sino que la reforma al Reglamento reitera que el solicitante debe exhibir la traducción del documento de prioridad, y si no lo hace, el IMPI no está obligado a requerirla y deberá desechar la prioridad; lo anterior contraviene los precedentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al respecto en casos análogos^1..

Me gustaría que un día el IMPI nos explicara las razones técnicas para diferenciando las normas estrictamente adjetivas para la obtención de marcas y patentes, mismas que en un inicio eran iguales (el caso de la representación de los solicitantes) o sustancialmente iguales (prioridades).

¹ Ver tesis PATENTE. EXISTE OBIGACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR LA TRADUCCIÓN OMITIDA A LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE.- visible en la página 463 dela Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sexta Época, Volumen 26, febrero 2010 (VI-TASR-EPI-222).

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No obstante lo anterior, la ley mexicana permite a los solicitantes de los registros marcarios, reivindicar a su favor la fecha de inicio de uso de la marca en México, la cual les proporciona ciertas ventajas, una vez emitido el registro marcario correspondiente.

Es importante insistir que los derechos y defensas que la legislación concede a favor de los usuarios de marcas no registradas no constituyen excepciones a la regla de first-to-file, mucho menos podría hablarse de derechos de common-law (no existe el common-law en México); el primero en presentar la solicitud de marca es el que tiene la preferencia para obtener el registro, independientemente de que alguno de los interesados hubiese reclamado una fecha de primer uso, qué fecha de primer uso es anterior o si el primer solicitante afirmó expresamente en la solicitud que no había comenzado a usar el signo distintivo en México.

En el mismo orden de ideas, sólo el titular del registro de marca mexicano goza de los derechos de exclusividad sobre la marca, sin que para ello obste que un tercero hubiese comenzado a usar esa misma marca con anterioridad, e incluso si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) hubiese reconocido dicho uso anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, el asentar una fecha de primer uso de la marca materia de la solicitud puede proporcionar beneficios y ventajas reales, una vez expedido el registro marcario, que no se obtendrían de haber omitido tal dato, y también puede viciar de nulidad el registro de marca respectivo.

I. ACCIONES Y DEFENSAS DERIVADOS DEL USO ANTERIOR DE LA MARCA NO REGISTRADA EN MÉXICO

El usuario de la marca en México, sin importar la antigüedad de su uso, no es reconocido como el propietario del signo distintivo. Por lo tanto, carece de derecho para ejercer acciones por infracción de marca en contra de los imitadores.

En teoría, el primer usuario de una marca no registrada cuenta con las acciones represoras de la competencia desleal (no relacionadas con la infracción de un derecho de propiedad industrial concreto) para combatir a los imitadores, aunque tendría que demostrar la intención del competidor para confundir o engañar a los consumidores, o que se imita una marca notoriamente conocida en México; en la práctica, es difícil obtener un fallo favorable si la solicitud de infracción por competencia desleal no involucra una marca registrada o una notoriamente conocida.

Adicionalmente, la legislación mexicana establece una cierta protección a favor del primer usuario de la marca respecto de terceros que tienen registrada la marca a su favor, pero solicitaron el registro con posterioridad a la fecha en que el primer usuario comenzó a explotar el signo distintivo.

A. Defensa en contra del registro de marca a favor del usuario anterior

El artículo 91, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone la inoponibilidad del registro de una marca respecto de un tercero que hubiese comenzado a usar de forma continua, en territorio mexicano y de buena fe, esa misma marca o una semejante en grado de confusión, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro del titular o la fecha de inicio de uso asentada en dicha solicitud, para identificar productos o servicios similares a los protegidos en el registro marcario.

Conforme a lo anterior, puede darse el caso de que coexistan dos personas diferentes y sin relación entre ellas, con derechos sobre la marca, con la diferencia es que los derechos de una (el titular del registro) serán exclusivos, plenamente licenciables y transferibles, y oponibles frente a todos excepto frente al usuario anterior, mientras que los del usuario anterior no son oponibles frente a terceros, no son licenciables y la posibilidad jurídica de transferirlos a terceros es sumamente cuestionable.

B. Acción contra registros de marca

Conforme el artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, el usuario anterior y continuo de una marca, ya sea en México o en el extranjero, tiene acción para pedir la nulidad del registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la utilizada, que ampare los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando dicho uso hubiese comenzado antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro impugnado, o la fecha de inicio de uso asentada en dicha solicitud.

El ejercicio de la acción antes descrita esta sujeta a un plazo de caducidad de tres años, contados a partir del día siguiente de publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

La acción que establece el artículo 151, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial es peculiar del sistema mexicano, y tal vez única en el mundo, porque no exige que se demuestre el uso en México. La utilización anterior y continua de la marca en cualquier país del mundo es suficiente para lograr la anulación del registro de marca en México; ni siquiera es necesario demostrar que la marca usada es notoriamente conocida o famosa en México (hay otra acción para esos casos), ni tampoco se requiere reciprocidad con el país donde el uso anterior ha tenido lugar.

II. VENTAJAS DE ASENTAR UNA FECHA DE PRIMER USO EN LA SOLICITUD DE MARCA MEXICANA

Es indudable que las prerrogativas que otorga un registro de marca derivado de una solicitud donde se manifestó una fecha de primer uso son más amplias que aquellas que se hubiesen obtenido de no declarar ninguna fecha.

Es importante recalcar que el asentar una fecha de primer uso de marca no agiliza ni estorba en forma alguna el procedimiento de concesión del registro. Tampoco es necesario acompañar a la solicitud un ejemplo de cómo la marca ha venido siendo usada por el solicitante o pruebas que demuestren la veracidad de la fecha de inicio de uso indicada.

La declaración sobre la fecha de primer uso, o bien su omisión, o la aseveración expresa de que la marca no se ha usado, no puede ser modificada con posterioridad.

1. Defensa del registro de marca en contra de usuarios anteriores

Si un tercero busca impugnar la validez de un registro de marca con base en el uso anterior y continuo de su propia marca, ya sea en México y en el extranjero (como se expuso arriba en el apartado I.B), y la solicitud de la marca impugnada tiene una fecha de primer uso asentada, el tercero deberá demostrar que comenzó a utilizar su marca con anterioridad a la fecha de primer uso declarada en la solicitud del registro impugnado, en vez de la fecha de presentación de dicha solicitud (como ocurriría con un registro marcario “ordinario”).

2. Oponibilidad del registro de marca en contra de nombres comerciales y denominaciones y razones sociales de personas morales constituidas con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca.

Por regla general, el titular de una marca registrada podrá solicitar la declaración de infracción en contra de una persona que use en su nombre comercial, denominación o razón social, la marca registrada sin autorización del titular del registro respectivo, siempre y cuando:

(i) Las actividades del establecimiento identificado con el nombre comercial o de la sociedad identificada con la denominación o razón social se relacionan con los productos o servicios amparados por el registro de marca; y

(ii) La fecha de solicitud de la marca infringida es anterior a la fecha de constitución de la sociedad infractora o a la fecha de inicio de uso del nombre comercial.

La anterior es la regla general. Sin embargo, si se declaró una fecha de primer uso en la solicitud de la marca infringida, su titular podrá solicitar la declaración de infracción en contra de sociedades constituidas con anterioridad a la fecha de presentación de la marca pero posteriores a la fecha de primer uso asentada.

De forma similar, tratándose de los nombres comerciales, el registro de marca es oponible respecto de establecimientos que comenzaron a usar el nombre comercial con anterioridad a la fecha de solicitud pero con posterioridad a la fecha de inicio de uso en México declarada en la solicitud.

Un punto incidental, pero no por ello poco importante, es el relativo a si la acción de infracción en contra de una sociedad por el uso de una marca registrada como parte de la denominación social, y en general de todas las causales de infracción, prescriben o no.

La Ley de la Propiedad Industrial no contempla la figura de la prescripción de la acción tratándose de infracciones administrativas, pero el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sí la contempla, y señala un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se consumó la infracción, o bien desde la fecha en que cesó la infracción, en el caso de conductas continuas.

Una exposición sobre el tema de la prescripción en materia de propiedad industrial requiere un artículo separado (trabajo en ello). Por el momento, asumiendo que el plazo de prescripción previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo fuese aplicable, la pregunta sería ¿desde qué momento debe contarse la prescripción de la acción infracción administrativa en el caso de personas morales que incorporan a su denominación social la marca de un tercero sin autorización, suponiendo desde luego una relación entre las actividades de la persona moral y los bienes o servicios protegidos por la marca registrada? ¿Desde el momento de la constitución, asumiendo la infracción como una conducta consumada? ¿Desde el momento en que la persona moral involucrada cesa de realizar actividades relacionadas con la marca? ¿A partir de la disolución de la sociedad?

Por otro lado, la persona jurídica infractora no se nombró a sí misma. La denominación o razón social es producto del acuerdo de voluntades de los accionistas o socios. Por lo tanto ¿quién usó la marca, y por lo tanto, a quien le sería imputable la conducta infractora? ¿La persona moral, los socios, o ambos?

3. La oponibilidad del registro en contra de usuarios anteriores no autorizados de la marca registrada

Como se ha señalado, la regla general dispone que un registro de marca no es oponible en contra de usuarios de buena fe que comenzaron a usar de manera continua y en territorio nacional, antes de la fecha de presentación de la solicitud, la misma marca o una semejante en grado de confusión, para identificar los mismos o similares productos o servicios que los amparados por el registro marcario.

Sin embargo, el registro marcario sí será oponible en contra de dichos terceros (sin importar si son de buena o mala fe) que comenzaron a explotar la marca con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, para identificar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por el registro marcario, si al momento de solicitar el registro se asentó una fecha de primer uso del signo distintivo, y dicha fecha es anterior a aquélla en que el tercero comenzó a utilizar el signo distintivo.

III. LOS RIESGOS DE MANIFESTAR UNA FECHA DE PRIMER USO EN LA SOLICITUD DE MARCA

Desde luego, las ventajas que brinda la posibilidad de reivindicar una fecha de inicio de uso en la solicitud de marca no podían estar exentas de un cierto riesgo: la vulnerabilidad del registro de marca resultante a la nulidad por datos falsos contenidos en la solicitud.

El artículo 151, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial señala que será nulo el registro que se hubiese otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud. Los datos cuya falsedad puede conducir a la nulidad son cualquiera de los que se pueden asentar en la solicitud: domicilio o establecimiento de solicitante, nacionalidad, nombre, y desde luego, la fecha de primer uso.

La acción de nulidad antes descrita tiene un plazo de caducidad de cinco años, contados a partir de la fecha de publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cuando un interesado solicita la nulidad de un registro de marca, alegando que fue concedido con base en datos falsos contenidos en la solicitud, y concretamente la fecha de primer uso, la carga de la prueba recae en el titular de la marca, quien debe demostrar la veracidad de lo asentado en la solicitud. (Actualización diciembre de 2016: Una jurisprudencia del Pleno del Primer Circuito establece ahora la contrario: la carga de la prueba para demostrar que la fecha de primer uso asentada en la solicitud de registro de marca es falsa, corresponde al promovente de la acción de caducidad. Ver mi artículo: La jurisprudencia mexicana fortalece las marcas con reivindicación de fecha de primer uso).

Las instancias jurisdiccionales pueden ser extremadamente demandantes por lo que hace a demostrar una fecha de inicio de uso de marca, por lo que la carga de prueba llega a ser muy complicada.

Sin embargo, existe un precedente aislado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA)*(Tesis VI-TASR-XVIII-1) que establece que si la fecha de primer uso resulta inexacta por una diferencia de unos días, y que las pruebas acreditan que el propietario del registro de marca impugnado comenzó a utilizar la marca con mucha anterioridad al demandante, el registro no debe ser anulado. Aunque concuerdo con la justicia implícita en la resolución del TFJFA, el fallo no resulta totalmente consistente con la norma, toda vez que ésta no hace las distinciones que el tribunal efectuó.

En general, se recomienda verificar que la fecha de primer uso que se va a asentar en una solicitud de marca se encuentre apoyada en pruebas documentales (fundamentalmente una factura expedida por el solicitante) que permitan demostrar su veracidad, en caso de que resultase necesario.

Por otro lado, si el solicitante no tiene la certeza de que la marca se hubiese usado en México, o simplemente no tiene prueba alguna para demostrarlo, lo más usual es sugerir no hacer ninguna manifestación acerca del uso de la marca, o indicar que la marca no se ha usado.

Es importante insistir en que el uso de la marca por parte de personas diferentes al solicitante, tales como socios o sociedades relacionadas, no debe ser reivindicado a favor del que pide el registro de marca, por regla general.

Algunos tips:

(1) Si el solicitante ha utilizado la marca en México, pero para identificar bienes o servicios distintos de los enlistados en la solicitud de registro, no debe asentarse fecha de primer uso.

(2) En mi opinión, si el solicitante ha usado la marca en solo uno o alguno de los producto o servicios enlistado en la solicitud de marca, pero no en todos, es factible manifestar fecha de primer uso, y dicha reivindicación surtirá efecto en beneficio de todos los producto o servicios amparados por el registro.

Lo anterior, es mi posición personal, ya que la legislación no hace dicha aclaración, y hasta donde tengo conocimiento, no se han publicado precedentes que afirmen o nieguen mi postura.

(3) Soy de la opinión de que manifestar expresamente que una marca no se ha usado, o simplemente no asentar nada (la ley presume que la marca no se ha usado), cuando lo cierto es que sí ha sido explotada por el solicitante, no constituiría un dato falso que vicie de nulidad el registro de marca.

Desde mi perspectiva, señalar que la marca no se ha usado o no hacer manifestación alguna sobre el uso, a pesar de que el solicitante sí la ha usado, constituye una renuncia perfectamente legítima y válida al derecho de reivindicar una fecha de primer uso, y la misma no afectaría negativamente a ningún tercero.

Desde luego que las posiciones que tomamos los profesionales son siempre debatibles, especialmente ante la ausencia de precedentes jurisdiccionales publicados o normas legislativas que nos orienten claramente, por lo que sería deseable que los tribunales dieran a conocer sus fallos cuando les corresponda resolver controversias centradas en cuestiones como las antes expuestas.

* Ver Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, época VI, Año I, No. 11, Noviembre 2008, pág. 587. El fallo de alguna manera confirma un precedente aislado de 1990 sostenido por un tribunal colegiado de circuito acerca de la necesidad de demostrar mala fe por parte del solicitante de la marca donde se asentó un supuesto dato falso (Semanario Judicial de la Federación, 8ª. Época, Volumen VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre 1990, página 198).

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