Con cierta frecuencia tanto colegas extranjeros como empresarios mexicanos me preguntan si continúa requiriéndose comprobar periódicamente el uso de las marcas registradas para mantener los registros respectivos en vigor. La respuesta es negativa para los registros marcarios concedidos antes del 10 de agosto de 2018.

(Actualización 30 de abril de 2018: Existe un proyecto de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que podría hacer obligatoria la comprobación de explotación de la marca registrada para mantener el registro. Muchos colegas dan por hecho que la reforma será promulgada, pero hasta el día de hoy no ha salido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Mientras esa supuesta reforma no sea publicada, lo afirmado en esta entrada sigue vigente).

(Actualización 3 de agosto de 2018. El 18 de mayo de 2018 fue finalmente publicada la reforma en materia de marcas. Entre otros cambios, la reforma introdujo la obligación de presentar declaraciones de uso de marca una vez cumplidos tres años desde la fecha de expedición del registro. La reforma afecta sólo las marcas otorgadas a partir del 10 de agosto de 2018 (Ver Las nuevas declaraciones de uso de marca). Para los registros de marca concedidos con anterioridad al 10 de agosto de 2018, lo explicado en esta entrada sigue siendo aplicable).

En muchos casos, la siguiente pregunta es por qué los profesionales especializados en materia de marcas insisten con la necesidad de presentar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pruebas de uso de marcas cada tres años.

Desde la promulgación de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, renombrada Ley de la Propiedad Industrial en 1994, no es necesario presentar comprobaciones de uso de marca cada tres años para mantener la vigencia del derecho de propiedad industrial. Lo anterior no significa que la interrupción en el uso de una marca registrada esté exenta de consecuencias negativas. El cese en la explotación de una marca registrada por tres años consecutivos o más hace al registro vulnerable al registro a una acción de caducidad por parte de un tercero con interés jurídico.

No obstante lo anterior, al renovar el registro marcario, el apoderado del titular de la marca debe manifestar bajo protesta de decir verdad que la marca esta en uso y que su explotación no se ha interrumpido por un plazo de tres años o mayor para distinguir cuando menos uno de los productos o servicios para los que se solicitó la marca, sin que sea necesario exhibir alguna etiqueta o muestra del artículo contraseñado.

En estricto derecho, una marca que no se ha usado no debe ser renovada.

Algunos colegas opinan que presentar comprobaciones de uso de marca cada tres años al IMPI previene que terceros promueva solicitudes de caducidad de marca, aunque dicha posición carece de fundamento en la ley o en la jurisprudencia.

Los efectos de presentar unilateralmente pruebas de uso de marca sin que medie procedimiento de declaración administrativa de caducidad se limitan a intentar disuadir a terceros de intentar promover la caducidad de la marca registrada mediante la demostración de que el titular de la marca cuenta con los elementos de prueba necesarios para la defensa del registro, en caso de ser necesario.

Consecuentemente, asumiendo que no se trata del trámite de la renovación de un registro marcario, la presentación de una declaración de uso de la marca (incluso juradas o bajo protesta de decir verdad) no se traduce en un beneficio real para el propietario del signo distintivo registrado. En todo caso, el IMPI se limita a emitir un oficio ordenando agregar al expediente la declaración de uso y los anexos que se hubiesen presentado, pero en ningún momento tiene por acreditado el uso de la marca.

Si un tercero solicita la declaración administrativa de caducidad, afirmando que la marca no se ha usado en los tres años consecutivos anteriores a la fecha de presentación de la demanda, el titular afectado deberá demostrar dentro del procedimiento de caducidad que la marca se ha usado, independientemente de las comprobaciones de uso de marca que hubiese presentado con anterioridad.

Ahora bien, si el titular de una marca registrada esta interesado en presentar al IMPI pruebas de explotación de la marca para desalentar posibles ataques por parte de terceros basados en falta de uso, lo que se sugiere es presentar pruebas que realmente demuestren la utilización de la marca, como si se tratara de un procedimiento de declaración administrativa de caducidad; en ese orden de idea, exhibir una etiqueta o una declaración jurada no serían adecuados.

Es muy importante ser cuidadoso con las pruebas de uso de marca que se presenten al IMPI. El mostrar pruebas insuficientes podría provocar un resultado totalmente adverso al que se pretende y alentar a terceros a solicitar la caducidad de la marca en vez de desanimarlos.