La entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial[1] ha causado mucha expectación. En general, la legislación es considerada como un adelanto en el nivel de protección que México brinda a la propiedad industrial.

Los cambios son numerosos y abordé algunos de ellos en una entrada anterior. Como la ley es nueva, no tenemos todavía experiencias suficientes como para darnos una idea clara de cómo van a operar algunas de las modificaciones introducidas a la legislación, tanto sustantivas como procesales. Con el tiempo, la incertidumbre se irá borrando, pero vale la pena estar pendientes de algunos temas concretos que deberán surgir en el corto y mediano plazos.

1. El Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Hasta el día de hoy, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial carece de reglamentación, por lo que el Reglamento de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial seguirá aplicándose mientras el Ejecutivo Federal expide uno nuevo[2].

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial delegó en la norma reglamentaria algunos temas sumamente importantes, entre los que destaco:

            1.A. Los requisitos para que el inventor o causahabiente puedan gozar el beneficio del plazo de gracia para solicitar invenciones divulgadas con anterioridad a la presentación de la solicitud de patente[3], en particular el momento oportuno para informar al IMPI sobre dicha divulgación (la Ley de la Propiedad Industrial exigía que se hiciera al momento de ingresar la solicitud de patente; la nueva ley dice nada).

            1.B. Los requisitos para solicitar el Certificado Complementario para obtener el ajuste en el plazo de una patente hasta por un máximo de cinco años por retrasos irrazonables en la expedición de la patente.

            1.C. La posibilidad de introducir un sistema multiclase para las solicitudes de registro de marca. Actualmente, las solicitudes de registro de marca sólo deben abarcar productos o servicios de la misma Clase, conforme el Clasificador previsto en el Arreglo de Niza[4]. El nuevo reglamento deberá establecer si el sistema se mantiene o si será admisible que una misma solicitud enumere productos o servicios de más de una Clase.

            1.D. El contenido y forma de los documentos donde se exprese el “consentimiento” para el registro de una marca, cuando haya otra idéntica o semejante en grado de confusión, previamente solicitada o registrada por un tercero, para distinguir los mismos o similares productos o servicios, identificada como impedimento para la aprobación de aquél[5].

            1.E. Las condiciones que deben satisfacerse para la licitud de las importaciones paralelas protegidas por marcas registradas[6].

            1.F. La manera de demostrar que un signo, originalmente genérico o descriptivo, ha adquirido distintividad[7] y, por lo tanto, resulta apropiable mediante su registro con el IMPI.

2. Extensión de materia patentable.

La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial permite, bajo ciertas condiciones, patentar materia que antes no podía protegerse de ninguna forma. Por ejemplo, ahora es factible reivindicar programas de cómputo en la solicitud de patente, en tanto el programa de cómputo no se reclame como tal o en sí mismo[8]. Será interesante observar cómo interpreta y aplica el IMPI esta disposición.

3. Solicitudes divisionales de solicitudes divisionales.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial reglamenta el momento oportuno para presentar solicitudes de patente divisionales voluntarias (previamente a que la solicitud sea negada, desechada, abandonada, o antes de que transcurran dos meses desde la notificación del otorgamiento de la patente)[9], y prohíbe las divisionales de solicitudes divisionales de patente, excepto cuando el IMPI lo considera procedente o cuando el IMPI lo requiera así. La ley da al IMPI una facultad discrecional tan amplia, que corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. Tal vez el futuro reglamento contenga lineamientos a los que deba ajustarse esta atribución del IMPI.

4. Certificados Complementarios.

 La regla sigue siendo que las patentes tienen una vigencia improrrogable de veinte años, contados a partir de la fecha de solicitud[10]. Los nuevos certificados de vigencia no prorrogan la vigencia de la patente, sino la “ajustan” hasta por un máximo de cinco años.

El certificado complementario es una figura jurídica diferente y accesoria a la patente, con existencia propia y una vigencia máxima de cinco años.

El IMPI tiene competencia para expedir certificados complementarios, sólo en el caso que la expedición de la patente se haya tomado más de cinco años desde la fecha de la solicitud en México, por causas irrazonables[11]. Sin embargo, el artículo 20.46, inciso 1), del Tratado México Estados Unidos Canadá[12] prevé el ajuste del plazo de la patente “para compensar a su titular por las reducciones irrazonables al plazo efectivo de la patente resultante del proceso de autorización de comercialización” de un producto farmacéutico.

Las reducciones al plazo efectivo de los derechos de exclusividad causados por la demora en la expedición de la autorización del ente regulador, como serían los registros sanitarios para comercializar un producto farmacéutico, no tienen que ver con la demora injustificada de la expedición de una patente, ni el IMPI tiene competencia para efectuar la compensación a que se refiere el artículo 20.46, inciso 1), del Tratado México Estados Unidos Canadá. Lo anterior da lugar a especular sobre la intención de que otras legislaciones permitan a órganos diferentes al IMPI (como la Secretaría de Salud o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) expedir certificados complementarios respecto de patentes que amparan ingredientes activos de medicamentos, para compensar por retrasos irrazonables en la expedición de los registros sanitarios.

5. Los elementos y leyendas no reservables de las marcas.

Una práctica frecuente en México ha sido la omisión, por parte de los solicitantes de registros de marcas, de excluir de reserva las palabras descriptivas o genéricas integradas a las marcas propuestas a registro (por ejemplo, en “REYES ABOGADOS” para servicios jurídicos, la palabra “ABOGADOS” es genérica y debería excluirse de reserva). Está por ver cuál es el rigor con el que la autoridad exigirá que los solicitantes de registros de signos distintivos excluyan expresamente de reserva los elementos no reservables reproducidos en las marcas[13].

6. El examen de las solicitudes de registro de marca

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ordena que el resultado del examen de fondo y forma de las solicitudes de registro de signos distintivos se comunique al solicitante en un solo acto, cuando haya algún requerimiento o impedimento[14]. Habrá que observar cómo el Instituto cumple con esta carga impuesta por la ley, y la interpretación que hará de la norma, en cuanto a si sería lícito emitir más de un oficio relacionado con el examen de la solicitud de registro, si la contestación del solicitante da lugar a un nuevo requerimiento, o si dejar ver un impedimento u obstáculo no aparente en un inicio.

7. La notificación de las oposiciones para solicitante a través del Protocolo de Madrid.

La presentación de la oposición contra una solicitud de registro de marca tiene ahora consecuencias muy serias, tanto para el oponente como para el solicitante del registro. La oposición debe ser notificada por el Instituto al solicitante del registro para que manifieste lo que a su interés convenga en un plazo de dos meses improrrogables. Si la oposición no es contestada, la solicitud de registro de marca se considerará abandonada[15].

Hasta hoy, el IMPI notifica las oposiciones mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin importar si la solicitud de registro objeto de la oposición fue presentada directamente ante el IMPI o a través del Protocolo al Arreglo de Madrid. Lo anterior provoca que los usuarios del sistema de Madrid, con frecuencia, no se enteren de la existencia de la oposición, y no la contesten.

Bajo la Ley de la Propiedad Industrial hoy derogada, la falta de contestación a la oposición no traía consecuencias graves. Bajo la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la falta de contestación a la oposición provocará el abandono de la solicitud. Será interesante observar si el IMPI continuará notificando las oposiciones a los usuarios del sistema de Madrid mediante la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, o si acordará una notificación personal a través de OMPI, con la finalidad de preservar el derecho de audiencia de esos usuarios, y como justificará jurídicamente una u otra medida.

8. Las declaraciones de uso asociadas a renovaciones de marcas protegidas mediante el Protocolo de Madrid.

Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de mayo de 2018 trajeron de vuelta, en versión light, la declaración de uso de marca derogada en 1991[16]; la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial la conservó[17].

La declaración de uso real y efectivo de marca debe presentarse luego del tercer aniversario de la emisión del registro marcario y, después, con cada renovación. En el caso que el interesado omita efectuar la declaración de uso al momento de solicitar la renovación (situación que ocurrirá en el caso de las marcas protegidas a través de sistema de Madrid), el IMPI deberá requerir su presentación en un plazo improrrogable de dos meses; si la declaración de uso no es presentada, el registro caducará por ministerio de ley.

Será importante vigilar cómo el IMPI notificará este requerimiento a los titulares de marcas protegidas de acuerdo con el Protocolo al Arreglo de Madrid. Si el IMPI notifica a través de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, hay una alta probabilidad de que el interesado no se entere del requerimiento y la protección caduque irremediablemente.

[1] Diario Oficial de la Federación, 1° de julio de 2020.

[2] Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[3] Artículo 52 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[4] Artículo 57, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, todavía en vigor.

[5] Artículo 173, fracciones XVIII y XIX y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[6] Artículo 175, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[7] Artículo 173, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[8] Artículo 47, fracción V y último párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[9] Artículo 102 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

[10] Artículo 53 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[11] Artículos 126 y 127 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[12] Diario Oficial de la Federación, 29 de junio de 2020.

[13] Artículos 214, fracción V, y 216, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[14] Artículo 225 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[15] Artículo 225 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[16] Artículos 128 y 133 de la Ley de la Propiedad Industrial, modificada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018.

[17] Artículos 233 y 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.