El fenómeno económico, comercial, político y social identificado como “globalización”, aunado a la llamada “revolución de la información”, ha impactado poderosamente la forma como las empresas perciben a la propiedad intelectual, y las medidas que deben tomarse para proteger los bienes incorpóreos.

México es probablemente el estado que más acuerdos de libre comercio tiene celebrados con otras naciones, aunque no por ello se ha diversificado en igual medida el intercambio comercial. Actualmente, el 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a los Estados Unidos.

De lo anterior, se puede entender la enorme trascendencia que debería tiene para el sector exportador nacional la protección de sus marcas en los países donde se ubican sus mercados, y particularmente el norteamericano.

El sistema jurídico de los Estados Unidos es diferente al mexicano, y una de las áreas donde percibo esta diferencia con mayor claridad es precisamente en marcas.

Las normas que los norteamericanos se han dado para reconocer los derechos de exclusividad sobre los signos distintivos son muy diferentes de las mexicanas, particularmente las emanadas del common law, lo que provoca que en muchas ocasiones resulten frustrantes para los empresarios y los mismos abogados de nuestro país, quienes me han llegado a expresar que les parecen ilógicas.

Lo cierto es que la normatividad estadounidenses no son mejores ni peores que las mexicanas, sólo diferentes, y es necesario tener una idea acerca de ellas para evitar problemas o sorpresas desagradables.

El propósito de este artículo es exponer algunas de las diferencias del sistema norteamericano con relación al mexicano. Las ideas aquí expresadas no deben considerarse como una opinión legal acerca de la registrabilidad o derechos concretos sobre una marca específica en los Estados Unidos, lo cual exige la intervención de un abogado de ese país.

1. Cuándo nace la propiedad sobre las marcas

En principio, los norteamericanos reconocen como propietario de la marca al que la comenzó a usar primero en el territorio de los Estados Unidos, no al que la registra antes, como sucede en México.

La propiedad sobre las marcas nace cuando se comienza a usar en los Estados Unidos, no como consecuencia de su registro ante la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO). El registro de las marcas ante el USPTO otorga a los interesados algunas ventajas y beneficios, pero definitivamente no se trata de un registro constitutivo de derechos, a diferencia de lo que sucede en México.

De hecho, en caso de controversia entre el usuario de una marca no registrada y el usuario de una marca registrada en los EE.UU., el que comenzó a usar la marca primero tiene mejores posibilidades de triunfar e incluso de obtener una sentencia de pago de daños y perjuicios en contra del que sí registro la marca pero la comenzó a usar en los Estados Unidos con posterioridad.

2. Cómo solicitar el registro de las marcas en los EE.UU.

Es posible solicitar el registro de una marca al USPTO antes de comenzar a usarla en ese país, pero la forma como se deben describir los productos amparados por la marca es muy distinta a como acostumbramos hacerlo en México.

Las normas mexicanas exigen que cada solicitud de marca especifique productos o servicios de una sola clase, mientras que en los Estados Unidos es permisible que una misma solicitud contenga productos o servicios pertenecientes a más de una clase.

En México es lícito identificar los productos o servicios amparados por la marca por sus géneros (por ejemplo, “productos lácteos”, “medicamentos” o “transporte”), e incluso es común la utilización de los encabezados del clasificador internacional como indicadores de los bienes a proteger por la marca. También se ha llegado a aceptar la validez reivindicación del uso previo de la marca cuando ésta se ha utilizado en, al menos, uno de los artículos o actividades manifestados en la solicitud, aunque se incluyan también otros productos o servicios de la misma clase, en los que el solicitante no ha aplicado el signo distintivo aún.

Sin embargo, los norteamericanos son muy estrictos con la descripción de los productos o servicios a los que se va a aplicar una marca. Si el solicitante afirma que la marca ya se encuentra en uso, debe limitar la cobertura de su solicitud a los productos o servicios en los cuales la marca se ha estado efectivamente explotando dentro del territorio de los Estados Unidos.

Por otro lado, si la marca no se ha comenzado a utilizar, el solicitante debe presentar la solicitud con “intención de uso” y limitar la cobertura a aquellos artículos o servicios para los cuales existe la voluntad real y de buena fe de distinguirlos con la marca propuesta a registro.

A diferencia de lo que sucede en México, donde el interesado tiene hasta tres años para comenzar a usar la marca con posterioridad a la emisión del registro (suponiendo que hubiese manifestado en la solicitud que no la ha usado), la concesión del registro de marca por parte del USPTO, por regla general, está condicionada a demostrar que la marca se encuentra en uso en todos y cada uno de los artículos o servicios descritos en la solicitud, dentro del territorio norteamericano. Si el USPTO llega a emitir el registro marcario y resulta que incluye bienes o actividades en los cuales no se ha comenzado a explotar la marca, el registro podrá ser considerado “fraudulento”, y por lo tanto invalidado.

Asimismo, es necesario comprobar el uso de la marca en los EE.UU. en todos y cada uno de los productos o servicios amparados por el registro al cumplirse el quinto año de registro en ese país. Si el titular de la marca interrumpió el uso en alguno de los bienes o servicios descritos en el registro, puede ser necesario excluir los mismos del ámbito de protección de la marca registrada.

3. Búsquedas

Es recomendable, aunque no obligatorio, llevar a cabo una búsqueda “completa” de marcas en EE.UU. antes de iniciar los trámites para su registro o uso.

Las búsquedas de marcas en los Estados Unidos son diferentes a las que se realizan en México. Llevar a cabo una búsqueda de registros o solicitudes con la USPTO, como sucede en nuestro país, sería insuficiente para concluir si el signo distintivo esta disponible o no.

Como mencionamos anteriormente, en la Unión Americana hay derechos de common law que reconocen exclusividad al usuario de marcas no registradas pero sí usadas en los EE.UU., por lo que es necesario extender la búsqueda a fuentes de common law (registros estatales independientes del federal, nombres comerciales, registros de sociedades, Internet, etc.), lo que exige invertir más tiempo y recursos.

4. Las oposiciones

En Estados Unidos las solicitudes de marca se publican para efectos de que los terceros que consideren que la marca puede lesionar sus derechos se opongan a la concesión del registro.

Sin embargo, la falta de oposición no implica a una renuncia de los titulares de derechos de common law a demandar la infracción a su marca, en caso de que el solicitante del registro inicie el uso del signo distintivo en ese país.

5. Las solicitudes de marca basadas en registros marcarios mexicanos

La ley norteamericana permite que el solicitante del registro en los Estados Unidos base su solicitud en la existencia previa de un registro de marca en otro país.

Así, y como excepción a la regla general, si el interesado tiene la marca ya registrada en México, puede obtener el registro de marca en la Unión Americana, incluso si no ha comenzado a utilizarla en ese país.

Sin embargo, los efectos legales de un registro de marca obtenido con base exclusivamente en la existencia de una marca previamente registrada en México son limitados, toda vez que no se reconocerá la propiedad sobre la marca en los Estados Unidos en tanto el titular del registro marcario no haya comenzado a utilizar el signo distintivo dentro del territorio norteamericano.

6. Las comprobaciones de uso

A diferencia de lo que sucede en México, en donde ya no es necesario presentar comprobaciones de uso de marca cada tres años para mantener un registro marcario en vigor (ver nuestra entrada ¿Sigue siendo necesario presentar, cada tres años, pruebas de uso de marca en México para mantener el registro vigente? publicado en agosto de 2008), en los Estados Unidos es necesario presentar entre el quinto y sexto aniversario del otorgamiento del registro en la Unión Americana, una declaración en donde se manifieste que la marca se esta usando en el territorio de los Estados Unidos precisamente en los productos o servicios para los que la marca fue registrada, o bien que existen causas que justifiquen la falta de explotación del signo distintivo.

La falta de presentación de la declaración de uso tendrá como consecuencia la cancelación del registro de marca en los EE.UU., aunque no necesariamente dicha cancelación implicaría la extinción absoluta de los derechos de marca, dada la existencia de los derechos de common law.