La protección de las marcas notoriamente conocidas en México fue establecida de forma expresa en la Ley de Patentes y Marcas de 1976.

Antes de 1976, la fuente de la defensa de las marcas notoriamente conocidas descansaba en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. De esa época, existen ejecutorias que demuestran la aplicación directa de diversas disposiciones del Convenio de París a fin de llenar los huecos de la legislación local, aunque ninguna de las tesis publicadas hace referencia al tema de las marcas notoriamente conocidas.

El 16 de junio de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por virtud del cual se reformaron y agregaron diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial en el campo de las marcas notoriamente conocidas.

Antes de la reforma, sólo había dos maneras para que una marca fuese reconocida como notoriamente conocida en México:

a) Cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) negaba una solicitud de marca, motivando la negativa en el hecho de que la marca solicitada era idéntica o semejante en grado de confusión a una marca estimada como notoriamente conocida, y que el otorgamiento del registro podría confundir a los consumidores acerca del origen de los productos o servicios amparados por la marca solicitada.

No debe pederse de vista, sin embargo, que dada la falta de un procedimiento de oposición a las solicitudes de marca, en casos como el descrito, el titular de la marca notoriamente conocida tenia poca o ninguna injerencia en el reconocimiento de la marca como notoriamente conocida, y en ocasiones dicho propietario ni siquiera tenía conocimiento de la existencia de tal circunstancia.

b) Cuando el IMPI anulaba un registro de marca, o resolvía la comisión de una infracción administrativa, como consecuencia de la lesión a una marca considerada como notoriamente conocida en México; normalmente, este tipo de asuntos se tramitaba a instancia del propietario de la marca notoriamente conocida.

Las resoluciones de nulidad e infracción del IMPI no constituyen precedentes obligatorio para la Autoridad (el IMPI puede cambiar de opinión en casos futuros), y no había una publicación o listado especial para difundir las marcas que el IMPI había reconocido como notoriamente conocidas.

No obstante lo anterior, la única manera como el titular de una marca podía proactivamente buscar la declaración de notoriedad de su marca era iniciado un procedimiento de nulidad o infracción administrativa ante el IMPI, y el titular de la marca notoriamente conocida tenía la pesada carga de probar dicho carácter dentro de cada procedimiento.

Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial promulgadas en 2005, tuvieron por objeto mejorar y dar mayor certidumbre a la protección de las marcas notoriamente conocidas.

(1) Marcas famosas y marcas notoriamente conocidas

La ley ahora distingue entre marcas famosas y marcas notoriamente conocidas.

La principal diferencia es que la marca notoriamente conocida puede obstaculizar la aprobación de una solicitud para una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la notoriamente conocida, sin importar la clase, si la marca solicitada puede ocasionar confusión entre los consumidores acerca del origen del producto o servicio así distinguido, o bien constituye un aprovechamiento ilegítimo del prestigio de la marca notoriamente conocida, o bien puede poner el riesgo la reputación de la marca notoriamente conocida.

En el caso de la marca famosa, ésta obstaculiza las solicitudes de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión, sin importar la clase, e independientemente de que pueda haber riesgo de asociación entre la marca solicitada y la marca famosa o su titular, o un aprovechamiento ilícito del prestigio de la marca famosa, o un peligro de desprestigio para la marca famosa.

De alguna manera, podemos afirmar que la ley establece la presunción iuris et de iure de que los riegos antes mencionados siempre van a existir en el caso de la marca famosa.

Si el IMPI llegara a emitir, ilegalmente, el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una marca notoriamente conocida o famosa, el titular de dicha marca notoria o famosa puede solicitar administrativamente la nulidad del registro de marca indebidamente otorgado.

Sin embargo, y mostrando una lamentable falta de técnica legislativa (además de un conocimiento sumamente precario de la materia), el legislador olvidó reformar las disposiciones relativas a la represión de la competencia desleal para adaptarlas a la introducción de la figura de la marca famosa, de tal suerte que únicamente la imitación de la marca notoriamente conocida está expresamente señalada como causa de infracción administrativa.

(Actualización agosto de 2019. Un precedente aislado publicado en mayo de 2018 señala que «una marca catalogada como famosa, necesariamente implica que es notoriamente conocida» y, por lo tanto, el uso de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra reconocida como famosa actualiza la causal de infracción administrativa asociada a la marca notoriamente conocida*)

 (Actualización agosto 2019. La reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en mayo de 2018, y en concreto la introducción de un nuevo artículo 90, fracción XVII, ocasionó que el uso de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra reconocida como famosa actualice expresamente la causal de infracción administrativa del artículo 213, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial).

(2) El Reconocimiento ad-hoc de Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

Como ya se expuso, antes de la reforma de 2005, la única forma como el titular de una marca podía activamente obtener el reconocimiento del signo distintivo como notoriamente conocido era solicitando la declaración administrativa de nulidad o infracción, e invocando como causal específica de nulidad o infracción, la imitación de una marca notoriamente conocida.

Con la reforma, además del pronunciamiento acerca del carácter notorio o famoso que puede llevar a cabo el Instituto al resolver un procedimiento de declaración administrativa, la ley dispone de un procedimiento y publicación ad-hoc para reconocer a una marca como notoriamente conocida o famosa en México.

Los efectos del reconocimiento ad-hoc de notoriedad o fama de una marca se mantienen por cinco años, y se pueden renovar (la norma dice “actualizar”), previa comprobación de que la marca sigue siendo notoriamente conocida o famosa.

La ley establece una lista bastante detallada, y no limitativa, de las pruebas que debe aportar el interesado en que su marca sea declarada notoriamente conocida o famoso mediante el procedimiento ad-hoc.

Si un tercero estima que el reconocimiento de la marca como notoriamente conocida o famosa fue ilegal, puede impugnarlo ante el propio Instituto, aunque el legislador olvidó establecer un plazo para dicha acción; tampoco está claro si la solicitud de declaración de nulidad procede únicamente contra la declaratoria de notoriedad o fama, o si también contra las “actualizaciones”.

Tres años después

Han transcurrido más de tres años desde la reforma a la ley, y a la fecha no se ha emitido ninguna declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa usando el procedimiento ad-hoc. (Ver actualizaciones de noviembre de 2010 y enero de 2013 al final de este artículo)

Incluso, durante una exposición en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en marzo en 2008, las Autoridades admitieron que han recibido menos de cinco solicitudes de declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida o famosa desde la reforma a la ley de 2005.

Debe aclararse, sin embargo, que el IMPI dio a conocer la Tarifa por los conceptos relacionados con el procedimiento ad-hoc de declaratoria de marca notoriamente conocida y marca famosa apenas el 13 de septiembre de 2007, y que el trámite de todas las solicitudes en estos campos presentadas entre el 17 de junio de 2005 y el 13 de septiembre de 2007 fueron mantenidas en suspenso.

En todo caso, no debe suponerse que durante los tres últimos años, las marcas notoriamente conocidas y famosas han carecido de protección o reconocimiento en México; lo que ha sucedido es que dicho reconocimiento se ha dado en el marco de procedimientos litigiosos de nulidad o infracción, no como resultado del procedimiento ad-hoc.

Aparentemente, las razones principales del fracaso del procedimiento ad-hoc de declaratoria de marcas notoriamente conocidas y famosas son las siguientes:

a. Carga de la prueba

Aunque algunos distinguidos colegas insisten que si una marca es verdaderamente notoriamente conocida, no necesitaría de pruebas, o bien que la carga de la prueba deberá ser mínima, lo cierto es que la práctica mexicana exige una considerable cantidad de pruebas para que una marca sea declarada notoriamente conocida, no se diga famosa.

En el caso de la declaratoria ad-hoc, el artículo 98 Bis-2 de la Ley de la Propiedad Industrial establece una lista extremadamente larga, no limitativa, de datos y pruebas requeridas para demostrar que una marca es notoriamente conocida o famosa:

I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.

VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.

IX. La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.

X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.

XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Por el momento, el IMPI ha determinado que el solicitante debe presentar todos y cada uno de los datos y documentos antes mencionados, para que el IMPI pueda analizar el fondo de la solicitud.

Como resultado de lo anterior, la mayoría de los titulares de marcas con el potencial de ser declaradas notoriamente conocidas han decidido que es imposible o impráctico reunir la totalidad de la información antes señalada, lo que ha traído como consecuencia que el número de solicitudes para la declaración ad-hoc de notoriedad o fama de una marca resulte extremadamente bajo.

b. Beneficios limitados

También existe incertidumbre acerca de las ventajas reales que brinda la declaratoria ad hoc de marca famosa o notoriamente conocida.

Una consecuencia que parece clara hasta ahora, es que la declaración ad-hoc de notoriedad de marca constituirá un impedimento para que terceros obtenga el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión en ciertas clases de productos o servicios señalados en la declaratorio, mientras que la declaratoria ad-hoc sobre marca famosa bloquearía solicitudes de marca en cualquier clase de productos o servicios.

El uso de una marca notoriamente conocida sin autorización es, en si misma, causal de infracción administrativa. Sin embargo, el uso sin autorización de una marca famosa, en sí misma, no es causa de infracción administrativa. Desde luego, el titular de la marca famosa podrá invocar las disposiciones que sancionan los actos de competencia desleal de forma general, pero el esfuerzo e inversión de recursos que implica el lograr que una marca sea declarada famosa parece demasiado grande y costosa como para que las normas que sancionaría su imitación se limiten a la de competencia desleal.

Tampoco es claro si, en caso de una infracción por uso indebido de marca declaradas notoriamente conocida, si la declaratoria obtenida sería suficiente para probar que la marca es notoriamente conocida, o si esta circunstancia deberá ser demostrada nuevamente en el procedimiento contencioso.

Me parece importante señalar que, contrario a lo que algunos colegas opinan, la notoriedad o fama de una marca no es una cualidad que conceda derechos de exclusividad. Es decir, el derecho al uso exclusivo de la marca no tiene nada que ver con que ésta sea notoriamente conocida o famosa. El reconocimiento de la notoriedad o fama del signo distintivo es útil para prevenir y combatir actos de competencia desleal, pero la fuente del derecho al uso exclusivo del signo distintivo sigue siendo su registro ante el IMPI.

c. Costo

La reunión y preparación de las pruebas requeridas para solicitar la declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida o famosa implica gastos considerables.

Adicionalmente, aunque la Tarifa o tasa que cobra el IMPI por una declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida es relativamente baja ($2,991.21 M.N. por el estudio de la solicitud más $1,108.90 M.N. por cada clase donde se reconoce la notoriedad de la marca), el cargo oficial por la declaratoria ad-hoc de marca famosa es muy alto ($2,861.45 M.N. por el estudio de la solicitud más $51,877.93 M.N. por la emisión de la declaratoria, más $51,877.93 M.N. por la “actualización”).

Considerando la falta de resultados, y confianza, que se percibe hacia los procedimientos de declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida y famosa, los procesos contenciosos continúan siendo la única opción real para obtener el reconocimiento por parte de la Autoridades mexicanas de una marca como notoriamente conocida o famosa en nuestro país.

* Ver «MARCA FAMOSA. ESTÁ PROTEGIDA EN LA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL» en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo III, libro 54, mayo de 2018, pág. 2616.

Actualización noviembre de 2010: Con posterioridad a la redacción de este artículo, el IMPI ha reconocido, mediante el procedimiento ad hoc, diversas marcas registrada en México, las cuales se enlistan en el artículo titulado Marcas reconocidas como notoriamente conocidas y famosas mediante el procedimiento ad hoc. 

Actualización enero 2013: Lista actualizada de marcas reconocidas como famosas y notoriamente conocidas a enero de 2013.

Actualización agosto 2019: Lista actualizada de marcas reconocidas como famosas y notoriamente conocidas a diciembre de 2018.