La Renovación de Marcas en México (actualizado a 2020)
(Este es un artículo actualizado conforme las reformas a la legislación mexicana de propiedad industrial vigente en noviembre de 2020)
La renovación de los registros de marca constituye un aspecto fundamental del mantenimiento de cualquier portafolio de propiedad intelectual. Tomar las decisiones correctas respecto a renovar o no renovar una marca, permite al titular maximizar el valor de los activos intangibles, y evitar gastos innecesarios.
En esta entrada, explicaré los aspectos básicos acerca de la renovación de registros marcarios en México, y llamaré la atención del lector a dos temas que exigen un cuidado especial cuando el dueño de la marca decide renovarla en nuestro país.
Aspectos fundamentales acerca de la renovación de marcas en México
Conforme la Ley de la Propiedad Industrial vigente hasta el 4 de noviembre de 2020, el registro de una marca en México es válido por un plazo de diez años contados a partir de la fecha de solicitud, independientemente de la fecha de emisión del registro, de la prioridad reclamada o de la fecha de primer uso. El registro puede ser renovado un número ilimitado de ocasiones por períodos de diez años.
Con la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la vigencia de los registros de marca solicitados a partir del 5 de noviembre de 2020* será de diez años a partir de la fecha de registro.
La ley mexicana no permite que una solicitud de registro de marca contenga productos o servicios de más de una clase (conforme el Clasificador Internacional previsto en el Arreglo de Niza), por lo que es frecuente que una misma persona sea titular de varios registros de marca para marcas idénticas pero en clases distintas. Adicionalmente, las normas mexicanas son menos restrictivas que las de otros países (particularmente los Estados Unidos) acerca de los bienes o servicios que se pueden enlistar en una solicitud de marca, permitiendo incluir productos o actividades adicionales a aquellos donde existe una intención real de identificar con la marca, siempre y cuando pertenezcan a la misma clase.
Sin embargo, al tercer aniversario de emisión del registro, y posteriormente con cada renovación, el titular de la marca debe presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca registrada. Los derechos marcarios se conservarán sólo para aquellos productos o servicios enumerados en la declaración de uso de marca.
El período para renovar un registro de marca es de doce meses; comienza seis meses antes de la fecha de vencimiento del registro y concluye a los seis meses posteriores a dicha fecha.
El cálculo del período de renovación dependerá de la fecha en que el registro fue solicitado, y deberá distinguirse entre registros solicitados antes del 5 de noviembre de 2020 y los solicitados a partir del 5 de noviembre de 2020.
Por ejemplo, tratándose de un registro de marca solicitado antes del 5 de noviembre de 2020, si el día de presentación de una marca fue el 1 de agosto de 2009, el registro de marca vencería el 1 de agosto de 2019, y la solicitud de renovación de marca podría presentarse entre el 1 de febrero de 2019 y el 1 de febrero de 2020 (existe discusión acerca de si la fecha límite debería ser 2 de febrero de 2020). No hay prórrogas.
Por otro lado, si se trata de una marca registrada que fue solicitada conforme la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, asumiendo como fecha de solicitud el mismo 5 de noviembre y la de otorgamiento el 17 de diciembre de 2020, el registro de marca vencería el 17 de diciembre de 2030, y la solicitud de renovación podría presentarse dentro del periodo comprendido entre el 17 de junio de 2030 y el 17 de junio de 2031. No hay prórrogas.
Temas controvertidos acerca de la renovación de marcas
(1) Declaración de uso
Aunque no es necesario exhibir una representación de la marca como es usada, o una muestra del producto distinguido con el signo distintivo, la legislación mexicana es explícita al exigir que el solicitante de la renovación de la marca declare que la marca a renovar ha sido usada de manera real y efectiva en México, identificando los productos o servicios en los que ha tenido lugar la utilización de la marca. Los efectos de la renovación y los derechos de exclusividad sobre la marca se limitarán a los productos o servicios señalados en la declaración de uso.
En el caso de los registros nacionales, la declaración de uso real y efectivo se presenta simultáneamente con la solicitud de renovación.
En el caso de los registros internacionales de marca, si titular solicita la renovación sin presentar la declaración de uso real y efectivo (lo cual ocurrirá en virtualmente todos los casos), el IMPI requerirá la presentación de la declaración de uso real y efectivo de la marca en un plazo de dos meses, a partir del día siguiente de la notificación del requerimiento. Está por verse cómo notificará el IMPI dicho requerimiento: mediante aviso entregado a través de la OMPI, o mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, como es la actual regla para la totalidad de los requerimientos que el IMPI expide; desde luego que esta segunda opción implicaría una situación de incertidumbre importante, e incluso podría dejar en estado de indefensión a los usuarios del sistema de Madrid.
Las marcas que no se han usado en México en al menos uno de los productos o servicios enumerados en el registro correspondiente, no deben ser renovadas. Por esa razón, es frecuente que los agentes y abogados de marcas mexicanos (incluyéndome) soliciten a sus clientes una declaración escrita relativa al uso de la marca, para reducir el riesgo de solicitar la renovación de marcas que no han sido utilizadas.
(2) Tarifa de renovación
Como expresé anteriormente, México no permite que las solicitudes de registro de marca incluyan productos o servicios de más de una clase. Sin embargo, dado el cambio de la antigua Clasificación Nacional a la Clasificación Internacional, y las modificaciones posteriores a ésta última, IMPI ha reclasificado unilateralmente los bienes y servicios amparados contenidos en el enlistado original, ocasionalmente dando lugar a registros de marca que abarcan más de una clase.
Por ejemplo, los registros de marca ubicados en la antigua clase 46 nacional, que abarcaban ‘alimentos y sus ingredientes’ fueron posteriormente clasificados en las clases 01, 05, 29, 30 y 31 internacionales. Otras reclasificaciones similares han tenido lugar con las modificaciones al Clasificador Internacional de Productos y Servicios o por cambios en los criterios aplicados por los examinadores del IMPI (por ejemplo, bajo la 7a. edición del Clasificador Internacional, las autoridades mexicanas ubicaban los servicios de compraventa al detalle y al mayoreo en la clase 42, en vez de la clase 35).
Ahora bien, la norma que establece la tarifa (tasa) que cobra el IMPI por los servicios y trámites relacionados con propiedad industrial, señala que el pago debe calcularse “por cada clase”. No obstante, la mayoría de los abogados y agentes de marca en México calculan el monto a pagar “por registro”.
La diferencia entre calcular el pago “por registro” o “por clase” es irrelevante en la mayoría de los casos, toda vez que un muy alto porcentaje de los registros de marca protegen producto o servicios de una sola clase. Sin embargo, sigue existiendo un número considerable de marcas registradas que abarcan expresamente productos o servicios de más de una clase.
El criterio implícito actual del IMPI (no hay un documento escrito al respecto) es que la tarifa de renovación debe ser calculada “por registro”, a pesar de que la norma relativa al pago por la renovación de marcas registradas expresamente dispone que el monto debe calcularse “por cada clase”. Desde luego, si el titular de la marca calcula la tarifa “por clase” y paga un monto mayor al que hubiese resultado si el cálculo se hubiese efectuado “por registro”, el IMPI aceptará el pago y renovará la marca, pero no efectuará reembolso alguno.
La tarifa por renovar una marca registrada es relativamente alta, por lo que calcularla “por registro” en vez de “por clase” resulta muy atractivo ($3,015.00 Pesos Mexicanos por registro en vez de $3,015.00 por cada clase incluida en el registro).
Considerando que el IMPI nunca ha objetado el cálculo de la tarifa de renovación “por registro” y que no se han publicado resoluciones en las que se anule la renovación de una marca, la mayoría de los abogados y agentes de marcas en México se sienten confiados con la práctica de pagar una tarifa más baja que la señalada expresamente en la norma, para el caso de registros con clases múltiples.
Sin embargo, la ausencia de precedentes publicados, o jurisprudencia, acerca de la validez de renovaciones donde no se pagó la tarifa en los términos previstos en la norma no implica que no existan riesgos. En mi experiencia, los tribunales se han negado a reconocer la caducidad de pleno derecho de registros de marca que, aun cubriendo más de una clase, el titular decidió calcular el pago de la tasa “por registro”.
* Existe alguna controversia acerca de la fecha de entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (ver aquí). La fecha mas aceptada es 5 de noviembre de 2020, y esperamos que los tribunales pronto lo confirmen o corrijan.
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tengo una consulta, si yo registro por primera vez una marca, a los 10 años que tengo que renovarla, no debo pagar nuevamente el registro o si? porque en mi empresa que no esta domiciliada en mexico, hace 10 años registramos 4 marcas, este año las renovamos pero nos estan cobrando nuevamente el registro + la renovación.
Idealmente, deben buscar un especialista que revise sus casos. Sin embargo, puedo decirles que, en efecto, son trámites diferentes y no hay motivo para confundir ni acumular los pagos. Tengan presente que los diez años de vigencia de la marca comienzan a contar desde la fecha de solicitud, no de registro; si -por error- contaron los diez años desde la fecha de otorgamiento del registro, tal vez los registros de marca caducaron por falta de renovación o renovación extemporánea y por ello es necesario volver a solicitar el registro de los signos distintivos y pagar por ese concepto. ¡Gracias por leer el blog!
puedo hacer el tramite en linea no escuentro como presentarlo
¡Gracias por leer el blog! Si se refiere a solicitar la renovación de una marca registrada, esta solicitud no se puede hacer en línea aún. Saludos.
si hay una marca vencida de mas de 10 año y la quieres registrar se puede hacer?
La regla es que, una vez que el registro ha caducado, la marca está libre para ser registrada por un tercero. Sin embargo, pueden existir otras circunstancias que frustren tal pretensión del tercero. Por ejemplo, quizá haya otros registros marcarios protegiendo la misma marca u otra semejante en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios; o podría tratarse de una marca estimada como notoriamente conocida o famosa, lo cual podría bloquear el intento de registrarla, aunque el registro haya caducado por falta de renovación. ¡Saludos y gracias por leer el blog!
Buen blog referente a la renovación de marca.
Tengo una consulta, actualmente estamos en proceso de renovación de marca solo que el titular de la marca ya no forma parte de nuestra empresa, la situación seria como podremos renovar la marca y cambiar al titular de dicha marca. ¿cuales serian tus recomendaciones?
Las marcas pertenecen a quien aparece como titular en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El dilema de su empresa es que la marca es propiedad de una persona que dejó de colaborar con la organización. Si renuevan la marca, lo deben hacer en nombre y representación de dicho titular. Como regla, la transmisión de los derechos marcarios a la empresa requiere que el titular del registro celebre un contrato con la empresa, y se inscriba con el IMPI. En ausencia de contrato, será necesario analizar otras alternativas mas complejas y hasta riesgosas para mantener la posesión del bien intangible, que dependen de las particularidades del caso concreto.
Una vez terminada la vigencia, ¿¿existe un periodo de gracia adicional para renovar la vigencia??
Es importante ser preciso en estos temas. La vigencia del registro de marca es de diez años contados a partir de la fecha de solicitud. Si el registro de marca fue solicitado el 1° de marzo de 2007, la vigencia terminó el 1° de marzo de 2017, con independencia de la fecha de emisión del registro. La ley actual permite presentar la solictud de renovación dentro de un plazo que inicia seis meses antes de fecha de terminación de la vigencia del registro marcario y concluye seis meses después de la citada fecha de terminación de vigencia. No es estrictamente un plazo de gracia, pero defintivamente corre después de la conclusión de la vigencia del registro marcario. En mi ejemplo, el periodo para renovar comenzó el 1° de septiembre de 2016 y, a pesar de que la vigencia del registro de marca venció el 1° de marzo de 2017, el titular tendría hasta el 1° de septiembre de 2017 para solicitar la renovació y mantener la marca registrada. Una vez transcurridos los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia de la marca, sin que se hubiese solicitado la renovación, el registro caduca y el derecho de exclusividad al uso del signo distintivo se extingue irremediablemente. Para reconstituir los derechos de exclusividad, sería necesario solicitar de nueva cuenta el registro marcario y obtenerlo. ¡Gracias por leer el blog!
Que tal, tengo un duda.
Si la marca venció hace tres años y no fue renovada por el titular ni por el apoderado, pero la marca la siguen usando, ¿existe la posibilidad que un tercero pueda renovarla y solicitar que ya no usen esa marca los antiguos titulares?
Cada caso es diferente, y antes de decidir solicitar el registro de una marca, sugiero consultar un profesional. Habiendo dicho lo anterior, una vez que las marcas quedan caducas por falta de renovación, no pueden ser renovadas. Sin embargo, pueden ser solicitadas por los titulares anteriores o por un tercero. El titular del nuevo registro de marca es propietario de ésta, y tiene derecho a exigir de otros usuarios que cesen la utilización de la marca sin autorización. Sin embargo, no hay que olvidar que los registros de marca no son oponibles a terceros usuarios de buena fe que comenzaron a utilizar de forma ininterrumpida una marca idéntica o semejante en grado de confusión en territorio nacional, con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado en la solicitud. Asimismo, una marca registrada es vulnerable a ser declarada nula por uso anterior en México o en el extranjero y/o por mala fe del solicitante del registro.
Muy bueno el blog.
Si entendí bien, al no renovar en tiempo y forma una marca registrada, ¿se tendrá que solicitar el registro como si fuera por primera vez?
Cada caso es diferente. Como regla, sí; al no renovar la marca registrada, es necesario solicitar el registro de nueva cuenta. Acerca de «como si fuera la primera vez», depende: ¿es posible reclamar una fecha de primer uso? ¿la clasificación ha cambiado? ¿es necesario describir el producto o servicio usando expresiones diferentes? ¿hay nuevas marcas solicitadas o registradas que pueden estorbar la nueva solicitud? Existen distintas variables que vale la pena considerar antes de solicitar el registro de una marca que caducó por falta de renovación.
Buenas tardes
Tengo una cuestión, si vence mi reg de marca el 07 de febrero, ¿la puedo renovar hasta el 06 de agosto? ¿es correcto con base a lo que leí?
¡Gracias por seguir el blog! Obviamente, para poder dar una opinión informada, necesitaría todos los datos del registro marcario. Habiendo dicho lo anterior, si el registro tiene fecha de solicitud 7 de febrero de 2011, la fecha de vencimiento sería 7 de febrero de 2021. El plazo para renovar habría iniciado el 7 de agosto de 2020 y terminaría el 7 de agosto de 2021. Espero haber respondido la duda.
Hola buen día, mi marca venció el 15/01/2020, ¿ya no podría renovarla? ¿Debo de presentar nuevo el registro como si fuese nuevo ? ¿y cambiarla de clasificación? ¡¡Gracias, saludos!!
¡Gracias por leer el blog! No puedo dar opiniones sobre casos concretos por este medio, ya que me faltan todos los detalles del asunto. En el caso hipotético de un registro de marca solicitado el 15 de enero de 2010 y registrado pocos meses después, la regla es que su vigencia habría concluido el 15 de enero de 2020, y que el plazo para renovar terminó el 15 de julio de 2020, por lo que no podría renovarse el 22 de septiembre de 2020 (excepcionalmente, hay marcas que, por diversas razones, su trámite de solicitud demora más de diez años en alcanzar el registro. En ese caso podrían renovarse aunque hubiesen transcurrido más de diez años con seis meses desde su fecha de solicitud, pero son casos muy poco frecuentes) Cuando una marca caduca por falta de renovación, la opción es volverla a solicitar y, en efecto, estará sujeta a un examen como cualquier nueva solicitud. La clasificación de los productos o servicios enlistados en la solicitud puede haber cambiado o no; la clasificación ha tenido cambios en los últimos diez años, pero pocos.
¿La tarifa para el año 2020, no ha cambiado desde la publicada en 2018 para el pago de derechos por renovación y comprobación de uso de marca?
¡Gracias por leer el blog! Hasta el día de hoy 22 de septiembre de 2020, la Tarifa por renovación de un registro de marca nacional y la presentación de la declaración de uso de marca es la misma que al 13 de noviembre de 2018.
Buenas tardes. Si me encuentro en proceso de renovación, dentro de los 6 meses de prórroga, ¿puedo seguir utilizando mi marca hasta que me otorguen dicha renovación o debo de esperarme a que concluya el trámite de renovación?
¡Muchas gracias por leer el blog! No hay razón para dejar de usar la marca registrada mientras tramitan la renovación. Le deseo mucho éxito.
Buenas tardes, si un registro de marca venció hace casi dos años y no se renovó en el plazo establecido… ¿debo acudir en persona a las oficinas para solicitarla nuevamente? ¿esto tiene costo? ¿hay líneas para comunicarse a las oficinas de Zapopan?
Si la marca caducó por falta de renovación, la única manera de recuperar los derechos de exclusividad sobre ella es solicitando de nueva cuenta del registro. El pago al IMPI es el que correspondería a una nueva solicitud. Hay que considerar que las condiciones probablemente no sean las mismas que cuando solicitaron el registro por primera vez, por lo que no hay que asumir que el resultado de la gestión será necesariamente favorable. Ignoro cómo esté a situación de la oficina regional del IMPI en Zapopan. ¡Suerte!
Si durante el periodo comprendido en que se solicitó la renovación de una marca el IMPI requirió exhibición de documentos o subsanar omisiones, una vez cumplidas dichas omisiones, ¿cuánto tiempo tiene el IMPI para pronunciarse respecto de otorgar o negar la renovación? en el entendido de que notificó a los casi 6 meses que se requería hacer algunas aclaraciones, ¿hay que esperar 6 meses de nueva cuenta? gracias
¡Gracias por leer el blog! En raras ocasiones, como lamentablemente les ocurrió a ustedes, el IMPI demora un tiempo injustificadamente largo en revisar las solicitudes de renovación y notificar los requerimientos que sean pertinentes. En mi experiencia, si el requerimiento fue atendido correctamente por el solicitante, la renovación es otorgada en un plazo más breve que seis meses. El plazo que frecuentemente se estima como razonable para que la autoridad administrativa conteste es tres meses (de ahí que la negativa ficta se configure hasta después de transcurridos tres meses). ¡Mucha suerte!
Un marca registrada que se pierde ¿se puede volver a registrar?
¡Gracias por leer el blog! Depende de casa caso, en particular la causa por la que la marca se «pierde». Suponiendo que la marca no hubiese sido renovada, es posible presentar una solicitud para obtener de nuevo el registro. Desde luego, las condiciones habrán cambiado con relación a la época en que solicitaron el registro original. Pueden encontrar obstáculos que antes no existían, por lo que no deben asumir que, por haber registrado la marca una vez, necesariamente lo lograrán otra vez.