Una reciente tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece algunos lineamientos acerca de la forma como se debe efectuar el examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales, cuando éstas incluyen elementos figurativos bidimensionales, tales como dibujos o palabras*.

Es de llamar la atención el creciente interés de los órganos juridiccionales en las marcas tridimensionales. En 2009, los tribunales colegiados Cuarto y Noveno del primer circuito en materia administrativa publicaron sendas tesis acerca de los requisitos de registrabilidad de este tipo de signos distintivos**. Por otro lado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual también publicó un precedente relacionado con los elementos reservables de las marcas tridimensionales***.

El tema de la registrabilidad de las formas tridimensionales ha sido objeto de continuo debate, no sólo en México, sino en todo el mundo. Por un lado, existe el interés de las empresas por obtener la protección como marca de la forma, no sólo de los empaques y envases que utilizan para contener sus productos, sino también de las mercancías mismas. Por otra parte, y especialmente por lo que hace a la forma de los productos, es evidente la existencia de una tendencia de las oficinas de marcas de diversos países, incluyendo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en evitar conceder derechos de marca sobre la forma de los productos cuándo ésta esta influenciada por criterios relacionados con la funcionalidad y no sólo con la distintividad.

En el caso de este artículo, me enfocaré en la registrabilidad de la forma tridimensional de los productos mismos.

Por lo que hace a la norma, no hay duda que la forma de los productos es registrable como marca. El artículo 89, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial prevé la registrabilidad como marca de las formas tridimensionales, al tiempo que el artículo 53 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial aclara que, entre las formas tridimensionales susceptibles de registrarse como marcas, se encuentran la forma o la presentación de los productos, además de los envoltorios, empaques, envases.

Sin embargo, no deben perderse de vista los elementos positivos y negativos de registrabilidad de las marcas tridimensionales contenidas en la fracción III del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual prohíbe el registro de “formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial”.

Así, integrando los artículos 89, fracción II, y 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, y 53 de su Reglamento, tenemos que la forma tridimensional de un producto es registrable como marca, siempre que la misma presente un grado de originalidad que permita distinguirla fácilmente, y no sea del dominio público, ni se haya hecho de uso común, ni sea la forma usual y corriente del producto ni esté impuesta por su naturaleza y función industrial.

Con tantas limitaciones, el obtener el registro como marca de la forma tridimensional de un producto se ha vuelto extraordinariamente difícil en México, y aparentemente en el resto del mundo. Tratándose de la forma de una mercancía, por muy original que sea, parece imposible suponer la ausencia absoluta de criterios funcionales en su diseño, lo que provoca la actualización de la hipótesis de negativa de registro de marca prevista en el artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Cabe aclarar que no pretendo afirmar que no sea posible obtener derechos de propiedad industrial sobre la forma de los productos. La figura del modelo industrial con frecuencia protege dichas formas. La cuestión que planteo es si es factible, en la práctica, registrar la forma de un producto como marca y al mismo tiempo evitar todas y cada una de las restricciones que plantea la legislación.

Por ejemplo, la forma tridimensional de un foco podría registrarse como modelo industrial si es novedoso y el diseño es fundamentalmente ornamental; señalo ‘fundamentalmente’ porque los modelos industriales siempre estarán referidos a un producto industrial, por lo que necesariamente deberá existir un nivel tolerable de funcionalidad en el diseño o de otra manera no habría producto industrial. En todo caso, en el caso de los registros de modelo industrial, los derechos de exclusividad no se extienden a los aspectos funcionales o técnicos del producto o diseño.

Pero en el campo de las marcas ¿Cómo afirmar que la forma del foco, por muy arbitraria, distintiva y original que sea, no esta dictada hasta cierto punto por su naturaleza y función? Una ausencia absoluta de criterio funcional en la forma de producto provocaría simple y sencillamente que no hubiera producto, o que este fuera inútil.

Consecuentemente, si apoyamos la idea de que la forma de un producto, para ser registrable como marca, debe estar desprovisto de todo carácter funcional (y desde mi perspectiva, ésta ha sido la posición sostenida por el IMPI en los últimos años), entonces no es factible registrar como marca tridimensional la forma del artículo, sin importar lo que disponga el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

En mi opinión, el criterio que actualmente aplican las autoridades mexicanas es demasiado dogmático, convirtiendo en letra muerta a la norma, por lo que hace a la registrabilidad como marca de la forma de los productos.

En un esfuerzo por evitar la negativa del IMPI a la inscripción de marcas tridimensionales, bajo la justificación de que la forma estaba impuesta por consideraciones funcionales o por falta de distintividad, algunos solicitantes comenzaron a añadir elementos nominales y figurativos bidimensionales a las formas tridimensionales materia de las solicitudes de registro. Este tipo de intentos se dio tanto para marcas tridimensionales que amparaban la forma de un producto como para marcas que consistían en la forma tridimensional de un envase (los precedentes de los tribunales Cuarto y Noveno colegiados del primer circuito que aquí se mencionan se refieren concretamente al caso de formas de envases).

El argumento fundamental de los solicitantes de marcas tridimensionales que también incorporaban elementos figurativos y nominativos intrínsecamente distintivos, era que las marcas debían analizarse como un conjunto, sin separar el elemento tridimensional del bidimensional. Como afirma la gestalt, ‘el todo es más que la suma de sus partes’.

Conforme a lo anterior, si del análisis del ‘todo’ se concluye que es razonable suponer que la forma del envase o producto, con los elementos bidimensionales incluidos, permite a un consumidor promedio distinguir el producto al que se aplica dicha forma de otro de su misma especie o clase, entonces el registro de marca tridimensional debe ser otorgado, sin perjuicio de que el derecho de exclusividad se extienda también sobre los elementos figurativos y/o nominativos añadidos.

A la larga, diferentes tribunales colegiados emitieron resoluciones contradictorias sobre este tema, lo que motivó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Segunda Sala, la cual emitió una jurisprudencia por contradicción de tesis publicada en abril de 2010.

Lo que la Corte resolvió es que es aceptable que una solicitud de inscripción de marca tridimensional incluya elementos figurativos, ya sean denominaciones o dibujos, y en este caso se le considera como registro de marca mixto. Sin embargo, el análisis de la registrabilidad de la marca tridimensional-mixta debe hacerse en dos etapas. En una primera etapa, debe analizarse la forma tridimensional, sin tomar en cuenta los elementos bidimensionales incorporados, y sólo en caso de que la forma tridimensional se considere intrínsecamente registrable, entonces podrán también analizarse los demás elementos que la integran. La jurisprudencia aclara que si la autoridad estima que la forma tridimensional aislada no se considera en sí misma registrable, entonces el registro debe ser negado, sin requerirse el análisis de los demás elementos bidimensionales que componen el signo distintivo.

Personalmente, soy contrario al análisis en dos etapas que sostiene la Corte. Sin embargo, tratándose de una jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal y que favorece el sentido de las resoluciones que el IMPI ha emitido en casos análogos en el pasado, será difícil un cambio de criterios, a menos que ocurra una reforma legislativa clara en este materia.

Por otra parte, la sentencia de la Corte no prohíbe el registro como marca tridimensional de la forma de los productos, y lo que debe seguir siendo materia de discusión es si resulta razonable sostener que la forma de los productos es registrable sólo cuando aquella está desprovista de toda consideración funcional.

* Ver Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXI, Abril de 2010, página 430.

** Ver Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Enero de 2009, Página 2769; y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Marzo de 2009, página 2811.

 *** Ver Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009, página 259.