El Semanario Judicial de la Federación publicó el pasado mes de julio de 2016, una muy esperada jurisprudencia por contradicción de tesis[1] relacionada con la causal de nulidad de registro de marca que prevé la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial mexicana.

El artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial contempla diversas hipótesis de nulidad de registro de marca, agrupadas en cinco fracciones. La fracción III señala que un registro de marca será nulo cuando hubiese sido concedido con base en datos falsos asentados en la solicitud. El mismo artículo 151 dispone que la acción de nulidad de marca basada en la fracción III, caduca en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del otorgamiento del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Los formatos de solicitud de registro de marca requieren que el solicitante proporcione diversos datos, conforme lo ordena el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial. Algunos resultan muy familiares y, normalmente, no deberían causar problemas, como el domicilio y nacionalidad del solicitante. Hay que tener siempre presente que todos los datos que proporcionamos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se incorporan a un registro público y cualquiera puede tener acceso a ellos con poco esfuerzo; vale la pena que nuestros clientes personas físicas estén conscientes de esta circunstancia, antes de divulgar sus lugares de residencia.

Las solicitudes de registro de marca piden que el solicitante manifieste si hay usado la marca y, en su caso, señale la fecha de primer uso; existe una tercera opción, que el solicitante no diga nada, y entonces se presumirá que la marca no se ha usado. El dato relativo a la fecha de primer uso resulta uno de los más delicados de las solicitudes de registro de marca; reclamado adecuadamente, puede proporcionar importantes ventajas para el titular una vez que el registro hubiese sido otorgado (ver mi artículo Los efectos de asentar fecha de primer uso en las solicitudes de marca en México).

No obstante, así como la reivindicación de una fecha de primer uso de marca podía brindar beneficios significativos, también originaba el importante riesgo de que el registro fuese declarado nulo si la fecha de primer uso resultaba falsa o inexacta. En ocasiones, registros de marca que reclamaron fechas de primer uso perfectamente legítimas fueron anuladas porque el titular carecía de un respaldo documental sólido para probar su veracidad.

Los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles señalan la regla de que el que afirma debe probar. La excepción a dicha regla es el hecho negativo: el que sustenta la acción o excepción en un hecho negativo no requiere probar dicho hecho negativo (porque el hecho negativo es, por naturaleza, imposible de probar) revirtiéndose la carga de la prueba en el adversario, quien debe demostrar el hecho positivo que desvirtúa el negativo. Adicionalmente, quien base la pretensión en un hecho negativo que lleva implícito un hecho positivo, debe probar éste, así como las negativas tendientes a desvirtuar la capacidad y la presunción legal en favor de la contraparte.

Desde hace ya varios años, la posición defendida por la jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en los casos de solicitud de declaración administrativa de nulidad de un registro de marca por datos falsos asentados en la solicitud, ha sido que no corresponde al solicitante de la declaración de nulidad probar la falsedad de los datos, sino que la carga de la prueba recae en el titular del registro marcario impugnado, quien debe acreditar la veracidad de aquéllos para desvirtuar la acción[2]. A pesar de que la jurisprudencia no obliga al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el IMPI tendía a seguirla al dictar sus resoluciones.

La jurisprudencia del TFJA era congruente con la idea de que los hechos negativos son imposibles de probar y que el alegar la falsedad de un dato contenido en la solicitud de registro de marca constituye, esencialmente, un hecho negativo, a saber, la negación de la veracidad de determinada información.

En contra de lo anterior, algunos colegas argumentaban que el afirmar que determinada información manifestada en la solicitud era falsa obligaba al actor demostrar esa afirmación, ya que resultaba injusto obligar al titular del registro marcario impugnado a demostrar la veracidad de las manifestaciones de buena fe contenidas en la solicitud de marca, especialmente cuando el solicitante de la nulidad podía haber omitido aportar al procedimiento un indicio al menos, que justificase su aseveración respecto a la falsedad de los datos contenidos en la solicitud de registro de marca. Asimismo, los detractores de la jurisprudencia del TFJA alegaban que existía una presunción de buena fe sobre los datos asentados en las solicitudes de registro marcario, y que la carga de la prueba necesariamente debía recaer en quien pretendiera destruir dicha presunción.

La tesis PC.I.A. J/78 A (10a.) del Pleno del Primer Circuito, elaborada conforme la Ley de Amparo de 2013 y publicada el pasado mes de julio de 2016, establece de forma más o menos definitiva un criterio que resulta contrario al que ha venido sosteniendo el TFJA, al menos en principio. La decisión no fue unánime. De los veinte magistrados que integran el Pleno del Primer Circuito, trece apoyaron la tesis y siete votaron en contra; incluso, el Magistrado ponente Julio Humberto Hernández Fonseca publicó un voto particular en contra del proyecto de la mayoría.

El texto de la tesis es bastante parca. En su parte sustancial, señala:

Cuando se demanda la nulidad de un registro marcario por actualizarse la causa prevista en la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y el actor alega la falsedad de la fecha del primer uso declarada en la solicitud de registro, a él corresponde acreditar esa afirmación…

La ejecutoria que dio origen a la tesis contiene, por razones obvias, más precisiones y de alguna manera atempera lo que la tesis señala.

En la ejecutoria, la mayoría sostuvo lo siguiente:

… cuando se alegue la falsedad de la declaración de la fecha de primer uso de la marca, el solicitante se encuentra obligado a sustentarla con los medios probatorios de los que advirtió la presunta falsedad de la fecha referida, a efecto de que la autoridad administrativa cuente con los elementos que le permitan advertir que podría actualizarse el supuesto de nulidad invocado.

Lo anterior, con independencia de que quien alegue la falsedad, a su vez, exponga una fecha diversa que afirme cierta o que no lo haga, pues, en el primer caso, el solicitante de la nulidad, deberá probar que la marca fue usada en el día que afirma, ya que su pretensión introduce un elemento novedoso que implica una afirmativa, la cual debe ser probada fehacientemente por la parte que la formula y, en el segundo, deberá aportar los medios de los que advirtió la presunta falsedad de la data, al ser los elementos constitutivos de su acción.

Considerar lo contrario, implicaría que cualquier persona podría solicitar la declaratoria de nulidad de un registro de marca con la sola afirmación de que los datos son falsos, sin mayor carga que la de alegar tal circunstancia.

Máxime que, como se precisó párrafos atrás, la información plasmada en la solicitud de registro se presume cierta; de ahí que corresponda a quien alega su falsedad desvirtuar tal presunción.

El voto particular del Magistrado Hernández Fonseca exhibió la deficiencia técnica más grave, a mí juicio, de la jurisprudencia. Se refiere al caso en que la solicitud de declaración de nulidad en contra de una marca registrada se basa en la negación pura y simple de la veracidad de alguno de los datos contenidos en la solicitud, y en específico, de la fecha de primer uso. Cuando el demandante de la declaración administrativa de nulidad sostiene la fecha de primer uso es falsa, no porque la fecha de primer uso sea otra sino porque la marca no ha sido nunca usada por el solicitante/titular para los productos o servicios señalados en la solicitud, no hay hecho positivo qué demostrar, ni siquiera es posible aportar los medios de los que se advirtió la supuesta falsedad porque se trata de omisiones.

Adicionalmente, como atinadamente apuntó el Magistrado disidente, no es cierto que “cualquier persona podría solicitar la declaratoria de nulidad de un registro de marca con la sola afirmación de que los datos son falsos, sin mayor carga que la de alegar tal circunstancia” como afirma la sentencia que dio origen a la jurisprudencia. Ciertamente, cuando una persona solicita la declaración administrativa de nulidad de un registro de marca negando la veracidad de la fecha de primer uso de la marca asentada en la solicitud respectiva, la carga de la prueba puede limitarse a sólo demostrar el interés jurídico, pero de ahí a aseverar que “cualquier persona” puede pedir la nulidad de un registro marcario, hay una diferencia grande.

De la lectura de la tesis jurisprudencial y de la ejecutoria, concluyo que ya no será posible, con la misma liberalidad de antes, pedir la nulidad de un registro de marca afirmando que los datos asentados en la solicitud, y en especial la fecha de primer uso, es falsa, como lo dispone el artículo 151, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial. Además de la prueba del interés jurídico, el solicitante de la nulidad deberá acompañar a su solicitud los indicios, al menos, que lleven a suponer que la fecha de primer uso asentada en la solicitud no correspondía a la realidad.

Definitivamente, se tratará de una carga probatoria muy difícil, imposible en algunos casos, y sostenida por una jurisprudencia no del todo bien razonada, en mi opinión. Lo bueno de la jurisprudencia es que dará a solicitantes y practicantes más certeza acerca de la fortaleza de los derechos emanados de marcas registradas que reclaman fechas de primer uso, lo cual deberá redundar en una mejor protección de estos importantes bienes incorpóreos.

[1] “Nulidad de registro marcario. Cuando se alega la falsedad de la fecha del primer uso de la marca, corresponde al actor la carga de acreditar los hechos constitutivos de su acción”, en Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Tomo II, julio de 2016, pág. 1445. Tesis PC.I.A. J/78 A (10a.).

[2] “Marcas. Nulidad de su registro, procede cuando el titular no acredite la veracidad de los datos declarados frente a la negativa del tercero que pretende la nulidad del registro”, en R.T.F.J.F.A., Quinta Época, Año VI, Tomo I, No. 61, Enero 2006, pág. 30. Tesis: V-J-SS-90.