El pasado 18 de mayo de 2018, el Diario Oficial de la Federación publicó un importante número de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial que impactaron sobre todo disposiciones de naturaleza sustantiva en materia de signos distintivos, y particularmente marcas. No creo exagerar cuando sostengo que se trata de la reforma legislativa más importante del último cuarto de siglo.

El número y trascendencia de los cambios merecen muchos comentarios y análisis, los cuales espero ir compartiendo en este espacio. Mientras tanto, presentaré de forma más o menos breve las modificaciones que considero más relevantes.

Debo adelantar que un punto particularmente importante para los titulares de los registros marcarios en México es la nueva obligación de declarar el uso real y efectivo de la marca al tercer año de otorgamiento del registro (ver apartado 11 de esta entrada).

1. Vigencia. Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial entrarán en vigor el 10 de agosto de 2018.

2. Reglamento. Al 11 de junio de 2018, el Ejecutivo federal no ha publicado las nuevas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial que deberán contener los mecanismos para aplicar las normas legales reformadas en materia marcaria.

3. Tutela de las marcas no tradicionales. La ley abandonó la idea de que sólo los signos visibles podían constituir marca, para adoptar un concepto más moderno que acepta la existencia y tutela jurídica, a través del registro marca, de los signos visibles (incluyendo hologramas), los sonidos, los olores y el llamado “trade-dress”[1].

Aún está por definirse la manera como deberán describirse las llamadas marcas no tradicionales (sonidos, olores, trade-dress) al momento de solicitar su registro, a fin de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pueda llevar a cabo el examen de las mismas y determinar su registrabilidad. 

4. El trade-dress como marca. Veo aquí una situación peligrosa para los establecimientos comerciales y de servicios, así como para los fabricantes de productos, para quienes el trade-dress juega un papel importante en la identificación y diferenciación de la competencia.

El trade-dress era protegido a través de las normas represoras de la competencia desleal[2], sin que existiera un derecho al uso exclusivo. Ahora la ley mexicana reconocerá un derecho al uso exclusivo del trade-dress al autorizar su registro como marca[3].

Actualmente, México otorga la preferencia para la obtención del registro de marca al primero que presente la solicitud, con independencia de la posible fecha de inicio de uso en México del signo distintivo.

Lo anterior va a implicar una presión significativa sobre los fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios que emplean el trade-dress como elemento de identificación, quienes deberán solicitar el registro marcario respectivo tan pronto entre en vigor la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial. De otra forma, corren el riesgo de que un competidor solicite, antes que ellos, el registro de un trade-dress idéntico o semejante en grado de confusión, lo cual podría afectar gravemente sus actividades y hacerles incurrir en responsabilidad contractual frente a licenciatarios y franquiciatarios. 

5. Nuevas restricciones a los registros de marca. Al tiempo que la ampliación del concepto de marca permitirá el registro de signos perceptibles por otros sentidos además de la vista, el legislador aumentó y aclaró varios supuestos en que un signo no debe ser registrado como marca. Los cambios son numerosos, pero me llamaron la atención especialmente la prohibición expresa de registrar signos distintivos objeto de solicitudes de mala fe, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, las denominaciones idénticas o semejantes en grado de confusión a títulos de obras literarias o artísticas y la reproducción o imitación de los elementos de dichas obras.

6. Significado secundario. Ahora, una marca que pudiese haber sido genérica o descriptiva en un inicio, podrá ser registrada si el solicitante demuestra que ha desarrollado distintividad como consecuencia del uso en el comercio. Si bien se trata de una novedad en la Ley de la Propiedad Industrial, la posibilidad de que una marca carente de distintividad intrínseca pudiese ser registrada por distintividad adquirida, ya estaba contemplada en el artículo 15.1 de los ADPIC[4] y en algunos otros tratados comerciales internacionales, como el Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y México[5], aunque era cuestionable que las disposiciones en dichos instrumentos concediesen por sí solas a los particulares un derecho subjetivo exigible a la autoridad de conceder el registro a una marca originalmente descriptiva o genérica, por haber adquirido distintividad .
   

7. Eficacia de los consentimientos. El último párrafo del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial dota de obligatoriedad frente al IMPI a los acuerdos escritos entre el titular de un signo distintivo registrado con el solicitante de otro signo distintivo semejante en grado de confusión al registrado, para aplicarse a los mismos o similares productos o servicios, para efectos de que éste último pueda obtener el registro de su signo distintivo.

La palabra “consentimiento” es desafortunada en la ley, ya que el consentimiento es un elemento de existencia de los contratos, no un acto jurídico en sí. En todo caso, será el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial el que defina qué deberá expresar el citado acuerdo de voluntades para ser vinculante para la autoridad administrativa.

8. Marcas de certificación. La Ley de la Propiedad Industrial contempla ahora las marcas de certificación como una especie adicional del género signo distintivo.

9. Especificidad de la descripción de productos y servicios. El nuevo artículo 113, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que los productos o servicios señalados en la solicitud de registro de marca deberán ser específicos.

Aparentemente, la intención del legislador al incorporar la exigencia sobre la especificidad de los productos o servicios es suprimir la práctica de utilizar los encabezados de las diversas clases previstas en el Clasificador de Productos y Servicios del Arreglo de Niza como listas de productos y servicio. Falta por ver si los tribunales apoyarán esta interpretación.

10. Oposiciones más estrictas. El reformado artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial limita ahora la legitimación para la presentación de oposiciones.

Anteriormente, los opositores no necesitaban demostrar su interés jurídico o legítimo para promover oposición contra una solicitud de marca. Ahora, los opositores deberán acreditar su carácter de interesados. Asimismo, el texto reformado de la Ley regula con mayor precisión el ofrecimiento y desahogo de pruebas durante la etapa de oposición, aunque me parece que lo que logró la reforma es hacer más engorrosa la oposición, con la consecuente dilación en el examen de las solicitudes de registro de marca. 

11. Declaración de uso de marca. Los titulares de los registros de marca otorgados a partir del 10 de agosto de 2018, con independencia de su fecha de solicitud, deberán presentar una declaración sobre el uso real y efectivo de la marca un plazo de tres meses, contados a partir del tercer aniversario de otorgamiento del registro y, además, deberán pagar al IMPI un monto aún por definir al presentar la declaración de uso (Ver Las nuevas declaraciones de uso de marca).

La omisión en presentar la declaración de uso real y efectivo será causa para la caducidad, por ministerio de ley, del registro de marca de que se trate.

La declaración de uso real y efectivo de marca también deberá presentarse, y pagarse, al renovar registros marcarios con posterioridad al 10 de agosto de 2018, con independencia de la fecha de concesión.

(Actualización 14 de marzo de 2019) Esta carga está impuesta tanto a titulares de marcas registradas a nivel nacional como a los titulares de marcas internacionales registradas conforme al Arreglo de Madrid.

Adicionalmente, los productos y servicios descritos en el registro de marca quedarán limitados a aquellos que hayan sido incluidos en la declaración de uso real y efectivo de la marca.

12. Renovaciones más rigurosas. La renovación de un registro de marca estará condicionada a que el titular o su representante declare el uso real y efectivo de la marca (no tengo clara la diferencia entre “uso de marca” y “uso real y efectivo de la marca”). Lo más importante es que, aunque proceda la renovación de un registro de marca, el uso de dicha marca ya no beneficiará otros registros para la misma marca que se pretendan renovar. (Actualización 14 de marzo de 2019) La carga de presentar la declaración de uso real y efectivo de marca afecta tanto a marcas registradas a nivel nacional como a marcas internacionales registradas de acuerdo al Arreglo de Madrid. Los titulares de marcas registradas conforme el Arreglo de Madrid cuentan con tres meses para presentar ante el IMPI la declaración de uso real y efectivo de marca, contados a partir de la fecha en que OMPI notifique al IMPI la renovación del registro internacional.  El IMPI no emitirá requerimiento alguno. Al igual que en el caso de las declaraciones presentadas al tercer año, los productos y servicios descritos en el registro de marca quedarán limitados a aquellos que hayan sido incluidos en la declaración de uso presentada con motivo de la renovación.

13. Causas de nulidad adicionales y plazos más largos. Una nueva causa de nulidad es que el registro de marca se haya obtenido de mala fe.

Por su parte, el plazo para solicitar la nulidad de un registro de marca por uso anterior y continuo en México o el extranjero aumentó de tres a cinco años, a partir de la fecha de publicación del registro marcario a impugnar.

14. Notificaciones. Las notificaciones de los acuerdos y resoluciones de las autoridades dentro del procedimiento administrativo de solicitud de marca y patente serán notificados mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y ya no personalmente como se ha venido haciendo hasta ahora.

La justificación que los funcionarios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial han ofrecido para este importante grupo de reformas legislativas es la modernización del sistema mexicano de protección a la propiedad industrial. Habría que preguntarse si esta modernización responde a una demanda o necesidad real del sector empresarial mexicano, o si se trató de una imitación extralógica. Otros cambios, como la presentación de una declaración de uso de marca luego de tres años de concedido el registro, me parecen injustificados e implican un retroceso en el sistema de protección de la propiedad industrial en nuestro país, al imponer una carga excesiva a los comerciantes, prestadores de servicios, industriales y demás titulares de registros de marca, sin ningún beneficio a cambio.

[1] Ver artículo 89, fracciones V, VI y VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018.

[2] Ver artículo 213, fracción XXVI de la Ley de la Propiedad Industrial (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2010) previo a la reforma de mayo de 2018.

[3] Para efectos, de su registro como marca, el trade-dress se define como “la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado”. Ver artículo 89, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018.

[4] Acuerdos sobre los Aspecto de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, publicado en al Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994.

[5] Ver artículo 15-15.1 del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1999.

Diario oficial 18-may-18 (marcas)