Como informé en una entrada anterior (ver “Las nuevas disposiciones sobre marcas en México (promulgadas en mayo de 2018”)), el pasado 18 de mayo de 2018, el Diario Oficial de la Federación publicó importantes reformas a la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, que afectaron especialmente las normas relativas a marcas y otros signos distintivos. Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial entraron en vigor el 10 de agosto de 2018.

En general, las reformas a la Ley son percibidas como positivas. Sin embargo, un cambio que ha sido criticado es el referente a las declaraciones de uso de marca que los titulares de registros marcarios deben ahora presentar al tercer año de emisión del registro.

Como antecedente, la Ley de Invenciones y Marcas[1] de 1976 contemplaba la carga de demostrar ante la autoridad administrativa el uso efectivo de la marca dentro de los tres años siguientes a su registro. El incumplimiento acarreaba la extinción del registro marcario[2]. En aquel entonces, la justificación de la exigencia de la comprobación del uso de la marca impedir que permanecieran registradas marcas “de reserva” que impedían el registro de otras”[3].

La carga de comprobar periódicamente el uso de marcas desapareció con la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial[4] de 1991. La derogación de la obligación de comprobar el uso de la marca fue bien recibida; la doctrina resaltó entonces la simplificación fundamental en cuanto al uso de la marca y la superación de “la confusión generada bajo el esquema anterior en que el uso debía ser probado primeramente dentro de los tres años siguientes a la fecha de registro y posteriormente al solicitar la renovación de una marca dentro delos cinco años siguientes a la ‘fecha legal’.”[5].

Ahora, casi 27 años después de extinta, renació la carga para los titulares de los registros marcarios de presentar una declaración sobre el uso real y efectivo de la marca registrada una vez alcanzado el tercer aniversario de la concesión del registro, y posteriormente con cada renovación. La sanción por omitir presentar la declaración de uso es grave: la caducidad de pleno derecho del registro marcario. El plazo concedido para la presentación de la declaración de uso es breve, sólo tres meses, contados a partir de la fecha en que se cumplan tres años del otorgamiento del registro de marca[6].

(Actualización 14 de marzo de 2019) Cuando la declaración de uso real y efectivo de marca se haga con motivo de la renovación, dicha declaración deberá ser presentada simultáneamente con la solicitud de renovación. En el caso de los registros internacionales de marca conforme el Protocolo al Arreglo de Madrid, la declaración deberá presentarse en la ventanilla del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por un apoderado del titular del registro internacional, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que OMPI notifique a IMPI la renovación del registro internacional, siempre y cuando la concesión de la protección en México ya haya cumplido tres años al momento de dicha renovación.

(Actualización 14 de marzo de 2019) También es necesario tener cuidado con el texto de la declaración de uso. La cobertura del registro de marca objeto de la declaración de uso quedará limitada a los productos y servicios asentados en la declaración.

(Actualización 11 de agosto de 2021) La carga de presentar la declaración de uso es ya efectiva a partir del 10 de agosto de 2021, como explico aquí.

Los motivos para el regreso de la carga de declarar el uso de la marca para mantener su vigencia no son claros. Aparentemente, existe otra vez la imperiosa necesidad de eliminar las marcas registradas “de reserva” que impiden el registro de nuevas marcas iguales o semejantes en grado de confusión, además de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Oficina Mexicana de Marcas) recibirá un pago por cada declaración de uso que reciba.

Los profesionales estamos de acuerdo en cuanto a que los titulares de todos los registros de marca concedidos a partir del 10 de agosto de 2018, con independencia de la fecha de solicitud, tienen la carga de declarar el uso real y efectivo de la marca una vez cumplidos tres años desde el otorgamiento de la inscripción, como lo dispone el actual artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, existe una creciente alarma por cómo afectará la renacida carga de declarar el uso real y efectivo de la marca a los registros de marca existentes antes de la entrada en vigor de la disposición reformada; es decir, hay preocupación acerca de la posible aplicación retroactiva de los artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial reformada, de tal suerte que imponga a todos los registros marcarios concedidos antes del 10 de agosto de 2018 y que cumplen el tercer aniversario de su concesión el 10 de agosto o después (registros concedidos a partir del 10 de agosto de 2015), la obligación de presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca registrada en nuestro país, bajo pena de quedar caducas de pleno derecho en caso de omisión.

Yo opino que no hay motivo de inquietud, más allá de la reinstauración de la obligación de declarar el uso real y efectivo de las marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018.

La revisión del texto del decreto que reformó la Ley de la Propiedad Industrial, en especial las disposiciones transitorias, publicadas el 18 de mayo de 2018, muestra que no hay base para sostener la aplicación retroactiva de las nuevas cargas contenidas en las normas modificadas.

En nuestro sistema rige el principio de irretroactividad de la aplicación de la Ley, contemplada en el artículo 14 Constitucional. “Las leyes se dictan para regir en el futuro (ex nunc), no en el pasado (ex tunc)”[7].

Ahora bien, el artículo 14 de la Ley Fundamental introduce un matiz: la aplicación retroactiva de la ley es violatoria de derechos fundamentales si se hace en perjuicio de alguien, lo cual nos lleva a la teoría de los derechos adquiridos.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó su postura acerca de la aplicación retroactiva de la ley y la doctrina de los derechos adquiridos[8], hace ya muchos años, el Alto Tribunal aclaró que una nueva norma no debe aplicarse a situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la nueva ley, como regla.

Excepcionalmente, una norma puede aplicarse retroactivamente en dos situaciones:

La primera, si el legislador expresamente previó la aplicación retroactiva de la nueva norma[9]. Si dicha aplicación retroactiva, avalada expresamente por el texto legal, redunda en la lesión o privación de un bien, facultad o provecho ya integrados al patrimonio de una persona con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, entonces se tratará de aplicación retroactiva de la Ley en perjuicio del gobernado y podría ser declarada inconstitucional.

En el caso de los artículos 128 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial reformados, no hay lugar a suponer su aplicación retroactiva ni una posible violación de derechos fundamentales, porque no hay disposición transitoria que contemple la retroactividad de las normas enmendadas. No se trata de un tema de interpretación, sino de técnica jurídica.

El segundo caso de aplicación retroactiva lícita, sería el de las normas que mejoran la condición civil de las personas o que mejoran la condición de aquellas personas sujetas a procesos punitivos, ya sean penales, fiscales o administrativos; en estos casos, no se necesitaría una disposición expresa del legislador para aplicar retroactivamente la nueva norma en beneficio del gobernado.

La reintroducción para los titulares de registros marcarios de la carga de declarar el uso real y efectivo de la marca registrada, a cambio de nada, no constituye una mejora en su condición, por lo que no sería admisible la aplicación retroactiva automática de los nuevos artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por último, el decreto de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial contiene un artículo Segundo Transitorio que señala que “las solicitudes de registro de marca o aviso comercial o publicación de nombre comercial, incluyendo las oposiciones que se hayan presentado, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación”[10]. Esta disposición transitoria afectó, a mi juicio, a los derechos derivados de la aplicación de normas de tipo adjetivo. De no haberse estipulado la irretroactividad de las nuevas normas procesales, el procedimiento de solicitud de registro habría continuado, a partir del 10 de agosto de 2018, conforme las nuevas disposiciones adjetivas de la ley reformada.

En resumen, la exigencia de que los titulares de registros de marca presenten, luego del tercer año de la concesión del registro, una declaración de uso real y efectivo de la marca para mantener la vigencia del derecho prevista en los actuales artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial no es aplicable retroactivamente a las marcas y avisos comerciales registrados con anterioridad al 10 de agosto de 2018.

Por otro lado, gracias al artículo Segundo Transitorio del decreto de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de mayo de 2018, los procedimiento de solicitud de registro de marca iniciados con anterioridad al 10 de agosto de 2018, deben continuar tramitándose conforme las normas adjetivas vigentes hasta esa fecha.

(Actualización 14 de marzo de 2019). En cambio, es necesario presentar una declaración de uso real y efectivo de marca con cada renovación solicitada a partir del 10 de agosto de 2018, sin importar la fecha de solicitud o concesión del registro correspondiente, ya sea simultáneamente con la solicitud de renovación (marcas nacionales) o dentro de los tres meses siguientes  a que la OMPI notifique al IMPI la renovación del registro internacional conforme el Arreglo de Madrid. 

El que actualmente haya colegas especialistas que aconsejan a sus clientes presentar las declaraciones de uso de marcas registradas que fueron otorgadas antes del 10 de agosto de 2018 con base en lo dispuesto por los artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industria reformada, tiene su origen -creo yo- en una comprensión deficiente de la figura de la aplicación retroactiva de las normas de la distinción que debe hacerse entre derechos sustantivos y derechos adjetivos afectados por reformas a la ley.

[1] “Ley de Invenciones y Marcas” en Diario Oficial de la Federación, 10 de febrero de 1976.

[2] Artículo 177 de la Ley de Invenciones y Marcas.

[3] César Sepúlveda, El sistema mexicano de propiedad industrial, 2a ed., México, Porrúa, 1981, p. 142.

[4] “Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial”, en Diario Oficial de la Federación, 27 de junio de 1991.

[5] R. Villareal, citado por Carlos Müggenburg R.V. y John B. McKnight, “Régimen de la propiedad intelectual en México” en Revista de Investigaciones Jurídicas, Número 17, México, Escuela Libre de Derecho, 1993, p. 389.

[6] Artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial en “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial” en Diario Oficial de la Federación, 18 de mayo de 2018.

[7] Juventino V. Castro, Garantías y Amparo, 7a ed., México, Porrúa, 1991, p. 244.

[8] “RETROACTIVIDAD DE LA LEY, CUANDO EXISTE” en  Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo L, página 879; “RETROACTIVIDAD, TEORIAS SOBRE LA,” en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXII, página 2108.

[9] “RETROACTIVIDAD DE LA LEY”, en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, página 726; “RETROACTIVIDAD DE LA LEY (TEORÍA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS) (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE YUCATÁN)”, en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXVIII, página 2435; “RETROACTIVIDAD. CUANDO ES JURIDICA LA APLICACION RETROACTIVA DE LA LEY”, en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXXII, página 304.

[10] “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial” en Diario Oficial de la Federación, 18 de mayo de 2018.