El pasado 18 de mayo de 2018, el Diario Oficial de la Federación publicó diversas reformas y adicionales a la Ley de la Propiedad Industrial. Las modificaciones a la Ley afectaron principalmente la normatividad sobre signos distintivos, especialmente las marcas. Uno de los cambios más significativos fue la ampliación del concepto de “marca”; ya no se trata sólo de signos visibles, ahora cualquier signo perceptible por los sentidos (excepto el gusto) que sea distintivo puede ser marca y, por lo tanto, apropiable mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). La reforma entró el vigor el 10 de agosto de 2018.

Con los cambios a la ley, México protege, a través del registro marcario, los siguientes signos distintivos:

1. Signos visibles, tales como letras, palabras, números, nombres, frases, y figuras y dibujos bidimensionales, con o sin reserva de colores.
2. Hologramas (¡nuevo!)
3. Formas tridimensionales
4. Sonidos (¡nuevo!)
5. Olores (¡nuevo!)
6. Imagen comercial (¡nuevo!)[1]
7. La combinación de los anteriores signos distintivos.

Lo anterior no significa que, en el pasado, los sonidos, olores, hologramas y la imagen comercial (también llamada «trade dress») carecieran totalmente de protección. Sin embargo, dado que se trataba de signos no reconocidos como marca, las acciones que la legislación otorgaba para reprimir su imitación o uso ilícito estaban limitadas a las de combate de la competencia desleal.

Además de la marca, la Ley de la Propiedad Industrial contempla otras figuras para proteger otros signos distintivos, de naturaleza o función diferente a la marca tradicional, como son las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, las marcas de certificación, los avisos comerciales y los nombres comerciales.

El que actualmente existan signos distintivos registrables como marca que anteriormente ni marca eran, tiene implicaciones muy relevantes, si se considera que el registro, no el uso, es la fuente del derecho de exclusividad. Los usuarios de marcas no tradicionales, como los hologramas, los sonidos, los olores y la imagen comercial deberían apurarse a solicitar al IMPI el registro de dichos signos, con independencia de cualquier uso que hubiesen efectuado anteriormente en México. Sin la existencia de un registro marcario, o al menos una solicitud, el signo distintivo no puede ser objeto de contrato, ya sea licencia, transmisión o gravamen en México. Peor aún, un competidor podría solicitar a su nombre la marca no registrada (o una semejante en grado de confusión) para distinguir los mismos o similares productos o servicios, y luego tratar de obligar al usuario original a interrumpir la utilización del signo distintivo. Desde luego que la ley prevé defensas[2] y acciones[3] para contrarrestar tan injusta situación, pero es indudable que la posición del primer usuario estaría muy comprometida.

La solicitud de registro de las marcas no tradicionales

Para efectos de esta entrada, el concepto de marca no tradicional se limitará a los hologramas, sonidos, olores e imagen comercial; es decir, a los signos distintivos que no eran registrables como marca antes de la reforma a la ley de mayo de 2018. Las formas tridimensionales con frecuencia han sido identificadas como marcas no tradicionales, pero dado que la legislación mexicana las reconoció expresamente como marca desde 1991, no las incluiré en este trabajo. Para algunos comentarios sobre la regulación de la marca tridimensional, pueden revisar mi entrada La Suprema Corte de Justicia proporciona algunas reglas acerca del examen de marcas tridimensionales.

I. Signos holográficos

Los signos holográficos son ahora registrables como marca. Además de los datos ordinariamente requeridos a todos los solicitantes de registros marcarios (nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, ubicación del establecimiento comercial, industrial o de servicios, la fecha de primer uso y la lista de productos/servicios a ser distinguidos con la marca), el solicitante deberá asentar una descripción del holograma y anexar un ejemplar, mostrando la totalidad del efecto holográfico. De ser necesario, puede presentar tantas vistas adicionales como sean necesarias para ilustrar en su totalidad el holograma.

Cabe destacar que, antes de la reforma a la ley de 2018, el registro como marca de hologramas estaba implícitamente prohibido por el antiguo artículo 90, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial. En tal circunstancia, los usuarios de estos signos distintivos intentaron protegerlas a través de su registro como marcas innominadas o mixtas bidimensionales. Ahora que los hologramas son registrables como marca, me pregunto si el uso del holograma se consideraría como uso de una marca registrada innominada o mixta bidimensional para efectos de la veracidad de la declaración de uso real y efectivo exigible al titular para renovar el registro, y de la defensa de los derechos en contra de una acción de caducidad por falta de uso por tres años consecutivos.

II. Sonidos

Los sonidos son ahora también protegibles y registrables como marca, en tanto sean distintivos. Puede ser una melodía, un ruido o una combinación de éstos

El solicitante deben proporcionar una descripción del sonido que pretende se registre, e incluso puede exhibir una representación gráfica del sonido, como las notas de la melodía o la imagen de las ondas sonoras. En cualquier caso, el interesado debe entregar al IMPI un archivo digital sin protección (.avi, .mp3, .mp4, .wma, .wmv, .wav o .m4a), conteniendo el sonido materia de la marca, para que el servidor público encargado del examen de la marca y el público en general lo puedan reproducir desde el sitio de Internet del IMPI.

Si bien el IMPI ha otorgado el registro sobre un determinado sonido producido por la voz humana (por ejemplo, el registro de marca 2,038,934 expedido en septiembre de 2019[4]), no me queda claro todavía si un jingle (letra y música) podría ser registrado en México como marca sonora.

III. Olores

Los olores distintivos son también registrables como marca.

Además de la información ordinaria de cualquier solicitud de registro, el interesado deberá describir el olor. El solicitante tiene la opción de adjuntar el producto mismo con el aroma distintivo. El IMPI también podría requerir la exhibición de dicho producto, si el examinador lo considerase necesario.

El registro y protección de las marcas olfativas presenta muchos retos. En primer lugar, no hay reglas acerca de cómo describir un aroma. Algunos solicitantes han descrito la marca olfativa de una forma que me recuerda a las notas de cata de los vinos; por ejemplo, el registro número 1,966,698 “olor a pasta de modelar” para el aroma del Play Doh de Hasbro: “olor a una combinación dulce, un tanto musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo”… (esa masilla nunca será la misma). Otras descripciones de aromas son simples: “bambú”, para el registro número 1,966,701 aplicable al olor de una pintura.

Siendo la publicidad un principio natural de los derechos oponibles erga omnes, me pregunto qué tan eficaz será la publicación de la concesión del registro marcario en la Gaceta de la Propiedad Industrial, como medio para informar al público acerca de los aromas registrados como marca, ya que una descripción escrita podría no ser suficiente.

IV. Imagen comercial

Como en el caso de las otras marcas, tradicionales y no tradicionales, el solicitante deberá entregar la información que ordinariamente la ley y su reglamento exigen para todos los interesados en registrar signos distintivos y, además, una descripción escrita de los elementos operativos y/o elementos de imagen (tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro) que, al combinarse, distingan un producto o servicio en el mercado.

El IMPI ha registrado como marca la imagen comercial de una lata para cervezas y bebidas no alcohólicas (registro número 2,025,132), de una maceta para distinguir utensilios y recipientes de uso doméstico (registro número 1,966,699) y de una botella de champagne (registro número 2,053,192).

Parece ser que la dificultad más seria que han enfrentado los solicitantes del registro de la imagen comercial es la descripción completa y exhaustiva de los elementos operativos y/o de imagen que distinguen sus productos, servicios o establecimientos. Con frecuencia el IMPI señala que la descripción no es lo suficientemente específica y clara o que incluye elementos que no forman parte estrictamente de la imagen comercial, como una marca tradicional compuesta de una denominación o frase.

Me sorprendió el elevado número de solicitudes que han ingresado al IMPI para el registro de imagen comercial. Lo que encontré durante mi investigación es que el objeto de muchas solicitudes de registro de imagen comercial corresponde en realidad a marcas mixtas o innominadas bidimensionales tradicionales. El IMPI ha objetado estas solicitudes por descripción deficiente, y sus probabilidades de éxito no son alentadoras.

Curiosamente, no he visto hasta ahora un registro marcario de imagen comercial de un establecimiento de servicios, como un restaurante, una estación de servicio o un taller mecánico.

Los franquiciantes, y sus franquiciatarios, deberían tener muy presente la importancia de obtener el registro de todas las marcas incluidas en la franquicia, incluyendo ahora la imagen comercial de los establecimientos donde el negocio franquiciado opera, en caso de que la franquicia implique la explotación de una imagen comercial específica.

No debe olvidarse: la imagen comercial es marca. No es ilegal usar marcas sin registro, pero un franquiciante no puede licenciar lo que no le pertenece. La Ley de la Propiedad Industrial señala que para que una marca pueda ser objeto de una licencia, aquélla debe contar con al menos una solicitud de registro en México[5]. Reitero, incluso tenemos ahora el riesgo, que antes no existía, de que un tercero solicite y obtenga el registro de una imagen comercial idéntica o semejante a la que el franquiciatario está obligado al usar conforme el contrato de franquicia. Si el franquiciatario incurre en un ilícito por el uso de los signos distintivos impuestos por la franquicia, habría que preguntarse hasta donde llegaría la responsabilidad del franquiciante por ese hecho.

[1] El artículo 89, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial reformada en mayo de 2018 define la imagen comercial como “la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado.”

[2] La fracción I del artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial señala: “El registro de una marca no producirá efecto alguno contra: … Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste”.

[3] El artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial prevé que un registro de una marca será nulo cuando… “la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.”

[4] El registro número 2,038,934 fue concedido para distinguir: grupo musical; conciertos de música; grabación de música; producción de conciertos de música; producción de grabaciones de sonido y música; servicios de compositores y autores de música; servicios de entretenimiento y esparcimiento prestados por un grupo musical; actuaciones en directo por parte de un grupo musical; edición de música; espectáculos de música en directo; facilitación de música en directo; interpretación de música y canto; prestación de servicios de entretenimiento en forma de música grabada; servicios de edición de posproducción en música; servicios de entretenimiento prestados por grupos vocales de música; servicios de música en directo; organización de entretenimiento musical; producción musical.

[5] Ley de la Propiedad Industrial, artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca…