La propiedad sobre las marcas únicamente puede obtenerse mediante su registro con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). México sigue el sistema de prelación o preferencia de acuerdo a la fecha y hora de ingreso de solicitud de registro en el IMPI; en otras palabras, el “primero en tiempo es primero en derecho”.

Los solicitantes de marcas deben ser muy cuidadosos al pedir el registro de sus signos distintivos. De otra forma, corren el riesgo de que la marca obtenida confiera prerrogativas demasiado restringidas o vagas o, en el peor de los casos, que el registro sea ineficaz para proporcionar la protección marcaria pretendida.

A continuación presentamos algunos consejos para los solicitantes de marcas en México aunque no hay que perder de vista que cada caso es diferente y siempre es recomendable buscar asesoría profesional.

¿Qué registros de marca se deberían solicitar?

a) En primer lugar, el interesado debería solicitar el registro de las marcas que ya se encuentre usando en México.

Usar una marca sin registro es lícito, pero el usuario no tiene derecho al uso exclusivo de la marca y ello complica la posibilidad de oponerse a que terceros la imiten. En un caso más extremo, un tercero podría obtener el registro de una marca igual o semejante en grado de confusión a la utilizada y el usuario original verse orillado a adoptar una posición defensiva o, de plano, dejar de utilizarla.

b) En segundo lugar, sería conveniente que el interesado buscara registrar las marcas que, sin estar en uso en México, tiene la intención de comenzar a utilizar en el corto o mediano plazos. No es necesario demostrar que el uso de la marca ya comenzó para obtener el registro; el titular cuenta con tres años para empezar a explotar la marca en al menos uno de los productos o servicios descritos en el registro.

No debe olvidarse que, en el caso de marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018, luego del tercer aniversario de la concesión del registro, el titular debe presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca para mantener su vigencia.

Adicionalmente, una vez transcurridos tres años desde la fecha de registro, éste se hace vulnerable a una acción de caducidad por falta de uso en México, salvo justa causa.

c) En tercer lugar, el interesado podría solicitar el registro de marcas que no usa ni tiene planeado utilizar, pero existe la pretensión de impedir que terceros las registren o exploten en México.

Lo anterior, sin perder de vista que los titulares de registros de marca concedidos a partir del 10 de agosto de 2018 tienen la carga de presentar al IMPI una declaración de uso real y efectivo de marca, una vez cumplido el tercer aniversario de la emisión del registro marcario; de otra forma el registro caduca y los derecho al uso exclusivo de la marca se extinguen. Si la marca registrada no se ha usado, la declaración de uso no debería presentarse y al registro caducará. Una vez cumplido el tercer aniversario del registro, si el titular de la marca conserva interés en mantenerla ‘bloqueada’, puede evitar el problema de la caducidad del registro, resolicitándola y obteniendo un nuevo registro.

La declaración de uso real y efectivo de la marca registrada es también exigible con la totalidad de las renovaciones de registros presentadas a partir del 10 de agosto de 2018, con independencia de la fecha de expedición.

¿Qué versión de la marca se debería registrar?

Tratándose de signos visibles bidimensionales (existen también marcas tridimensionales para los empaques o la forma de los productos, las marcas olfativas, las sonoras, los hologramas y las constituidas por imagen comercial), la gran mayoría de los solicitantes de marcas tendrán dos o tres opciones para registrar: (i) versión nominativa (sólo la palabra, frase, números o letras); (ii) }-“mixta” o denominación con figura o diseño bidimensional; y (iii) diseño bidimensional sin denominación alguna.

La legislación mexicana dispone que las marcas deben usarse como se registraron, o con cambios que no alteren su carácter distintivo.

Mi experiencia es que la mayoría de los diseños y estilizaciones de las marcas, como se usan en el mercado, tienden a ir cambiando con el tiempo. Aunque el registro de una marca en versión mixta (denominación con diseño) otorga el derecho al uso exclusivo tanto del diseño como de la denominación, el dueño de la marca debe usarla tal como la registró o con cambios mínimos. Si se da una variación significativa en el diseño, color o tipo de letra empleados, puede dar causa a que el registro de marca se vea vulnerable a una acción de caducidad por falta de uso de la marca, tal como se registró, o que no sea factible presentar la declaración de uso real y efectivo de marca exigible al tercer año del registro o al renovar.

En ocasiones, los titulares de las marcas encuentran que, debido a la evolución sufrida por los diseños que reproducen en el mercado, los registros de marca existentes ya resultan inadecuados para amparar las marcas efectivamente utilizadas, lo que los lleva a la necesidad de solicitar nuevos registros marcarios para mantener un nivel de protección adecuado, con la consiguiente pérdida de la fecha de presentación de las marcas registradas “obsoletas”. En sistemas como el mexicano, la pérdida de la fecha de presentación tiene algunos efectos negativos, como la susceptibilidad a ciertas acciones de nulidad por parte de terceros, o a que marcas registradas o solicitudes pendientes presentadas por otras personas estorben las nuevas solicitudes.

Por otra parte, cuando la marca se registra en la versión nominativa, el titular de la marca puede usarla en cualquier tipo, tamaño y color de letra o número, para efectos del mantenimiento del registro[1]. En consecuencia, los derechos de exclusividad no sufren merma alguna por los cambios en el diseño, colores o estilización de la marca.

Por lo que hace a diseños, la opinión mayoritaria de los especialistas mexicanos es que el registro de la marca en blanco y negro o escala de grises otorga una protección más amplia y flexible que en la versión con reserva de color, toda vez que el titular tendría derecho a aplicar la marca en cualquier combinación de colores. Sin embargo, es importante resaltar que esa opinión carece de fundamento en la ley o en la jurisprudencia.

Tomando en consideración las ideas antes expresadas, en un escenario ideal, el solicitante debería solicitar el registro de su marca tanto en la versión nominativa como en la estilizada o con diseño. Si la marca incluye un logo en colores, solicitar el registro de la marca con reivindicación de colores, y en blanco y negro, también sería recomendable.

Lamentablemente, las limitaciones presupuestales con frecuencia impiden a los titulares de marcas colocarse en una situación ideal, lo que los pone frente a disyuntivas. Cada caso es diferente y requiere de un análisis específico, por lo que la orientación profesional será importante.

¿Quién debe presentar la marca?

La decisión acerca de la identidad de la persona física o moral a cuyo nombre se debe solicitar el registro de marca puede verse influida por numerosas circunstancias, como políticas corporativas, beneficios fiscales o protección contra acreedores.

Si limitamos la visión estrictamente al campo marcario, hay dos temas principales que merecen atención al momento de determinar quién debe ser el solicitante de la marca:

a) Reivindicación del uso anterior en México. La legislación mexicana permite al solicitante de un registro de marca reivindicar la fecha en que comenzó a usar la marca con anterioridad a la de presentación de la solicitud. Si el IMPI emite el registro de marca, la declaración de fecha de inicio de uso del signo distintivo le dará al titular algunas ventajas en caso de una controversia con terceros, ventajas de las cuales no gozaría en caso de haberse abstenido de manifestar la fecha de inicio de uso.

Sin embargo, reivindicar la fecha de inicio de uso conlleva riesgos. La manifestación de una fecha de primer uso falsa es causa de nulidad del registro de marca.

b) Licenciamiento. Cuando una marca no es usada por su titular, sino por un tercero con permiso del titular o bajo su control, estamos ante una licencia. He definido a la licencia como un contrato por virtud del cual una persona llamada licenciante transmite a otra denominada licenciatario el uso y goce de una marca registrada (u otro derecho intelectual) de manera temporal.

Los contratos de licencia son plenamente válidos y exigibles entre las partes sin requerir de ninguna formalidad especial; sin embargo, la inscripción de la licencia ante el IMPI da fecha cierta al acto. He escuchado opiniones señalando que la inscripción de la licencia con el IMPI es también requerida para la deducibilidad de las regalías pagadas por el licenciatario. Las personas del mismo grupo económico, incluyendo matrices y subsidiarias, se considerarían licenciatarias.

Por lo tanto, si la solicitud de marca es presentada por una persona que usará la marca a través de un licenciatario o franquiciatario, debe tener en cuenta que eventualmente será recomendable inscribir una licencia con el IMPI.

¿En qué clases se debe solicitar la marca?

Todos los productos y servicios existentes en el mercado se clasifican en categorías o clases para efectos de facilitar su registro. Actualmente, existen 45 clases: 34 de productos y 11 de servicios.

La norma reglamentaria exige que los bienes o servicios descritos en la solicitud de marca pertenezcan a la misma clase, conforme la Undécima edición del Clasificador de Niza.

Es importante contar con asistencia profesional para decidir en qué clases registrar una marca, y evitar inscribir la marca para servicios o productos que no corresponden a los que se pretende identificar con el signo distintivo.

No obstante, hay tres consideraciones generales que pueden ayudar a decidir en qué clases debe presentarse la solicitud de marca:

a) Primero, la marca se debe solicitar para aquellos productos o servicios en los que la marca ya se está usando.

b) Segundo, la marca puede solicitarse para aquellos productos o servicios en los cuales no se utiliza aún, pero existen planes para comenzar a emplearla en el corto o mediano plazos.

c) Tercero, la marca puede solicitarse para servicios o artículos en los que no se usa ni existen planes para explotarla en el futuro, pero al mismo tiempo el titular tiene interés en evitar que terceros usen o registren la marca u otra semejante para dichos productos o servicios (por ejemplo, registrar la marca de una lavadora para servicios de lavanderías). Sin embargo, hay que tener presente que una marca registrada que no se ha usado para identificar los productos o servicios enlistados en el registro no puede ser objeto de la declaración de uso real y efectivo de marca exigible desde agosto de 2018, ya sea la tercer año del registro o al renovar, además de la exposición a acciones de caducidad por falta de uso después de tres años de ausencia de explotación. Desde luego, si se trata de una marca estratégica, el propietario puede re-solicitar el registro después del tercer año y obtener un nuevo derecho de exclusividad.

El derecho mexicano no permite solicitar el registro de una marca para cubrir “toda la clase” de productos o servicios. Sin embargo, ha sido una práctica corriente en México el uso de los encabezados de las diferentes clases del clasificador internacional como lista de productos o servicios, con la pretensión de lograr una cobertura similar a la que correspondería a la totalidad de la clase. La regulación administrativa y los cambios a la ley han ocasionado que esta práctica vaya cambiando.

Por un lado, el 4 de octubre de 2012 entró en vigor el “Acuerdo por el que se dan a Conocer los Criterios de Interpretación y Aplicación de la Clasificación del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en la Presentación y Examen de las Solicitudes de Signos Distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, que restringe la interpretación amplia que venía dándose del encabezado de las Clases. Por otro lado, se introdujo a la legislación la exigencia de que los productos o servicios enumerados en la solicitud fuesen “específicos”, lo que ha sido entendido por algunos como una imposibilidad para utilizar el encabezado de la Clase, si éste no contiene bienes o actividades específicos. Por lo que hace a la utilización del encabezado de las clases, lo que podemos observar es que el IMPI ha aceptado su reproducción, acompañada de una lista de productos o servicios específicos (por ejemplo, los registros 2105240 «K OI DIGITAL» en la Clase 40 o 2286118 INNOMINADA en la Clase 12), pero también el uso sólo del encabezado, aunque su especificidad sea discutible (por ejemplo, los registros 2312609 «UNIMORTERO» en la Clase 19 y
2224181 “O.Z. ASESORES» en la Clase 35).

Otra opción usada por algunos solicitantes de registros marcarios, para asegurar la protección marcaria más amplia posible, sin recurrir al encabezado de la Clase, ha sido copiar la totalidad de los productos o servicios enlistados en una clase determinada, tomándolos de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas que el IMPI publica cada año. Lo anterior resulta en una larguísima, y con frecuencia redundante, descripción de bienes o actividades (por ejemplo, el registro 1,526,793 “FAIRBANKS MORSE FUERZA HIDRAULICA” y Diseño).

Desde luego, no debe olvidarse que entre más amplia sea la cobertura de la marca también serán mayores las probabilidades de entrar en conflictos con terceros. También debe tenerse presente que, en algún momento, será necesario presentar una declaración de uso real y efectivo del signo distintivo registrado, asentando los artículos o servicios en los que se ha usado el signo de forma real y efectiva, ya sea al tercer año de la emisión de registro (para todos los registros expedidos a partir del 10 de agosto de 2018) o al renovar (para todos los registros renovados a partir del 10 de agosto de 2018); la cobertura del registro de marca quedará limitado a los productos o servicios enumerados en la declaración.

[1] El registro de la marca como nominativa no implica licencia o autorización para imitar el diseño o estilización de la marca ajena.