El Protocolo relacionado con el Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas, mejor conocido como el Protocolo de Madrid, es un tratado internacional que proporciona un mecanismo legal dirigido a facilitar la protección de una marca en diferentes países.

México se adhirió al Protocolo de Madrid en el mes de noviembre de 2012, y entró en vigor en febrero del siguiente año.

Ciertamente el Protocolo de Madrid no es perfecto y los solicitantes deben enfrentar diferentes problemas con el examen simultáneo de la marca en diferentes países. No obstante, tengo la impresión que el Protocolo de Madrid ha probado ser una herramienta eficaz para los negocios y empresas globales.

Cada país tiene sus propias normas y contemplan distintas obligaciones y cargas para los titulares de registros nacionales e internacionales de marcas. En ocasiones, los propietarios de marcas se ven en la necesidad de presentar, cada cierto tiempo, documentos y declaraciones ante las Oficinas Nacionales de Marcas para la conservación de los derechos.

En el mes de mayo de 2018, el Diario Oficial de la Federación publicó significativas reformas y adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial; las normas relativas a signos distintivos se vieron especialmente afectadas. Entre los cambios encontramos la reinstauración de la obligación de presentar, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), una declaración de uso real y efectivo de la marca registrada para la conservación de los derechos (Ver nuestra entrada sobre la nueva declaración de uso de marca).

Todos los registros de marca mexicanos, incluyendo los otorgados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las reformas a la ley (10 de agosto de 2018) serán impactados tarde o temprano por la carga de presentar la declaración de uso real y efectivo del signo distintivo.

La carga de presentar la declaración de uso de marca ante el IMPI debe cumplirse en dos momentos:

1) Declaración de uso al tercer año de expedición del registro.

Esta carga solo afecta a las marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018. El plazo para presentar la declaración de uso inicia en la fecha del tercer aniversario de la emisión del registro y termina a los tres meses.

Es necesario presentar una declaración de uso por registro. En el caso de Registros Internacionales protegidos en México, el titular debe depositar una declaración de uso de marca por Clase, a través de un apoderado designado conforme la ley mexicana. Si el IMPI decretó la protección del registro internacional sin la intervención de un apoderado en México, entonces es necesario designar uno y proveerle de un poder escrito y firmado en original. También será necesario pagar la tasa gubernamental (alrededor de US$85.00) por la presentación de una declaración de uso.

El IMPI no emitirá requerimientos ni recordatorios y el plazo es improrrogable. La omisión en la presentación de la declaración de uso de marcas provocará la caducidad de pleno derecho del registro marcario, con la consecuente extinción de los derechos de exclusividad.

Adicionalmente, la esfera de protección brindada por el registro de marca se restringirá a los productos o servicios enlistados en la declaración de uso real y efectivo de la marca. Si bien el fundamento para tal restricción es inexistente para el caso de registros de marca nacionales (lo que podría viciar la legalidad de cualquier determinación del IMPI sobre limitar la cobertura de las marcas registradas a los productos/servicios contenidos en la declaración), el artículo 34 de los Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos administrativos para la Atención de Solicitudes, Peticiones y Promociones presentadas conforme al Protocolo de Madrid, reformado el 6 de septiembre de 2018, expresamente dispone tal restricción para los Registros Internacionales[1].

2) Declaración de uso al renovar.

Como regla, los titulares de todos los registros marcarios con efectos en México, deben presentar, con posterioridad a cada renovación, una declaración de uso real y efectivo de la marca a renovar.

Excepcionalmente, la citada carga no existe para el caso de renovaciones presentadas antes del 10 de agosto de 2018.

En el caso de las marcas registradas nacionales, la declaración de uso real y efectivo de la marca es presentada simultáneamente con la solicitud de renovación. Omitir la declaración de uso al momento de renovar exigiría un descuido o desconocimiento importantes en la preparación de la renovación que, en la práctica, me parece sumamente improbable.

En el caso de los registros internacionales de marca protegidos en México conforme al Protocolo de Madrid, la situación es diferente. Como la declaración de uso real y efectivo de la marca no puede presentarse al solicitar la renovación a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), dicha declaración deberá ser depositada directamente ante el IMPI, en un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la fecha en que la OMPI notifique al IMPI la renovación del registro internacional de marca.

Una declaración de uso deberá ser presentada por cada clase comprendida en el registro internacional protegido en México, en la ventanilla del IMPI, por un apoderado designado por el titular del registro marcario, y cubrir la tasa por presentación de cada declaración de uso (alrededor de US$85.00), con independencia de lo pagado a OMPI por la renovación del registro internacional de marca.

Por lo tanto, los titulares de los registros internacionales de marca deben estar conscientes que la presentación de la renovación de marca con OMPI es insuficiente para conservar los derechos de marca en México. Hipotéticamente, si la renovación ante OMPI de un registro internacional designando a México hubiese sido efectuada el 10 de agosto de 2018, entonces la declaración de uso real y efectivo de marca tendría que haberse ingresado al IMPI entro de los tres meses siguientes a que OMPI hubiese notificado al IMPI la renovación del registro internacional.

El actual artículo 35 de los Lineamientos administrativos para la Atención de Solicitudes, Peticiones y Promociones presentadas conforme al Protocolo de Madrid dispone expresamente que el IMPI se abstendrá de emitir recordatorios o requerimientos al solicitante de la renovación acerca de la presentación de la declaración de uso real y efectivo de la marca registrada. No existen prórrogas para presentar la declaración de uso, y la protección del registro internacional de marca se limitarán a los expresamente enlistados en la declaración de uso real y efectivo de la marca.

Ahora bien, el artículo 35 de los Lineamientos administrativos para la Atención de Solicitudes, Peticiones y Promociones presentadas conforme al Protocolo de Madrid señala que, si la protección en México del registro internacional tiene menos de tres años de antigüedad, entonces no existe la carga de presentar la declaración de uso real y efectivo ante el IMPI con posterioridad a la renovación del registro internacional. Esta disposición prevé una excepción no contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial. Habría que preguntarse, otra vez, si es válido que un acuerdo administrativo introduzca una excepción a la regla que la legislación establece. Si estamos ante una deficiencia técnica en la norma administrativa, la validez de la excepción del artículo 35 de los Lineamientos administrativos podría verse afectada. Mi recomendación es no correr riesgos y presentar al IMPI la declaración de uso posterior a la renovación del registro internacional, con independencia de la antigüedad de la concesión de la protección en México.

Un ejemplo podrá facilitar la compresión de este tema. Supongamos un registro internacional presentado el 2 de octubre de 2008; que México hubiese sido designado con fecha 1° de abril de 2013, y que IMPI hubiese concedido la protección el 3 de agosto de 2015. Asumamos que la renovación del registro internacional fue oportunamente presentada el 2 de octubre de 2018 y que OMPI notificó la renovación al IMPI el 27 de noviembre de 2018. Tenemos, entonces, que el titular del hipotético registro internacional debió presentar al IMPI la declaración de uso efectivo de marca entre el 28 de noviembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019. Si la declaración de uso real y efectivo de marca no fue presentada para el 28 de febrero de 2019, la consecuencia sería que los efectos del registro internacional en México estarían extintos en nuestro país a partir del 1° de marzo de 2019.

Como yo lo veo, el escenario para los titulares de registros de marca se ha complicado, en especial en el caso de los Registros Internacionales. Es probable que, al día de hoy, ya existan algunos registros internacionales de marca caducos de pleno derecho por haber omitido presentar la declaración de uso real y efectivo de la marca. Si los plazos previstos en la ley para presentar las declaraciones de uso de marca no son extendidos, facilitando con ello el cumplimiento esa carga para todos los titulares de registros marcarios, me temo que veremos un número importante de registros de marca -nacionales e internacionales- inadvertidamente caducos de pleno derecho en los próximos diez años.

[1] Sería cuestionable la legalidad de una resolución del IMPI limitando la cobertura de los registros internacionales, fundada en un acuerdo administrativo, cuando la Ley de la Propiedad Industrial omite prever tal limitación.