El Capítulo III del Título VII de la LFDA se tituló “De las culturas populares”. El objeto de las legislación fue proteger “las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable”[3].

“La cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas y los valores se transmiten oralmente , por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, las artesanías, la arquitectura y otras artes.[4]

La inserción de normas especiales en la legislación del derecho de autor dirigidas a proteger manifestaciones de la cultura popular y de los pueblos originarios tuvo que ver con la recomendación sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular de la UNESCO de 1989[5], y se limitaban a prohibir su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen[6] pero con la obligación de mencionar la comunidad, etnia o región del país de donde la obra era originaria, de forma razonablemente consistente con la protección de los derechos morales que contempla la Ley Federal del Derecho de Autor[7].

Al respecto, encuentro dos características que particularizan este tipo de obras: a) la ausencia de un autor identificable[8] y b) la obra debía ser atribuible a la tradición popular o a una etnia específica.

La legislación mexicana diferenciaba entre artesanías, arte popular y las manifestaciones de las etnias originadas o arraigas en el territorio del país, que incluyen las manifestaciones culturales de los pueblos originarios.

Al tratarse de obras sin autor conocido, y en coherencia con las normas relativas a la explotación de obras de autor anónimo, la LFDA autorizaba expresamente la libre explotación de las obras emanadas de la cultura popular[9] y las etnias originarias o arraigadas en México[10]. Sin embargo, y también en congruencia con las figuras propias del derecho autoral, la legislación contempló expresamente los derechos a la integridad de la obra y al reconocimiento de la paternidad de la expresión, correspondiente la titularidad de dichas prerrogativas a las comunidades o etnias a las cuales pertenecen dichas expresiones, como explican Serrano Migallón y Viñamata[11]. En otras palabras, si bien el usuario de este tipo de obras no estaba obligado contratar una licencia ni entregar una contraprestación por su explotación, sí debía abstenerse de deformar la obra de tal manera que causase demérito de la obra o dañase la reputación o imagen de la etnia de la que era originaria.

La inserción de normas protectoras de las obras originadas en la cultura popular y las etnias fue vista como un avance importante en la defensa del patrimonio cultural de nuestro país por importantes doctrinarios[12].

No obstante, las insuficiencias de la legislación se hicieron evidentes con el tiempo; en particular, la protección brindada por la ley se limitaba a obras específicas, no a expresiones del folclor, y la pertenencia al dominio público de las obras sin autor identificado impedían a las comunidades y etnias oponerse legalmente al uso, reproducción o adaptación de las obras originadas en aquellas (siempre que no hubiese deformación en demérito de la obra o menoscabo de la reputación de la comunidad), mucho menos pretender un beneficio económico por la explotación con fines de lucro[13].

Ciertamente, el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (RLFDA)[14], desde su promulgación, intentó aclarar el alcance de la ley y superar algunas de las limitaciones en materia de protección de expresiones de cultura popular impuestas por la naturaleza propia del derecho de autor. Así, el reglamento incluyó en el género “obras artísticas de arte popular” sin autor identificable, algunas creaciones que difícilmente podrían considerarse como obras, tales como leyendas (contradiciendo la norma legal, que expresamente las excluye del ámbito de protección de la Ley Federal del Derecho de Autor[15]), las tradiciones, los ritmos y los rituales[16]. Aun así, seguían tratándose de obras del dominio público, de libre explotación y la legislación dejaba muchas dudas acerca de los sujetos con legitimación para el ejercicio de las acciones defensa de la integridad y paternidad sobre las obras originadas en el arte popular, la artesanía y los diferentes grupos étnicos.

Luego de analizar las disposiciones de la ley y el reglamento sobre defensa de las obras de artesanía, arte popular y las manifestaciones culturales de los pueblos originarios, Martín Michaus concluyó que la adecuada protección de las expresiones culturales tradiciones exigía la implementación de una figura jurídica sui generis que superara las limitaciones impuestas por la naturaleza y dogmática del derecho de autor[17].

Respondiendo a lo anterior, y tal vez en reacción a sonados casos de “apropiación cultural”[18] divulgados por la prensa[19], el Congreso Federal reformó, a iniciativa de la senadora Susana Harp, las disposiciones del Capítulo III del Título VII de la LFDA en enero de 2020 (LFDA 2020)[20].

El capítulo III reformado del Título VII de la LFDA 2020 redefinió el ámbito de protección brindada a la culturas populares y expresiones culturales tradicionales para abarcar obras literarias y artísticas, de arte popular, artesanías, primigenias, colectivas y derivadas de las culturas populares o de las expresiones de las culturas tradicionales que integran la composición pluricultural de México, en las que se manifiestan elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades[21].

Una cambio importante fue que la ley dejó de exigir que se trate de obras sin autor conocido, abriendo la puerta a que obras con autores perfectamente identificados y, por lo tanto, protegidas por el derecho de autor, pasaran a ser patrimonio de un pueblo o comunidad al concluir el plazo de vigencia de los derechos patrimoniales de autor, conforme al artículo 154 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Tratándose de obras que no cuentan con autor identificable, los titulares de los derechos sobre estas obras son los pueblos y comunidades vinculados a la expresión cultural de que se trate, y abarcan tanto el derecho moral a oponerse a la deformación en demérito de la obra o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o pueblo al que pertenece, como el derecho patrimonial de oponerse a su explotación (incluyendo reproducción, adaptación, fijación, representación, publicación, comunicación, utilización en cualquier forma o puesta a disposición) por parte de personas ajenas al pueblo o comunidad sin su autorización.

Las disposiciones sobre la protección de las obras de emanadas de la cultura popular y expresiones culturales tradicionales son subsidiarias respecto al derecho de autor; es decir, operan cuando el autor no es identificable o cuando, siendo identificable y habiéndose agotado el plazo de protección a los derechos patrimoniales de autor, la obra se ha incorporado de forma clara e inequívoca a la identidad y cultura tradicional del pueblo o comunidad a la que el autor perteneció o con la que se identificó.

La autorización del pueblo o comunidad para el uso de una obra de cultura popular o una expresión cultural tradicional deberá manifestarse por escrito. Si el interesado desconoce a qué comunidad o pueblo corresponde la titularidad de la obra que pretende explotar, la Secretaria de Cultura, con asistencia del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, llevará a cabo la identificación, para que el interesado tramite directamente con el pueblo o comunidad la autorización. Si esto no fuese posible, entonces corresponderá a la Secretaría de Cultura emitir la autorización correspondiente. Si surgiese controversia, deberá resolverse de forma colegiada entre la Secretaría de Cultura, las autoridades de los pueblos indígenas involucrados y el órganos técnico correspondiente.

Fuente: https://www.milenio.com/estilo/carolina-herrera-defiende-acusacion-apropiacion-cultural

Me parece evidente la intención del legislador de establecer en la LFDA 2020 un mecanismo especial, dentro todavía del ámbito del derecho de autor, que permitiese a los pueblos y comunidades asumir el derecho a usar y disponer de las obras de arte popular, artesanales y las incorporadas a su identidad y cultura tradicional, evitando que terceros sin autorización las exploten con fines de lucro o las deformen de cualquier manera. En mi opinión, la deformación podría darse de muchas maneras; las expresiones de las culturas tradicionales con frecuencia están cargadas de simbolismos y significados que pueden fácilmente banalizarse a través de su uso o explotación en contextos ajenos al impuesto por la tradición.

Desde mi punto de vista, las disposiciones de la LFDA 2020, vigentes todavía al día de hoy, son confusas e inconsistentes, lo cual no significa que sean inoperantes. El Instituto Nacional del Derecho de Autor reportó que desde las reformas de 2020 y hasta febrero de 2022 atendieron siete consultas sobre la identificación del titular de obras literarias, artísticas, arte popular, artesanal o expresiones culturales tradicionales, respondiendo favorablemente con la identificación en dos oportunidades. Las otras cinco “no cumplieron con lo requerido para iniciar el proceso de identificación”. Por su parte, la Secretaría de Cultura informó que en cuatro consultas lograron identificar al pueblo o comunidad titular[22]. Ignoro si algún interesado ha solicitado la autorización escrita a alguna de las comunidades identificadas o cuántas autorizaciones se han acordado (la LFDA2020 no da intervención en ese tipo de contratos a la administración).

Hasta el 21 de febrero de 2022, ningún procedimiento de solución de controversias, previsto en el último párrafo del artículo 160 de la LFDA2020, se había iniciado.[23]

En términos de la LFDA2020, una obra artística, literaria o de tipo artesanal, emanada de la cultura popular o consistente en una expresión de la cultura tradicional, sin autor identificable (incluyendo las enumeradas en el artículo 48 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor), no debe ser explotada sin permiso por personas no pertenecientes al pueblo o comunidad de que se trate. Todo lo demás es muy vago: determinar quién tiene atribuciones para ejercer las acciones de protección y disponer de los derechos sobre las obras pertenecientes a las comunidades o pueblos parece una tarea sumamente compleja; no hay normas que regulen el mecanismo de solución colegiada de controversias ni los supuestos en que opera; no sabemos qué ocurre con ese mecanismo si la comunidad o pueblo involucrado no se identifica a sí mismo como indígena (aunque el artículo 2° Constitucional señala que “toda comunidad equiparable” a los pueblos indígenas tendrá los mismos derechos establecidos constitucionalmente a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos), ni cuál sería el organismo técnico competente en estos casos, o de qué manera se determina cuando una obra con autor identificado se convierte en un bien intangible del pueblo o comunidad al finalizar el plazo de vigencia de los derechos patrimoniales de autor. Tampoco hay manera de determinar la vigencia del derecho de los pueblos a autorizar la explotación de una obra emanada de la cultura popular o cultura tradicional, o si siquiera existe un plazo de vigencia. No hay que olvidar que los derechos patrimoniales de autor, dentro de los que se inscribiría el derecho a autorizar el uso y explotación de las obras, son esencialmente temporales conforme el artículo 28 Constitucional.

El esfuerzo más reciente por establecer un efectivo sistema de protección a los bienes intangibles de los pueblos y comunidades indígenas se materializó en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (LFPIA), promulgada a inicios de 2022[24]. La exposición de motivos está disponible aquí.

La LFPIA, impulsada por los senadores Susana Harp y Ricardo Monreal, crea una nueva familia de derechos intelectuales, con figuras jurídicas diferentes de las contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual y la Ley Federal de Variedades Vegetales.

La LFPIA está integrada por 75 artículos, divididos en 5 títulos con un total de 8 capítulos y cinco artículos transitorios. Su redacción me parece compleja, redundante y confusa, con inconsistencias, imprecisiones y errores conceptuales que van a exigir mucho trabajo doctrinal y jurisprudencial para ir desentrañando su significado y alcance, por no hablar de las dificultades que enfrentará su aplicación práctica.

En primer lugar, es de destacar que la LFPIA busca beneficiar principalmente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas[25], sin limitarse a éstos. La ley también prevé su aplicación en favor de los pueblos y comunidades equiparables a los pueblos y comunidades indígenas, en congruencia con el artículo 2° de la Constitución.

La LFPIA introduce conceptos novedosos: patrimonio cultural, propiedad intelectual colectiva sobre el patrimonio cultural, derecho de propiedad colectiva sobre el patrimonio cultural, pueblos y comunidades afromexicanas y etnocidio cultural.

Las comunidades afromexicanas son las que “se autoadscriben, bajo distintas denominaciones, como descendientes de poblaciones africanas y que tienen formas propias de organización, social, económica, política y cultural, aspiraciones comunes y que afirman libremente su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas” [26].

La LFPIA define el patrimonio cultural como “el conjunto de bienes materiales e inmateriales que comprenden las lenguas, conocimientos, objetos y todos los elementos que constituyan las culturas y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que les dan sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos, a los que tienen el pleno derecho de propiedad, acceso, participación, práctica y disfrute de manera activa y creativa” [27]. Como puede observarse, el patrimonio cultural comprende tanto bienes incorpóreos como corpóreos, incluso inmuebles, como serían los lugares sagrados y centros ceremoniales[28].

El derecho de propiedad colectiva sobre el patrimonio cultural “es el derecho real o de dominio directo que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tienen sobre su patrimonio cultural, basado en sus saberes, conocimientos, manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y expresiones culturales tradicionales[29]”. La LFPIA dice nada específico acerca de recursos genéticos, aunque podrían quedar englobados en los términos más generales “conocimientos, manifestaciones de sus ciencias, tecnologías” antes destacados.

En consecuencia, podemos afirmar que el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos que protege la nueva ley incluye tanto los conocimientos tradicionales como las expresiones culturales tradicionales.

Los derechos sobre el patrimonio cultural son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, inembargables y de naturaleza colectiva[30], ni están sujetos a algún plazo de vigencia. Es importante recalcar la expresión “colectiva”. Los derechos sobre el patrimonio cultural no pertenecen al Estado (a diferencia de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas) ni son propiedad privada de una sola persona o conjunto determinado de individuos, mucho menos son del dominio público; pertenecen de manera colectiva a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana. Esta es una característica que claramente distingue los derechos sobre el patrimonio cultural de todas las demás figuras del derecho intelectual en México.

La propiedad colectiva de los pueblos y comunidades no es una verdadera propiedad, pero se le parece. Como en el caso de otros derechos intelectuales, se trata de un derecho real y, como tal, oponible erga omnes. Aunque la LFPIA la caracteriza como un “derecho real o de dominio”, el uso de la expresión “dominio” no parece la más acertada; la propiedad colectiva de los pueblos y comunidades es intransferible[31], lo que impide su enajenación y ciertamente impone una fuerte limitante a ese supuesto dominio.

La creación de un derecho real sobre el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas sustrajo del dominio público un importante conjunto de bienes incorpóreos, para afectarlos a un régimen especial en beneficio de los pueblos o comunidades que los crearon y en perjuicio del resto de los integrantes de la sociedad, que se ven privados de la facultad de usar y explotar libremente dichos bienes.

La tutela del patrimonio cultural por la LFPIA no está condicionada a la demostración de arraigo de los elementos incorporados a dicha universalidad de derechos, ni tampoco exige de registro. Ciertamente la LFPIA establece un Registro Nacional del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero se trata de un registro declarativo, en donde se identifican, catalogan, registran y documentan las manifestaciones culturales y tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y, supongo yo, los pueblos y comunicades equiparables.

Además del efecto declarativo de derechos, el Registro brinda publicidad a los actos jurídicos que afectan las manifestaciones culturales y tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con la finalidad de que los actos inscritos surtan efectos frente a terceros. La inscripción de los elementos que integran el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas en el citado registro exige agotar un procedimiento complejo, substanciado ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con la intervención de las autoridades y representantes de los pueblos y comunidades, la Secretaría Técnica (sic)[32] y un comité de especialistas[33].

Las autorizaciones para el uso y aprovechamiento temporal de los elementos del patrimonio cultural de un pueblo o comunidad deberán ser acordadas con las autoridades del pueblo o comunidad involucrados nombradas o elegidas de acuerdo con sus propios sistemas normativos[34]. No obstante, dicha autorización deberá contar, además, con la manifestación del consentimiento libre, previo e informado del pueblo o comunidad titular de la manifestación cultural[35], en términos de la Ley de Consulta de las Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas[36]. No está claro si el consentimiento del pueblo o comunidad es requerido antes de celebrar el contrato, o después de celebrado, a manera de ratificación.

El plazo máximo de la autorización es de cinco años, prorrogables siempre que la comunidad o pueblo involucrado exprese su consentimiento libre, previo e informado[37]. El contrato deberá celebrarse ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección y el Instituto Nacional Indigenista, la cual debe verificar que el consentimiento de la comunidad haya sido libre, previo e informado. No está claro cuál sería la consecuencia jurídica de que el contrato se celebre al margen de la administración.

La ley prevé los elementos reales mínimos que debe contener el contrato por el que la comunidad o pueblo transmite a un tercero el uso y aprovechamiento temporal de una manifestación del patrimonio cultural. En el caso de que una misma manifestación sea atribuible a dos o más pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, y no haya un acuerdo entre ellas acerca de su uso o aprovechamiento por terceros, dicha manifestación no podrá ser objeto de contrato[38].

Los contratos celebrados a título individual por una persona integrante de un pueblo o comunidad, que implique la transmisión del uso, aprovechamiento o derecho a comercializar elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son nulos[39]. La ley no prevé, sin embargo, la aplicación retroactiva de esta disposición, por lo que los actos celebrados antes de la entrada en vigor de la legislación comentada, por virtud de la cual un tercero ajeno a la comunidad o pueblo indígena o afromexicano adquirió derechos al uso y goce de manifestaciones del patrimonio cultural, deberán ser reputados como válidos, o bien, habrá que estudiar su licitud caso por caso.

Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos están imposibilitados para reclamar como parte de su patrimonio cultural los bienes afectados por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos[40].

Un tema particularmente relevante es el de las interacciones entre los derechos colectivos sobre el patrimonio cultural y los derechos de las personas miembros de las comunidades y pueblos, considerados individualmente, para aprovechar y explotar las manifestaciones de dicho patrimonio.

Fuente: RIGOYRBK en pixabay.com

La LFPIA busca salvaguardar y defender el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas contra el uso, aprovechamiento e incluso apropiación ilícita por parte de personas ajenas a dichos pueblos y comunidades. Por lo tanto, los miembros de esos pueblos y comunidades no se ven afectados por la ley y sus actividades respecto al patrimonio cultural quedan regulados por los sistemas normativos propios del pueblo o comunidad de que se trate.

Cuando un integrante de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana elabora una obra literaria o artística, un diseño industrial o un invento, sustentados en las manifestaciones del patrimonio cultural de la comunidad o pueblo al que pertenece, tiene derecho a sujetar la obra, diseño o invención y las prerrogativas que de ella emanan, a la Ley Federal del Derecho de Autor o la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial salvo, dice la LFPIA, disposición contraria determinada por los sistemas normativos del pueblo o comunidad correspondientes[41]. Habría que preguntarse si esta salvedad, prevista en el artículo 23 de la LFPIA, sería contraria al derecho fundamental del autor o inventor para la explotación exclusiva de sus obras o invenciones que prevé el artículo 28 Constitucional.

Adicionalmente, si se trata de una obra literaria o artística (en cualquiera de sus ramas) sustentada en manifestaciones pertenecientes al patrimonio cultural de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, habrá que analizar el grado de originalidad que debería revestir la obra, respecto de la manifestación originaria, para poder reclamar de forma efectiva la tutela del derecho de autor; o bien, sobre el grado significativo de diferenciación del diseño reivindicado respecto de la manifestación de la cual nació o cualquier otro diseño divulgado.

Cabe destacar que las fracciones I y II del artículo 66 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial contemplan expresamente al producto artesanal como materia susceptible de apropiación privada a través de las figuras del dibujo y el diseño industriales. A mi juicio, no hay contradicción entre la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la LFPIA, sino complementariedad entre una ley general como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la ley especial, que sería la LFPIA.

Por último, la LFPIA establece un título de mecanismos de solución de controversias, infracciones, sanciones y delitos. La regulación de los procedimientos administrativos parece bastante deficiente, lo que probablemente dificulte su substanciación y eficacia como medios de defensa de los bienes jurídicos tutelados.

La LFPIA prevé la posibilidad de conflictos entre pueblos, comunidades y sus miembros por la titularidad de elementos del patrimonio cultural y las autorizaciones para su uso y aprovechamiento contratados con terceros. En estos casos, la ley procura su resolución, atendiendo primero a los sistemas normativos de los propios pueblos, luego a la conciliación y posteriormente a la medicación. No está claro cómo y ante quien se desahogarían estas instancias, aunque pareciera que correspondería al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Por otro lado, la LFPIA contempla un procedimiento de queja, cuyo objeto es que el Instituto Nacional del Derecho de Autor declare infracción administrativa y establezca medidas para garantizar la reparación del daño[42]. La LFPIA no aclara las bases con las que el Instituto Nacional del Derecho de Autor debe calcular la reparación del daño ni cómo se ejecutaría la resolución, por lo que debemos asumir que se deberá estar a lo estipulado en la legislación común. El Instituto Nacional del Derecho de Autor tiene atribuciones para dictar medidas precautorias en contra del presunto infractor una vez que ha contestado la queja, si éste no acredita la legalidad de sus actos. Parece inoportuno que la determinación sobre la legalidad de los actos del presunto infractor se realice al acordar la contestación y no en la resolución definitiva.

La LFPIA contempla diversas de hipótesis de infracción administrativa sancionables por el Instituto Nacional del Derecho de Autor[43]. Es de destacarse la distinción que la ley establece entre la reproducción, copia o imitación sin autorización de los elementos del patrimonio cultural, y la apropiación indebida, del patrimonio cultural.

El artículo 3°, fracción I, de la LFPIA define la apropiación indebida como “la acción de una persona física o moral nacional o extranjera, por medio de la cual se apropia para sí o para un tercero, de uno o más elementos del patrimonio cultural, sin la autorización del pueblo o comunidad indígena o afromexicana que deba darlo conforme a lo establecido en esta ley. Asimismo, cuando exista la autorización correspondiente el autorizado realice actos como propietario de uno o más elementos del patrimonio cultural en detrimento de la dignidad e integridad del pueblo o comunidad indígena o afromexicana a que pertenezca”.

En otras palabras, el tercero ajeno a la comunidad o pueblo indígena o afromexicano que usa una manifestación del patrimonio cultural no necesariamente se apropia de él. La apropiación exige que el infractor realice conductas propias del titular del derecho, como sería solicitar el registro de la manifestación del patrimonio cultural a su propio nombre, ya sea como obra o ya sea como dibujo industrial.

Las infracciones administrativas se sancionan con multa de 500 a 50,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la infracción[44].

La LFPIA también contempla diversos tipos penales que sancionan con extrema severidad diversos supuestos de reproducción, copia, imitación, distribución, venta y explotación de elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con fines de lucro y sin la autorización correspondiente[45]. Me causó particular interés el delito de apropiación cultural indebida (no confundir con el supuesto de la infracción administrativa). Comete el delito de apropiación indebida la persona que por cualquier medio se ostente como propietaria, autora, creadora o descubridora de alguno de los elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas[46]; en el tipo penal se incluyen las creaciones “inspiradas” en los elementos culturales, si existe una “alta similitud aún en grado de confusión” y no hubo consentimiento libre, previo e informado. Estos delitos son federales y se persiguen de oficio.

Una sanción por la apropiación indebida que no previó la LFPIA es la anulación de los registros de obra, diseños industriales y patentes cuya materia se hubiese obtenido a partir de elementos del patrimonio cultural, entre los que se incluyen saberes, conocimientos y manifestaciones de sus ciencias y tecnologías. Esto es particularmente relevante en al caso de las patentes, ya que el sistema de nulidades de este tipo de figuras sigue el principio de numerus clausus, y las Ley de la Propiedad Industrial no contempla la nulidad de una patente o registro de diseño industrial por haber sido emitida en contravención de alguna disposición legal.

La ley entró en vigor el 18 de enero de 2022, y están pendientes de promulgación el Reglamento y el Estatuto del Sistema de Protección del Patrimonio Cultural e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Con todas sus deficiencias, es claro que el objeto de la LFPIA es constituir un régimen de propiedad colectiva sobre los bienes integrantes del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, integrado por conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y bienes corpóreos, sustrayendo aquellas del dominio público, lo que imposibilita su uso y explotación por terceros sin autorización del pueblo o comunidad titular.

Los mecanismos que contempla la ley para el perfeccionamiento de la voluntad de los pueblos y comunidades en los contratos que transmitan a terceros el derecho al uso y aprovechamiento de las manifestaciones culturales parece difíciles de implementar y probablemente ocasionen que se pierda interés en la explotación lícita de este tipo de intangibles por personas ajenas a las comunidades y pueblos indígenas y afroamericanos.

Es factible que se presenten disputas interminables entre diferentes pueblos y comunidades por los derechos colectivos sobre el patrimonio cultural; y dentro de los pueblos y comunidades mismos con miembros que opten por las figuras propias de la propiedad industrial y del derechos de autor, realizando invenciones, diseños industriales y obras artísticas sustentadas en las manifestaciones del patrimonio cultural, lo cual puede escalar incluso a conflictos entre los derechos de los pueblos protegidos por el artículo 2° Constitucional y los derechos humanos de los inventores y autores tutelados en el artículo 28 Constitucional.

Las causas de infracción administrativa y los tipos penales que la LFPIA prevé son bastante abiertas, por lo que los terceros interesados en usar o explotar un elemento del patrimonio cultural deban ser sumamente cuidadosos para evitar incurrir en responsabilidad administrativa o penal.

No debe olvidarse que la LFPIA sólo es eficaz en México. Si bien la legislación no puede alcanzar a los creadores y empresas fuera del territorio mexicano, sí afectará a los distribuidores e importadores en México de mercancías que incorporen elementos del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a partir de la entrada en vigor de la LFPIA. Habrá que tener cuidado con los artículos que se exportan y venden en México si existe la sospecha de que incorporan elementos del patrimonio cultural de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana sin haber sido elaborados por éste.

Mientras no se promulgue la Ley de Consulta de las Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, parece poco factible que en el corto plazo haya condiciones para acordar las autorizaciones necesarias para que terceros puedan utilizar los intangibles protegidos por la LFPIA.

[1] Diario Oficial de la Federación. 24 de diciembre de 1996.-

[2] Fernando Serrano Migallón, El Sistema de Derecho de Autor en México, 2ª. ed., México, Porrúa, 2016, p. 156.

[3] Arts. 157 y 158, LFDA.

[4] Definición de cultura tradicional y popular de la Conferencia General de la UNESCO, París, 15 de noviembre de 1989, citada por Adolfo Loredo Hill, Nuevo derecho autoral mexicano, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 154.

[5] Véase Adolfo Loredo Hill, ídem; Fernando Serrano Migallón, Op. cit., p. 158; Martín Michaus Romero en Miguel Ángel Ortiz Bahena (coord.), Ley Federal del Derecho de Autor comentada por la AMPPI, México, Porrúa, 2017, p. 345.

[6] Art. 158 LFDA

[7] Art. 21, fracciones II y III, LFDA.

[8] Al respecto, Obón León hace una distinción: “si hubiere la posibilidad de la existencia de un autor, este quedaría inmerso bien dentro del anonimato o más específicamente dentro del concepto de autor non noto, es decir, autor no conocido; véase Miguel Ángel Ortiz Bahena (coord.), Op. cit. p. 341.

[9] Art. 159 LFDA.

[10] Art. 153 LFDA.

[11] Véase Fernando Serrano Migallón, Op. cit., p. 159; y Carlos Viñamata Paschkes, Indigenismo y Propiedad Intelectual, México, Porrúa, 2006, p. 173 y 174.

[12] Véase Carlos Viñamata Paschkes, Op. cit., p. 173; Fernando Serrano Migallón, Op. cit., p. 157.

[13] Véase Carlos Viñamata Paschkes, Op. cit., p. 173; Miguel Ángel Ortiz Bahena (coord.), Op. cit. p. 346.

[14] Diario Oficial de la Federación. 14 de septiembre de 2005.

[15].Art. 14, fracción X, LFDA

[16] Art. 48, fracciones I, II y III, RLFDA

[17] Véase Miguel Ángel Ortiz Bahena (coord.), Op. cit. p. 347-350.

[18] Coloquialmente se ha definido la apropiación cultural como “coger un objeto o estilo sin permiso, con fines comerciales, excluyendo, precisamente, a la comunidad que lo creó originalmente”. Véase El País (Edición en línea: https://elpais.com/elpais/2017/07/07/estilo/1499440837_847010.html?rel=buscador_noticias). Debe distinguirse esta definición de la prevista en el artículo 3°, fracción I, de la LFPIA y del delito de apropiación indebida.

[19] Zara fue acusada de imitar los bordados de las artesanas de Aguatenango, Chiapas. Véase https://www.animalpolitico.com/2018/07/zara-plagia-diseno-bordado-chiapas/. Otro señalamiento recayó en Carolina Herrera, relacionado con el uso no autorizado de diseños imitadores de los textiles de Tenango de Doria, en Hidalgo; del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca; y en el sarape de Saltillo, en Coahuila. Véase https://www.elfinanciero.com.mx/culturas/inpi-condena-plagio-de-carolina-herrera-y-analiza-medidas-legales/ y y https://elpais.com/elpais/2019/06/12/estilo/1560295742_232912.html.

[20] Diario Oficial de la Federación. 24 de enero de 2020.

[21] Art. 157 LFDA 2020.

[22] Oficios DGCPIU/CAP/023/2022 del 22 de febrero de 2022 firmado por la Jefa de la Coordinación de Arte Popular de la Secretaría de Cultura; y DPVDA/INAI/002/2022, firmado por el Director de Protección Contra la Violación del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor, en desahogo de la solicitud de acceso a la información con número de folio 330025622000107, enviada el 21 de febrero de 2022.

[23] Ídem

[24] Diario Oficial de la Federación, 17 de enero de 2022.

[25] Art. 1° LFPIA.

[26] Art. 3°, fracción XIV, LFPIA.

[27] Art. 3°, fracción XII, LFPIA.

[28] Art. 8°, segundo párrafo LFPIA.

[29] Art. 3°, fracción VII, LFPIA.

[30] Art. 15 LFPIA.

[31] Arts. 17 y 25 LFPIA.

[32] No hay manera de saber a qué Secretaría Técnica se refiere la ley. La Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas deposita el Secretariado Técnico del Mecanismo para la Implementación y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero la LFPIA no contiene ninguna mención sobre ese Mecanismo. Probablemente el legislador quiso decir la Secretaría ‘Ejecutiva’ (no Técnica) del Sistema Nacional de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que recae en la Secretaria de Cultura federal.

[33] Art. 55 LFPIA

[34] Art. 7° LFPIA. El artículo 3°, fracción XVIII, de la LFPIA define a los sistemas normativos indígenas como “el conjunto de principios, normas orales o escritas, instituciones, acuerdos y decisiones que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas reconocen como válidos y vigentes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, impartición de justicia y solución de conflictos”.

[35] Arts. 8° y 17 LFPIA.

[36] Esta ley no había sido promulgada al 18 de marzo de 2022.

[37] Art. 18 LFPIA.

[38] Arts. 16 y 29 LFPIA

[39] Art. 9 LFPIA.

[40] Diario Oficial, 6 de mayo de 1972; la última reforma fue publicada en la Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2018.

[41] Art. 23 LFPIA.

[42]

[43] Art. 69, LFPIA.

[44] Art. 70, LFPIA.

[45] Art. 73, LFPIA.

[46] Art. 74, LFPIA.

La entrada Una nueva figura de derechos intelectuales: el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. se publicó primero en Reyes Fenig.

Los cambios son numerosos y abordé algunos de ellos en una entrada anterior. Como la ley es nueva, no tenemos todavía experiencias suficientes como para darnos una idea clara de cómo van a operar algunas de las modificaciones introducidas a la legislación, tanto sustantivas como procesales. Con el tiempo, la incertidumbre se irá borrando, pero vale la pena estar pendientes de algunos temas concretos que deberán surgir en el corto y mediano plazos.

1. El Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Hasta el día de hoy, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial carece de reglamentación, por lo que el Reglamento de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial seguirá aplicándose mientras el Ejecutivo Federal expide uno nuevo[2].

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial delegó en la norma reglamentaria algunos temas sumamente importantes, entre los que destaco:

            1.A. Los requisitos para que el inventor o causahabiente puedan gozar el beneficio del plazo de gracia para solicitar invenciones divulgadas con anterioridad a la presentación de la solicitud de patente[3], en particular el momento oportuno para informar al IMPI sobre dicha divulgación (la Ley de la Propiedad Industrial exigía que se hiciera al momento de ingresar la solicitud de patente; la nueva ley dice nada).

            1.B. Los requisitos para solicitar el Certificado Complementario para obtener el ajuste en el plazo de una patente hasta por un máximo de cinco años por retrasos irrazonables en la expedición de la patente.

            1.C. La posibilidad de introducir un sistema multiclase para las solicitudes de registro de marca. Actualmente, las solicitudes de registro de marca sólo deben abarcar productos o servicios de la misma Clase, conforme el Clasificador previsto en el Arreglo de Niza[4]. El nuevo reglamento deberá establecer si el sistema se mantiene o si será admisible que una misma solicitud enumere productos o servicios de más de una Clase.

            1.D. El contenido y forma de los documentos donde se exprese el “consentimiento” para el registro de una marca, cuando haya otra idéntica o semejante en grado de confusión, previamente solicitada o registrada por un tercero, para distinguir los mismos o similares productos o servicios, identificada como impedimento para la aprobación de aquél[5].

            1.E. Las condiciones que deben satisfacerse para la licitud de las importaciones paralelas protegidas por marcas registradas[6].

            1.F. La manera de demostrar que un signo, originalmente genérico o descriptivo, ha adquirido distintividad[7] y, por lo tanto, resulta apropiable mediante su registro con el IMPI.

2. Extensión de materia patentable.

La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial permite, bajo ciertas condiciones, patentar materia que antes no podía protegerse de ninguna forma. Por ejemplo, ahora es factible reivindicar programas de cómputo en la solicitud de patente, en tanto el programa de cómputo no se reclame como tal o en sí mismo[8]. Será interesante observar cómo interpreta y aplica el IMPI esta disposición.

3. Solicitudes divisionales de solicitudes divisionales.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial reglamenta el momento oportuno para presentar solicitudes de patente divisionales voluntarias (previamente a que la solicitud sea negada, desechada, abandonada, o antes de que transcurran dos meses desde la notificación del otorgamiento de la patente)[9], y prohíbe las divisionales de solicitudes divisionales de patente, excepto cuando el IMPI lo considera procedente o cuando el IMPI lo requiera así. La ley da al IMPI una facultad discrecional tan amplia, que corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. Tal vez el futuro reglamento contenga lineamientos a los que deba ajustarse esta atribución del IMPI.

4. Certificados Complementarios.

 La regla sigue siendo que las patentes tienen una vigencia improrrogable de veinte años, contados a partir de la fecha de solicitud[10]. Los nuevos certificados de vigencia no prorrogan la vigencia de la patente, sino la “ajustan” hasta por un máximo de cinco años.

El certificado complementario es una figura jurídica diferente y accesoria a la patente, con existencia propia y una vigencia máxima de cinco años.

El IMPI tiene competencia para expedir certificados complementarios, sólo en el caso que la expedición de la patente se haya tomado más de cinco años desde la fecha de la solicitud en México, por causas irrazonables[11]. Sin embargo, el artículo 20.46, inciso 1), del Tratado México Estados Unidos Canadá[12] prevé el ajuste del plazo de la patente “para compensar a su titular por las reducciones irrazonables al plazo efectivo de la patente resultante del proceso de autorización de comercialización” de un producto farmacéutico.

Las reducciones al plazo efectivo de los derechos de exclusividad causados por la demora en la expedición de la autorización del ente regulador, como serían los registros sanitarios para comercializar un producto farmacéutico, no tienen que ver con la demora injustificada de la expedición de una patente, ni el IMPI tiene competencia para efectuar la compensación a que se refiere el artículo 20.46, inciso 1), del Tratado México Estados Unidos Canadá. Lo anterior da lugar a especular sobre la intención de que otras legislaciones permitan a órganos diferentes al IMPI (como la Secretaría de Salud o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) expedir certificados complementarios respecto de patentes que amparan ingredientes activos de medicamentos, para compensar por retrasos irrazonables en la expedición de los registros sanitarios.

5. Los elementos y leyendas no reservables de las marcas.

Una práctica frecuente en México ha sido la omisión, por parte de los solicitantes de registros de marcas, de excluir de reserva las palabras descriptivas o genéricas integradas a las marcas propuestas a registro (por ejemplo, en “REYES ABOGADOS” para servicios jurídicos, la palabra “ABOGADOS” es genérica y debería excluirse de reserva). Está por ver cuál es el rigor con el que la autoridad exigirá que los solicitantes de registros de signos distintivos excluyan expresamente de reserva los elementos no reservables reproducidos en las marcas[13].

6. El examen de las solicitudes de registro de marca

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ordena que el resultado del examen de fondo y forma de las solicitudes de registro de signos distintivos se comunique al solicitante en un solo acto, cuando haya algún requerimiento o impedimento[14]. Habrá que observar cómo el Instituto cumple con esta carga impuesta por la ley, y la interpretación que hará de la norma, en cuanto a si sería lícito emitir más de un oficio relacionado con el examen de la solicitud de registro, si la contestación del solicitante da lugar a un nuevo requerimiento, o si dejar ver un impedimento u obstáculo no aparente en un inicio.

7. La notificación de las oposiciones para solicitante a través del Protocolo de Madrid.

La presentación de la oposición contra una solicitud de registro de marca tiene ahora consecuencias muy serias, tanto para el oponente como para el solicitante del registro. La oposición debe ser notificada por el Instituto al solicitante del registro para que manifieste lo que a su interés convenga en un plazo de dos meses improrrogables. Si la oposición no es contestada, la solicitud de registro de marca se considerará abandonada[15].

Hasta hoy, el IMPI notifica las oposiciones mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin importar si la solicitud de registro objeto de la oposición fue presentada directamente ante el IMPI o a través del Protocolo al Arreglo de Madrid. Lo anterior provoca que los usuarios del sistema de Madrid, con frecuencia, no se enteren de la existencia de la oposición, y no la contesten.

Bajo la Ley de la Propiedad Industrial hoy derogada, la falta de contestación a la oposición no traía consecuencias graves. Bajo la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la falta de contestación a la oposición provocará el abandono de la solicitud. Será interesante observar si el IMPI continuará notificando las oposiciones a los usuarios del sistema de Madrid mediante la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, o si acordará una notificación personal a través de OMPI, con la finalidad de preservar el derecho de audiencia de esos usuarios, y como justificará jurídicamente una u otra medida.

8. Las declaraciones de uso asociadas a renovaciones de marcas protegidas mediante el Protocolo de Madrid.

Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de mayo de 2018 trajeron de vuelta, en versión light, la declaración de uso de marca derogada en 1991[16]; la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial la conservó[17].

La declaración de uso real y efectivo de marca debe presentarse luego del tercer aniversario de la emisión del registro marcario y, después, con cada renovación. En el caso que el interesado omita efectuar la declaración de uso al momento de solicitar la renovación (situación que ocurrirá en el caso de las marcas protegidas a través de sistema de Madrid), el IMPI deberá requerir su presentación en un plazo improrrogable de dos meses; si la declaración de uso no es presentada, el registro caducará por ministerio de ley.

Será importante vigilar cómo el IMPI notificará este requerimiento a los titulares de marcas protegidas de acuerdo con el Protocolo al Arreglo de Madrid. Si el IMPI notifica a través de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, hay una alta probabilidad de que el interesado no se entere del requerimiento y la protección caduque irremediablemente.

[1] Diario Oficial de la Federación, 1° de julio de 2020.

[2] Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[3] Artículo 52 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[4] Artículo 57, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, todavía en vigor.

[5] Artículo 173, fracciones XVIII y XIX y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[6] Artículo 175, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[7] Artículo 173, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[8] Artículo 47, fracción V y último párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[9] Artículo 102 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

[10] Artículo 53 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[11] Artículos 126 y 127 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[12] Diario Oficial de la Federación, 29 de junio de 2020.

[13] Artículos 214, fracción V, y 216, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[14] Artículo 225 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[15] Artículo 225 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[16] Artículos 128 y 133 de la Ley de la Propiedad Industrial, modificada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018.

[17] Artículos 233 y 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La entrada Con la nueva legislación, ¿a qué debemos poner atención los usuarios del sistema de propiedad industrial en México? se publicó primero en Reyes Fenig.

El artículo Primero Transitorio de la nueva ley señala que entrará en vigor a los noventa días hábiles siguientes al de su publicación en al Diario Oficial de la Federación. La publicación tuvo lugar el 1° de julio de 2020, no hay duda que el plazo de noventa días hábiles comenzó a correr el 2 de julio de 2020, pero tengo dudas sobre la fecha en que debe comenzar la observancia de la nueva legislación.

Hasta ahora, de manera generalizada he escuchado y leído que la nueva ley comenzará su vigencia el 5 de noviembre de 2020. Incluso yo mismo lo he sostenido en una entrada previa de este blog.

Sin embargo, reflexionando un poco más sobre el tema, me han entrado serias dudas. El origen del cuestionamiento tiene que ver con el uso de la expresión “días hábiles” por parte del legislador.

¿Cuáles son los días hábiles para efectos de la entrada en vigor de una ley federal? ¿Dónde se establecen?

Lo intuitivo sería afirmar que los días hábiles van de lunes a viernes, excluyendo sábados, domingos y días festivos. Por lo tanto, si contamos noventa días a partir del 2 de julio de 2020, descontando sábados y domingos y, desde luego, el 16 de septiembre, tenemos que los 90 días se cumplen justamente el 5 de noviembre de 2020. Sin embargo, no tengo claridad sobre el fundamento de la determinación de los días hábiles e inhábiles con relación a la entrada en vigor de una ley federal. Por ejemplo ¿por qué descontar el 16 de septiembre y no el 1° de septiembre, 12 de octubre o 2 de noviembre?

Acudir a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y la lista de días inhábiles de su artículo 28 (que incluyen el 1° y 16 de septiembre) tiene sus complicaciones. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial no es una legislación enteramente administrativa (contiene normas sobre bienes incorpóreos de naturaleza mercantil, contratos de derecho privado, responsabilidad civil proveniente de hechos ilícitos, procedencia de acciones civiles ante tribunales judiciales) y el plazo de la entrada en vigor de la ley no se desarrolla dentro de un procedimiento administrativo.

Al respecto, es muy ilustrativa la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro ISSSTE. LA PUBLICACIÓN DE LA LEY EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN SÁBADO, NO LA HACE INCONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ABRIL DE 2007) [1]. La Corte aseveró que la publicación de una ley, si bien es un acto a cargo del poder ejecutivo, no es un acto administrativo regulado por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que la diferenciación entre días hábiles e inhábiles de ese ordenamiento no resultaba aplicable a la publicación de una legislación administrativa federal. Incluso, la Corte señaló que, para la publicación de una ley, “todos los días son hábiles”. Si para la publicación de una ley “todos los días son hábiles”, para el cálculo del plazo de su entrada en vigor ¿serán también todos los días hábiles? Si eso fuese correcto, la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial entraría en vigor, no el 5 de noviembre, sino el 29 de septiembre de 2020.

Sobre la ambigüedad en el texto de las disposiciones de la vacatio legis, me llamó la atención las reflexiones del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Cuarto Circuito contenidos en una superada jurisprudencia por reiteración de tesis del 2004 (Tesis IV.2o.A. J/8):

“a efecto de determinar el verdadero alcance de la expresión literal de la redacción del artículo transitorio referido, no basta el examen gramatical de la norma, sino que debe acudirse a un método de interpretación lógico o teleológico que atienda a la finalidad o a los objetivos que persiguen tanto la publicación de las disposiciones legislativas, como la denominada vacatio legis, que es el lapso que media entre aquélla y la iniciación de su vigencia. Para tal efecto debe considerarse que la publicación de la norma emitida por las autoridades legislativas tiene dos finalidades: 1) La de hacer saber a los gobernados y a los demás órganos del Estado, de manera auténtica, que el orden jurídico ha sido modificado por virtud del acto legislativo; y, 2) La de hacer exigible el acatamiento del nuevo ordenamiento, en tanto se ha perfeccionado la voluntad del Poder Legislativo en ese sentido. Es decir, la publicación de un decreto legislativo es una garantía objetiva del propio ordenamiento, destinada a fijar de forma auténtica y permanente el contenido de una norma y garantizar, en consecuencia, la seguridad y certeza jurídicas. Ligada a dicha publicación, en cuanto a que se constituye la fase culminatoria del proceso legislativo y la presupone, se encuentra la voluntad expresa del legislador de fijar el plazo que deba mediar entre la publicación y la iniciación de la vigencia, con la finalidad de que quienes deben cumplir la norma, estén enterados de su contenido y, consecuentemente, puedan acatarla; aspectos de los cuales subyace la referida certeza jurídica. Por tanto, si ésta es la finalidad que se persigue con la publicación y la iniciación de la vigencia de la norma, debe entonces concluirse que el alcance que debe darse a la expresión utilizada por el legislador en el artículo primero transitorio aludido es la que racionalmente otorga mayor seguridad y certeza a los destinatarios del precepto para estar en condiciones de conocerlo y, por ende, cumplirlo… ante la ambigüedad de la expresión empleada en el decreto, (la) interpretación (que debe prevalecer) es la que otorga mayor seguridad y certeza a los gobernados a quienes va dirigida la disposición legal, debido a que por razón lógica un plazo mayor en comparación con uno restringido, da mayor certeza, y en mejor medida, del efectivo conocimiento de su contenido, cumpliéndose así con la indicada finalidad perseguida en las fases últimas o conclusivas del procedimiento legislativo.”[2]

Siguiendo el razonamiento del tribunal colegiado, pareciera inadmisible afirmar que todos los días son hábiles para el cálculo del plazo de entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, porque sería una interpretación contraria a la intención del legislador al disponer que el cálculo del plazo de entrada en vigor de la ley se calcularía en «días hábiles» y no simplemente en «días» sin mayor diferenciación; sería razonable sostener los sábados y los domingos están excluidos del concepto de día inhábil, aunque se trate de una distinción no carente de arbitrariedad y hasta de clasismo. Por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo (artículo 69), las semanas laborables son de seis días, no de cinco.

También sería razonable señalar que el cálculo de los días hábiles debería excluir los días festivos; la dificultad estriba en determinar cuáles son los feriados que deberían considerarse para sacarlos del conteo del plazo para la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala como días festivos el 1° y 16 de septiembre. La Ley Federal del Trabajo sólo contempla el 16 de septiembre, y la Ley de Amparo los días 14 y 16 de septiembre y 12 de octubre. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el 14 y 16 de septiembre, pero no el 12 de octubre. El Código Federal de Procedimientos Civiles señala que son hábiles todos los días menos el domingo, y los días que la ley declare festivos.

En todo caso, veo debatible la utilización del listado de días feriados de cualquiera de las leyes antes señaladas, en atención a que la materia de esas legislaciones es en realidad ajena a la entrada en vigor de una ley federal.

Los días en que buena parte de la administración pública, y en especial el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mantuvieron sus oficinas cerradas y no corrieron plazos ni términos ¿se deberían considerar días hábiles para el efecto de determinar la fecha de entrada en vigor de la ley?

Lo fundamental es que debería existir una certeza total sobre la fecha en que la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial entra en vigor, y esa certeza no la veo en estos momentos. No es un tema estrictamente académico; un día de diferencia puede hacer la diferencia para la oportuna conservación de una marca registrada, la patentabilidad de una invención o la procedencia del juicio para el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Yo pienso que la vacatio legis merecería más atención de la que le hemos puesto hasta hoy.

[1] “ISSSTE. LA PUBLICACIÓN DE LA LEY EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN SÁBADO, NO LA HACE INCONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ABRIL DE 2007)”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 47.

[2] “LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA, PUBLICADO EL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO, ENTRÓ EN VIGOR EL CINCO DE MAYO SIGUIENTE” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, página 1805.

La entrada ¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial? se publicó primero en Reyes Fenig.

El objeto de promulgar una nueva legislación fue adaptar la normatividad de la propiedad industrial a las exigencias de los tratados internacionales en materia comercial recientemente suscritos por México, destacadamente el Tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá (TMEC), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2020.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) entrará en vigor 90 días hábiles después de su publicación; esto es, el 5 de noviembre de 2020 (es la fecha mas aceptada, aunque tengo dudas. Ver: ¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial?). Durante algún tiempo se aplicarán simultáneamente la Ley de la Propiedad Industrial y la LFPPI, por lo que habrá que poner mucha atención a los dieciocho artículos transitorios de ésta última.

Mientras se expide un nuevo reglamento, seguirá aplicándose el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (artículo Cuarto transitorio, LFPPI).

La nueva ley presenta modificaciones sustantivas y procesales muy importantes. En mi opinión, tiene la virtud de regular con mayor detalle varios aspectos sustantivos de la protección de invenciones y signos distintivos, sin estar exenta de algunos errores e inconsistencias.

En algunos casos, la legislación incorpora criterios que ya eran aplicados en la práctica por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dando mayor seguridad jurídica a los gobernados.

Un aspecto muy innovador de la LFPPI es la facilitación de los procedimientos administrativos y judiciales para obtener el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el titular del derecho de propiedad intelectual como consecuencia de la infracción o lesión a dicho derecho.

Debo aclarar que este artículo tiene por objeto destacar muy brevemente algunos de los cambios que más me han llamado la atención, contrastándolos ocasionalmente con las disposiciones de la recién abrogada  Ley de la Propiedad Industrial. No pretendo hacer una exposición general de la LFPPI.

A. Invenciones

A.1. Prohibición expresa del doble patentamiento (artículo 50 LFPPI).

A.2. Reconocimiento expreso de la patentabilidad de los microorganismos y material biológico aislado de su entorno natural y obtenido mediante un procedimiento técnico (artículo 49, penúltimo párrafo, LFPPI).

A.3. Prohibición expresa del patentamiento de invenciones que puedan poner en riesgo la salud o vida de las personas o los animales, incluyendo las relacionadas con la clonación de seres humanos, el material genético del ser humano, la utilización industrial o comercial de embriones humanos, entre otros (artículo 49, fracción I, incisos a), b) y c), LFPPI).

A.4. Incorporación de la excepción Roche-Bolar: Una patente no será oponible a un tercero que importe, venda, use o elabore el producto patentado para efectos de realizar los estudios tendientes a obtener una autorización regulatoria de medicamentos para la salud humana. Esta defensa estaba prevista en el Reglamento de Insumos para la Salud y ahora, apropiadamente, alcanza el rango de ley (artículo 57, fracción II, LFPPI).

A.5. Extensión de los derechos que otorga la patente hasta por cinco años mediante la figura del Certificado Complementario, en caso de demora no razonable en la concesión de la patente (artículos 126 a 136 LFPPI).

A.6. Regulación más clara de las solicitudes divisionales, en especial las voluntarias (artículos 100 y 102 LFPPI).

A.7. Limita expresamente la interpretación del alcance de los derechos conferidos por la patente a la materia protegida (artículo 55, último párrafo, LFPPI).

A.8. Los modelos de utilidad incrementan su vigencia a 15 años (artículo 62 LFPPI).

A.9. Limita y precisa con más detalle las causas de nulidad de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, aboliendo los plazos de caducidad de las acciones de nulidad (artículo 154 LFPPI).

A.10. Regulación más extensa de los supuestos de limitación de los derechos conferidos por las patentes y la rectificación de errores, así como de su procedimiento (artículos 121 a 125, LFPPI).

B. Signos distintivos

B.1. La vigencia de las marcas –incluyendo las colectivas y las de certificación-, avisos comerciales y nombres comerciales será de diez años a partir de la fecha de otorgamiento del registro o publicación, en vez de calcularse desde la fecha de solicitud (artículos 178, 204 y 211, LFPPI).

B.2. Los exámenes de forma y fondo de los signos distintivos se ha unificado (artículo 225 LFPPI).

B.3. Los productos o servicios enlistados en las solicitudes deben ser específicos y determinados. El reglamento que se expida determinará si una sola solicitud puede incluir productos o servicios de diversas clases (conforme el Clasificador del Arreglo de Niza), o si las cosas siguen como hasta ahora: los productos o servicios enumerados en las solicitudes de registro deben limitarse a una sola clase (artículos 176 LFPPI y 57, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

B.4. Oposiciones. Las consecuencias jurídicas de presentar oposiciones son más graves para todas las partes involucradas:

B.4.a. Las oposiciones no exitosas ocasionarán la improcedencia de la acción de nulidad de registro de marca basada en causa igual a la de la oposición (artículo 259 LFPPI).

B.4.b. El solicitante cuenta con un plazo de dos meses para contestar la oposición y ofrecer las pruebas que estimase pertinentes. Si el solicitante omite contestar la oposición, la solicitud de registro de marca será abandonada (artículo 225 LFPPI).

B.5. Si un producto o servicio identificado con una marca registrada viola las disposiciones legales que le resulten aplicables, el IMPI podrá iniciar un procedimiento de declaración administrativa de nulidad del registro respectivo (art. 178, segundo y tercer párrafos LFPPI). Se trata de una disposición nueva y peculiar, que sanciona el incumplimiento de normas legales reguladoras de un producto o servicio, o la abierta ilicitud de los mismos, con la extinción de los derechos sobre el signo distintivo, aunque no hubiese existido ilegalidad en la emisión del registro respectivo. .

B.6. Consentimiento para el registro de marcas. Las reglas sobre los acuerdos de consentimiento para la coexistencia de marcas cambiaron respecto a las previstas en el artículo 90, último párrafo, de la derogada Ley de la Propiedad Industrial, reformada en mayo de 2018. El consentimiento de un titular es aceptable para el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente solicitadas o registradas y vigentes, tratándose de productos o servicios similares (no iguales) (art. 173, penúltimo párrafo, LFPPI).

B.7. Declaraciones de uso. Mantiene la carga de presentar la declaración de uso real y efectivo de marca al tercer año de la concesión del registro y con cada renovación. Si la renovación no está acompañada de la declaración de uso, el IMPI deberá requerir sus presentación en un plazo de dos meses; esta adición es especialmente importante y beneficiosa para los titulares de derechos adquiridos a través del Protocolo al Arreglo de Madrid (artículo 237, penúltimo párrafo, LFPPI).

B.8. Establece expresamente que la descripción de productos o servicios del registro marcario se limitará a los productos o servicios manifestados en las declaraciones de uso real y efectivo de marca (artículos 233, penúltimo párrafo y 237, antepenúltimo párrafo, de la LFPPI).

B.9. Las declaraciones de nulidad –en algunos casos- y caducidad de registros de marca pueden ser parciales, limitando los efectos extintivos de derechos a ciertos productos o servicios enlistados en el registro impugnado (artículos 258, fracción II, segundo párrafo, y fracción IV, segundo párrafo, y último párrafo; 260, fracción II, segundo párrafo, LFPPI).

B.10. Una marca puede ser declarada nula si su titular no demuestra la veracidad de la fecha de primer uso asentada en la solicitud (artículo 258, fracción III, LFPPI).

C. Denominaciones de origen

C.1. Definición de denominación de origen. La LFPPI define a la denominación de origen como “el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario…” (artículo 264, LFPPI), y no como una denominación geográfica que sirve para designar un producto originario del mismo. Este cambio aumenta la distancia de la legislación mexicana en materia de denominaciones de origen, ya de suya heterodoxa, respecto del Arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de origen y su registro internacional.

D. Litigios

D.1. Los supuestos de nulidad de patentes fueron limitados a los casos previstos en la ley; no hay ya una hipótesis genérica de anulación de patente. En el caso de las hipótesis de nulidad de las marcas registradas, la ley excluyó expresamente la anulabilidad del derecho por irregularidades durante el procedimiento administrativo de obtención del registro (artículos 154 y 258, fracción I, segundo párrafo, LFPPI).

D.2. Los efectos de la anulación de un registro de marca serán retroactivos, sin importar la causa. Los efectos de la caducidad del registro de marca se producen hasta que la resolución sea “exigible”. La declaración de nulidad de las patentes también tiene efectos retroactivos, pero eso ya estaba en la ley abrogada (artículos 159, penúltimo párrafo, y 263, segundo y tercer párrafos, LFPPI).

D.3. Las atribuciones del IMPI en materia de conciliación en procedimientos de infracción, así como su trámite, están ahora reguladas y detalladas en un capítulo especial de la ley (artículos 372 a 385, LFPPI).

D.4. En el caso de los supuestos de infracción de marca, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado, la fabricación, compraventa, transporte almacenaje, distribución, exportación e importación se equiparan al “uso”. No se requiere ya demostrar que dicha conducta se realizó “a sabiendas”, incluso en el caso de la comercialización de productos infractores (artículos 386, fracciones IX, X, XI, XIII, XVII y XXI, y 387, LFPPI).

D.5. El ofrecer en venta productos que incorporan una invención patentada o que sean resultado de la explotación de un proceso patentado es infracción, aunque no se pruebe que la conducta se realizó “a sabiendas” (artículo 386, fracciones VI y VIII, LFPPI).

D.6. El IMPI tendrá facultades para imponer multas, requerir directamente su pago e incluso exigir el pago del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución (artículos 5°, fracción VI, y 393, LFPPI).

D.7. Daños y perjuicios a través del IMPI. El IMPI tiene ahora atribuciones para determinar y condenar a un infractor al pago de daños y perjuicios sufridos por el titular de un derecho de propiedad industrial infringido, a través de un procedimiento incidental luego de haberse declarado administrativamente la infracción (artículo 396, fracción I, LFPPI).

D.8. Daños y perjuicios vía judicial. Bajo la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, sólo los tribunales podían resolver la demanda de pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados por una lesión a los derechos protegidos por esa ley, previa declaración administrativa de infracción emitida por el IMPI. Ahora, el titular de un derecho de propiedad industrial puede reclamar, a través de los tribunales, una indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la lesión a sus derechos de propiedad industrial ante la autoridad judicial, sin necesidad de declaración administrativa de infracción previa del IMPI (artículo 396, fracción II, LFPPI).

D.9. El monto mínimo de la indemnización ascenderá a cuando menos al equivalente al 40% del “indicador de valor legítimo”. Para determinar el indicador de valor legítimo podrá tomarse en cuenta el precio al menudeo de los productos infringidos, la utilidades que el titular dejó de percibir por la infracción, las utilidades que el infractor obtuvo como consecuencia de la infracción; o la contraprestación que el infractor hubiese tenido que cubrir en el comercio por una licencia contractual del producto o servicio infringidos (artículo 396, fracciones I, II, III y IV, LFPPI).

D.10. Las autoridades judiciales están facultadas para dictar las medidas provisionales que la Ley de la Propiedad Industrial y los tratados internacionales contemplan (artículo 408, fracción I, LFPPI).

D.11. El probable infractor puede solicitar al IMPI o a los tribunales el levantamiento de las medidas provisionales que lleguen a imponer mediante la presentación de una contrafianza; pero la autoridad deberá valorar la apariencia del buen derecho, analizar la afectación que puedan sufrir tanto el afectado como el solicitante de las medidas y la afectación al orden público o el interés general, para decidir si ordena el levantamiento de las medidas. La ley no prevé ya un “tope” al monto de la contrafianza (artículo 346 LFPPI)

E. Figuras contractuales

E.1. Licencias. La nueva ley suprimió la necesidad de inscribir el contrato de licencia de patente o de marca para el efecto de que el uso efectuado por el licenciatario se entienda como realizado por el titular del derecho (artículos 138 y 240, LFPPI), en consonancia con lo acordado en el TMEC. La inscripción dejó de ser necesaria también para que el usuario inicie acciones de defensa de la patente o signo distintivo registrado licenciados. El legislador eliminó asimismo que la consecuencia de la inscripción de la licencia con el IMPI es que el contrato surta efectos frente a terceros.

E.2. Los acreedores beneficiarios de un gravamen inscrito con el IMPI tienen derecho a solicitar, por sí, la renovación del registro de la marca, sin la carga de declarar el uso real y efectivo de la marca (artículo 237, último párrafo).

F. Normas procesales

F.1. La LFPPI contempla expresamente la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, primero, y el Código Federal de Procedimientos Civiles después (artículo 3 LFPPI).

F.2. Plazos adicionales. En la Ley de la Propiedad Industrial abrogada, los solicitantes tenían derecho a contar con un plazo adicional al ordinario, de hasta dos meses, para contestar la mayoría de los requerimientos y objeciones relacionados con el examen de las solicitudes de patente y registro, lo cuales comenzaban a correr al día hábil siguiente del término del plazo ordinario (artículos 58 y 122 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, reformados en mayo de 2018). La nueva ley contempla también el plazo adicional de hasta dos meses, pero omite señalar cuándo comienza a correr; ante el silencio, procede aplicar la legislación supletoria y considerar que el plazo adicional inicia el día natural siguiente al término ordinario (artículos 117 y 240, LFPPI, y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo).

F.3. Notificaciones. En la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, las notificaciones personales, por correo y edictos surtían efectos el día en que se realizaban y los plazos comenzaban a correr al día hábil siguiente; en el caso de notificaciones por Gaceta, la notificación surtía efectos al día hábil siguiente a la fecha de puesta en circulación (artículo 184 de la Ley de la Propiedad Industrial, reformado en mayo de 2018).

F.3.a. La regla es que las notificaciones se realicen mediante la Gaceta de la Propiedad Industrial (electrónica). Esas notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente a la publicación de la Gaceta y el plazo comienza a correr al día hábil siguiente (artículos 18, 19 y 21, segundo párrafo, LFPPI).

F.3.b. La LFPPI omite aclarar cuándo surten efectos las notificaciones personales, por edictos y las realizadas por medios electrónicos diferentes a la Gaceta (artículo 19, segundo y cuarto párrafos, LFPPI), por lo que sería aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que prevé que esas notificaciones surtan efectos el día que se realizan y los plazos comiencen a correr al día natural siguiente (artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo).

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En este escenario, el tema de la propiedad intelectual se vuelve espinoso. La propiedad intelectual en general, y el sistema de patentes en particular, busca incentivar la creatividad, la investigación y el desarrollo, mediante el otorgamiento de un derecho temporal de exclusividad sobre una invención, a cambio de la divulgación de la información necesaria para reproducirla[1]. En el campo del cuidado de la salud, la exclusividad se concede sobre ingredientes activos, moléculas, composiciones, formulaciones, usos, procesos de elaboración, aparatos y reactivos de diagnóstico, dispositivos médicos… en tanto sean nuevos, contengan actividad inventiva y sea útiles.

Elaborar un nuevo principio activo o vacuna no basta. Hay que determinar concentraciones, dosis, vehículos, vías de administración y, sobre todo, averiguar si la vacuna o el medicamento son seguros y eficaces. A veces un principio activo o composición funciona in vitro pero no ofrece los mismos resultados al suministrarlo a un organismo vivo, sea un animal o una persona. El desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas exige invertir y arriesgar muchísimo dinero, por lo que parece justo que los innovadores obtengan, con ayuda de la patente, el retorno de su inversión y una ganancia que les permita generar utilidades y financiar investigaciones futuras. No faltará quien sostenga que el titular de la patente, como dueño de la tecnología, tiene derecho a fijar con libertad el precio y distribución de los nuevos ingredientes activos, vacunas o usos patentados, sin mayor restricción que las que el mercado (oferta y demanda) pueda imponer.

Del otro lado de la balanza, están quienes cuestionan la moralidad de lucrar con la salud e incluso la vida de las personas, sobre todo en un ambiente de emergencia causado por una pandemia. En opinión de muchas personas, lo justo sería que el interés colectivo prevaleciera sobre los derechos particulares, incluso si ello exige que el Estado desconozca, anule o limite derechos de patente legítimamente constituidos[2].

A mi juicio, pocas veces resulta tan clara la tensión entre el interés particular y el interés público como en el caso de las patentes farmacéuticas.

Precisamente, para tratar de equilibrar los intereses en conflicto en situaciones particularmente graves, y expresamente con relación a los medicamentos, la legislación mexicana prevé las licencias de utilidad pública.

La Ley de la Propiedad Industrial denomina con la palabra “licencia” figuras jurídicas que tienen por objeto la transmisión temporal del uso y goce de un derecho de propiedad intelectual, pero que en realidad son esencialmente diferentes. Tenemos por un lado la licencia contractual, en donde el acto nace de un libre acuerdo de voluntades[3]. Por otro lado, están las licencias obligatorias y las licencias de utilidad pública. Las licencias obligatorias y de utilidad pública no son contratos, sino actos administrativos en donde el Estado, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sustituye la voluntad del titular de la patente y transmite a un tercero el derecho no exclusivo a usar y disfrutar temporalmente la invención patentada[4].

Lo que distingue a las licencias obligatorias de las licencias de utilidad pública es la causa de la licencia y el momento en que pueden pedirse. Las licencias obligatorias tienen su origen en una omisión y, luego, en una solicitud formulada por un tercero, que pide al IMPI el otorgamiento de una licencia para explotar una invención patentada por otra persona, a cambio de una regalía que el mismo IMPI fija. En efecto, las licencias obligatorias tienen como condición que el titular de la patente se hubiese abstenido, sin causa justificada, de explotar la invención reivindicada en México, una vez transcurridos cuatro años desde la presentación de la solicitud, o tres años desde su otorgamiento, lo que ocurra más tarde[5].

Las licencias de utilidad pública pueden otorgarse en cualquier tiempo, con independencia de que el titular hubiese explotado la invención patentada, y tienen su origen en tres situaciones: (i) emergencia nacional; (ii) amenaza a la seguridad nacional; y (iii) atención de una enfermedad grave declarada de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General. Adicionalmente, la licencia debe ser necesaria para evitar que se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos[6] para la población[7].

En el caso de las licencias de utilidad pública para la atención de una enfermedad grave declarada de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, aquélla debe ser solicitada por una empresa farmacéutica; el Consejo de Salubridad general emite una opinión (¿vinculante?), la Secretaría de Salud determina si el solicitante cumple con la capacidad técnica necesaria, y fija las condiciones de producción, calidad, duración y campo de aplicación, de la licencia. Al IMPI corresponde señalar el monto de la regalía que se debe pagar al titular de la patente y emitir la licencia de utilidad pública[8].

El pasado 23 de marzo de 2020, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. Este sería el primer paso para que el IMPI conceda una licencia de utilidad pública, pero no hay todavía medicamentos específicamente dirigidos a combatir el virus SARS CoV 2.

Por otro lado, en los últimos días se ha escrito mucho acerca del remdesivir como uno de los compuestos más prometedores para tratar el Covid-19. Lo anterior me motivó a investigar y especular un poco respecto a una licencia de utilidad pública que afectara el remdesivir.

Al día de hoy, no hay datos de que el remdesivir sea seguro y eficaz para tratar alguna enfermedad. Desarrollado originalmente como tratamiento para el virus causante del ébola (las pruebas clínicas no demostraron su utilidad contra esa enfermedad), el remdesivir está siendo ahora probado para combatir el virus SARS-CoV 2, pero no hay información concluyente sobre su eficacia aún.

Encontré dos fuentes diferentes[9] señalando que el remdesivir está protegido por la patente estadounidense número US 9724360 B2 (concedida el 8 de julio de 2017) y la patente europea número EP 3212174 B1 (emitida el 16 de mayo de 2018) a nombre de Gilead Sciences Inc. (Gilead Sciences).

En México, la solicitud de patente número MX/a/2017/005250 reclama las mismas prioridades (US 62/072,331 del 29 de octubre de 2014 y US 62/105,619 del 20 de enero de 2015) que las patentes norteamericana y europea antes señaladas. La solicitud mexicana de patente MX/a/2017/005250 pertenece a Gilead Sciences y se titula “MÉTODOS PARA TRATAR INFECCIONES POR EL VIRUS DE FILOVIRIDAE”. Fue ingresada en México el 21 de abril de 2017, y es la fase nacional de la solicitud internacional de patente número PCT/US2015/057933, con fecha de presentación internacional 29 de octubre de 2015.

El procedimiento del expediente MX/a/2017/005250 se encuentra actualmente en etapa de examen de fondo. En el primer oficio de examen de fondo, emitido en enero de 2020, el IMPI pidió al solicitante ajustar las reivindicaciones de la solicitud mexicana a las concedidas en la patente EP 3,212,174, por coincidir los criterios de patentabilidad del IMPI con los de su contraparte europea. Si el interesado contesta el oficio y accede a lo que el IMPI requirió, es probable que la autoridad mexicana apruebe la solicitud antes de que concluya el año 2020, y que Gilead Sciences obtenga la patente en México sobre el remdesivir dentro del primer semestre de 2021, con vigencia hasta el 29 de octubre de 2035.

El que el IMPI otorgue una patente sobre el remdesivir no implica la autorización para utilizarlo con fines terapéuticos. Con independencia de los derechos de patente, y en condiciones normales, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) debe emitir un registro sanitario autorizando el uso del remdesivir para el tratamiento de Covid-19. La expedición de un registro sanitario requiere que el solicitante presente a COFEPRIS los datos clínicos que demuestren la seguridad y eficacia del medicamento. Hasta ahora, no existe ningún registro sanitario en México para el remdesivir, y es improbable que haya una solicitud en trámite, dado que aún no concluyen las investigaciones correspondientes, según una comunicación de Gilead Sciences fechada el 29 de abril de 2020.

Es muy importante recordar que los datos de estudios y pruebas de seguridad y eficacia de las nuevas entidades químicas para uso en medicamentos gozan de una protección especial, diferente de la que otorga la patente. A esta protección se le llama con frecuencia “exclusividad de datos”, y tiene dos aspectos: la preservación de la confidencialidad (“non-disclosure”) y el evitar que terceros usen dicha información para lograr la aprobación de sus propios productos equivalentes (“non-reliance”). Gilead Sciences tiene derecho a reclamar un plazo mínimo de exclusividad de datos de cinco años[10] desde la fecha de emisión del registro sanitario.

Al día de hoy (4 de mayo de 2020) el remdesivir no está aún protegido por una patente, ni tampoco aprobado por COFEPRIS como ingrediente activo de un medicamento para tratar el Covid-19. Por su lado, el Covid-19 ya fue declarado como enfermedad grave de atención prioritaria. Si el IMPI concede la patente del remdesivir (hecho altamente probable en el futuro próximo) y si además, COFEPRIS emite el registro respectivo para tratar el Covid-19, entonces el remdesivir podría ser objeto de una licencia de utilidad pública, si la patente estorba, impide o encarece la producción del medicamento para la población (es difícil pensar cómo una patente no encarecería una medicina u otro artículo). En este supuesto, cualquier empresa farmacéutica podría solicitar al IMPI la licencia de utilidad pública para elaborar o importar la versión genérica del medicamento. Sin embargo, además de la licencia de utilidad pública, el licenciatario necesitaría el registro sanitario del producto genérico, y para obtenerlo no bastarían las pruebas de intercambiabilidad. Dada la exclusividad de datos, el licenciatario tendría que presentar a COFEPRIS sus propios estudios y datos de seguridad y eficacia, y producir éstos exige invertir recursos significativos. El asegurar mediante una licencia de utilidad pública el rápido suministro de remdesivir a la población a un bajo costo exigirá que la administración encuentre la forma de evitar las restricciones que la exclusividad de datos impone.

En este sentido, el «Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)» publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020 puede ayudar a gobierno federal. El decreto no autoriza ignorar la exclusividad de datos, pero el artículo Segundo, fracción III, permite que la Secretaría de Salud disponga la importación y adquisición en territorio nacional de medicamentos, e insumos para la salud en general para afrontar la emergencia sanitaria, “sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno”. Lo anterior implicaría la facultad de la Secretaría de Salud de exentar de registro sanitario al remdesivir y sus versiones genéricas. Esta amplísima facultad puede llegar al extremo de autorizar la elaboración y/o importación y suministro a la población que lo requiera, aún en ausencia de datos y estudios sobre su seguridad y eficacia, o intercambiaiblidad en el caso de un genérico. Sin duda, se trataría de una medida desesperada; confiemos en no llegar a una situación desesperada.

Hasta donde sé, el Estado mexicano nunca ha otorgado una licencia de utilidad pública; es imposible adelantar si tal medida podría ocurrir en el contexto de pandemia actual. No obstante, me parece que el reflexionar sobre las posibles implicaciones jurídicas (por no hablar de las económicas, ideológicas, comerciales y políticas) resulta un ejercicio oportuno sobre un tema que cobra relevancia en estos tiempos inciertos.

[1] Mi opinión es que las patentes son una forma de derecho real, similar al de propiedad; nunca un monopolio, aunque su fundamento constitucional se encuentre en el artículo 28 de la Ley Fundamental.

[2] Por ejemplo, la carta abierta de la organización Médicos Sin Fronteras sobre este tema: https://www.msf.mx/article/ni-patentes-ni-beneficios-en-medicamentos-test-o-vacunas-para-el-covid-19-en-medio-de-una

[3] Un estudio más exhaustivo sobre la licencia contractual puede consultarse en https://reyesfenigesp.wordpress.com/2012/03/26/notas-sobre-licencia/.

[4] Ver artículos 70, 72 y 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[5] Ver artículos 70 a 76 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[6] No todos los insumos para la salud son medicamentos. Un dispositivo de diagnóstico o un respirador artificial mejorados no son medicamentos, por lo que no serían objeto de una licencia de utilidad pública.

[7] Ver artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[8] Ver artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[9] Ver Jonathan G. Gitlin, Who owns remdesivir, how much can they make, and how much does it cost? Versión en línea: https://arstechnica.com/science/2020/04/who-owns-remdesivir-how-much-can-they-make-and-how-much-does-it-cost/ (Fecha de consulta: 3 de mayo de 2020); y Anders Heebøll-Nielsen y Michael Bech Sommer, What patent protection does Gilead’s COVID-19 treatment Remdesivir have? Versión en línea: https://awapoint.com/what-patent-protection-does-gileads-covid-19-treatment-remdesivir-have/ (Fecha de consulta: 3 de mayo de 2020).

[10] El non-disclosure está previsto en los artículos 86 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, 167 Bis último párrafo del Reglamento de Insumos para la Salud, 39.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y 1711, párrafo 5, del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN) todavía en vigor. Por su parte, el non-reliance en materia farmacoquímica se apoya en los artículos 39, párrafo 3 del ADPIC (sin señalar plazo), 1711 párrafo 6, del ALCAN (20.48 del T-MEC), que contempla un plazo mínimo de non-reliance de 5 años desde la fecha de expedición del registro sanitario, y el oficio-circular CAS/01/OR/896/2012 signado por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que establece lineamientos para la protección de los datos clínicos que los particulares presentan, que también prevé un plazo de protección de 5 años (desde la fecha de emisión del registro sanitario) para los datos de estudios y pruebas de seguridad y eficacia.

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El tema sobre el reclamo de daños y perjuicios derivado de violaciones a la propiedad industrial e intelectual en general es relevante, no sólo por el tema en sí, sino por la precuantificación de la indemnización que tiene derecho a recibir el afectado que “en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios” infractores. Lo anterior provoca que la posibilidad de demandar el pago de daños y perjuicios, o ser demandado, por montos potencialmente muy elevados, sea un tema atractivo y preocupante para la partes involucradas.

Hasta antes de la publicación de la jurisprudencia 1a./J. 13/2004, hubo un apasionado debate entre los que defendíamos la autonomía de la acción civil para reclamar el pago de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por violaciones a derechos de propiedad industrial (incluso llegué a publicar mi opinión al respecto[3]), y los que sostenían la subordinación de la acción civil a la previa declaración administrativa de infracción. Esta última posición fue la que, a la postre, prevaleció en la Suprema Corte.

En la ejecutoria de 2004, el Alto Tribunal también afirmó que, si bien el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial señala que el afectado por la infracción podía reclamar una indemnización mínima equivalente al 40% del precio de venta de cada producto o servicio vendidos en violación a un derecho de propiedad industrial, era necesario que el demandante demostrase que había sufrido un daño y/o perjuicio reales y que dichos daños y perjuicios habían sido causados directamente por la conducta infractora previamente sancionada por el IMPI.

Como mencioné en la entrada pasada, el precedente PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 221 BIS DE LA LEY RESPECTIVA NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA” publicado en el Semanario Judicial de la Federación de diciembre de 2017, tuvo su origen en un juicio de amparo directo en materia civil, relacionado con una demanda de pago de daños y perjuicios relacionada con una infracción a la Ley de la Propiedad industrial que involucró competencia desleal sin lesión a un registro o patente.

El número de expediente del juicio de amparo directo fue D.C. 478/2013, tramitado en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En realidad, hubo dos juicios de amparo, siendo el 478/2013 el segundo y último (Actualización 27 de febrero de 2019: El número de expediente del primer amparo fue D.C. 153/2013). Afortunadamente, la sentencia contiene una relación muy concisa del juicio civil, la apelación y el primer juicio de amparo, que en conjunto resultan muy ilustrativos. La versión pública de la sentencia del juicio D.C. 153/2013 puede ser descargada aquí. La versión pública de la sentencia del juicio D.C. 478/2013 puede ser descargada aquí.

 RESUMEN DEL CASO

En el año 2001, la EMPRESA X encargó a la EMPRESA Y la maquila de un medicamento con el ingrediente activo nifedipino, el cual fue comercializado por la EMPRESA X como medicamento genérico intercambiable y en el mercado privado con la marca “CORDILAT”. Por razones que la sentencia no explica, la EMPRESA X dejó de maquilar el medicamento en 2003.

Posteriormente, la EMPRESA Y descubrió que la EMPRESA X continuó comercializando nifedipino, tanto genérico intercambiable como con marca, en empaques que atribuían su fabricación a la EMPRESA Y.

El 14 de septiembre de 2007, la EMPRESA Y solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la declaración administrativa de infracción en contra de la EMPRESA X, invocando la actualización de los supuestos de infracción del artículo 213, fracciones I y IX, incisos a), b) y c) de la Ley de la Propiedad Industrial[4].

El 30 de septiembre de 2009, el IMPI declaró en contra de la EMPRESA X las infracciones administrativas previstas en el artículo 213, fracciones I y IX, inciso a) de la Ley de la Propiedad Industrial (negando la infracción por lo que hizo a las causales de los incisos b) y c) de la citada fracción IX) e impuso a la EMPRESA X una multa por el equivalente a cinco mil días de salario mínimo. Luego que la EMPRESA X agotó los medios de defensa disponibles, la resolución del IMPI quedó firme.

Posteriormente, el 10 de febrero de 2012, la EMPRESA Y demandó a la EMPRESA X, en la vía ordinaria civil, el pago de las siguientes prestaciones:

A.- El pago de los daños y perjuicios causados a mi representada que ascienden al CUARENTA POR CIENTO del precio de venta al público de cada producto NIFEDIPINO enajenado, que la demandada comercializó bajo la marca “CORDILAT” en el sector privado y el producto NIFEDIPINO genérico intercambiable (Gl) que vendió al Sector Público, durante el período del primero de junio de 2003 a la fecha, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 221-Bis de la Ley de Propiedad Industrial, misma cantidad que será cuantificada en ejecución de sentencia.

 B.- El pago de una indemnización por el daño moral causado a mi representada, por haber realizado en su perjuicio, actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria y comercio que implican competencia desleal, respecto de los productos que comercializa bajo la marca “CORDILAT” en el sector privado y el producto NIFEDIPINO genérico intercambiable (Gl) que vendió al Sector Público, durante el período del primero de junio de 2003 a la fecha, violando los derechos que me confiere la Ley de Propiedad Industrial, cuyo monto deberá determinar su Señoría, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica de la demandada y de mi representada, así como las demás circunstancias de este caso.

 C.- El pago de los gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio.

La demanda fue turnada al Juzgado Septuagésimo Primero de lo Civil en el Distrito Federal.

Al principio, tanto el Juez de primera instancia como la Sala que conoció de la apelación fallaron en contra de la EMPRESA Y, y absolvieron a la EMPRESA X del pago de las prestaciones reclamadas. En resumen, el Juez y la Sala absolvieron al demandado porque la EMPRESA Y no demostró haber sufrido un daño y/o perjuicio reales, siendo además necesario que estos fueran consecuencia directa del ilícito que el IMPI sancionó en la instancia administrativa. Esta posición fue congruente con el texto de la ejecutoria de la jurisprudencia 1a./J. 13/2004.

La EMPRESA Y demandó el amparo en contra de la sentencia dictada por la Sala, demanda que fue turnada al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Este primer amparo directo fue resuelto en sesión del 8 de mayo de 2013, y precedió al juicio D.C. 478/2013 que dio origen al precedente de la Corte publicado en diciembre de 2017. Lamentablemente, la versión pública de la sentencia de amparo D.C. 478/2013 no precisa el número de expediente de este primer juicio de amparo (Actualización 27 de febrero de 2019: El número de expediente del primer amparo fue D.C. 153/2013).

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito resolvió en favor de la EMPRESA Y como quejoso, lo que a la larga resultó en una sentencia de fondo favorable para la EMPRESA Y en su reclamo del pago de la indemnización que contempla el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

RESUMEN DE LA SENTENCIA DE AMPARO

La primera sentencia de amparo contiene tres puntos que me parecieron sumamente significativos.

A. Alcance de la jurisprudencia 1a./J. 13/2004 (y en general de cualquier jurisprudencia por contradicción de tesis).

La jurisprudencia 1a./J. 13/2004 fue resultado de una contradicción de tesis; es decir, de la existencia de sentencias que sostienen criterios contradictorios entre sí, emitidas por tribunales colegiados de circuito[5].

El Octavo Tribunal Colegiado explicó que, al ser la jurisprudencia 1a./J. 13/2004 consecuencia de una contradicción de tesis, sólo es obligatoria la consideración relacionada directamente con el tema debatido entre los criterios contradictorios, en ese caso, la necesidad de contar con una resolución de infracción definitiva firme por parte del IMPI, como requisito de procedencia de la acción de pago de daños y perjuicios por violaciones a derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Según el tribunal colegiado, las consideraciones de fondo de la acción expuestas por la Primera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 13/2004, concretamente, que el demandante debe probar haber sufrido un daño y/o perjuicio reales y que es necesario demostrar el nexo causal entre la conducta sancionada como infractora y el daño o perjuicio reclamados, no son obligatorias por no haber sido la materia de la contradicción, por lo que deben ser tomadas como orientaciones que el juzgador puede o no seguir.

Lamentablemente, la transcripción de la primera sentencia no permite saber si el tribunal El texto de la primera sentencia (expediente D.C. 153/2013) muestra que el tribunal se abstuvo de apoyar en alguna norma, jurisprudencia, precedente aislado o doctrina la distinción entre el criterio obligatorio y las meras orientaciones presentes en las jurisprudencias por contradicción de tesis. A mi me hubiese ilustrado mucho un poco de elaboración sobre este tema por parte de los magistrados del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que resolvieron el juicio de amparo.

B. Derechos que dan lugar al reclamo de daños y perjuicios. La transcripción, dentro de la sentencia del amparo D.C. 478/2013, del texto de la primera sentencia protectora, muestra que el tribunal estaba poco familiarizado con la diversas figuras jurídicas que contempla la Ley de la Propiedad Industrial, y que los magistrados tuvieron algunos problemas para diferenciar entre denominación social, nombre comercial y marca registrada.

No obstante, parafraseando el texto del fallo, la posición del tribunal colegiado fue que declaración administrativa de infracción por parte del IMPI, ya sea que se refiera a la lesión de cualquiera de los derechos de exclusividad previstos en la Ley de la Propiedad Industrial (patentes o registros), o de otro tipo de figuras jurídicas tuteladas por las normas represoras de la competencia desleal de la Ley de la Propiedad Industrial (como la clientela o el crédito mercantil), da al titular afectado derecho a reclamar una indemnización en términos del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sería interesante reflexionar sobre el derecho a reclamar una indemnización por declaraciones de infracción administrativa en donde el bien jurídico tutelado no es un derecho de exclusividad, el crédito mercantil, la clientela o el público consumidor, sino el sistema de competencia en general, como ocurre, en mi opinión, con el uso indebido del símbolo ®, la abreviatura M.R. o la leyenda Marca Registrada cuando se trata de marcas que no han sido registradas aún, conducta sancionable conforme la fracción III del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial[6].

C. Presunción de daños y perjuicios. El tribunal colegiado aseveró que, existiendo una declaración de infracción administrativa firme por parte del IMPI, se presume la existencia de los daños y perjuicios del demandante. El actor no tiene que demostrar haber sufrido un daño o perjuicio ni la relación de causalidad con la conducta infractora, para poder recibir el pago de la indemnización que prevé el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial:

… basta a criterio de este tribunal, que la autoridad competente, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, determine que existió una infracción a la patente o marca, para que se presuma el daño y perjuicio causado en términos del artículo 221 bis de la ley respectiva, por lo que sólo basta señalar en su caso las características del daño causado con la actividad que reclamó en el procedimiento administrativo y el juez, en su caso, debe analizar si ese daño es causado de manera directa con la infracción cometida y ponderar precisamente para efectos de determinar la sanción, aplicando por supuesto el artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial…

 …si existe una declaratoria sobre una infracción a las normas de propiedad industrial, la propia ley presume el daño y perjuicio ocasionado, por lo que sí es una consecuencia directa de la infracción cometida y sancionada.

Como el lector podrá percatarse, la discusión sobre la procedencia de la indemnización que dispone el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial y los hechos que deben probarse para obtener un fallo favorable, está lejos de concluir, contrario a lo que algunos pensábamos. Sentencias y posiciones como la asumida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, si son reiteradas por otros tribunales, pueden alentar que más titulares afectados por violaciones a sus derechos de propiedad industrial y por la competencia desleal, reclamen judicialmente el pago de las indemnizaciones a las que tienen legítimo derecho, elevando así el nivel de protección que la propiedad intelectual goza en nuestro país.

[1] “Art. 221 Bis.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley”.

[2] “PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Mayo de 2004, página 365.

[3] Reyes Lomelín, Arturo David. La Protección de la marca registrada mediante acciones civiles. México, Porrúa, 2003.

[4] «Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

…

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias especificaciones de un tercero;»

[5] Ver “MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1323; “PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACIÓN”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, marzo de 2001, página 1797; y “ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS. VIOLACIÓN AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICIÓN PARA SU PROCEDENCIA EL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE ILICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDIMIENTO MERCANTIL)” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 1680.

[6] «Art. 213- Son infracciones administrativas:

…

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;»

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El Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de diciembre de 2017, publicó un precedente aislado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[1], confirmando la constitucionalidad del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, relacionado con la acción civil para el pago de daños y perjuicios originados por infracción a los derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Para mayor claridad, trascribo el artículo en cuestión:

Artículo 221 Bis.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso serpa inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de los servicios que impliquen una violación a alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados por esta ley.

La Corte determinó que, si bien el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial omite identificar de forma expresa los derechos de propiedad industrial cuya infracción dan al titular afectado la facultad de reclamar la indemnización por daños y perjuicios, dicha omisión no es violatoria de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y a la igualdad.

El Alto Tribunal reconoció que no todas las hipótesis de infracción del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial involucran lesiones a derechos de propiedad industrial, aunque se trate de supuestos de competencia desleal. Incluso la Sala aceptó en el párrafo 124 de la ejecutoria que “resulta evidente que aquellas situaciones de competencia desleal o de infracciones administrativas donde no esté presente la violación de derechos de propiedad industrial, quedan fuera del universo de aplicación de la norma analizada, sin necesidad de que en ésta se haga precisión alguna”.

Lo anterior resulta paradójico, porque el litigio que dio origen al precedente en comento se relacionó con la determinación, por parte del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Ciudad de México), de la procedencia de la indemnización de los daños y perjuicios vinculados a una declaración de infracción administrativa apoyada en las fracciones I y IX, inciso a) del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial; es decir, a un caso de competencia desleal que no involucró la lesión de un derecho de propiedad industrial concreto. La Corte no analizó la licitud de la decisión del tribunal colegiado porque la materia de la controversia ante el máximo tribunal se limitó a la constitucionalidad del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, y no a la interpretación que el órgano inferior dio a la norma.

Sin restar importancia a la determinación del Alto Tribunal sobre la constitucionalidad del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, me parece más relevante el estudio de la sentencia emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (cuya revisión fue materia del precedente analizado), porque plantea nuevos problemas y renueva, en mi opinión, la discusión sobre temas que yo pensaba ya definidos por la jurisprudencia 1a./J. 13/2004[2] de la Primera Sala del máximo tribunal

La decisión del Octavo Tribunal Colegiado será materia de la siguiente entrada.

[1] “PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 221 BIS DE LA LEY RESPECTIVA NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA” en Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, Tomo I, diciembre de 2017, página 437. Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=%25202015750&Dominio=Localizacion&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2015750&Hit=1&IDs=2015750&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 19 de agosto de 2018.

[2] “PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo 2004, página 365. Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=31%2F2003&Dominio=Precedentes&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=22&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=181491&Hit=4&IDs=177542,180811,181380,181491,182529,183520,183622,183621,183396,183958,184164,184492,184719,185984,186222,186411,187246,188243,189364,190110&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2018.

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Lo más relevante fue la creación de una tutela jurídica específica para las “indicaciones geográficas” y la introducción de cambios a las disposiciones relacionadas con diseños industriales.

Las mencionadas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial entrarán en vigor el 27 de abril de 2018.

En esta primera parte comentaré brevemente los cambios en el campo de los diseños industriales. Debo aclarar que también hubo modificaciones a algunas normas relativas a la tramitación del registro de modelos de utilidad que, sin dejar de ser significativas, no guardan la importancia que tienen las reformas a las disposiciones sobre diseños industriales, en mi opinión.

Diseños industriales.

1. El legislador cambió la vigencia de los registros de diseño industrial.

En vez de quince años contados a partir de la fecha de solicitud (no renovables), la vigencia será ahora de cinco años desde la fecha de solicitud, renovables hasta en cuatro ocasiones para llegar a un total de veinticinco años[1]. El plazo para renovar comenzará a correr seis meses antes de la fecha de vencimiento; una vez alcanzado el día de expiración del registro, el titular contará con un plazo de gracia de seis meses para solicitar la renovación[2].

La exposición de motivos* explicó que los diseños industriales tienden a hacerse obsoletos en poco tiempo, por lo que la reducción en su período de vida y la posibilidad ir renovando la vigencia del registro hasta por un máximo de veinticinco años, según vaya conviniendo a su titular mantener el derecho de exclusividad, intenta hacer más eficiente la inversión que implica desarrollar y registrar un diseño industrial.

Lo anterior será verdad si la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es cambiada para reflejar, en el monto de la tarifa por la expedición del título de registro de diseño industrial, la disminución en el plazo de vigencia inicial de dicho registro.

Asimismo, según la exposición de motivos, el incremento en el plazo máximo de vigencia de los registros de diseño industrial a 25 años pretende armonizar la legislación mexicana con las de otros países, que reconocen a dicha figura jurídica una vida de entre veinte y veinticinco años, aunque el mínimo dispuesto en los acuerdos ADPIC sea de 10 años[3].

Yo sospecho que también influyó en el ánimo del legislador el hecho de que México es un país en donde los diseños industriales ocupan un lugar muy importante dentro de las figuras de protección que buscan las empresas y diseñadores mexicanos, en comparación con la patente.

 2. Las solicitudes de registro de diseño industrial en trámite al día de entrada en vigor del decreto de reformas podrán quedar sujetas a las disposiciones reformadas, si los interesados manifiestan su voluntad en ese sentido en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su entrada en vigor[4]. El término para ello será el 11 de junio de 2018.

 3. Los registros de diseño industrial ya concedidos y vigentes al inicio de vigencia de la reforma conservarán los quince años de vida original, pero ahora serán renovables hasta por dos períodos de cinco años cada uno, debiendo presentar la solicitud de renovación dentro de los seis meses previos al vencimiento o en el plazo de gracia de seis meses posteriores a la expiración del registro[5].

 4. El texto reformado de la ley busca mayor precisión en cuanto a la definición de novedad de los diseños industriales.

La Ley de la  Propiedad Industrial dispone que serán registrables los diseños nuevos susceptibles de aplicación industrial, aclarado que se consideraban nuevos los diseños “de creación independiente y que difirieran en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños”[6].

La ley reformada explica ahora que un diseño es de creación independiente “cuando ningún otro diseño industrial idéntico haya sido hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o antes de la fecha de la prioridad reconocida”, aclarando  que “se considerarán idénticos los diseños industriales cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes” ^[7]. Queda a criterio del IMPI (y eventualmente de los tribunales) la determinación acerca de cuándo un detalle es “irrelevante”.

Adicionalmente, la ley indica que, para estimar que un diseño difiere en grado significativo de otros diseños anteriores conocidos, debe atenderse a la impresión general que el diseño industrial produce en un experto en la materia, y a la impresión general producida por cualquier otro diseño industrial que se haya hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad reconocida, considerando el grado de libertad del diseñador para la creación del diseño industrial^[8].

La pretensión expresa del legislador fue facilitar el examen de novedad de los diseños industriales y su tramitación, aclarando los aspectos que integran el concepto de “novedad” del diseño industrial. Sin embargo, no me parece que haya logrado la claridad buscada sobre la definición del grado significativo de diferenciación de un diseño respecto de otros. La ley exige ahora considerar la impresión que el diseño produce en un experto en la materia, pero no sabemos de qué materia está hablando, ya que el objeto de protección del diseño industrial es lo ornamental o estético, no los elementos técnicos involucrados. Además, el grado de conocimiento exigido es el de “experto” y no el de una persona con pericia media en la materia.

5. Anteriormente, los diseños industriales podían registrarse con relación a un género de productos. Ahora la ley exige al solicitante señalar el producto específico al que se aplicará el diseño cuyo registro solicita.

6. Algo peculiar ocurrió con la protección de los productos artesanales a través del diseño industrial.

De acuerdo a la exposición de motivos, los propulsores de la reforma expresamente pretendían modificar el artículo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial para incorporar, como materia susceptible de ser registrada, los dibujos bidimensionales y modelos tridimensionales aplicables a los productos artesanales. Algún articulista madrugador lo dio como un hecho en la prensa capitalina al día siguiente en que la reforma fue publicada en al Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, la publicación de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la Federación omitió el cambio del citado artículo 32. Si no hubo una errata en la publicación, la omisión sugiere que, durante el proceso legislativo, el Congreso Federal estimó que el diseño industrial no era una figura adecuada para proteger los bienes producto de la actividad artesanal. Sería interesante rastrear el debate para conocer cuáles fueron los razonamientos concretos de los legisladores para omitir la referencia expresa a los productos artesanales.

7. Las solicitudes de diseño industrial deberán ser objeto de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial tan pronto aprueben el examen de forma. El objeto de la publicación es dar a conocer al público la pretensión de obtener un derecho de exclusividad sobre el diseño industrial publicado, y de esa forma procurar disminuir las posibilidades de infracciones por parte de terceros[9].

8. Por último, mediante la reforma del artículo 186 de la Ley de la Propiedad Industrial, el legislador decidió hacer públicos los expedientes de solicitudes de patente, diseño industrial y modelo de utilidad en trámite, una vez que las solicitudes de patente o registro correspondientes hubiesen sido publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Me parece que ésta fue una medida atinada en función del objeto de la Ley de la Propiedad Industrial de diseminar la información y conocimiento tecnológicos[10]. A mismo tiempo, permite a los terceros conocer con tiempo y en detalle la materia potencialmente protegible mediante patente o registro de diseño industrial o modelo de utilidad, dándoles así oportunidad suficiente de evitar incurrir en actos lesivos de los eventuales derechos de exclusividad que el IMPI llegue a otorgar.

* Agradezco la ayuda del Lic. Alejandro Luna Fandiño, Coordinador de la Comisión de Legislación de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, por haberme facilitado la exposición de motivos de la reforma que ahora comento.

[1] Artículo 36 de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[2] Artículo 36 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[3] Artículo 26.3 de los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

[4] Artículo Segundo Transitorio de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[5] Artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[6] Artículo 31 de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado como Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

[7][7] Artículo 32 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[8][8] Artículo 32 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[9] Artículo 37 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018.

[10] Art. 2°.- Esta Ley tiene por objeto: … II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos.

Diario oficial 13-mar-18 (diseños)

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Escenario inimaginable hace un par de años, la terminación del TLC parecería un paso más hacia la recomposición del orden económico internacional, originalmente organizado alrededor del llamado Consenso de Washington. No deja de sorprenderme el recuerdo del desbordado optimismo imperante a mediados de la década de los noventa del siglo pasado; el triunfo del liberalismo político y económico parecía asegurado.

Sin embargo, las preocupaciones sobre seguridad, la desigualdad, la desconfianza hacia las élites políticas tradicionales y el temor al “otro” han abonado para que algunos países hayan elegido caminar en una dirección inesperada. No me parece que se trate de una revolución en lo fundamental, pero observamos escenarios que, hace un lustro, no estaban en el libreto.

El TLC tuvo para México implicaciones enormes, que rebasaron el aspecto estrictamente comercial. Para nosotros fue un cambio del lugar que los mexicanos le dábamos a nuestro país en el mundo y profundizó un vínculo esencial con la Unión Americana principalmente. Al respecto, el historiador Lorenzo Mayer escribió:

La firma del TLC constituyó uno de los momentos simbólicos más importantes en la relaciones México-Estados Unidos desde la alianza formal de ambos países durante la segunda Guerra Mundial. Con el acuerdo, el fracaso del nacionalismo económico mexicano se convirtió, de golpe, en un triunfo personal para el presidente Carlos Salinas y un triunfo colectivo para el grupo gobernante. Con el TLC se perdió la política de Estado que se había mantenido vigente desde la Revolución mexicana hasta la política hacia Centroamérica en los años ochenta, y su lugar lo ocupó una mera política de gobierno que bien se puede definir como una nueva “relación especial” con la única superpotencia de fines del siglo XX”[1].

El TLC tuvo un impacto muy fuerte en la regulación de la propiedad intelectual en México. Buena parte de las normas contenidas hoy en la Ley de la Propiedad Industrial, Ley Federal del Derecho de Autor y Ley Federal de Variedades Vegetales fueron consecuencia directa del TLC. Ahora que la supervivencia del TLC está comprometida, hay quien pregunta si su terminación tendrá consecuencias a nivel legislativo en nuestra materia.

Jugar al profeta es riesgoso, pero pienso que puedo aventurar algunas conjeturas razonables para el caso que el TLC sea denunciado.

1. México, Canadá y la Unión Americana seguirán siendo vecinos, nadie se mudará de continente, y el comercio no se detendrá. A pesar de los supuestos esfuerzos por diversificar el destino de las exportaciones mexicanas, México continuará siendo altamente dependiente del intercambio con los Estados Unidos en una relación que permanecerá asimétrica.
2. Las economías de los países parte del TLC van a sufrir, más la mexicana que la estadounidense y canadiense (particularmente en los niveles de inversión y la tasa de crecimiento). No faltará quien salga ganando con el fin del acuerdo.
3. Las reglas comerciales van a cambiar, pero no demasiado. Tanto México como EEUU y Canadá son miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y seguirán sujetos a sus normas. Claro que las ventajas del TLC desparecerán, pero tampoco vamos a volver al sistema de sustitución de importaciones y al mercado protegido.
4. En ese mismo orden de ideas, veo improbable que la terminación de TLC tenga como consecuencia reformas a la leyes mexicanas que signifiquen disminuciones a los niveles de protección que la propiedad intelectual disfruta al día de hoy. Aún sin el TLC, México se encuentra obligado por múltiples acuerdos bilaterales y multilaterales (notablemente el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio o ADPIC) que obligan a nuestro país a contar con el marco normativo actualmente existente.
5. Por otro lado, sin el TLC, el Estado Mexicano tendrá pocos incentivos para profundizar y ampliar los actuales niveles de protección a la propiedad intelectual, en especial en el campo de la innovación tecnológica, en donde nuestros vecinos del norte mantienen una posición dominante. Se me ocurren algunos ejemplos de cosas que no ocurrirán si el TLC termina: a) la ampliación de la vigencia de algunas patentes como consecuencia de demoras injustificadas en la emisión de la patente o demoras injustificadas en la emisión de los permisos o autorizaciones para comercializarlo; b) elevar a rango reglamentario al menos el principio de “non-reliance” para datos sobre eficacia y toxicidad de nuevos ingredientes activos de medicamentos y agroquímicos presentados para obtener permisos y autorizaciones para su comercialización[2]; c) establecer un plazo mínimo de protección para los datos antes señalados[3]; d) extender el concepto de invención para incluir desarrollos y elaboraciones que actualmente no se consideran invenciones; e) el establecimiento de un sistema de protección provisional para invenciones objeto de solicitudes de patente publicadas pero no concedidas aún.

No sabemos qué futuro le depara al TLC; cálculos pesimistas en octubre de 2017 situaban las probabilidades de supervivencia del acuerdo comercial en menos del 50%[4]. En todo caso, el fin del TLC no sería el fin de mundo, y nos debe motivar a repensar la relación de México con nuestros vecinos y el resto de la comunidad internacional.

[1] Josefina Zoraida Vázquez y Lorenzo Meyer, México frente a Estados Unidos. Un ensayo histórico, 1776-2000, 4ª ed., México, FCE, 2001, p. 239.

[2] La protección de los datos de estudios y pruebas de seguridad y eficacia de las nuevas entidades químicas para uso en medicamentos y agroquímicos tiene dos aspectos: la preservación de su confidencialidad (“non-disclosure”) y el evitar que terceros usen dicha información para lograr la aprobación de sus propios productos equivalentes (“non-reliance”). Actualmente, el único apoyo que tiene el non-reliance en materia farmacoquímica es el oficio-circular CAS/01/OR/896/2012 signado por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que establece lineamientos para la protección de los datos clínicos que los particulares presentan. El citado oficio-circular continuaba vigente al 17 de agosto de 2017, pero podría ser revocado fácilmente en cualquier momento sin previo aviso.

[3] ADPIC no señala plazo mínimo de protección de los datos de estudios y pruebas de seguridad y eficacia de las nuevas entidades químicas para uso en medicamentos y agroquímicos. TLC, prevé un plazo de cinco años, al igual que el oficio-circular CAS/01/OR/896/2012, aunque este último sólo aplica a datos clínicos de nuevos medicamentos. La terminación del TLC dejará la protección de los datos de estudios y pruebas de seguridad y eficacia en una situación más endeble que la actual.

[4] “US demands raise fears that leaving NAFTA could hurt economy” en Chicago Tribune; versión electrónica visible en http://www.chicagotribune.com/business/sns-bc-us–nafta-in-danger-20171011-story.html. Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2017.

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La fracción XII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que es infracción administrativa “ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva”.

Para entender qué es lo que ampara una patente, es necesario referirse a las reivindicaciones. Como precisa el artículo 21 de la Ley de la Propiedad Industrial, las reivindicaciones establecen las fronteras del derecho de exclusividad que confiere la patente.

Al respecto Jaime Delgado explica: “La descripción complementa las reivindicaciones, en cuanto enseñan cómo ejecutar prácticamente la invención, pero el derecho del inventor está delimitado por aquellas.”[1]. En el mismo sentido, Rafael Pérez Miranda, destaca “la extensión de los derechos de patente estarán limitados por las reivindicaciones que de manera precisa se reclamen en la solicitud y que fueran aprobadas al otorgarse”[2]. Oscar Solorio Pérez abunda “es decir, las reivindicaciones constituyen la descripción formal de aquello legalmente protegido como una patente”[3].

Con frecuencia he entendido las reivindicaciones como un acuerdo entre la administración y el solicitante, en donde éste último propone, en primera instancia, el alcance del derecho de exclusividad y las autoridades responden, ya sea aceptando la delimitación marcada por el administrado o señalando circunstancias que obligan a restringir o replantear la amplitud de la materia reivindicada, a lo cual el interesado puede contestar nuevamente. De ese juego quasicontractual nacen las reivindicaciones aprobadas que determinan el derecho conferido por la patente concedida.

Regresando al tema de la infracción, el artículo 213, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone que ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva, es infracción administrativa. Al respecto, la posición más “conservadora” entre los profesionales dedicados a la propiedad industrial, ha sido que la actualización de la citada hipótesis exige, entre otros requisitos, que el producto infractor se ajuste a lo literalmente señalado en las reivindicaciones. Dicho de otra manera, las reivindicaciones deben entenderse de forma restrictiva, y aquél producto que no cae dentro de la materia expresamente contenida en las reivindicaciones (particularmente la primera) no puede estimarse como infractor de la patente, aunque el producto señalado como infractor se parezca mucho al patentado.

La anterior interpretación sería aplicable, mutatis mutandi, a los supuestos de las fracciones XI y XIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que señalan que es infracción administrativa “fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva” y “utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva”.

La Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del mes de noviembre de 2016 publicó la tesis con el rubro “PATENTE. LA INTERPRETACIÓN PERIFÉRICA, POR IDENTIDAD O POR EQUIVALENCIA, CONSTITUYE UN MÉTODO PARA DEFINIR SI UN TERCERO HA INVADIDO EN PERJUICIO DE SU TITULAR LOS DERECHOS QUE DERIVAN DE ESA EXCLUSIVIDAD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN”, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito[4].

La relevancia de esta tesis radica en que el tribunal admite la posibilidad de declarar la infracción administrativa en el caso en que el producto infractor no reproduce la materia literalmente reivindicada, pero existe equivalencia de los medios utilizados, es decir, “para considerar que existe la infracción por equivalencia resulta necesario que el infractor utilice medios diferentes para resolver el mismo problema de la invención”.

Para determinar si estamos ante un caso de equivalencia que amerita la declaratoria de infracción, el tribunal señala que deben analizarse cinco circunstancias principales, con ayuda de un perito: “1) Los elementos contenidos en las reivindicaciones de la patente; 2) La evidencia de la sustitución, basándose en sus propios conocimientos y en los elementos que conformen el estado de la técnica; 3) La fecha en que se examina la posible existencia de la infracción; 4) La utilización de modos de realización o elementos que, a pesar de ser sustitutivos de la invención y que se puedan interpretar como comprendidos en el ámbito de la reivindicación de la patente, se hallen excluidos por estar comprendidos dentro del estado de la técnica; y, 5) Las innovaciones y desarrollos posteriores a la fecha de solicitud o prioridad de la patente presuntamente invadida.”

Explicando el contexto del precedente, la lectura de la versión pública de la ejecutoria muestra que emanó del juicio de amparo directo número 339/2016 vinculado con la solicitud de declaración administrativa de infracción de la patente número 214,691 (COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE MICOFENOLATO CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO, propiedad de Novartis AG) promovida el 25 de enero de 2011 contra Landsteiner Scientific, S.A. de C.V. con motivo de la comercialización del producto farmacéutico identificado con la marca “FEMULAN”.

Un detalle que debe considerarse es que la controversia giró alrededor de la infracción por “ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva”, contemplada en el artículo 213, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial. Si bien la infracción no se relacionó con las hipótesis de fabricación de un producto o proceso patentado, me parece que el principio sobre la infracción por equivalencia, expuesto en el precedente, sería igualmente aplicable.

La tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado es, sin duda, una buena noticia para los titulares de patentes, ya que fortalece la defensa de los derechos de propiedad industrial, particularmente en el campo farmacéutico.

Por otro lado, el que las autoridades puedan ir más allá de los límites sentados por las reivindicaciones literales y expresas puede ser causa de incertidumbre acerca de dónde termina el ejercicio lícito de una actividad industrial, comercial o de servicios, considerando que, para efectos de la infracción de una patente, las fronteras del derecho de exclusividad dejan de estar claramente determinadas para quedar a discreción –no arbitrio- de las autoridades.

Es cierto que el tribunal expuso una serie de elementos que deben estudiarse para concluir si es procedente declarar una infracción por equivalencia, pero su estudio queda en manos de un auxiliar de la administración, como lo es el perito, que ya no se limita al análisis del producto o proceso infractor, sino también a alargar el alcance de la materia amparada por la patente y que fue fijada por cláusulas reivindicatorias que, en principio, propuso el propio solicitante de la patente.

Cabe preguntarse si la interpretación del Primer Tribunal Colegiado fue contraria al principio de tipicidad de la infracción administrativa[5], al aparentemente ampliar el supuesto de infracción de “fabricar o elaborar productos amparados por una patente” a fabricar o elaborar productos por medios equivalentes a los amparados por una patente. Si la aplicación de la hipótesis de infracción rebasa los límites impuestos por el supuesto normativo, podría ser considerada inconstitucional y violatoria del derecho humano a la legalidad contemplada en los artículos 14 y 16 Constitucionales.

Además del criterio relacionado con la doctrina de los equivalentes, el juicio de amparo directo 339/016 dio origen a otra tesis, con el rubro PATENTE. EL PRINCIPIO DE UNIDAD INVENTIVA, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO CONSTITUYE UN MÉTODO PARA DEFINIR SI UN PARTICULAR HA INVADIDO EN PERJUICIO DEL TITULAR LOS DERECHOS QUE DERIVAN DE ESA EXCLUSIVIDAD EN UN PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN[6].

El principio de unidad inventiva, previsto en el artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial, constituye una regla aplicable al procedimiento de emisión de patentes, conforme a la cual la solicitud de patente “deberá referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conforme un único concepto inventivo”. La ausencia de unidad de invención obliga al Instituto a requerir al solicitante que divida la solicitud inicial en varias solicitudes “divisionales”, conservando la fecha de presentación y la prioridad que se hubiese reconocido.

Es ese sentido, el tribunal aclaró en la ejecutoria que “el artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial, si bien establece los lineamientos o directrices para determinar la materia inventiva que protege una patente, lo objetivamente cierto es que no establece los elementos que deben tomarse en cuenta para definir si un particular ha invadido en perjuicio del titular los derechos que derivan de esa exclusividad en un procedimiento de infracción”.

Aunque la ejecutoria no dice, la tesis expuesta por el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito nos lleva a sostener que no hay fundamento para afirmar que, conforme el principio de unidad de invención, la declaración administrativa de infracción exige la prueba de la invasión de todas y cada una de las reivindicaciones de la patente. Al contrario, basta que se demuestre la invasión de una o varias de las reivindicaciones independientes de la patente para que se actualice esta parte del supuesto de infracción del artículo 213, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, con independencia que también pueda demostrarse la invasión de reivindicaciones dependientes. A mi juicio, este lineamiento también sería aplicable al caso de la fabricación de productos y uso de procesos amparados por patente, sin autorización, a que se refieren las fracciones XI y XIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

La aclaración que brinda el precedente del Tribunal Colegiado  me parece muy oportuna y adecuada, y contribuirá a impedir que una lectura equivocada del principio de unidad de invención reste, injustamente, eficacia a los medios que establece la legislación para la defensa de los derechos que confieren las patentes en nuestro país.

[1] Jaime Delgado, Patentes de invención, diseños y modelos industriales, México, Oxford, 2001, pág. 57.

[2] Rafael J. Pérez Miranda, Derecho de la propiedad industrial. Patentes, marcas, obtentores de vegetales, informática. Un enfoque de derecho económico, 4a. ed., México, Porrúa, 2006, pág. 128.

[3] Óscar Javier Solorio Pérez, Derecho de la Propiedad Intelectual, México, Oxford, 2010, pág. 180.

[4] “Patente. La interpretación periférica, por identidad o por equivalencia, constituye un método para definir si un tercero ha invadido en perjuicio de su titular los derechos que derivan de esa exclusividad dentro de un procedimiento de infracción” en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Número 36, Volumen IV, noviembre 2016, página 2412. Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=interpretaci%25C3%25B3n%2520perif%25C3%25A9rica&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2013115&Hit=1&IDs=2013115&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2017.

[5] “Tipicidad. El principio relativo, normalmente referido a la materia penal, es aplicable a las infracciones y sanciones administrativas”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1667. Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=tipicidad%2520principio%2520relativo%2520administrativas&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=174326&Hit=1&IDs=174326&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2017.

[6] “Patente. El principio de Unidad Inventiva, contenido en el artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial, no constituye un método para definir si un particular ha invadido en perjuicio del titular los derechos que derivan de esa exclusividad en un procedimiento de infracción”, en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Tomo IV, noviembre de 2016, página 2411. Versión electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=339%2F2016&Dominio=Precedentes&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=8&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2013114&Hit=6&IDs=2014940,2013996,2014005,2013618,2013619,2013114,2013115,2013049&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: Septiembre 4, 2017.

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