El Capítulo III del Título VII de la LFDA se tituló “De las culturas populares”. El objeto de las legislación fue proteger “las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable”[3].

“La cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas y los valores se transmiten oralmente , por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, las artesanías, la arquitectura y otras artes.[4]

La inserción de normas especiales en la legislación del derecho de autor dirigidas a proteger manifestaciones de la cultura popular y de los pueblos originarios tuvo que ver con la recomendación sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular de la UNESCO de 1989[5], y se limitaban a prohibir su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen[6] pero con la obligación de mencionar la comunidad, etnia o región del país de donde la obra era originaria, de forma razonablemente consistente con la protección de los derechos morales que contempla la Ley Federal del Derecho de Autor[7].

Al respecto, encuentro dos características que particularizan este tipo de obras: a) la ausencia de un autor identificable[8] y b) la obra debía ser atribuible a la tradición popular o a una etnia específica.

La legislación mexicana diferenciaba entre artesanías, arte popular y las manifestaciones de las etnias originadas o arraigas en el territorio del país, que incluyen las manifestaciones culturales de los pueblos originarios.

Al tratarse de obras sin autor conocido, y en coherencia con las normas relativas a la explotación de obras de autor anónimo, la LFDA autorizaba expresamente la libre explotación de las obras emanadas de la cultura popular[9] y las etnias originarias o arraigadas en México[10]. Sin embargo, y también en congruencia con las figuras propias del derecho autoral, la legislación contempló expresamente los derechos a la integridad de la obra y al reconocimiento de la paternidad de la expresión, correspondiente la titularidad de dichas prerrogativas a las comunidades o etnias a las cuales pertenecen dichas expresiones, como explican Serrano Migallón y Viñamata[11]. En otras palabras, si bien el usuario de este tipo de obras no estaba obligado contratar una licencia ni entregar una contraprestación por su explotación, sí debía abstenerse de deformar la obra de tal manera que causase demérito de la obra o dañase la reputación o imagen de la etnia de la que era originaria.

La inserción de normas protectoras de las obras originadas en la cultura popular y las etnias fue vista como un avance importante en la defensa del patrimonio cultural de nuestro país por importantes doctrinarios[12].

No obstante, las insuficiencias de la legislación se hicieron evidentes con el tiempo; en particular, la protección brindada por la ley se limitaba a obras específicas, no a expresiones del folclor, y la pertenencia al dominio público de las obras sin autor identificado impedían a las comunidades y etnias oponerse legalmente al uso, reproducción o adaptación de las obras originadas en aquellas (siempre que no hubiese deformación en demérito de la obra o menoscabo de la reputación de la comunidad), mucho menos pretender un beneficio económico por la explotación con fines de lucro[13].

Ciertamente, el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (RLFDA)[14], desde su promulgación, intentó aclarar el alcance de la ley y superar algunas de las limitaciones en materia de protección de expresiones de cultura popular impuestas por la naturaleza propia del derecho de autor. Así, el reglamento incluyó en el género “obras artísticas de arte popular” sin autor identificable, algunas creaciones que difícilmente podrían considerarse como obras, tales como leyendas (contradiciendo la norma legal, que expresamente las excluye del ámbito de protección de la Ley Federal del Derecho de Autor[15]), las tradiciones, los ritmos y los rituales[16]. Aun así, seguían tratándose de obras del dominio público, de libre explotación y la legislación dejaba muchas dudas acerca de los sujetos con legitimación para el ejercicio de las acciones defensa de la integridad y paternidad sobre las obras originadas en el arte popular, la artesanía y los diferentes grupos étnicos.

Luego de analizar las disposiciones de la ley y el reglamento sobre defensa de las obras de artesanía, arte popular y las manifestaciones culturales de los pueblos originarios, Martín Michaus concluyó que la adecuada protección de las expresiones culturales tradiciones exigía la implementación de una figura jurídica sui generis que superara las limitaciones impuestas por la naturaleza y dogmática del derecho de autor[17].

Respondiendo a lo anterior, y tal vez en reacción a sonados casos de “apropiación cultural”[18] divulgados por la prensa[19], el Congreso Federal reformó, a iniciativa de la senadora Susana Harp, las disposiciones del Capítulo III del Título VII de la LFDA en enero de 2020 (LFDA 2020)[20].

El capítulo III reformado del Título VII de la LFDA 2020 redefinió el ámbito de protección brindada a la culturas populares y expresiones culturales tradicionales para abarcar obras literarias y artísticas, de arte popular, artesanías, primigenias, colectivas y derivadas de las culturas populares o de las expresiones de las culturas tradicionales que integran la composición pluricultural de México, en las que se manifiestan elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades[21].

Una cambio importante fue que la ley dejó de exigir que se trate de obras sin autor conocido, abriendo la puerta a que obras con autores perfectamente identificados y, por lo tanto, protegidas por el derecho de autor, pasaran a ser patrimonio de un pueblo o comunidad al concluir el plazo de vigencia de los derechos patrimoniales de autor, conforme al artículo 154 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Tratándose de obras que no cuentan con autor identificable, los titulares de los derechos sobre estas obras son los pueblos y comunidades vinculados a la expresión cultural de que se trate, y abarcan tanto el derecho moral a oponerse a la deformación en demérito de la obra o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o pueblo al que pertenece, como el derecho patrimonial de oponerse a su explotación (incluyendo reproducción, adaptación, fijación, representación, publicación, comunicación, utilización en cualquier forma o puesta a disposición) por parte de personas ajenas al pueblo o comunidad sin su autorización.

Las disposiciones sobre la protección de las obras de emanadas de la cultura popular y expresiones culturales tradicionales son subsidiarias respecto al derecho de autor; es decir, operan cuando el autor no es identificable o cuando, siendo identificable y habiéndose agotado el plazo de protección a los derechos patrimoniales de autor, la obra se ha incorporado de forma clara e inequívoca a la identidad y cultura tradicional del pueblo o comunidad a la que el autor perteneció o con la que se identificó.

La autorización del pueblo o comunidad para el uso de una obra de cultura popular o una expresión cultural tradicional deberá manifestarse por escrito. Si el interesado desconoce a qué comunidad o pueblo corresponde la titularidad de la obra que pretende explotar, la Secretaria de Cultura, con asistencia del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, llevará a cabo la identificación, para que el interesado tramite directamente con el pueblo o comunidad la autorización. Si esto no fuese posible, entonces corresponderá a la Secretaría de Cultura emitir la autorización correspondiente. Si surgiese controversia, deberá resolverse de forma colegiada entre la Secretaría de Cultura, las autoridades de los pueblos indígenas involucrados y el órganos técnico correspondiente.

Fuente: https://www.milenio.com/estilo/carolina-herrera-defiende-acusacion-apropiacion-cultural

Me parece evidente la intención del legislador de establecer en la LFDA 2020 un mecanismo especial, dentro todavía del ámbito del derecho de autor, que permitiese a los pueblos y comunidades asumir el derecho a usar y disponer de las obras de arte popular, artesanales y las incorporadas a su identidad y cultura tradicional, evitando que terceros sin autorización las exploten con fines de lucro o las deformen de cualquier manera. En mi opinión, la deformación podría darse de muchas maneras; las expresiones de las culturas tradicionales con frecuencia están cargadas de simbolismos y significados que pueden fácilmente banalizarse a través de su uso o explotación en contextos ajenos al impuesto por la tradición.

Desde mi punto de vista, las disposiciones de la LFDA 2020, vigentes todavía al día de hoy, son confusas e inconsistentes, lo cual no significa que sean inoperantes. El Instituto Nacional del Derecho de Autor reportó que desde las reformas de 2020 y hasta febrero de 2022 atendieron siete consultas sobre la identificación del titular de obras literarias, artísticas, arte popular, artesanal o expresiones culturales tradicionales, respondiendo favorablemente con la identificación en dos oportunidades. Las otras cinco “no cumplieron con lo requerido para iniciar el proceso de identificación”. Por su parte, la Secretaría de Cultura informó que en cuatro consultas lograron identificar al pueblo o comunidad titular[22]. Ignoro si algún interesado ha solicitado la autorización escrita a alguna de las comunidades identificadas o cuántas autorizaciones se han acordado (la LFDA2020 no da intervención en ese tipo de contratos a la administración).

Hasta el 21 de febrero de 2022, ningún procedimiento de solución de controversias, previsto en el último párrafo del artículo 160 de la LFDA2020, se había iniciado.[23]

En términos de la LFDA2020, una obra artística, literaria o de tipo artesanal, emanada de la cultura popular o consistente en una expresión de la cultura tradicional, sin autor identificable (incluyendo las enumeradas en el artículo 48 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor), no debe ser explotada sin permiso por personas no pertenecientes al pueblo o comunidad de que se trate. Todo lo demás es muy vago: determinar quién tiene atribuciones para ejercer las acciones de protección y disponer de los derechos sobre las obras pertenecientes a las comunidades o pueblos parece una tarea sumamente compleja; no hay normas que regulen el mecanismo de solución colegiada de controversias ni los supuestos en que opera; no sabemos qué ocurre con ese mecanismo si la comunidad o pueblo involucrado no se identifica a sí mismo como indígena (aunque el artículo 2° Constitucional señala que “toda comunidad equiparable” a los pueblos indígenas tendrá los mismos derechos establecidos constitucionalmente a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos), ni cuál sería el organismo técnico competente en estos casos, o de qué manera se determina cuando una obra con autor identificado se convierte en un bien intangible del pueblo o comunidad al finalizar el plazo de vigencia de los derechos patrimoniales de autor. Tampoco hay manera de determinar la vigencia del derecho de los pueblos a autorizar la explotación de una obra emanada de la cultura popular o cultura tradicional, o si siquiera existe un plazo de vigencia. No hay que olvidar que los derechos patrimoniales de autor, dentro de los que se inscribiría el derecho a autorizar el uso y explotación de las obras, son esencialmente temporales conforme el artículo 28 Constitucional.

El esfuerzo más reciente por establecer un efectivo sistema de protección a los bienes intangibles de los pueblos y comunidades indígenas se materializó en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (LFPIA), promulgada a inicios de 2022[24]. La exposición de motivos está disponible aquí.

La LFPIA, impulsada por los senadores Susana Harp y Ricardo Monreal, crea una nueva familia de derechos intelectuales, con figuras jurídicas diferentes de las contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual y la Ley Federal de Variedades Vegetales.

La LFPIA está integrada por 75 artículos, divididos en 5 títulos con un total de 8 capítulos y cinco artículos transitorios. Su redacción me parece compleja, redundante y confusa, con inconsistencias, imprecisiones y errores conceptuales que van a exigir mucho trabajo doctrinal y jurisprudencial para ir desentrañando su significado y alcance, por no hablar de las dificultades que enfrentará su aplicación práctica.

En primer lugar, es de destacar que la LFPIA busca beneficiar principalmente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas[25], sin limitarse a éstos. La ley también prevé su aplicación en favor de los pueblos y comunidades equiparables a los pueblos y comunidades indígenas, en congruencia con el artículo 2° de la Constitución.

La LFPIA introduce conceptos novedosos: patrimonio cultural, propiedad intelectual colectiva sobre el patrimonio cultural, derecho de propiedad colectiva sobre el patrimonio cultural, pueblos y comunidades afromexicanas y etnocidio cultural.

Las comunidades afromexicanas son las que “se autoadscriben, bajo distintas denominaciones, como descendientes de poblaciones africanas y que tienen formas propias de organización, social, económica, política y cultural, aspiraciones comunes y que afirman libremente su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas” [26].

La LFPIA define el patrimonio cultural como “el conjunto de bienes materiales e inmateriales que comprenden las lenguas, conocimientos, objetos y todos los elementos que constituyan las culturas y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que les dan sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos, a los que tienen el pleno derecho de propiedad, acceso, participación, práctica y disfrute de manera activa y creativa” [27]. Como puede observarse, el patrimonio cultural comprende tanto bienes incorpóreos como corpóreos, incluso inmuebles, como serían los lugares sagrados y centros ceremoniales[28].

El derecho de propiedad colectiva sobre el patrimonio cultural “es el derecho real o de dominio directo que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tienen sobre su patrimonio cultural, basado en sus saberes, conocimientos, manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y expresiones culturales tradicionales[29]”. La LFPIA dice nada específico acerca de recursos genéticos, aunque podrían quedar englobados en los términos más generales “conocimientos, manifestaciones de sus ciencias, tecnologías” antes destacados.

En consecuencia, podemos afirmar que el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos que protege la nueva ley incluye tanto los conocimientos tradicionales como las expresiones culturales tradicionales.

Los derechos sobre el patrimonio cultural son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, inembargables y de naturaleza colectiva[30], ni están sujetos a algún plazo de vigencia. Es importante recalcar la expresión “colectiva”. Los derechos sobre el patrimonio cultural no pertenecen al Estado (a diferencia de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas) ni son propiedad privada de una sola persona o conjunto determinado de individuos, mucho menos son del dominio público; pertenecen de manera colectiva a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana. Esta es una característica que claramente distingue los derechos sobre el patrimonio cultural de todas las demás figuras del derecho intelectual en México.

La propiedad colectiva de los pueblos y comunidades no es una verdadera propiedad, pero se le parece. Como en el caso de otros derechos intelectuales, se trata de un derecho real y, como tal, oponible erga omnes. Aunque la LFPIA la caracteriza como un “derecho real o de dominio”, el uso de la expresión “dominio” no parece la más acertada; la propiedad colectiva de los pueblos y comunidades es intransferible[31], lo que impide su enajenación y ciertamente impone una fuerte limitante a ese supuesto dominio.

La creación de un derecho real sobre el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas sustrajo del dominio público un importante conjunto de bienes incorpóreos, para afectarlos a un régimen especial en beneficio de los pueblos o comunidades que los crearon y en perjuicio del resto de los integrantes de la sociedad, que se ven privados de la facultad de usar y explotar libremente dichos bienes.

La tutela del patrimonio cultural por la LFPIA no está condicionada a la demostración de arraigo de los elementos incorporados a dicha universalidad de derechos, ni tampoco exige de registro. Ciertamente la LFPIA establece un Registro Nacional del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero se trata de un registro declarativo, en donde se identifican, catalogan, registran y documentan las manifestaciones culturales y tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y, supongo yo, los pueblos y comunicades equiparables.

Además del efecto declarativo de derechos, el Registro brinda publicidad a los actos jurídicos que afectan las manifestaciones culturales y tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con la finalidad de que los actos inscritos surtan efectos frente a terceros. La inscripción de los elementos que integran el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas en el citado registro exige agotar un procedimiento complejo, substanciado ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con la intervención de las autoridades y representantes de los pueblos y comunidades, la Secretaría Técnica (sic)[32] y un comité de especialistas[33].

Las autorizaciones para el uso y aprovechamiento temporal de los elementos del patrimonio cultural de un pueblo o comunidad deberán ser acordadas con las autoridades del pueblo o comunidad involucrados nombradas o elegidas de acuerdo con sus propios sistemas normativos[34]. No obstante, dicha autorización deberá contar, además, con la manifestación del consentimiento libre, previo e informado del pueblo o comunidad titular de la manifestación cultural[35], en términos de la Ley de Consulta de las Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas[36]. No está claro si el consentimiento del pueblo o comunidad es requerido antes de celebrar el contrato, o después de celebrado, a manera de ratificación.

El plazo máximo de la autorización es de cinco años, prorrogables siempre que la comunidad o pueblo involucrado exprese su consentimiento libre, previo e informado[37]. El contrato deberá celebrarse ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección y el Instituto Nacional Indigenista, la cual debe verificar que el consentimiento de la comunidad haya sido libre, previo e informado. No está claro cuál sería la consecuencia jurídica de que el contrato se celebre al margen de la administración.

La ley prevé los elementos reales mínimos que debe contener el contrato por el que la comunidad o pueblo transmite a un tercero el uso y aprovechamiento temporal de una manifestación del patrimonio cultural. En el caso de que una misma manifestación sea atribuible a dos o más pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, y no haya un acuerdo entre ellas acerca de su uso o aprovechamiento por terceros, dicha manifestación no podrá ser objeto de contrato[38].

Los contratos celebrados a título individual por una persona integrante de un pueblo o comunidad, que implique la transmisión del uso, aprovechamiento o derecho a comercializar elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son nulos[39]. La ley no prevé, sin embargo, la aplicación retroactiva de esta disposición, por lo que los actos celebrados antes de la entrada en vigor de la legislación comentada, por virtud de la cual un tercero ajeno a la comunidad o pueblo indígena o afromexicano adquirió derechos al uso y goce de manifestaciones del patrimonio cultural, deberán ser reputados como válidos, o bien, habrá que estudiar su licitud caso por caso.

Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos están imposibilitados para reclamar como parte de su patrimonio cultural los bienes afectados por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos[40].

Un tema particularmente relevante es el de las interacciones entre los derechos colectivos sobre el patrimonio cultural y los derechos de las personas miembros de las comunidades y pueblos, considerados individualmente, para aprovechar y explotar las manifestaciones de dicho patrimonio.

Fuente: RIGOYRBK en pixabay.com

La LFPIA busca salvaguardar y defender el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas contra el uso, aprovechamiento e incluso apropiación ilícita por parte de personas ajenas a dichos pueblos y comunidades. Por lo tanto, los miembros de esos pueblos y comunidades no se ven afectados por la ley y sus actividades respecto al patrimonio cultural quedan regulados por los sistemas normativos propios del pueblo o comunidad de que se trate.

Cuando un integrante de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana elabora una obra literaria o artística, un diseño industrial o un invento, sustentados en las manifestaciones del patrimonio cultural de la comunidad o pueblo al que pertenece, tiene derecho a sujetar la obra, diseño o invención y las prerrogativas que de ella emanan, a la Ley Federal del Derecho de Autor o la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial salvo, dice la LFPIA, disposición contraria determinada por los sistemas normativos del pueblo o comunidad correspondientes[41]. Habría que preguntarse si esta salvedad, prevista en el artículo 23 de la LFPIA, sería contraria al derecho fundamental del autor o inventor para la explotación exclusiva de sus obras o invenciones que prevé el artículo 28 Constitucional.

Adicionalmente, si se trata de una obra literaria o artística (en cualquiera de sus ramas) sustentada en manifestaciones pertenecientes al patrimonio cultural de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, habrá que analizar el grado de originalidad que debería revestir la obra, respecto de la manifestación originaria, para poder reclamar de forma efectiva la tutela del derecho de autor; o bien, sobre el grado significativo de diferenciación del diseño reivindicado respecto de la manifestación de la cual nació o cualquier otro diseño divulgado.

Cabe destacar que las fracciones I y II del artículo 66 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial contemplan expresamente al producto artesanal como materia susceptible de apropiación privada a través de las figuras del dibujo y el diseño industriales. A mi juicio, no hay contradicción entre la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la LFPIA, sino complementariedad entre una ley general como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la ley especial, que sería la LFPIA.

Por último, la LFPIA establece un título de mecanismos de solución de controversias, infracciones, sanciones y delitos. La regulación de los procedimientos administrativos parece bastante deficiente, lo que probablemente dificulte su substanciación y eficacia como medios de defensa de los bienes jurídicos tutelados.

La LFPIA prevé la posibilidad de conflictos entre pueblos, comunidades y sus miembros por la titularidad de elementos del patrimonio cultural y las autorizaciones para su uso y aprovechamiento contratados con terceros. En estos casos, la ley procura su resolución, atendiendo primero a los sistemas normativos de los propios pueblos, luego a la conciliación y posteriormente a la medicación. No está claro cómo y ante quien se desahogarían estas instancias, aunque pareciera que correspondería al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Por otro lado, la LFPIA contempla un procedimiento de queja, cuyo objeto es que el Instituto Nacional del Derecho de Autor declare infracción administrativa y establezca medidas para garantizar la reparación del daño[42]. La LFPIA no aclara las bases con las que el Instituto Nacional del Derecho de Autor debe calcular la reparación del daño ni cómo se ejecutaría la resolución, por lo que debemos asumir que se deberá estar a lo estipulado en la legislación común. El Instituto Nacional del Derecho de Autor tiene atribuciones para dictar medidas precautorias en contra del presunto infractor una vez que ha contestado la queja, si éste no acredita la legalidad de sus actos. Parece inoportuno que la determinación sobre la legalidad de los actos del presunto infractor se realice al acordar la contestación y no en la resolución definitiva.

La LFPIA contempla diversas de hipótesis de infracción administrativa sancionables por el Instituto Nacional del Derecho de Autor[43]. Es de destacarse la distinción que la ley establece entre la reproducción, copia o imitación sin autorización de los elementos del patrimonio cultural, y la apropiación indebida, del patrimonio cultural.

El artículo 3°, fracción I, de la LFPIA define la apropiación indebida como “la acción de una persona física o moral nacional o extranjera, por medio de la cual se apropia para sí o para un tercero, de uno o más elementos del patrimonio cultural, sin la autorización del pueblo o comunidad indígena o afromexicana que deba darlo conforme a lo establecido en esta ley. Asimismo, cuando exista la autorización correspondiente el autorizado realice actos como propietario de uno o más elementos del patrimonio cultural en detrimento de la dignidad e integridad del pueblo o comunidad indígena o afromexicana a que pertenezca”.

En otras palabras, el tercero ajeno a la comunidad o pueblo indígena o afromexicano que usa una manifestación del patrimonio cultural no necesariamente se apropia de él. La apropiación exige que el infractor realice conductas propias del titular del derecho, como sería solicitar el registro de la manifestación del patrimonio cultural a su propio nombre, ya sea como obra o ya sea como dibujo industrial.

Las infracciones administrativas se sancionan con multa de 500 a 50,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la infracción[44].

La LFPIA también contempla diversos tipos penales que sancionan con extrema severidad diversos supuestos de reproducción, copia, imitación, distribución, venta y explotación de elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con fines de lucro y sin la autorización correspondiente[45]. Me causó particular interés el delito de apropiación cultural indebida (no confundir con el supuesto de la infracción administrativa). Comete el delito de apropiación indebida la persona que por cualquier medio se ostente como propietaria, autora, creadora o descubridora de alguno de los elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas[46]; en el tipo penal se incluyen las creaciones “inspiradas” en los elementos culturales, si existe una “alta similitud aún en grado de confusión” y no hubo consentimiento libre, previo e informado. Estos delitos son federales y se persiguen de oficio.

Una sanción por la apropiación indebida que no previó la LFPIA es la anulación de los registros de obra, diseños industriales y patentes cuya materia se hubiese obtenido a partir de elementos del patrimonio cultural, entre los que se incluyen saberes, conocimientos y manifestaciones de sus ciencias y tecnologías. Esto es particularmente relevante en al caso de las patentes, ya que el sistema de nulidades de este tipo de figuras sigue el principio de numerus clausus, y las Ley de la Propiedad Industrial no contempla la nulidad de una patente o registro de diseño industrial por haber sido emitida en contravención de alguna disposición legal.

La ley entró en vigor el 18 de enero de 2022, y están pendientes de promulgación el Reglamento y el Estatuto del Sistema de Protección del Patrimonio Cultural e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Con todas sus deficiencias, es claro que el objeto de la LFPIA es constituir un régimen de propiedad colectiva sobre los bienes integrantes del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, integrado por conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y bienes corpóreos, sustrayendo aquellas del dominio público, lo que imposibilita su uso y explotación por terceros sin autorización del pueblo o comunidad titular.

Los mecanismos que contempla la ley para el perfeccionamiento de la voluntad de los pueblos y comunidades en los contratos que transmitan a terceros el derecho al uso y aprovechamiento de las manifestaciones culturales parece difíciles de implementar y probablemente ocasionen que se pierda interés en la explotación lícita de este tipo de intangibles por personas ajenas a las comunidades y pueblos indígenas y afroamericanos.

Es factible que se presenten disputas interminables entre diferentes pueblos y comunidades por los derechos colectivos sobre el patrimonio cultural; y dentro de los pueblos y comunidades mismos con miembros que opten por las figuras propias de la propiedad industrial y del derechos de autor, realizando invenciones, diseños industriales y obras artísticas sustentadas en las manifestaciones del patrimonio cultural, lo cual puede escalar incluso a conflictos entre los derechos de los pueblos protegidos por el artículo 2° Constitucional y los derechos humanos de los inventores y autores tutelados en el artículo 28 Constitucional.

Las causas de infracción administrativa y los tipos penales que la LFPIA prevé son bastante abiertas, por lo que los terceros interesados en usar o explotar un elemento del patrimonio cultural deban ser sumamente cuidadosos para evitar incurrir en responsabilidad administrativa o penal.

No debe olvidarse que la LFPIA sólo es eficaz en México. Si bien la legislación no puede alcanzar a los creadores y empresas fuera del territorio mexicano, sí afectará a los distribuidores e importadores en México de mercancías que incorporen elementos del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a partir de la entrada en vigor de la LFPIA. Habrá que tener cuidado con los artículos que se exportan y venden en México si existe la sospecha de que incorporan elementos del patrimonio cultural de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana sin haber sido elaborados por éste.

Mientras no se promulgue la Ley de Consulta de las Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, parece poco factible que en el corto plazo haya condiciones para acordar las autorizaciones necesarias para que terceros puedan utilizar los intangibles protegidos por la LFPIA.

[1] Diario Oficial de la Federación. 24 de diciembre de 1996.-

[2] Fernando Serrano Migallón, El Sistema de Derecho de Autor en México, 2ª. ed., México, Porrúa, 2016, p. 156.

[3] Arts. 157 y 158, LFDA.

[4] Definición de cultura tradicional y popular de la Conferencia General de la UNESCO, París, 15 de noviembre de 1989, citada por Adolfo Loredo Hill, Nuevo derecho autoral mexicano, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 154.

[5] Véase Adolfo Loredo Hill, ídem; Fernando Serrano Migallón, Op. cit., p. 158; Martín Michaus Romero en Miguel Ángel Ortiz Bahena (coord.), Ley Federal del Derecho de Autor comentada por la AMPPI, México, Porrúa, 2017, p. 345.

[6] Art. 158 LFDA

[7] Art. 21, fracciones II y III, LFDA.

[8] Al respecto, Obón León hace una distinción: “si hubiere la posibilidad de la existencia de un autor, este quedaría inmerso bien dentro del anonimato o más específicamente dentro del concepto de autor non noto, es decir, autor no conocido; véase Miguel Ángel Ortiz Bahena (coord.), Op. cit. p. 341.

[9] Art. 159 LFDA.

[10] Art. 153 LFDA.

[11] Véase Fernando Serrano Migallón, Op. cit., p. 159; y Carlos Viñamata Paschkes, Indigenismo y Propiedad Intelectual, México, Porrúa, 2006, p. 173 y 174.

[12] Véase Carlos Viñamata Paschkes, Op. cit., p. 173; Fernando Serrano Migallón, Op. cit., p. 157.

[13] Véase Carlos Viñamata Paschkes, Op. cit., p. 173; Miguel Ángel Ortiz Bahena (coord.), Op. cit. p. 346.

[14] Diario Oficial de la Federación. 14 de septiembre de 2005.

[15].Art. 14, fracción X, LFDA

[16] Art. 48, fracciones I, II y III, RLFDA

[17] Véase Miguel Ángel Ortiz Bahena (coord.), Op. cit. p. 347-350.

[18] Coloquialmente se ha definido la apropiación cultural como “coger un objeto o estilo sin permiso, con fines comerciales, excluyendo, precisamente, a la comunidad que lo creó originalmente”. Véase El País (Edición en línea: https://elpais.com/elpais/2017/07/07/estilo/1499440837_847010.html?rel=buscador_noticias). Debe distinguirse esta definición de la prevista en el artículo 3°, fracción I, de la LFPIA y del delito de apropiación indebida.

[19] Zara fue acusada de imitar los bordados de las artesanas de Aguatenango, Chiapas. Véase https://www.animalpolitico.com/2018/07/zara-plagia-diseno-bordado-chiapas/. Otro señalamiento recayó en Carolina Herrera, relacionado con el uso no autorizado de diseños imitadores de los textiles de Tenango de Doria, en Hidalgo; del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca; y en el sarape de Saltillo, en Coahuila. Véase https://www.elfinanciero.com.mx/culturas/inpi-condena-plagio-de-carolina-herrera-y-analiza-medidas-legales/ y y https://elpais.com/elpais/2019/06/12/estilo/1560295742_232912.html.

[20] Diario Oficial de la Federación. 24 de enero de 2020.

[21] Art. 157 LFDA 2020.

[22] Oficios DGCPIU/CAP/023/2022 del 22 de febrero de 2022 firmado por la Jefa de la Coordinación de Arte Popular de la Secretaría de Cultura; y DPVDA/INAI/002/2022, firmado por el Director de Protección Contra la Violación del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor, en desahogo de la solicitud de acceso a la información con número de folio 330025622000107, enviada el 21 de febrero de 2022.

[23] Ídem

[24] Diario Oficial de la Federación, 17 de enero de 2022.

[25] Art. 1° LFPIA.

[26] Art. 3°, fracción XIV, LFPIA.

[27] Art. 3°, fracción XII, LFPIA.

[28] Art. 8°, segundo párrafo LFPIA.

[29] Art. 3°, fracción VII, LFPIA.

[30] Art. 15 LFPIA.

[31] Arts. 17 y 25 LFPIA.

[32] No hay manera de saber a qué Secretaría Técnica se refiere la ley. La Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas deposita el Secretariado Técnico del Mecanismo para la Implementación y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero la LFPIA no contiene ninguna mención sobre ese Mecanismo. Probablemente el legislador quiso decir la Secretaría ‘Ejecutiva’ (no Técnica) del Sistema Nacional de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que recae en la Secretaria de Cultura federal.

[33] Art. 55 LFPIA

[34] Art. 7° LFPIA. El artículo 3°, fracción XVIII, de la LFPIA define a los sistemas normativos indígenas como “el conjunto de principios, normas orales o escritas, instituciones, acuerdos y decisiones que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas reconocen como válidos y vigentes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, impartición de justicia y solución de conflictos”.

[35] Arts. 8° y 17 LFPIA.

[36] Esta ley no había sido promulgada al 18 de marzo de 2022.

[37] Art. 18 LFPIA.

[38] Arts. 16 y 29 LFPIA

[39] Art. 9 LFPIA.

[40] Diario Oficial, 6 de mayo de 1972; la última reforma fue publicada en la Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2018.

[41] Art. 23 LFPIA.

[42]

[43] Art. 69, LFPIA.

[44] Art. 70, LFPIA.

[45] Art. 73, LFPIA.

[46] Art. 74, LFPIA.

La entrada Una nueva figura de derechos intelectuales: el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. se publicó primero en Reyes Fenig.

Los solicitantes de marcas deben ser muy cuidadosos al pedir el registro de sus signos distintivos. De otra forma, corren el riesgo de que la marca obtenida confiera prerrogativas demasiado restringidas o vagas o, en el peor de los casos, que el registro sea ineficaz para proporcionar la protección marcaria pretendida.

A continuación presentamos algunos consejos para los solicitantes de marcas en México aunque no hay que perder de vista que cada caso es diferente y siempre es recomendable buscar asesoría profesional.

¿Qué registros de marca se deberían solicitar?

a) En primer lugar, el interesado debería solicitar el registro de las marcas que ya se encuentre usando en México.

Usar una marca sin registro es lícito, pero el usuario no tiene derecho al uso exclusivo de la marca y ello complica la posibilidad de oponerse a que terceros la imiten. En un caso más extremo, un tercero podría obtener el registro de una marca igual o semejante en grado de confusión a la utilizada y el usuario original verse orillado a adoptar una posición defensiva o, de plano, dejar de utilizarla.

b) En segundo lugar, sería conveniente que el interesado buscara registrar las marcas que, sin estar en uso en México, tiene la intención de comenzar a utilizar en el corto o mediano plazos. No es necesario demostrar que el uso de la marca ya comenzó para obtener el registro; el titular cuenta con tres años para empezar a explotar la marca en al menos uno de los productos o servicios descritos en el registro.

No debe olvidarse que, en el caso de marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018, luego del tercer aniversario de la concesión del registro, el titular debe presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca para mantener su vigencia.

Adicionalmente, una vez transcurridos tres años desde la fecha de registro, éste se hace vulnerable a una acción de caducidad por falta de uso en México, salvo justa causa.

c) En tercer lugar, el interesado podría solicitar el registro de marcas que no usa ni tiene planeado utilizar, pero existe la pretensión de impedir que terceros las registren o exploten en México.

Lo anterior, sin perder de vista que los titulares de registros de marca concedidos a partir del 10 de agosto de 2018 tienen la carga de presentar al IMPI una declaración de uso real y efectivo de marca, una vez cumplido el tercer aniversario de la emisión del registro marcario; de otra forma el registro caduca y los derecho al uso exclusivo de la marca se extinguen. Si la marca registrada no se ha usado, la declaración de uso no debería presentarse y al registro caducará. Una vez cumplido el tercer aniversario del registro, si el titular de la marca conserva interés en mantenerla ‘bloqueada’, puede evitar el problema de la caducidad del registro, resolicitándola y obteniendo un nuevo registro.

La declaración de uso real y efectivo de la marca registrada es también exigible con la totalidad de las renovaciones de registros presentadas a partir del 10 de agosto de 2018, con independencia de la fecha de expedición.

¿Qué versión de la marca se debería registrar?

Tratándose de signos visibles bidimensionales (existen también marcas tridimensionales para los empaques o la forma de los productos, las marcas olfativas, las sonoras, los hologramas y las constituidas por imagen comercial), la gran mayoría de los solicitantes de marcas tendrán dos o tres opciones para registrar: (i) versión nominativa (sólo la palabra, frase, números o letras); (ii) }-“mixta” o denominación con figura o diseño bidimensional; y (iii) diseño bidimensional sin denominación alguna.

La legislación mexicana dispone que las marcas deben usarse como se registraron, o con cambios que no alteren su carácter distintivo.

Mi experiencia es que la mayoría de los diseños y estilizaciones de las marcas, como se usan en el mercado, tienden a ir cambiando con el tiempo. Aunque el registro de una marca en versión mixta (denominación con diseño) otorga el derecho al uso exclusivo tanto del diseño como de la denominación, el dueño de la marca debe usarla tal como la registró o con cambios mínimos. Si se da una variación significativa en el diseño, color o tipo de letra empleados, puede dar causa a que el registro de marca se vea vulnerable a una acción de caducidad por falta de uso de la marca, tal como se registró, o que no sea factible presentar la declaración de uso real y efectivo de marca exigible al tercer año del registro o al renovar.

En ocasiones, los titulares de las marcas encuentran que, debido a la evolución sufrida por los diseños que reproducen en el mercado, los registros de marca existentes ya resultan inadecuados para amparar las marcas efectivamente utilizadas, lo que los lleva a la necesidad de solicitar nuevos registros marcarios para mantener un nivel de protección adecuado, con la consiguiente pérdida de la fecha de presentación de las marcas registradas “obsoletas”. En sistemas como el mexicano, la pérdida de la fecha de presentación tiene algunos efectos negativos, como la susceptibilidad a ciertas acciones de nulidad por parte de terceros, o a que marcas registradas o solicitudes pendientes presentadas por otras personas estorben las nuevas solicitudes.

Por otra parte, cuando la marca se registra en la versión nominativa, el titular de la marca puede usarla en cualquier tipo, tamaño y color de letra o número, para efectos del mantenimiento del registro[1]. En consecuencia, los derechos de exclusividad no sufren merma alguna por los cambios en el diseño, colores o estilización de la marca.

Por lo que hace a diseños, la opinión mayoritaria de los especialistas mexicanos es que el registro de la marca en blanco y negro o escala de grises otorga una protección más amplia y flexible que en la versión con reserva de color, toda vez que el titular tendría derecho a aplicar la marca en cualquier combinación de colores. Sin embargo, es importante resaltar que esa opinión carece de fundamento en la ley o en la jurisprudencia.

Tomando en consideración las ideas antes expresadas, en un escenario ideal, el solicitante debería solicitar el registro de su marca tanto en la versión nominativa como en la estilizada o con diseño. Si la marca incluye un logo en colores, solicitar el registro de la marca con reivindicación de colores, y en blanco y negro, también sería recomendable.

Lamentablemente, las limitaciones presupuestales con frecuencia impiden a los titulares de marcas colocarse en una situación ideal, lo que los pone frente a disyuntivas. Cada caso es diferente y requiere de un análisis específico, por lo que la orientación profesional será importante.

¿Quién debe presentar la marca?

La decisión acerca de la identidad de la persona física o moral a cuyo nombre se debe solicitar el registro de marca puede verse influida por numerosas circunstancias, como políticas corporativas, beneficios fiscales o protección contra acreedores.

Si limitamos la visión estrictamente al campo marcario, hay dos temas principales que merecen atención al momento de determinar quién debe ser el solicitante de la marca:

a) Reivindicación del uso anterior en México. La legislación mexicana permite al solicitante de un registro de marca reivindicar la fecha en que comenzó a usar la marca con anterioridad a la de presentación de la solicitud. Si el IMPI emite el registro de marca, la declaración de fecha de inicio de uso del signo distintivo le dará al titular algunas ventajas en caso de una controversia con terceros, ventajas de las cuales no gozaría en caso de haberse abstenido de manifestar la fecha de inicio de uso.

Sin embargo, reivindicar la fecha de inicio de uso conlleva riesgos. La manifestación de una fecha de primer uso falsa es causa de nulidad del registro de marca.

b) Licenciamiento. Cuando una marca no es usada por su titular, sino por un tercero con permiso del titular o bajo su control, estamos ante una licencia. He definido a la licencia como un contrato por virtud del cual una persona llamada licenciante transmite a otra denominada licenciatario el uso y goce de una marca registrada (u otro derecho intelectual) de manera temporal.

Los contratos de licencia son plenamente válidos y exigibles entre las partes sin requerir de ninguna formalidad especial; sin embargo, la inscripción de la licencia ante el IMPI da fecha cierta al acto. He escuchado opiniones señalando que la inscripción de la licencia con el IMPI es también requerida para la deducibilidad de las regalías pagadas por el licenciatario. Las personas del mismo grupo económico, incluyendo matrices y subsidiarias, se considerarían licenciatarias.

Por lo tanto, si la solicitud de marca es presentada por una persona que usará la marca a través de un licenciatario o franquiciatario, debe tener en cuenta que eventualmente será recomendable inscribir una licencia con el IMPI.

¿En qué clases se debe solicitar la marca?

Todos los productos y servicios existentes en el mercado se clasifican en categorías o clases para efectos de facilitar su registro. Actualmente, existen 45 clases: 34 de productos y 11 de servicios.

La norma reglamentaria exige que los bienes o servicios descritos en la solicitud de marca pertenezcan a la misma clase, conforme la Undécima edición del Clasificador de Niza.

Es importante contar con asistencia profesional para decidir en qué clases registrar una marca, y evitar inscribir la marca para servicios o productos que no corresponden a los que se pretende identificar con el signo distintivo.

No obstante, hay tres consideraciones generales que pueden ayudar a decidir en qué clases debe presentarse la solicitud de marca:

a) Primero, la marca se debe solicitar para aquellos productos o servicios en los que la marca ya se está usando.

b) Segundo, la marca puede solicitarse para aquellos productos o servicios en los cuales no se utiliza aún, pero existen planes para comenzar a emplearla en el corto o mediano plazos.

c) Tercero, la marca puede solicitarse para servicios o artículos en los que no se usa ni existen planes para explotarla en el futuro, pero al mismo tiempo el titular tiene interés en evitar que terceros usen o registren la marca u otra semejante para dichos productos o servicios (por ejemplo, registrar la marca de una lavadora para servicios de lavanderías). Sin embargo, hay que tener presente que una marca registrada que no se ha usado para identificar los productos o servicios enlistados en el registro no puede ser objeto de la declaración de uso real y efectivo de marca exigible desde agosto de 2018, ya sea la tercer año del registro o al renovar, además de la exposición a acciones de caducidad por falta de uso después de tres años de ausencia de explotación. Desde luego, si se trata de una marca estratégica, el propietario puede re-solicitar el registro después del tercer año y obtener un nuevo derecho de exclusividad.

El derecho mexicano no permite solicitar el registro de una marca para cubrir “toda la clase” de productos o servicios. Sin embargo, ha sido una práctica corriente en México el uso de los encabezados de las diferentes clases del clasificador internacional como lista de productos o servicios, con la pretensión de lograr una cobertura similar a la que correspondería a la totalidad de la clase. La regulación administrativa y los cambios a la ley han ocasionado que esta práctica vaya cambiando.

Por un lado, el 4 de octubre de 2012 entró en vigor el “Acuerdo por el que se dan a Conocer los Criterios de Interpretación y Aplicación de la Clasificación del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en la Presentación y Examen de las Solicitudes de Signos Distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, que restringe la interpretación amplia que venía dándose del encabezado de las Clases. Por otro lado, se introdujo a la legislación la exigencia de que los productos o servicios enumerados en la solicitud fuesen “específicos”, lo que ha sido entendido por algunos como una imposibilidad para utilizar el encabezado de la Clase, si éste no contiene bienes o actividades específicos. Por lo que hace a la utilización del encabezado de las clases, lo que podemos observar es que el IMPI ha aceptado su reproducción, acompañada de una lista de productos o servicios específicos (por ejemplo, los registros 2105240 «K OI DIGITAL» en la Clase 40 o 2286118 INNOMINADA en la Clase 12), pero también el uso sólo del encabezado, aunque su especificidad sea discutible (por ejemplo, los registros 2312609 «UNIMORTERO» en la Clase 19 y
2224181 “O.Z. ASESORES» en la Clase 35).

Otra opción usada por algunos solicitantes de registros marcarios, para asegurar la protección marcaria más amplia posible, sin recurrir al encabezado de la Clase, ha sido copiar la totalidad de los productos o servicios enlistados en una clase determinada, tomándolos de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas que el IMPI publica cada año. Lo anterior resulta en una larguísima, y con frecuencia redundante, descripción de bienes o actividades (por ejemplo, el registro 1,526,793 “FAIRBANKS MORSE FUERZA HIDRAULICA” y Diseño).

Desde luego, no debe olvidarse que entre más amplia sea la cobertura de la marca también serán mayores las probabilidades de entrar en conflictos con terceros. También debe tenerse presente que, en algún momento, será necesario presentar una declaración de uso real y efectivo del signo distintivo registrado, asentando los artículos o servicios en los que se ha usado el signo de forma real y efectiva, ya sea al tercer año de la emisión de registro (para todos los registros expedidos a partir del 10 de agosto de 2018) o al renovar (para todos los registros renovados a partir del 10 de agosto de 2018); la cobertura del registro de marca quedará limitado a los productos o servicios enumerados en la declaración.

[1] El registro de la marca como nominativa no implica licencia o autorización para imitar el diseño o estilización de la marca ajena.

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La declaración también debe presentarse para el caso de avisos y nombres comerciales registrados o publicados a partir del 10 de agosto de 2018.

Los titulares de marcas protegidas en México conforme el Arreglo de Madrid no están exentos de esta carga. Deben presentar directamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la declaración de uso real y efectivo de marca.

Los titulares de los registros de marca y aviso y nombre comercial afectados por la carga de declarar el uso real y efectivo del signo distintivo cuentan con un plazo de tres meses, a partir del día en que el registro, publicación o protección cumple el tercer año de emisión, para presentar la declaración, acompañada del pago correspondiente.

No se deben decir mentiras. La declaración se debe presentar sólo si la marca ha sido usada, y deberá asentar únicamente los servicios o productos en los que la utilización del signo distintivo ha sido real y efectivo. Los derechos marcarios quedarán limitados a los bienes o actividades incluidos en la declaración.

El IMPI no tiene obligación de requerir la declaración de uso; la consecuencia de omitir presentarla es la caducidad de pleno derecho del registro, publicación o protección correspondientes.

El plazo es corto y la omisión acarrea una sanción severa. Si existe la mínima duda acerca sobre si es necesario, o no, presentar la declaración de uso en un caso específico, debe consultarse a un profesional.  

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Los cambios son numerosos y abordé algunos de ellos en una entrada anterior. Como la ley es nueva, no tenemos todavía experiencias suficientes como para darnos una idea clara de cómo van a operar algunas de las modificaciones introducidas a la legislación, tanto sustantivas como procesales. Con el tiempo, la incertidumbre se irá borrando, pero vale la pena estar pendientes de algunos temas concretos que deberán surgir en el corto y mediano plazos.

1. El Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Hasta el día de hoy, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial carece de reglamentación, por lo que el Reglamento de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial seguirá aplicándose mientras el Ejecutivo Federal expide uno nuevo[2].

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial delegó en la norma reglamentaria algunos temas sumamente importantes, entre los que destaco:

            1.A. Los requisitos para que el inventor o causahabiente puedan gozar el beneficio del plazo de gracia para solicitar invenciones divulgadas con anterioridad a la presentación de la solicitud de patente[3], en particular el momento oportuno para informar al IMPI sobre dicha divulgación (la Ley de la Propiedad Industrial exigía que se hiciera al momento de ingresar la solicitud de patente; la nueva ley dice nada).

            1.B. Los requisitos para solicitar el Certificado Complementario para obtener el ajuste en el plazo de una patente hasta por un máximo de cinco años por retrasos irrazonables en la expedición de la patente.

            1.C. La posibilidad de introducir un sistema multiclase para las solicitudes de registro de marca. Actualmente, las solicitudes de registro de marca sólo deben abarcar productos o servicios de la misma Clase, conforme el Clasificador previsto en el Arreglo de Niza[4]. El nuevo reglamento deberá establecer si el sistema se mantiene o si será admisible que una misma solicitud enumere productos o servicios de más de una Clase.

            1.D. El contenido y forma de los documentos donde se exprese el “consentimiento” para el registro de una marca, cuando haya otra idéntica o semejante en grado de confusión, previamente solicitada o registrada por un tercero, para distinguir los mismos o similares productos o servicios, identificada como impedimento para la aprobación de aquél[5].

            1.E. Las condiciones que deben satisfacerse para la licitud de las importaciones paralelas protegidas por marcas registradas[6].

            1.F. La manera de demostrar que un signo, originalmente genérico o descriptivo, ha adquirido distintividad[7] y, por lo tanto, resulta apropiable mediante su registro con el IMPI.

2. Extensión de materia patentable.

La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial permite, bajo ciertas condiciones, patentar materia que antes no podía protegerse de ninguna forma. Por ejemplo, ahora es factible reivindicar programas de cómputo en la solicitud de patente, en tanto el programa de cómputo no se reclame como tal o en sí mismo[8]. Será interesante observar cómo interpreta y aplica el IMPI esta disposición.

3. Solicitudes divisionales de solicitudes divisionales.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial reglamenta el momento oportuno para presentar solicitudes de patente divisionales voluntarias (previamente a que la solicitud sea negada, desechada, abandonada, o antes de que transcurran dos meses desde la notificación del otorgamiento de la patente)[9], y prohíbe las divisionales de solicitudes divisionales de patente, excepto cuando el IMPI lo considera procedente o cuando el IMPI lo requiera así. La ley da al IMPI una facultad discrecional tan amplia, que corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. Tal vez el futuro reglamento contenga lineamientos a los que deba ajustarse esta atribución del IMPI.

4. Certificados Complementarios.

 La regla sigue siendo que las patentes tienen una vigencia improrrogable de veinte años, contados a partir de la fecha de solicitud[10]. Los nuevos certificados de vigencia no prorrogan la vigencia de la patente, sino la “ajustan” hasta por un máximo de cinco años.

El certificado complementario es una figura jurídica diferente y accesoria a la patente, con existencia propia y una vigencia máxima de cinco años.

El IMPI tiene competencia para expedir certificados complementarios, sólo en el caso que la expedición de la patente se haya tomado más de cinco años desde la fecha de la solicitud en México, por causas irrazonables[11]. Sin embargo, el artículo 20.46, inciso 1), del Tratado México Estados Unidos Canadá[12] prevé el ajuste del plazo de la patente “para compensar a su titular por las reducciones irrazonables al plazo efectivo de la patente resultante del proceso de autorización de comercialización” de un producto farmacéutico.

Las reducciones al plazo efectivo de los derechos de exclusividad causados por la demora en la expedición de la autorización del ente regulador, como serían los registros sanitarios para comercializar un producto farmacéutico, no tienen que ver con la demora injustificada de la expedición de una patente, ni el IMPI tiene competencia para efectuar la compensación a que se refiere el artículo 20.46, inciso 1), del Tratado México Estados Unidos Canadá. Lo anterior da lugar a especular sobre la intención de que otras legislaciones permitan a órganos diferentes al IMPI (como la Secretaría de Salud o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) expedir certificados complementarios respecto de patentes que amparan ingredientes activos de medicamentos, para compensar por retrasos irrazonables en la expedición de los registros sanitarios.

5. Los elementos y leyendas no reservables de las marcas.

Una práctica frecuente en México ha sido la omisión, por parte de los solicitantes de registros de marcas, de excluir de reserva las palabras descriptivas o genéricas integradas a las marcas propuestas a registro (por ejemplo, en “REYES ABOGADOS” para servicios jurídicos, la palabra “ABOGADOS” es genérica y debería excluirse de reserva). Está por ver cuál es el rigor con el que la autoridad exigirá que los solicitantes de registros de signos distintivos excluyan expresamente de reserva los elementos no reservables reproducidos en las marcas[13].

6. El examen de las solicitudes de registro de marca

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ordena que el resultado del examen de fondo y forma de las solicitudes de registro de signos distintivos se comunique al solicitante en un solo acto, cuando haya algún requerimiento o impedimento[14]. Habrá que observar cómo el Instituto cumple con esta carga impuesta por la ley, y la interpretación que hará de la norma, en cuanto a si sería lícito emitir más de un oficio relacionado con el examen de la solicitud de registro, si la contestación del solicitante da lugar a un nuevo requerimiento, o si dejar ver un impedimento u obstáculo no aparente en un inicio.

7. La notificación de las oposiciones para solicitante a través del Protocolo de Madrid.

La presentación de la oposición contra una solicitud de registro de marca tiene ahora consecuencias muy serias, tanto para el oponente como para el solicitante del registro. La oposición debe ser notificada por el Instituto al solicitante del registro para que manifieste lo que a su interés convenga en un plazo de dos meses improrrogables. Si la oposición no es contestada, la solicitud de registro de marca se considerará abandonada[15].

Hasta hoy, el IMPI notifica las oposiciones mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin importar si la solicitud de registro objeto de la oposición fue presentada directamente ante el IMPI o a través del Protocolo al Arreglo de Madrid. Lo anterior provoca que los usuarios del sistema de Madrid, con frecuencia, no se enteren de la existencia de la oposición, y no la contesten.

Bajo la Ley de la Propiedad Industrial hoy derogada, la falta de contestación a la oposición no traía consecuencias graves. Bajo la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la falta de contestación a la oposición provocará el abandono de la solicitud. Será interesante observar si el IMPI continuará notificando las oposiciones a los usuarios del sistema de Madrid mediante la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, o si acordará una notificación personal a través de OMPI, con la finalidad de preservar el derecho de audiencia de esos usuarios, y como justificará jurídicamente una u otra medida.

8. Las declaraciones de uso asociadas a renovaciones de marcas protegidas mediante el Protocolo de Madrid.

Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de mayo de 2018 trajeron de vuelta, en versión light, la declaración de uso de marca derogada en 1991[16]; la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial la conservó[17].

La declaración de uso real y efectivo de marca debe presentarse luego del tercer aniversario de la emisión del registro marcario y, después, con cada renovación. En el caso que el interesado omita efectuar la declaración de uso al momento de solicitar la renovación (situación que ocurrirá en el caso de las marcas protegidas a través de sistema de Madrid), el IMPI deberá requerir su presentación en un plazo improrrogable de dos meses; si la declaración de uso no es presentada, el registro caducará por ministerio de ley.

Será importante vigilar cómo el IMPI notificará este requerimiento a los titulares de marcas protegidas de acuerdo con el Protocolo al Arreglo de Madrid. Si el IMPI notifica a través de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, hay una alta probabilidad de que el interesado no se entere del requerimiento y la protección caduque irremediablemente.

[1] Diario Oficial de la Federación, 1° de julio de 2020.

[2] Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[3] Artículo 52 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[4] Artículo 57, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, todavía en vigor.

[5] Artículo 173, fracciones XVIII y XIX y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[6] Artículo 175, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[7] Artículo 173, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[8] Artículo 47, fracción V y último párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[9] Artículo 102 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

[10] Artículo 53 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[11] Artículos 126 y 127 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[12] Diario Oficial de la Federación, 29 de junio de 2020.

[13] Artículos 214, fracción V, y 216, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[14] Artículo 225 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[15] Artículo 225 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[16] Artículos 128 y 133 de la Ley de la Propiedad Industrial, modificada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018.

[17] Artículos 233 y 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La entrada Con la nueva legislación, ¿a qué debemos poner atención los usuarios del sistema de propiedad industrial en México? se publicó primero en Reyes Fenig.

Los cambios introducidos a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal han sido recibidos con desconfianza por diversos grupos identificados con la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa.

Las críticas se han enfocado, por un lado, en la adopción de la figura de la “notificación y retirada”; y por el otro, en la sanción penal hacia los que eludan o contribuyan a que otros eludan o evadan sin autorización medidas tecnológicas de protección de obras y derechos conexos (interpretaciones, fonogramas). Existe el temor de que las nuevas disposiciones sirvan de base para el ejercicio de la censura o para obstaculizar actividades legítimas relacionadas con dispositivos móviles, computadoras y aparatos decodificadores que incorporan candados digitales. Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad contra las citadas reformas el 3 de agosto de 2020.

Este artículo se enfocará en el mecanismo de “notificación y retirada”.

La “notificación y retirada” es un procedimiento, substanciado en el ámbito privado, por virtud del cual una persona que se ostenta como titular de un derecho de autor o un derecho conexo, y que denomino reclamante, envía a un proveedor de servicios en línea (como una plataforma, un buscador o un sitio de internet) un “aviso” o reclamación, indicando que determinado contenido cargado por un usuario de dicho proveedor (obras, datos, información, materiales, contenidos), lesiona los derechos de autor o derechos conexos del reclamante. El objeto del aviso es que dicho contenido sea removido, retirado, eliminado o inhabilitado. El procedimiento de “notificación y retirada” está regulado en el artículo 114 Octies de la Ley Federal del Derecho de Autor, reformada por publicación en el Diario Oficial de la Federación del 1° de julio de 2020.

Por ejemplo, si el autor de un cortometraje encuentra que su obra ha sido cargada sin autorización a una plataforma dedicada a compartir vídeos, en vez de trata de identificar y ubicar al usuario responsable de la carga ilegal para demandar el retiro de la obra o ejercer una acción en contra de la plataforma por la difusión ilícita del cortometraje, puede enviar un sencillo aviso o reclamación a la plataforma para que ésta se encargue unilateralmente de retirar o remover el contenido infractor y notificar al usuario sobre el reclamo y la consecuencia. No suena mal.

Conforme el nuevo texto legal, una vez recibido el aviso o reclamación por parte del supuesto titular de los derechos patrimoniales de autor o reclamante, el proveedor debe remover o inhabilitar el contenido que dio motivo a la reclamación y notificar al usuario que cargó dicho contenido. Digo “supuesto” porque la Ley Federal del Derecho de Autor exige al reclamante identificar en el aviso el contenido de la infracción, manifestar su interés o derecho respecto de los derechos de autor y proporcionar la ubicación electrónica relacionada con el ilícito; pero no se requiere la prueba de la existencia de la obra y la titularidad de los derechos de autor o derechos conexos.

El usuario afectado por la remoción o inhabilitación del contenido puede pedir la restauración del contenido mediante el envío de un contra-aviso al proveedor, donde deberá demostrar la titularidad de los derechos de autor o la autorización correspondiente sobre el contenido removido o inhabilitado, o justificar su uso conforme las limitaciones al derecho de autor que la misma ley dispone.

La ley omite señalar los plazos para que el proveedor envíe al usuario la notificación sobre el aviso y remoción de contenidos y para que el usuario afectado presente el contra-aviso.

Cuando el usuario remite el contra-aviso, el proveedor deberá notificarlo a reclamante (la ley no indica el plazo) y habilitar el contenido identificado en el contra-aviso (no en el aviso original), salvo que el reclamante inicie un procedimiento judicial, administrativo, denuncia penal o procedimiento alternativo de solución de controversias contra el usuario en un plazo no mayor de quince días hábiles a partir de la fecha en que el proveedor le informe sobre el contra-aviso.

Como se puede observar, el proceso antes descrito exige un mínimo de formalidades, privilegia la agilidad y lo que procura es el retiro de los materiales infractores de Internet.

La “notificación y retirada” está inspirada en el “notice and takedown” previsto en la Millenium Digital Copyright Act (MDCA) norteamericano de 1998. El propósito original del mecanismo era proteger a los proveedores de servicios de internet de las demandas que los titulares de copyright pudiesen presentar por la diseminación sin autorización de obras protegidas cargadas por los usuarios a través de la infraestructura proporcionada por dichos proveedores. El MDCA contemplaba diferentes cargas, entre las que se incluía el mecanismo de “notice and takedown”, que debían ser implementadas por los proveedores de servicios de internet para liberarse de la responsabilidad por la difusión de contenidos lesivos de copyright; esta protección se extendió a los sitios en los que los usuarios pueden subir contenidos sin una supervisión directa del responsable del sitio, lo que incluye desde luego a plataformas como YouTube y Facebook[1] y a los buscadores. Dicha preocupación por proteger a los proveedores de acceso a internet (como Telmex o Izzi) y a los proveedores de servicios en línea (Facebook, Google, Yahoo!) contra las demandas que pudiesen presentar los titulares de derechos de autor se trasladó a la Ley Federal del Derecho de Autor.

Algunos de los críticos afirman que el procedimiento de “notificación y retirada” introducida a la Ley Federal del Derecho de Autor es abusivo, ya que se trata de un mecanismo que puede fácilmente ser usado para la represión de la libre manifestación de las ideas, incluso opiniones políticas legítimas, que tendrá como consecuencia la supresión o retiro unilateral de contenidos de una plataforma o sitio con la sola queja presentada por un supuesto titular de derechos de autor, quien no tiene que demostrar la existencia y afectación a sus derechos, y sin la intervención de alguna autoridad[2].

A mi juicio, no les falta razón a los inconformes.

Lo primero que me llamó la atención es la posición desfavorable en que el usuario del proveedor de servicios en línea es colocado respecto al reclamante o supuesto titular de derechos de autor: el reclamante no necesita demostrar que es titular de un derecho de autor o derecho conexo para presentar el aviso y obtener el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente lesivo de derechos. En cambio, si el usuario desea que el contenido retirado sea reinstalado, deberá anexar al contra-aviso las pruebas pertinentes para demostrar su derecho sobre los contenidos materia de la reclamación o acreditar el caso de excepción o limitación al derecho de autor.

El supuesto titular de los derechos de autor obtiene el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación unilateral del contenido señalado como ilícito con la sola presentación del aviso de infracción de derechos, como si se tratase de una medida cautelar.

La duración del retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente ilícito, en el mejor de los casos, sería no menor a quince días hábiles. Si el reclamante inicia una acción civil o administrativa, presenta denuncia penal o promueve un mecanismo alterno de solución de controversias, entonces el contenido objeto de la reclamación o aviso se mantendrá retirado o inhabilitado durante todo el tiempo que dure el procedimiento, sin aparente necesidad de que reclamante presente una caución para mantener las cosas en ese estado y resarcir al usuario de los daños y perjuicios que se le hubiesen causado por el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente ilícito, en el caso de que la resolución definitiva fuese desfavorable al reclamante.

Por otro lado, el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente ilícito como consecuencia del aviso o reclamación, sin siquiera mediar audiencia, me parece una clara afectación a la esfera jurídica del usuario, sin la intervención del poder público. Me pregunto si el proveedor de servicios en línea podría ser señalado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo

Es evidente que la Ley presume que hay una infracción cuando el reclamante envía el aviso al proveedor de servicios en línea, y que el contenido que dio lugar a ese aviso o reclamación es ilícito. Sin embargo, es difícil justificar dicha presunción si se considera que el reclamante no necesita aportar pruebas sobre la existencia del derecho de autor y su titularidad.

La libre manifestación de las ideas y opiniones no es una facultad que pueda ejercerse de forma absoluta; los derechos de terceros imponen un límite a dicha libertad fundamental, y ciertamente los privilegios temporales de los autores sobre sus obras se encuentran entre los derechos que restringen la libertad de expresión. Sin embargo, la protección del derecho de autor no debería realizarse a través de mecanismos que dejan al supuesto infractor en un virtual estado de indefensión.

Desconozco todavía los argumentos esgrimidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la demanda de acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal; el comunicado de prensa de la Comisión sólo señala que encontró afectaciones a la libertad de expresión, al derecho de propiedad, a la libertad de comercio o trabajo y a derechos culturales. Cuando la copia de la demanda de acción de inconstitucionalidad esté disponible, procuraré comentarla (Actualización: La copia de la demanda de acción de inconstitucionalidad está disponible aquí).

[1] Sobre el Digital Millenium Copyright Act, sugiero revisar: Steven Buchwald, “DMCA Safe Harbor Explained: Why Your Website Needs a DMCA/Copyright Policy”, 1° de Agosto de 2017 (https://buchwaldlaw.com/2017/08/dmca-copyright-safe-harbor-explained-website-needs-dmcacopyright-policy/) Fecha de consulta: 25 de agosto de 2020.

[2] Un ejemplo de esta crítica puede verse en: https://youtu.be/WQZnB0ZzKF0.

La entrada El nuevo mecanismo de “notificación y retirada” (“notice and takedown”) en la Ley Federal del Derecho de Autor mexicana. se publicó primero en Reyes Fenig.

El artículo Primero Transitorio de la nueva ley señala que entrará en vigor a los noventa días hábiles siguientes al de su publicación en al Diario Oficial de la Federación. La publicación tuvo lugar el 1° de julio de 2020, no hay duda que el plazo de noventa días hábiles comenzó a correr el 2 de julio de 2020, pero tengo dudas sobre la fecha en que debe comenzar la observancia de la nueva legislación.

Hasta ahora, de manera generalizada he escuchado y leído que la nueva ley comenzará su vigencia el 5 de noviembre de 2020. Incluso yo mismo lo he sostenido en una entrada previa de este blog.

Sin embargo, reflexionando un poco más sobre el tema, me han entrado serias dudas. El origen del cuestionamiento tiene que ver con el uso de la expresión “días hábiles” por parte del legislador.

¿Cuáles son los días hábiles para efectos de la entrada en vigor de una ley federal? ¿Dónde se establecen?

Lo intuitivo sería afirmar que los días hábiles van de lunes a viernes, excluyendo sábados, domingos y días festivos. Por lo tanto, si contamos noventa días a partir del 2 de julio de 2020, descontando sábados y domingos y, desde luego, el 16 de septiembre, tenemos que los 90 días se cumplen justamente el 5 de noviembre de 2020. Sin embargo, no tengo claridad sobre el fundamento de la determinación de los días hábiles e inhábiles con relación a la entrada en vigor de una ley federal. Por ejemplo ¿por qué descontar el 16 de septiembre y no el 1° de septiembre, 12 de octubre o 2 de noviembre?

Acudir a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y la lista de días inhábiles de su artículo 28 (que incluyen el 1° y 16 de septiembre) tiene sus complicaciones. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial no es una legislación enteramente administrativa (contiene normas sobre bienes incorpóreos de naturaleza mercantil, contratos de derecho privado, responsabilidad civil proveniente de hechos ilícitos, procedencia de acciones civiles ante tribunales judiciales) y el plazo de la entrada en vigor de la ley no se desarrolla dentro de un procedimiento administrativo.

Al respecto, es muy ilustrativa la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro ISSSTE. LA PUBLICACIÓN DE LA LEY EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN SÁBADO, NO LA HACE INCONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ABRIL DE 2007) [1]. La Corte aseveró que la publicación de una ley, si bien es un acto a cargo del poder ejecutivo, no es un acto administrativo regulado por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que la diferenciación entre días hábiles e inhábiles de ese ordenamiento no resultaba aplicable a la publicación de una legislación administrativa federal. Incluso, la Corte señaló que, para la publicación de una ley, “todos los días son hábiles”. Si para la publicación de una ley “todos los días son hábiles”, para el cálculo del plazo de su entrada en vigor ¿serán también todos los días hábiles? Si eso fuese correcto, la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial entraría en vigor, no el 5 de noviembre, sino el 29 de septiembre de 2020.

Sobre la ambigüedad en el texto de las disposiciones de la vacatio legis, me llamó la atención las reflexiones del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Cuarto Circuito contenidos en una superada jurisprudencia por reiteración de tesis del 2004 (Tesis IV.2o.A. J/8):

“a efecto de determinar el verdadero alcance de la expresión literal de la redacción del artículo transitorio referido, no basta el examen gramatical de la norma, sino que debe acudirse a un método de interpretación lógico o teleológico que atienda a la finalidad o a los objetivos que persiguen tanto la publicación de las disposiciones legislativas, como la denominada vacatio legis, que es el lapso que media entre aquélla y la iniciación de su vigencia. Para tal efecto debe considerarse que la publicación de la norma emitida por las autoridades legislativas tiene dos finalidades: 1) La de hacer saber a los gobernados y a los demás órganos del Estado, de manera auténtica, que el orden jurídico ha sido modificado por virtud del acto legislativo; y, 2) La de hacer exigible el acatamiento del nuevo ordenamiento, en tanto se ha perfeccionado la voluntad del Poder Legislativo en ese sentido. Es decir, la publicación de un decreto legislativo es una garantía objetiva del propio ordenamiento, destinada a fijar de forma auténtica y permanente el contenido de una norma y garantizar, en consecuencia, la seguridad y certeza jurídicas. Ligada a dicha publicación, en cuanto a que se constituye la fase culminatoria del proceso legislativo y la presupone, se encuentra la voluntad expresa del legislador de fijar el plazo que deba mediar entre la publicación y la iniciación de la vigencia, con la finalidad de que quienes deben cumplir la norma, estén enterados de su contenido y, consecuentemente, puedan acatarla; aspectos de los cuales subyace la referida certeza jurídica. Por tanto, si ésta es la finalidad que se persigue con la publicación y la iniciación de la vigencia de la norma, debe entonces concluirse que el alcance que debe darse a la expresión utilizada por el legislador en el artículo primero transitorio aludido es la que racionalmente otorga mayor seguridad y certeza a los destinatarios del precepto para estar en condiciones de conocerlo y, por ende, cumplirlo… ante la ambigüedad de la expresión empleada en el decreto, (la) interpretación (que debe prevalecer) es la que otorga mayor seguridad y certeza a los gobernados a quienes va dirigida la disposición legal, debido a que por razón lógica un plazo mayor en comparación con uno restringido, da mayor certeza, y en mejor medida, del efectivo conocimiento de su contenido, cumpliéndose así con la indicada finalidad perseguida en las fases últimas o conclusivas del procedimiento legislativo.”[2]

Siguiendo el razonamiento del tribunal colegiado, pareciera inadmisible afirmar que todos los días son hábiles para el cálculo del plazo de entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, porque sería una interpretación contraria a la intención del legislador al disponer que el cálculo del plazo de entrada en vigor de la ley se calcularía en «días hábiles» y no simplemente en «días» sin mayor diferenciación; sería razonable sostener los sábados y los domingos están excluidos del concepto de día inhábil, aunque se trate de una distinción no carente de arbitrariedad y hasta de clasismo. Por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo (artículo 69), las semanas laborables son de seis días, no de cinco.

También sería razonable señalar que el cálculo de los días hábiles debería excluir los días festivos; la dificultad estriba en determinar cuáles son los feriados que deberían considerarse para sacarlos del conteo del plazo para la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala como días festivos el 1° y 16 de septiembre. La Ley Federal del Trabajo sólo contempla el 16 de septiembre, y la Ley de Amparo los días 14 y 16 de septiembre y 12 de octubre. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el 14 y 16 de septiembre, pero no el 12 de octubre. El Código Federal de Procedimientos Civiles señala que son hábiles todos los días menos el domingo, y los días que la ley declare festivos.

En todo caso, veo debatible la utilización del listado de días feriados de cualquiera de las leyes antes señaladas, en atención a que la materia de esas legislaciones es en realidad ajena a la entrada en vigor de una ley federal.

Los días en que buena parte de la administración pública, y en especial el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mantuvieron sus oficinas cerradas y no corrieron plazos ni términos ¿se deberían considerar días hábiles para el efecto de determinar la fecha de entrada en vigor de la ley?

Lo fundamental es que debería existir una certeza total sobre la fecha en que la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial entra en vigor, y esa certeza no la veo en estos momentos. No es un tema estrictamente académico; un día de diferencia puede hacer la diferencia para la oportuna conservación de una marca registrada, la patentabilidad de una invención o la procedencia del juicio para el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Yo pienso que la vacatio legis merecería más atención de la que le hemos puesto hasta hoy.

[1] “ISSSTE. LA PUBLICACIÓN DE LA LEY EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN SÁBADO, NO LA HACE INCONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ABRIL DE 2007)”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 47.

[2] “LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA, PUBLICADO EL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO, ENTRÓ EN VIGOR EL CINCO DE MAYO SIGUIENTE” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, página 1805.

La entrada ¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial? se publicó primero en Reyes Fenig.

El objeto de promulgar una nueva legislación fue adaptar la normatividad de la propiedad industrial a las exigencias de los tratados internacionales en materia comercial recientemente suscritos por México, destacadamente el Tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá (TMEC), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2020.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) entrará en vigor 90 días hábiles después de su publicación; esto es, el 5 de noviembre de 2020 (es la fecha mas aceptada, aunque tengo dudas. Ver: ¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial?). Durante algún tiempo se aplicarán simultáneamente la Ley de la Propiedad Industrial y la LFPPI, por lo que habrá que poner mucha atención a los dieciocho artículos transitorios de ésta última.

Mientras se expide un nuevo reglamento, seguirá aplicándose el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (artículo Cuarto transitorio, LFPPI).

La nueva ley presenta modificaciones sustantivas y procesales muy importantes. En mi opinión, tiene la virtud de regular con mayor detalle varios aspectos sustantivos de la protección de invenciones y signos distintivos, sin estar exenta de algunos errores e inconsistencias.

En algunos casos, la legislación incorpora criterios que ya eran aplicados en la práctica por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dando mayor seguridad jurídica a los gobernados.

Un aspecto muy innovador de la LFPPI es la facilitación de los procedimientos administrativos y judiciales para obtener el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el titular del derecho de propiedad intelectual como consecuencia de la infracción o lesión a dicho derecho.

Debo aclarar que este artículo tiene por objeto destacar muy brevemente algunos de los cambios que más me han llamado la atención, contrastándolos ocasionalmente con las disposiciones de la recién abrogada  Ley de la Propiedad Industrial. No pretendo hacer una exposición general de la LFPPI.

A. Invenciones

A.1. Prohibición expresa del doble patentamiento (artículo 50 LFPPI).

A.2. Reconocimiento expreso de la patentabilidad de los microorganismos y material biológico aislado de su entorno natural y obtenido mediante un procedimiento técnico (artículo 49, penúltimo párrafo, LFPPI).

A.3. Prohibición expresa del patentamiento de invenciones que puedan poner en riesgo la salud o vida de las personas o los animales, incluyendo las relacionadas con la clonación de seres humanos, el material genético del ser humano, la utilización industrial o comercial de embriones humanos, entre otros (artículo 49, fracción I, incisos a), b) y c), LFPPI).

A.4. Incorporación de la excepción Roche-Bolar: Una patente no será oponible a un tercero que importe, venda, use o elabore el producto patentado para efectos de realizar los estudios tendientes a obtener una autorización regulatoria de medicamentos para la salud humana. Esta defensa estaba prevista en el Reglamento de Insumos para la Salud y ahora, apropiadamente, alcanza el rango de ley (artículo 57, fracción II, LFPPI).

A.5. Extensión de los derechos que otorga la patente hasta por cinco años mediante la figura del Certificado Complementario, en caso de demora no razonable en la concesión de la patente (artículos 126 a 136 LFPPI).

A.6. Regulación más clara de las solicitudes divisionales, en especial las voluntarias (artículos 100 y 102 LFPPI).

A.7. Limita expresamente la interpretación del alcance de los derechos conferidos por la patente a la materia protegida (artículo 55, último párrafo, LFPPI).

A.8. Los modelos de utilidad incrementan su vigencia a 15 años (artículo 62 LFPPI).

A.9. Limita y precisa con más detalle las causas de nulidad de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, aboliendo los plazos de caducidad de las acciones de nulidad (artículo 154 LFPPI).

A.10. Regulación más extensa de los supuestos de limitación de los derechos conferidos por las patentes y la rectificación de errores, así como de su procedimiento (artículos 121 a 125, LFPPI).

B. Signos distintivos

B.1. La vigencia de las marcas –incluyendo las colectivas y las de certificación-, avisos comerciales y nombres comerciales será de diez años a partir de la fecha de otorgamiento del registro o publicación, en vez de calcularse desde la fecha de solicitud (artículos 178, 204 y 211, LFPPI).

B.2. Los exámenes de forma y fondo de los signos distintivos se ha unificado (artículo 225 LFPPI).

B.3. Los productos o servicios enlistados en las solicitudes deben ser específicos y determinados. El reglamento que se expida determinará si una sola solicitud puede incluir productos o servicios de diversas clases (conforme el Clasificador del Arreglo de Niza), o si las cosas siguen como hasta ahora: los productos o servicios enumerados en las solicitudes de registro deben limitarse a una sola clase (artículos 176 LFPPI y 57, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

B.4. Oposiciones. Las consecuencias jurídicas de presentar oposiciones son más graves para todas las partes involucradas:

B.4.a. Las oposiciones no exitosas ocasionarán la improcedencia de la acción de nulidad de registro de marca basada en causa igual a la de la oposición (artículo 259 LFPPI).

B.4.b. El solicitante cuenta con un plazo de dos meses para contestar la oposición y ofrecer las pruebas que estimase pertinentes. Si el solicitante omite contestar la oposición, la solicitud de registro de marca será abandonada (artículo 225 LFPPI).

B.5. Si un producto o servicio identificado con una marca registrada viola las disposiciones legales que le resulten aplicables, el IMPI podrá iniciar un procedimiento de declaración administrativa de nulidad del registro respectivo (art. 178, segundo y tercer párrafos LFPPI). Se trata de una disposición nueva y peculiar, que sanciona el incumplimiento de normas legales reguladoras de un producto o servicio, o la abierta ilicitud de los mismos, con la extinción de los derechos sobre el signo distintivo, aunque no hubiese existido ilegalidad en la emisión del registro respectivo. .

B.6. Consentimiento para el registro de marcas. Las reglas sobre los acuerdos de consentimiento para la coexistencia de marcas cambiaron respecto a las previstas en el artículo 90, último párrafo, de la derogada Ley de la Propiedad Industrial, reformada en mayo de 2018. El consentimiento de un titular es aceptable para el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente solicitadas o registradas y vigentes, tratándose de productos o servicios similares (no iguales) (art. 173, penúltimo párrafo, LFPPI).

B.7. Declaraciones de uso. Mantiene la carga de presentar la declaración de uso real y efectivo de marca al tercer año de la concesión del registro y con cada renovación. Si la renovación no está acompañada de la declaración de uso, el IMPI deberá requerir sus presentación en un plazo de dos meses; esta adición es especialmente importante y beneficiosa para los titulares de derechos adquiridos a través del Protocolo al Arreglo de Madrid (artículo 237, penúltimo párrafo, LFPPI).

B.8. Establece expresamente que la descripción de productos o servicios del registro marcario se limitará a los productos o servicios manifestados en las declaraciones de uso real y efectivo de marca (artículos 233, penúltimo párrafo y 237, antepenúltimo párrafo, de la LFPPI).

B.9. Las declaraciones de nulidad –en algunos casos- y caducidad de registros de marca pueden ser parciales, limitando los efectos extintivos de derechos a ciertos productos o servicios enlistados en el registro impugnado (artículos 258, fracción II, segundo párrafo, y fracción IV, segundo párrafo, y último párrafo; 260, fracción II, segundo párrafo, LFPPI).

B.10. Una marca puede ser declarada nula si su titular no demuestra la veracidad de la fecha de primer uso asentada en la solicitud (artículo 258, fracción III, LFPPI).

C. Denominaciones de origen

C.1. Definición de denominación de origen. La LFPPI define a la denominación de origen como “el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario…” (artículo 264, LFPPI), y no como una denominación geográfica que sirve para designar un producto originario del mismo. Este cambio aumenta la distancia de la legislación mexicana en materia de denominaciones de origen, ya de suya heterodoxa, respecto del Arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de origen y su registro internacional.

D. Litigios

D.1. Los supuestos de nulidad de patentes fueron limitados a los casos previstos en la ley; no hay ya una hipótesis genérica de anulación de patente. En el caso de las hipótesis de nulidad de las marcas registradas, la ley excluyó expresamente la anulabilidad del derecho por irregularidades durante el procedimiento administrativo de obtención del registro (artículos 154 y 258, fracción I, segundo párrafo, LFPPI).

D.2. Los efectos de la anulación de un registro de marca serán retroactivos, sin importar la causa. Los efectos de la caducidad del registro de marca se producen hasta que la resolución sea “exigible”. La declaración de nulidad de las patentes también tiene efectos retroactivos, pero eso ya estaba en la ley abrogada (artículos 159, penúltimo párrafo, y 263, segundo y tercer párrafos, LFPPI).

D.3. Las atribuciones del IMPI en materia de conciliación en procedimientos de infracción, así como su trámite, están ahora reguladas y detalladas en un capítulo especial de la ley (artículos 372 a 385, LFPPI).

D.4. En el caso de los supuestos de infracción de marca, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado, la fabricación, compraventa, transporte almacenaje, distribución, exportación e importación se equiparan al “uso”. No se requiere ya demostrar que dicha conducta se realizó “a sabiendas”, incluso en el caso de la comercialización de productos infractores (artículos 386, fracciones IX, X, XI, XIII, XVII y XXI, y 387, LFPPI).

D.5. El ofrecer en venta productos que incorporan una invención patentada o que sean resultado de la explotación de un proceso patentado es infracción, aunque no se pruebe que la conducta se realizó “a sabiendas” (artículo 386, fracciones VI y VIII, LFPPI).

D.6. El IMPI tendrá facultades para imponer multas, requerir directamente su pago e incluso exigir el pago del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución (artículos 5°, fracción VI, y 393, LFPPI).

D.7. Daños y perjuicios a través del IMPI. El IMPI tiene ahora atribuciones para determinar y condenar a un infractor al pago de daños y perjuicios sufridos por el titular de un derecho de propiedad industrial infringido, a través de un procedimiento incidental luego de haberse declarado administrativamente la infracción (artículo 396, fracción I, LFPPI).

D.8. Daños y perjuicios vía judicial. Bajo la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, sólo los tribunales podían resolver la demanda de pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados por una lesión a los derechos protegidos por esa ley, previa declaración administrativa de infracción emitida por el IMPI. Ahora, el titular de un derecho de propiedad industrial puede reclamar, a través de los tribunales, una indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la lesión a sus derechos de propiedad industrial ante la autoridad judicial, sin necesidad de declaración administrativa de infracción previa del IMPI (artículo 396, fracción II, LFPPI).

D.9. El monto mínimo de la indemnización ascenderá a cuando menos al equivalente al 40% del “indicador de valor legítimo”. Para determinar el indicador de valor legítimo podrá tomarse en cuenta el precio al menudeo de los productos infringidos, la utilidades que el titular dejó de percibir por la infracción, las utilidades que el infractor obtuvo como consecuencia de la infracción; o la contraprestación que el infractor hubiese tenido que cubrir en el comercio por una licencia contractual del producto o servicio infringidos (artículo 396, fracciones I, II, III y IV, LFPPI).

D.10. Las autoridades judiciales están facultadas para dictar las medidas provisionales que la Ley de la Propiedad Industrial y los tratados internacionales contemplan (artículo 408, fracción I, LFPPI).

D.11. El probable infractor puede solicitar al IMPI o a los tribunales el levantamiento de las medidas provisionales que lleguen a imponer mediante la presentación de una contrafianza; pero la autoridad deberá valorar la apariencia del buen derecho, analizar la afectación que puedan sufrir tanto el afectado como el solicitante de las medidas y la afectación al orden público o el interés general, para decidir si ordena el levantamiento de las medidas. La ley no prevé ya un “tope” al monto de la contrafianza (artículo 346 LFPPI)

E. Figuras contractuales

E.1. Licencias. La nueva ley suprimió la necesidad de inscribir el contrato de licencia de patente o de marca para el efecto de que el uso efectuado por el licenciatario se entienda como realizado por el titular del derecho (artículos 138 y 240, LFPPI), en consonancia con lo acordado en el TMEC. La inscripción dejó de ser necesaria también para que el usuario inicie acciones de defensa de la patente o signo distintivo registrado licenciados. El legislador eliminó asimismo que la consecuencia de la inscripción de la licencia con el IMPI es que el contrato surta efectos frente a terceros.

E.2. Los acreedores beneficiarios de un gravamen inscrito con el IMPI tienen derecho a solicitar, por sí, la renovación del registro de la marca, sin la carga de declarar el uso real y efectivo de la marca (artículo 237, último párrafo).

F. Normas procesales

F.1. La LFPPI contempla expresamente la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, primero, y el Código Federal de Procedimientos Civiles después (artículo 3 LFPPI).

F.2. Plazos adicionales. En la Ley de la Propiedad Industrial abrogada, los solicitantes tenían derecho a contar con un plazo adicional al ordinario, de hasta dos meses, para contestar la mayoría de los requerimientos y objeciones relacionados con el examen de las solicitudes de patente y registro, lo cuales comenzaban a correr al día hábil siguiente del término del plazo ordinario (artículos 58 y 122 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, reformados en mayo de 2018). La nueva ley contempla también el plazo adicional de hasta dos meses, pero omite señalar cuándo comienza a correr; ante el silencio, procede aplicar la legislación supletoria y considerar que el plazo adicional inicia el día natural siguiente al término ordinario (artículos 117 y 240, LFPPI, y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo).

F.3. Notificaciones. En la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, las notificaciones personales, por correo y edictos surtían efectos el día en que se realizaban y los plazos comenzaban a correr al día hábil siguiente; en el caso de notificaciones por Gaceta, la notificación surtía efectos al día hábil siguiente a la fecha de puesta en circulación (artículo 184 de la Ley de la Propiedad Industrial, reformado en mayo de 2018).

F.3.a. La regla es que las notificaciones se realicen mediante la Gaceta de la Propiedad Industrial (electrónica). Esas notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente a la publicación de la Gaceta y el plazo comienza a correr al día hábil siguiente (artículos 18, 19 y 21, segundo párrafo, LFPPI).

F.3.b. La LFPPI omite aclarar cuándo surten efectos las notificaciones personales, por edictos y las realizadas por medios electrónicos diferentes a la Gaceta (artículo 19, segundo y cuarto párrafos, LFPPI), por lo que sería aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que prevé que esas notificaciones surtan efectos el día que se realizan y los plazos comiencen a correr al día natural siguiente (artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo).

La entrada La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se publicó primero en Reyes Fenig.

Con los cambios a la ley, México protege, a través del registro marcario, los siguientes signos distintivos:

1. Signos visibles, tales como letras, palabras, números, nombres, frases, y figuras y dibujos bidimensionales, con o sin reserva de colores.
2. Hologramas (¡nuevo!)
3. Formas tridimensionales
4. Sonidos (¡nuevo!)
5. Olores (¡nuevo!)
6. Imagen comercial (¡nuevo!)[1]
7. La combinación de los anteriores signos distintivos.

Lo anterior no significa que, en el pasado, los sonidos, olores, hologramas y la imagen comercial (también llamada «trade dress») carecieran totalmente de protección. Sin embargo, dado que se trataba de signos no reconocidos como marca, las acciones que la legislación otorgaba para reprimir su imitación o uso ilícito estaban limitadas a las de combate de la competencia desleal.

Además de la marca, la Ley de la Propiedad Industrial contempla otras figuras para proteger otros signos distintivos, de naturaleza o función diferente a la marca tradicional, como son las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, las marcas de certificación, los avisos comerciales y los nombres comerciales.

El que actualmente existan signos distintivos registrables como marca que anteriormente ni marca eran, tiene implicaciones muy relevantes, si se considera que el registro, no el uso, es la fuente del derecho de exclusividad. Los usuarios de marcas no tradicionales, como los hologramas, los sonidos, los olores y la imagen comercial deberían apurarse a solicitar al IMPI el registro de dichos signos, con independencia de cualquier uso que hubiesen efectuado anteriormente en México. Sin la existencia de un registro marcario, o al menos una solicitud, el signo distintivo no puede ser objeto de contrato, ya sea licencia, transmisión o gravamen en México. Peor aún, un competidor podría solicitar a su nombre la marca no registrada (o una semejante en grado de confusión) para distinguir los mismos o similares productos o servicios, y luego tratar de obligar al usuario original a interrumpir la utilización del signo distintivo. Desde luego que la ley prevé defensas[2] y acciones[3] para contrarrestar tan injusta situación, pero es indudable que la posición del primer usuario estaría muy comprometida.

La solicitud de registro de las marcas no tradicionales

Para efectos de esta entrada, el concepto de marca no tradicional se limitará a los hologramas, sonidos, olores e imagen comercial; es decir, a los signos distintivos que no eran registrables como marca antes de la reforma a la ley de mayo de 2018. Las formas tridimensionales con frecuencia han sido identificadas como marcas no tradicionales, pero dado que la legislación mexicana las reconoció expresamente como marca desde 1991, no las incluiré en este trabajo. Para algunos comentarios sobre la regulación de la marca tridimensional, pueden revisar mi entrada La Suprema Corte de Justicia proporciona algunas reglas acerca del examen de marcas tridimensionales.

I. Signos holográficos

Los signos holográficos son ahora registrables como marca. Además de los datos ordinariamente requeridos a todos los solicitantes de registros marcarios (nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, ubicación del establecimiento comercial, industrial o de servicios, la fecha de primer uso y la lista de productos/servicios a ser distinguidos con la marca), el solicitante deberá asentar una descripción del holograma y anexar un ejemplar, mostrando la totalidad del efecto holográfico. De ser necesario, puede presentar tantas vistas adicionales como sean necesarias para ilustrar en su totalidad el holograma.

Cabe destacar que, antes de la reforma a la ley de 2018, el registro como marca de hologramas estaba implícitamente prohibido por el antiguo artículo 90, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial. En tal circunstancia, los usuarios de estos signos distintivos intentaron protegerlas a través de su registro como marcas innominadas o mixtas bidimensionales. Ahora que los hologramas son registrables como marca, me pregunto si el uso del holograma se consideraría como uso de una marca registrada innominada o mixta bidimensional para efectos de la veracidad de la declaración de uso real y efectivo exigible al titular para renovar el registro, y de la defensa de los derechos en contra de una acción de caducidad por falta de uso por tres años consecutivos.

II. Sonidos

Los sonidos son ahora también protegibles y registrables como marca, en tanto sean distintivos. Puede ser una melodía, un ruido o una combinación de éstos

El solicitante deben proporcionar una descripción del sonido que pretende se registre, e incluso puede exhibir una representación gráfica del sonido, como las notas de la melodía o la imagen de las ondas sonoras. En cualquier caso, el interesado debe entregar al IMPI un archivo digital sin protección (.avi, .mp3, .mp4, .wma, .wmv, .wav o .m4a), conteniendo el sonido materia de la marca, para que el servidor público encargado del examen de la marca y el público en general lo puedan reproducir desde el sitio de Internet del IMPI.

Si bien el IMPI ha otorgado el registro sobre un determinado sonido producido por la voz humana (por ejemplo, el registro de marca 2,038,934 expedido en septiembre de 2019[4]), no me queda claro todavía si un jingle (letra y música) podría ser registrado en México como marca sonora.

III. Olores

Los olores distintivos son también registrables como marca.

Además de la información ordinaria de cualquier solicitud de registro, el interesado deberá describir el olor. El solicitante tiene la opción de adjuntar el producto mismo con el aroma distintivo. El IMPI también podría requerir la exhibición de dicho producto, si el examinador lo considerase necesario.

El registro y protección de las marcas olfativas presenta muchos retos. En primer lugar, no hay reglas acerca de cómo describir un aroma. Algunos solicitantes han descrito la marca olfativa de una forma que me recuerda a las notas de cata de los vinos; por ejemplo, el registro número 1,966,698 “olor a pasta de modelar” para el aroma del Play Doh de Hasbro: “olor a una combinación dulce, un tanto musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo”… (esa masilla nunca será la misma). Otras descripciones de aromas son simples: “bambú”, para el registro número 1,966,701 aplicable al olor de una pintura.

Siendo la publicidad un principio natural de los derechos oponibles erga omnes, me pregunto qué tan eficaz será la publicación de la concesión del registro marcario en la Gaceta de la Propiedad Industrial, como medio para informar al público acerca de los aromas registrados como marca, ya que una descripción escrita podría no ser suficiente.

IV. Imagen comercial

Como en el caso de las otras marcas, tradicionales y no tradicionales, el solicitante deberá entregar la información que ordinariamente la ley y su reglamento exigen para todos los interesados en registrar signos distintivos y, además, una descripción escrita de los elementos operativos y/o elementos de imagen (tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro) que, al combinarse, distingan un producto o servicio en el mercado.

El IMPI ha registrado como marca la imagen comercial de una lata para cervezas y bebidas no alcohólicas (registro número 2,025,132), de una maceta para distinguir utensilios y recipientes de uso doméstico (registro número 1,966,699) y de una botella de champagne (registro número 2,053,192).

Parece ser que la dificultad más seria que han enfrentado los solicitantes del registro de la imagen comercial es la descripción completa y exhaustiva de los elementos operativos y/o de imagen que distinguen sus productos, servicios o establecimientos. Con frecuencia el IMPI señala que la descripción no es lo suficientemente específica y clara o que incluye elementos que no forman parte estrictamente de la imagen comercial, como una marca tradicional compuesta de una denominación o frase.

Me sorprendió el elevado número de solicitudes que han ingresado al IMPI para el registro de imagen comercial. Lo que encontré durante mi investigación es que el objeto de muchas solicitudes de registro de imagen comercial corresponde en realidad a marcas mixtas o innominadas bidimensionales tradicionales. El IMPI ha objetado estas solicitudes por descripción deficiente, y sus probabilidades de éxito no son alentadoras.

Curiosamente, no he visto hasta ahora un registro marcario de imagen comercial de un establecimiento de servicios, como un restaurante, una estación de servicio o un taller mecánico.

Los franquiciantes, y sus franquiciatarios, deberían tener muy presente la importancia de obtener el registro de todas las marcas incluidas en la franquicia, incluyendo ahora la imagen comercial de los establecimientos donde el negocio franquiciado opera, en caso de que la franquicia implique la explotación de una imagen comercial específica.

No debe olvidarse: la imagen comercial es marca. No es ilegal usar marcas sin registro, pero un franquiciante no puede licenciar lo que no le pertenece. La Ley de la Propiedad Industrial señala que para que una marca pueda ser objeto de una licencia, aquélla debe contar con al menos una solicitud de registro en México[5]. Reitero, incluso tenemos ahora el riesgo, que antes no existía, de que un tercero solicite y obtenga el registro de una imagen comercial idéntica o semejante a la que el franquiciatario está obligado al usar conforme el contrato de franquicia. Si el franquiciatario incurre en un ilícito por el uso de los signos distintivos impuestos por la franquicia, habría que preguntarse hasta donde llegaría la responsabilidad del franquiciante por ese hecho.

[1] El artículo 89, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial reformada en mayo de 2018 define la imagen comercial como “la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado.”

[2] La fracción I del artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial señala: “El registro de una marca no producirá efecto alguno contra: … Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste”.

[3] El artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial prevé que un registro de una marca será nulo cuando… “la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.”

[4] El registro número 2,038,934 fue concedido para distinguir: grupo musical; conciertos de música; grabación de música; producción de conciertos de música; producción de grabaciones de sonido y música; servicios de compositores y autores de música; servicios de entretenimiento y esparcimiento prestados por un grupo musical; actuaciones en directo por parte de un grupo musical; edición de música; espectáculos de música en directo; facilitación de música en directo; interpretación de música y canto; prestación de servicios de entretenimiento en forma de música grabada; servicios de edición de posproducción en música; servicios de entretenimiento prestados por grupos vocales de música; servicios de música en directo; organización de entretenimiento musical; producción musical.

[5] Ley de la Propiedad Industrial, artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca…

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En este escenario, el tema de la propiedad intelectual se vuelve espinoso. La propiedad intelectual en general, y el sistema de patentes en particular, busca incentivar la creatividad, la investigación y el desarrollo, mediante el otorgamiento de un derecho temporal de exclusividad sobre una invención, a cambio de la divulgación de la información necesaria para reproducirla[1]. En el campo del cuidado de la salud, la exclusividad se concede sobre ingredientes activos, moléculas, composiciones, formulaciones, usos, procesos de elaboración, aparatos y reactivos de diagnóstico, dispositivos médicos… en tanto sean nuevos, contengan actividad inventiva y sea útiles.

Elaborar un nuevo principio activo o vacuna no basta. Hay que determinar concentraciones, dosis, vehículos, vías de administración y, sobre todo, averiguar si la vacuna o el medicamento son seguros y eficaces. A veces un principio activo o composición funciona in vitro pero no ofrece los mismos resultados al suministrarlo a un organismo vivo, sea un animal o una persona. El desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas exige invertir y arriesgar muchísimo dinero, por lo que parece justo que los innovadores obtengan, con ayuda de la patente, el retorno de su inversión y una ganancia que les permita generar utilidades y financiar investigaciones futuras. No faltará quien sostenga que el titular de la patente, como dueño de la tecnología, tiene derecho a fijar con libertad el precio y distribución de los nuevos ingredientes activos, vacunas o usos patentados, sin mayor restricción que las que el mercado (oferta y demanda) pueda imponer.

Del otro lado de la balanza, están quienes cuestionan la moralidad de lucrar con la salud e incluso la vida de las personas, sobre todo en un ambiente de emergencia causado por una pandemia. En opinión de muchas personas, lo justo sería que el interés colectivo prevaleciera sobre los derechos particulares, incluso si ello exige que el Estado desconozca, anule o limite derechos de patente legítimamente constituidos[2].

A mi juicio, pocas veces resulta tan clara la tensión entre el interés particular y el interés público como en el caso de las patentes farmacéuticas.

Precisamente, para tratar de equilibrar los intereses en conflicto en situaciones particularmente graves, y expresamente con relación a los medicamentos, la legislación mexicana prevé las licencias de utilidad pública.

La Ley de la Propiedad Industrial denomina con la palabra “licencia” figuras jurídicas que tienen por objeto la transmisión temporal del uso y goce de un derecho de propiedad intelectual, pero que en realidad son esencialmente diferentes. Tenemos por un lado la licencia contractual, en donde el acto nace de un libre acuerdo de voluntades[3]. Por otro lado, están las licencias obligatorias y las licencias de utilidad pública. Las licencias obligatorias y de utilidad pública no son contratos, sino actos administrativos en donde el Estado, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sustituye la voluntad del titular de la patente y transmite a un tercero el derecho no exclusivo a usar y disfrutar temporalmente la invención patentada[4].

Lo que distingue a las licencias obligatorias de las licencias de utilidad pública es la causa de la licencia y el momento en que pueden pedirse. Las licencias obligatorias tienen su origen en una omisión y, luego, en una solicitud formulada por un tercero, que pide al IMPI el otorgamiento de una licencia para explotar una invención patentada por otra persona, a cambio de una regalía que el mismo IMPI fija. En efecto, las licencias obligatorias tienen como condición que el titular de la patente se hubiese abstenido, sin causa justificada, de explotar la invención reivindicada en México, una vez transcurridos cuatro años desde la presentación de la solicitud, o tres años desde su otorgamiento, lo que ocurra más tarde[5].

Las licencias de utilidad pública pueden otorgarse en cualquier tiempo, con independencia de que el titular hubiese explotado la invención patentada, y tienen su origen en tres situaciones: (i) emergencia nacional; (ii) amenaza a la seguridad nacional; y (iii) atención de una enfermedad grave declarada de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General. Adicionalmente, la licencia debe ser necesaria para evitar que se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos[6] para la población[7].

En el caso de las licencias de utilidad pública para la atención de una enfermedad grave declarada de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, aquélla debe ser solicitada por una empresa farmacéutica; el Consejo de Salubridad general emite una opinión (¿vinculante?), la Secretaría de Salud determina si el solicitante cumple con la capacidad técnica necesaria, y fija las condiciones de producción, calidad, duración y campo de aplicación, de la licencia. Al IMPI corresponde señalar el monto de la regalía que se debe pagar al titular de la patente y emitir la licencia de utilidad pública[8].

El pasado 23 de marzo de 2020, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. Este sería el primer paso para que el IMPI conceda una licencia de utilidad pública, pero no hay todavía medicamentos específicamente dirigidos a combatir el virus SARS CoV 2.

Por otro lado, en los últimos días se ha escrito mucho acerca del remdesivir como uno de los compuestos más prometedores para tratar el Covid-19. Lo anterior me motivó a investigar y especular un poco respecto a una licencia de utilidad pública que afectara el remdesivir.

Al día de hoy, no hay datos de que el remdesivir sea seguro y eficaz para tratar alguna enfermedad. Desarrollado originalmente como tratamiento para el virus causante del ébola (las pruebas clínicas no demostraron su utilidad contra esa enfermedad), el remdesivir está siendo ahora probado para combatir el virus SARS-CoV 2, pero no hay información concluyente sobre su eficacia aún.

Encontré dos fuentes diferentes[9] señalando que el remdesivir está protegido por la patente estadounidense número US 9724360 B2 (concedida el 8 de julio de 2017) y la patente europea número EP 3212174 B1 (emitida el 16 de mayo de 2018) a nombre de Gilead Sciences Inc. (Gilead Sciences).

En México, la solicitud de patente número MX/a/2017/005250 reclama las mismas prioridades (US 62/072,331 del 29 de octubre de 2014 y US 62/105,619 del 20 de enero de 2015) que las patentes norteamericana y europea antes señaladas. La solicitud mexicana de patente MX/a/2017/005250 pertenece a Gilead Sciences y se titula “MÉTODOS PARA TRATAR INFECCIONES POR EL VIRUS DE FILOVIRIDAE”. Fue ingresada en México el 21 de abril de 2017, y es la fase nacional de la solicitud internacional de patente número PCT/US2015/057933, con fecha de presentación internacional 29 de octubre de 2015.

El procedimiento del expediente MX/a/2017/005250 se encuentra actualmente en etapa de examen de fondo. En el primer oficio de examen de fondo, emitido en enero de 2020, el IMPI pidió al solicitante ajustar las reivindicaciones de la solicitud mexicana a las concedidas en la patente EP 3,212,174, por coincidir los criterios de patentabilidad del IMPI con los de su contraparte europea. Si el interesado contesta el oficio y accede a lo que el IMPI requirió, es probable que la autoridad mexicana apruebe la solicitud antes de que concluya el año 2020, y que Gilead Sciences obtenga la patente en México sobre el remdesivir dentro del primer semestre de 2021, con vigencia hasta el 29 de octubre de 2035.

El que el IMPI otorgue una patente sobre el remdesivir no implica la autorización para utilizarlo con fines terapéuticos. Con independencia de los derechos de patente, y en condiciones normales, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) debe emitir un registro sanitario autorizando el uso del remdesivir para el tratamiento de Covid-19. La expedición de un registro sanitario requiere que el solicitante presente a COFEPRIS los datos clínicos que demuestren la seguridad y eficacia del medicamento. Hasta ahora, no existe ningún registro sanitario en México para el remdesivir, y es improbable que haya una solicitud en trámite, dado que aún no concluyen las investigaciones correspondientes, según una comunicación de Gilead Sciences fechada el 29 de abril de 2020.

Es muy importante recordar que los datos de estudios y pruebas de seguridad y eficacia de las nuevas entidades químicas para uso en medicamentos gozan de una protección especial, diferente de la que otorga la patente. A esta protección se le llama con frecuencia “exclusividad de datos”, y tiene dos aspectos: la preservación de la confidencialidad (“non-disclosure”) y el evitar que terceros usen dicha información para lograr la aprobación de sus propios productos equivalentes (“non-reliance”). Gilead Sciences tiene derecho a reclamar un plazo mínimo de exclusividad de datos de cinco años[10] desde la fecha de emisión del registro sanitario.

Al día de hoy (4 de mayo de 2020) el remdesivir no está aún protegido por una patente, ni tampoco aprobado por COFEPRIS como ingrediente activo de un medicamento para tratar el Covid-19. Por su lado, el Covid-19 ya fue declarado como enfermedad grave de atención prioritaria. Si el IMPI concede la patente del remdesivir (hecho altamente probable en el futuro próximo) y si además, COFEPRIS emite el registro respectivo para tratar el Covid-19, entonces el remdesivir podría ser objeto de una licencia de utilidad pública, si la patente estorba, impide o encarece la producción del medicamento para la población (es difícil pensar cómo una patente no encarecería una medicina u otro artículo). En este supuesto, cualquier empresa farmacéutica podría solicitar al IMPI la licencia de utilidad pública para elaborar o importar la versión genérica del medicamento. Sin embargo, además de la licencia de utilidad pública, el licenciatario necesitaría el registro sanitario del producto genérico, y para obtenerlo no bastarían las pruebas de intercambiabilidad. Dada la exclusividad de datos, el licenciatario tendría que presentar a COFEPRIS sus propios estudios y datos de seguridad y eficacia, y producir éstos exige invertir recursos significativos. El asegurar mediante una licencia de utilidad pública el rápido suministro de remdesivir a la población a un bajo costo exigirá que la administración encuentre la forma de evitar las restricciones que la exclusividad de datos impone.

En este sentido, el «Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)» publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020 puede ayudar a gobierno federal. El decreto no autoriza ignorar la exclusividad de datos, pero el artículo Segundo, fracción III, permite que la Secretaría de Salud disponga la importación y adquisición en territorio nacional de medicamentos, e insumos para la salud en general para afrontar la emergencia sanitaria, “sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno”. Lo anterior implicaría la facultad de la Secretaría de Salud de exentar de registro sanitario al remdesivir y sus versiones genéricas. Esta amplísima facultad puede llegar al extremo de autorizar la elaboración y/o importación y suministro a la población que lo requiera, aún en ausencia de datos y estudios sobre su seguridad y eficacia, o intercambiaiblidad en el caso de un genérico. Sin duda, se trataría de una medida desesperada; confiemos en no llegar a una situación desesperada.

Hasta donde sé, el Estado mexicano nunca ha otorgado una licencia de utilidad pública; es imposible adelantar si tal medida podría ocurrir en el contexto de pandemia actual. No obstante, me parece que el reflexionar sobre las posibles implicaciones jurídicas (por no hablar de las económicas, ideológicas, comerciales y políticas) resulta un ejercicio oportuno sobre un tema que cobra relevancia en estos tiempos inciertos.

[1] Mi opinión es que las patentes son una forma de derecho real, similar al de propiedad; nunca un monopolio, aunque su fundamento constitucional se encuentre en el artículo 28 de la Ley Fundamental.

[2] Por ejemplo, la carta abierta de la organización Médicos Sin Fronteras sobre este tema: https://www.msf.mx/article/ni-patentes-ni-beneficios-en-medicamentos-test-o-vacunas-para-el-covid-19-en-medio-de-una

[3] Un estudio más exhaustivo sobre la licencia contractual puede consultarse en https://reyesfenigesp.wordpress.com/2012/03/26/notas-sobre-licencia/.

[4] Ver artículos 70, 72 y 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[5] Ver artículos 70 a 76 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[6] No todos los insumos para la salud son medicamentos. Un dispositivo de diagnóstico o un respirador artificial mejorados no son medicamentos, por lo que no serían objeto de una licencia de utilidad pública.

[7] Ver artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[8] Ver artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[9] Ver Jonathan G. Gitlin, Who owns remdesivir, how much can they make, and how much does it cost? Versión en línea: https://arstechnica.com/science/2020/04/who-owns-remdesivir-how-much-can-they-make-and-how-much-does-it-cost/ (Fecha de consulta: 3 de mayo de 2020); y Anders Heebøll-Nielsen y Michael Bech Sommer, What patent protection does Gilead’s COVID-19 treatment Remdesivir have? Versión en línea: https://awapoint.com/what-patent-protection-does-gileads-covid-19-treatment-remdesivir-have/ (Fecha de consulta: 3 de mayo de 2020).

[10] El non-disclosure está previsto en los artículos 86 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, 167 Bis último párrafo del Reglamento de Insumos para la Salud, 39.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y 1711, párrafo 5, del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN) todavía en vigor. Por su parte, el non-reliance en materia farmacoquímica se apoya en los artículos 39, párrafo 3 del ADPIC (sin señalar plazo), 1711 párrafo 6, del ALCAN (20.48 del T-MEC), que contempla un plazo mínimo de non-reliance de 5 años desde la fecha de expedición del registro sanitario, y el oficio-circular CAS/01/OR/896/2012 signado por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que establece lineamientos para la protección de los datos clínicos que los particulares presentan, que también prevé un plazo de protección de 5 años (desde la fecha de emisión del registro sanitario) para los datos de estudios y pruebas de seguridad y eficacia.

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Lo anterior es particularmente alarmante en un país, como México, donde un porcentaje significativo de la población padece diabetes e hipertensión.

Parte de las medidas de mitigación adoptadas procuran suprimir, o al menos disminuir, la socialización: entre menor sea el contacto entre personas, más lenta será la propagación de la enfermedad y menos difícil la atención oportuna y eficaz de los enfermos más graves.

En realidad, no sabemos cuánto tiempo durará la fase expansiva de la epidemia. Tampoco sabemos cuándo estará lista una vacuna ni se ha desarrollado un tratamiento terapéutico eficaz en contra del Covid-19.

Mientras tanto, las autoridades han ordenado que el aparato estatal disminuya sus actividades (y convocado al sector privado y a la población en general a hacer lo mismo), reduciéndolas a lo esencial. La administración de justicia y la administración del sistema de propiedad industrial no son considerados esenciales, al menos para la preservación de la salud y la vida en el corto plazo (Actualización 4 de mayo de 2020: Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales colegiados de circuito y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa han tomado medidas para poder discutir y resolver asuntos urgentes a distancia, reconociendo que, después de todo, la impartición de justicia sí es una actividad estatal esencial).

Por lo anterior, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) determinó  que durante un período indefinido que inició el 24 de marzo de 2020 al 19 de abril 3 de mayo 1° de junio de 2020, y terminó el 12 de julio de 2020, no corrieran plazos ni términos (Actualización 19 de abril de 2020 4 de mayo 5 de junio 29 de julio de 2020: El Diario Oficial de la Federación y la Gaceta de la Propiedad Industrial publicaron una actualización al acuerdo del 24 de marzo, extendiendo la suspensión de plazos y términos, así como de actividades del IMPI, de forma indefinida, hasta que las condiciones lo permitan según dispongan las autoridades sanitarias. La revisión de la situación se hará de forma semanal; el día 3 de julio de 2020, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo de reanudación de actividades , hasta el 3 31 de mayo, para reanudar el 4 de mayo 1° de junio de 2020; ver acuerdo de suspensión de plazos y términos y primera, segunda y tercera actualizaciones, así como el acuerdo de reanudación de actividades) . En consecuencia, la totalidad de los términos y vencimientos entre el 24 de marzo de 2020 y hasta la fecha que el IMPI disponga al 19 de abril 3 31 de mayo de 2020 el 12 de julio de 2020, se recorrieron al primer día hábil siguiente de la suspensión, es decir, al 13 de julio de 2020. es decir, al 20 de abril 4 de mayo 1° de junio de 2020. Por su parte, los plazos que se cuentan en días no corrieron entre el 24 de marzo y hasta el último día de la suspensión de actividades., mismo que están todavía por determinarse. el 19 de abril 3 31 de mayo de 2020 inclusive.

Los plazos en meses y años no se ven afectados, aunque sí el día de expiración, en caso de que caiga entre el 24 de marzo y hasta el 12 de julio de 2020 la terminación de la suspensión de actividades. el día previo el 19 de abril 3 31 de mayo de 2020. Por ejemplo, el plazo de dos meses previsto para responder un oficio relacionado con el examen de una solicitud de patente o registro de marca corre de forma normal. Sin embargo, si el término del plazo cae entre el 24 de marzo y el 19 de abril 3 31 de mayo, dicho término se extenderá hasta el 20 de abril 4 de mayo 1° de junio de 2020. Por otro lado, la prórroga automática contemplada los artículos 122 Bis y 58 de la Ley de la Propiedad Industrial, comenzará a correr al día siguiente hábil de la expiración del plazo ordinario, es decir, el primer día de labores cuando haya terminado la suspensión de actividades del IMPI.  21 de abril 6 de mayo 2 de junio de 2020 toda vez que el 5 de mayo es feriado.

Las excepciones son los plazos relacionados con las diligencias necesarias para contribuir a la mitigación de la epidemia, dentro del ámbito de competencia del IMPI, las vinculadas con el levantamiento de medidas provisionales impuestas en procedimientos de declaración administrativa de infracción y las órdenes para impedir la libre circulación de mercancías que entren al país por las aduanas.

Aunque no corren plazos, hasta el día 26 de marzo de 2020, las oficinas del IMPI continuaron laborando de forma limitada. Las ventanillas del IMPI reciben promociones y solicitudes en papel, pero con la advertencia de que la fecha de presentación de dichos documentos será 20 de abril de 2020. Es altamente probable que esta situación de actividades limitadas cambie en poco tiempo y que el IMPI suspenda por completo sus labores (Actualización 27 de marzo de 2020: Mediante un acuerdo fechado el 26 de marzo de 2020, el Director General del IMPI ordenó la ampliación de la suspensión de labores a partir del 27 de marzo y hasta el 19 de abril de 2020 1° de junio de 2020 (ver acuerdo original). Las oficinas del IMPI permanecerán cerradas y ya no recibirán promociones y solicitudes en papel; las solicitudes y promociones electrónicas continuarán sin ser recibidas (Actualización 19 de abril de 2020: A partir del 16 de abril de 2020, el IMPI comenzó a aceptar solicitudes y promociones electrónicas, aunque los plazos en días y términos continúan suspendidos. Las fecha de presentación de estas solicitudes y promociones ingresadas vía electrónica será el primer día hábil del IMPI siguiente al último de la suspensión de labores).

Desconozco si los todos servicios electrónicos que presta el IMPI se verán afectados durante el período de suspensión. Por ejemplo, el sistema de presentación de solicitudes y promociones en línea funciona, pero de manera limitada: podemos preparar promociones y solicitudes y efectuar pagos, pero no podemos firmarlas e ingresarlas electrónicamente al IMPI ( Actualización 19 de abril de 2020: A partir del 16 de abril de 2020, el IMPI comenzó a aceptar solicitudes y promociones electrónicas. Ver comentario en el párrafo anterior. Actualización 5 de junio de 2020: A partir del 23 de abril de 2020, el IMPI habilitó una oficialía electrónica para asuntos de marcas, en donde pueden iniciarse procedimientos administrativos relacionados con marcas y su mantenimiento que  no puedan tramitarse mediante marca en línea y que tampoco puedan desahogarse en la ventilla electrónica para recepción de contestaciones de oficios y requerimientos. La intención es que esta oficialía funciones de manera permanente, incluso cuando el IMPI haya reabierto).

Otros servicios digitales importantes del IMPI, como Marcanet, Siga y Vidoc, funcionan normalmente al día de hoy (26 de marzo de 2020), pero ignoro si lo seguirán haciendo en los días por venir, sobre todo si el IMPI suspende actividades de forma total (Actualización 27 de marzo 5 de junio de 2020: El acuerdo del 26 de marzo es omiso respecto a la prestación de los servicios electrónicos como Marcanet, Siga y Vidoc. Al día de hoy, 27 de marzo 5 de junio de 2020, operaban normalmente; al 19 de abril 4 de mayo de 2020 continúan operando normalmente, pero no reflejan las solicitudes y promociones presentadas electrónicamente con posterioridad al 20 de marzo de 2020).

Los tribunales también han cerrado sus puertas. Tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (del que depende la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual) como el Poder Judicial de la Federación acordaron la suspensión de sus labores entre el 18 de marzo de 2020 y hasta cuando menos el 14 de junio de 2020 el 19 de abril 5 de mayo 31 de mayo de 2020 inclusive (Actualización 19 de abril 4 de mayo 5 de junio de 2020: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura Federal determinaron extender la suspensión para reanudar el 6 de mayo 1° 15 de junio de 2020). Quedan exceptuados los órganos del Poder Judicial Federal que deberán permanecer en guardia para atender asuntos urgentes. Durante este periodo no correrán términos. Los acuerdos respectivos pueden consultarse aquí y aquí; sus primeras modificaciones aquí y aquí, las segundas aquí y aquí y las terceras aquí y aquí).

No debe olvidarse que la designación del 20 de abril de 2020 como fecha de reanudación de actividades fue arbitraria; respondió a la fecha de reanudación de clases luego de las vacaciones de Semana Santa de acuerdo al calendario escolar, y no a criterios científicos y debemos asumir que está sujeta a modificación.

Recomiendo estar pendientes de los comunicados que emitan las autoridades respecto a una probable ampliación del período de disminución/suspensión de  ocupaciones.

Estimados lectora/lector, cuídense y cuiden a los demás.

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